Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

6.5 Infracción de patente

La capacidad para hacer cumplir las patentes es un derecho esencial de cualquier titular de patente. El capítulo XVIII de la Ley de Patentes de 1970 regula las infracciones, los foros, los recursos, las excepciones y las reconvenciones.

6.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

La interpretación de las reivindicaciones es un componente esencial de la aplicación de las patentes y las impugnaciones de nulidad. La interpretación de las reivindicaciones es un requisito indispensable para el análisis de las infracciones, pues las reivindicaciones determinan el alcance de la protección que se le concede al titular de la patente. De forma similar, no se puede proceder con el análisis de la nulidad hasta que no se hayan interpretado las reivindicaciones para determinar la invención.

6.5.1.1 Procedimiento

A diferencia del mecanismo estadounidense de la audiencia Markman, no hay una vía procesal independiente para la interpretación de las reivindicaciones. Por el contrario, la interpretación de las reivindicaciones se gestiona como parte del juicio. Cualquier controversia relativa a la interpretación de reivindicaciones se encuadrará como uno de los asuntos analizados durante la audiencia sobre la administración de la causa. En el Reglamento del Tribunal Superior de Delhi que rige las demandas de patentes (2022), se recomienda que las partes presenten un resumen de la interpretación de las reivindicaciones antes de la audiencia sobre la administración de la causa para permitir que los tribunales y las partes evalúen si hay controversia alguna con relación a las reivindicaciones.¹⁰²

6.5.1.2 Principios

En el marco de la legislación anterior de la India, el Tribunal Supremo de la India ha sostenido que se ha de dar a las reivindicaciones un significado efectivo y que la memoria descriptiva y las reivindicaciones han de ser examinadas e interpretadas de forma conjunta.¹⁰³ El Tribunal Supremo siguió los precedentes ingleses para llegar a esta conclusión.

En virtud de la Ley de Patentes de 1970, el Tribunal Superior de Delhi, en la causa F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd,¹⁰⁴ sostuvo que se debe llevar a cabo una “interpretación finalista” de las reivindicaciones. El Tribunal Superior de Delhi se inspiró en el concepto de interpretación finalista formulado en la importante sentencia inglesa de la causa Catnic Components Ltd contra Hill and Smith Ltd.¹⁰⁵ Este principio está recogido en las dos opiniones siguientes en la causa Catnic Components:

Establecer si quienes poseen conocimientos prácticos y experiencia sobre el tipo de trabajo al que está destinada la invención entienden que el titular de la patente pretendía que una determinada palabra o frase descriptiva de una reivindicación se interprete literalmente como requisito fundamental de la invención, de manera que toda variante quede excluida del monopolio que se reivindica, aunque no tenga una incidencia significativa en el funcionamiento de la invención.

No se ha adelantado ningún motivo plausible que justifique por qué un titular de patente razonable querría establecer unos límites tan mínimos para su invención. Por el contrario, hacerlo supondría la anulación de su monopolio a efectos prácticos, pues cualquier imitador podría sortearlo y beneficiarse de la invención, para lo que simplemente tendría que colocar la placa trasera a un grado o dos de distancia de la vertical exacta.¹⁰⁶

Una sentencia posterior en el Reino Unido simplificó el principio de interpretación finalista mediante las preguntas de Improver,¹⁰⁷ con la aprobación posterior de la Cámara de los Lores.¹⁰⁸ No obstante, en la causa Actavis UK Ltd contra Eli Lilly and Co.,¹⁰⁹ el Tribunal Supremo discrepó de la línea jurisprudencial anterior. Según el Tribunal Supremo del Reino Unido, esta línea jurisprudencial anterior sobre la interpretación finalista mezcló los asuntos de la interpretación de las reivindicaciones con el análisis de las infracciones.

La norma actual en el Reino Unido indica que un tribunal ha de adoptar un enfoque de “interpretación normal”. A efectos de determinar la existencia de infracción y según el Tribunal Supremo del Reino Unido, se ha de examinar si el instrumento o procedimiento ilícito infringe la reivindicación de acuerdo con dicha interpretación normal. De no ser así, el Tribunal Supremo dicta que un tribunal debe, en consecuencia, evaluar si los homólogos están infringiendo la reivindicación y ha formulado un criterio para la evaluación de dichos homólogos. Las sentencias del Tribunal Supremo del Reino Unido en Actavis UK Ltd. y posteriormente en la causa Icescape Ltd contra Ice-World International BV ¹¹⁰ han aclarado que la interpretación normal de las reivindicaciones también es finalista. Dichas interpretaciones son finalistas porque los tribunales deben interpretar las reivindicaciones de acuerdo con su lenguaje ordinario, en su contexto (descripción y dibujos) y a la luz de los antecedentes factuales (conocimientos generales comunes en la materia).

En la India no se han dictado sentencias posteriores que aborden estos cambios jurisprudenciales. No obstante, dado que incluso las sentencias previas del Tribunal Supremo de la India y del Tribunal Superior de Delhi se basaron en los precedentes ingleses, se espera que los tribunales indios adopten un planteamiento similar en la interpretación de las reivindicaciones.

6.5.2 Análisis de la infracción

6.5.2.1 ¿Qué es una “infracción”?

La Ley de Patentes de 1970 no aporta una definición del término “infracción” por sí solo, pero los tribunales interpretan como infracción cualquier vulneración de los derechos reconocidos en virtud del artículo 48 de la Ley. Al igual que la mayor parte de las jurisdicciones internacionales y de acuerdo con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 48 de la Ley confiere al titular de la patente el derecho exclusivo de impedir que otros terceros “hagan, usen, ofrezcan en venta, vendan o importen a esos efectos” el producto patentado.¹¹¹ En el caso de las patentes de procedimiento, el titular de la patente ostenta el derecho exclusivo de impedir que otros terceros usen el procedimiento y “usen, ofrezcan en venta, vendan o importen a esos efectos” el “producto obtenido directamente del procedimiento patentado”.¹¹² La realización de estas acciones sin el permiso del titular de la patente constituye una infracción.

6.5.2.2 Exportaciones que constituyen infracción

El Tribunal Superior de Delhi ha sostenido que el término “venta” en el contexto de otra disposición de la Ley de Patentes de 1970 abarca las “exportaciones”.¹¹³ El Tribunal Superior de Delhi también ha dictado recientemente una medida cautelar, pues las exportaciones procedentes de la India también habrían equivalido al uso en el país.¹¹⁴

6.5.2.3 Prueba de la infracción

El demandante debe comparar el producto o procedimiento supuestamente ilícito con las reivindicaciones concedidas para demostrar la infracción.¹¹⁵ La interpretación de las reivindicaciones precede a este ejercicio comparativo.¹¹⁶

La Ley de Patentes de 1970 no se pronuncia sobre la doctrina de la equivalencia y otros conceptos análogos. La legislación anterior permitía que los titulares de patentes interpusiesen demandas por infracción incluso cuando los infractores falsificaban o imitaban la invención.¹¹⁷ La jurisprudencia en virtud de la legislación anterior sugería que los tribunales ignorasen las “variaciones insignificantes o innecesarias”.¹¹⁸ Los demandados eran culpables de infracción si creaban “algo que, en esencia, equivale al artículo patentado”.¹¹⁹ La jurisprudencia en virtud de la Ley actual sugiere que se puede seguir un enfoque similar.¹²⁰

6.5.3 Excepciones a las infracciones

Estos derechos en virtud del artículo 48 de la Ley de Patentes de 1970 están específicamente sujetos a otras disposiciones de la Ley. El artículo 107.1 indica que los fundamentos para revocar una patente por nulidad se pueden usar como excepciones frente a una reivindicación por infracción de patente. Por lo tanto, los demandados pueden refutar la validez de la demanda de patente incluso sin necesidad de realizar una reconvención.

El artículo 107A reconoce a los demandados la excepción Bolar para que usen el producto o procedimiento patentado a fin de desarrollar información para la presentación reglamentaria de documentos tanto en la India como en el extranjero. La sentencia del Tribunal Superior de Delhi en la causa Bayer Corp. contra Union of India¹²¹ contiene más información detallada acerca de la excepción Bolar.

La India sigue la norma del agotamiento internacional en materia de patentes. En virtud del artículo 107A.b de la Ley, la importación de un producto debidamente autorizado procedente de una jurisdicción extranjera no constituye una infracción. Por consiguiente, se trata de una postura similar a la prevista por la Ley de Marcas de 1999,¹²² pero diferente de la norma del agotamiento nacional que se seguía en virtud de la Ley de Derecho de Autor de 1957.¹²³

El artículo 107.2, interpretado junto con el artículo 47, prevé exclusiones bien conocidas al ámbito de exclusividad de la patente, como la excepción con fines de investigación, el uso educativo y la explotación por el Estado.

6.5.4 Reconvención de nulidad

Los demandados presentan de forma sistemática una reconvención para solicitar la revocación en virtud del artículo 64.1 de la Ley de Patentes de 1970. En el artículo 64.1 se recogen todos los fundamentos que se pueden proporcionar para esta revocación. Hay quien sostiene que los tribunales tienen derecho a no revocar una patente, a pesar de la presentación de uno o más fundamentos en virtud del artículo 64.1,¹²⁴ pero esta postura no parece acorde a la ley. Demostrar uno de los fundamentos contemplados en el artículo 64.1 debería desembocar en la revocación de la patente.

Los fundamentos para la revocación que se suelen alegar en los casos de reconvención son la falta de novedad o de actividad inventiva y la materia no patentable. Los demandados también suelen respaldar los fundamentos para la revocación, sobre todo con respecto a la falta de novedad o de actividad inventiva, con reivindicaciones concedidas en otras jurisdicciones. Si, en cualquier otra jurisdicción extranjera, las reivindicaciones concedidas en patentes correspondientes son más restrictivas que las otorgadas en la India, los demandados del país suelen cuestionar la validez de la patente india mediante la alusión a dichas reivindicaciones. Por consiguiente, es recomendable que los titulares de patentes que actúen como demandantes en causas por infracción en la India comprueben si el alcance de las reivindicaciones en otras jurisdicciones de renombre difiere —al menos, en general— del de las reivindicaciones de la India. Si el titular de la patente restringe las reivindicaciones en otras jurisdicciones, es recomendable que realice reivindicaciones igualmente más restrictivas en la India en la fase de tramitación.

Las citas a las reivindicaciones correspondientes en otras jurisdicciones están relacionadas con la doctrina de los actos propios en el historial de tramitación (“file-wrapper estoppel”). A pesar de que los derechos de patente son estrictamente territoriales, los demandados aducen que el titular de la patente debería estar sujeto a las declaraciones, las concesiones y las modificaciones que haya realizado ante oficinas de patentes extranjeras con relación a la misma invención. Por lo general, dichas modificaciones restrictivas en jurisdicciones extranjeras, si no se realizan las correspondientes modificaciones indias, podrían tener un efecto adverso en la concesión de medidas provisionales de reparación.

Otro fundamento que los demandados suelen aducir es el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8. El artículo 8.1 de la Ley obliga a informar de los detalles de todas las solicitudes correspondientes en el extranjero. El artículo 8.2 obliga a presentar el historial de tramitación de las solicitudes correspondientes en el extranjero si así lo dicta la Oficina de Patentes de la India.

Un asunto que suele provocar agitación en los tribunales indios en materia de impugnaciones de nulidad a patentes farmacéuticas es el de la cobertura y la divulgación. En Novartis AG contra Union of India,¹²⁵ el Tribunal Supremo sostuvo que un titular de patente no puede afirmar que la cobertura de una patente tiene más alcance que su divulgación. La siguiente observación realizada por el magistrado Jacob en la causa inglesa Banco Central Europeo contra Document Security Systems Inc. suele citarse en el contexto de la India:

El profesor Mario Franzosi compara al titular de una patente con un gato de Angora. Cuando se impugna la validez, el titular de la patente afirma, como un gato cariñoso y tranquilo de pelaje suave, que su patente es muy pequeña. Pero cuando el titular de la patente se lanza al ataque, es un gato el doble de grande que enseña los dientes y tiene los ojos encendidos y pelo erizado.¹²⁶

Dado que las reivindicaciones solo se admiten tras una divulgación suficiente, los tribunales deben dar por sentado que una patente anterior divulga la materia reivindicada de una forma suficiente. No obstante, ha habido diversas opiniones en lo relativo a que la cobertura de la patente podría ser mayor que la divulgación, lo que por consiguiente desemboca en múltiples patentes. Recientemente, el Tribunal Superior de Delhi ha analizado este problema en una serie de órdenes provisionales en las que la preponderancia de la perspectiva favorecía la interpretación en la causa Novartis.¹²⁷ Esta perspectiva es la que prevalece en la actualidad.