10.2.2 Procedimiento de revisión administrativa
10.2.2.1 Nueva emisión de patentes
La disposición relativa a la nueva emisión de patentes permite al titular de una patente solicitar a la USPTO que vuelva a emitir una patente “total o parcialmente inoperativa o nula, a causa de deficiencias en la memoria descriptiva o en los dibujos o porque el titular reivindica más o menos elementos de los que tiene derecho a reivindicar en la patente”.46 El error debe haberse cometido sin intención de engañar y el titular de la patente no puede introducir nuevos elementos en la solicitud de nueva emisión.
10.2.2.2 Nuevo examen ex parte
La AIA mantuvo y reformó levemente el nuevo examen ex parte. Cualquier persona puede presentar a la Unidad Central de Nuevo Examen, en cualquier momento, una solicitud de nuevo examen de cualquier reivindicación de patente sobre la base de:
el estado de la técnica, integrado por patentes o publicaciones impresas que esa persona crea que apoyan la patentabilidad de alguna reivindicación de una patente concreta, o declaraciones del titular de la patente formuladas en un procedimiento ante un tribunal federal o la [USPTO] en las que el titular se posicionó respecto del alcance de alguna reivindicación de una patente en particular.47
En un plazo de tres meses contados desde la petición, la dirección de la USPTO determina si esta plantea un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad, que requiere demostrar que un examinador razonable consideraría la información importante para determinar la patentabilidad de una reivindicación.48 Si la dirección considera que la petición cursada plantea un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad, el titular de la patente dispondrá de al menos dos meses desde el momento en que se llegue a esa determinación para presentar una declaración al respecto, lo que incluye la posibilidad de modificar la patente.49 Si el titular de la patente presenta dicha declaración, el solicitante recibirá una copia y podrá responder, tras lo cual la Unidad Central de Nuevo Examen efectuará sin demora un nuevo examen.50 Ninguna reivindicación modificada o nueva puede ampliar el alcance de una patente. Las decisiones de efectuar un nuevo examen pueden apelarse ante la PTAB51 y el Circuito Federal con respecto a las decisiones contrarias a la patentabilidad de las reivindicaciones originales o de las reivindicaciones propuestas, ya sean modificadas o nuevas, de la patente.52
10.2.2.3 Examen complementario
El examen complementario mejora el nuevo examen ex parte al ofrecer a los titulares de patentes un procedimiento de tres meses en cuyo transcurso la Unidad Central de Nuevo Examen puede considerar, reconsiderar o corregir información que se cree relevante para la patente.53 El titular de la patente puede solicitar el análisis de cualquiera de los elementos que sustentan la patentabilidad. Al contrario de lo que sucede con el nuevo examen ex parte, la información que fundamenta la solicitud no se limita a patentes y publicaciones impresas, sino que puede incluir otras referencias (“ofertas de venta”, “comunicaciones públicas” o “usos públicos”) y cuestiones (como los requisitos, la utilidad y la descripción escrita). El baremo para responder favorablemente o no a la solicitud es si uno o varios elementos de la información suministrada plantean un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad.
10.2.2.4 Revisión inter partes
Quien impugna una patente puede solicitar una IPR para anular, por no ser patentables, una o varias reivindicaciones de una patente “solo por un motivo que pueda invocarse con arreglo a los artículos 102 o 103, y únicamente sobre la base del estado de la técnica, compuesto por patentes o publicaciones impresas”.54
La figura 10.2 muestra el número de peticiones de IPR presentadas cada año desde el ejercicio fiscal de 2012 (el primer año en que los procedimientos de IPR estuvieron disponibles) a mayo de 2022.55 Estas estadísticas reflejan el rápido incremento de las IPR solicitadas tras la aprobación de la AIA en 2011.
Figura 10.2 Peticiones de IPR presentadas (2012 a 2022)
La figura 10.3 muestra las fases de las IPR, que se explican en más detalle a continuación.56
Figura 10.3 Fases de una revisión inter partes
Nota: TP = titular de la patente.
Durante la fase de petición, la PTAB decide si procede instituir una IPR. El titular de la patente puede formular una respuesta preliminar a la petición antes de la decisión de inicio, en un plazo de tres meses contados desde la presentación de la petición. La PTAB debe decidir si instituye el procedimiento de IPR en un plazo de tres meses tras recibir la respuesta preliminar (o tres meses contados desde el último día en que dicha respuesta pueda presentarse).57
El umbral para el inicio del procedimiento (si “existe una probabilidad razonable de que el solicitante obtenga un resultado favorable en relación con al menos una de las reivindicaciones impugnadas en la petición”)58 es inferior que la anterior norma relativa a la existencia de un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad para iniciar un nuevo examen inter partes. La AIA exige que la PTAB tome la decisión de inicio del procedimiento en un plazo de tres meses contados desde la respuesta preliminar del titular de la patente, si la hubiera. La decisión de inicio de la PTAB no puede apelarse.59 Si la PTAB instituye una revisión, comienza la fase de juicio y la Comisión proporciona al titular de la patente y al solicitante que ha impugnado la patente un proceso de revelación de pruebas escalonado.
Los juicios de la PTAB los administran tribunales de tres APJ. La USPTO estableció las normas aplicables a los procedimientos de la PTAB basándose en la AIA y en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y ha modificado periódicamente esas normas.60
10.2.2.4.1 Selección del fuero: revisión inter partes o sentencia declarativa
Salvo que haya sido demandada por infracción, la parte impugnante debe escoger entre solicitar una IPR o una sentencia declarativa ante el tribunal de distrito.61 Si quien impugna solicita una IPR tras haber solicitado una sentencia declarativa en el tribunal de distrito, esta última demanda civil se suspenderá automáticamente hasta que: “A) el titular de la patente pida al tribunal que cese la suspensión; B) el titular de la patente interponga una demanda civil o una reconvención en la que alegue que el solicitante […] ha infringido la patente; o C) el solicitante […] pida al tribunal que desestime la acción civil”.62 El objetivo de esta norma es evitar que el titular de la patente tenga que defenderse simultáneamente respecto de la sentencia declarativa y la IPR. La AIA establece asimismo que una IPR no puede instituirse si este procedimiento se pide más de un año después de que se notifique al peticionario que ha sido demandado ante un tribunal de distrito por haber infringido la patente.63
10.2.2.4.2 Inicio del procedimiento
La norma para instituir una IPR es que “exista una probabilidad razonable de que el peticionario obtenga un resultado favorable en relación con al menos una de las reivindicaciones impugnadas en la petición”.64 Se trata de un “umbral más bajo que el requisito de que sea ‘más probable que improbable”’.65 No obstante, la PTAB tiene una discrecionalidad importante para decidir si instituye una IPR o no, si bien debe admitir la revisión por todos los motivos planteados o denegarla por completo. El solicitante debe presentar una petición independiente por cada patente que desee impugnar.
10.2.2.4.3 Juicio
Las partes en una IPR pueden solicitar una conferencia telefónica en el mes posterior a la fecha de inicio del juicio para hablar sobre el orden de la programación y las peticiones que tengan previsto presentar durante la audiencia. La PTAB ha elaborado normas y una programación estándar para presentar la información razonablemente necesaria para las IPR de manera estructurada. En la AIA se establece que, por lo general, las IPR son públicas, pero una parte puede presentar una petición para sellar los documentos confidenciales. Asimismo, la AIA contempla medidas de protección para el intercambio y el suministro de información confidencial.
10.2.2.4.3.1 Modificación de las reivindicaciones
La PTAB permite a los titulares de las patentes modificar sus reivindicaciones en los procedimientos de IPR. Las modificaciones pueden anular las reivindicaciones impugnadas, proponer una cantidad razonable de reivindicaciones alternativas, o ambas. Las peticiones de modificación deben presentarse antes de que el titular de la patente responda, tres meses después de la decisión de inicio del procedimiento.66
10.2.2.4.3.2 Peritos
Aunque la AIA limita la revisión de la PTAB al estado de la técnica compuesto por patentes y publicaciones impresas, la Comisión permite el testimonio de peritos mediante una declaración que debe presentarse junto con la petición, con la respuesta preliminar y en otras fases oportunas de un procedimiento, según lo ordene o permita el tribunal que supervise el juicio. Por lo general, se permite el testimonio de peritos cuando sus conocimientos científicos, técnicos o especializados de otra índole puedan ayudar a quien vaya a juzgar los hechos a entender las pruebas o determinar un hecho controvertido.
10.2.2.4.3.3 Interpretación de las reivindicaciones
Desde 2018, la PTAB aplica las normas establecidas en Phillipsc. AWH Corp.67 Esta política armoniza el marco de interpretación de las reivindicaciones de la PTAB para las IPR con las normas aplicadas en las causas ante tribunales de distrito.
10.2.2.4.3.4 Vista oral
Las partes tienen derecho a solicitar una vista oral en el marco de una IPR. No obstante, estas vistas son mucho más simples y limitadas que los juicios sobre patentes ante tribunales de distrito o la USITC. Normalmente, en cada procedimiento la PTAB permite hacer un alegato de una hora a cada parte. Las vistas orales se programan a petición.
10.2.2.4.3.5 Norma sobre la revisión
En la IPR, el demandante es quien debe demostrar la nulidad de una patente mediante pruebas irrefutables.68 Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre en los procedimientos ante tribunales de distrito, en los procedimientos de IPR el titular de la patente no goza de una presunción de validez.
10.2.2.4.3.6 Acuerdo
La PTAB promueve que las IPR se concluyan con un acuerdo. El tribunal está a disposición de las partes para facilitar las conversaciones para llegar a un acuerdo y, cuando proceda, puede exigir estas conversaciones como parte del procedimiento.
10.2.2.4.3.7 Decisión escrita definitiva
El tribunal trasladará su decisión escrita definitiva, a más tardar, un año después de la fecha de inicio del juicio. Este plazo podrá ampliarse hasta seis meses si existen motivos justificados para ello.69
10.2.2.4.4 Apelación
Las decisiones definitivas de los juicios de la PTAB pueden apelarse ante el Circuito Federal (no así las decisiones de inicio).70
10.2.2.4.5 Preclusión
En la AIA se establece que el peticionario en una IPR no puede plantear “los argumentos que haya esgrimido o razonablemente podría haber esgrimido” en dicha revisión inter partes ante un tribunal de distrito o en procedimientos administrativos posteriores.71
10.2.2.5 Revisión posterior a la concesión
La figura 10.4 muestra el número de PGR solicitadas anualmente, desde el ejercicio de 2012 hasta mayo de 2022.72 Se solicitan muchas menos PGR que IPR.
Figura 10.4 Peticiones de PGR presentadas (2012 a 2022)
Las peticiones de revisión posterior a la concesión deben presentarse en un plazo de nueve meses tras la emisión o nueva emisión de la patente y pueden perseguir la anulación de reivindicaciones de una patente por cualquier motivo y sin limitación alguna en cuanto a las referencias al estado de la técnica.73 Cualquier persona que no haya emprendido un proceso civil para impugnar la validez de una reivindicación de una patente puede solicitar una revisión posterior a la concesión para impugnar la validez de la patente. La norma para instituir una revisión posterior a la concesión es que la información incluida en la petición demuestre que la probabilidad de que al menos una de las reivindicaciones impugnadas no sea patentable es superior a la probabilidad de que lo sea.74 Además, la PTAB puede instituir una revisión posterior a la concesión si la petición plantea una cuestión jurídica nueva o sin resolver que es importante para otras patentes o solicitudes de patente.75 En prácticamente todo lo demás, el proceso de juicio de la PGR y sus ramificaciones coinciden con el procedimiento de la IPR. Si se instituye la revisión posterior a la concesión y no se desestima, la PTAB emitirá una resolución definitiva en el plazo de un año (ampliable hasta seis meses más si existen causas justificadas).
En el cuadro 10.1 se comparan las principales características de las IPR y de las PGR.
Cuadro 10.1 Procedimientos de revisión administrativa de patentes
| Revisión en virtud de la AIA |
Revisión inter partes |
Revisión posterior a la concesión |
| Norma sobre la prueba |
El demandante debe demostrar la nulidad mediante pruebas irrefutables |
| Motivos para la revisión |
Arts. 102 y 103 del título 35 del USC |
Cualquier excepción relativa a la nulidad |
| Limitaciones al estado de la técnica |
Patentes y publicaciones impresas |
Sin límites |
| Umbral para instituir una revisión |
Probabilidad razonable de que una o varias reivindicaciones sean nulas |
La probabilidad de que al menos una de las reivindicaciones no sea patentable es superior a la probabilidad de que lo sea; o la petición plantea una nueva cuestión jurídica relativa a la patentabilidad |
| Momento de solicitar la revisión |
Más de 9 meses después de que se emita o se vuelva a emitir el título de patente o de la revisión posterior a la concesión |
En un plazo de 9 meses contado a partir de la fecha de emisión o nueva emisión del título de patente |
| Plazo para emitir una decisión |
Como máximo, de 12 a 8 meses contados a partir de la decisión de inicio |
| Modificación de las reivindicaciones |
El titular de la patente puede cancelar reivindicaciones o proponer un número razonable de reivindicaciones alternativas; existe la presunción de que solo es necesaria una reivindicación alternativa para cada reivindicación impugnada |
| Interpretación de las reivindicaciones |
“Significado ordinario y habitual”1 |
| Suspensión del procedimiento |
- 1) ¿La suspensión simplificará las cuestiones y acelerará el juicio?
- 2) ¿Ha finalizado la revelación de pruebas? ¿Se ha fijado la fecha del juicio?
- 3) ¿La suspensión aporta ventajas tácticas a la parte demandante o perjudica indebidamente a la parte demandada?
|
| Preclusión en las acciones civiles posteriores |
Argumentos que se han esgrimido o que es razonable pensar que podrían haberse esgrimido |
| Efectos del acuerdo |
Las disposiciones relativas a la preclusión no son aplicables |
10.2.2.6 Procedimiento de derivación
La AIA autoriza a la PTAB a llevar a cabo procedimientos de derivación para determinar si i) un inventor mencionado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada de otro inventor que se menciona en la solicitud del peticionario, y ii) la solicitud anterior que reivindicaba dicha invención se presentó sin autorización.76 Para iniciar un procedimiento de derivación, se presenta una petición en la que se exponen los motivos por los que considera que un inventor mencionado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada del solicitante. La petición debe presentarse en el plazo máximo de un año desde la fecha en que se publicó por primera vez la reivindicación de una invención igual o esencialmente igual a la reivindicación de la invención de la solicitud anterior.
Una vez finalizado el procedimiento, la PTAB emite una decisión por escrito donde indica si un inventor mencionado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada de un inventor mencionado en la solicitud del solicitante sin autorización. Si una parte no está conforme con la decisión final de la PTAB, puede recurrir ante el tribunal de distrito o el Circuito Federal.
Las normas vigentes en el momento de esta publicación pueden consultarse en USPTO, Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes, Guía práctica consolidada para los juicios (noviembre de 2019).
77 Fed. Reg. 48680, 48702 (14 de agosto de 2012).
415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en sesión plenaria).