Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.5.2 Argumentos de defensa

El tercero puede sostener que no infringió el Derecho de patentes. Sin embargo, en este caso, cuando se trate de la infracción de una patente de procedimiento, se invierte la carga de la prueba (artículo 42.2 de la LPI).

3.5.2.1 Ausencia de responsabilidad

Para evitar ser considerado responsable, el presunto infractor puede acogerse a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la LPI, en los que, por definición legal expresa, se establecen las circunstancias en las que no existe infracción de patente. También se puede alegar la nulidad de la patente en cualquier momento como argumento de defensa.

En el artículo 43 de la LPI se definen los casos en los que no se infringe una patente. Por ejemplo, los actos cometidos en privado y sin fines comerciales por parte de terceros no autorizados no se consideran infracción de patente, siempre que no perjudiquen los intereses económicos del titular de la patente (artículo 43.I de la LPI).

Una persona que haya explotado de buena fe el objeto de una patente en el Brasil antes de la fecha de presentación o de prioridad de una solicitud de patente tiene garantizado el derecho de continuar con dicha explotación, sin carga, como antes (artículo 45 de la LPI). No tendrá este derecho quien haya tenido conocimiento del objeto de la patente mediante la divulgación realizada conforme al artículo 12 de la LPI, siempre que la solicitud se haya presentado en el plazo de un año contado a partir de la divulgación (artículo 45.2 de la LPI). El derecho conferido de conformidad con este artículo solo puede cederse junto con el negocio o empresa, o con la parte de esta que esté directamente relacionada con la explotación del objeto de la patente, mediante enajenación o arrendamiento (artículo 45.1 de la LPI).

3.5.2.2 Consentimiento o licencia

Los terceros pueden alegar que disponen de una licencia que los autoriza a usar la patente. Esto los eximiría de responsabilidad por la presunta infracción.

3.5.2.3 Doctrina de la primera venta (agotamiento)

El principio de agotamiento de los derechos de patente está previsto en el artículo 43.IV de la LPI. Conforme a esta disposición, un tercero también puede argumentar que tiene un producto fabricado según la patente de procedimiento o de producto y que ha sido colocado en el mercado local directamente por el titular de la patente o por otra persona con el consentimiento de este. El consentimiento o la colocación en el mercado por el titular de la patente son condiciones para el agotamiento del derecho del titular. El agotamiento hace referencia al producto vendido y no a la patente como un todo. Sin embargo, aunque el titular de la patente no lleve a cabo la explotación primaria, los actos de explotación secundaria pueden constituir una infracción.⁶⁹

Si la patente tiene más de un titular, se debe comprobar si alguno de ellos tenía derecho a comercializar el producto o de conceder una licencia. Si es así, este derecho se agota en relación con los demás. De lo contrario, puede que no haya agotamiento.

En lo que respecta a las patentes relacionadas con materia viva, no existe infracción del Derecho de patentes si terceros utilizan, distribuyen o venden un producto patentado que el titular de la patente o el de la licencia haya comercializado legalmente, siempre que el producto patentado no se utilice para multiplicar o propagar la materia viva con fines comerciales (artículo 43.VI de la LPI). Además, no se infringe la ley de patentes si los terceros utilizan el producto patentado como una fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos sin fines comerciales. Por último, no constituyen infracción los actos realizados por terceros no autorizados, relacionados con la invención protegida y destinados exclusivamente a producir información, datos y resultados de prueba que tengan como objetivo obtener una licencia comercial, en el Brasil o en cualquier otro país, para la explotación y venta del producto patentado después de la caducidad de los plazos establecidos en el artículo 40 (artículo 43.VII de la LPI).

El artículo 43.IV de la LPI establece el agotamiento únicamente para los productos colocados en el mercado nacional por el titular de la patente o por otra persona con su consentimiento. Por lo tanto, los titulares pueden ejercer su derecho de impedir la importación paralela si importan su producto, aunque el titular de la patente u otra persona con su consentimiento lo haya comercializado en el extranjero.⁷⁰