12.5.4 La infracción literal
La conducta de un sujeto será constitutiva de infracción a la patente de invención ajena si la solución técnica incorporada por aquel a las prestaciones con las que opera se encuentra incluida precisamente en la parte caracterizadora de las reivindicaciones. Solo si resulta demostrada tal circunstancia podrá considerarse que ha sido infringido en su literalidad el derecho de exclusiva de la parte actora. Si existieran varias reivindicaciones, se apreciará la comisión de infracción si se vulnerase cualquiera de ellas, ya que cada una entraña, por sí misma, una invención legalmente protegida (que deben responder, no obstante, al principio de unidad inventiva). Si están estructuradas como una reivindicación más amplia y otras denominadas dependientes resultará suficiente la constatación de que existe vulneración de alguna de ellas para que prospere la acción por infracción.
A fin de que pueda efectuarse una imputación de infracción va a ser preciso ofrecer al juez un caudal de información técnica adecuadamente estructurada que le permita determinar si se dan en el objeto cuestionado todas y cada una de las características técnicas que aparecen registradas en la patente. Es la parte actora la que ha de proporcionársela, cumpliendo con una carga alegatoria adecuada a las circunstancias del caso de que se trate, que venga acompañada de un soporte probatorio razonablemente suficiente. Supone, sin embargo, seguir una estrategia equivocada que el dictamen pericial acompañado a la demanda no proceda a comparar las reivindicaciones registradas con las características concretas y precisas del objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. Así ocurre cuando se obvia el texto del título inventivo y se centra el perito en cotejar dos objetos materiales o productos (los respectivamente fabricados o comercializados por la parte demandante y demandada), sin centrarse en el tenor de la inscripción de la invención. Eso implicaría seguir un modus operandi inapropiado, en lo que atañe al análisis de la posible infracción de la patente. Porque de ese modo no proporcionará un criterio técnico que pueda orientar al juzgador para poder afirmar que se haya incurrido precisamente en la vulneración del derecho de exclusiva que se denunciaba en la demanda, lo que no se puede determinar a partir de meros criterios intuitivos.
La constatación de que ha mediado la comisión de una infracción contra la patente solo puede alcanzarse por medio de una labor jurídica que exige que sean confrontadas las reivindicaciones registradas con las características que presenta el objeto que haya sido fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. El derecho de exclusiva resultará infringido si lo que realiza la contraparte encaja dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones.61 Se llegará a la conclusión de que la realización controvertida del demandado vulnera el derecho de la parte actora si concurre la premisa de que en ella se dan simultáneamente todos los elementos contenidos en una reivindicación de la patente. Cuando la realización cuestionada incorpora todas y cada una de las características técnicas protegidas por el título inscrito mediará infracción del derecho de exclusiva. La fabricación, comercialización o utilización de objetos que supongan una reproducción, en cuanto a sus características técnicas, de lo que tiene registrado la parte demandante permitirá a esta invocar la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las patentes.62
Ha de subrayarse que para resolver si existe infracción de la patente no bastará con realizar una mera comparación de manera general entre la invención reivindicada y la realización controvertida. Por el contrario, la tarea deberá ser más rigurosa, pues habrá de efectuarse una confrontación elemento por elemento entre ambas. Solamente cuando la totalidad de las características técnicas de la invención patentada fueran reproducidas por la realización cuestionada podrá estimarse que se ha producido una vulneración del derecho conferido por aquella (ha de cumplirse, por lo tanto, la denominada regla de la simultaneidad de todos los elementos). La posibilidad de considerar la comisión de una infracción de patente por aplicación de la doctrina denominada de la “esencialidad” no resulta admisible en el ordenamiento jurídico español, sino que debe estimarse un planteamiento obsoleto. Ya desde la pretérita Ley de Patentes de 1986 la comparación a realizar no es entre la “esencia” de la patente y la realización controvertida, sino que debe efectuarse un cotejo elemento por elemento que ponga de relieve que todas y cada una de las características técnicas del objeto protegido por la patente son reproducidas, por identidad o por equivalencia, por la que realiza la contraparte.
El mero hecho de que un sujeto hubiese actuado a la vista de una patente ajena no supondría que su comportamiento debiera considerarse ilícito, salvo que hubiese infringido el derecho de su titular o licenciatario mediante realizaciones que reprodujesen, elemento por elemento, las características técnicas reivindicadas. Si se hubiera dado una solución distinta al problema que la patente intentaba resolver, de manera que alguno de los elementos de la invención reivindicada no fuese reproducido en la controvertida, bien porque se emplease una vía innovadora o bien porque se tratase de una alternativa que se encontrase en el estado de la técnica no protegida por patente alguna, no se habría producido en tal caso una vulneración del derecho de exclusiva. La acción de infracción no debería prosperar en tal circunstancia.
STS 389/2019 y STS 598/2014.