Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.7 Causas administrativas relativas a la concesión y confirmación de patentes de invención y de modelos de utilidad

4.7.1 Causas administrativas

El artículo 1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes define las causas administrativas relativas a la concesión y la confirmación de patentes de la siguiente manera:

A los efectos de estas disposiciones, por “causa administrativa relativa a la concesión de una patente” se entiende una causa en la que un solicitante de patente presenta una demanda ante un tribunal popular contra una decisión sobre una solicitud de nuevo examen de una patente adoptada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado.

A los efectos de estas disposiciones, se entenderá por “causa administrativa relativa a la confirmación de una patente” la causa en que un titular de la patente o una persona que solicite la declaración de invalidación de una patente interponga una demanda ante un tribunal popular contra una decisión sobre el examen de una solicitud de declaración de invalidación de una patente formulada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado.

A los efectos de estas disposiciones, se entenderá por “decisión acusada” la decisión adoptada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado en relación con una solicitud de declaración de invalidación de una patente o una solicitud de nuevo examen.

En los artículos 44.1, 53 y 65.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes se especifica que las disposiciones pertinentes en las que se basa el rechazo de una solicitud de patente o la declaración de invalidación de una patente son las de las leyes sustantivas aplicables a las causas administrativas de concesión y confirmación de patentes.

Los tribunales populares conocen de las causas de concesión y confirmación de patentes de conformidad con la Ley de Patentes, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes. Las Directrices para el Examen de Patentes son reglamentos administrativos y pueden ser consultadas cuando los tribunales populares conozcan de causas administrativas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes de conformidad con el artículo 63.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando los tribunales populares conocen de causas administrativas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes, las cuestiones de procedimiento se refieren a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo y a las interpretaciones judiciales aplicables.

4.7.2 Examen de la materia de una patente

4.7.2.1 La materia objeto de las patentes de invención y de modelos de utilidad

En el artículo 2, párrafos 2 y 3, de la Ley de Patentes se definen las invenciones y los modelos de utilidad, respectivamente: “se entiende por ‘invención’ toda nueva solución técnica propuesta para un producto, un proceso o su perfeccionamiento. Se entiende por ‘modelo de utilidad’ cualquier solución técnica nueva propuesta para la forma, la estructura, o la combinación de estas, de un producto que sea apta para un uso práctico”.

4.7.2.2 Circunstancias en las que no se concederá la patente

4.7.2.2.1 Infracción de la ley o de la moral social o perjuicio del interés público

El artículo 5.2 de la Ley de Patentes establece que “no se concederá ninguna patente de invención que infrinja las leyes o la moral social o sea perjudicial para el interés público”. En este párrafo, “infrinja las leyes” significa que la finalidad de la invención es contraria a la ley. Cuando la finalidad de la invención no infrinja la ley, pero su abuso pueda ser contrario a ella, la invención no quedará excluida de la protección de patente.

4.7.2.2.2 Infracción de la regulación relativa a los recursos genéticos

El artículo 5.2 de la Ley de Patentes especifica que “no se concederá ningún derecho de patente de invención cuando la adquisición o utilización de los recursos genéticos en los que se basa el desarrollo de la invención infrinja las disposiciones de las leyes y los reglamentos administrativos”. Esta disposición se añadió en la Ley de Patentes de 2008.

4.7.2.2.3 Circunstancias previstas en el artículo 25 de la Ley de Patentes

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Patentes,

no se concederá ningún derecho de patente [respecto de]:

1. 1) los descubrimientos científicos;
2. 2) las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales;
3. 3) los métodos para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades;
4. 4) las especies de animales y las variedades de plantas; [y]
5. 5) los métodos de transformación nuclear y las sustancias resultantes de una transformación nuclear.

En relación con la invención del uso médico de sustancias químicas, en un nuevo juicio de una controversia administrativa sobre la invalidación de un derecho de patente de invención, en la causa Cubist Pharmaceuticals contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹³⁶ la Corte Popular Suprema estableció que una solicitud relacionada con el uso médico de una sustancia no se concederá si sus reivindicaciones se redactan utilizando las expresiones “para el tratamiento de enfermedades”, “para el diagnóstico de enfermedades” o “uso de la sustancia X como medicamento”, porque tales reivindicaciones corresponden a las de “método para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades” con arreglo a la Ley de Patentes. Sin embargo, dado que un medicamento y su método de fabricación son patentables, una solicitud relacionada con el uso médico de una sustancia que adopte una reivindicación farmacéutica o de uso en forma de “uso de una sustancia para la fabricación de un medicamento” o “uso de una sustancia para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad” no será excluida por la Ley de Patentes.

4.7.3 Interpretación de las reivindicaciones

El artículo 64.1 de la Ley de Patentes prevé que “el alcance de la protección del derecho de patente de una invención o de un modelo de utilidad se limitará al contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos adjuntos podrán utilizarse para interpretar el contenido de las reivindicaciones”. En las causas de concesión y confirmación de patentes, es necesario interpretar las reivindicaciones para determinar el significado del contenido controvertido de las reivindicaciones y, por lo tanto, si las reivindicaciones cumplen las disposiciones aplicables de la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes.

4.7.3.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

El artículo 2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

El tribunal popular interpretará los términos utilizados en las reivindicaciones basándose en el significado ordinario entendido por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente después de leer las reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos adjuntos. Si los términos utilizados en las reivindicaciones están claramente definidos o explicados en la memoria descriptiva y en los dibujos adjuntos, se adoptarán dichas definiciones.

Los términos que no puedan definirse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior podrán definirse basándose en los diccionarios técnicos, manuales técnicos, libros de referencia, libros de texto y normas técnicas nacionales o industriales, entre otros, generalmente utilizados por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

De acuerdo con estas disposiciones, en las causas administrativas de concesión y confirmación de patentes, el tribunal popular también debe seguir el principio de “primero las pruebas intrínsecas” al definir los términos de las reivindicaciones. Esta disposición es coherente con los artículos 2 a 3 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

El artículo 3 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes indica claramente que los tribunales populares pueden, al interpretar los términos de las reivindicaciones, remitirse a las declaraciones pertinentes del titular de la patente que hayan sido adoptadas por una sentencia con eficacia ejecutiva en una causa civil de infracción de patente. El objetivo de esta disposición es orientar y motivar a los titulares de la patente a que realicen declaraciones prudentes y honestas durante los procedimientos de confirmación de patentes y los procedimientos de infracción y para que interpreten los términos de las reivindicaciones. Con ello se pretende evitar que hagan declaraciones diferentes y obtengan así beneficios en distintos procedimientos.

El artículo 4 establece que, en caso de error manifiesto o ambigüedad en las reivindicaciones, descripciones o dibujos adjuntos, el tribunal popular “corregirá” dicho error basándose únicamente en la comprensión obtenida por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente tras leer las reivindicaciones, descripciones y dibujos adjuntos. Esta disposición es coherente con el artículo 4 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

En cuanto a las características técnicas definidas por funciones o efectos, el artículo 9.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes es coherente con el artículo 8.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes (véase la sección 4.3.1.4 de este capítulo para obtener más detalles). El artículo 9.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además que, si la descripción y los dibujos adjuntos no divulgan ninguna forma de realizar la invención que corresponda a las características funcionales, el tribunal popular puede determinar que no cumple los requisitos del artículo 26.3 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, el titular de la patente debe divulgar al menos una forma de realizar la invención correspondiente a la característica funcional en la descripción para cumplir la disposición de que la invención debe estar suficientemente divulgada en la descripción.

4.7.3.2 Causas relacionadas habituales

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Seiko Epson Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹³⁷ la Corte Popular Suprema estableció que cuando se comparan los procedimientos de concesión y confirmación de patentes y los procedimientos civiles por infracción de patentes, las interpretaciones del contenido de las reivindicaciones son muy coherentes aunque, en cierta medida, diferentes. La coherencia se refleja en al menos dos aspectos. En primer lugar, la interpretación de las reivindicaciones es un tipo de interpretación textual y debe seguir las normas generales de interpretación textual tanto en los procedimientos de concesión y confirmación de patentes como en los procedimientos civiles por infracción de patentes. En segundo lugar, deben seguirse las mismas normas generales de interpretación de las reivindicaciones, tanto en los procedimientos de concesión y confirmación de patentes como en los procedimientos civiles por infracción de patentes. Sin embargo, debido a las diferentes finalidades de la interpretación de las reivindicaciones en estos tipos de procedimientos, existen ciertas diferencias entre ellos en circunstancias específicas. Una de las diferencias radica en el papel de las observaciones presentadas por las partes: en los procedimientos de concesión y confirmación de patentes, las observaciones del solicitante, registradas en los expedientes de examen se utilizan generalmente como referencia para facilitar la comprensión de las reivindicaciones y descripciones y no como prueba concluyente.

4.7.4 Evitar el doble patentamiento

En el artículo 9 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Para cualquier invención idéntica, solo se concederá una patente. No obstante, cuando un mismo solicitante presente el mismo día solicitudes de modelo de utilidad y de patente de invención con respecto a una invención idéntica, si el modelo de utilidad concedido anteriormente no ha caducado y el solicitante declara el abandono del modelo de utilidad, podrá concederse la patente de invención.

Si dos o más solicitantes presentan solicitudes de patente para la misma invención, el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero.

La principal consideración de esta disposición es que, para evitar conflictos entre derechos de patente, no se puede conceder más de un derecho de patente para invenciones idénticas. La disposición de que el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero refleja el principio del primero en presentar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Jining Pressureless Boiler Factory contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹³⁸ la Corte Popular Suprema estableció que la “invención idéntica” a la que se refiere la Ley de Patentes significa solicitudes de patente o patentes con el mismo alcance de la protección. Para esas solicitudes o patentes, puede emitirse una sentencia simplemente comparando el contenido de las reivindicaciones. También se estableció que, a efectos de la Ley de Patentes, el principio de evitar el doble patentamiento significa que no pueden coexistir dos o más patentes válidas para invenciones idénticas, ni que la patente pueda concederse para la creación de invención idéntica una sola vez.

4.7.5 Novedad

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

La novedad significa que la invención o el modelo de utilidad no forma parte del estado de la técnica, que ninguna persona física o jurídica ha presentado una solicitud de patente para la invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación y que el contenido de la solicitud se divulga en documentos de solicitud de patente publicados o documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación.

La determinación de la novedad requiere dos aspectos: en primer lugar, que la invención o el modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” y, en segundo lugar, que no exista una “solicitud en conflicto”, es decir, que no se haya presentado una solicitud de patente para una invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes antes de la fecha de presentación y que posteriormente se haya registrado en los documentos de solicitud de patente o en las documentaciones de patentes que se publiquen o anuncien después de la fecha de presentación. La expresión “ninguna persona física o jurídica” que figura en el artículo 22.2 de la Ley de Patentes significa que las solicitudes en conflicto también abarcan las solicitudes de patente anteriores (es decir, presentadas antes de la fecha de presentación) que fueron presentadas por el solicitante de la patente.

4.7.5.1 Estado de la técnica

El estado de la técnica es un concepto fundamental en la Ley de Patentes. Su evaluación tiene repercusiones importantes en el enjuiciamiento de las causas de concesión y confirmación de patentes. Cuando en 2008 se modificó por tercera vez la Ley de Patentes, se añadió el concepto de “estado de la técnica” al artículo 22.5: “por ‘estado de la técnica’ se entiende cualquier tecnología conocida por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Para mejorar la calidad de las patentes, el criterio para determinar el estado de la técnica se cambió por el de “novedad absoluta”, es decir, el “estado de la técnica” se refería a las tecnologías conocidas por el público en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación, independientemente de cómo se hubieran divulgado.

El contenido técnico divulgado en el estado de la técnica y en las solicitudes en conflicto incluye tanto el contenido técnico registrado claramente en ellas como el contenido técnico que puede ser directa e indudablemente determinado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

En cuanto a si los materiales presentados y registrados como normas de una empresa constituyen el estado de la técnica según la Ley de Patentes, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de modelo de utilidad, en la causa Textile Machinery Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹³⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la presentación y grabación de tales materiales no significa que el contenido específico de las normas haya sido publicitado o puesto a libre disposición y al alcance del público; por lo tanto, tales materiales no constituyen estado de la técnica según la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de diseño, en la causa Liu Xiaosheng contra Chaozhou Chaoan Xiangxingfa Electronic Technology Co.,¹⁴⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al determinar si la información en el ciberespacio que requiere autorización para su acceso (como es el caso de Qzone y WeChat Moments) constituye un diseño previo o un elemento del estado de la técnica, un tribunal popular debe realizar un análisis exhaustivo sobre la finalidad principal del ciberespacio, la fecha de carga, la accesibilidad de la información, etc., y emitir la sentencia basándose en si la información estaba a disposición del público antes de la fecha de presentación de la patente. Si un ciberespacio que requiere autorización de acceso es principalmente para uso comercial, entonces puede suponerse que ese ciberespacio es accesible al público a menos que existan pruebas de lo contrario.

En cuanto a la determinación del estado de la técnica, en la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁴¹ la Corte Popular Suprema estableció que “conocido por el público” significa que el público podría conocer el estado de la técnica si lo quisiera, pero no que lo conozca realmente. También estableció que, cuando una parte reivindica el estado de la técnica en virtud de un objeto físico, debe aclarar la solución técnica anterior reivindicada y la correspondiente relación entre el objeto y la solución y presentar pruebas suficientes para demostrar o explicar completamente cómo el público puede obtener intuitivamente la solución técnica a partir del objeto físico.

4.7.5.2 Criterios para evaluar la novedad

Al determinar si una patente de invención o modelo de utilidad forma parte del estado de la técnica o si existe alguna solicitud en conflicto, los tribunales populares consideran si la solución técnica patentada es sustancialmente la misma que cualquier solución técnica divulgada en el estado de la técnica o en una solicitud con la que podría estar en conflicto y si podría utilizarse en el mismo sector técnico, resolver el mismo problema técnico o tener el mismo efecto esperado.

La evaluación de la novedad adopta el principio de comparación separada, es decir, compara por separado cada una de las reivindicaciones con el contenido técnico pertinente divulgado en cada elemento del estado de la técnica o de la solicitud en conflicto, en lugar de comparar una combinación de los contenidos divulgados en varios elementos del estado de la técnica o de la solicitud en conflicto o una combinación de varias soluciones técnicas divulgadas en un documento de referencia.

En una apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Tong Kening contra Zhejiang Shuangyu Industrial Co.,¹⁴² la Corte Popular Suprema estableció que, al determinar la novedad de una patente de invención, el tribunal popular debe adherirse al principio de comparación separada y comparar cada una de las reivindicaciones con cada estado de la técnica por separado, en lugar de con la combinación de dos o más soluciones técnicas divulgadas en uno o más documentos de referencia.

En la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen de una solicitud de patente de invención denegada, en la causa Albemarle Corp. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁴³ la Corte Popular Suprema estableció que, si el estado de la técnica ha divulgado el compuesto para el que la solicitud de patente o la patente busca protección, entonces se puede suponer que la solicitud o la patente no tienen novedad, a menos que el solicitante o el titular de la patente puedan aportar pruebas que demuestren que el compuesto no podía fabricarse antes de la fecha de presentación.

4.7.5.3 Plazo de gracia relativo a la novedad

En cuanto al “plazo de gracia” relativo a la novedad, el artículo 24 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación, una invención para la que se presenta una solicitud de patente no pierde su novedad dada alguna de las siguientes circunstancias:

1. 1) cuando se haya hecho pública por primera vez para el interés público al producirse un estado de urgencia o una situación extraordinaria en el país;
2. 2) cuando se haya expuesto por primera vez en una exposición internacional patrocinada o reconocida por el Gobierno chino;
3. 3) cuando se haya publicado por primera vez en una conferencia académica o tecnológica prescrita; [o]
4. 4) cuando su contenido sea divulgado por otra persona sin el consentimiento del solicitante.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de diseño, en la causa Beijing Qihoo Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁴⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, si otra persona, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación, incumple la obligación expresa o implícita de confidencialidad en virtud de valores sociales o prácticas comerciales y el titular de la patente o el solicitante de la patente alega que no debe negarse la novedad de la invención debido a tal incumplimiento, el tribunal popular debe admitir esa alegación.

4.7.6 Carácter inventivo

El artículo 22.3 de la Ley de Patentes prevé que “por ‘carácter inventivo’ se entiende que, en comparación con el estado de la técnica, la invención tiene características sustantivas destacadas y representa un progreso evidente y que el modelo de utilidad tiene características sustantivas y representa un progreso”. Para la evaluación del carácter inventivo, las Directrices para el Examen de Patentes contienen disposiciones detalladas, incluidas las relativas a las “características sustantivas destacadas” y al “progreso evidente”.

Que una invención tenga “características sustantivas destacadas” significa que la invención es clara y sustancialmente diferente del estado de la técnica; para examinarla se suele seguir la “regla de los tres pasos”. Que una invención “represente un progreso evidente” significa que la invención puede producir efectos técnicos ventajosos en comparación con el estado de la técnica.

Al evaluar si una invención posee o no carácter inventivo, no solo se tiene en cuenta la solución técnica en sí, sino también el sector técnico al que pertenece la invención, el problema técnico resuelto y los efectos técnicos producidos por la invención. La invención debe considerarse en su conjunto. Al evaluar el carácter inventivo, se permite combinar diferentes soluciones técnicas divulgadas en uno o más estados de la técnica para evaluar la invención reivindicada. Esto difiere del principio de “comparación separada” en la evaluación de la novedad.

4.7.6.1 Evaluación de las características sustantivas destacadas

Determinar si una invención tiene características sustantivas destacadas consiste en determinar si, para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente, la invención reivindicada no es evidente en comparación con el estado de la técnica. Si la invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica, entonces no tiene características sustantivas destacadas; en cambio, si no es evidente, sí las tiene.

Normalmente, se siguen tres pasos para determinar si una invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica. El primer paso consiste en determinar el estado de la técnica más próximo. El estado de la técnica más próximo se refiere a la solución técnica del estado de la técnica que está más estrechamente relacionada con la invención reivindicada. Esto se convierte en la base para determinar si la invención reivindicada tiene o no características sustantivas prominentes. Cabe señalar que, al determinar el estado de la técnica más próximo, se considera en primer lugar el estado de la técnica en el mismo sector técnico o en sectores similares. El segundo paso consiste en determinar las características distintivas de la invención y el problema técnico efectivamente resuelto por la invención. El tercer y último paso consiste en determinar si la invención reivindicada es evidente o no para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

4.7.6.1.1 Determinación de las características técnicas distintivas

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Oerlikon Textile GmbH contra Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,¹⁴⁵ la Corte Popular Suprema estableció que el concepto inventivo de una invención se tiene en cuenta al determinar las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más próximo. Si el concepto inventivo de la invención es la combinación de elementos técnicos correspondientes y el estado de la técnica no ha divulgado ni explícita ni implícitamente las enseñanzas de tal combinación ni ha divulgado los efectos técnicos que pueden producirse mediante dicha combinación, la combinación de elementos técnicos reivindicada por la invención debe tratarse como un todo al determinar las características técnicas distintivas. No es apropiado determinar las características técnicas distintivas basándose en un único elemento técnico.

4.7.6.1.2 El problema técnico efectivamente resuelto

Para determinar el “problema técnico efectivamente resuelto” —como se menciona en el segundo paso de la regla los tres pasos— se analizan en primer lugar las características técnicas distintivas de la invención reivindicada cuando se comparan con el estado de la técnica más próximo. Luego, el problema técnico efectivamente resuelto por la invención se determina basándose en los efectos técnicos que las características técnicas distintivas consiguen en la invención reivindicada.

El artículo 13 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Cuando los efectos técnicos que las características distintivas logran en la solución técnica definida en las reivindicaciones no se especifican en la descripción y los dibujos adjuntos, el tribunal popular puede determinar el problema técnico efectivamente resuelto que puede reconocer una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente sobre la base del conocimiento común general en la técnica, la relación entre las características técnicas distintivas y otras características técnicas en las reivindicaciones y el papel de las características técnicas distintivas en la solución técnica definida en las reivindicaciones.

Si la determinación hecha por la decisión acusada no indica o indica incorrectamente el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones, la evaluación del carácter inventivo por parte del tribunal popular sobre las reivindicaciones, de conformidad con la ley, no se verá afectada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Edan contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁴⁶ la Corte Popular Suprema estableció que el problema técnico efectivamente resuelto por la invención se refiere a la tarea técnica que mejora el estado de la técnica más próximo para lograr mejores efectos técnicos. El problema técnico se identifica comparando la invención con el estado de la técnica más próximo y no sobre la base del estado de la técnica que aparece en la descripción.

En un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de patente de invención, en la causa Strix Ltd contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁴⁷ la Corte Popular Suprema estableció que las funciones y los efectos técnicos de las características técnicas distintivas son la base fundamental para identificar el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones. Al determinar cuáles son las funciones y los efectos técnicos, el tribunal popular prestará atención a si la solución técnica definida en las reivindicaciones se corresponde con la solución técnica con funciones y efectos técnicos específicos que aparece en la descripción. Si existe una diferencia sustancial entre ellas, las funciones y los efectos técnicos que pueden lograrse mediante las características técnicas distintivas se determinarán de acuerdo con las circunstancias específicas de la solución técnica definida en las reivindicaciones.

En una apelación de una controversia sobre la invalidación de un modelo de utilidad, en la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Shandong Haowo Electric Co.,¹⁴⁸ la Corte Popular Suprema estableció que, al determinar el problema técnico efectivamente resuelto por la invención, el tribunal popular no subestimará el carácter inventivo de la patente exigiendo la generalización ni sobreestimará el carácter inventivo simplemente considerando los roles, las funciones o los efectos técnicos de las características técnicas distintivas en la solución técnica patentada como el problema técnico efectivamente resuelto por la invención.

4.7.6.1.3 Motivación técnica

La motivación técnica debe determinarse a la luz del estado de la técnica en su conjunto, es decir, si existe la motivación técnica de aplicar las características técnicas distintivas al estado de la técnica más próximo para resolver el problema técnico existente (es decir, el problema técnico efectivamente resuelto por la invención). Por otro lado, impulsa a una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente a mejorar el estado de la técnica más próximo y llegar a la invención reivindicada cuando se enfrenta a un problema técnico. Se suele considerar que existe tal motivación técnica en el estado de la técnica en las siguientes circunstancias:

• Las características técnicas distintivas son de conocimiento común (por ejemplo, medios habituales en la técnica o medios técnicos divulgados en libros de texto o de referencia para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).
• Las características técnicas distintivas son medios técnicos relacionados con el estado de la técnica más próximo (por ejemplo, los medios técnicos divulgados en otras partes del mismo documento de referencia son los mismos que la función de las características distintivas en la invención reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).
• Las características técnicas distintivas son medios técnicos pertinentes divulgados en otro documento de referencia que son los mismos que la función de las características técnicas distintivas en la invención reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁴⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la solución técnica de la patente en este caso era un todo y que las características técnicas contenidas en ella no estaban aisladas. Por lo tanto, las características técnicas no podían separarse y no podía ignorarse su función en el conjunto de la solución técnica. Al determinar si una característica técnica particular del estado de la técnica es igual o equivalente a una característica técnica esencial de la patente, el tribunal popular deberá considerar si desempeña la misma función en las respectivas soluciones técnicas.

En la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de patente de invención, en la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus University Medical Center,¹⁵⁰ la Corte Popular Suprema estableció que, cuando se enfrenta al problema técnico que debe resolverse, la motivación técnica que una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede aprender del estado de la técnica debe consistir, en principio, en medios técnicos específicos y definidos en lugar de ideas abstractas o líneas generales de investigación. Determinar la motivación técnica del estado de la técnica basándose únicamente en la coherencia de una dirección de investigación o en exigencias abstractas y generales en el sector técnico puede dar lugar a un error de análisis ex post facto y el carácter inventivo de la invención puede subestimarse.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de un modelo de utilidad, en la causa Shenzhen DJ Lingmou Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁵¹ la Corte Popular Suprema estableció que la cuestión de si el planteamiento de un nuevo problema técnico o el descubrimiento de un defecto técnico en el estado de la técnica se tiene en cuenta en la evaluación del carácter inventivo depende de las circunstancias específicas del caso. En determinadas circunstancias, el “planteamiento de un nuevo problema técnico” y el “descubrimiento de un defecto técnico” pueden ser más importantes que la “solución de un problema técnico”. En la evaluación del carácter inventivo, no tener en cuenta si el problema planteado es evidente para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede conducir a un error del análisis ex post facto.

4.7.6.2 Evaluación del progreso evidente

Al evaluar si una invención representa o no un progreso evidente, la consideración principal debe ser si la invención produce o no efectos técnicos ventajosos. Normalmente, se considera que una invención produce efectos técnicos ventajosos y representa un progreso evidente cuando:

• la invención produce mejores efectos técnicos en comparación con el estado de la técnica;
• la invención proporciona una solución técnica con un concepto técnico diferente que puede producir efectos técnicos que están sustancialmente al mismo nivel que los del estado de la técnica;
• la invención representa una nueva tendencia de desarrollo técnico; o
• a pesar de los efectos negativos en algunos aspectos, la invención produce efectos técnicos positivos sobresalientes en otros aspectos.

4.7.6.2.1 Otros factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación del carácter inventivo

4.7.6.2.2 Producción de efectos técnicos inesperados

El efecto técnico de una invención es un factor importante en la evaluación del carácter inventivo. Si, en comparación con el estado de la técnica, los efectos técnicos producidos por la invención representan un evidente cambio cualitativo o un cambio cuantitativo que no puede ser razonablemente esperado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente, se producen efectos técnicos inesperados. Al determinar si existen efectos técnicos inesperados, es necesario considerar de forma integral las características del sector técnico al que pertenece la invención, especialmente la previsibilidad de los efectos técnicos y la motivación técnica en el estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Boehringer Ingelheim GmbH contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁵² la Corte Popular Suprema evaluó el carácter inventivo de un compuesto cristalino novedoso y estableció que, aunque los compuestos cristalinos pueden diferir en parámetros físicos y químicos debido a su diferente organización molecular, siguen siendo compuestos. Por lo tanto, las disposiciones relativas al carácter inventivo de las invenciones químicas de las Directrices para el Examen de Patentes son aplicables a la evaluación de su carácter inventivo. Para evaluar el carácter inventivo de los cristales, debe considerarse la estructura microscópica del cristal junto con el hecho de si aporta o no efectos técnicos inesperados.

4.7.6.2.3 Lograr el éxito comercial

Cuando resulte difícil evaluar el carácter inventivo de una solución técnica con la regla de los tres pasos o se llegue a la conclusión preliminar de que una solución técnica carece de carácter inventivo, desde la perspectiva del efecto motivador en la sociedad y la economía, se puede considerar el éxito comercial. Si el éxito comercial de la solución técnica se atribuye a otras razones, como un avance en las técnicas de venta o la publicidad, no se utiliza como base para evaluar el carácter inventivo.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidez de un modelo de utilidad, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Hu Ying,¹⁵³ la Corte Popular Suprema estableció que el éxito comercial es una consideración secundaria en la evaluación del carácter inventivo. Lo que debe evaluarse es si la invención o el modelo de utilidad ha alcanzado realmente el éxito comercial y si este se debe directamente a las características técnicas de la solución técnica de la invención o del modelo de utilidad (que mejoran en comparación con el estado de la técnica) y no a otros factores. La causa inmediata del éxito comercial de una invención o de un modelo de utilidad se destacará al evaluar el carácter inventivo. Por lo tanto, en tales casos, es necesario llevar a cabo un análisis detallado de las causas del éxito comercial para excluir la influencia de factores distintos de las características técnicas en dicho éxito.

4.7.6.2.4 Determinación de doctrinas contrarias

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Chongqing Lifan Automobile Sales Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁵⁴ la Corte Popular Suprema estableció que una “doctrina contraria” determinada en la decisión del acusado suele ser relativa a motivaciones técnicas. Al considerar si existe o no una doctrina contraria en el estado de la técnica, el tribunal popular realizará el análisis y la determinación basándose en los conocimientos y las capacidades cognitivas de una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente y tomará el estado de la técnica como un todo. En el caso de un documento de patente que constituya el estado de la técnica, el defecto técnico registrado en la técnica anterior se considera la percepción subjetiva del solicitante de la patente y no el conocimiento objetivo de una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente. Una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no estará necesariamente limitada por el contenido relacionado con el defecto técnico y, por lo tanto, no podrá encontrar la motivación técnica correspondiente en el estado de la técnica. Además, incluso si se indica un defecto técnico, sigue siendo necesario observar si está relacionado con el problema técnico efectivamente resuelto por las características técnicas distintivas y con la determinación de la motivación técnica.

4.7.7 Utilidad práctica

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece que “la utilidad práctica significa que la invención o el modelo de utilidad puede fabricarse o utilizarse y puede producir efectos positivos”. En un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una solicitud de patente de invención, en la causa Gu Qingliang contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁵⁵ la Corte Popular Suprema estableció que la expresión “que puede fabricarse o utilizarse” significa que la solución técnica de la invención o del modelo de utilidad puede fabricarse o utilizarse en una industria. La utilidad práctica de una solicitud de patente de invención significa que la propia solución técnica se ajusta a las leyes de la naturaleza, puede aplicarse en la práctica y puede reproducirse industrialmente. En este caso, la solicitud objeto de controversia infringía la ley de conservación de la energía y, por lo tanto, no podía fabricarse ni utilizarse en la industria.

4.7.8 Las reivindicaciones deben estar claramente definidas

El artículo 26.4 de la Ley de Patentes prevé que “las reivindicaciones se basarán en la descripción y definirán de manera clara y concisa el alcance de la protección conferida por la patente”.

El artículo 7 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Cuando, sobre la base de la descripción y los dibujos adjuntos, una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente opine que las reivindicaciones están comprendidas en alguna de las siguientes circunstancias, el tribunal popular determinará que las reivindicaciones no cumplen lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes sobre la definición clara del alcance de la protección de patente:

1. 1) no se especifica el tipo de objeto de la invención;
2. 2) el significado de las características técnicas en las reivindicaciones no puede determinarse razonablemente; y
3. 3) existen contradicciones evidentes entre las características técnicas y dichas contradicciones no pueden explicarse razonablemente.

Que las reivindicaciones sean claras significa, en primer lugar, que cada reivindicación debe serlo y, en segundo lugar, que todas las reivindicaciones deben ser claras como un todo.

4.7.9 Divulgación suficiente de la descripción

El artículo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “la descripción de la invención o del modelo de utilidad deberá ser clara y completa, de manera que una persona experta en la materia pueda llevarla a cabo”. En la práctica judicial, este requisito de la descripción suele denominarse “divulgación suficiente”.

4.7.9.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

El artículo 6.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Cuando la falta de divulgación suficiente del contenido técnico específico en la descripción dé lugar a cualquiera de las siguientes circunstancias en la fecha de presentación, el tribunal popular determinará que la descripción y las reivindicaciones relativas al contenido técnico específico incumplen el artículo 26.3 de la Ley de Patentes:

1. 1) la solución técnica especificada en las reivindicaciones no puede ponerse en práctica;
2. 2) el problema técnico de la invención o del modelo de utilidad no puede resolverse mediante la práctica de la solución técnica definida en las reivindicaciones; y
3. 3) para determinar si la solución técnica definida en una reivindicación puede resolver el problema técnico de la invención o del modelo de utilidad, es indispensable un trabajo excesivo.

Cuando el contenido técnico específico no está suficientemente divulgado en la descripción, el tribunal popular determinará que las reivindicaciones concretas relacionadas con el contenido técnico específico infringen las disposiciones del artículo 26.3 de la Ley de Patentes en lugar de determinar de forma general que toda la patente o todas las reivindicaciones no cumplen dichas disposiciones.

En cuanto a los datos experimentales suplementarios, el artículo 10 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que “cuando el solicitante de una patente de producto farmacéutico presente datos experimentales suplementarios después de la fecha de presentación para demostrar que la solicitud de patente se ajusta al artículo 22.3 y al artículo 26.3 de la Ley de Patentes, entre otras disposiciones, el tribunal popular examinará los datos.

4.7.9.2 Causas destacadas

En cuanto a la relación entre el carácter inventivo y la divulgación suficiente de la descripción, en la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una patente de invención, en la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus University Medical Center,¹⁵⁶ la Corte Popular Suprema estableció que ambos tienen funciones diferentes en el Derecho de patentes y siguen lógicas distintas. En principio, lo que debe examinarse en virtud de los requisitos jurídicos de divulgación suficiente no debe tenerse en cuenta en la evaluación del carácter inventivo.

Con respecto a la divulgación suficiente de la descripción de la invención de un producto compuesto, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Warner-Lambert Co.,¹⁵⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

• Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley de Patentes, los tres requisitos —que la solución técnica especificada pueda ponerse en práctica, que los problemas técnicos puedan resolverse y que puedan producirse los resultados esperados— deben cumplirse al mismo tiempo. El tribunal popular determinará en primer lugar si una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede poner en práctica la solución técnica de acuerdo con el contenido divulgado en la descripción. Luego, determinará si el problema técnico puede resolverse y si se producen los efectos técnicos deseados. No tiene sentido confirmar si la solución técnica puede resolver los problemas técnicos correspondientes y lograr los efectos técnicos en comparación con el estado de la técnica antes de determinar si de verdad puede ponerse en práctica la solución técnica.
• La identificación, la fabricación y el uso del producto químico se registrarán en la descripción de la invención del producto químico.

Si la invención es un compuesto, la descripción debe indicar su estructura química y los parámetros de rendimiento químico y físico relacionados con el problema técnico que debe resolver la invención, de modo que una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente pueda reconocer claramente el producto químico basándose en dicha descripción.

En cuanto a la determinación de la divulgación suficiente en relación con la invención de un producto en el campo de la química, en un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una solicitud de patente de invención, en la causa Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁵⁸ la Corte Popular Suprema estableció que los requisitos para la divulgación de los usos y efectos de tales invenciones están determinados por las características de las invenciones en ese sector. En la mayoría de los casos, es difícil predecir, sin pruebas experimentales, si una invención química puede llevarse a la práctica y qué usos o efectos tiene. Por lo tanto, cuando una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no pueda predecir, basándose en el estado de la técnica, si un compuesto nuevo tiene los usos o efectos que aparecen en la descripción, la descripción de la patente debe especificar los datos experimentales cualitativos o cuantitativos que demuestren que el compuesto puede lograr los usos declarados o los efectos esperados.

4.7.10 Las reivindicaciones deben estar fundadas en la descripción

El artículo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “las reivindicaciones se basarán en la descripción y definirán de manera clara y concisa el alcance de la protección conferida por la patente”.

4.7.10.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

En cuanto a la indicación en la Ley de Patentes de que las reivindicaciones deben fundarse en la descripción, el artículo 8 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además lo siguiente:

Si, después de leer la descripción y los dibujos adjuntos, una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no puede alcanzar directamente o generalizar de manera razonable la solución técnica definida en una reivindicación en la fecha de presentación, el tribunal popular determinará que la reivindicación no cumple lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes, donde se establece que “las reivindicaciones estarán fundadas en la descripción”.

La principal consideración de esta disposición es que los titulares y solicitantes de patentes pueden generalizar razonablemente una reivindicación sobre la base del contenido técnico divulgado en la descripción y los dibujos adjuntos, en lugar de limitarse a las formas de realizar la invención. En consecuencia, el alcance de la protección de una patente se adapta a la contribución técnica, al grado de innovación y al contenido técnico divulgado en la descripción.

Según lo dispuesto en el artículo 6.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal rechazará el argumento de una parte interesada de que una reivindicación cumple lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes cuando se base únicamente en un contenido técnico específico que no se haya divulgado suficientemente en la descripción.

4.7.10.2 Causas destacadas

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Sensing Electronics Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁵⁹ la Corte Popular Suprema estableció que “basadas en la descripción” del artículo 26.4 de la Ley de Patentes implica principalmente la relación entre las reivindicaciones y la descripción. En consecuencia, el contenido pertinente de la descripción se utilizará como base para determinar el problema técnico resuelto y el efecto técnico logrado por la patente. Aunque las reivindicaciones tengan carácter inventivo, sigue siendo necesario determinar si las características técnicas que se mencionan en las reivindicaciones (incluidas las características técnicas distintivas) y las soluciones técnicas definidas por las reivindicaciones en su conjunto están debidamente generalizadas de conformidad con el artículo 26.4 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Ren Xiaoping contra Apple Electronic Products Commerce (Beijing) Co.,¹⁶⁰ la Corte Popular Suprema estableció que una reivindicación que define el alcance de la protección utilizando dos o más características técnicas de rango numérico diferentes se considera fundada en la descripción si una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede encontrar una correspondencia entre esas características técnicas y averiguar el método de explotación específico, en consonancia con la finalidad de la invención mediante un número limitado de experimentos y puede excluir las soluciones técnicas que no pueden alcanzar la finalidad de la invención sin un trabajo excesivo.

4.7.11 En las reivindicaciones independientes se deben indicar las características técnicas esenciales necesarias para la solución del problema técnico

El artículo 20.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece que “la reivindicación independiente deberá esbozar la solución técnica de una invención o de un modelo de utilidad e indicar las características técnicas esenciales necesarias para la solución del problema técnico”. Según esta disposición, solo es necesario observar si la reivindicación independiente carece de las características técnicas esenciales. Si una reivindicación independiente se declara inválida o se abandona o si otras reivindicaciones dependientes de la reivindicación independiente se convierten en nuevas reivindicaciones independientes, también deberán cumplirse estas disposiciones.

En cuanto a la determinación de la falta de características técnicas esenciales y su relación con el requisito de que las reivindicaciones se funden en la descripción, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Elecon Asia SA contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁶¹ la Corte Popular Suprema estableció que, para determinar si una reivindicación independiente carece de características técnicas esenciales, la clave es observar si se han mencionado las características técnicas esenciales en la reivindicación independiente para resolver el problema técnico, es decir, si existen o no características técnicas esenciales. En relación con la cuestión de si las características técnicas esenciales están debidamente generalizadas y si pueden fundarse en la descripción, dicho examen se llevará a cabo de manera independiente, conforme a lo establecido en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes.

4.7.12 Las modificaciones no pueden exceder el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales

En el artículo 33 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Un solicitante puede modificar sus documentos de solicitud de patente, si bien cuando se trate de una invención o un modelo de utilidad la modificación no puede exceder el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales, y si se trata de un diseño, no puede ir más allá del alcance de la divulgación tal como se muestra en los dibujos o las fotografías originales.

En la práctica judicial, este tipo de modificación también se conoce como una “modificación que excede el alcance de aplicación”.

4.7.12.1 Evaluación

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Zheng Yali contra Seiko Epson Corp.,¹⁶² la Corte Popular Suprema estableció que el contenido de la descripción y las reivindicaciones originales abarca, en primer lugar, el contenido expresamente mencionado en textos o gráficos en la descripción (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales y, en segundo lugar, el contenido que puede deducir directa y explícitamente una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente después de analizar de forma integral la descripción (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales, siempre que el contenido derivado sea evidente para la persona experta.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Shimano contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁶³ la Corte Popular Suprema estableció que “el contenido de la descripción y las reivindicaciones originales” puede ser plasmado por el contenido divulgado en texto y gráficos en la descripción (y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales y por el contenido que pueda ser determinado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente pertinente sobre la base de la descripción (y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales. Para determinar si la modificación de una solicitud de patente excede el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales, las observaciones presentadas por las partes solo pueden utilizarse como referencia para comprender la descripción y las reivindicaciones y no como prueba concluyente.

4.7.12.2 Modificación de las reivindicaciones en los procedimientos de invalidación

El artículo 69 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En el curso del examen de una solicitud de invalidación, el titular de la patente de invención o del modelo de utilidad de que se trate podrá modificar las reivindicaciones, pero no podrá ampliar el alcance de la protección de la patente original.

El titular de la patente de invención o del modelo de utilidad en cuestión no podrá modificar la descripción ni los dibujos adjuntos y el titular de la patente de diseño de que se trate no podrá modificar los dibujos, las fotografías ni la breve explicación del diseño.

En las Directrices para el Examen de Patentes se establecen los principios y las modalidades de modificación en los procedimientos de invalidación.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Alfa Laval Corporate AB contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁶⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, en los procedimientos de invalidación, las modificaciones de las reivindicaciones no deben exceder el contenido incluido en la descripción y las reivindicaciones originales y no deben ampliar el alcance de la protección de la patente original. En consecuencia, debe tenerse en cuenta tanto la eficiencia del examen administrativo como la justa protección de la contribución del titular de la patente. Es inapropiado imponer una restricción excesivamente estricta a las formas de modificación; de lo contrario, tales restricciones serán un castigo para las reivindicaciones que estén redactadas de forma inadecuada. Al añadir a una reivindicación independiente las características técnicas adicionales mencionadas en una reivindicación dependiente, la reivindicación independiente se define mejor y el alcance de la protección de la reivindicación independiente original se reduce en lugar de ampliarse. Al mismo tiempo, esto no perjudica el efecto publicitario de la patente original ni el interés de la confianza del público a partir de los documentos originales de la patente. Por lo tanto, dichas modificaciones se deberán aceptar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Beijing Winsunny Pharmaceuticals Co.,¹⁶⁵ la Corte Popular Suprema estableció que el principio de modificación de una reivindicación de tipo Markush es que la modificación no generará un único compuesto o clase de compuestos con nuevas propiedades y funciones. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.