Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.7.2 Indemnizaciones por daños y perjuicios

En el artículo 284 de la Ley de Patentes se dispone lo siguiente:

Si el tribunal falla a favor del demandante, le concederá una indemnización por daños y perjuicios adecuada para compensar la infracción, pero en ningún caso inferior a una regalía razonable por el uso que el infractor haya hecho de la invención, junto con los intereses y las costas que establezca el tribunal. Cuando el jurado no contemple la indemnización por daños y perjuicios, el tribunal la evaluará. En cualquier caso, el tribunal puede aumentar la cuantía de las indemnizaciones por daños y perjuicios hasta el triple de la cantidad constatada o evaluada. Las indemnizaciones por daños y perjuicios incrementadas que figuran en este párrafo no se aplicarán a los derechos provisionales del artículo 154.d) de este título. El tribunal puede ayudarse de pruebas periciales para determinar la cuantía de las indemnizaciones por daños y perjuicios o las regalías razonables en estas circunstancias.

En el artículo 286 se establece una prescripción de derechos de seis años que impide a los titulares de patentes reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por cualquier acto ilícito cometido más de seis años antes de la presentación de la demanda o la reconvención por infracción.

10.7.2.1 Indemnizaciones por daños y perjuicios reales

Los tribunales aplican varios criterios para calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios “adecuadas para compensar” la infracción de un demandado. Para recuperar los beneficios perdidos, el titular de la patente debe demostrar una relación causal entre la infracción y su lucro cesante.²⁴⁵ Como consecuencia, el titular de la patente debe demostrar “una probabilidad razonable de que ‘de no haber sido por’ la actividad ilícita, el titular de la patente habría realizado las ventas del infractor”.²⁴⁶ Uno de los métodos aceptados “pero no exclusivos” para establecer la causalidad “de no haber sido por” es la prueba de los cuatro factores “DAMP” (por sus siglas en inglés), según la cual el titular de la patente debe demostrar:

1. 1) la demanda del producto patentado;
2. 2) la ausencia de sustitutos aceptables que no sean ilícitos;
3. 3) la capacidad de producción y comercial para satisfacer la demanda; y
4. 4) los beneficios que habría obtenido.²⁴⁷

Además, el titular de la patente debe demostrar que un competidor infractor en el mercado de referencia podía prever razonablemente los daños o debería haberlo hecho.²⁴⁸

Además del lucro cesante, el titular de la patente puede recuperar las ventas accesorias y las pérdidas debidas a la disminución de los precios:

El término “venta accesoria” hace referencia a la relación entre la venta de un producto patentado y un producto no patentado funcionalmente asociado. El titular de la patente puede recuperar el lucro cesante sobre los componentes no patentados vendidos con un producto patentado, una venta accesoria, si tanto los productos patentados como no patentados “se consideran, en conjunto, componentes de un solo conjunto o partes de una máquina completa o si juntos constituyen una unidad funcional”.²⁴⁹

Para obtener una indemnización por la disminución de los precios, el titular de la patente debe demostrar que “de no haber sido por” la infracción, habría vendido su invención patentada a un precio más alto.²⁵⁰ Asimismo, los titulares de las patentes deben demostrar el número de productos que habrían vendido a este precio. Así, “la teoría de la disminución de los precios del titular de la patente debe tener en cuenta el carácter o la definición del mercado y las similitudes entre un mercado de referencia y el mercado en el que se supone que se ha producido la disminución de los precios, así como el efecto de la hipotética subida de los precios en el número de ventas probables a ese precio en ese mercado”.²⁵¹

10.7.2.2 Regalía razonable

De acuerdo con el artículo 284 del título 35 del USC, el titular de la patente no puede recuperar una cantidad menor a una regalía razonable sobre las ventas del infractor por las que él no ha demostrado tener derecho a lucro cesante.²⁵² Las regalías razonables pueden calcularse a partir de las regalías establecidas (si existen) o, más habitualmente, de una negociación hipotética entre el titular de la patente y el infractor cuando comenzó la infracción.²⁵³

La negociación hipotética (durante la cual se asume que las reivindicaciones de las patentes son válidas y se infringen) trata de “recrear la situación de negociación de licencias ex ante y describir el acuerdo resultante”.²⁵⁴ Las pruebas pertinentes para calcular la regalía razonable pueden referirse no solo a los hechos ocurridos antes de la fecha de la negociación hipotética, sino también a los acontecimientos producidos después de esa fecha.²⁵⁵

La determinación de la regalía razonable basada en la negociación hipotética implica habitualmente un análisis de los factores establecidos en la causa Georgia-Pacific Corp. c. U.S. Plywood Corp.:²⁵⁶

1. 1) Las regalías recibidas por el titular de la patente por la concesión de licencias de la patente objeto del litigio, que demuestren o tiendan a demostrar una regalía establecida.
2. 2) Las tarifas pagadas por el licenciatario por el uso de otras patentes similares a la patente objeto del litigio.
3. 3) El carácter y el alcance de la licencia, ya sea exclusivo o no exclusivo; o restringido o no en términos de territorio o con respecto a las personas a las que se puede vender el producto fabricado.
4. 4) La política y el programa de comercialización establecido por el licenciante para mantener el monopolio de su patente mediante la no concesión de licencias a otras personas para el uso de la invención o mediante la concesión de licencias en condiciones especiales concebidas para mantener ese monopolio.
5. 5) La relación comercial entre el licenciante y el licenciatario, por ejemplo, la existencia de competidores en el mismo territorio en la misma línea de negocio o el hecho de que sean inventor y promotor.
6. 6) El efecto de la venta de la especialidad patentada en la promoción de las ventas de otros productos del licenciatario, el valor existente de la invención para el licenciante como generador de ventas de sus productos no patentados y el alcance de dichas ventas derivadas o accesorias.
7. 7) La duración de la patente y el período de validez de la licencia.
8. 8) La rentabilidad establecida del producto obtenida con la patente, su éxito comercial y su popularidad actual.
9. 9) La utilidad y las ventajas del producto patentado sobre los modos o dispositivos antiguos, de haberlos, que se hubieran utilizado para obtener resultados similares.
10. 10) El carácter de la invención patentada, el carácter de la materialización comercial de este como propiedad y producto del licenciante y los beneficios de las personas que han utilizado la invención.
11. 11) El grado en que el infractor ha hecho uso de la invención y las pruebas que demuestran el valor de ese uso.
12. 12) La parte de los beneficios o del precio de venta que puede ser habitual en la empresa concreta o en empresas similares para permitir el uso de la invención o de invenciones análogas.
13. 13) La parte de los beneficios realizables que deberían atribuirse a la invención, diferenciada de los elementos no patentados, el proceso de fabricación, los riesgos empresariales o las características o mejoras significativas añadidas por el infractor.
14. 14) La declaración de peritos cualificados.
15. 15) El importe que un licenciante (como el titular de una patente) y un licenciatario (como el infractor) habrían acordado (en el momento en el que comenzó la infracción) si ambos hubieran intentado, de manera razonable y voluntaria, llegar a un acuerdo; es decir, el importe que un licenciatario prudente —que deseara, como propuesta de negocio, obtener una licencia para fabricar y vender un artículo particular que incorpore la invención patentada— habría estado dispuesto a pagar en concepto de regalía y, sin embargo, ser capaz de obtener un beneficio razonable y el importe que habría sido aceptable para un titular prudente de una patente que estuviera dispuesto a conceder la licencia.²⁵⁷

Normalmente, para el cálculo de la regalía razonable se necesita la base de la regalía y la tarifa por regalías. La determinación es relativamente sencilla cuando la demanda de un producto final comprende una sola tecnología patentada, como un medicamento con un ingrediente activo patentado. La base de la regalía más sensata sería normalmente los ingresos por ventas totales del producto final, algo que se suele denominar el valor total de mercado.²⁵⁸ La tarifa por regalías incluiría los tratamientos alternativos (que pueden ser escasos), los costos de comercialización y los de fabricación.

El Derecho de patentes ha tenido que lidiar durante mucho tiempo con el prorrateo del valor de las patentes cuando una patente solo cubre un componente de un producto mayor.²⁵⁹ El problema se ha agravado particularmente en los litigios sobre patentes modernos como consecuencia del creciente uso de los jurados llamados a prorratear el valor basándose en análisis periciales económicos complejos y a menudo muy divergentes.

En general, el titular de una patente que solicita una regalía razonable debe ofrecer pruebas sustanciales que respalden su elección de la base de la regalía y la tarifa por regalías. “[C]uando se trata de productos formados por varios componentes, la norma vigente es que la combinación final de la base de la regalía y la tarifa por regalías deben reflejar el valor atribuible a los elementos ilícitos del producto, y nada más”.²⁶⁰ El Circuito Federal ha advertido de que “la dependencia del valor total de mercado puede confundir al jurado, que puede que cuente con menos recursos para comprender el grado en que la tarifa por regalías tendría que desempeñar su función en estos casos”.²⁶¹

Para limitar el riesgo de concesiones demasiado elevadas en causas con varios componentes, el Circuito Federal ha orientado la base de las regalías hacia la unidad de uso de patentes vendible más pequeña o “SSPPU”.²⁶² El Circuito Federal adoptó este marco en la causa LaserDynamics Inc. c. Quanta Computer, Inc.,²⁶³ en la que se sostiene que “generalmente, es necesario que las regalías no se basen en el producto en su conjunto, sino en la ‘unidad de uso de patentes vendible más pequeña’. […] La norma del valor total de mercado es una pequeña excepción a esta norma general”.²⁶⁴

10.7.2.2.1 Regalías recurrentes tras la denegación de medidas cautelares permanentes

Si un tribunal determina que no está justificada la aplicación de medidas permanentes, puede establecer una regalía recurrente adecuada por el uso continuado de la invención patentada por parte del infractor (a menos que el jurado haya concedido explícitamente indemnizaciones por daños y perjuicios causados por infracciones futuras). En el caso de que las partes no puedan negociar un acuerdo sobre las regalías por convenio mutuo, el tribunal puede imponer una regalía recurrente.²⁶⁵ No existe ningún derecho en virtud de la séptima enmienda por el que el jurado pueda establecer una regalía recurrente. De hecho, la determinación por parte de un jurado de una regalía razonable no obliga al tribunal a imponer una regalía recurrente.²⁶⁶ Esto se debe a que existe una diferencia entre una regalía razonable por la infracción previa al veredicto y las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por una infracción posterior al veredicto, debido al cambio que se produce en la relación jurídica entre las partes y a otros factores económicos.²⁶⁷ No obstante, si la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios en concepto de regalías por parte del jurado es una cifra global que incluye una regalía por las ventas futuras, la determinación de la regalía por parte del jurado impide que se realicen concesiones adicionales.²⁶⁸ En cualquier caso, el tribunal debe proporcionar una explicación razonada de la regalía recurrente que impone. En particular, el tribunal puede tener en cuenta pruebas adicionales sobre cualquier factor económico adicional pertinente para establecer una regalía por el uso continuado de la invención patentada después de la emisión del veredicto.

Para determinar la cuantía de una regalía recurrente, el tribunal de distrito debe tener en cuenta lo siguiente:

el cambio en las posturas de negociación de las partes y el cambio resultante en las circunstancias económicas como consecuencia de la determinación de la responsabilidad —por ejemplo, la probabilidad de éxito del infractor en la apelación, la capacidad del infractor para cumplir inmediatamente con las medidas, […] etc.— así como las pruebas y los argumentos considerados importantes para la concesión de las medidas y la suspensión del proceso.²⁶⁹

Los tribunales de distrito han planteado la determinación de regalías recurrentes de múltiples formas. Algunos han empleado los factores del asunto Georgia-Pacific,²⁷⁰ pero los han modificado para suponer que la negociación hipotética se produjo después de la determinación de la validez y la infracción de la patente, cuando el infractor debe considerar la posibilidad de que el titular de la patente pueda obligarlo a abandonar el mercado en ausencia de una licencia. Para ello, algunos tribunales han señalado que, dado que el análisis anterior a la emisión del veredicto presuponía la validez y la infracción de la patente, este cambio no alterará la regalía corriente previa al fallo establecida en el veredicto. Otros tribunales, que se basan en la cita del Circuito Federal del “cambio en las posturas de negociación de las partes y el cambio resultante en las circunstancias económicas como consecuencia de la determinación de la responsabilidad”, han deducido que la negociación hipotética debería ser más favorable para el titular de la patente. Finalmente, aun reconociendo que la determinación definitiva de la regalía recurrente es una cuestión jurídica que debe determinar el tribunal, algunos tribunales someten la cuestión al jurado para que emita un veredicto consultivo, alegando la eficacia de hacerlo.

10.7.2.3 Indemnizaciones incrementadas

En el artículo 284 de la Ley de Patentes, se autoriza a los tribunales a incrementar hasta tres veces las indemnizaciones por daños y perjuicios. En la causa Halo Electronics, Inc. c. Pulse Electronics, Inc.,²⁷¹ el Tribunal Supremo interpretó esta disposición para otorgar a los tribunales de distrito una amplia discrecionalidad, aunque no ilimitada, para incrementar las indemnizaciones por daños y perjuicios hasta el triple límite. La causa Halo “evit[ó] las fórmulas rígidas para la concesión de indemnizaciones incrementadas”, pero señaló que “esta sanción debe reservarse generalmente para casos flagrantes tipificados por negligencia grave”, como la piratería “injustificable y maliciosa”, que va más allá de la infracción habitual.²⁷² La intencionalidad del demandado, una determinación de los hechos que debe realizar el jurado, es un factor importante para determinar las indemnizaciones incrementadas. Normalmente, los tribunales establecen un programa de sesiones informativas para presentar una petición de indemnizaciones incrementadas, así como otras peticiones posteriores al juicio, después del veredicto del jurado.

10.7.2.4 Intereses previos al fallo

En el artículo 284 se autoriza al titular de la patente a recuperar los intereses previos a la sentencia. El Tribunal Supremo ha sostenido que los intereses previos a la sentencia “deben concederse […] cuando no existe ninguna justificación para no concederlos”.²⁷³ Un tribunal puede conceder los intereses previos a la sentencia solo sobre las indemnizaciones compensatorias y no sobre las indemnizaciones incrementadas.²⁷⁴ Los intereses se calculan desde el momento de la infracción hasta la fecha en la que se dicta la sentencia.²⁷⁵ El tribunal de distrito tiene bastante discrecionalidad para determinar el tipo de interés previo a la sentencia y la evaluación del interés simple o compuesto sobre las indemnizaciones por daños y perjuicios.²⁷⁶