Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.2.4 Procedimientos de revisión administrativa

Los procedimientos para solicitar y conceder patentes se consideran procedimientos administrativos, que están regidos por la LPI y normas específicas del INPI (figura 3.2). Las decisiones del INPI respecto de la concesión o la denegación de una patente pueden recurrirse en un plazo de 60 días desde la decisión (artículo 212 de la LPI). No pueden recurrirse las decisiones en las que se determine la desestimación definitiva de una solicitud de patente o se admita una solicitud de patente o un certificado de adición (artículo 212.2 de la LPI).

Fuente: Adaptado y traducido (por los autores) de Núcleo de Inovação Tecnológica, Processo Resumido para Requerimento de Patentes (Resumen del proceso de solicitud de patente) (5 de junio de 2016), es.slideshare.net/AntnioSilva61/fluxograma-de-patente-resumido.

Según el artículo 221 de la LPI, los plazos del procedimiento administrativo para la concesión de una patente son continuos, lo que extingue automáticamente el derecho de realizar el acto correspondiente después de su vencimiento, a menos que la parte pruebe que no actuó por una causa justa, es decir, si la parte demuestra que se produjo un acontecimiento inesperado ajeno a su voluntad que le impidió llevar a cabo dicho acto. Para contar los plazos, se excluye la fecha de inicio y se incluye la fecha de vencimiento (artículo 222 de la LPI). Los plazos solamente comienzan a contarse a partir del primer día hábil después de la notificación, que se hace con la publicación en el órgano oficial del INPI (artículo 223 de la LPI). Respecto del procedimiento administrativo regido por la LPI, el artículo 224 aclara que, si no hay determinación expresa, el plazo que se debe tener en cuenta para la práctica del acto es de 60 días.

Cabe destacar que las acciones judiciales en relación con un asunto de protección de patente o los posibles cuestionamientos respecto de la concesión del registro se rigen por el CPC, que contiene normas específicas sobre los plazos y su cómputo.

Los actos, órdenes y decisiones del INPI en materia de propiedad industrial se publican en la RPI. Para facilitar la lectura, una tabla de códigos de órdenes y un índice numérico en las páginas iniciales de la RPI permiten seguir el progreso de la solicitud o de la patente. Los usuarios deben hacer un seguimiento de sus solicitudes a través de la RPI con el número asignado a su solicitud. El petitorio de las solicitudes de patente o el certificado de adición se notifica mediante la RPI con el código de orden 2.10.

A continuación, se efectúa el examen de forma de acuerdo con el artículo 19 de la LPI y con las demás disposiciones sobre los aspectos formales. Si no se cumplen estas disposiciones, los requisitos formales se publican con el código de orden 2.5. El usuario debe cumplir los requisitos en un plazo de 30 días, sin costo alguno, de lo contrario, se devuelve la documentación o se desestima la solicitud (artículo 21 de la LPI). Si no se cumplen los requisitos en este plazo, se desestima la solicitud y se cancela su numeración.

Si no hay requisitos formales, se notifica el código de orden 2.1. Si la solicitud está respaldada debidamente con la documentación adecuada, tras el análisis formal se procede a la protocolización de la solicitud, cuya fecha será la fecha de presentación (artículo 20 de la LPI). La solicitud se mantiene confidencial durante 18 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua (artículo 30 de la LPI). Pasados esos 18 meses, se publica la solicitud (código de orden 3.1).

En el caso de los certificados de adición, el período confidencial es de 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud principal. Cuando ya se haya publicado la solicitud principal, la solicitud del certificado de adición se publica de inmediato. Si bien el usuario puede pedir la publicación anticipada de su solicitud (código de orden 3.2), ello no significa que se vaya a adelantar el examen técnico.

Las solicitudes de patente retiradas o abandonadas también se deben publicar (artículo 29 de la LPI). Las solicitudes de retirada deben presentarse en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad más antigua (artículo 29.1 de la LPI). La retirada de una solicitud anterior que no haya producido ningún efecto otorga la prioridad a la solicitud inmediatamente posterior (artículo 29.2 de la LPI).

Es responsabilidad del solicitante hacer el seguimiento de la tramitación de su solicitud de patente. Este seguimiento puede hacerse mediante el sistema PUSH-INPI, en el que se registra el proceso deseado para recibir las publicaciones en la dirección de correo electrónico proporcionada. No obstante, esto no sustituye el seguimiento por medio de la RPI.

El solicitante o el titular de la patente tiene 60 días (plazo ordinario) a partir de la publicación en la RPI de la concesión de la patente (código de orden 9.1) para presentar pruebas de que ha pagado la tasa para la emisión de la carta patente. El pago mencionado también se puede realizar antes de que transcurran 30 días (plazo extraordinario) a partir del vencimiento del plazo anterior, si se abona una tasa específica, cuyo justificante de pago debe presentarse al INPI,²⁴ de lo contrario se desestimará la solicitud con carácter definitivo (código de orden 11.4). La resolución PR n.º 13, de 18 de marzo de 2013, regula la emisión de cartas patente en formato electrónico solamente y contiene otras disposiciones.

El solicitante o una parte interesada debe pedir el examen de fondo de la solicitud de patente en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de presentación; de lo contrario, se desestima la solicitud (artículo 33 de la LPI). En este caso, tras la notificación de la desestimación en la RPI (código de orden 11.1), el solicitante tiene 60 días para abonar una tasa de readmisión, junto con la petición de examen de la solicitud, con el objetivo de que se readmita. Si no lo hace, la solicitud se desestima de manera definitiva (código de orden 11.1.1; artículo 33.1 de la LPI). El restablecimiento se debe pedir con el formulario titulado “Petición relacionada con la solicitud, la patente o el certificado de adición” (Petição relacionada com pedido, patente ou certificado de adição). Si no se solicita la readmisión, la materia objeto de la solicitud de patente pasa a ser de dominio público. Para aclarar o definir mejor la solicitud de patente, el solicitante puede modificarla hasta la petición de examen, siempre que las modificaciones se limiten a la materia divulgada inicialmente en la solicitud (artículo 32 de la LPI).

Una vez pedido el examen, puede exigirse que se presente, en un plazo 60 días, lo siguiente (en cuyo caso, de no presentarse, se desestima la solicitud):

I. objeciones, búsqueda del estado de la técnica y resultados de examen para la admisión de una solicitud correspondiente en otros países, cuando se reivindica la prioridad;

II. los documentos necesarios para la regularización del proceso y el examen de la solicitud; y

III. una traducción simple del documento correspondiente al que se hace referencia en el artículo 16.2 de la LPI, si se ha sustituido por la declaración prevista en el párrafo 5 del mismo artículo. (Artículo 34 de la LPI)

Durante el examen técnico, se prepara un informe de búsqueda y un dictamen respecto de lo siguiente:

I. la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud;

II. la adecuación de la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada;

III. la reformulación de la solicitud o la división; o

IV. los requisitos técnicos. (Artículo 35 de la LPI)

Por lo general, esta búsqueda la realizan ingenieros y técnicos especializados en el sistema de patentes y en varios ámbitos tecnológicos. Comprueban si la redacción de la solicitud cumple con las normas legales y es compatible con el estado de la técnica, en un sondeo que puede abarcar tecnología de todas partes del mundo. En esta etapa del examen, cualquier parte interesada puede presentar comentarios y documentos.

Cuando en el dictamen se establezca que la materia no es patentable, se determine la falta de adecuación de la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada o se exija el cumplimiento de algún requisito, se notificará al solicitante para que proporcione sus comentarios en un plazo de 90 días (artículo 36 de la LPI). Si no se cumplen los requisitos exigidos, se desestima la solicitud definitivamente (artículo 36.1 de la LPI). Si se contesta al requerimiento, aunque no se satisfagan los requisitos, o se refuta su formulación, con o sin un pronunciamiento sobre la patentabilidad o adecuación, se procederá al examen (artículo 36.2 de la LPI).

Como resultado del examen, puede concluirse que la materia objeto de la solicitud es patentable (código de orden 9.1); que es necesario adaptar la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada, reformular o dividir la solicitud o cumplir determinados requisitos técnicos (código de orden 6.1); o que la materia objeto de la solicitud no es patentable (código de orden 7.1). Los requisitos exigidos deben cumplirse o el dictamen sobre la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud debe emitirse dentro del plazo de 90 días previsto en el artículo 36 de la LPI.

Una vez concluido el examen, se dicta una resolución en la que se admite o se desestima la solicitud (artículo 37 de la LPI).

3.2.4.1 Declaración de la nulidad de la patente

La nulidad de la patente se declara administrativamente cuando:

I. no se haya atendido alguno de los requisitos legales;

II. la memoria descriptiva y las reivindicaciones no cumplan con las disposiciones de los artículos 24 y 25 de la LPI, respectivamente;

III. el objeto de la patente exceda el contenido de la solicitud presentada originalmente; o

IV. al tramitar la solicitud, se haya incumplido alguna de las formalidades esenciales para la concesión de la patente. (Artículo 50 de la LPI)

Es posible que la nulidad no afecte a todas las reivindicaciones. La condición para la nulidad parcial es que las reivindicaciones restantes sean patentables por sí mismas (artículo 47 de la LPI).

La nulidad de la patente produce efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 48 de la LPI). La acción de nulidad puede iniciarla el INPI de oficio o cualquier persona con un interés legítimo en un plazo de seis meses contados a partir de la concesión de la patente (artículo 51 de la LPI). El procedimiento de nulidad continúa aunque el plazo de la patente haya vencido (artículo 51.1 de la LPI).

La primera hipótesis de una declaración administrativa de nulidad es la que se produce ante el INPI en casos en los que la infracción se debe a otras disposiciones legales contenidas en la LPI,²⁵ de conformidad con el artículo 50 de la LPI.²⁶ En este caso, incluso si la parte interesada no pide la declaración de nulidad de la patente, el INPI tiene competencia para presentar el procedimiento administrativo por iniciativa propia, de conformidad con el artículo 51 de la LPI.²⁷ Por lo tanto, es importante destacar la norma establecida en el artículo 51.1, que rige la continuidad del procedimiento de nulidad aunque la patente se haya extinguido. Como señala André Luiz Santa Cruz Ramos, “esta norma se explica por los efectos ex tunc (retroactivos) de la declaración de nulidad de la patente”.²⁸ Después de todo, aunque la patente ya se haya extinguido, la nulidad también invalida necesariamente todos los efectos producidos durante la vigencia de la patente.

Desde el momento en que se inicia el procedimiento administrativo, se sigue el debido proceso previsto en la ley. Los titulares de patente pueden ejercer su derecho de defensa²⁹ y deben presentar una declaración en un plazo de 60 días.³⁰ Luego, el INPI emite un dictamen y lo notifica al titular y a quien haya iniciado la acción en el plazo mencionado.³¹ A continuación, la presidencia del INPI decide sobre la materia para poner fin al procedimiento administrativo.³² El INPI publica la decisión sobre la acción de nulidad una vez que sea definitiva e inapelable, con el fin de notificarla a terceros (artículo 57.2 de la LPI).

3.2.4.2 Recursos

En cuanto a los recursos que se pueden presentar en la fase administrativa ante el INPI, se aplican las disposiciones de los artículos 212 a 220 de la LPI.

En el artículo 212 de la LPI se establece que, a menos que se disponga expresamente lo contrario, las decisiones mencionadas en la ley se pueden recurrir, siempre que el recurso se presente en un plazo de 60 días. Los recursos se tramitan con efectos de suspensión y de revisión plena, y en el examen del tribunal inferior se aplican todas las disposiciones pertinentes, según corresponda.

No pueden recurrirse las decisiones de desestimación definitiva o admisión de una solicitud de patente ni las de concesión de un certificado de adición (artículo 212.2 de la LPI).

No se tramitará una petición:

I. si se presenta vencido el plazo previsto en la ley; o

II. si no va acompañada del comprobante de pago de la tasa pertinente del valor correspondiente en la fecha de su presentación. (Artículo 218 de la LPI)

Se desestimarán las peticiones, las oposiciones y los recursos cuando:

I. se presenten vencido el plazo previsto en la ley;

II. no contengan fundamentos jurídicos; o

III. no vayan acompañados del comprobante de pago de la tasa correspondiente. (Artículo 219 de la LPI)

El INPI considerará válidos los actos de las partes, cuando sea posible, siempre que se cumplan los requisitos adecuados (artículo 220 de la LPI).

El recurso se notifica a las partes interesadas para que presenten, en un plazo de 60 días, sus motivos de oposición al recurso (artículo 213 de la LPI). Con el objetivo de complementar el escrito de apelación, el INPI puede exigir unos requisitos, que deben cumplirse en un plazo de 60 días (artículo 214 de la LPI). Vencido este plazo, se adopta una decisión sobre el recurso (artículo 214.1 de la LPI).

Los recursos se tramitan con efectos plenos de suspensión y de revisión y son resueltos por la presidencia del INPI. La decisión, al ser definitiva y no recurrible, pone fin al procedimiento administrativo (artículo 215 de la LPI).