Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.6 Procedimientos judiciales en materia patentes y administración de justicia

En esta sección se describe el proceso para solicitar una acción de cesación o una indemnización por daños y perjuicios por una supuesta infracción de un derecho de patente, con especial hincapié en el proceso de los tribunales de distrito. Se tratan la competencia y la asignación de causas; la conciliación; el proceso de dos fases de los tribunales de distrito para la evaluación de la infracción y la indemnización por daños y perjuicios; las disposiciones provisionales (medidas preliminares); y la revelación probatoria y la apelación. En esta sección también se indican las vías de reparación que el titular de una patente puede pedir cuando alguien infringe o es probable que infrinja un derecho de patente, como la acción de cesación, la indemnización por daños y perjuicios, las medidas para restablecer la credibilidad y la devolución del enriquecimiento injusto.

Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka adoptan el siguiente proceso de dos fases para las demandas por infracción de patente:

1. 1. fase de determinación de la infracción; el tribunal determina si se ha infringido una patente (incluida la validez de una patente); y
2. 2. fase de determinación de la indemnización por daños y perjuicios; si el tribunal concluye que se ha producido una infracción, se lleva a cabo una segunda fase para determinar la cuantía de la indemnización.

La figura 7.10 proporciona una visión general del proceso judicial de una demanda por infracción de patente.

Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka han publicado las siguientes directrices en inglés sobre el proceso de dos fases para las demandas por infracción:

• Proceedings Model for Patent Infringement Suit (Stage for Examination on Infringement) (Tribunal de Distrito de Tokio).
• Proceedings Model for Patent Infringement Suit (Stage for Examination on Damages) (Tribunal de Distrito de Tokio).
• Flow of Procedures for a Patent/Utility Model Right Infringement Suit (Tribunal de Distrito de Osaka); y
• Instructions for Proceedings of the Stage for Examination on Damages (Tribunal de Distrito de Osaka).²³²

7.6.1 Competencia y asignación de causas

Como se indica en la sección 7.3, los tribunales de distrito de Tokio y de Osaka gestionan las demandas civiles en primera instancia relativas a las supuestas infracciones de patente.²³³ Las causas por infracción de patente se asignan a los órganos colegiados de las divisiones de PI de los tribunales de distrito según su orden de presentación. Las divisiones civiles 29, 40, 46 y 47 del Tribunal de Distrito de Tokio y las divisiones civiles 21 y 26 del Tribunal de Distrito de Osaka se especializan en procedimientos por infracción de PI.

Lo habitual es que sea un órgano colegiado de tres jueces el que conozca de las causas relativas a las infracciones de patente. La determinación de los hechos no requiere un jurado y la llevan a cabo los jueces. No obstante, se asignan funcionarios judiciales de investigación (examinadores trasladados desde la JPO o abogados de patentes) para que colaboren con los jueces de los tribunales de distrito en lo que respecta a los asuntos técnicos.

Cualquier apelación contra la decisión de un tribunal de distrito relativa a una demanda por infracción de patente es competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI.²³⁴ Una parte que no esté satisfecha con una decisión del Tribunal Superior de PI puede presentar al Tribunal Supremo una apelación final o una petición para la aceptación de una apelación final.²³⁵

7.6.2 Alegaciones (demanda y contestación)

En la primera fecha de alegatos orales, el demandante presentará la demanda y el demandado, una contestación. La contestación debe resumir los argumentos que el demandado pretende aducir, a saber:

• la definición del producto o procedimiento supuestamente ilícito y una descripción de su composición;
• la admisión o la denegación de las afirmaciones realizadas en la demanda; y
• la excepción de nulidad de la patente.²³⁶

Las partes deben enviar las pruebas documentales básicas —por ejemplo, el registro o el boletín oficial de la patente, o el panfleto donde se describa el producto del demandado— junto con su descripción.

7.6.3 Tramitación temprana de la causa (actuaciones preliminares)

En la mayor parte de los casos, tras la primera fecha de alegatos orales, el tribunal refiere la causa a actuaciones preliminares para determinar y organizar las cuestiones y las pruebas. El juez que preside la sala y otro juez del órgano colegiado de tres jueces llevarán a cabo las actuaciones preliminares, durante las cuales las partes presentarán sus argumentos de manera pormenorizada.

En la primera o segunda fecha de actuaciones preliminares, el tribunal y las partes confirmarán las cuestiones en controversia y podrán decidir el calendario para las actuaciones. Dependiendo de los argumentos que se presenten en cada fecha en la que tengan lugar las actuaciones, el tribunal y las partes podrán ajustar el calendario o debatir lo que las partes deben preparar para la fecha siguiente de las actuaciones.

Durante las actuaciones preliminares, de acuerdo con el artículo 104-2 de la Ley de Patentes, si el demandado niega la descripción de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que el demandante describe en la demanda, debe preparar y presentar una descripción de esos productos o procedimientos. De acuerdo con esta descripción, el demandado presentará un resumen con alegatos acerca de si el producto o procedimiento supuestamente ilícito está dentro del alcance técnico de la invención patentada. Si el demandado defiende la excepción de nulidad de la patente, presentará un resumen donde se indique la excepción, con base en una investigación del estado de la técnica conocida públicamente, y enviará cualquier otra prueba documental pertinente y necesaria que tenga en su posesión.

El demandante también presentará un resumen que incluya sus argumentos contra la negación por parte del demandado de la infracción en lo que respecta al alcance técnico de la invención patentada, así como cualquier excepción de nulidad de la patente (incluida la excepción de corrección), y enviará cualquier prueba documental que sea necesaria para apoyar sus alegaciones.

En la tercera fecha de las actuaciones preliminares, el demandado presentará otro resumen para contestar a las alegaciones realizadas por el demandante en la anterior fecha de actuaciones preliminares acerca del alcance técnico de la invención patentada. El demandado también aportará el material complementario pertinente para respaldar la excepción de la nulidad de la patente.

En la cuarta fecha de las actuaciones preliminares, el demandante presentará resúmenes que incluyan cualquier argumento complementario relativo a la excepción de nulidad de la patente. En esta fase, se darán por concluidos los principales argumentos sobre la infracción, como la validez de la patente y sus pruebas.

7.6.4 Medidas provisionales (medidas preliminares contra la infracción de patente)

El artículo 23.2) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares establece una disposición provisional (medidas preliminares) para prohibir el suministro de bienes o servicios que infringen un derecho de patente, además de las medidas permanentes dictadas en un proceso por infracción sobre la base del fondo.²³⁷ El artículo 23.2) establece que se puede dictar una medida preliminar “cuando dicha condición sea necesaria para evitar cualquier daño sustancial o peligro inminente que pudiese ocurrirle” al titular de la patente con respecto “a la relación de los derechos en controversia”.

Si el titular de una patente vence en un proceso por infracción sobre el fondo, el tribunal le permitirá ejercer su derecho a:

• hacer cesar las actividades ilícitas;²³⁸
• exigir la eliminación de los productos ilícitos;²³⁹
• exigir una indemnización por daños y perjuicios;²⁴⁰ y
• exigir medidas para reparar la reputación del titular de la patente.²⁴¹

No obstante, si se conceden medidas preliminares contra la infracción de una patente, las únicas vías de reparación permitidas son las siguientes:

• una acción de cesación de las actividades ilícitas; y
• la retención de los productos ilícitos por parte del funcionario encargado de garantizar el cumplimiento con el objetivo de asegurar la eliminación de los productos ilícitos tras la emisión de la sentencia definitiva.²⁴²

El artículo 24 de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

Para conseguir el objetivo de una solicitud de orden de disposición provisional, el tribunal puede ordenar al [demandado (supuesto infractor)] que realice o prohíba realizar determinados actos o que cumpla con sus [obligaciones]; dictar que el objeto sea puesto en custodia; o emitir cualquier otra disposición necesaria.

Las medidas preliminares pueden solicitarse a la vez que se presenta la demanda principal. Cuando el mismo abogado represente a cada parte en ambos asuntos, lo habitual es que el tribunal examine a la vez la pretensión relativa a las medidas preliminares y la demanda principal.

7.6.4.1 Requisitos para obtener una orden de medidas preliminares

Los requisitos para que se conceda una medida preliminar son la probabilidad de que prospere la demanda respecto del fondo y la necesidad de preservar la posición del titular de la patente en espera de la determinación definitiva. El artículo 13.1) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente: “Una petición de una orden de medida provisional debe aclarar el objetivo de esta y los derechos o la relación de derechos que se deben preservar, así como la necesidad de preservarlos”.

Para mostrar que existe una probabilidad de que prospere la demanda respecto del fondo, es necesario demostrar que se ha infringido un derecho de patente, es decir, que los bienes o servicios de la otra parte están dentro del alcance técnico de la invención patentada. El demandado (supuesto infractor) puede refutarlo; para ello, debe demostrar que el derecho se debe anular en un proceso de anulación ante la JPO o que el derecho no se infringe.²⁴³

La necesidad de la medida preliminar debe demostrarse mediante pruebas prima facie que muestren un daño grave o un peligro inminente para el peticionario (el titular de la patente).

7.6.4.2 Pruebas en un proceso de medidas preliminares

La prueba requerida para obtener una medida preliminar es una versión razonablemente verosímil. El artículo 13.2) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica que una versión razonablemente verosímil debe mostrar “el derecho o la relación de derechos que se han de preservar y la necesidad de preservarlos”. Las pruebas prima facie son pruebas que el tribunal puede evaluar de forma inmediata.²⁴⁴ Se suelen proporcionar pruebas documentales, pero no está permitida la audiencia de un testigo que no se encuentre en la sala de vistas. El tribunal aceptará las pruebas prima facie que estén por encima de toda duda factual.

La prueba que se requiere en un proceso sobre el fondo es “la certeza por encima de las dudas razonables”. La carga de la prueba es menor para la versión razonablemente verosímil. No obstante, en la práctica, la prueba que se necesita para una medida preliminar suele parecerse más a la que se requiere en un proceso sobre el fondo, sobre todo cuando las repercusiones para el demandado (supuesto infractor) vayan a ser considerables y si existen pocas probabilidades de que se suspenda la medida preliminar.

7.6.4.3 Procedimiento de medidas preliminares

Los tribunales de distrito de Tokio y de Osaka tienen competencia para conocer de las solicitudes de medidas preliminares.²⁴⁵ En principio, el tribunal que decide si conceder las medidas preliminares debe celebrar procedimientos orales o una vista donde el demandado (el supuesto infractor) pueda estar presente. No obstante, el artículo 23.4) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica que esto no se aplica cuando el objetivo de la solicitud de una orden de medida preliminar no se pueda conseguir si se celebran dichos procedimientos. El tiempo que se necesita para una vista depende de la complejidad de la causa, pero, en las causas relativas a cuestiones de infracción o nulidad, suelen pasar varios meses desde la presentación de la solicitud hasta que se dicta la decisión.

7.6.4.4 Las medidas preliminares y la necesidad del depósito de una fianza

Un demandado (el supuesto infractor) puede sufrir daños si se dicta una medida preliminar de forma incorrecta. Por lo tanto, lo habitual es que, al dictar una medida preliminar, el tribunal solicite el depósito de una fianza. En virtud de la Ley de Medidas Civiles Cautelares, la decisión acerca de la necesidad de una fianza queda a la discrecionalidad del tribunal. El artículo 14.1) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

Se puede dictar una orden de medida provisional y exigir al mismo tiempo el depósito de una fianza dentro de un plazo determinado que se considera razonable como condición para ejecutar la medida provisional, o sin exigir el depósito de una fianza.

El tribunal determina el importe de la fianza tras la revisión de los materiales enviados por las partes y teniendo en cuenta varias circunstancias. El importe de la fianza puede ser elevado si las ventas generadas por los supuestos bienes o servicios ilícitos también lo son. Además, la fianza no se reembolsará hasta que la controversia esté resuelta.

7.6.4.5 Ejecución de una orden de medida preliminar

Una medida permanente no puede ejecutarse mientras no se emita una declaración que ordene la ejecución o la sentencia no adquiera carácter definitivo y vinculante. Por el contrario, una orden de medida preliminar se puede ejecutar de forma inmediata.

Una medida preliminar es una disposición preliminar que impide que el demandado realice un acto (una supuesta infracción) y que entra en vigor cuando se notifica al demandado (el supuesto infractor) la orden de medida provisional. Cuando un demandado infringe una medida preliminar, el peticionario (el titular de la patente) puede solicitar el cumplimiento mediante la presentación de una solicitud para la ejecución sustitutoria o la ejecución indirecta obligatoria ante el tribunal de ejecución sobre la base de una copia autenticada de la orden de la medida preliminar.²⁴⁶

Para hacer valer una ejecución indirecta obligatoria, el peticionario debe demostrar que es probable que el demandado no cumpla con su obligación de no actuar, pero no es necesario que demuestre que el demandado ha incumplido dicha obligación.²⁴⁷

El demandado debe cumplir la medida provisional en un plazo de dos semanas a partir del día en el que se le notifica la orden.²⁴⁸

7.6.4.6 Apelación contra las decisiones relativas a las medidas preliminares

Si se desestima una petición de orden de medida preliminar, el peticionario (el titular de la patente) puede presentar una apelación inmediata en un plazo de dos semanas a partir del día en que se notificó la decisión.²⁴⁹ Cuando se emite una orden de medida preliminar, el demandado (el supuesto infractor) puede presentar una objeción a dicha medida ante el tribunal que dictó la orden.²⁵⁰

Una objeción a una orden de medida preliminar establece un foro para la nueva evaluación del derecho que se ha de preservar y la necesidad de hacerlo. A pesar de que se puede solicitar la suspensión de la ejecución de una medida preliminar a la vez que se presenta una objeción a una orden de medida preliminar, es prácticamente imposible conseguir una suspensión de ejecución de una orden de medida preliminar, lo cual se debe a que se requiere una versión razonablemente verosímil para demostrar los fundamentos para la revocación de la orden y que es probable que la ejecución de la medida preliminar cause daños que no podrán ser compensados.²⁵¹ Por lo tanto, los obstáculos para solicitar una suspensión son considerables.

El demandado puede solicitar una orden contra el peticionario para presentar una demanda en cuanto al fondo. Si, a pesar de la emisión de la orden, el peticionario no presenta una demanda en cuanto al fondo, el demandado podrá presentar una petición de revocación de la medida preliminar. El artículo 37 de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

1. 1) A petición del [demandado], el tribunal que ha emitido la orden de medida provisional debe ordenar al [peticionario] que, dentro de un plazo que considere razonable, inicie un proceso en cuanto al fondo y envíe un documento que certifique dicha presentación o, en caso de que el [peticionario] ya lo haya hecho, envíe un documento que certifique que dicho proceso está pendiente ante un tribunal.
2. 2) El plazo mencionado en el párrafo anterior debe ser de, al menos, dos semanas.
3. 3) A petición del [demandado] y en caso de que el [peticionario] no envíe el documento previsto en el párrafo 1) dentro del plazo establecido en dicho párrafo, el tribunal debe revocar la orden de medida provisional.

7.6.4.7 Reclamación de indemnización por daños perjuicios derivados de una orden errónea de medida preliminar

Si, tras una orden de medida preliminar contra una infracción, resulta evidente en una sentencia en cuanto al fondo —como resultado de una excepción de nulidad satisfactoria o una alegación de ausencia de infracción— que no se ha de preservar ningún derecho y la sentencia adquiere carácter definitivo y vinculante, el peticionario (el titular de la patente) que ha ejecutado la orden de medida preliminar tiene la responsabilidad de compensar al demandado por el daño sufrido como resultado de la ejecución de la medida preliminar si el peticionario actuó de forma intencionada o negligente al aplicar la medida preliminar ilegal. A menos que haya circunstancias especiales, se suele dar por sentado que el peticionario fue negligente al ejecutar una medida preliminar ilegal.²⁵²

7.6.5 Revelación probatoria (limitada) y recopilación de información

Los analistas han indicado que es necesario modificar la legislación relativa a la recopilación de pruebas en el Japón, pues favorece a los infractores.²⁵³ En el Japón, rara vez el secreto profesional entre un abogado y su cliente es un problema en las demandas por infracción de patente, pues la revelación probatoria es limitada.

El proceso para la recopilación de pruebas en virtud de la Ley de Patentes incluye disposiciones especiales basadas en el Código Procesal Civil y que lo complementan.

7.6.5.1 Orden de presentación de documentos

Uno de los métodos tradicionales para la recopilación de pruebas en virtud del artículo 105 de la Ley de Patentes es una orden para enviar documentos.²⁵⁴ El objetivo del artículo 105, que es una disposición especial que complementa el artículo 220 del Código Procesal Civil, es reducir la carga del demandante para demostrar el acto de infracción y el importe del daño. Las excepciones a la obligación de enviar documentos son más limitadas en la Ley de Patentes que en el Código Procesal Civil. El artículo 105.1) de la Ley de Patentes establece la excepción como “motivos razonables”, mientras que el artículo 220 del Código Procesal Civil incluye una lista de situaciones específicas en que una persona no puede negarse a enviar un documento.

7.6.5.1.1 Requisitos

El artículo 105.1) establece que, en un litigio sobre la infracción de un derecho de patente o una licencia exclusiva, el tribunal puede, tras una petición presentada por una de las partes, ordenar que la otra parte presente los documentos requeridos para demostrar el acto de infracción o calcular el daño causado por este. También establece que esto no será aplicable cuando la persona que posee los documentos tiene motivos razonables para rechazar su presentación. Por ejemplo, un motivo razonable para negarse a la presentación de un documento es que contenga secretos comerciales. No obstante, los tribunales han establecido que los motivos razonables no se basan simplemente en la presencia de secretos comerciales. Una medida de protección en materia de confidencialidad en virtud del artículo 105-4 de la Ley de Patentes puede reducir la situación de desventaja de la persona que posea dicho documento y es un factor pertinente a la hora de negar motivos razonables.²⁵⁵

7.6.5.1.2 Determinación de los motivos razonables

El artículo 105.2) de la Ley de Patentes establece que, si un tribunal ve necesario decidir si hay motivos razonables, puede obligar a la persona que posee los documentos a presentarlos. En ese caso, nadie puede solicitar la divulgación de los documentos.

Al tribunal no siempre le resulta sencillo decidir si existen motivos razonables. No obstante, por regla general:

• en los casos en que los documentos confirmen la infracción, lo habitual es que los motivos razonables se rechacen en virtud de las medidas de protección; y
• en los casos en que los documentos no confirmen la infracción, lo habitual es que se establezca que existen motivos razonables.

No es apropiado que un tribunal tome una decisión al respecto basada exclusivamente en la afirmación de la persona que posea los documentos. Por lo tanto, el artículo 105.3) de la Ley de Patentes establece que un tribunal puede divulgar los documentos a las partes o a sus abogados cuando sea necesario tomar una decisión relativa a la existencia de motivos razonables. Además, en virtud del artículo 105.4), un tribunal puede divulgar los documentos a un asesor técnico con el consentimiento de las partes cuando sea necesario para obtener una explicación basada en el conocimiento técnico o adquirir asesoramiento técnico de dicho asesor.²⁵⁶

La inspección de las pruebas relativas a los objetos ilícitos, como el equipo de fabricación, es indispensable para demostrar la infracción en ciertas causas en materia de patentes. Por lo tanto, en virtud del artículo 105.5) de la Ley de Patentes, a la producción de un objeto ilícito se aplican mutatis mutandis las mismas normas descritas sobre la presentación de documentos.

7.6.5.1.3 Consecuencias del incumplimiento de una orden de presentación de un documento

De acuerdo con el artículo 224 del Código Procesal Civil, un tribunal puede considerar que las alegaciones de la parte contraria sobre los detalles de un documento son ciertas si una de las partes:

• incumple una orden que le obliga a presentar un documento; o
• ha hecho que un documento se pierda o, de otra manera, sea inservible a efectos de evitar que la parte contraria lo use.

Esta disposición garantiza la efectividad del sistema de presentación de documentos.

7.6.5.2 Examen in situ realizado por un experto (sistema de inspección)

El artículo 105-2) de la Ley de Patentes contempla un sistema de inspección donde un experto técnico neutral (el inspector) accede a las instalaciones del supuesto infractor, lleva a cabo una investigación cuando exista la posibilidad de que se esté infringiendo una patente y envía un informe al tribunal. El sistema de inspección está diseñado para ser una medida efectiva para recabar pruebas en las causas en que el método de producción no esté claro o no se pueda determinar si existe infracción desmontando físicamente el producto.

El sistema de inspección solo se puede usar en determinadas circunstancias. En virtud del artículo 105-2.1) de la Ley de Patentes, la expresión “en litigio” supone que el sistema solo se puede usar si antes se ha presentado una demanda por infracción de patente. En consecuencia, ninguna de las partes puede usar el sistema de inspección al iniciar un proceso de medidas preliminares (véase más arriba).

7.6.5.2.1 Requisitos para emitir una orden de inspección

Tras conocer las opiniones de las partes y de acuerdo con el artículo 105-2.1), el tribunal puede dictar la orden de inspección habida cuenta de lo siguiente:

• Si las pruebas son necesarias para demostrar la infracción.
• La probabilidad de que las pruebas demuestren la infracción, lo cual es necesario para evitar que se abuse del sistema de inspección. El nivel de “probabilidad” requerido no es tan alto como el necesario para las pruebas de infracción.²⁵⁷
• Si no hay ninguna alternativa. No se cumplirá este requisito si el producto de un supuesto infractor se pueda adquirir fácilmente en el mercado abierto.
• Si no es demasiado gravoso para la parte sujeta a la inspección. Un ejemplo típico de dicha carga es que la parte se vea obligada a cerrar su fábrica temporalmente.

7.6.5.2.2 Inspector

En virtud del artículo 105-2)2), el tribunal nombra a expertos neutrales y aptos como inspectores. Entre esos inspectores puede haber licenciados en Derecho, abogados de patentes o profesores universitarios. En virtud del artículo 105-2.4)2), los inspectores nombrados pueden acceder a las fábricas, las oficinas o cualquier otra instalación del demandado y exigir que se les presenten documentos y se les permita inspeccionar los equipos o realizar experimentos. Dependiendo de la causa, es posible nombrar a dos o más expertos como inspectores.

7.6.5.2.3 Notificación al demandante del informe del inspector

El artículo 105-2-41 establece que, después de llevar a cabo la inspección, los inspectores deben resumir los resultados y enviar un informe al tribunal. En esta fase, el informe se notificará al demandado objeto de la inspección, pero no al demandante. El demandado puede solicitar que el tribunal no divulgue el informe a fin de proteger un secreto comercial.²⁵⁸ A continuación, el tribunal decidirá si notifica al demandante la totalidad o parte del informe.²⁵⁹ Se atenderá a la solicitud del demandado si se considera que existen motivos razonables para no realizar la divulgación. En caso contrario, se pondrá el informe en conocimiento del demandante, quien podrá enviarlo al tribunal como prueba.

7.6.5.2.4 Consecuencias del incumplimiento de una orden de inspección

En virtud del artículo 105-2-5, si una parte incumple una orden de inspección, el tribunal puede considerar que las alegaciones de la parte contraria con relación a los hechos que se deben probar son ciertas, como ocurre en los casos en que una parte no cumple con una orden de presentación de documentos.

7.6.6 Determinación de la infracción

7.6.6.1 Sesión explicativa

Por lo general, en los procedimientos de una demanda por infracción, el tribunal no organizará una audiencia de las partes o los testigos. En su lugar, el tribunal determina el alcance de la invención patentada y la infracción de patente mediante pruebas documentales, como la memoria descriptiva de la patente, los documentos técnicos del estado de la técnica y la memoria descriptiva de los productos supuestamente ilícitos. Tampoco es habitual que se use el testimonio de un perito para demostrar los antecedentes técnicos de una invención patentada.

No obstante, al tratarse del último gran paso que se lleva a cabo en esta fase para evaluar la infracción, el tribunal suele presidir una sesión explicativa (sesión informativa especializada).²⁶⁰ Estas sesiones se celebran no solo en las causas relacionadas con tecnología de vanguardia o altamente especializada, sino también para establecer el entendimiento general de las personas del oficio de nivel medio en el sector técnico de que se trate o cuando exista controversia acerca del conocimiento técnico general en la materia.

Las sesiones explicativas pueden adoptar diferentes formas. Por ejemplo, se puede llevar a cabo una sesión explicativa como una vista oral oficial del tribunal o como parte de las actuaciones preliminares. A una sesión informativa celebrada como vista oral del tribunal asistirán los jueces, los funcionarios judiciales de investigación a cargo de la causa, un secretario judicial y tres asesores técnicos seleccionados de entre los expertos del sector técnico en cuestión.²⁶¹

Al comienzo de la sesión, cada parte realizará una presentación de unos 30 minutos de duración que resuma sus alegatos y trate los asuntos técnicos, como los pormenores de la invención, el estado de la técnica y el conocimiento general técnico disponible en el momento en que se presentó la solicitud. Las partes se pueden valer en su explicación de los productos producidos mediante el uso de una invención patentada y los productos supuestamente ilícitos, así como usar diagramas, un software de presentación o videos para indicar correlaciones entre la invención patentada y el producto supuestamente ilícito.

Tras la presentación, los participantes entablan un debate que permite que ambas partes, los asesores técnicos, los jueces y los funcionarios judiciales de investigación realicen preguntas acerca del contenido de la presentación o aclaren determinados puntos de sus alegatos o pruebas. Los asesores técnicos también pueden aportar explicaciones acerca de cuestiones técnicas. Estas sesiones permiten que todos los participantes definan las cuestiones y entiendan mejor los asuntos técnicos.

7.6.6.2 Opinión preliminar y acuerdo

Tras la sesión explicativa, el tribunal preparará una opinión preliminar sobre la infracción, para lo que tendrá en cuenta los alegatos y las pruebas, incluidas las explicaciones técnicas aportadas por las partes.

Si el tribunal concluye que no hay infracción, se cierran los procedimientos y se dicta sentencia. En algunos casos, el tribunal puede recomendar a las partes llegar a un acuerdo y fijar una fecha para llevarlo a cabo. En estas circunstancias, son numerosos los motivos por los que el tribunal podría recomendar un acuerdo; por ejemplo, si la causa no es sólida y la parte vencedora no está segura de que la decisión del Tribunal Superior de PI vaya a ir en ese mismo sentido o si el acuerdo de transacción contiene una cláusula de concesión de licencia.

Si el tribunal considera que existe infracción, comunicará su opinión preliminar y, a continuación, dará paso a la fase en que se evalúa la indemnización por daños y perjuicios. En algunos casos, el tribunal puede recomendar a las partes llegar a un acuerdo en esta fase y fijar una fecha para llevarlo a cabo. El tribunal comunica esta opinión sobre la premisa de que ambas partes han finalizado de aportar sus alegatos y pruebas con relación a la infracción.

Un gran número de causas resueltas mediante un acuerdo de conciliación judicial tienden a favorecer al titular de la patente, en particular, causas en que el importe que se reclama en concepto de indemnización por daños y perjuicios es elevado.²⁶² En el Japón, los acuerdos judiciales están ampliamente reconocidos como una forma eficiente y rápida de alcanzar una solución adecuada.

7.6.7 Determinación de la indemnización por daños y perjuicios

Cuando el tribunal pasa a la fase de evaluación de la indemnización por daños y perjuicios, el demandante debe aclarar las alegaciones en cuanto al importe de los daños, incluida la disposición legal que constituye la base de la reclamación del demandante en busca de una indemnización por daños y perjuicios.²⁶³ Si el demandante no realiza cambio alguno en la reclamación por escrito que figura en la demanda original, debería indicarlo en esa fecha.

El demandante o el demandado presentan sus alegatos sobre el precio, las cantidades, los costos y otros asuntos relacionados con el producto o procedimiento supuestamente ilícito que son necesarios para determinar el importe de la indemnización por daños y perjuicios, lo que dependerá de la naturaleza de la reclamación de dicha indemnización.²⁶⁴

A continuación, el demandante presentará un documento donde aclare sus alegatos relativos al importe de la indemnización por daños y perjuicios basado en las cantidades y valores presentados por ambas partes, lo que podría incluir una modificación del importe que se reclama en la demanda por escrito.²⁶⁵ Tras esto, el demandado preparará un documento que o bien reconoce o bien niega el importe que el demandante reclama en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Si el demandado rechaza la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios, el documento debe indicar los motivos adecuados que respaldan dicha oposición.

Si las partes no resuelven sus diferencias, el tribunal puede solicitar la opinión de un experto neutral (que ha de nombrar el tribunal) con respecto al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. En dicho caso, las partes están obligadas a colaborar con los peritos para calcular la indemnización por daños y perjuicios.²⁶⁶

Tanto el demandante como el demandado pueden contraargumentar y proporcionar pruebas complementarias. Tras esto, finaliza la fase de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. El tribunal preparará su opinión definitiva relativa al importe de la indemnización por daños y perjuicios. A continuación, dará por concluidas las actuaciones preliminares y el alegato oral y dictará sentencia. En algunos casos, el tribunal puede divulgar su opinión para que las partes la conozcan y recomendarles llegar a un arreglo.

En la sección 7.7.2 se describen los métodos para calcular la indemnización por daños y perjuicios.

7.6.8 Conciliación

El objetivo de la conciliación en materia de PI es proporcionar una solución sencilla y rápida de las controversias sobre derechos de PI. La conciliación en materia de PI es adecuada para las causas relativas a la infracción de patente cuando, a pesar de estar claros los asuntos en controversia, no se han podido resolver mediante las negociaciones entre las partes.

Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka proporcionan servicios de conciliación en materia de PI.²⁶⁷ Mientras que los tribunales sumarios tienen competencia general sobre las causas de conciliación, los tribunales de distrito de Tokio y Osaka gestionan las causas de conciliación específicas de la PI. Las causas las gestiona el tribunal de distrito que acuerden las partes.²⁶⁸

El Tribunal de Distrito de Osaka ha publicado información en inglés sobre su proceso de conciliación en materia de PI:

• Explanation of the New IP Conciliation at the Osaka District Court; y
• Guidelines for IP Conciliation Proceedings at the Osaka District Court.²⁶⁹

La conciliación en materia de PI la lleva a cabo un comité de conciliación formado por tres miembros: un juez de la división de PI del tribunal de distrito y dos expertos, como un abogado de patentes o un licenciado en Derecho con amplia experiencia en causas relativas a la PI. En las causas que conllevan asuntos técnicos, un funcionario judicial de investigación puede administrar algunos asuntos durante el proceso de conciliación.²⁷⁰

Las partes que participan en un proceso de conciliación en materia de PI deberán haber enviado sus alegaciones y pruebas relacionadas antes del primer día de los procedimientos, y el comité de conciliación deberá haber aportado su opinión de forma verbal antes del tercer día de los procedimientos. La opinión del comité no solo contiene la determinación de las cuestiones, sino también su punto de vista acerca de si la causa encajaría mejor en un proceso judicial, teniendo en cuenta las dificultades de la prueba y la complejidad de la causa.

A continuación, las partes pueden optar por continuar con el proceso de conciliación o terminarlo (debido a resultados insatisfactorios o a la retirada de la petición). Si termina el proceso de conciliación, es posible que la causa vuelva a las negociaciones extrajudiciales; asimismo, una de las partes puede presentar una demanda o solicitar medidas preliminares. Si las partes llegan a un arreglo durante el proceso de conciliación y se registra dicho arreglo, este registro tendrá el mismo efecto que un acuerdo judicial.²⁷¹

Si se presenta una demanda relativa a la misma reivindicación que el proceso de conciliación terminado, los jueces de cualquiera de las divisiones de PI, salvo la del juez que fue miembro del comité de conciliación, llevarán a cabo los procedimientos de la demanda.