Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.4 Procedimiento de nulidad de la patente y motivos de nulidad

5.4.1 Procedimiento de primera instancia

5.4.1.1 Tribunal

La acción de revocación no se debe presentar ante el tribunal que conoce de la infracción, sino ante el FPC, con sede en Múnich. El FPC tiene un total de 25 tribunales, siete de los cuales son salas de nulidad que entienden en procedimientos de revocación de patentes. Cada tribunal se centra en áreas técnicas particulares y, por lo tanto, las acciones de revocación se asignan al tribunal respectivo en función del sector técnico de la patente objeto de la controversia.

5.4.1.2 Admisibilidad

El umbral para presentar una acción de revocación admisible contra una patente alemana es bastante bajo.

5.4.1.2.1 Forma y plazos

La acción de revocación debe estar redactada en alemán (artículo 126 de la Ley de Patentes)¹⁴ y se debe presentar por escrito o en un documento electrónico por los medios de comunicación indicados por el FPC. Si la patente controvertida es una patente europea que se presentó y concedió en otro idioma oficial (p. ej., inglés o francés), se debe proporcionar una traducción alemana. Las traducciones de referencias al estado de la técnica en inglés no se deben presentar en la primera instancia, sino que el FCJ generalmente pide las traducciones al alemán de las referencias pertinentes en la fase de apelación. La pretensión del demandante puede ser la revocación de la patente en su totalidad o de una parte de esta.

Con respecto al plazo de la acción de revocación, el artículo 81.2 establece la restricción de que estas acciones no pueden presentarse mientras se pueda notificar la oposición ante la oficina de patentes competente o cuando el procedimiento de oposición esté pendiente ante la oficina de patentes. Si, no obstante, se presenta una acción de revocación, se denegará por inadmisible.

Además de esto, no hay plazos ni otras restricciones de tiempo. Se puede presentar una acción de revocación incluso contra una patente que ya no está vigente si el demandante puede mostrar un interés especial en la anulación de la patente. Dicho interés podría, por ejemplo, resultar de que el titular de la patente haga valer o amenace con hacer valer reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actividades supuestamente infractoras durante la vigencia de la patente. Dicho interés también podría surgir si el plazo de la patente vence en el transcurso del procedimiento de revocación pendiente y el demandante desea continuar con el procedimiento.

5.4.1.2.2 Contenido

El artículo 80.5 define el contenido obligatorio de una acción de revocación: identificar a las partes de los procedimientos (es decir, el demandante y el demandado), indicar la materia de la causa y los hechos y pruebas para respaldar los fundamentos. Además, la acción de revocación debe contener una petición específica.

5.4.1.2.2.1 Partes

El demandado se define en el artículo 81.1, según el cual la acción de revocación deberá estar dirigida contra el titular de la patente según su identificación en el registro oficial de la DPMA. Aunque el registro no refleje los cambios recientes en la titularidad de la patente y, por ende, sea incorrecto, el titular de la patente identificado en el registro todavía es el demandado legítimo. Si se identifica una pluralidad de titulares en el registro oficial de la DPMA, la acción debe estar dirigida contra todos ellos.

Con respecto a la legitimación procesal activa, prácticamente no existen restricciones. Por norma general, cualquiera puede presentar una acción de revocación contra una patente alemana, a menos que el demandante haya llegado a un acuerdo con el titular de la patente que impida dicha acción. Si la persona interesada en la revocación de la patente prefiere que su identidad siga siendo desconocida, la acción de revocación la puede presentar incluso un testaferro (p. ej., un abogado de patentes), aunque este está sujeto a las mismas restricciones jurídicas que la parte verdaderamente interesada. Si la acción de revocación se basa en la usurpación, solo la persona agraviada está facultada para presentar la demanda (artículo 81.3). Además, dicha persona puede, desde luego, justificar la acción de revocación con otros motivos de revocación (p. ej., falta de novedad o de actividad inventiva). Como ya se ha mencionado, puede aplicarse otra excepción a una acción de revocación contra una patente que ha caducado cuando el demandante debe tener un interés jurídico especial en la anulación de la patente.

Dos o más demandantes también pueden presentar en conjunto la acción de revocación de una patente. Si quedan pendientes varias acciones de revocación contra la misma patente, a menudo se acumulan los procesos. Además, en lugar de presentar una acción de revocación separada, también es posible que una parte se una a los procedimientos de revocación pendientes. Sin embargo, el litisconsorcio de las partes del lado del demandante solo es posible si la parte que se une tiene un interés jurídico especial para unirse a los procedimientos. Dicho interés podría dar como resultado, por ejemplo, que el titular de la patente reivindique o amenace con reivindicar la patente contra la parte que se une.

Las partes alemanas pueden presentar los procedimientos ante el FPC por sí mismas, no es obligatorio que estén representadas por un abogado o un abogado de patentes (artículo 97.1). Por supuesto, las partes pueden elegir que las represente un abogado o un abogado de patentes u otro mandatario. Otros mandatarios aptos están definidos en el artículo 97.2, según el cual una parte también puede estar representada por sus empleados o los empleados de una sociedad afiliada (artículo 15 de la Ley de Sociedades del 6 de septiembre de 1965),¹⁵ parientes mayores de edad, personas habilitadas para ocupar cargos judiciales y por las demás partes del litisconsorcio, si la representación no está vinculada a una actividad remunerada. No es admisible la representación por parte de un mandatario que no esté dentro de las categorías mencionadas. Sin embargo, las partes extranjeras deben estar representadas por un abogado de patentes o un abogado (artículos 97.1) y 25).

5.4.1.2.2.2 Petición

Debido a que la materia de una acción de revocación es la anulación de una patente, la petición debe estar referida a una patente específica que se anulará total o parcialmente con respecto a determinadas reivindicaciones. No son admisibles otras peticiones, por ejemplo, las que solicitan que se anulen determinadas características de una reivindicación de la patente o que se agreguen determinados pasajes aclaratorios a la memoria descriptiva de la patente en litigio.

5.4.1.2.2.3 Materia, hechos y pruebas que respaldan los fundamentos

En los fundamentos de la acción de revocación, el demandante debe exponer los motivos por los que se debe revocar la patente controvertida, ya sea total o parcialmente. Esto no solo requiere que se indique el motivo de revocación (p. ej., falta de novedad, falta de actividad inventiva, indicaciones adicionales o suficiencia), sino que también requiere una argumentación detallada. El demandante debe detallar el motivo por el cual una determinada reivindicación de la patente objeto de controversia carece, por ejemplo, de novedad o actividad inventiva respecto de un elemento determinado del estado de la técnica. Para ello, se debe citar un pasaje específico del documento del estado de la técnica para cada una de las características de la reivindicación. También se requiere presentar una argumentación detallada similar para los demás motivos de revocación. No es suficiente presentar una serie de documentos del estado de la técnica acompañados de la alegación general de que la patente no posee novedad ni actividad inventiva sobre la base de esos documentos.

5.4.1.2.2.4 Caución de garantía

Si el demandante no reside ni tiene su sede comercial en un Estado miembro de la UE, en el territorio de una parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o en un Estado donde, en virtud de tratados internacionales, puede que no se pida dicho depósito en garantía, el demandado puede pedir que el tribunal ordene al demandante que presente una caución de garantía que cubra los gastos del procedimiento. La justificación de esto es garantizar que se reembolsen los gastos del procedimiento al demandado si el demandante debe hacerse cargo de los gastos procesales tras la desestimación de la acción de revocación. Sin una caución de garantía, el demandado debería hacer valer su demanda de reembolso en el extranjero, lo cual puede ser muy costoso y consumir mucho tiempo.

Igual que el procedimiento de infracción, el procedimiento de revocación alemán es de carácter preliminar, es decir, se inicia mediante una demanda por escrito (una acción de revocación) donde se expone en detalle el fundamento de la alegación de la nulidad de la patente por al menos uno de los motivos de revocación legales.

5.4.1.2.3 Procedimiento preliminar por escrito

Una vez presentada, la acción de revocación se traslada al tribunal competente dentro del FPC. La asignación de las causas se basa en la principal clase de patente de la CIP para garantizar que las juntas técnicamente competentes traten las acciones respectivas.

El tribunal competente luego verifica si la acción cumple con los requisitos de forma y, en particular, si se han abonado por adelantado las tasas judiciales adecuadas. Habida cuenta de que estas tasas dependen directamente del valor estimado de la materia controvertida, el tribunal también comprueba la propuesta del demandante en este aspecto, si la hubiera, y luego fija de manera preliminar el valor de la materia en controversia por medio de una decisión. Puede suceder que el tribunal esté en desacuerdo con la propuesta del demandante y fije un valor más alto; en tal caso, el demandante también debe abonar las tasas que se acumulen a partir de este valor más alto. El tribunal no procesará la acción de revocación hasta que todas las tasas necesarias se hayan abonado.

Las tasas judiciales en las acciones de revocación alemanas pueden ser bastante elevadas. Esto se debe a que normalmente se asume que el valor de la materia controvertida se encuentra dentro del rango de 250 000 euros a 30 000 millones de euros, lo que se traduce en tasas judiciales entre aproximadamente 10 000 y 545 000 euros. Si ya está pendiente una acción de infracción respecto de la patente controvertida, la regla de oro para calcular el valor de la acción de revocación es el valor de la acción de infracción más una suma total del 25 % por el propio uso y la concesión de licencia de la patente.

Una vez que se han verificado las formalidades y se han abonado las tasas necesarias, el FPC notifica la acción de revocación al demandado y lo invita formalmente a que conteste en el plazo de un mes (artículo 82). Si el demandado no responde a su debido tiempo, se puede tomar una decisión sobre la acción de inmediato, sin un proceso oral, y cada hecho afirmado por el demandado se considera probado. Si el demandado declara que no defenderá la patente, esta debe declararse nula sin realizar un examen del fondo.¹⁶ Si el demandado se opone a la acción de revocación dentro del plazo, como es normal, generalmente se le concede un plazo de dos a tres meses para presentar una contestación completamente sustanciada.

El demandado (titular de la patente) puede defender la patente de forma completa o de forma modificada (limitada). El tribunal no suele tener en cuenta otras versiones de reivindicaciones que aquellas defendidas por el demandado. De manera similar, el tribunal solo puede revocar la patente en la medida solicitada por el demandante, aunque tenga la convicción de que toda la patente es nula. Por el mismo motivo, el demandado solamente puede defender la patente de forma limitada en la medida en que se ha impugnado; las reivindicaciones que no son objeto de la demanda se mantienen, pero no deben modificarse.¹⁷ Esto parte del principio de la disposición de la parte en los procedimientos civiles, que también sustenta las disposiciones procesales aplicables de la Ley de Patentes (artículo 99).

Por el contrario, este principio se superpone y, en cierta medida, entra en conflicto con el principio del examen ex officio consagrado en el artículo 87, según el cual “el Tribunal de Patentes investigará los hechos de la causa ex officio”. No se limitará a las declaraciones fácticas y a las solicitudes de obtener pruebas de las partes. En la práctica, esto significa que el FPC puede, por ejemplo, considerar que una referencia del estado de la técnica es pertinente respecto de la novedad, aunque solo se haya reivindicado conforme a la falta de actividad inventiva o viceversa. El tribunal también puede hallar que una referencia del estado de la técnica en la que el demandante no se ha enfocado particularmente es muy pertinente. En algunas causas pasadas, el FPC incluso ha introducido en el proceso referencias del estado de la técnica por iniciativa propia. Aunque esta práctica no se aplica desde entonces, el FPC todavía puede centrar la atención de las partes en referencias que reflejan lo que considera que era conocimiento general común en la fecha de prioridad.

5.4.1.2.4 Evaluación preliminar por el tribunal

Una vez que todas las partes han tenido la posibilidad de presentar sus observaciones, el presidente del tribunal competente fija una fecha para el proceso oral y cita a las partes a comparecer en ellos. Además, el tribunal delibera sobre la causa y emite una primera comunicación. Según el artículo 83.1, el objetivo de este comunicado es meramente

llamar la atención de las partes hacia cuestiones que probablemente sean de particular importancia para la decisión o que favorezcan que la audiencia se centre en los temas esenciales para la decisión. Dicha indicación no se necesita si los aspectos por analizar parecen evidentes a partir de los argumentos de las partes.

Sin embargo, en la práctica la comunicación representa una opinión preliminar razonada sobre el fondo de la acción de revocación, que ya es un indicador bastante bueno del desenlace final en la mayor parte de las causas, pero no siempre. Esta opinión preliminar es vinculante para el tribunal en la medida en que desviarse de esta requiere la emisión de otra opinión preliminar, ya sea por escrito o verbalmente en la audiencia. El objetivo de ello es evitar un desenlace sorpresivo para las partes y salvaguardar el derecho de la parte vencida a ser oída.¹⁸

Según el artículo 83.1, la comunicación del tribunal, incluida la opinión preliminar, se debe emitir en un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la acción de revocación. En preparación de la opinión preliminar, el tribunal puede fijar un plazo para los alegatos finales de las partes. En los procedimientos pendientes en materia de infracción, también se debe proporcionar la opinión preliminar al tribunal que conoce de la infracción. La justificación de esta disposición legal es salvaguardar que el tribunal que conoce de la infracción pueda tener en cuenta la opinión preliminar del FPC sobre la validez de la patente en litigio al decidir si se debe suspender el procedimiento de infracción.

5.4.1.2.5 Declaraciones por escrito

De conformidad con el principio de disposición de la parte, las partes procesales son básicamente libres de presentar alegatos o respuestas según lo deseen, aunque el tribunal estará completamente satisfecho con la acción de revocación y una contestación razonada y no invitará a las partes a presentar observaciones o peticiones adicionales a menos que se deban aclarar algunas cuestiones o peticiones.

No obstante, de conformidad con el artículo 83.2, el tribunal generalmente fija un plazo para que ambas partes presenten sus alegatos y peticiones finales cuando emite la opinión preliminar. Esta normalmente será también la última oportunidad de introducir peticiones auxiliares a tiempo. Solamente si el tribunal, antes o durante el juicio, llega a una decisión diferente de lo que se ha mantenido en la opinión preliminar, la parte perjudicada por este acontecimiento puede presentar otra petición. El tribunal tiene discrecionalidad para rechazar los fundamentos de la acción o las excepciones que se presentan tarde u otra versión modificada de la patente, si considera que estos nuevos alegatos requerirán que se posponga el proceso oral y si la parte no ha justificado suficientemente la demora (artículo 83.4).

En general, los procedimientos escritos tienen el principal propósito de preparar el proceso oral final en la máxima medida posible para que las peticiones, los medios de prueba y las líneas principales de argumentación se hayan aclarado antes de que comience la audiencia. El procedimiento escrito está abierto a la consulta pública del expediente previa petición, excepto cuando el titular de la patente pruebe la existencia de un interés en conflicto que justifica la protección (artículo 99.3).

5.4.1.2.6 Argumento complementario de defensa por modificaciones de la patente

Como se ha mencionado, el titular de la patente demandado puede optar por defender la patente según se concedió o de forma modificada (limitada). Para que una defensa limitada tenga éxito, es necesario que la modificación se admita como tal, es decir, que la materia de las reivindicaciones modificadas no exceda el contenido de la solicitud que se presentó originalmente (artículo 21.1)4)) y que no extienda el alcance de la protección de la patente (artículo 22.2). Además, la materia limitada debe cumplir con los requisitos de patentabilidad y suficiencia (artículo 21.1)1) y 21.1)2)). La admisibilidad de la modificación y su cumplimiento con los demás requisitos de la Ley de Patentes se examinan en el procedimiento de revocación. Por lo tanto, no se deben iniciar procedimientos separados respecto de la modificación o limitación.

Además, el demandado (titular de la patente) en una acción de revocación alemana tiene la opción de una defensa espaciada. Puede defender la patente controvertida en forma de una petición principal (p. ej., la patente según su concesión o una versión limitada de esta) y una o varias peticiones auxiliares que presenten más conjuntos limitados de reivindicaciones. Esto es bastante similar al procedimiento de oposición de Alemania y de la OEP. En la medida en que el demandado no defienda determinadas reivindicaciones contra la acción de revocación, se deben revocar esas reivindicaciones sin hacer un examen de fondo.¹⁹

La defensa del titular de la patente no se limita a un subconjunto de las reivindicaciones según su concesión, sino que también puede modificar las reivindicaciones mediante la inclusión de características tomadas de la descripción. La única limitación es la prohibición de agregar materia (artículo 21.1)4) y expandir el alcance de la patente (artículo 22.1), lo cual también excluye la sustitución de la materia reivindicada por un aliud. Por el contrario, cuando se recurre a un ejemplo o a una forma particularmente preferente de realizar la invención que se ha divulgado en la descripción de la solicitud de patente para justificar una modificación, por lo general el titular de la patente no está obligado a incluir en la reivindicación todas las características de este ejemplo o forma preferente de realizar la invención. Esto es así siempre que las características tomadas del ejemplo o la forma de realizar la invención se hayan divulgado originalmente como pertenecientes a la invención y que estas contribuyan a la solución reivindicada.²⁰

Como la falta de claridad no es motivo de revocación, las reivindicaciones impugnadas meramente por este motivo se deben mantener como están y no se pueden modificar. Incluso en el caso de una defensa limitada por parte del titular de la patente en los procedimientos de revocación, no es admisible un examen de la claridad de la reivindicación de la patente limitada, al menos en la medida en que la presunta ambigüedad ya estaba contenida en las reivindicaciones concedidas.²¹

No es obligatorio que la declaración de que la patente solamente se defiende de forma limitada o cualquier petición auxiliar, se presenten de inmediato cuando se presenta la contestación sustanciada a la acción de revocación, si bien es altamente recomendable para optimizar los procedimientos y asistir al tribunal a redactar una opinión preliminar significativa (véase la sección 5.3.2). Como norma fundamental, es recomendable que las partes anticipen sus argumentos completos en primera instancia, de manera similar a lo que sucede en el procedimiento de oposición ante la OEP. El tribunal puede rechazar las modificaciones presentadas después del vencimiento de un plazo fijado por el tribunal de conformidad con el artículo 83.4).

El FPC no examina la unidad o la convergencia de peticiones auxiliares. Además, el FPC no está obligado a examinar los diferentes petitorios auxiliares en el orden utilizado por el titular de la patente, pero generalmente seguirá ese orden.

Si el demandado (titular de la patente) limita de manera admisible la patente por voluntad propia y el demandante retira la petición de revocación en la misma medida, la patente se mantiene en parte con base en dicha limitación y se declara nula en la medida en que se extiende más allá de esta limitación, sin otro examen de fondo. Esta puede ser una manera para que las partes arreglen la controversia, aunque el método que se utiliza con mucha más frecuencia para finalizar los procedimientos de revocación es la retirada de la acción de revocación por parte del demandante. Dicha retirada tiene un efecto inmediato, incluso en apelación, y no requiere el consentimiento del titular de la patente.²² Entonces, la patente se mantiene como concedida.

5.4.1.2.7 Vista oral

La vista final que concluye el procedimiento de revocación sigue una determinada estructura. Primero, el presidente del tribunal inaugura la vista y comprueba la asistencia de las partes y de los testigos y otros llamados a comparecer, si los hubiera. Luego, se fija de manera definitiva el valor de la materia controvertida después de haber dado a las partes la oportunidad de formular comentarios. A menudo, el tribunal proporciona una indicación razonada con base en los alegatos de ambas partes y, posiblemente, también según el conocimiento general. Luego, esta indicación se analiza brevemente y, por lo general, las partes la aceptan.

Luego, el presidente del tribunal puede intentar explorar las posibilidades de arreglo. Cuando corresponde, el tribunal intenta favorecer dicho acuerdo o incluso puede presionar gentilmente a las partes para que lleguen a un acuerdo. Por lo tanto, se espera que los representantes debatan las posibilidades de un arreglo con sus respectivos clientes antes de la vista.

Si no se llega a un arreglo, el presidente del tribunal confirma y registra las peticiones de las partes. A continuación, el presidente (o el juez ponente en casos excepcionales) presenta el contenido esencial de los expedientes y explica la evaluación provisional del tribunal sobre la causa. A esto lo siguen las alegaciones de las partes y un análisis de la causa (artículo 91.1). Los jueces pueden formular preguntas a las partes y ocasionalmente se valen de esta oportunidad. Según la complejidad de la causa, el debate (incluidos los recesos) puede durar hasta un día completo.

La vista es pública (artículo 69), excepto en causas extremadamente excepcionales en las que se excluye al público del proceso a petición de una de las partes, debido a que la naturaleza pública del proceso amenaza con poner en peligro los intereses del solicitante que justifican la protección. De conformidad con el artículo 92, se toma el acta de la vista (incluida cualquier prueba), pero no hay transcripción de la audiencia. El acta suele ser bastante breve, aunque esto varía según el tribunal.

Después de que se haya oído a las partes y se haya analizado la causa de manera exhaustiva, el presidente del tribunal cierra la vista oral y el tribunal se retira para la deliberación. El tribunal puede volver a abrir la vista después de la deliberación o proceder a emitir la decisión. De manera alternativa, el tribunal puede fijar una fecha para emitir la decisión (artículo 94). También puede notificar la decisión a las partes en lugar de comunicarla de manera oral en la sesión. En la práctica, el FPC casi siempre anuncia su decisión el mismo día de la vista, después de la deliberación.

5.4.1.2.8 Resolución

De conformidad con el artículo 84.1, la resolución de la acción de revocación se produce en forma de sentencia. Normalmente, la sentencia concluye la controversia en esta instancia, pero es susceptible de apelación. El FPC tomará su decisión sobre la base de su convicción independiente lograda a partir de los resultados del proceso como un todo. La sentencia contiene los motivos de la decisión (artículo 93.1).

La sentencia del tribunal tiene una parte efectiva en la que se declara la nulidad total o parcial de la patente objeto de la controversia o se desestima la acción de revocación. La parte efectiva también contiene la decisión sobre los gastos procesales. De conformidad con el artículo 84.2 y las normas aplicables del Código Procesal Civil, por lo general las costas se imponen a la parte que pierda en la medida en que se desestima la acción de revocación, a menos que la equidad requiera lo contrario. Por último, el tribunal generalmente dictamina que su decisión sea ejecutable de manera provisional con respecto a las costas si el acreedor de estas proporciona una garantía equivalente al 120 % de la cuantía a la que tiene derecho. La cuantía real de las costas reembolsables se determina en un procedimiento aparte de fijación de costas.

La decisión completamente razonada por escrito se debe emitir en un plazo de cinco meses contado desde el anuncio de la decisión. En ella se debe exponer un razonamiento comprensible sobre todos los puntos controvertidos que fueron necesarios para que el tribunal llegara a su decisión. Sin embargo, el tribunal no necesita explicar los motivos de su decisión respecto de cada pretensión de la demanda o cada argumento de defensa alegados por las partes. Por ejemplo, el FPC a veces deja sin resolver la cuestión de la novedad, aunque fuera controvertida, pero anula patentes por falta de actividad inventiva.

Cuando una de las partes presenta una decisión paralela de una división de oposición de la OEP, un tribunal de apelación o un tribunal nacional de otro país del CPE, se supone que los tribunales alemanes toman nota de esta y, en la medida en que sea pertinente para la decisión en la causa de que se trate, analizan dicha decisión como una autoridad de peso, pero no vinculante.²³ Generalmente, el FPC está relativamente poco influenciado por el desenlace de procedimientos de oposición o apelación de la OEP precedentes o procedimientos de anulación en otros países.

5.4.1.3 Prueba

El FPC puede obtener pruebas en procesos orales de conformidad con el artículo 88.1 de la Ley de Patentes en conexión con el artículo 355.1 del Código Procesal Civil. La necesidad de recoger pruebas depende de si las cuestiones de hecho pertinentes que no se pueden aclarar de otro modo son controvertidas entre las partes. Las cuestiones respecto del contenido o la interpretación de la patente o la referencia del estado de la técnica, así como la evaluación de la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la divulgación y las indicaciones adicionales se consideran cuestiones de Derecho que no están sujetas a la obtención de pruebas. Por lo tanto, la obtención de pruebas ante el FPC es la excepción en lugar de la norma, particularmente debido a que el tribunal suele estar convencido de que posee los conocimientos necesarios para tratar todas las cuestiones técnicas controvertidas. El tribunal determina si se deben obtener pruebas ex officio.

En concreto, el tipo de pruebas que se practican consiste en la audiencia de los testigos, los peritos y las partes, en la inspección y en la consulta de documentos. En la práctica, solamente los peritos, la inspección y los testigos desempeñan algún papel en los procedimientos de revocación.

5.4.1.3.1 Peritos

Según la legislación alemana sobre el proceso civil, se debe hacer una distinción estricta entre los peritos nombrados por el tribunal (según el procedimiento previsto en los artículos 402 y siguientes del Código Procesal Civil) y los peritos aportados por las partes. Solo las declaraciones de los primeros se consideran “medios de prueba” formales y se presentan en la vista, mientras que se presume que las opiniones de los últimos son una mera parte de los alegatos de la parte que los presenta. Por lo tanto, si bien es posible que el FPC interrogue al perito de una parte en el proceso oral, es una excepción poco frecuente.

Si el FPC desea consultar a un perito del tribunal, debe tomar una decisión formal a tal efecto después de escuchar a las partes. Esto normalmente tiene lugar en los procesos orales y puede extender bastante la duración del procedimiento, porque primero se debe identificar, nombrar y citar de manera adecuada a un perito. Debido a que esto no es muy eficiente —y dado que los jueces técnicos comprenden los aspectos técnicos de la causa de que se trate debido a sus antecedentes técnicos—, el nombramiento de un perito judicial es muy poco frecuente. No obstante, un perito especialista puede ser muy útil y recomendable en causas complejas o en causas que impliquen áreas nuevas o sectores especializados de tecnología. El FCJ espera que el FPC se asegure de que su decisión se basa en los conocimientos técnicos adecuados, ya sea por medio de los jueces técnicos del tribunal o mediante un perito nombrado por el tribunal.

La remuneración del perito judicial (y de cualquier testigo) se rige por el artículo 128a de la Ley de Patentes y la Ley de Remuneración e Indemnización Judicial.²⁴

5.4.1.3.2 Testigos

De conformidad con el artículo 373 del Código Procesal Civil, las pruebas obtenidas mediante la declaración de los testigos se ofrecerán al nombrar a los testigos y designar los hechos respecto de los cuales se debe interrogar a los testigos. Son aplicables las normas generales que rigen la obtención de pruebas en los procedimientos de revocación (artículo 88.3) de la Ley de Patentes), es decir, la decisión de obtener pruebas se debe notificar a las partes, que deben tener la oportunidad de asistir a la obtención de las pruebas. Se les permite dirigir preguntas adecuadas a los testigos o a los peritos designados por el tribunal en la vista. Los testigos desempeñan un papel principalmente en las causas sobre un presunto uso público anterior.

5.4.1.3.3 Inspección

La inspección de un modelo o aparato también puede servir como medio de prueba. Esto en ocasiones desempeña un papel en causas de ingeniería mecánica, particularmente si se alega un uso público anterior del aparato y si la funcionalidad o la composición exactas del aparato o piezas de este son cuestiones controvertidas.

5.4.1.4 Acceso al expediente judicial

Las partes en el procedimiento y los terceros pueden solicitar acceso al expediente judicial. La solicitud de acceso de un tercero se concederá a menos que una de las partes en el procedimiento de revocación demuestre que se verían afectados intereses legítimos de carácter confidencial al permitir que un tercero acceda al expediente judicial (p. ej., con respecto a aspectos comerciales o técnicos o a secretos comerciales). En general, un interés legítimo de una parte no puede justificar la denegación completa del acceso al expediente judicial, ya que la información que se debe mantener confidencial generalmente solo forma parte de escritos específicos o pasajes de estos. Por lo tanto, el acceso al expediente solo se restringe con respecto a los escritos específicos o los pasajes confidenciales correspondientes. Estos se ocultarán antes de conceder la inspección del expediente.

5.4.2 Motivos de revocación

5.4.2.1 Falta de patentabilidad

De conformidad con el artículo 21.1, en conjunto con el artículo 22.1, una patente alemana se revocará o declarará nula si resulta que la materia de la patente no es patentable según los artículos 1 a 5. Estos artículos regulan la elegibilidad de patente y las exclusiones legales (artículos 1, 1a); el orden público, la clonación o manipulación genética de los seres humanos, embriones o animales, las variedades de plantas o animales y métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal (artículo 2); la novedad (artículo 3); la actividad inventiva (artículo 4) y la susceptibilidad de aplicación industrial (artículo 5). Lo mismo se aplica a la revocación de una patente europea con efecto en Alemania (con respecto a la parte alemana), de conformidad con el artículo II.6) de la Ley sobre Convenios de Patentes Internacionales.²⁵ Los incisos solamente pueden proporcionar una descripción general muy breve de estos temas y se enfocarán en aspectos que hayan surgido en la práctica.

5.4.2.1.1 Falta de elegibilidad de la patente

Las patentes solamente se pueden conceder para invenciones en un sector técnico (artículo 1.1). El FCJ ha definido la enseñanza técnica en el Derecho de patentes como una “enseñanza para utilizar de manera metódica fuerzas naturales controlables para lograr un resultado causal y perceptible”.²⁶ Más tarde, la Corte Suprema Federal puso la definición en perspectiva declarando que el concepto de tecnología debe dejar lugar para futuros desarrollos y, por lo tanto, no se le puede dar una definición definitiva.²⁷ Hoy, la aplicabilidad principal del artículo 1 se da en el sector de las invenciones implementadas en computadora y los métodos comerciales. A pesar de que los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las creaciones estéticas, los esquemas, las normas y los métodos para realizar acciones mentales, jugar o hacer negocios, los programas para computadoras y la presentación de información están específicamente excluidos de ser “invenciones” de conformidad con el artículo 1. Esta exclusión solo corresponde a la materia o actividad “como tal” y generalmente se interpreta de manera restringida. Por ejemplo, el FCJ ha decidido que un método matemático solamente se puede considerar no técnico si no tiene relación con la aplicación específica de fuerzas de la naturaleza en el contexto de la enseñanza reivindicada. Por el contrario, existe una conexión suficiente con la aplicación específica de las fuerzas de la naturaleza si se utiliza un método matemático para obtener conocimientos más fiables sobre la condición de, por ejemplo, un vehículo aéreo sobre la base de valores medidos disponibles y la influencia del funcionamiento del sistema utilizado para determinar esta condición.²⁸

Actualmente, los tribunales alemanes examinan la patentabilidad de invenciones implementadas en computadora y patentes relacionadas con métodos comerciales con el siguiente método de tres pasos:

1. 1. ¿Al menos parte de la aplicación pertenece al sector técnico? (artículo 1.1))
2. 2. ¿Es la materia de la patente un programa informático como tal (o una actividad comercial o un método matemático)? (artículo 1.3), en conjunto con el artículo 1.4))²⁹
3. 3. Si la solicitud contiene instrucciones que sirven para resolver un problema técnico concreto mediante medios técnicos, se debe examinar la novedad y la actividad inventiva, pero no se deben tener en cuenta las características “no técnicas”.

Por lo tanto, la mayoría de las patentes de invenciones implementadas en computadora superan el obstáculo inicial de la elegibilidad de la patente, pero una cantidad apreciable de ellas no superan el de la actividad inventiva, particularmente si el punto crucial de la invención es “solo” una mejora en el software o el algoritmo que impulsa un determinado sistema técnico (como una computadora). El método alemán es similar al método “Comvik” de la OEP,³⁰ y lo mismo se aplica a los resultados.

Por el contrario, la jurisprudencia alemana no tiene problema en patentar invenciones que se basan (principalmente) en el descubrimiento de una ley natural, incluida la función biológica de la secuencia de ADN o similares. El FCJ ha decidido que una enseñanza sobre una acción técnica que enseña el uso de un descubrimiento para lograr un determinado éxito está abierta a la protección de patente independientemente de si la enseñanza contiene un “excedente inventivo” además del uso dirigido a un fin de la ley natural descubierta. Esto también aplica a la disposición de una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína humana.³¹

5.4.2.1.2 Falta de novedad

El artículo 3 de la Ley de Patentes alemana se corresponde sustancialmente con los artículos 54 y 55 del CPE. Se considera que una invención es novedosa si no forma parte del estado de la técnica, lo que incluye todo el conocimiento que se haya puesto a disposición del público por cualquier medio antes de la fecha que determina la prioridad de la solicitud. Además, las solicitudes alemanas, europeas e internacionales con fechas de presentación más tempranas y que se hayan puesto a disposición del público solamente después de la fecha de prioridad de la solicitud más tardía, también cuentan como estado de la técnica (ficticio), pero solo a los fines de la novedad (artículo 3.2 y 4). La novedad de todo tipo de sustancia o mezcla de sustancia incluida en el estado de la técnica no se excluye cuando está prevista para el uso en un método para aplicación quirúrgica o terapéutica en el cuerpo humano o animal, o bien para métodos de diagnóstico utilizados sobre el cuerpo humano o animal y cuando su uso para dicho proceso no está incluido en el estado de la técnica (artículo 3.3 y 4).

En vista de que el fundamento legal es idéntico, los tribunales alemanes han intentado armonizar su jurisprudencia sobre la novedad con la de la OEP. Como resultado, solamente existen pequeñas diferencias, si las hubiera, que aún son perceptibles de vez en cuando. A partir de la importante decisión del FCJ en la causa Olanzapina³² ahora es jurisprudencia consolidada que una divulgación (estado de la técnica) también puede incluir lo que no se menciona de manera expresa en la reivindicación de la patente o en la descripción, pero que es llanamente evidente desde el punto de vista de una persona experta en la materia de modo que puede llevar a cabo la enseñanza protegida y, por lo tanto, no es necesario divulgar esa materia de manera específica, sino que “se desprende de ello”. Sin embargo, la inclusión de materia llanamente evidente no permite que el conocimiento de la persona experta complemente la divulgación. En cambio, solo sirve para el fin de verificación completa del contenido y de su significado, es decir, la información técnica, que el lector experto en la materia inferirá de la fuente con respecto a los antecedentes de su conocimiento experto.³³

Un par de decisiones particularmente interesantes sobre el alcance y los límites de la divulgación implícita en un documento del estado de la técnica ficticio del artículo 54.3 son las dos decisiones del FCJ sobre una patente respecto de un método para separar proteínas de coagulación de sangre terapéuticas de plasma humano o de animales. En la primera decisión, se mantuvo la patente porque se halló que en el documento del estado de la técnica decisivo no se había divulgado de manera implícita un paso de liofilización final, aunque dicho paso se consideró como el “medio de elección” y podría, “en la mayoría de los casos, ser casi indispensable”.³⁴ Sin embargo, el FCJ consideró en esta decisión que el experto en la materia también tenía medios alternativos a su disposición para crear un concentrado del factor VIII adecuado para el uso terapéutico. Por lo tanto, finalmente se desestimó la acción de revocación. Sin embargo, una empresa afiliada del demandante en la acción de revocación [denominado en adelante “el demandante”] a quien el titular de la patente también había demandado por infracción de patente presentó otra acción de revocación con base en el mismo motivo y la misma referencia del estado de la técnica. Esta vez, la apelación del demandante prosperó y la patente se declaró nula por falta de novedad.³⁵ El FCJ sostuvo que la alternativa que había reconocido en primera sentencia, llenar la preparación en ampollas, en realidad no era un paso “alternativo”, sino un paso de preparación para la posterior liofilización, que era el medio habitual en la fecha de prioridad para garantizar un uso terapéutico a largo plazo. Si, a partir de la descripción de un proceso para la producción de un concentrado de proteínas adecuado para el uso terapéutico, es perceptible para una persona experta en la materia que se necesitan más pasos del proceso para lograr la capacidad de uso terapéutico, la medida que era el medio generalmente usado en la práctica en la fecha de prioridad para lograr este objetivo está cubierta por el contenido de la divulgación de la publicación.

5.4.2.1.3 Falta de actividad inventiva (carácter evidente)

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Patentes y el artículo 56 del CPE, se considera que una invención implica actividad inventiva si no es evidente para una persona experta en la materia a partir del estado de la técnica. Si bien la norma aplicable es la misma, la metodología para determinar la actividad inventiva difiere enormemente entre la OEP y los tribunales alemanes. En particular, los tribunales alemanes no aplican el método de solución de problemas específico de la OEP.

El punto de partida para la evaluación de la actividad inventiva según la jurisprudencia alemana es cualquier referencia que una persona experta en la materia consideraría realista ante inventionem; no hay preferencia por los “elementos más recientes del estado de la técnica”. Sin embargo, la elección de los puntos de partida debe justificarse.³⁶

Igualmente, el problema al que da respuesta la invención no se debe definir meramente al determinar la diferencia entre la invención y el elemento más reciente del estado de la técnica, porque esto sería de nuevo en retrospectiva. A veces, es creíble que la persona experta en la materia pudiera haber resuelto este problema; a veces, el problema interpretado de ese modo puede ser artificial. En general, los tribunales alemanes tratan de definir el problema en términos generales y realistas y sin insinuaciones para llegar a la solución.³⁷ No obstante, es verdad que la formulación del problema tiene relativamente poco efecto sobre la cuestión final y determinante del carácter evidente. El problema indicado en la patente no siempre es adecuado para evaluar el carácter evidente; un problema diferente también puede haberle sugerido la solución a la persona experta en la materia.³⁸

La jurisprudencia alemana sobre la evidencia es voluminosa y compleja y no se puede analizar en profundidad en un tratado como el presente. En particular, en causas de química y biotecnología, el criterio de una expectativa razonable de éxito se ha aplicado recientemente en varias ocasiones.³⁹ En general, determinar el carácter evidente requiere que una persona experta en la materia hubiera llegado a la invención, y no que simplemente pudiera haberlo hecho,⁴⁰ lo que significa que el estado de la técnica pertinente debe haber contenido una enseñanza, una sugerencia o una motivación para llegar a la invención. De manera excepcional, la persona experta en la materia también puede tener motivos para usar, a fin de resolver el problema, un medio que pertenezca al conocimiento técnico general y que se podría tener en cuenta para una multitud de aplicaciones. Esto requiere que el uso del medio sea objetivamente adecuado para resolver el problema debido a su funcionalidad y que no haya circunstancias especiales que hagan que su uso parezca imposible, difícil o inútil de otro modo desde un punto de vista técnico.⁴¹ La carga de la prueba para todos estos requisitos recae en el demandante.⁴² Los indicios secundarios no pueden sustanciar una actividad inventiva ni reemplazar un examen crítico de esta.⁴³

5.4.2.1.4 Otros

Otros motivos asociados a la falta de patentabilidad —como la falta de susceptibilidad de aplicación industrial (artículo 5), la vulneración del orden público (artículo 2), la exclusión de variedades de plantas y animales (artículo 2a.1)1)), la exclusión de métodos para el tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal (artículo 2a.1)2)), entre otros— no han desempeñado prácticamente ningún papel en la práctica hasta el momento.

5.4.2.2 Divulgación insuficiente

Una patente debe revocarse o declararse nula si no divulga la invención de manera lo suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia la lleve a cabo (artículo 21.1)2) en conjunto con el artículo 22). Las anulaciones de patentes en su totalidad por este motivo son bastante inusuales en Alemania, donde se atribuye a la persona experta en la materia un grado elevado de conocimientos y se reconoce que por lo general una manera de practicar la invención es suficiente, aunque no funcionen muchas otras maneras que estén comprendidas en una expresión genérica de una reivindicación.⁴⁴ Además, las reivindicaciones funcionales amplias (reivindicaciones de uso extendido) han sido aprobadas por el FCJ en una causa,⁴⁵ lo cual es contrario a la práctica ante la OEP. La generosidad del FCJ alcanza determinados límites en el caso de las reivindicaciones que contienen rangos abiertos que generalizan la materia más allá de la contribución de la invención al estado de la técnica.⁴⁶ El grado de generalización que se permite en este contexto depende, en cada caso concreto, de si la protección otorgada por la respectiva versión de la reivindicación se encuentra dentro del alcance de lo que, desde el punto de vista de una persona experta en la materia, se puede inferir de la patente, teniendo en cuenta la descripción y las realizaciones contenidas en esta, como la forma más general de la enseñanza técnica mediante la que se resuelve el problema subyacente de la invención.⁴⁷

5.4.2.3 Usurpación

Según el artículo 21.1)3), también se revocará una patente si su contenido esencial se ha tomado de las descripciones, los dibujos, los modelos, los dispositivos o el equipo de otra persona o de un proceso utilizado por otra persona sin su consentimiento (usurpación). Sin embargo, este motivo de revocación no tiene consecuencias en la práctica, porque, en el caso de la usurpación, el titular legítimo también puede exigir que el titular de la patente se la ceda (artículo 8), lo cual suele ser el medio más atractivo de reparación.

5.4.2.4 Indicaciones adicionales

El artículo 21.1)4), en conjunto con el artículo 22.1), establece que la patente deberá revocarse o declararse nula si la materia de la patente va más allá del contenido de la solicitud presentada originalmente. Por ende, las disposiciones aplicables sobre las indicaciones adicionales corresponden a aquellas consagradas en los artículos 123.2, 100.c) y 138.1.c) del CPE.

Por lo tanto, la jurisprudencia de los tribunales alemanes sobre las indicaciones adicionales es, en líneas generales, coherente con la jurisprudencia de la OEP. En particular, tanto las decisiones alemanas como las de la OEP frecuentemente hacen referencia al patrón para las indicaciones adicionales, que consiste en si las modificaciones se pueden derivar de manera directa y no ambigua de la solicitud que se presentó.⁴⁸ Sin embargo, el concepto de divulgación “directa y no ambigua” en Alemania se interpreta de manera más amplia y busca evitar que se imponga al solicitante o el titular de la patente un límite indebido relativo al agotamiento del contenido de la divulgación de la solicitud que se presentó o la solicitud de prioridad, si está en juego la prioridad.⁴⁹ Además, los tribunales alemanes invierten un esfuerzo considerable en interpretar cuidadosamente la materia reivindicada, a veces incluso contra su redacción literal, cuando es el resultado de una descripción según la cual dos términos en las reivindicaciones se deben sustituir entre sí, lo que puede ayudar a defenderse de una acción relativa a indicaciones adicionales.⁵⁰

De conformidad con la jurisprudencia alemana, en principio pueden utilizarse como base para una modificación no solo las reivindicaciones originales y la descripción general, sino también los ejemplos y dibujos, ya que se consideran parte de la divulgación de la solicitud. La principal pregunta que debe plantearse es si la característica que se va a incluir en la reivindicación se puede considerar una posible forma de realizar la invención. Por lo tanto, se permite realizar una modificación mediante la toma de una característica de un ejemplo, en lugar de hacerlo mediante la limitación de la reivindicación al ejemplo como un todo, siempre de la reivindicación de la patente o de la solicitud que se presentó se desprenda que la combinación nueva de las características seleccionadas es una posible forma de realizar la invención.⁵¹ El mismo criterio se aplica en casos de generalizaciones a partir de los dibujos.

La jurisprudencia del FCJ es ciertamente mucho menos formalista en comparación con la OEP cuando se trata de limitaciones de rangos numéricos en la solicitud presentada. Generalmente, se considera que un rango numérico divulga todos los valores intermedios posibles entre el límite inferior y superior, es decir, todo valor y subrango dentro de este rango se divulga del mismo modo.⁵² El FCJ también es menos formalista que la OEP cuando se trata de admitir renuncias al derecho exclusivo de uso y ha hallado una solución pragmática para causas en las que una solicitud de patente ha sido limitada por una modificación no permitida durante la acción judicial y más tarde se impugna en un procedimiento de oposición o de revocación. Mientras que en la OEP esta situación puede tenderle al titular de la patente una “trampa ineludible” en la que ninguna opción permita cumplir tanto el artículo 123.2 como el 123.3 del CPE, la jurisprudencia alemana sí ofrece una solución: si la inserción de una característica que no se ha divulgado en la solicitud presentada da como resultado una mera restricción de la materia protegida, la característica en cuestión puede permanecer en la reivindicación, pero no se puede recurrir a ella para respaldar la patentabilidad.⁵³ Si, por el contrario, la característica insertada trata un aspecto que no se ha divulgado en la solicitud como parte de la invención de ningún modo (aliud), la patente debe revocarse o declararse nula.⁵⁴

5.4.3 Procedimiento de apelación

5.4.3.1 Tribunal

Las apelaciones apelación contra las sentencias de los procedimientos de revocación deben presentarse ante el FCJ. Dado que el FCJ también es la última instancia en los procedimientos por infracción, puede asegurarse de que la patente se interprete del mismo modo en los procedimientos de infracción y de revocación.⁵⁵

Dentro del FCJ, la Sala X de lo civil es responsable de los recursos de apelación en los procedimientos de revocación. La Sala X de lo civil actualmente tiene ocho miembros, de los cuales todos son abogados completamente calificados. Antes de su ascenso al FCJ, los miembros de la Sala X de lo civil eran jueces (presidentes de tribunal) en tribunales de distrito, tribunales de apelación o en el FPC. No todos los miembros de la Sala X de lo civil participan en todas las causas. Un tribunal de cinco jueces tramita las causas: el presidente del tribunal o su suplente y cuatro jueces adjuntos, uno de los cuales es el juez encargado de la preparación de informes (el juez que es principalmente responsable de tramitar la causa antes de la vista oral).

5.4.3.2 Apelación de novo limitada

El propósito de los procedimientos de apelación no es volver a evaluar todos los hechos y los argumentos jurídicos presentados en el curso de la primera instancia. Por lo tanto, el FCJ rara vez oye a los peritos o los testigos. En cambio, el procedimiento de apelación está dirigido a evaluar si la sentencia del FPC se basó en una infracción de la ley federal o si los hechos que debe examinar el FCJ justifican una decisión diferente (véase el artículo 111.1). El último aspecto es el factor limitante: la decisión del FCJ se basa, ante todo, en los hechos determinados en la sentencia del FPC, mientras que los nuevos hechos y los nuevos medios de objeción y defensa (p. ej., pruebas nuevas, objeciones nuevas, interpretaciones nuevas de argumentos o argumentos nuevos basados en documentos del estado de la técnica que ya son parte del proceso) solamente se pueden considerar en una medida muy limitada (véase el artículo 117).

De conformidad con el artículo 117, que hace referencia a determinadas disposiciones del Código Procesal Civil alemán, los nuevos medios de objeción y defensa solamente se admiten para su consideración 1) si se trata de un aspecto que el FPC reconoció que no observó o que mantuvo que era insignificante, 2) si no se afirmaron en la primera instancia debido a un defecto en los procedimientos o 3) si su falta de reivindicación en primera instancia no se debió a la negligencia de la parte. En la práctica, el último aspecto es el más importante. Las normas para demostrar que la falta de reivindicación de un medio de objeción y defensa no se debió a la negligencia de la parte son bastante estrictas. Por ejemplo, una parte que desea introducir en el procedimiento de apelación un documento del estado de la técnica recién hallado debe justificar el motivo por el que este elemento del estado de la técnica no se halló durante la búsqueda del estado de la técnica realizada en (en preparación de) los procedimientos de primera instancia. Este razonamiento debe incluir una explicación detallada sobre el alcance y el contenido de dicha búsqueda y el motivo por el cual el perfil de búsqueda que llevó al documento del estado de la técnica no se había elegido en ese entonces. Por ende, las partes están forzadas a reflexionar detenidamente sobre su postura y a presentar todos los argumentos pertinentes, así como sus medios de objeción y defensa, ya en los procedimientos ante el FPC, porque es posible que un argumento que se haya retenido en primera instancia no se tenga en cuenta en la apelación.

Además, el artículo 117 de la Ley de Patentes y las disposiciones aplicables del Código Procesal Civil establecen que el FCJ tampoco debe tener en cuenta los medios de objeción y defensa que el FPC ha rechazado de manera correcta y que los medios retrasados de objeción y defensa solamente se pueden tener en cuenta si ello no posterga el procedimiento de apelación (p. ej., requiere un aplazamiento de la vista oral).

Sea o no admisible una modificación de la acción o una defensa limitada de la patente controvertida con nuevas reivindicaciones, esta sigue por igual las disposiciones previstas en el artículo 116. La admisión requiere el consentimiento de la parte opositora o que el FCJ considere conveniente la modificación y que esta se pueda basar en hechos que el FCJ debe examinar de todos modos. El umbral de la conveniencia de una defensa limitada de una patente en litigio es inferior al de una modificación de la acción, debido a que el titular de la patente no tiene una segunda oportunidad de defender la patente controvertida si el FCJ la revoca, mientras que el demandante puede presentar una nueva acción de revocación si la modificación es inadmisible.

5.4.3.3 Representación

En los procedimientos de apelación ante el FCJ, las partes deben estar representadas por un abogado o un abogado de patentes, cualquiera de los cuales puede estar acompañado por un asesor técnico. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de otros procedimientos ante el FCJ, las partes en el procedimiento de revocación de patente en apelación no tienen obligación de estar representadas por un abogado colegiado habilitado para ejercer ante el FCJ, sino que pueden elegir cualquier abogado o abogado de patentes al que se le permita ejercer en Alemania.

5.4.3.4 Descripción del procedimiento

5.4.3.4.1 Notificación de la apelación y declaración de motivos para la apelación

El plazo para notificar la apelación ante el FCJ es de un mes a partir de la notificación de la sentencia de forma completa (y un máximo de cinco meses después de que se haya dictado si la sentencia no se ha notificado). La notificación de apelación es un escrito breve cuyo contenido obligatorio es una declaración de que se ha presentado un recurso de apelación y una indicación de la sentencia contra la cual se presenta la apelación. La declaración de motivos obligatoria para la apelación no debe ser parte de la notificación de apelación, sino que se puede presentar en un escrito aparte en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia de forma completa (y un máximo de cinco meses después de que se haya dictado). A diferencia del plazo para presentar la notificación de apelación, el plazo para presentar la declaración de motivos detallada se puede prorrogar, previa petición, un mes o, si la contraparte da su consentimiento, más tiempo.

La declaración de motivos debe contener una petición específica que exponga el alcance de la impugnación de la sentencia del FPC y la medida en la que se pide que se desestime. Además, el apelante debe tratar específicamente el razonamiento de la sentencia del FPC y establecer los motivos jurídicos o fácticos por los que se considera que la sentencia es incorrecta. Para ello, es necesario destacar que la sentencia del FPC infringe la ley y demostrar que la sentencia se basó en esta infracción de la ley, es decir, que la decisión habría sido diferente sin la presunta infracción de la ley. En este contexto, el artículo 112.3 expresa que la declaración de motivos debe contener lo siguiente:

• Si se alega una infracción de la ley, se deben especificar en la declaración de motivos las circunstancias que derivaron en dicha infracción de la ley. La principal situación a la que se refiere esta disposición es que el apelante evalúa la patentabilidad de la patente a la luz del estado de la técnica de manera diferente a como lo hace el FPC. Por ende, el apelante debe explicar los motivos por los que la evaluación del FPC es incorrecta y por los que una evaluación correcta daría como resultado una decisión más favorable. La medida en la que se deben analizar los motivos de revocación depende de la persona del apelante: si es el demandante, no solo debe tratar los motivos de revocación analizados en la sentencia, sino también todos los demás motivos de revocación que se han analizado en el curso del procedimiento de primera instancia y que desea esgrimir en apelación. Si es el demandado (es decir, quien apela es el titular de la patente), debe tratar solamente todos los motivos de revocación que llevaron a que el FPC revocara la patente (de manera parcial).
• Si se alega una infracción del Derecho procesal, se deben indicar las circunstancias que dieron como resultado dicha deficiencia. Por ejemplo, si se alega una infracción del derecho a ser oído porque el FPC no informó a las partes de que ya no seguiría la evaluación señalada en la opinión preliminar, el apelante debe exponer en su declaración de motivos para la apelación los alegatos que habría presentado si se le hubiera informado del cambio en la opinión del FPC y por qué la debida consideración de esta presentación habría dado como resultado una decisión más favorable.
• Finalmente, si el apelante desea introducir nuevos medios de objeción o defensa (p. ej., documentos nuevos del estado de la técnica), estos nuevos medios se deben mencionar en la declaración de motivos para la apelación y el apelante también debe establecer por qué se deben admitir estos nuevos medios de conformidad con el artículo 111 (véase la sección 5.4.3.2).

5.4.3.4.2 Examen de admisibilidad y preparación de la vista oral

Si la apelación es una vía de reparación disponible, el FCJ verifica si la notificación de la apelación y la declaración de motivos para la apelación se han presentado en su debida forma y dentro de los plazos legales. Si no se cumple uno de estos requisitos, se desestima la apelación por ser inadmisible; de otro modo, se programa una vista oral, que implica mayor preparación mediante declaraciones por escrito de las partes. Después de la declaración del apelante de los motivos para apelar, la parte contraria puede presentar una declaración por escrito en defensa de la sentencia del FPC para expresar el motivo por el que la apelación no debe prosperar. Con posterioridad, se pueden intercambiar otros escritos en preparación para la vista oral.

5.4.3.4.3 Apelación adhesiva

Si la sentencia del FPC perjudica a ambas partes, pero inicialmente solo una de ellas la apela, la otra parte puede presentar una apelación adhesiva. El plazo para notificar la apelación adhesiva es de dos meses desde la notificación de la declaración de motivos para la apelación o dentro del plazo fijado para responder a la declaración de motivos para la apelación. A diferencia de la notificación de apelación, la notificación de la apelación adhesiva debe contener la declaración de motivos. La apelación por adhesión no es un recurso independiente y deja de tener efecto si se retira o desestima la apelación.

5.4.3.4.4 Vista oral y sentencia

Si la apelación no se desestima por ser inadmisible, se programará una vista oral y se informará a las partes sobre la vista oral. La ley exige que se informe a las partes sobre la fecha en que tendrá lugar la vista oral con al menos dos semanas de antelación, pero, en la práctica, se suele programar la vista oral con aproximadamente un año de anticipación. Mientras que las partes en procedimientos por infracción pueden pedir que la vista oral vuelva a programarse en caso de que se haya programado para julio o agosto, dicha posibilidad no está abierta para las partes de los procedimientos de revocación, para quienes las vistas orales también pueden tener lugar durante los meses de verano.

La ley establece la posibilidad de prescindir de la vista oral si las partes prestan su consentimiento, pero esto ocurre con muy poca frecuencia. Al comienzo de la vista oral, el presidente del tribunal resume los hechos de la causa y proporciona una evaluación preliminar de la causa con base en las deliberaciones de la sala, que generalmente tienen lugar el día antes de la vista oral. Esta evaluación puede incluir preguntas abiertas sobre las que el tribunal ni siquiera pueda formarse una opinión preliminar. Luego, los representantes de las partes defenderán sus argumentos y, en función de cada causa, también puede haber un debate entre los jueces y los representantes de las partes sobre cuestiones técnicas o jurídicas concretas.

En los procedimientos de apelación de revocación de patente, también se puede celebrar la vista oral y producir una sentencia aunque una de las partes no comparezca en la vista oral. El tribunal puede dictar sentencia aunque ninguna de ambas partes comparezca en la vista oral.

El FCJ emite su sentencia sobre la base de la vista oral, pero solamente después de que las partes hayan presentado sus alegatos de manera extensa en la fase escrita del procedimiento. Por ende, es esencial que las partes preparen minuciosamente al tribunal. Si bien la sentencia suele emitirse de manera directa después de la vista oral y las deliberaciones, el tribunal también puede fijar una fecha unas pocas semanas después de la vista oral para proporcionar la sentencia.

La apelación se desestima si se halla que la sentencia del FPC es correcta o si, pese a que su razonamiento contiene una infracción de la ley, es correcta por otros motivos. Si se considera que la apelación está bien fundamentada, la sentencia del FPC se deja sin efecto o se modifica. El FCJ puede remitir la causa al FPC para nuevos procedimientos y una nueva decisión, en la que el FPC está vinculado por la evaluación jurídica que llevó a que la sentencia se dejara sin efecto. Sin embargo, el FCJ puede decidir por sí mismo, si es oportuno,⁵⁶ y debe decidir si la causa está lista para una decisión definitiva. En la práctica, el FCJ casi siempre decide sobre la causa de forma definitiva y no la remite al FPC.

La sentencia del FCJ debe motivarse. No será necesario motivarla en la medida en que el FCJ considere que las infracciones de la ley procesal no son eficaces.

La sentencia también contiene una decisión sobre las costas del procedimiento. Además, el FCJ debe fijar la cuantía de la controversia. Con respecto al establecimiento de la cuantía de la controversia y las costas, las consideraciones expuestas en el contexto de los procedimientos de primera instancia se aplican en consecuencia (véase la sección 5.4.1.2.3 con respecto a la determinación de la cuantía de la controversia). En los procedimientos de apelación ante el FCJ, las tasas judiciales y los honorarios de los abogados que se calculan según una tabla de tasas legales son considerablemente más elevados en comparación con los que se aplican en los procedimientos de primera instancia.