Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.2 Las instituciones de patentes y los procedimientos de revisión administrativa

2.2.1 Las instituciones de patentes

El Tribunal Federal de Australia y la Oficina Australiana de Patentes administran el sistema nacional de patentes,⁷ y esta última también es responsable de sus aspectos administrativos, incluidos la solicitud, el examen y los procedimientos de “oposición” previa a la concesión de la patente.⁸

Como se indicó anteriormente, Australia suprimió hace poco su sistema de patentes de “innovación” de segunda categoría, y desde el 26 de agosto de 2021 no se permite presentar solicitudes de patente de innovación. La Oficina Australiana de Patentes también facilita el registro de solicitudes de patente extranjeras en el país por medio del Convenio de París y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

El Tribunal Federal tiene jurisdicción para entender de la infracción de patentes, la invalidez, la titularidad y las controversias relacionadas, así como de los recursos que interponga la Oficina Australiana de Patentes. Su jurisdicción también se extiende a una serie de ámbitos del Derecho, incluidos el Derecho mercantil y de sociedades, el Derecho administrativo, el Derecho industrial, los delitos federales, el Derecho marítimo y el Derecho tributario. El Tribunal Federal tiene su sede en la capital de cada estado y territorio, cuenta con un grupo de jueces especializados en cuestiones relacionadas con el Derecho de patentes y sigue una nota de práctica específica para tratar los asuntos relativos a la propiedad intelectual (PI), incluidas las controversias en materia de patentes.⁹

2.2.2 Los procedimientos de revisión administrativa

2.2.2.1 Posibles vías de revisión

La instancia competente para resolver la impugnación de la validez de una patente es el Tribunal Federal de Australia. Antes de la concesión, se puede incoar un procedimiento de oposición a la patente ante la Oficina Australiana de Patentes. Las vías de revisión disponibles ante una decisión de invalidez dependen de la instancia decisoria, del tipo de decisión y de si la decisión de invalidez fue anterior o posterior a la concesión de la patente.

En la Ley de 2012 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Raising the Bar — Poner el listón más alto) (Cth) se introdujeron diversas modificaciones a la Ley de Patentes de 1990 (Cth), incluidos los motivos internos de invalidez y los procedimientos de examen y de oposición ante la Oficina Australiana de Patentes. En la presente sección se hace referencia a la legislación aplicable una vez realizados esos cambios. Sin embargo, es importante saber que, en función de la fecha de presentación de una solicitud o una petición de examen, o de la fecha en la cual se aceptó la solicitud, será necesario considerar las disposiciones establecidas en la Ley de Patentes de 1990 (Cth) antes de las modificaciones.

2.2.2.1.1 Denegación de la aceptación antes a la concesión

Tras el examen de una patente, el Comisionado de Patentes puede rechazar una solicitud para la concesión de una patente estándar o una memoria descriptiva.¹⁰ Los motivos que explican la denegación de la solicitud de invalidación incluyen el incumplimiento de requisitos internos (como la suficiencia, la descripción del mejor método para llevar a la práctica la invención y el requisito de fundamento) y que la invención no sea patentable (es decir, que no constituya un método de fabricación, que carezca de utilidad, no sea nueva o no implique una actividad inventiva).

La decisión del Comisionado negándose a aceptar una solicitud de patente o una memoria descriptiva se puede recurrir ante el Tribunal Federal de Australia.¹¹

La persona responsable del examen emitirá los informes correspondientes cuando considere que existen fundamentos para recusar una patente, y se concederá a la parte solicitante la oportunidad de responder a las recusaciones y subsanarlas durante el plazo de aceptación. En la práctica, la mayoría de las patentes caducan en lugar de ser denegadas oficialmente.

2.2.2.1.2 Oposición previa a la concesión

Una vez publicada la aceptación de la solicitud de la patente estándar, cualquier persona puede oponerse a la concesión. El escrito de oposición debe presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se publique la aceptación de la solicitud.¹² Los motivos de oposición a la concesión de la patente incluyen los requisitos internos para la invalidez y el hecho de que la invención no sea patentable.¹³

El Comisionado de Patentes podrá rechazar la solicitud cuando estime que existe un motivo de oposición basado en un mayor grado de probabilidad.¹⁴ Sin embargo, antes deberá conceder a las partes la oportunidad razonable de ser oídas y, si procede, permitirá a la parte solicitante la oportunidad de modificar la descripción.

La decisión del Comisionado tras la finalización de un procedimiento de oposición podrá ser recurrida por la parte oponente o por la parte solicitante ante el Tribunal Federal de Australia.¹⁵

2.2.2.1.3 Reexamen previo y posterior a la concesión

El Comisionado de Patentes puede reexaminar una patente estándar una vez aceptada la solicitud, aunque la patente no haya sido concedida. La decisión de realizar un nuevo examen previo a la concesión queda a discreción del Comisionado, aunque puede darse, por ejemplo, tras la identificación de nuevos elementos del estado de la técnica o la recepción de un escrito presentado por una tercera parte.¹⁶ Tras la concesión, el Comisionado puede reexaminar una patente por iniciativa propia, y deberá hacerlo cuando un tercero lo solicite oficialmente mediante un documento presentado en el formato aprobado a tal efecto o como consecuencia de una instrucción de un tribunal.¹⁷ Sin embargo, cuando haya actuaciones judiciales en curso, el Comisionado podrá optar por no reexaminar la patente hasta conocer el resultado.

El Comisionado podrá rechazar la concesión de la patente, o revocar la patente, tras haber realizado un nuevo examen y elaborado un informe negativo (por ejemplo, por motivos de invalidez) y después de haber estimado que existe un mayor grado de probabilidad sobre la existencia de fundamentos jurídicos para recusar la memoria.¹⁸ No obstante, antes de revocar la patente o de rechazar su concesión, el Comisionado debe ofrecer al solicitante o titular de la patente la oportunidad de responder al informe y de ser oído y, cuando proceda, deberá permitir que el solicitante tenga oportunidad de modificar la memoria.

Una vez finalizado el nuevo examen, el solicitante podrá recurrir ante el Tribunal Federal de Australia la decisión del Comisionado de rechazar la solicitud de patente o de revocar la patente.¹⁹

Pese a que se permite la presentación por terceros de solicitudes de realización de un nuevo examen, esos terceros no podrán interponer recurso contra la decisión del Comisionado ante el Tribunal Federal. Sin embargo, sí podrán solicitar al tribunal la revocación de la patente o solicitar que se lleve a cabo una revisión judicial, como se analiza en las secciones 2.2.2.4 y 2.2.2.5.

2.2.2.2 Interpretación de las reivindicaciones

Aunque pueda haber algunas diferencias de procedimiento entre la Oficina Australiana de Patentes y el Tribunal Federal de Australia, el proceso para la interpretación de las reivindicaciones y los procedimientos por los que se rige la interpretación de la Oficina Australiana de Patentes suelen ser los mismos que los del Tribunal Federal de Australia. En particular, cabe señalar las siguientes cuestiones procedimentales:

• Por lo general, las reivindicaciones se interpretan en la Oficina de Patentes en la misma vista en la que se determina si una patente es válida y debe concederse.
• Si bien se pueden presentar pruebas periciales sobre el significado que tendrían para el experto determinados términos y frases de carácter técnico o científico, la interpretación de las reivindicaciones concierne a la Oficina de Patentes.

Sin embargo, la Oficina Australiana de Patentes solamente interpreta las reivindicaciones en el contexto de una determinación de validez o ante la modificación de las reivindicaciones, no así de una infracción (para un análisis más completo sobre la interpretación de las reivindicaciones respecto de la infracción, véase la sección 2.5.1).

2.2.2.3 Función de los peritos

2.2.2.3.1 Oficina Australiana de Patentes (IP Australia)

Las pruebas periciales pueden presentarse ante la Oficina Australiana de Patentes en el marco de los siguientes procedimientos de solicitud de invalidez de patente:

• las oposiciones a la concesión de una patente estándar;²⁰
• el reexamen de una solicitud o de una patente concedida;²¹ o
• las alegaciones presentadas en virtud de los artículos 27 y 28.²²

Por lo general, la prueba pericial se aporta mediante declaración de conformidad con el Reglamento sobre las Patentes.²³ Si bien la Oficina de Patentes está facultada para solicitar a los testigos —incluidos los peritos— que aporten pruebas orales en la vista, en la práctica, dicha solicitud de prueba es muy poco frecuente.²⁴ Las normas que rigen la admisibilidad de la prueba no son aplicables en la Oficina de Patentes. Sin embargo, se dará mayor importancia a la prueba pericial que cumpla con las normas que rigen la admisibilidad.

Por lo general, la presentación de pruebas periciales en la Oficina Australiana de Patentes se orienta a los siguientes criterios:

• interpretación de las reivindicaciones y estado de la técnica;
• conocimientos generales comunes; y
• evidencia.

2.2.2.3.2 Interpretación de las reivindicaciones y estado de la técnica

Si bien la interpretación de las reivindicaciones es en última instancia una cuestión que concierne a la Oficina de Patentes, las reivindicaciones se interpretan desde el punto de vista del experto a la luz de la memoria descriptiva en su conjunto y de los conocimientos generales comunes antes de la fecha de prioridad.²⁵ La prueba pericial puede ayudar a la Oficina de Patentes a posicionarse en la situación de una persona familiarizada con las circunstancias del entorno en cuanto al estado de la técnica en ese momento.²⁶ La prueba pericial es particularmente importante en los casos en que la terminología utilizada en las reivindicaciones de patente o en los documentos del estado de la técnica tiene un significado especial en el campo pertinente.²⁷

2.2.2.3.3 Conocimientos generales comunes

El estado de los conocimientos generales comunes respecto de una patente o una solicitud pendiente queda establecido por las pruebas periciales presentadas por especialistas en el sector técnico acerca de la medida en que determinada información era conocida y aceptada por terceros de ese ámbito.²⁸

2.2.2.3.4 Evidencia

Es improbable que un dictamen pericial sobre si una invención es evidente pueda resultar útil. Esto se debe a que el tribunal o la Oficina de Patentes deben resolver en última instancia las cuestiones relativas a la evidencia y la actividad inventiva, independientemente de la opinión expresada por los peritos.²⁹

Sin embargo, cuando es necesario establecer la evidencia de la invención, las partes suelen asignar una tarea de diseño a un perito que se desempeña como experto en la materia. Por ejemplo, al perito se le puede solicitar que solucione el problema detectado en la patente o en la solicitud pendiente mediante el uso de información considerada conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad.

2.2.2.3.5 Retrospectiva

Cuando se da la información pertinente a un perito con miras a su declaración en relación con la evidencia o la actividad inventiva, se deben tomar los recaudos necesarios para asegurarse de que la declaración no esté influenciada por la retrospectiva, como consecuencia de la retrospectiva aplicada por el testigo a partir de las instrucciones que se le han proporcionado. En consecuencia, cuando sea necesaria una declaración sobre la evidencia, por lo general resultará prudente que las personas que deben recibir las pruebas procedan de la siguiente manera:

1. 1. Antes de facilitar al perito la memoria descriptiva o cualquier otro documento sobre el estado de la técnica, debe tomarse declaración al testigo sobre los conocimientos generales comunes en la fecha pertinente. Durante la toma de declaración es importante evitar las preguntas capciosas.
2. 2. En caso de llevar a cabo una tarea de diseño, la declaración debe basarse en la declaración sobre los conocimientos generales comunes proporcionada por el testigo en la etapa anterior y en la información pertinente sobre el estado de la técnica (documento o acto) que pueda complementar de manera permisible los conocimientos generales comunes de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth).
3. 3. Solamente después de haber obtenido las pruebas de las etapas 1 y 2 se debe entregar al perito una copia de la patente en litigio a los efectos de su interpretación y comparación con el estado de la técnica.

2.2.2.4 Recursos ante el Tribunal Federal de Australia, el pleno del Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Australia

Las decisiones del Comisionado de Patentes (incluidas la denegación o la revocación de la concesión de la patente) pueden recurrirse ante el juez único del Tribunal Federal de Australia.³⁰ La parte interesada solo puede recurrir la decisión del juez único ante el pleno del Tribunal Federal tras recibir la autorización pertinente.

Los recursos contra las decisiones de los tribunales superiores de los estados o territorios también deben presentarse ante el pleno del Tribunal Federal.

La concesión del permiso para presentar recurso ante el pleno del Tribunal puede determinarla un juez único, o puede remitirse al pleno del Tribunal. La decisión de conceder la autorización para recurrir es discrecional, y entre los factores pertinentes que cabe citar figuran las dudas que pueda suscitar la decisión, la posibilidad de incurrir en una injusticia sustancial como consecuencia de la denegación de la autorización y la probabilidad de que el recurso afecte a una cuestión de importancia pública o de puro derecho. En las causas en que una parte se opuso sin éxito a la concesión de una patente en dos ocasiones, las posibilidades de seguir interponiendo recurso son limitadas.³¹ No obstante, hay más posibilidades de que se autorice la apelación una vez rechazada la concesión de una patente, dado que la decisión firme en ese sentido sería determinante para los derechos del titular de la patente.³²

Las decisiones del tribunal de primera instancia relativas a la invalidez (como las solicitudes de revocación) deben recurrirse ante el pleno del Tribunal Federal.³³ No se requiere autorización para presentar un recurso respecto de una decisión definitiva sobre la invalidez.

La parte interesada puede solicitar una autorización especial para presentar recurso contra una decisión del pleno del Tribunal ante el Tribunal Superior de Australia. Sin embargo, es muy poco frecuente que se conceda dicha autorización especial.

2.2.2.5 Revisión judicial y revisión por parte del Tribunal de Recursos Administrativos

La Oficina de Patentes es una instancia administrativa competente para adoptar decisiones. Por lo tanto, las personas perjudicadas por decisiones de carácter administrativo del Comisionado de Patentes podrán solicitar la revisión judicial ante el Tribunal Federal o Tribunal de Circuito Federal. La naturaleza de una revisión judicial es más limitada que la de un recurso y no se centra en el fondo de la decisión, sino en la legalidad de la decisión y en los procesos seguidos. Entre los motivos que pueden dar lugar a la revisión judicial cabe citar que la decisión constituya un incumplimiento de las normas de la justicia natural, la inobservancia de los procedimientos requeridos, la ausencia de jurisdicción o autoridad, el abuso de autoridad, un error de derecho o que la decisión fuera inducida por un fraude o se viera afectada por este.³⁴

Las personas afectadas también pueden solicitar una revisión ante el Tribunal de Recursos Administrativos en relación con el fondo de determinadas decisiones concretas del Comisionado.³⁵ Sin embargo, no podrá solicitarse la revisión de las decisiones finales del Comisionado sobre la invalidez que se han analizado en esta sección.

2.2.2.6 Naturaleza del recurso presentado contra una decisión de invalidez adoptada por el Comisionado de Patentes

El recurso contra una decisión del Comisionado de Patentes debe presentarse ante el Tribunal Federal de Australia en el plazo de 21 días a partir de la fecha de la decisión, a menos que se conceda un plazo de prórroga.³⁶ El Comisionado tendrá derecho a comparecer y ser oído en los recursos contra las decisiones que haya adoptado.³⁷ Sin embargo, el Comisionado no se constituirá de manera automática como parte en ningún recurso a menos que otra parte se oponga a ese recurso.³⁸

El recurso presentado ante un Tribunal Federal contra una decisión del Comisionado no es un “recurso” en el sentido estricto de la palabra, compete a la jurisdicción original del Tribunal Federal y sigue el mismo procedimiento que una vista de novo.³⁹ En esos casos, el tribunal asume las competencias del Comisionado y toma la decisión de nuevo. El tribunal no tiene que ceñirse exclusivamente a los argumentos ni a las pruebas que se presentaron ante el Comisionado, incluidos los motivos de invalidez, sino que puede recibir nuevas pruebas y ordenar que el procedimiento se lleve a cabo como considere oportuno.⁴⁰ Las pruebas que se presentaron ante el Comisionado pueden admitirse con la autorización pertinente⁴¹ aunque también deben cumplir con las normas generales que rigen la admisibilidad de la prueba.

El Tribunal Federal puede ratificar, modificar o revocar la decisión del Comisionado y dictar cualquier sentencia u orden que considere oportuna, habida cuenta de las circunstancias.⁴² Aunque por lo general el Tribunal Federal suele limitarse al objeto de la controversia que se expuso ante el Comisionado, también está facultado para ordenar la modificación de una solicitud de patente en el marco de un recurso.⁴³

2.2.2.7 Patentes de innovación

En esta sección se examinan las vías para la revisión de las decisiones relacionadas con la validez de las patentes estándar. En contraposición, las diferencias clave que existen en relación con la revisión de las decisiones de invalidez relacionadas con una patente de innovación se refieren a que el examen de una patente de innovación solo puede realizarse después de su concesión, y esa patente solo podrá reexaminarse o ser objeto de oposición una vez expedido el certificado. Tras el examen, el reexamen o la oposición, el Comisionado de Patentes podrá decidir revocar la concesión de una patente de innovación, entre otros motivos, por no considerarla válida.⁴⁴ La decisión de revocar una patente de innovación debe recurrirse ante el Tribunal Federal de Australia. Las patentes de innovación se han ido eliminando gradualmente, y desde el 25 de agosto de 2021 no se aceptan sus solicitudes de registro.