Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.5 Infracción de patente

Los titulares de patentes tienen el derecho exclusivo de poner en práctica su invención patentada con fines comerciales.⁷² Por lo tanto, cualquier persona que no sea titular de una patente ni un licenciatario exclusivo y que ponga en práctica una invención patentada con fines comerciales sin permiso del titular de la patente o el licenciatario exclusivo está cometiendo un acto de infracción.

El titular de la patente puede conceder la licencia exclusiva del derecho de patente a otros⁷³ y un licenciatario exclusivo tiene el monopolio sobre el derecho de explotación de la invención de la patente dentro del alcance de la licencia exclusiva concedida por el titular de la patente.⁷⁴ La concesión de la licencia exclusiva debe registrarse para que surta efecto.⁷⁵ El titular de una patente también puede conceder una licencia no exclusiva.⁷⁶ Las licencias no exclusivas son distintas a las exclusivas, dado que las no exclusivas no tienen el monopolio y se pueden conceder a varios licenciatarios. El registro no es necesario para que las licencias no exclusivas surtan efecto entre las partes, pero sí lo es para que surtan efecto frente a terceros.⁷⁷

Dado que los licenciatarios no exclusivos no tienen facultad para excluir a otros de la explotación de la patente, no pueden solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios ni medidas cautelares por la infracción de patente. En cambio, un licenciatario exclusivo tiene facultad para excluir a otros y puede solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios o medidas cautelares como tal. En el caso de que se conceda una licencia exclusiva sobre el alcance completo del derecho de patente, la opinión habitual es que el titular de la patente conserva la potestad de solicitar una medida cautelar, no obstante, pues tiene un interés en prevenir actos ilícitos para eliminar los obstáculos a la explotación del derecho de patente para sus propios fines tras la expiración de la licencia exclusiva.⁷⁸ Por otra parte, no ocurre lo mismo con las indemnizaciones por daños y perjuicios. El titular de la patente no puede solicitar de forma independiente indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la infracción del derecho de patente para el cual se concede una licencia exclusiva sin unirse al licenciatario exclusivo.^79,80

Una vez que se haya determinado la infracción de la patente, el titular puede solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios contra el infractor (artículo 750 del Código Civil; artículo 128.1 de la Ley de Patentes) o reclamar la restitución del enriquecimiento sin causa (artículo 741 del Código Civil). Asimismo, también pueden solicitar medidas cautelares preliminares o permanentes contra el infractor (artículo 126 de la Ley de Patentes) o la recuperación de la reputación en determinadas circunstancias (artículo 131 de la Ley de Patentes). La infracción de patente también puede conllevar responsabilidad penal (artículo 225 de la Ley de Patentes).

Para probar la infracción de patente, el titular de la patente debe argumentar y demostrar que es el propietario de la patente y que el demandado ha utilizado⁸¹ la patente, y deberá determinarse que los productos o métodos del demandado están comprendidos en el alcance de la protección del derecho de patente del titular.

8.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

8.5.1.1 Relación entre las reivindicaciones y el alcance de la protección

El alcance de la protección de una invención patentada es el alcance objetivo al que llegan los efectos de la patente y se determina según lo que se indica en las reivindicaciones.⁸² En consecuencia, es necesario determinar el alcance de la protección antes de la cuestión de infracción, y esta determinación implica la interpretación de las reivindicaciones, la cual también se lleva a cabo antes de decidir si la invención en cuestión carece de originalidad o actividad inventiva. Se trata de una decisión o evaluación jurídica, y no de la determinación de hechos, por lo que no puede llevarse a cabo mediante una confesión.

8.5.1.2 Principios de la interpretación de las reivindicaciones

Las reivindicaciones establecen el alcance de la invención patentada para la que el solicitante pide la protección. El alcance de las reivindicaciones debe determinarse de conformidad con lo indicado en las reivindicaciones y no puede ampliarse ni reducirse basándose en otras declaraciones (por ejemplo, las descripciones pormenorizadas o los dibujos). No obstante, la referencia a las descripciones o los dibujos de la invención es necesaria para comprender de forma precisa el significado técnico de las reivindicaciones. Así, las reivindicaciones deben interpretarse de forma objetiva y razonable según la contemplación del significado técnico que se pretende expresar con la formulación de las reivindicaciones, sobre la base del significado general de la formulación utilizada en las reivindicaciones, pero también en la descripción pormenorizada y los dibujos.⁸³ En otras palabras, se debe analizar principalmente la formulación de las reivindicaciones para su interpretación (el principio de interpretación literal), pero también debe darse importancia a las descripciones o los dibujos de la invención, así como a los conocimientos técnicos generales en el momento de la presentación (principio de consulta de la descripción).

Además, también se pueden consultar otros documentos que contienen los alegatos del solicitante en el expediente de tramitación, como la memoria descriptiva, las modificaciones y los alegatos por escrito presentados por el solicitante en el proceso de solicitud de patente, además de las opiniones presentadas por el examinador de la KIPO (principio de consulta del expediente de tramitación). No obstante, la consulta de estos documentos nunca debe emplearse para ampliar o reducir el significado de la formulación empleada en las reivindicaciones.

8.5.2 Análisis de la infracción

8.5.2.1 Comparación de la invención patentada con el procedimiento o el producto ilícito

El producto o el procedimiento del demandado infringen la patente únicamente si están dentro del alcance protegido de la patente. En la práctica, el demandante desglosa la reivindicación controvertida en elementos y los compara con los elementos correspondientes del producto o procedimiento del demandado. Este último presenta su respuesta acerca de si los elementos se han identificado y comparado correctamente, y el tribunal interviene después para garantizar que ambas partes tienen el mismo conocimiento sobre el asunto. A menudo se elabora un cuadro de comparación donde se comparan los elementos uno a uno. Los elementos deben ser los confirmados en el proceso de interpretación de las reivindicaciones.

En el caso de los productos o procedimientos del demandado que estén dentro del alcance de la protección de la invención patentada, todos los elementos indicados en las reivindicaciones y su combinación orgánica deben estar presentes en el procedimiento o producto del demandado. Si falta alguno de los elementos, el producto o procedimiento del demandado no entra dentro del alcance protegido de la invención patentada (norma de la totalidad de los elementos).

8.5.2.2 Infracción literal

La infracción literal es el tipo de infracción más básica. Se establece cuando todos los elementos y la forma en que se combinan orgánicamente (según lo especificado por una interpretación literal de las reivindicaciones) se encuentran en el producto o procedimiento del demandado.

8.5.2.3 Infracción por equivalencia

La infracción por equivalencia se establece cuando los elementos del producto o procedimiento del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes de la invención patentada.

La infracción por equivalencia tiene requisitos positivos y negativos. En cuanto a los requisitos positivos: i) ambas invenciones deben haber adoptado el mismo principio para resolver el problema (identidad de los principios de solución); ii) a pesar de las sustituciones, el producto o procedimiento del demandado debe tener un efecto sustancialmente idéntico al de la invención patentada (identidad sustancial de los efectos); y iii) la sustitución debe ser obvia en la medida en que cualquier persona con habilidades ordinarias en la técnica la habría concebido fácilmente (facilidad de sustitución). En cuanto a los requisitos negativos: iv) el producto o procedimiento del demandado no debe ser una tecnología de práctica libre que esté en el dominio público; y v) el elemento sustituido en el producto o procedimiento del demandado no debe haber sido excluido intencionadamente del alcance de las reivindicaciones en el proceso de tramitación. El titular de la patente tiene la carga de la prueba con respecto a los requisitos positivos, mientras que el infractor tiene la carga de la prueba con respecto a los negativos.

Para determinar si una invención patentada y el producto o procedimiento del demandado emplean el mismo principio para resolver el problema, la deducción superficial de los rasgos enumerados en las reivindicaciones no es suficiente. En su lugar, se debe identificar la esencia de la idea técnica subyacente a la solución que es exclusiva de la invención patentada, en comparación con el estado de la técnica, en referencia a la descripción pormenorizada de la invención, junto con las tecnologías conocidas en el momento de la presentación, y debe someterse a una revisión sustantiva.⁸⁴

8.5.2.4 Infracción indirecta

Además de la infracción directa, la Ley de Patentes regula algunos actos indirectos como constituyentes de infracción desde el punto de vista de la interpretación. En virtud del artículo 127.1 y 127.2, también se considera infracción la fabricación, la cesión, el arrendamiento, la importación y la oferta de cesión o arrendamiento de un producto utilizado únicamente para fabricar un producto patentado o para poner en práctica un procedimiento patentado con fines comerciales.⁸⁵ El objetivo de esta disposición es considerar los actos que aún no han llegado a la fase de puesta en práctica de todos los elementos de la invención patentada como constituyentes de infracción en algunos casos si es muy probable que dichos actos conduzcan a la puesta en práctica de todos los elementos de la invención patentada. Esta disposición ofrece medidas de reparación eficaces contra las infracciones futuras predecibles.⁸⁶

El titular de la patente tiene la carga de la prueba. Para demostrar una infracción indirecta, el titular de la patente debe demostrar que el supuesto bien se emplea para utilizar la invención patentada (el requisito de uso), que se utiliza exclusivamente para esto (requisito de exclusividad) y que se fabrica con fines comerciales.

8.5.3 Excepciones

Cuando el titular de la patente argumente y pruebe todos los elementos necesarios para demostrar la existencia de infracción en cada petición de medidas cautelares o de indemnizaciones por daños y perjuicios, etc., el demandado deberá alegar y probar hechos contradictorios para que las reclamaciones no prosperen. Los medios de aplicación de excepciones disponibles para el demandado se clasifican en “negaciones”,⁸⁷ cuya carga de la prueba recae en el demandante, y “excepciones”, cuya carga de la prueba recae en el demandado. Los siguientes apartados se centran en las excepciones.

El infractor de la patente objeto de acusación que niega la infracción debe divulgar el producto o procedimiento realmente utilizado. En virtud de la modificación de la Ley de Patentes, el demandado que niegue la infracción, a pesar de que el demandante haya demostrado prima facie que el demandado está utilizando el producto o procedimiento patentado, debe ofrecer información pormenorizada sobre el producto o procedimiento que está utilizando realmente. Si el demandado se niega a ofrecer información pormenorizada sin una justificación adecuada, el tribunal puede presuponer que realmente ha cometido un acto ilícito, tal y como reivindica el demandante.⁸⁸

8.5.3.1 Abuso de los derechos

La cuestión de si la actividad inventiva de una invención patentada puede examinarse y determinarse en un caso de infracción fue objeto de controversia hasta la decisión dictada por el Tribunal Supremo en 2012. Al pronunciarse en sesión plenaria en su decisión 2010Da95390 de 19 de enero de 2012, el Tribunal Supremo mantuvo expresamente la llamada excepción de abuso de los derechos, que prohíbe el ejercicio de los derechos de patente en un juicio por infracción cuando la invención patentada carece de actividad inventiva, afirmando lo siguiente:

Incluso antes de que la decisión administrativa que anula la patente sea definitiva, las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios o de medidas cautelares sobre la base de la patente pueden constituir un abuso de los derechos y ser inadmisibles cuando esté claro que la invención patentada carece de actividad inventiva, y se anulará mediante el procedimiento administrativo de anulación. Cuando se plantea la excepción de que la reivindicación de indemnización por daños y perjuicios o de medidas cautelares por parte del titular de la patente constituye un abuso de los derechos, el tribunal que conoce de la demanda por infracción está facultado para examinar y determinar la cuestión de la actividad inventiva a fin de decidir si la excepción está fundada.⁸⁹

Decidir cuándo una falta de actividad inventiva es “clara” puede ser un problema, pero, en la práctica, se considera que el requisito de claridad se cumple y no se examina de manera independiente mientras el juez considere que la invención patentada carece de actividad inventiva en la demanda por infracción.⁹⁰

Esta decisión del Tribunal Supremo se refería a una causa en la que se negaba la actividad inventiva de la invención patentada, pero también se considera igualmente aplicable a las causas en las que una invención patentada carece de novedad o de descripción suficiente de modo que es nula o infringe la norma del primer solicitante. No obstante, el Tribunal Supremo había dictaminado que una invención patentada carente de novedad o de descripción suficiente no tenía alcance protegible de los derechos incluso antes de la decisión 2010Da95390⁹¹.

El demandante puede presentar una réplica de corrección de la invención patentada en respuesta a la excepción de abuso de los derechos por parte del demandado. Se puede “corregir” una patente para limitar las reivindicaciones, corregir los errores tipográficos o aclarar el lenguaje ambiguo, ya sea durante un procedimiento de anulación de la IPTAB o mediante la presentación de una petición de corrección independiente ante la IPTAB, siempre y cuando la corrección no altere de manera sustancial el carácter de lo que se reivindica.

8.5.3.2 Tecnología de libre explotación

El demandado puede plantear una excepción de la tecnología de libre explotación para alegar que el producto o procedimiento del demandado solo implementó tecnología públicamente conocida o que podía derivarse fácilmente de la públicamente conocida. El Tribunal Supremo dictaminó lo siguiente:

A la hora de determinar si la tecnología que explota el demandado se encuentra dentro del alcance de los derechos de la invención patentada, la comparación entre los dos es innecesaria para concluir que la tecnología explotada no se encuentra dentro del alcance patentado si el producto del demandado solo consta de tecnologías públicamente conocidas o que cualquier persona con conocimientos ordinarios en la técnica puede practicar a partir de tecnologías públicamente conocidas.⁹²

Este análisis se asemeja al de la actividad inventiva, pero difiere en que lo que se compara con el estado de la técnica o la tecnología públicamente conocida es el producto ilícito del demandado, no la invención patentada. En la práctica, la excepción de la tecnología de libre explotación no suele aplicarse en las causas por infracción, pues el demandado puede utilizar la excepción de abuso de los derechos para alegar que la invención patentada carece de actividad inventiva.⁹³

8.5.3.3 Tecnología conocida

Tal y como se ha indicado más arriba, el Tribunal Supremo dictaminó que los derechos de patente no pueden ejercerse cuando la invención consiste únicamente en tecnologías que ya eran públicamente conocidas o de uso público en el momento de la presentación, independientemente de que la IPTAB se haya pronunciado o no sobre la nulidad de la invención patentada. El demandado asume la carga de la contención y la prueba de demostrar que la invención patentada es una tecnología públicamente conocida. Esta excepción de tecnología conocida puede alegarse además de la excepción de tecnología de libre explotación, pero, en la práctica, se alega con menos frecuencia que las excepciones de abuso de los derechos o de la tecnología de libre explotación.⁹⁴

8.5.3.4 Agotamiento de las patentes

Aunque no esté expresamente establecido en la Ley de Patentes, en general, la reventa o el uso de un producto patentado se consideran aceptables y no constituyen una infracción de patente siempre que el titular de la patente haya transmitido el producto de forma lícita. Esto recibe el nombre de “doctrina del agotamiento” o “doctrina de la primera venta”. Los demandados pueden plantear la excepción del agotamiento de la patente contra las demandas por infracción de patente.

El Tribunal Supremo reconoció que la doctrina del agotamiento de las patentes es aplicable a las invenciones de productos, y dictaminó lo siguiente:

Cuando el titular o el licenciatario de una patente de producto vende legalmente el producto que implementa la invención patentada en el territorio de la República de Corea, los efectos del derecho de patente no se aplicarán a los actos de uso, cesión o arrendamiento del producto por parte del cesionario o el comprador con respecto al producto cedido, porque el derecho de patente sobre dicho producto ha alcanzado su finalidad y, por tanto, se ha agotado.⁹⁵

8.5.3.5 Efecto limitado o práctica lícita del derecho de patente

Además de las excepciones indicadas anteriormente, el demandado también puede alegar excepciones como las siguientes:

• el efecto de la patente es limitado (artículos 96 y 181 de la Ley de Patentes);
• el demandado tiene una licencia exclusiva o no exclusiva concedida por el titular de la patente;
• el demandado tiene una licencia legal concedida en virtud de los artículos 103, 104, 105, 122, 182 o 183 de la Ley de Patentes; o
• se concede al demandado una licencia obligatoria en virtud de los artículos 98, 106, 107 y 138 de la Ley de Patentes.⁹⁶