Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.6.5 Órdenes cautelares e instrucciones procesales

9.6.5.1 Solicitudes provisionales

Antes del juicio, las partes pueden presentar varias solicitudes provisionales. Algunas de estas solicitudes se refieren a las audiencias de administración de la causa o similares y conllevan la resolución de aspectos relativos a la gestión del procedimiento y a las instrucciones procesales para el juicio respecto de las que las partes no llegan a un acuerdo por sí solas. Otras solicitudes muy frecuentes son aquellas en las que una parte persigue, por ejemplo, lo siguiente:

• la desestimación de una parte concreta de los argumentos de la contraparte, porque a primera vista no puede prosperar en ningún caso (según la redacción del CPR, los argumentos no ofrecen motivos razonables para presentar o defender la demanda);¹¹⁸
• un juicio sumario, porque la parte contraria no tiene posibilidades reales de que la demanda (del demandante) o la contestación (del demandado) prosperen;¹¹⁹
• una medida cautelar;
• una caución respecto de las costas procesales (que se examina en la sección 9.6.5.3.2);
• una decisión preliminar sobre un punto para desestimar la demanda o hacer que el procedimiento sea considerablemente más breve y eficiente;
• una orden en la que se exija a la parte demandada que presente una categoría concreta de documentos;
• una orden en la que se exija a la parte demandada que proporcione muestras de uno de los productos supuestamente ilícitos;
• una orden de embargo preventivo de los activos de la parte demandada (cuando existen pruebas que convencen al tribunal de que es posible que los activos desaparezcan);
• una orden que exija a la parte demandada que permita el acceso a su propiedad a representantes de la parte demandante con el objetivo de registrar e incautar artículos o documentos concretos —una orden Anton Piller— (cuando existan pruebas que convenzan al tribunal de que, si no se ejecuta dicha orden, es probable que la parte demandada esconda o destruya ese material).

El requerimiento cautelar más habitual y frecuente de importancia comercial que se solicita en los procedimientos de patentes son las medidas cautelares (en ocasiones denominadas medidas preliminares).

Los principios que rigen las solicitudes de medidas cautelares derivan del asunto American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd [1975] AC 396 y consisten, básicamente, en si existe una cuestión grave que debe juzgarse, si la indemnización por daños y perjuicios es una vía de reparación adecuada (en primer lugar, para el demandante, si se deniega la reparación y, en segundo lugar, para el demandado, si se concede la reparación), si se causaría a una de las partes un daño irreparable o incalculable si se concediera o no la medida y si existen factores especiales propios de la causa que favorecen a una o a otra parte.

En las causas de patentes, a menudo el titular puede recibir una indemnización por los daños y perjuicios provocados por una infracción que se haya cometido hasta la fecha del juicio y, por lo tanto, no se suelen conceder (ni solicitar) medidas cautelares. La excepción más habitual se da cuando unos productos farmacéuticos genéricos están en el mercado o existe el riesgo de que salgan al mercado, lo que tiene como consecuencia que el precio caiga rápidamente y que el titular de la patente nunca pueda volver a pedir el precio original por el producto patentado de referencia si sus pretensiones prosperan en el juicio. Aun en esta situación, el tribunal debe estar convencido de que, habida cuenta de los hechos de la controversia demostrados mediante las pruebas, la indemnización por daños y perjuicios no es una vía de reparación adecuada para el titular de la patente.¹²⁰

Normalmente, se exige a la parte en cuyo favor se haya concedido la medida cautelar durante el proceso judicial que presente ante el tribunal un compromiso de indemnización por daños y perjuicios dirigido a la contraparte según el cual, si posteriormente se determina que la medida no debió concederse (porque la parte que se beneficia de ella pierde el juicio), se indemnizará a la parte supuestamente infractora por las pérdidas que le haya causado la medida cautelar.

9.6.5.2 División de una causa compleja en varios procesos judiciales

En las controversias con varias patentes, el tribunal puede dividir la causa en varios juicios distintos, con el objetivo de juzgar en una vista las cuestiones de responsabilidad relativas a una patente (o una familia de patentes relacionadas) y programar uno o varios juicios separados para juzgar los aspectos que conciernen a las demás patentes. En las causas relativas a las telecomunicaciones y a las condiciones FRAND (justas, razonables y no discriminatorias) de los acuerdos de licencia, el tribunal también puede programar la celebración de un juicio por separado para resolver las cuestiones relativas a las condiciones FRAND, por lo general, en un momento posterior a las vistas previas. En estos casos, las vistas previas se denominan “vistas técnicas”, porque en ellas se dirimen cuestiones tecnológicas relativas a la patente, a diferencia del juicio sobre las condiciones FRAND, en el que se examinan los aspectos de la concesión de licencias y, posiblemente, relativos a la competencia.

9.6.5.3 Cuestiones relativas a las costas

Como se examina en la sección 9.7.4, en las causas de patentes las costas suelen imponerse a la parte vencida. Se trata de las costas procesales en las que ha incurrido la parte, que comprenden los honorarios de los representantes legales y de los peritos y las tasas judiciales. Las costas forman parte indisoluble del proceso judicial y son un arma que el tribunal puede utilizar para alentar a las partes a comportarse de manera razonable y eficaz, para promover un acuerdo extrajudicial y para evitar el despilfarro de tiempo y recursos del tribunal.

9.6.5.3.1 Estimación de las costas

Si la parte demandada no especifica en el escrito de demanda que la cuantía es superior a 10 millones de GBP, las partes deben hacer una estimación de las costas en virtud de la parte 3 del CPR.¹²¹ Las partes están exentas de esta obligación si la cuantía de la demanda es superior a 10 millones de GBP.¹²²

Para realizar la estimación de las costas, las partes deben cumplimentar un formulario denominado “Precedent H”, en el que han de establecer la cantidad que creen que costará cada etapa del procedimiento, tomando como referencia las tarifas horarias y el tiempo dedicado por los distintos miembros del equipo jurídico (abogado asesor o abogado de patentes), los honorarios de los abogados litigantes que han seguido las instrucciones de los asesores y otros desembolsos admisibles. A continuación, las partes deben llegar a un acuerdo sobre las estimaciones contenidas en el formulario Precedent H o, en defecto de acuerdo, el tribunal debe aprobarlas en una audiencia. Para cada etapa del procedimiento, la suma especificada en los formularios por cada una de las partes es la cantidad máxima de las costas que la parte vencida debe reembolsar a quien gane el litigio. Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre el formulario o que el tribunal lo ha aprobado, solo es posible modificarlo mediante una solicitud al tribunal justificada por un cambio considerable en las circunstancias.

9.6.5.3.2 Caución respecto de las costas procesales

Si la parte demandante es insolvente o carece de activos considerables en el Reino Unido, la parte demandada puede solicitar una caución respecto de las costas procesales, es decir, una orden en la que se exija al demandante el pago por adelantado de una cantidad en concepto de caución respecto de las costas procesales del demandado.¹²³ Esta caución puede constituirse mediante el pago al tribunal de la suma en su totalidad o por medio de una fianza bancaria o un aval bancario. Si las partes no logran acordar que el demandante debe aportar una caución para las costas ni ponerse de acuerdo sobre la cantidad de la caución, la parte demandada puede solicitar al tribunal que determine estas cuestiones. En esta solicitud, el demandado a menudo se basa en el formulario Precedent H que ha presentado y que contiene su estimación de las costas del procedimiento.

9.6.5.3.3 Costas por la audiencia previa

En relación con las audiencias previas, especialmente las que duran media jornada o menos, el tribunal efectúa una valoración sumaria de las costas que debe abonar la parte vencida. Esta valoración se basa en el programa de costas por la audiencia previa, elaborado por la parte correspondiente, en el que se resumen los gastos derivados de la solicitud y la propia audiencia. El tribunal realiza la valoración sumaria de las costas inmediatamente después de comunicar su decisión a las partes.

Salvo en circunstancias excepcionales, cada una de las partes asume las costas que le corresponde por la audiencia sobre la administración de la causa.