Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

6.6.8 Peritos

6.6.8.1 Función de los peritos y de los organismos e instituciones especializadas

A pesar de no tratarse rigurosamente de una institución independiente, los peritos y los organismos e instituciones especializadas desempeñan una función práctica importante en las cuestiones en materia de patentes. En este sentido, el Tribunal Supremo de la India, en la causa Monsanto Technology LLC contra Nuziveedu Seeds Ltd,¹⁹⁶ sostuvo que:

No cabe duda de que la forma en que se llevó a cabo la resolución sumarial de una demanda técnicamente compleja que también requiere pruebas periciales en la fase de medidas cautelares no fue ni lo deseable ni lo permisible por la ley. […]

[…] Por lo tanto, nos congratula que el tribunal de división no haya tenido que poner término a la demanda de forma sumarial sobre la única base de unos documentos extraídos del dominio público y que ni siquiera se habían presentado como pruebas en la demanda, por no hablar del interrogatorio a los testigos periciales acerca de los hechos de la presente causa. Ni que decir tiene que las cuestiones que surgieron fueron complejas y que fue necesario contar con pruebas técnicas y periciales para las cuestiones relativas a los procedimientos químicos, bioquímicos, biotécnicos y microbiológicos y, sobre todo, para determinar si el rasgo genético de la secuencia de ácido nucleico que se introdujo una vez podría retirarse de esa variedad o no, y si la secuencia de ADN patentada era una planta o parte de una planta, etc.; se trata de cuestiones que debieron tenerse en cuenta en la vista final de la demanda.

Por lo tanto, los peritos y los organismos e instituciones especializadas son un componente esencial de los procedimientos en los que se cuestiona la validez de una patente. La mayor parte de las oposiciones o revocaciones suelen estar basadas en las opiniones de uno o más peritos u organismos especializados, y el marco jurídico contiene disposiciones suficientes para abordar los dictámenes periciales y las pruebas. Por ejemplo, en virtud de la Ley de Patentes de 1970, la Oficina de Patentes de la India está facultada para recibir pruebas con relación a declaraciones juradas o solicitar comisiones de investigación para el interrogatorio de testigos o el análisis de documentos, entre otros.¹⁹⁷ La Oficina de Patentes de la India también puede permitir que la contraparte interrogue a cualquier persona acerca del contenido de su declaración jurada.¹⁹⁸

6.6.8.2 Prueba pericial en virtud de la Ley sobre la Prueba de 1872

La Ley sobre la Prueba de 1872 contiene las normas sobre la prueba aplicables en los procedimientos de ejecución en virtud de la Ley de Patentes de 1970. Es aplicable a todos los procedimientos civiles y penales. Esta legislación se ha modificado y actualizado de forma oportuna, también en lo que respecta al uso de pruebas y documentos electrónicos.

El artículo 45 de la Ley sobre la Prueba de 1872 establece que los dictámenes de los peritos son “hechos pertinentes”. Por lo tanto, los tribunales deben tener en cuenta estos dictámenes en las cuestiones en materia de patentes para formarse una opinión sobre la ciencia o la técnica. La ley solo exige que dichos peritos estén “especialmente cualificados” en el ámbito correspondiente de la ciencia o la técnica, sin especificar ningún umbral mínimo. El Tribunal Supremo de la India ha indicado que una persona puede ser perito no solo mediante el estudio especializado de un tema, sino que también puede haber adquirido experiencia práctica al respecto.¹⁹⁹ El Tribunal Superior de Delhi tiene un punto de vista similar, pues en una causa de patente en la que el testigo pericial no contaba con un título universitario en tecnología ni en ingeniería, pero sí había demostrado su experiencia, estableció que un perito podría ser una persona con experiencia, aunque no contase con formación académica.²⁰⁰ Lo relevante es que la persona esté cualificada y posea un conocimiento apropiado sobre el tema. El comentario del tribunal fue el siguiente:

Sea como fuere, se acepta y reconoce que una persona podría ejercer como perito en un ámbito de conocimiento especializado obtenido por medio de la experiencia y que no es necesario que dicha persona cuente con un título universitario en el ámbito de conocimiento especializado. Una persona puede ser perito como resultado de su vocación o profesión.²⁰¹

Se entiende que, en cuestiones de patentes, los dictámenes de los peritos son de suma importancia para entender los antecedentes de la técnica, así como los contenidos del estado de la técnica y la invención. Los peritos también pueden testificar sobre el significado técnico de los términos presentes en la reivindicación. Lo habitual es que ambas partes de un proceso en el que se hace valer una patente presenten pruebas periciales en materia de infracción, novedad y actividad inventiva.

Por lo general, el perito está altamente cualificado y sus conocimientos sobre la técnica son superiores a los de una persona con cualidades ordinarias al respecto.

Hay quien sostiene que el perito experto en materia de patentes debe tener conocimientos personales del estado de la técnica,²⁰² pero no es así. En el ámbito del Derecho, todo lo relativo a las cuestiones de patentes se percibe desde la perspectiva de una persona hipotética cualificada en la técnica, quien, automáticamente, suele pasar a considerarse en la legislación alguien con conocimientos relativos al estado de la técnica. El punto de vista correcto parece ser el de que el perito podría testificar para aportar su opinión sobre cómo una persona cualificada en la técnica se plantearía la cuestión.

Las opiniones de los peritos se reservan para las cuestiones de ciencia o técnica, pero, por lo general, dichos peritos también dan su opinión sobre la infracción, la novedad, la evidencia y otros motivos para la nulidad. A pesar de que dichas declaraciones o conclusiones sobre la evidencia, novedad o infracción pueden también implicar cuestiones jurídicas, no tienen consecuencias negativas sobre la admisibilidad del dictamen pericial. Los tribunales se centrarán más en el razonamiento que ofrece el perito en su dictamen. Los dictámenes periciales no son vinculantes para el tribunal.

6.6.8.3 Asesores científicos nombrados por el tribunal

El artículo 115 de la Ley de Patentes de 1970 faculta al tribunal para nombrar a un asesor científico independiente para que le preste ayuda o para que investigue o informe sobre cualquier cuestión de hecho u opinión (excluidas las cuestiones sobre la interpretación de la ley). La Oficina de Patentes de la India cuenta con una lista de expertos científicos.²⁰³ Los tribunales suelen recurrir a estos expertos científicos para contar con una evaluación independiente. Estas evaluaciones son útiles en el caso de asuntos altamente controvertidos donde las opiniones de los peritos de las partes son altamente discrepantes. Del mismo modo que ocurre con cualquier otro dictamen pericial, el dictamen de un asesor científico nombrado por el tribunal no es vinculante para este.

Según la regla 103 del Reglamento de Patentes de 2003, el Controlador debe conservar una lista de asesores científicos actualizada anualmente. La lista incluye los nombres, las direcciones, las firmas y las fotografías de los asesores científicos; sus nombramientos; e información sobre sus cualificaciones académicas, las disciplinas de su especialización y su experiencia técnica, práctica y en materia de investigación.

Para formar parte de la lista de asesores científicos, una persona debe contar con las siguientes cualificaciones:

• un título universitario de ciencias, ingeniería o tecnología, o equivalente;
• al menos 15 años de experiencia técnica, práctica o de investigación; y
• ostentar o haber ostentado un cargo de responsabilidad en un departamento científico o técnico del Gobierno central o una administración estatal o en cualquier organización.²⁰⁴

La ley dispone que el Parlamento, por ley y a tal efecto, se encarga de establecer los honorarios o la remuneración por dichos servicios de asesoría. No obstante, las partes suelen compartir el costo de los expertos científicos independientes.

El borrador del Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi de 2020, del que se ha informado recientemente, también propone que se mantenga un grupo de asesores científicos para que presten ayuda al tribunal.

6.6.8.4 Procedimiento de careo de peritos

El procedimiento del careo de peritos, en el que múltiples testigos periciales hacen sus aportaciones de forma simultánea y que tiene su origen en la legislación australiana, también está permitido en la India y se ha ordenado en algunas causas.²⁰⁵ El procedimiento para el registro de pruebas periciales mediante un protocolo de careo se dispuso en la causa Micromax Informatics Ltd contra Telefonaktiebolaget LM Ericsson.²⁰⁶ El Reglamento del Tribunal Superior de Delhi también se ha modificado para incorporar este procedimiento,²⁰⁷ incluido este protocolo.²⁰⁸

A pesar de que todavía no ha habido ningún proceso en materia de infracción de patente donde las pruebas se hayan presentado mediante un careo de peritos, se espera que este procedimiento se use más en el futuro.