Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.5 Otras causas civiles relacionadas con patentes

4.5.1 Controversias sobre declaraciones de no infracción de patente

Las controversias sobre la declaración de no infracción de una patente consisten en una demanda presentada por un actor —cuyo interés se ve afectado por un derecho de patente específico contra el titular del derecho— para solicitar una declaración de que su acto no infringe el derecho de patente. Por lo general, la expresión “afectado por un derecho de patente específico” significa que el actor ha recibido una advertencia de infracción de patente de un titular de patente específico, pero el titular del derecho no ha solicitado a un tribunal popular que resuelva la controversia en un plazo razonable, de conformidad con el procedimiento legal. Por medio de a Respuesta Civil n.° 4 a la tercera Petición de instrucción (2001), de 12 de julio de 2002, la Corte Popular Suprema especificó el sistema de declaraciones de no infracción en el ámbito de la propiedad intelectual.

Para regular y mejorar aún más el sistema judicial de declaración de no infracción, el artículo 18 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece las condiciones específicas para presentar tales demandas: cuando un titular del derecho envía una advertencia de infracción de patente a otros y no retira la advertencia ni presenta una demanda en el plazo de un mes desde la recepción de un recordatorio escrito en el que la persona advertida o la parte interesada insta al titular del derecho a ejercer el derecho de acción, o en el plazo de dos meses desde la emisión del recordatorio escrito, los tribunales populares aceptarán la causa si la persona advertida o la parte interesada presenta una demanda solicitando la declaración de no infracción. En esta disposición, “otros” incluye a personas concretas y a personas no concretas. “Parte interesada” se entiende en un sentido amplio e incluye a distribuidores, etc. “Presentar una demanda” significa iniciar una acción ante un tribunal popular por la infracción de una patente. El hecho de que el titular del derecho solicite a un departamento encargado de la labor de administración de patentes que se ocupe de la controversia por infracción en un plazo determinado tras la emisión del recordatorio por escrito no puede impedir que la persona advertida o la parte interesada presente una demanda para que se declare la no infracción. Sin embargo, para presentar tal demanda de declaración de no infracción, la parte interesada también debe cumplir las condiciones de presentación de demanda establecidas en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Civil, además de las condiciones previstas en el artículo 18 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

Si una controversia entre las partes sobre si el acto en cuestión constituye una infracción de patente ha entrado en un procedimiento legal de solución de controversias (por ejemplo, el titular del derecho ha presentado una demanda contra la infracción o ha solicitado a un tribunal popular la adopción de medidas provisionales como la conservación del acto previo al litigio, etc.), y si el procedimiento en cuestión está en curso, la parte interesada no puede presentar una demanda para que se declare la no infracción del derecho de propiedad intelectual.

En la fase de apelación de una controversia sobre la declaración de no infracción de una patente, en la causa VMI Holland BV contra Safe-Run Machinery (Suzhou) Co.,¹¹⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, con respecto a la demanda de declaración de no infracción de patente, el alcance del juicio era determinar si la solución técnica implementada por el demandante entraba en el alcance de la protección del derecho de patente del demandado —eliminando así la incertidumbre del demandante sobre si la solución técnica implementada de ese modo entraba en el alcance de la protección de los derechos de patente de otros— para facilitar su toma de decisiones operativas. En una controversia por infracción de patente, el titular de la patente puede elegir si la controversia debe ser tratada por el Departamento de Administración de Patentes o por un tribunal popular. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la clave está en determinar si el producto o proceso supuestamente ilícito está dentro del alcance de la protección del derecho de patente de que se trate.

En la fase de apelación de una controversia sobre una objeción a la jurisdicción por infracción de patente de diseño, en la causa Honda Motor Co. contra Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Co.,¹¹¹ la declaración de no infracción de patente estableció que, con respecto a una demanda de declaración de no infracción y una demanda por infracción de patente que implican el mismo hecho, las dos causas serán objeto de transferencia de competencia y se juzgarán de forma simultánea para evitar que varios tribunales juzguen causas relativas al mismo hecho. La transferencia de competencia se determina según las disposiciones sobre competencia territorial y jerárquica. Si se trata de competencia territorial, las causas se transferirán según la secuencia temporal de aceptación de la causa: el tribunal que acepte la causa en último lugar transfiere la causa al tribunal que acepta la causa en primer lugar. Si se trata de competencia jerárquica, generalmente el tribunal inferior que haya aceptado la causa transferirá la causa aceptada al tribunal superior.

4.5.2 Controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de patente)

Las controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de patente) conllevan principalmente invenciones de servicio, invenciones creadas mediante colaboración o por encargo y la apropiación indebida de secretos técnicos.

4.5.2.1 Creaciones o invenciones de servicio

En el artículo 6 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Una invención que se crea en el desempeño de las funciones del empleado o principalmente utilizando los medios materiales y tecnológicos de un empleador se considera una creación de invención de servicio. En el caso de una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la solicitud, el empleador será el titular de la patente. El empleador puede, de conformidad con la ley, disponer del derecho a solicitar una patente para su invención de servicio y del derecho de patente, lo que facilita la explotación y utilización de la invención pertinente.

El derecho a solicitar una patente respecto de una invención que no sea de servicio pertenece al inventor o diseñador. Una vez aprobada la solicitud, el inventor o diseñador será el titular de la patente.

En el caso de las creaciones de invenciones de servicio, el artículo 847.2 del Código Civil también establece que “una obra por encargo con cesión automática de derechos es una realización tecnológica que se logra como resultado de la ejecución de las tareas asignadas por o utilizando principalmente los medios materiales y técnicos de una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica”. Cabe señalar que la “obra por encargo con cesión automática de derechos” mencionada en este artículo tiene un significado más amplio que la “creación de invenciones de servicio” del artículo 6 de la Ley de Patentes, puesto que la primera no solo abarca los derechos de patente o los derechos de solicitud de patente, sino también otros tipos de derechos de propiedad intelectual, como las obtenciones vegetales, los derechos de autor de programas informáticos, etcétera.

4.5.2.1.1 Creaciones o invenciones realizadas durante el desempeño de las funciones de un empleado

El artículo 12.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Por “creación de invenciones logradas durante el desempeño de las tareas asignadas por el empleador contempladas en el artículo 6 de la Ley de Patentes” se entiende cualquier invención creada:

1. 1) en el curso de la ejecución de una tarea propia del empleado;
2. 2) en ejecución de cualquier tarea, distinta de su propia tarea, que le haya sido encomendada por el empleador; o
3. 3) en el plazo de un año desde su jubilación, dimisión o desde el cese de su relación laboral o de empleo con la entidad a la que pertenecía anteriormente, cuando la invención creada esté relacionada con sus responsabilidades o con cualquier otra tarea que le haya sido encomendada por la entidad a la que pertenecía anteriormente.

Con respecto a “los logros tecnológicos que son resultado de la ejecución de las tareas asignadas por una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica”, mencionados en el artículo 847.2 del Código Civil, el artículo 2 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos¹¹² establece las dos siguientes circunstancias:

1. 1) desempeñar las funciones propias del empleado o emprender otras tareas de desarrollo técnico asignadas;
2. 2) seguir realizando labores de desarrollo técnico relacionadas con las funciones propias del empleado o tareas asignadas por el antiguo empleador en el plazo de un año tras la separación, salvo disposición legal o norma administrativa en contrario.

En comparación con el artículo 12.3 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, el segundo párrafo de la disposición citada contiene la expresión adicional: “salvo disposición legal o norma administrativa en contrario”.

4.5.2.1.2 Creaciones o invenciones realizadas principalmente utilizando los medios materiales y técnicos de un empleador

El artículo 6.3 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Para una creación de invención que se realice utilizando los medios materiales y técnicos de un empleador, si el empleador ha celebrado un contrato con el inventor o diseñador en el que se establezca la titularidad del derecho a solicitar la patente o la titularidad del derecho de patente, prevalecerá dicha disposición.

En la práctica, una invención creada por un antiguo empleado puede conllevar el desempeño de las tareas asignadas por un antiguo empleador, pero utilizando los medios materiales y técnicos del empleador actual. De acuerdo con el artículo 5 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos, en tal circunstancia, los derechos e intereses se determinarán de conformidad con un acuerdo alcanzado entre el antiguo empleador y el empleador actual. En caso contrario, los derechos e intereses se reparten entre ambos en función de sus respectivas contribuciones al logro tecnológico.

Con respecto a la expresión “medios materiales y técnicos” que figura en el artículo 6 de la Ley de Patentes, el artículo 12.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes especifica que se refiere al “dinero, el equipo, las piezas de repuesto, las materias primas o los materiales técnicos del empleador que no estén a disposición del público, etc.”. El artículo 3 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos establece que los “medios materiales y técnicos” descritos en el artículo 847.2 del Código Civil abarcan el dinero, los equipos, los aparatos, las materias primas, la información y documentos técnicos no divulgados, etc.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa Shenzhen Weibond Technology Co. contra Li Jianyi,¹¹³ la determinación de “creaciones de invenciones relacionadas” con las funciones propias de un empleado o cualquier otra tarea que le asigne el antiguo empleador (según el artículo 12.3) del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes) se aclaró aún más:

Se equilibrarán los intereses del empleado, del antiguo empleador y del empleador actual y se examinarán exhaustivamente los siguientes factores: en primer lugar, el contenido específico de la función o tarea asignada al empleado; en segundo lugar, las circunstancias específicas de la patente en cuestión y su relación con la función o tarea del empleado; en tercer lugar, si el antiguo empleador ha llevado a cabo actividades de desarrollo tecnológico e investigación relacionadas con la patente en cuestión o si existe otra fuente legítima para la tecnología patentada; en cuarto lugar, si el titular del derecho o el inventor de la patente (o la solicitud) de que se trate puede dar explicaciones razonables sobre el proceso de desarrollo e investigación o la fuente de la tecnología patentada.

4.5.2.1.3 Titularidad y enajenación de las creaciones de invenciones de servicio

De acuerdo al artículo 6.1 de la Ley de Patentes, “[e]n el caso de la creación de una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la solicitud, el empleador será el titular de la patente”. El artículo 2.2 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos establece que “cuando una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica haya firmado un acuerdo con un empleado con relación a los derechos e intereses sobre un logro tecnológico realizado por el empleado cuando estaba contratado o después de su separación del empleo, los tribunales populares tendrán en cuenta dicho acuerdo.

Cuando la Ley de Patentes se modificó por última vez en 2020, en el artículo 6.1 se estableció que “[e]l empleador podrá, de conformidad con la ley, enajenar el derecho a solicitar una patente para su invención de servicio y el derecho de patente, para facilitar así la explotación y utilización de la invención pertinente. El artículo 847.1 del Código Civil establece lo siguiente:

Cuando el derecho a utilizar o transferir una obra por encargo con cesión automática de derechos pertenezca a una persona jurídica o a una organización sin personalidad jurídica, ambas podrán celebrar un contrato tecnológico sobre la obra por encargo con cesión automática de derechos. Cuando la persona jurídica o la organización sin personalidad jurídica celebre un contrato de tecnología para transferir la obra por encargo con cesión automática de derechos, el creador de la obra tendrá derecho prioritario a adquirirla en condiciones equivalentes.

4.5.2.1.4 Remuneración, recompensa y autoría del inventor o diseñador

En el artículo 15 de la Ley de Patentes se establece que “la entidad a la que se conceda un derecho de patente deberá recompensar al inventor o diseñador por la creación de la invención de servicio. Una vez explotada dicha patente, la entidad pagará al inventor o diseñador una remuneración razonable basada en el grado de difusión y aplicación, así como en los beneficios económicos obtenidos”. Los artículos 76 a 78 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establecen además los métodos y los montos de la recompensa y la remuneración.

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Patentes, un inventor o diseñador tiene derecho a mencionarse a sí mismo como tal en los documentos de patente. El artículo 849 del Código Civil también establece lo siguiente: “una persona física que haya elaborado un producto de una obra tecnológica tiene derecho a indicar en los documentos pertinentes que dicha persona es la creadora del producto y a recibir un certificado de honor y recompensas.

Con respecto a la identificación de un inventor o diseñador, existen otras disposiciones en el artículo 13 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y en el artículo 6 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos.

4.5.2.2 Creación de invenciones mediante colaboración o por encargo

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Patentes, en el caso de una invención creada por dos o más personas físicas o jurídicas o por una persona física o jurídica en ejecución de un encargo que le haya encomendado otra persona física o jurídica, el derecho a solicitar una patente corresponde, salvo acuerdo en contrario, a la persona física o jurídica que haya creado la invención o a quienes la hayan creado en colaboración. Una vez aprobada la solicitud de patente, la persona física o jurídica (una o varias) que la haya presentado será el titular de la patente. Los artículos 859 y 860 del Código Civil también contemplan la creación de invenciones por encargo o mediante colaboración, respectivamente.

4.5.2.3 Solicitudes de patente basadas en el uso no autorizado de secretos técnicos ajenos

Si un infractor, sin la autorización del titular del derecho, solicita una patente para un secreto técnico —ya se haya obtenido legítimamente del titular del derecho o ilegalmente mediante robo u otros medios indebidos—, el titular del derecho puede presentar una demanda civil contra la apropiación indebida de secretos comerciales de conformidad con las leyes para solicitar una sentencia que ordene que el infractor asuma las responsabilidades civiles (por ejemplo, el cese de la apropiación indebida y la indemnización por las pérdidas) o para solicitar al tribunal popular competente que declare que el titular del derecho tiene el derecho sobre la patente solicitada unilateralmente por el infractor.

En la fase de apelación de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa Tianjin Greenpine Pharma Co. contra Huabei Pharmaceutical Hebei Huamin Pharmaceutical Co.,¹¹⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, cuando una parte alega la titularidad de un derecho de patente por apropiación indebida de un secreto técnico, el tribunal popular debe examinar si el secreto técnico se divulga en los documentos de la patente y si se incorpora a la solución técnica patentada. Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es afirmativa, el secreto técnico ha sido objeto de apropiación indebida. Si el secreto técnico constituye el contenido sustancial de la solución técnica patentada, el titular del derecho del secreto técnico tiene derechos legítimos sobre la patente.

4.5.3 Controversias sobre contratos de patentes

En relación con las controversias sobre contratos de patentes, las principales disposiciones aplicables son las que figuran en el Libro I)VI) (“Actos jurídicos civiles”) y el Libro III (“Contratos”) del Código Civil, además de las disposiciones en la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes. El Libro III)XX) (“Contratos tecnológicos”) del Código Civil también contempla específicamente los contratos de desarrollo, transferencia, licencia, consulta y servicios de tecnología.

Con respecto a los contratos tecnológicos, la Interpretación de los Contratos Tecnológicos contiene 47 artículos divididos en seis partes:

• disposiciones generales;
• contratos de desarrollo tecnológico;
• contratos de transferencia de tecnología y contratos de licencia de tecnología;
• contratos de consultoría tecnológica y contratos de servicios tecnológicos;
• cuestiones de procedimiento relacionadas con el procesamiento de controversias sobre contratos tecnológicos; y
• varios.

La cooperación tecnológica en la que participan elementos extranjeros está regulada por las disposiciones aplicables del Reglamento sobre la Administración de las Importaciones y Exportaciones de Tecnología y el Reglamento sobre la Aplicación de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras.¹¹⁵ El 18 de marzo de 2019, el Consejo de Estado anunció el Decreto n.° 709, que suprimió los párrafos 3) y 4) del artículo 43 del Reglamento sobre la Aplicación de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras y los artículos 24.3, 27 y 29 del Reglamento sobre la Administración de las Importaciones y Exportaciones de Tecnología y modificó el artículo 41 original del este último por el artículo 39, de la siguiente manera: “en el plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción de los documentos previstos en el artículo 38, el departamento de comercio exterior competente dependiente del Consejo de Estado registrará el contrato de exportación de tecnología y expedirá el certificado de registro de exportación de tecnología”. El artículo 22 de la Ley de Inversiones Extranjeras establece lo siguiente:¹¹⁶

El Estado protege los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros y las empresas con inversión extranjera, protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de derechos conexos y persigue estrictamente la responsabilidad legal por infracciones de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con la ley.

El Estado fomenta la cooperación técnica basada en el principio de voluntariedad y las normas comerciales en el proceso de inversión extranjera. Las partes inversoras determinan las condiciones de la cooperación técnica mediante la negociación en pie de igualdad de acuerdo con el principio de equidad. Los departamentos administrativos y sus funcionarios no podrán forzar la transferencia de tecnología por medios administrativos.

4.5.4 Causas civiles relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas

Las causas civiles relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas consisten principalmente en controversias civiles sobre infracción de patentes, contratos de patentes, regalías y abuso de posición dominante en el mercado.

4.5.4.1 Causas relacionadas con patentes

En julio de 2008, en su carta sobre el acto de explotación de una patente por la empresa Chaoyang Xingnuo,¹¹⁷ la Corte Popular Suprema expresó la siguiente opinión sobre la solicitud de instrucción planteada por el Tribunal Popular Superior de Liaoning:

Ante la realidad de que la organización de normalización de China no ha establecido sistemas con respecto a la divulgación pública de la información y la explotación de las patentes incorporadas en las normas correspondientes, cuando un titular de la patente haya participado en la formulación de una norma o haya consentido la incorporación de una patente en una norma nacional, industrial o local, se considerará que el titular de la patente ha autorizado a otros a explotar la patente al aplicar la norma y los actos pertinentes de explotación de la patente por terceros no constituyen actos de infracción de patente según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Patentes. El titular de la patente podrá exigir al explotador el pago de una suma en concepto de regalías que, no obstante, será significativamente inferior a las regalías ordinarias; cuando el titular de la patente se haya comprometido a renunciar a las regalías de la patente, se aplicará dicho compromiso.

El artículo 24 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé específicamente las cuestiones relativas a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas, que implican principalmente cuestiones de importancia como la divulgación de información sobre patentes vinculadas a normas técnicas, argumentos de defensa contra la infracción; condiciones aplicables para el cese de la infracción, negociación y adjudicación de condiciones de licencia de explotación y las obligaciones de concesión de licencias justas, razonables y no discriminatorias, entre otras cuestiones. Los párrafos 1 a 3 del mismo artículo establecen lo siguiente:

Cuando una norma nacional, industrial o local recomendada haya indicado explícitamente la información de una patente esencial para cumplir con las normas técnicas, por lo general se rechazará el argumento de defensa de inexistencia de la infracción de un supuesto infractor sobre la base de que dicha norma puede aplicarse sin licencia.

Cuando una norma nacional, industrial o local recomendada haya indicado explícitamente la información de una patente esencial para cumplir con las normas técnicas y el titular de la patente y un supuesto infractor estén negociando las condiciones de licencia para la explotación de la patente, si el titular de la patente incumple intencionadamente la obligación de concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias asumida durante la formulación de la norma, lo que resulta en la falta de un contrato de licencia para la explotación de la patente, y, si el supuesto infractor no incurre en ninguna falta evidente en la negociación, en general se rechazará la solicitud del titular de la patente de cesar la aplicación de la norma.

Las condiciones de licencia de explotación a las que se refiere el párrafo 2 se negociarán entre el titular de la patente y el supuesto infractor. Si las partes no llegan a un acuerdo tras una negociación suficiente, podrán solicitar a un tribunal popular que determine las condiciones de la licencia. Al hacerlo, el tribunal popular, sobre la base de condiciones justas, razonables y no discriminatorias, examinará de forma exhaustiva factores como el nivel de innovación de la patente, su contribución a la norma, el sector técnico al que pertenece la norma, la naturaleza y el alcance de aplicación de la norma y las condiciones de la licencia aplicables.

Antes de que se emitiera esta interpretación judicial, la Administración de Normalización de China y la CNIPA habían publicado en diciembre de 2013 las Medidas Reglamentarias sobre las Normas Nacionales sobre Patentes (provisionales) que mejoraban el procedimiento de divulgación de la información sobre patentes relacionada con las normas nacionales y establecían específicamente que las patentes implicadas en las normas nacionales son patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas. Para mantener la coherencia con estas medidas provisionales, la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes solo contemplaba las normas recomendadas (es decir, las normas no obligatorias) e indicaba explícitamente sus patentes relacionadas, pero no contemplaba cuestiones como las normas sin divulgación de información sobre patentes, las normas obligatorias, las normas internacionales, etc., que tampoco se mencionaban en las medidas provisionales anteriores.

Con respecto a las normas técnicas relacionadas con productos farmacéuticos, en un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de patentes de invención, en la causa Qilu Pharmaceutical Co. contra Beijing Sihuan Pharmaceutical Co.,¹¹⁸ la Corte Popular Suprema estableció que las leyes y los reglamentos administrativos vigentes relativos a la administración y el registro de productos farmacéuticos no exigen que los titulares de derechos de patente respecto de productos farmacéuticos asuman compromisos “justos, razonables y no discriminatorios” en la concesión de licencias de dichas patentes cuando cooperan en la formulación de normas nacionales sobre productos farmacéuticos. En esta causa, no había pruebas que demostraran que Beijing Sihuan Pharmaceutical hubiera asumido compromisos “justos, razonables y no discriminatorios” en la concesión de la licencia sobre la patente durante la formulación de la norma nacional sobre productos farmacéuticos relacionada con la patente en cuestión. Por lo tanto, no se aplicaba el principio de “justo, razonable y no discriminatorio”.

4.5.4.2 Causas relacionadas con el monopolio

La Corte Popular suprema promulgó en 2012 las Disposiciones sobre Controversias relativas a los Monopolios, y las modificó en 2020.¹¹⁹ Esta interpretación judicial consta de 16 artículos que especifican cuestiones como los tipos de causas, la presentación de demandas, la jurisdicción y el juicio, la carga de la prueba, las pruebas, las responsabilidades civiles y el plazo de prescripción con respecto a las causas de monopolio. Además, aclara las disposiciones pertinentes de la Ley Antimonopolio.¹²⁰ El artículo 3 de las disposiciones establece lo siguiente:

En primera instancia, las causas civiles relacionadas con monopolios son competencia de los tribunales de propiedad intelectual o de los tribunales populares intermedios de las ciudades donde se encuentren los gobiernos de las provincias, las regiones autónomas o los municipios, de las ciudades bajo planificación estatal separada o de los tribunales populares intermedios designados por la Corte Popular Suprema.

Además de la ley mencionada y de la interpretación judicial, la Comisión Antimonopolio, que depende del Consejo de Estado, publicó las Directrices Antimonopolio en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual el 4 de enero de 2019 y las Directrices para la Definición de los Mercados de Referencia el 6 de julio de 2009.¹²¹

En la fase de apelación de una controversia sobre una declinatoria por abuso de posición dominante en el mercado, en la causa Ericsson contra TCL Group Corp.,¹²² la Corte Popular Suprema estableció que el artículo 2 de la Ley Antimonopolio especifica que la ley es aplicable a la conducta monopolística fuera del territorio de China. Al mismo tiempo, estableció que el artículo 2 también indica que, a los efectos de la determinación de la competencia respecto de causas de monopolio, puede tomarse como punto de referencia el lugar donde la supuesta conducta monopolística condujo a la eliminación o restricción de la competencia.

4.5.5 Causas civiles relacionadas con patentes de productos farmacéuticos

La protección de las patentes de productos farmacéuticos es esencial para el desarrollo innovador de la industria farmacéutica y para la salud y felicidad de la población. Al tiempo que se proporcionan sistemas de motivación y salvaguardias judiciales para la innovación independiente y el desarrollo de alta calidad de la industria farmacéutica, también se tienen en cuenta la accesibilidad de los productos farmacéuticos y la salud de las personas. En particular, dados los enormes costos del desarrollo y la investigación de nuevos productos farmacéuticos, es fundamental una sólida protección de la propiedad intelectual para motivar la innovación continua en la industria farmacéutica.

Con el fin de reforzar la protección de las patentes de productos farmacéuticos y lograr una pronta resolución de las controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos, tanto la Opinión sobre la Profundización de la Reforma de la Política de Examen y Aprobación, emitida en octubre de 2017, como las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, emitidas el 24 de noviembre de 2019, se propusieron para explorar y establecer un sistema de vinculación de patentes de productos farmacéuticos.¹²³

4.5.5.1 Modificaciones de la Ley de Patentes en relación con las controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos

Durante la cuarta modificación a la Ley de Patentes, el poder legislativo creó un mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos a sugerencia de departamentos competentes y tomando como referencia los sistemas de vinculación de patentes de productos farmacéuticos de los países pertinentes. En consecuencia, ahora, el artículo 76 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En el proceso de revisión y aprobación previo la comercialización de un producto farmacéutico, cuando el solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico mantenga con el titular de una patente o con una parte interesada alguna controversia sobre el derecho de patente asociado con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita, puede presentar una demanda ante el tribunal popular y solicitar una sentencia en la que se determine si la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita se encuentra dentro del alcance de la protección de cualquier derecho de patente de producto farmacéutico propiedad de terceros. El departamento de regulación de productos médicos del Consejo de Estado puede, dentro del plazo fijado, tomar una decisión sobre si suspender la aprobación de comercialización del producto farmacéutico de acuerdo con la sentencia eficaz o la orden escrita del tribunal popular.

El solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico, el titular de la patente de que se trate o la parte interesada también pueden solicitar al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado una resolución administrativa de las controversias relativas al derecho de patente asociado con el medicamento cuyo registro se solicita.

El Departamento de Regulación de Productos Médicos del Consejo de Estado, junto con el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, formula medidas cohesivas específicas para la resolución de controversias sobre derechos de patente en las fases de aprobación y de solicitud de licencias de comercialización de productos farmacéuticos, que se aplicarán tras la aprobación del Consejo de Estado.

En el artículo 42.3 de la Ley de Patentes también se añadió una disposición sobre la indemnización por la duración de la patente para las patentes de productos farmacéuticos.

4.5.5.2 Formulación de interpretaciones judiciales y documentos reglamentarios pertinentes

Para aplicar el artículo 76 de la Ley de Patentes y mejorar el mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos, la Administración Nacional de Productos Médicos y la CNIPA, junto con los departamentos competentes, emitieron las Medidas para la Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos el 4 de julio de 2021.¹²⁴ Más tarde, el 5 de julio de 2021, la Corte Popular Suprema emitió sus Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos y la CNIPA emitió las Medidas de Resolución de Controversias en materia de Patentes de Productos Farmacéuticos.¹²⁵ Ambos documentos entraron en vigor el mismo día.

Las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos se centraron en las cuestiones de procedimiento que deben resolverse tras la aplicación del sistema de vinculación de patentes de productos farmacéuticos y la conexión y adecuación de los procedimientos judiciales con el proceso de revisión y aprobación y el procedimiento de resolución administrativa. Esto promovió, a su vez, la uniformidad de las normas de ejecución administrativa y resolución judicial. Las disposiciones están recogidas en 14 artículos y en ellas se regula la competencia, las causas específicas de la acción, el material necesario para presentar una demanda, las formas de presentar dicha demanda, la vinculación entre los procedimientos administrativos y judiciales, los escritos de contestación, la protección de los secretos comerciales durante el litigio, las medidas cautelares, las reconvenciones por daños y perjuicios contra la parte vencida, los medios de notificación, etc. Las disposiciones proporcionan una orientación clara para el enjuiciamiento justo y oportuno de dichas causas y promueven la aplicación del sistema de vinculación de patentes de productos farmacéuticos.

4.5.5.3 Principales cuestiones relacionadas con el mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos

4.5.5.3.1 Competencia

El artículo 1 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece la competencia y los motivos para iniciar una acción en las controversias relacionadas con patentes de productos farmacéuticos. Las causas civiles de primera instancia iniciadas por demandas relacionadas con patentes de productos farmacéuticos forman parte de la jurisdicción centralizada del Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing para facilitar la organización de recursos judiciales superiores y unificar la norma de resolución judicial.

Además, dado que estas causas civiles a menudo involucran causas administrativas de confirmación de derechos de patente relacionadas con la patente, así como causas administrativas presentadas por las partes interesadas debido a desacuerdos con las resoluciones administrativas emitidas por la CNIPA, la jurisdicción centralizada salvaguarda el vínculo orgánico entre los diferentes procedimientos contenciosos y facilita la coordinación del trabajo con los departamentos administrativos pertinentes dependientes del Consejo de Estado.

En cuanto a la competencia sobre las causas en apelación, de conformidad con la Decisión del Comité Permanente de la CNIPA sobre las Causas de Propiedad Intelectual y el artículo 2 de las Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual, cuando una parte no esté de acuerdo con una sentencia o resolución dictada en primera instancia por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing sobre una demanda del sistema de enlace relativa a patentes de productos farmacéuticos, dicha parte podrá apelar ante la Corte Popular Suprema.

4.5.5.3.2 Relación entre las demandas del sistema de enlace relativas a patentes de productos farmacéuticos y las demandas por infracción de patente

El artículo 11 de la Ley de Patentes contempla específicamente los actos de infracción de patente. Dado que el acto de solicitar la revisión y aprobación antes de la comercialización de un producto farmacéutico no constituye un acto de infracción según el artículo 11 de la Ley de Patentes, las disposiciones sobre recursos contra la infracción de patentes no se aplican en dichos casos. En el caso de una demanda civil presentada por una parte de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Patentes, la solicitud específica es que se dictamine si la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita está dentro del alcance de la protección de cualquier derecho de patente de producto farmacéutico que pertenezca a un producto farmacéutico de terceros. La naturaleza de tal demanda es una demanda de confirmación. Sin embargo, en una demanda del sistema de enlace relativa a una patente de productos farmacéuticos, el solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico todavía puede plantear una defensa del estado de la técnica o una defensa de derechos de uso anterior de conformidad con los artículos 67 y 75.2, respectivamente, de la Ley de Patentes. Si se acepta el argumento de defensa, el tribunal popular competente puede confirmar que la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita está dentro del alcance de la protección de los derechos de patente relacionados.

4.5.5.3.3 “Patentes pertinentes” en el artículo 76 de la Ley de Patentes

Como componente del sistema de enlace de patentes de productos farmacéuticos, las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos deben coordinarse con las medidas específicas para vincular la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos con la resolución de controversias en materia de patentes durante la fase de solicitud de aprobación de la comercialización —como se establece en el artículo 76.3 de la Ley de Patentes (es decir, en las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos)— para aplicar las disposiciones de dicho artículo.

El mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos previsto en el artículo 76 de la Ley de Patentes solo se aplica a tipos específicos de patentes de productos farmacéuticos, es decir, a las “patentes pertinentes”. Con respecto al alcance de estas “patentes pertinentes”, el artículo 2 de las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establece lo siguiente:

El Departamento de Regulación de Productos Farmacéuticos del Consejo de Estado establecerá la Plataforma de Registro de Información de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, para que los titulares de aprobaciones de comercialización de productos farmacéuticos registren la información de patentes relacionada con los productos farmacéuticos registrados y aprobados en China.

En caso de que la información de patentes pertinentes no esté registrada en la Plataforma de Registro de Información de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, no se aplicarán las Medidas.

El artículo 5 de las Medidas establece que “los titulares de autorizaciones de comercialización de productos químicos farmacéuticos podrán registrar, en la Plataforma de Registro de Información de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, patentes de compuestos como principios activos farmacéuticos, patentes de composiciones farmacéuticas que contengan principios activos y patentes de uso farmacéutico”. Por otro lado, el artículo 12 establece que “para los medicamentos tradicionales chinos, se pueden registrar las patentes relativas a las composiciones y los extractos de los medicamentos chinos, así como el uso farmacéutico; para los productos biológicos, se pueden registrar las patentes relativas a la estructura secuencial de los principios activos y el uso farmacéutico”.

Sin establecer disposiciones adicionales para las “patentes relacionadas”, pero manteniéndose en consonancia con las disposiciones anteriores de las Medidas de Implementación, el artículo 2 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que “las ‘patentes relacionadas’ mencionadas en el artículo 76 de la Ley de Patentes se refieren a aquellas a las que se aplicarán las medidas de los departamentos de administración competentes del Consejo de Estado para vincular la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos con la solución de controversias en materia de patentes durante la fase de solicitud de aprobación del marcado del producto farmacéutico”.

4.5.5.3.4 Partes legitimadas para presentar las demandas contempladas en el artículo 76 de la Ley de Patentes

El artículo 76 de la Ley de Patentes establece que el solicitante de la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos y el titular de la patente en cuestión o una parte interesada pueden presentar una demanda ante un tribunal popular. El artículo 2.2 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que “la ‘parte interesada’ descrita en el artículo 76 de la Ley de Patentes se refiere a los licenciatarios de la patente mencionada en el párrafo anterior y a los titulares de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico relacionado”.

Según el artículo 7 de las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos,

[c]ualquier titular de la patente o parte interesada que objete al cuarto tipo de declaraciones de patentes puede, en un plazo de 45 días a partir de la fecha en que el instituto nacional de evaluación de productos farmacéuticos publique la solicitud de aprobación de comercialización del producto farmacéutico, presentar una demanda ante un tribunal popular en relación con si la solución técnica del producto farmacéutico para el que se solicita la aprobación de comercialización está dentro del alcance de la protección de los derechos de patente pertinentes o puede solicitar al Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado una resolución administrativa.

Si el titular de la patente o la parte interesada no presenta una demanda en ese plazo de 45 días, el solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico puede, de acuerdo con el artículo 4 de la interpretación judicial, presentar una demanda ante un tribunal popular para solicitar la confirmación de que el producto farmacéutico cuyo registro se solicita no está dentro del alcance de la protección de los derechos de patente pertinentes.

4.5.5.3.5 Medidas cautelares

El artículo 10 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que, cuando un titular de la patente o una parte interesada

pida que se prohíba a un solicitante de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico realizar los actos previstos en el artículo 11 de la Ley de Patentes dentro del plazo del derecho de patente pertinente, los tribunales populares tramitarán dicha solicitud conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes y la Ley de Procedimiento Civil; los tribunales populares no admitirán las peticiones de prohibición de la solicitud de revisión y de aprobación de comercialización de productos farmacéuticos.

El Capítulo IX (“Conservación y ejecución anticipada”) de la Ley de Procedimiento Civil, el Capítulo 7 (“Conservación y ejecución anticipada”) de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil y las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual contienen disposiciones sobre medidas cautelares. Además, el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil establece que “si se presenta una solicitud de manera indebida, el solicitante deberá compensar a la persona contra la que se presenta la solicitud por cualquier pérdida en la que haya incurrido como resultado de las medidas cautelares”.

4.5.5.3.6 Reconvención para reclamar la indemnización de los daños causados por la litigación abusiva

Para equilibrar mejor los intereses de los titulares de la patente y partes interesadas y de los solicitantes de la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos, el artículo 12 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos prevé un sistema de reconvención para la indemnización de los daños causados por la litigación abusiva, de conformidad con el artículo 132 del Código Civil, el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Civil y los artículos 20 y 47 de la Ley de Patentes.

Existen dos prerrequisitos para reconvenir la indemnización de los daños causados por la litigación abusiva. En primer lugar, el prerrequisito subjetivo es que el titular de la patente o la parte interesada sabe o debería haber sabido que el derecho de patente fue declarado inválido o que la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico para el que se solicita la autorización de comercialización no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. En este caso, “sabe” o “debería haber sabido” se determina siguiendo los mismos criterios que en las causas generales de infracción. En segundo lugar, el prerrequisito objetivo es que el solicitante de la autorización de comercialización del producto farmacéutico haya sufrido pérdidas causadas por el litigio.

En lo que respecta a la competencia para conocer de las reconvenciones de indemnización de los daños causados por la litigación abusiva y dada la estrecha relación de estas causas con los litigios sobre patentes de productos farmacéuticos, se considera que estas causas también son competencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing.

4.5.5.3.7 Resolución administrativa

Con respecto a la protección de los derechos de patente, China adopta un sistema de doble vía por el que las protecciones judicial y administrativa funcionan conjuntamente. Para las controversias derivadas de patentes relacionadas con el producto farmacéutico para el que se solicita la autorización de comercialización (artículo 76 de la Ley de Patentes), la parte interesada puede presentar una demanda ante un tribunal popular o solicitar al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado la resolución administrativa de las controversias, de conformidad con el artículo 76.2 de la Ley de Patentes.

En el artículo 5 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos se establece lo siguiente:

Cuando una parte afirme que una demanda contemplada en el artículo 76 de la Ley de Patentes no debe ser aceptada o solicite la suspensión de la demanda sobre la base de que el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado ha aceptado la solicitud de resolución administrativa a la que se refiere el artículo 76 de la Ley de Patentes, tal afirmación o solicitud no será admitida por los tribunales populares.

El artículo 4 de las Medidas de Resolución Administrativa de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establece lo siguiente: Cuando una parte solicita la resolución administrativa, el prerrequisito que debe cumplirse es que ningún tribunal popular haya aceptado una causa sobre la controversia en materia de patentes de productos farmacéuticos. Una parte que haya optado en primer lugar por solicitar la resolución administrativa puede presentar posteriormente una demanda ante un tribunal popular. Sin embargo, si una parte ha presentado una demanda ante un tribunal popular y la causa ha sido aceptada, entonces la parte ya no puede solicitar a la CNIPA la resolución administrativa sobre el mismo producto farmacéutico y patente.

Tanto el artículo 7 de las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos como el artículo 19 de las Medidas de Resolución Administrativa de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establecen que, cuando una parte no esté de acuerdo con una resolución administrativa de la CNIPA sobre una controversia en materia de patentes de productos farmacéuticos, podrá presentar una demanda administrativa ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing. Cuando la parte sigue estando en desacuerdo con la sentencia dictada, puede apelar ante la Corte Popular Suprema.