Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.6.5 Medidas provisionales

5.6.5.1 Los procedimientos de medidas preliminares son independientes de los procedimientos de medidas permanentes

El Código Procesal Civil alemán dispone procedimientos sumarios, es decir, para acciones civiles en las que se solicitan medidas preliminares, particularmente en forma de medidas cautelares (artículos 916 a 945b). Esta no está concebida como una forma de “reparación provisional” dentro de la acción de medidas permanentes, sino que toma la forma de una acción separada e independiente. Por lo tanto, todos los requisitos (jurisdicción y competencia territorial) se deben verificar de manera independiente. Por lo tanto, las acciones de medidas provisionales y permanentes pueden presentarse en diferentes jurisdicciones y, de hecho, los demandantes a menudo solicitan medidas preliminares en las jurisdicciones cuya práctica se considera generalmente más favorable. La única excepción es la de las causas en las que ya se ha incoado una acción de medidas permanentes, en cuyo caso ese tribunal también tendría competencia exclusiva para conocer de los procedimientos sumarios correspondientes, aunque la acción ya esté pendiente de apelación (artículo 937.1).

El principio de acciones separadas también implica que una resolución sobre una medida permanente no afecta automáticamente una resolución anterior sobre una medida preliminar.¹²⁵ Por lo tanto, el tribunal deberá dejar sin efecto cualquier medida preliminar dentro del marco del procedimiento de medidas preliminares. Esta no deja de existir por el mero hecho de que el tribunal que conoce de la acción de medida permanente desestime la demanda.¹²⁶

5.6.5.2 Procedimientos ex parte: mandamiento judicial de protección

Se puede otorgar la medida preliminar ex parte y, de hecho, las medidas cautelares ex parte todavía son habituales en materia de marcas o de competencia desleal. Ahora bien, es una verdadera excepción en causas de patentes, porque la complejidad de la materia hace que sea indispensable sobre todo dar al demandado la oportunidad de ejercer sus derechos judicialmente antes de tomar una decisión.¹²⁷ Para evitar decisiones ex parte, el posible demandado puede presentar una “carta de protección” ante los posibles tribunales que conocen de la infracción (artículo 945a del Código Procesal Civil). Este es un escrito de defensa anticipada, cuyo propósito es crear al menos dudas suficientes con respecto a los argumentos que defienden que se dicte una medida preliminar, de modo que el tribunal no la conceda sin una vista. Sin embargo, presentar dicha carta de protección no es unívocamente ventajoso para al demandante. Más bien, hay dos riesgos principales que deben tenerse en cuenta:

• El demandante y el tribunal pueden argumentar que, en virtud de la carta de protección, el demandado tuvo la oportunidad de ser oído, de modo que se podría adoptar la medida cautelar solicitada ex parte y se mitigarían los problemas de no oír al demandado. Por ende, la presentación de la carta de protección podría tener el efecto inverso y permitir una medida cautelar ex parte en lugar de evitarla.
• Si, no obstante, se concede la medida cautelar, se puede notificar directamente al abogado del demandado, lo que supone un acortamiento importante de la notificación ordinaria, en particular, la notificación en el extranjero de conformidad con el Convenio de La Haya sobre la Notificación.¹²⁸

Si se concede la medida cautelar ex parte, el demandante lo debe notificar en el plazo de un mes; de otro modo, queda sin efecto (artículo 929.2 del Código Procesal Civil). La notificación suele hacerse mediante un oficial de justicia que el abogado del demandante debe contratar. Debe efectuarse al abogado del demandado, de haberlo en el procedimiento (por ejemplo, cuando ya se presentó un escrito de protección). La medida preliminar solo se vuelve vinculante para el demandado una vez notificada de manera efectiva dentro del plazo. El demandado puede oponerse a la medida cautelar ex parte y el tribunal programará la fecha de la vista después de dicha oposición (artículo 924).

Si el tribunal, tras analizar la solicitud del demandante, considera de modo preliminar que no procede conceder la medida cautelar ex parte, generalmente envía una notificación en ese sentido al demandante (a veces también por vía telefónica). Luego, corresponde al demandante retirar la demanda o mantenerla. Si la mantiene, el tribunal puede desestimar la solicitud de inmediato (ex parte) o programar la fecha de la vista y enviar una notificación del proceso (solicitud y citación) al demandado. El demandante puede apelar la desestimación ex parte y este procedimiento continuará ex parte en la instancia de apelación. El tribunal de apelación puede conceder la medida solicitada ex parte o confirmar la desestimación, citar al demandado o devolver la causa para que se celebre un nuevo procedimiento inter partes.

5.6.5.3 Características procesales distintivas de los procedimientos de medidas preliminares en comparación con los de medidas permanentes

Por lo general, el procedimiento sumario inter partes para las medidas preliminares es similar al procedimiento principal descrito para la obtención de medidas permanentes. Sin embargo, el proceso es bastante más acelerado, de modo que la fecha de la vista debe tener lugar varias semanas o unos meses después de la notificación de la solicitud. Además, surgen varias diferencias procesales debido a la naturaleza inherentemente acelerada del procedimiento:

• La prueba pericial no está disponible en los procedimientos de medidas provisionales (artículos 920.2 y 294.2 del Código Procesal Civil).
• No se fija una fecha de vista separada para la obtención de pruebas, de modo que no se citará a los testigos; en cambio, las partes deben garantizar que están fácilmente disponibles en la fecha de la vista (“präsenter Zeuge”; véase el artículo 294.2).
• No hay preclusión de hechos o pruebas. Por lo tanto, aunque el tribunal establezca un plazo, las partes pueden retrasar la presentación de cualquier hecho o prueba hasta la vista final.
• Tampoco existe suspensión del procedimiento si está pendiente la acción de nulidad o la oposición. En cambio, si existen dudas respecto de la validez de la patente en litigio, se debe desestimar la solicitud.
• El umbral relativo a la prueba es más bajo, ya que es suficiente la “Glaubhaftmachung” (prueba con indicios razonables), que se puede traducir mejor como “demostrar una alegación de hecho para satisfacción del tribunal” (traducción no oficial de los artículos 920.2) y 294). No hay límites para la prueba formal mencionada, por lo que también son posibles las declaraciones juradas, que se utilizan con frecuencia.
• Generalmente, la resolución del tribunal se pronuncia en el día de la vista, por lo que no se fija una fecha separada para pronunciar la sentencia como sucede casi siempre en la acción principal.
• La reparación otorgada en la resolución del tribunal es exigible eo ipso, de modo que el tribunal no se debe pronunciar por separado sobre la exigibilidad preliminar (artículo 928) y, por lo tanto, normalmente tampoco ordena el pago de una caución de garantía para que la medida cautelar sea exigible (aunque esto es posible, véase el artículo 921).

5.6.5.4 Requisitos para obtener medidas preliminares

5.6.5.4.1 Requisitos para las medidas provisionales: “Verfügungsanspruch” (demanda de infracción sustantiva) y “Verfügungsgrund” (interés jurídico específico en las medidas preliminares)

En cuanto a los requisitos para la adopción de medidas provisionales conforme a las disposiciones generales del Código Procesal Civil, se pueden distinguir dos categorías: los requisitos sustantivos relativos a la pretensión ejercitada (“Verfügungsanspruch”) y el motivo o interés específico que justifica la adopción de medidas provisionales antes de las medidas permanentes (“Verfügungsgrund”). Dentro del análisis respecto del “interés específico”, se debe tratar tanto la “urgencia” como el “equilibrio de equidades” del asunto (“Verfügungsanspruch”), mientras que el equilibrio de intereses también abarca el análisis respecto de la validez de la patente en litigio.

Las normas para la “Verfügungsanspruch”, principalmente para la interpretación de las reivindicaciones y los problemas de infracción, por lo general son las mismas que se aplican en los procedimientos principales, con la diferencia descrita respecto de las pruebas. Por ende, a diferencia de otras jurisdicciones, la cuestión de fondo de la infracción tiene un papel decisivo en la concesión de las medidas preliminares, en lugar de centrarse principalmente en un análisis de equidad que pondere los intereses afectados por la concesión o no de la medida preliminar solicitada.

Si este es el caso, la parte prácticamente más decisiva de los procedimientos alemanes de infracción de patente es el “Verfügungsgrund”, el interés jurídico específico que debe demostrar el demandante para proseguir sus pretensiones en forma de procedimiento provisional. En este aspecto, se debe tener en cuenta que las medidas preliminares previstas en el Código Procesal Civil alemán, por regla general, solamente deben preservar la situación garantizando que no se frustre el ejercicio de los derechos después de una acción de medidas permanentes.¹²⁹ En materia de medidas cautelares, por definición y de manera inevitable, no solo se preservan las medidas permanentes, sino que se “anticipan” (“vorweggenommen”). Aun así, las medidas preliminares son posibles y no se limitan a los casos de perjuicio irreparable para el demandante. Por el contrario, si el fondo del asunto está claro a primera vista, el umbral del interés jurídico específico por lo general no es demasiado elevado. Sin embargo, el fondo de una causa de infracción de patente rara vez es suficientemente claro a este respecto, ni en lo que respecta a la infracción ni a la validez. Esto se debe a razones tanto de hecho como de Derecho y es particularmente cierto en el caso de la validez, en el que el elemento de la bifurcación agrava estos problemas.

Por lo tanto, aunque las medidas preliminares son la forma prácticamente predominante de tratar las controversias de marcas y competencia desleal, los tribunales alemanes son bastante cautos cuando se trata de patentes. La justificación es que estas cuestiones suelen ser mucho más complejas desde el punto de vista fáctico y el efecto de la medida cautelar por lo general es mucho más grave que, por ejemplo, en cuestiones de marcas. Además, las acciones de medidas permanentes son mucho más rápidas en Alemania en comparación con otras jurisdicciones, de modo que la necesidad práctica de obtener medidas preliminares es menos urgente. Sin embargo, a pesar de esta reserva general, las medidas cautelares en cuestiones de patente son posibles en la práctica si el análisis de la infracción no es demasiado complejo. Por lo tanto, aunque es posible presentar dictámenes de peritos de parte para corroborar el análisis de la infracción y su base fáctica (la “prueba pericial” genuina no está disponible en los procedimientos sumarios, véanse los artículos 920.2) y 294.2) del Código Procesal Civil), una “batalla de peritos” se toma, en muchos casos, como una indicación de que el asunto de que se trata no es adecuado para un procedimiento preliminar. Cuanto más debe argumentar el demandante para demostrar la infracción, especialmente en lo que se refiere a la base fáctica, mayor será la probabilidad de que el tribunal considere que la cuestión no es adecuada para las medidas preliminares.

5.6.5.4.2 Validez

El factor más difícil en la mayoría de las acciones por infracción de patente para obtener medidas preliminares es la validez. Dado que el sistema alemán prevé la bifurcación, los tribunales que conocen de cuestiones de infracción en general —y también en las acciones de medidas permanentes— no se pronuncian de manera concluyente sobre la validez, sino que solamente necesitan realizar una “predicción” sobre el resultado de las acciones (de oposición o de nulidad) que impugnan la validez, es decir, los tribunales que conocen de la infracción evalúan las perspectivas de éxito de las impugnaciones de validez. Dicha evaluación es similar en los casos de medidas preliminares. No obstante, en muchos casos, debido a la naturaleza acelerada de las acciones para obtener medidas preliminares, es posible que el demandado no haya tenido tiempo suficiente para preparar una impugnación de validez fundamentada (que requiere búsquedas del estado de la técnica y las evaluaciones correspondientes).

Además, como las acciones que impugnan la validez de la patente controvertida llevan bastante más tiempo que incluso las acciones de infracción para obtener medidas permanentes, el “desfase de la acción de cesación” resultante se amplía de manera considerable en el caso de las medidas preliminares para la infracción de patentes. Por lo tanto, la jurisprudencia de todos los circuitos de apelación pertinentes en Alemania establece que las medidas preliminares en materia de infracción de patente generalmente requieren que la patente en litigio ya se haya confirmado de manera suficiente en procedimientos de oposición o nulidad, al menos en primera instancia.¹³⁰

El Tribunal Regional de Múnich ha sostenido que esta práctica es contraria a la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,¹³¹ según la cual se debe proporcionar la medida preliminar. Por lo tanto, el tribunal ha remitido una causa al TJUE¹³² para solicitar que aclare este tema de Derecho, es decir, si el requisito general para una decisión inter partes sobre la validez contradice la legislación de la UE y, por lo tanto, se debe abandonar.¹³³ La remisión se ha criticado porque no en ella no se describen de manera suficiente las excepciones a la norma mencionada, según la cual, en situaciones especiales (por ejemplo, daño irreparable al demandante en caso de un ingreso al mercado inminente de un medicamento genérico, la falta evidente de fundamento en la impugnación de la validez o la aceptación general de una patente en el mercado),puede concederse una medida preliminar incluso en ausencia de una decisión inter partes previa sobre la validez. La literatura predominante considera que el sistema es adecuado, con esas excepciones, y no infringe la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.¹³⁴

5.6.5.4.3 Urgencia

La urgencia es un requisito necesario para cualquier acción que busque obtener medidas preliminares. Este requisito no implica que el titular del derecho tenga que revisar de manera proactiva el mercado en busca de actividades ilícitas. Sin embargo, una vez que se ha llamado la atención del titular del derecho sobre indicaciones específicas de infracción, este debe actuar sin demora indebida para explorar los hechos. Una vez que los hechos y las pruebas se han explorado sin demora indebida, la jurisprudencia espera que la petición de las medidas provisionales se presente en el plazo de un mes.¹³⁵ Algunos circuitos de apelación son más generosos en este aspecto y permiten que dos o tres meses sean suficientes.¹³⁶ La urgencia también impone límites importantes a la estrategia procesal del demandante. El demandante debe tener mucho cuidado en las negociaciones para llegar a un acuerdo y, en este sentido, aceptar ampliar los plazos o retrasar las fechas de las vistas, incluso la fecha para dictar sentencia. Dichas acciones se pueden tomar como muestras de falta de urgencia genuina, por lo que la causa se deberá desestimar, incluso si ya está en apelación.