4.8.9 Defensa del diseño anterior
En el artículo 67 de la Ley de Patentes se establece que “en una controversia sobre infracción de patente, si el supuesto infractor tiene pruebas que demuestren que la tecnología o el diseño que ha explotado el supuesto infractor es un elemento del estado de la técnica o un diseño anterior, dicha explotación no constituirá una infracción del derecho de patente”. Con respecto al argumento de defensa basado en el diseño anterior, esta disposición significa que el futuro titular puede solicitar una patente y obtener protección solo para su contribución innovadora relativa al diseño anterior; no se le permite incluir en el alcance de la protección diseños que hayan entrado en el dominio público o que pertenezcan a la contribución innovadora de otros. De acuerdo con el artículo 14.2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, “[c]uando un supuesto diseño sea idéntico a un diseño anterior” o no difiera sustancialmente de este, se sostendrá la defensa del diseño anterior.
A partir de la Ley de Patentes de 2008, ya no se distinguía entre el alcance geográfico del uso público o la divulgación de la publicación y se modificaron los criterios de reconocimiento de los dibujos y modelos anteriores. El artículo 22 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la técnica o de diseño anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definirán el estado de la técnica o el diseño anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estaba en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Por lo tanto, en lo que respecta a las patentes de diseño solicitadas antes de la Ley de Patentes de 2008, los diseños anteriores deben seguir determinándose de acuerdo con los métodos específicos de divulgación: un diseño utilizado en el extranjero no puede constituir una divulgación y no puede utilizarse para la defensa del diseño anterior.
Con respecto a los criterios para juzgar la defensa del diseño anterior, en un caso relacionado con una controversia sobre derechos de patente de diseño, Bridgestone Corp. contra Zhejiang Huntington Bull Rubber Co.,183 la Corte Popular Suprema señaló que, para determinar si se sostiene la defensa del diseño anterior de un supuesto infractor, el diseño del producto supuestamente ilícito debe compararse primero con un diseño anterior para determinar si son idénticos o si no tienen diferencias sustanciales. Si el diseño del producto supuestamente ilícito es idéntico a un diseño anterior, puede determinarse directamente que el diseño explotado por el supuesto infractor forma parte del diseño anterior y no está dentro del alcance de la protección de la patente de diseño. Si el diseño del producto supuestamente ilícito no es idéntico al diseño anterior, entonces debe juzgarse si son sustancialmente diferentes o similares. La constatación de la existencia de cualquier diferencia o similitud sustantiva es relativa. Si el diseño del producto supuestamente ilícito se compara simplemente con el diseño anterior, pueden ignorarse las diferencias entre ambos y el impacto de estas diferencias en sus respectivos efectos visuales globales, lo que puede dar lugar a una sentencia errónea (es decir, se establecen similitudes entre el diseño del producto supuestamente ilícito, el diseño anterior y la patente de diseño). Por lo tanto, cuando el diseño de un producto supuestamente ilícito no sea idéntico al diseño anterior, para garantizar una conclusión precisa sobre la infracción de la patente de diseño, se utiliza el diseño anterior como base de comparación con el diseño del producto supuestamente ilícito y la patente de diseño antes de emitir un juicio integral. En este proceso, se presta atención no solo a las similitudes y diferencias entre el diseño del producto supuestamente ilícito y el diseño anterior, así como a su impacto en sus respectivos efectos visuales globales, sino también a las diferencias entre la patente de diseño y el diseño anterior (y su impacto en sus respectivos efectos visuales globales). Se presta especial atención a aclarar si el diseño del producto supuestamente ilícito aprovecha las diferencias entre la patente de diseño y el diseño anterior. De ser así, puede determinarse si existe una diferencia sustancial entre el diseño del producto supuestamente ilícito y el diseño anterior.
MTZ n.° 189 (Corte Popular Suprema, 2010).