10.6.8 Revelación probatoria
El FRCP establece el marco general para la revelación probatoria previa al juicio. Este reglamento autoriza una revelación probatoria amplia y extensa previa al juicio en las causas civiles.197 El objetivo de la revelación probatoria es que las partes tengan pleno conocimiento de los hechos y las cuestiones fundamentales que influyen en el litigio. Al reducir la información asimétrica, idealmente, la revelación probatoria disminuye el abanico de controversias y facilita los acuerdos.
La amplitud de la revelación probatoria civil en los Estados Unidos de América —junto con la amplia variedad de acciones y excepciones, lo mucho que está en juego, la sensibilidad de los secretos comerciales y el amplio uso de registros electrónicos por parte de las empresas tecnológicas— hace que la revelación probatoria en causas relativas a las patentes sea especialmente compleja. Como consecuencia, la revelación probatoria puede convertirse en un campo de batalla estratégico, con partes mejor cualificadas y financiadas capaces de utilizar maniobras de revelación probatoria para influir en el proceso judicial. Por ello, a menudo se pide a los jueces de distrito que supervisen y equilibren el proceso de revelación de pruebas.
Generalmente, la revelación probatoria comienza después de que se haya presentado la demanda y las partes se hayan reunido y hayan deliberado. Según la regla 26.f) del FRCP, las partes deben deliberar tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, al menos 21 días antes de la celebración de una conferencia de programación de la regla 16. Debido a que muchas de las partes y los asesores jurídicos en los litigios en materia de patentes son participantes recurrentes y a que normalmente las causas relativas a las patentes se presentan en un conjunto limitado de distritos, muchos de los aspectos de la revelación probatoria previa al juicio en materia de patentes se han vuelto algo rutinario, al menos en las primeras fases del proceso. Según se indica en el apartado 10.6.6.1, muchos tribunales y jueces de distrito han aumentado estas normas con informes sobre la actividad de patentamiento y órdenes permanentes en los que se establecen calendarios detallados de divulgación de información.
En la regla 26.b) del FRCP se establece que, a menos que se disponga lo contrario por orden judicial:
las [p]artes pueden obtener pruebas sobre cualquier asunto no privilegiado que sea pertinente para la acción o la excepción de cualquiera de las partes y proporcional a las necesidades del caso, teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones planteadas en el proceso, la cantidad objeto de controversia, el acceso relativo de las partes a la información pertinente, los recursos de las partes, la importancia de la revelación probatoria para resolver las cuestiones y si la carga o el gasto de la revelación probatoria propuesta supera su posible beneficio. No es necesario que la información dentro de este alcance de la revelación probatoria sea admisible como prueba para que se pueda revelar.
El requisito de “proporcionalidad” pretende que los tribunales y los litigantes se centren en la aportación prevista de la revelación probatoria a la resolución de la causa. Este requisito ofrece a los jueces de distrito un marco para moderar el alcance y los costos de la revelación probatoria en función de la naturaleza y el alcance de la causa, la cuantía de las indemnizaciones solicitadas por daños y perjuicios y la comparación de la causa con otras causas relativas a las patentes.
10.6.8.1 Divulgación inicial de información
A pesar de que en la regla 26.a)1) del FRCP se exige la divulgación inicial de “todos los documentos, la información almacenada electrónicamente y los objetos tangibles que la parte reveladora tenga en su posesión, custodia o control y pueda utilizarlos para respaldar sus acciones y excepciones”, así como “la estimación de todas las categorías de indemnizaciones reclamadas por daños y perjuicios”, el titular de una patente rara vez tendrá acceso a esta información antes de la revelación probatoria. Las indemnizaciones por daños y perjuicios con respecto a las patentes se basan en los beneficios perdidos por el titular de la patente o, como mínimo, la regalía razonable que el infractor habría pagado para otorgar la licencia de la tecnología patentada, y ambos dependen de las ventas y ofertas realizadas por el infractor acusado. Por lo tanto, gran parte de las pruebas sobre los daños y perjuicios del titular de la patente están en manos del infractor acusado. Por consiguiente, normalmente, en la divulgación inicial de información respecto de los daños y perjuicios solo se describen los tipos de indemnizaciones por daños y perjuicios solicitadas (en lugar de ofrecer una estimación aproximada de su cuantía) y necesariamente se aplaza la divulgación de los documentos y otras pruebas hasta una fecha posterior a la finalización de la revelación probatoria.
10.6.8.2 Presentación de documentos
Como reflejo del amplio alcance de las actividades relacionadas con las causas relativas a las patentes, es común que los litigantes presenten al menos 100 solicitudes de documentos. Normalmente, las solicitudes de documentos abarcan casi todos los ámbitos de actividad de una parte, incluidas la investigación y el desarrollo de productos, la atención y la asistencia al cliente, las ventas, la comercialización, la contabilidad y los asuntos jurídicos. Deben recopilarse los documentos en papel de los custodios de casi todos los departamentos y en formato electrónico tanto de los archivos informáticos activos de la empresa como de todos los archivos de fácil acceso.
Además, en los litigios en materia de patentes a menudo se exige la presentación de información técnica altamente sensible y difícil de reproducir para su presentación. Cierta información técnica, como los diagramas de semiconductores, solo puede examinarse en su formato original mediante el uso de software interno que de por sí es valioso y sensible. Es posible que esta información deba examinarse de manera presencial en las computadoras de las partes que presentan los documentos. El código fuente informático también es altamente sensible y puede que se deba examinar en su formato original. Se suele presentar en una computadora independiente, no conectada a Internet y en una ubicación segura, sin ningún tipo de limitación al número de páginas que se pueden imprimir.
La información financiera relativa a las indemnizaciones por daños y perjuicios también se considera altamente sensible y puede resultar difícil de presentar. A menudo, en lugar de los documentos financieros subyacentes (como las numerosas facturas), las empresas presentan informes de sus bases de datos financieros. Estas deben acordar qué categorías de información se presentarán a partir de estas bases de datos o llegar a un acuerdo sobre el hecho de que algunas categorías de información no se pueden generar mediante este tipo de sistemas.
Los documentos confidenciales de terceros, como las licencias de patentes, también suelen ser pertinentes en la causa relativa a las indemnizaciones por daños y perjuicios, y los documentos técnicos de terceros pueden ser importantes en las causas relativas a la responsabilidad (por ejemplo, si un tercero fabrica el chip objeto de acusación). Para la presentación de estos documentos suele exigirse la autorización de terceros, la negociación de medidas de protección o incluso la práctica de peticiones y procesos obligatorios.
Las solicitudes de documentos en las causas relativas a las patentes suelen generar múltiples peticiones de aportación de pruebas, peticiones de medidas de protección o ambas. Los tribunales pueden facilitar la aplicación de procesos más eficaces de recopilación y presentación de documentos mediante:
- la revisión del plan de revelación probatoria de las partes en la conferencia para la administración de causas, como se exige en la regla 26 del FRCP;
- la exigencia de que las partes se reúnan y deliberen para limitar las solicitudes de documentos y de que documenten sus iniciativas en peticiones de aportación de pruebas;
- la exigencia de que las partes presenten un resumen para obtener el permiso para presentar una petición de aportación de pruebas o la exigencia de mantener una conferencia telefónica con el tribunal, un magistrado o un asesor especial antes de presentar la petición de aportación de pruebas; y
- el establecimiento de un límite al número de peticiones de documentos permitidas a cada litisconsorcio.
10.6.8.3 Interrogatorios
En la regla 33.a) del FRCP se establece un límite predeterminado de 25 interrogatorios por parte. En su declaración conjunta de administración de causas, las partes suelen presentar una solicitud conjunta para la realización de interrogatorios adicionales. Estas solicitudes suelen concederse, porque el alcance del objeto en los litigios en materia de patentes es bastante amplio. Dado que en los litigios en materia de patentes suelen participar varias partes demandantes y demandadas, los tribunales deberían considerar la opción de imponer un límite de interrogatorios a cada uno de los litisconsorcios, en lugar de a cada una de las partes.
10.6.8.4 Declaraciones
En la regla 30.a)2)A) del FRCP, se limita a 10 el número de declaraciones que una parte puede tomar sin la venia del tribunal. Como consecuencia de la amplitud de la revelación probatoria en las causas relativas a las patentes y a pesar de los requisitos de divulgación obligatoria más amplios impuestos por los informes sobre la actividad de patentamiento, los litigantes suelen tratar de tomar más de 20 declaraciones para desarrollar sus argumentos y pueden necesitar legítimamente más de las presuntas 10 declaraciones. El tribunal debe animar encarecidamente a las partes a llegar a un acuerdo mutuo en su plan de revelación probatoria propuesto en virtud de la regla 26.f con respecto al número de declaraciones u horas acumuladas que se permitirán sin orden judicial. Si no se llega a un acuerdo, se deberá establecer un límite para promover que las partes hagan un uso eficiente de las declaraciones. Generalmente, un límite de 15 a 20 declaraciones por litisconsorcio, o de en torno a 100 horas, ofrece a las partes la oportunidad de abarcar los asuntos más importantes de una causa. Muchos jueces establecen límites presuntos bastante inferiores (por ejemplo, 40 horas por litisconsorcio), lo que permite a las partes solicitar más tiempo cuando esté justificado. La práctica más común es aplicar estos límites a la revelación de las pruebas testificales, pues las declaraciones periciales suelen regularse por sí mismas y no causan ningún inconveniente a las propias partes.
En la regla 30.d)1) del FRCP se establece un límite de un día (7 horas) a las declaraciones de quienes exponen los hechos que se aplica presuntamente si no se demuestra la existencia de una necesidad real de más tiempo (por ejemplo, si un inventor también tiene una función en la empresa). No obstante, las declaraciones en virtud de la regla 30.b)6) de los funcionarios de organización de las partes en los litigios en materia de patentes suelen ser fundamentales para la causa. Normalmente, estas declaraciones pueden contener información muy técnica o detallada que abarca años o incluso décadas. A menudo resulta eficaz permitir que las declaraciones en virtud de la regla 30.b)6) se prolonguen más de un día. Sin embargo, para evitar que las declaraciones en virtud de la regla 30.b)6) se prolonguen demasiado, el tribunal también puede exigir que cada día de una declaración en virtud de esta regla cuente como una declaración independiente a efectos del límite a las declaraciones de cada litisconsorcio. De forma alternativa, el establecimiento de un límite sobre el número total de horas de declaración también ayuda a evitar controversias sobre cuántas “declaraciones” constituye una declaración en virtud de la regla 30.b)6) cuando engloba más de un tema.
10.6.8.5 Registros electrónicos
Una parte significativa de la revelación probatoria en los litigios en materia de patentes se realiza en formato electrónico. Aunque la revelación probatoria electrónica en dichos presenta problemas similares a los de otros procesos judiciales complejos, en este tipo de causas surgen más frecuentemente algunas dificultades.
Según la regla 26.f)2) del FRCP, las partes deben “hablar sobre los problemas que puede plantear la preservación de información que se pueda revelar y desarrollar una propuesta de plan de revelación probatoria”. En el plan de revelación probatoria elaborado en virtud de la regla 26 deben tratarse “los problemas relacionados con la divulgación o la revelación probatoria de información almacenada electrónicamente, incluido el formato o los formatos en los que se debe presentar”.198 Asimismo, en la divulgación inicial en virtud de la regla 26.a), las partes deben señalar la información almacenada electrónicamente que pretendan utilizar para respaldar sus argumentos.
El carácter de la información almacenada electrónicamente es tal que algunos tipos de documentos son más accesibles que otros, desde los datos activos y en línea hasta los datos intermedios, el almacenamiento y los archivos sin conexión, las copias de seguridad y los datos borrados, fragmentados o dañados.199 Dado que las dos últimas categorías contienen datos “inaccesibles”, la clasificación de los datos puede ser importante en el análisis de la transferencia de los costos. Según las normas federales, la información almacenada electrónicamente no se puede revelar presuntamente si proviene de una fuente que “no es razonablemente accesible por una carga o un costo indebido”. Para hacer valer la presunción, la parte a quien se solicite la revelación de pruebas debe señalar las fuentes “no razonablemente accesibles” que no buscará ni presentará. En consecuencia, la parte que solicita la revelación puede impugnar la designación mediante la solicitud de una orden de comparecencia, tras lo cual la carga de demostrar que la información no es razonablemente accesible recae en la parte a quien se solicita la revelación. El tribunal puede mantener que la información no es razonablemente accesible y que, por tanto, se presume que no puede revelarse. Incluso si la parte solicitante demuestra una “buena causa” para obtener la presentación de documentos, el tribunal puede especificar las condiciones de la presentación, como la transferencia de los costos.
Aunque esta iniciativa para reducir los costos de la revelación probatoria electrónica es muy acertada, no existe una solución única para todos los casos, y una mayor experiencia en la gestión del alcance de la revelación probatoria electrónica probablemente dará lugar a una mayor evolución y explicación de las distintas directrices. Por ejemplo, en muchos casos, la información almacenada electrónicamente que más cuesta recopilar no es el correo electrónico, que a menudo se almacena en servidores centrales relativamente accesibles, sino el contenido de los discos duros de las computadoras de los usuarios, que deben copiarse o “duplicarse” de forma individual para recopilar y presentar los documentos de trabajo de los usuarios. A menudo, las partes analizan su divulgación inicial en virtud de la regla 26.a) del FRCP para determinar qué computadoras deben duplicarse.
10.6.8.6 Gestión de las controversias relativas a la revelación probatoria
Los jueces de distrito tienen formas diferentes de gestionar las controversias relativas a la revelación probatoria. Algunos jueces remiten la gestión de la revelación probatoria a los jueces adjuntos para no tener que lidiar con lo que pueden ser conflictos frecuentes. Por el contrario, algunos jueces creen que la gestión de controversias relativas a la revelación probatoria los mantiene al tanto de los acontecimientos de la causa y les permite coordinar las cuestiones de programación y revelación probatoria. Además, puede producirse un efecto in terrorem cuando el juez de distrito conoce de controversias relativas a la revelación probatoria; puede que los litigantes sean menos propensos a plantear muchas controversias y sean más conciliadores si el juez que toma la decisión sobre la causa tiene una mayor oportunidad de evaluar si los asesores jurídicos no han sido razonables. Cuando es habitual que se delegue la gestión, el asesor jurídico con experiencia conoce pronto las tendencias de los jueces adjuntos sobre cuestiones concretas, lo que se traduce en un número menor de peticiones. Si esto no ocurre o si parece probable que la causa vaya a generar un nivel desproporcionado de controversias relativas a la revelación probatoria, los tribunales pueden exigir a las partes que contraten a un asesor especial en virtud de la regla 53 del FRCP. Cuando el asesor especial posee una gran experiencia en litigios en materia de patentes, el proceso resultante, aunque a veces resulta costoso, puede ser mucho más eficiente y eficaz.
Véase Zubulake c. UBS Warburg, LLC, 217 F.R.D. 309 (S.D.N.Y. 2003).