Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.6.4 Medidas provisionales (medidas preliminares contra la infracción de patente)

El artículo 23.2) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares establece una disposición provisional (medidas preliminares) para prohibir el suministro de bienes o servicios que infringen un derecho de patente, además de las medidas permanentes dictadas en un proceso por infracción sobre la base del fondo.²³⁷ El artículo 23.2) establece que se puede dictar una medida preliminar “cuando dicha condición sea necesaria para evitar cualquier daño sustancial o peligro inminente que pudiese ocurrirle” al titular de la patente con respecto “a la relación de los derechos en controversia”.

Si el titular de una patente vence en un proceso por infracción sobre el fondo, el tribunal le permitirá ejercer su derecho a:

• hacer cesar las actividades ilícitas;²³⁸
• exigir la eliminación de los productos ilícitos;²³⁹
• exigir una indemnización por daños y perjuicios;²⁴⁰ y
• exigir medidas para reparar la reputación del titular de la patente.²⁴¹

No obstante, si se conceden medidas preliminares contra la infracción de una patente, las únicas vías de reparación permitidas son las siguientes:

• una acción de cesación de las actividades ilícitas; y
• la retención de los productos ilícitos por parte del funcionario encargado de garantizar el cumplimiento con el objetivo de asegurar la eliminación de los productos ilícitos tras la emisión de la sentencia definitiva.²⁴²

El artículo 24 de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

Para conseguir el objetivo de una solicitud de orden de disposición provisional, el tribunal puede ordenar al [demandado (supuesto infractor)] que realice o prohíba realizar determinados actos o que cumpla con sus [obligaciones]; dictar que el objeto sea puesto en custodia; o emitir cualquier otra disposición necesaria.

Las medidas preliminares pueden solicitarse a la vez que se presenta la demanda principal. Cuando el mismo abogado represente a cada parte en ambos asuntos, lo habitual es que el tribunal examine a la vez la pretensión relativa a las medidas preliminares y la demanda principal.

7.6.4.1 Requisitos para obtener una orden de medidas preliminares

Los requisitos para que se conceda una medida preliminar son la probabilidad de que prospere la demanda respecto del fondo y la necesidad de preservar la posición del titular de la patente en espera de la determinación definitiva. El artículo 13.1) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente: “Una petición de una orden de medida provisional debe aclarar el objetivo de esta y los derechos o la relación de derechos que se deben preservar, así como la necesidad de preservarlos”.

Para mostrar que existe una probabilidad de que prospere la demanda respecto del fondo, es necesario demostrar que se ha infringido un derecho de patente, es decir, que los bienes o servicios de la otra parte están dentro del alcance técnico de la invención patentada. El demandado (supuesto infractor) puede refutarlo; para ello, debe demostrar que el derecho se debe anular en un proceso de anulación ante la JPO o que el derecho no se infringe.²⁴³

La necesidad de la medida preliminar debe demostrarse mediante pruebas prima facie que muestren un daño grave o un peligro inminente para el peticionario (el titular de la patente).

7.6.4.2 Pruebas en un proceso de medidas preliminares

La prueba requerida para obtener una medida preliminar es una versión razonablemente verosímil. El artículo 13.2) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica que una versión razonablemente verosímil debe mostrar “el derecho o la relación de derechos que se han de preservar y la necesidad de preservarlos”. Las pruebas prima facie son pruebas que el tribunal puede evaluar de forma inmediata.²⁴⁴ Se suelen proporcionar pruebas documentales, pero no está permitida la audiencia de un testigo que no se encuentre en la sala de vistas. El tribunal aceptará las pruebas prima facie que estén por encima de toda duda factual.

La prueba que se requiere en un proceso sobre el fondo es “la certeza por encima de las dudas razonables”. La carga de la prueba es menor para la versión razonablemente verosímil. No obstante, en la práctica, la prueba que se necesita para una medida preliminar suele parecerse más a la que se requiere en un proceso sobre el fondo, sobre todo cuando las repercusiones para el demandado (supuesto infractor) vayan a ser considerables y si existen pocas probabilidades de que se suspenda la medida preliminar.

7.6.4.3 Procedimiento de medidas preliminares

Los tribunales de distrito de Tokio y de Osaka tienen competencia para conocer de las solicitudes de medidas preliminares.²⁴⁵ En principio, el tribunal que decide si conceder las medidas preliminares debe celebrar procedimientos orales o una vista donde el demandado (el supuesto infractor) pueda estar presente. No obstante, el artículo 23.4) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica que esto no se aplica cuando el objetivo de la solicitud de una orden de medida preliminar no se pueda conseguir si se celebran dichos procedimientos. El tiempo que se necesita para una vista depende de la complejidad de la causa, pero, en las causas relativas a cuestiones de infracción o nulidad, suelen pasar varios meses desde la presentación de la solicitud hasta que se dicta la decisión.

7.6.4.4 Las medidas preliminares y la necesidad del depósito de una fianza

Un demandado (el supuesto infractor) puede sufrir daños si se dicta una medida preliminar de forma incorrecta. Por lo tanto, lo habitual es que, al dictar una medida preliminar, el tribunal solicite el depósito de una fianza. En virtud de la Ley de Medidas Civiles Cautelares, la decisión acerca de la necesidad de una fianza queda a la discrecionalidad del tribunal. El artículo 14.1) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

Se puede dictar una orden de medida provisional y exigir al mismo tiempo el depósito de una fianza dentro de un plazo determinado que se considera razonable como condición para ejecutar la medida provisional, o sin exigir el depósito de una fianza.

El tribunal determina el importe de la fianza tras la revisión de los materiales enviados por las partes y teniendo en cuenta varias circunstancias. El importe de la fianza puede ser elevado si las ventas generadas por los supuestos bienes o servicios ilícitos también lo son. Además, la fianza no se reembolsará hasta que la controversia esté resuelta.

7.6.4.5 Ejecución de una orden de medida preliminar

Una medida permanente no puede ejecutarse mientras no se emita una declaración que ordene la ejecución o la sentencia no adquiera carácter definitivo y vinculante. Por el contrario, una orden de medida preliminar se puede ejecutar de forma inmediata.

Una medida preliminar es una disposición preliminar que impide que el demandado realice un acto (una supuesta infracción) y que entra en vigor cuando se notifica al demandado (el supuesto infractor) la orden de medida provisional. Cuando un demandado infringe una medida preliminar, el peticionario (el titular de la patente) puede solicitar el cumplimiento mediante la presentación de una solicitud para la ejecución sustitutoria o la ejecución indirecta obligatoria ante el tribunal de ejecución sobre la base de una copia autenticada de la orden de la medida preliminar.²⁴⁶

Para hacer valer una ejecución indirecta obligatoria, el peticionario debe demostrar que es probable que el demandado no cumpla con su obligación de no actuar, pero no es necesario que demuestre que el demandado ha incumplido dicha obligación.²⁴⁷

El demandado debe cumplir la medida provisional en un plazo de dos semanas a partir del día en el que se le notifica la orden.²⁴⁸

7.6.4.6 Apelación contra las decisiones relativas a las medidas preliminares

Si se desestima una petición de orden de medida preliminar, el peticionario (el titular de la patente) puede presentar una apelación inmediata en un plazo de dos semanas a partir del día en que se notificó la decisión.²⁴⁹ Cuando se emite una orden de medida preliminar, el demandado (el supuesto infractor) puede presentar una objeción a dicha medida ante el tribunal que dictó la orden.²⁵⁰

Una objeción a una orden de medida preliminar establece un foro para la nueva evaluación del derecho que se ha de preservar y la necesidad de hacerlo. A pesar de que se puede solicitar la suspensión de la ejecución de una medida preliminar a la vez que se presenta una objeción a una orden de medida preliminar, es prácticamente imposible conseguir una suspensión de ejecución de una orden de medida preliminar, lo cual se debe a que se requiere una versión razonablemente verosímil para demostrar los fundamentos para la revocación de la orden y que es probable que la ejecución de la medida preliminar cause daños que no podrán ser compensados.²⁵¹ Por lo tanto, los obstáculos para solicitar una suspensión son considerables.

El demandado puede solicitar una orden contra el peticionario para presentar una demanda en cuanto al fondo. Si, a pesar de la emisión de la orden, el peticionario no presenta una demanda en cuanto al fondo, el demandado podrá presentar una petición de revocación de la medida preliminar. El artículo 37 de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

1. 1) A petición del [demandado], el tribunal que ha emitido la orden de medida provisional debe ordenar al [peticionario] que, dentro de un plazo que considere razonable, inicie un proceso en cuanto al fondo y envíe un documento que certifique dicha presentación o, en caso de que el [peticionario] ya lo haya hecho, envíe un documento que certifique que dicho proceso está pendiente ante un tribunal.
2. 2) El plazo mencionado en el párrafo anterior debe ser de, al menos, dos semanas.
3. 3) A petición del [demandado] y en caso de que el [peticionario] no envíe el documento previsto en el párrafo 1) dentro del plazo establecido en dicho párrafo, el tribunal debe revocar la orden de medida provisional.

7.6.4.7 Reclamación de indemnización por daños perjuicios derivados de una orden errónea de medida preliminar

Si, tras una orden de medida preliminar contra una infracción, resulta evidente en una sentencia en cuanto al fondo —como resultado de una excepción de nulidad satisfactoria o una alegación de ausencia de infracción— que no se ha de preservar ningún derecho y la sentencia adquiere carácter definitivo y vinculante, el peticionario (el titular de la patente) que ha ejecutado la orden de medida preliminar tiene la responsabilidad de compensar al demandado por el daño sufrido como resultado de la ejecución de la medida preliminar si el peticionario actuó de forma intencionada o negligente al aplicar la medida preliminar ilegal. A menos que haya circunstancias especiales, se suele dar por sentado que el peticionario fue negligente al ejecutar una medida preliminar ilegal.²⁵²