Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6.7 Medidas de reparación preliminares

Los titulares de patentes pueden solicitar medidas de reparación preliminares al comienzo del litigio, aunque la carga es elevada. El artículo 283 de la Ley de Patentes establece que los tribunales “podrán conceder medidas cautelares con arreglo a los principios de equidad para evitar que se vulneren los derechos protegidos por una patente, en las condiciones que el tribunal considere razonables”. Estas medidas de reparación preliminares pueden adoptar dos formas: 1) medidas preliminares o 2) órdenes de restricción temporal.

Las solicitudes de medidas preliminares en los asuntos sobre patentes comportan dificultades especiales. Para demostrar la probabilidad de que prosperen las pretensiones relativas al fondo del asunto, normalmente es necesario analizar prácticamente todas las cuestiones sustantivas que en su momento se presentarán en el juicio. Para examinar el fondo del asunto, el tribunal debe interpretar, al menos de forma preliminar, los términos de la reivindicación de la patente, y la nulidad, la infracción y la aplicabilidad deben abordarse sobre la base de dichas interpretaciones. El titular de la patente soporta la carga de la prueba para demostrar las afirmaciones que justifiquen las medidas preliminares. Ello conlleva demostrar que es probable que se infrinjan las patentes que se hacen valer, así como la ausencia de dudas sustanciales acerca de la validez de las reivindicaciones de la patente que se hace valer o acerca de la aplicabilidad de la patente. La validez y la aplicabilidad se determinan partiendo de la presunción de la validez de la patente y de que la principal carga de la prueba sobre estas cuestiones objeto del litigio recae sobre el infractor acusado. Es habitual que las partes presenten complejos análisis de mercado para demostrar los daños. Estas cuestiones suelen requerir la revelación de pruebas testificales y periciales, que se realiza siguiendo los ajustados plazos de las medidas preliminares.

En la regla 65 del FRCP se establecen los procedimientos que regulan las peticiones de medidas preliminares, y las leyes del Circuito Federal rigen el análisis. Mientras que:

la concesión de medidas preliminares [es] una de las cuestiones de Derecho procesal que son competencia exclusiva del Circuito Federal, y en la revisión de las apelaciones […] se [aplica] el Derecho procesal del circuito regional donde se haya incoado la causa, […] las consideraciones generales que subyacen a la concesión o denegación de medidas preliminares no varían significativamente entre los distintos circuitos.¹⁷³

En consecuencia, el Circuito Federal ha “sentado un conjunto de precedentes al aplicar estas consideraciones generales a una gran cantidad de causas sobre patentes con hechos muy diversos, y otorga un efecto dominante a los precedentes del Circuito Federal siempre y cuando reflejen consideraciones específicas para las cuestiones de patentes”.¹⁷⁴

Aunque la solicitud de medidas preliminares supone una pesada carga para los recursos limitados de un tribunal, también brinda oportunidades para priorizar la administración de causas. Las estrategias agresivas de revelación urgente de pruebas aumentan estas oportunidades. Si el tribunal logra gestionar de manera eficaz las peticiones de las partes para la revelación urgente de las pruebas, estará bien posicionado para promover un acuerdo temprano, una sentencia por vía sumaria mediante la revelación de cuestiones decisivas para la causa y, posiblemente, un juicio acumulado con arreglo a la regla 65.a)2) del FRCP.

10.6.7.1 Medidas preliminares

Para evaluar las solicitudes de medidas preliminares, los tribunales recurren al criterio tradicional de cuatro factores: valoran la probabilidad de éxito del solicitante en relación con el fondo del asunto, la probabilidad de que el solicitante sufra daños irreparables, el equilibrio de los daños entre las partes y el interés público.¹⁷⁵ Esta misma norma se aplica a las medidas permanentes, salvo que el solicitante debe demostrar su probabilidad de éxito en relación con el fondo, en lugar de su éxito real.¹⁷⁶

Tras la decisión del Tribunal Supremo en la causa eBay, los titulares de patentes que demuestren su probabilidad de éxito en relación con el fondo del asunto ya no gozan de una presunción de daños irreparables si no se conceden las medidas cautelares preliminares.¹⁷⁷ Sin embargo, aunque las consecuencias económicas habituales de la erosión de la competencia, los precios y el mercado probablemente podrían calcularse y, por tanto, “repararse” mediante la concesión de una indemnización por daños y perjuicios, los tribunales pueden decidir conceder medidas cautelares preliminares.¹⁷⁸

La concesión o denegación de medidas preliminares queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de distrito.¹⁷⁹ Para que se considere que ha habido un abuso de autoridad en la concesión o denegación de medidas preliminares, es preciso “demostrar que el tribunal cometió un evidente error de criterio al sopesar los factores relevantes o ejerció su discrecionalidad basándose en un error de Derecho o en unas conclusiones de hecho claramente erróneas”.¹⁸⁰. El tribunal de primera instancia debe aportar suficientes conclusiones de hecho que permitan una revisión significativa del fondo de su orden. No obstante, este requisito no es extensible a la denegación de las medidas preliminares, que puede basarse en la incapacidad de una parte para demostrar cualquiera de los cuatro factores, en particular los dos primeros (probabilidad de éxito respecto del fondo y probabilidad de sufrir daños irreparables).

10.6.7.1.1 Revelación probatoria

La revelación de pruebas relacionadas con una solicitud de medidas preliminares puede concernir a prácticamente cualquier cuestión sustantiva en una causa sobre patentes. Normalmente se exige la interpretación de las reivindicaciones, que a su vez puede necesitar la revelación de pruebas periciales si determinados términos tienen un significado especial en la disciplina correspondiente. El demandante puede solicitar la revelación de pruebas testificales y periciales acerca de los productos del demandado, incluido su desarrollo, estructura y funcionamiento. Las alegaciones de daños irreparables del demandante podrían requerir la revelación de pruebas testificales y periciales relativas a las condiciones del mercado y la situación financiera del demandado. Por su parte, las alegaciones de nulidad e inaplicabilidad del demandado podrían requerir la revelación de pruebas relativas a la tramitación de las patentes del demandante (especialmente cuando el demandado alegue la existencia de una conducta injusta) y la venta, por parte del demandado, de productos protegidos por la patente (según proceda para un posible argumento de limitación por comercialización previa). El demandado también puede solicitar datos financieros relevantes para el importe de la fianza necesaria en el caso de dictarse una orden de restricción temporal o medidas cautelares preliminares.

El reto inicial al que se enfrenta un tribunal que tiene ante sí una solicitud de medidas preliminares en una causa sobre patentes es el de equilibrar 1) la necesidad de resolver la solicitud sobre la base de un expediente razonablemente completo y 2) las consideraciones gemelas de que a) un procedimiento de medidas preliminares debe resolverse con prontitud, y b) las partes deben entretanto desempeñar su actividad. Cuando las medidas preliminares se soliciten antes del inicio de la revelación probatoria, el tribunal puede ordenar la revelación urgente de las pruebas mediante petición o estipulación. Dado que en las causas sobre patentes gran parte de la información comercial es altamente confidencial, el tribunal probablemente deba dictar medidas de protección antes de proceder a la revelación probatoria para las medidas preliminares (véase el apartado 10.6.12). Habida cuenta de lo anterior, los tribunales deberían plantearse limitar estrictamente el número de reivindicaciones de patentes y de referencias al estado de la técnica que pueden hacerse valer, el número de términos de las reivindicaciones que se interpretarán, el número de declaraciones que se tomarán, el número de solicitudes documentales y la naturaleza de estas y las cuestiones que han de tenerse en cuenta.

10.6.7.1.2 Audiencia o juicio

Los tribunales tienen una discrecionalidad considerable en lo que respecta a la gestión de las audiencias para la solicitud de órdenes de restricción temporal o medidas preliminares. En la regla 65 del FRCP no se indica explícitamente si el tribunal debe celebrar una audiencia para valorar la concesión de medidas preliminares. Sin embargo, habida cuenta de la complejidad de las solicitudes de órdenes de restricción temporal y de medidas cautelares preliminares en las causas sobre patentes, por lo general los tribunales sí escuchan los argumentos. Las pruebas recibidas en relación con una petición de medidas preliminares que serían admisibles en el juicio “se convierten en parte del expediente judicial, por lo que no es necesario volver a presentarlas en el juicio”.¹⁸¹

Dado que el grueso del fondo de una causa sobre patentes residirá en decidir las medidas preliminares, es posible que pueda dictarse una resolución definitiva respecto de una o varias cuestiones, incluso en esta fase tan temprana del procedimiento. Por ejemplo, un demandado podría argumentar que su producto no infringe la patente porque es evidente que un elemento concreto de las reivindicaciones no está presente en su producto revisado y que el demandante está usando el litigio sobre la patente como táctica para perturbar o destruir el negocio del demandado. En esos casos, en la regla 65 el FRCP se ofrece al tribunal y a la “víctima” del litigio la oportunidad de resolver la cuestión de manera eficiente con un juicio temprano sobre el fondo, mediante la acumulación con la audiencia para las medidas preliminares.¹⁸² Un tribunal de distrito puede ordenar el adelanto de un juicio y la acumulación con una audiencia sobre medidas preliminares a petición propia.¹⁸³ Por supuesto, la decisión de hacerlo debe moderarse teniendo en cuenta las debidas garantías procesales.

10.6.7.1.3 Fianza

Debido a las posibles dificultades para el demandado que pueden acarrear las medidas de reparación preliminares, la regla 65.c) del FRCP exige que el titular de la patente abone una fianza “por el importe que el tribunal estime oportuno, a fin de cubrir los gastos y los daños y perjuicios en los que pueda incurrir o que pueda sufrir una parte a la que se concluya que se ha impuesto por error una prohibición o limitación”. Dado que el importe de la fianza es una cuestión procesal que no es exclusiva del Derecho de patentes, su importe se determina en función de la legislación del circuito regional al que pertenezca el tribunal de distrito. El importe de la fianza queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de primera instancia.

10.6.7.1.4 Orden

En la regla 65.d)1)A) del FRCP se exige que el tribunal examine los factores que se tienen en cuenta para conceder o denegar las medidas. También debe describir específicamente las acciones que constituyen la infracción y aportar referencias a los productos concretos.¹⁸⁴ Una orden que conceda medidas debe explicar cómo ha evaluado el tribunal los cuatro factores e incluir el razonamiento y la conclusión del tribunal. También se debe indicar la tecnología objeto de la controversia, así como el alcance de las medidas y el importe de la fianza. Dependiendo de los hechos de la causa, es posible que el tribunal también deba mencionar a las personas a las que afecta la orden. La denegación de medidas puede basarse en la conclusión de que el solicitante no ha logrado demostrar la probabilidad de éxito en relación con el fondo o la probabilidad de sufrir daños irreparables.

10.6.7.1.5 Revisión por un tribunal de apelación

Por lo general, la decisión de un tribunal de distrito respecto de una petición de medidas preliminares puede apelarse de inmediato, tanto si se conceden como si se deniegan las medidas.¹⁸⁵ “La decisión de conceder o denegar medidas cautelares preliminares de conformidad con el título 35 del USC, artículo 283, queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de distrito” y se revisa para confirmar que no ha habido abuso de autoridad.¹⁸⁶ “[U]na decisión que conceda medidas preliminares únicamente se revocará en la apelación si se determina ‘que el tribunal cometió un evidente error de criterio al sopesar los factores relevantes o ejerció su discrecionalidad sobre la base de un error de Derecho o en unas conclusiones de hecho claramente erróneas”’.¹⁸⁷ No obstante, en la medida en que la decisión de un tribunal de distrito se base en una cuestión de Derecho, esa cuestión se revisa de novo.¹⁸⁸

En lugar de apelar, una parte puede solicitar un mandato judicial del Circuito Federal que ordene la imposición o la anulación de medidas preliminares:

El mandato judicial únicamente está disponible en situaciones extraordinarias para subsanar un claro abuso de autoridad o la usurpación de los poderes judiciales. Una parte que solicite este tipo de orden judicial soporta la carga de demostrar que no puede obtener de otro modo la medida de reparación que desea y que el derecho a obtener dicha orden judicial es claro e irrefutable.¹⁸⁹

Por consiguiente, cuando una parte no esté satisfecha con el resultado de una petición de medidas preliminares, primero deberá tratar de anular el resultado y presentar una notificación de apelación.¹⁹⁰

Una parte sujeta a medidas preliminares puede solicitar al tribunal de distrito que suspenda dichas medidas a la espera de la apelación: “Cuando haya pendiente un recurso contra apelación […] una orden […] que conceda, anule o deniegue unas medidas, el tribunal puede suspender [o] modificar” dichas medidas.¹⁹¹ La decisión de suspender la ejecución de las medidas preliminares queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de distrito.¹⁹²

10.6.7.2 Orden de restricción temporal

Una orden de restricción temporal “puede imponerse, de acuerdo con la regla 65 del [FRCP], a un litigante [en una causa sobre patentes] que se enfrente a la amenaza de sufrir daños irreparables antes de que pueda celebrarse una audiencia de medidas preliminares”.¹⁹³ Cuando valoran las solicitudes de órdenes de restricción temporal ex parte, los tribunales evalúan los mismos cuatro factores que para las medidas preliminares.

El Tribunal Supremo ha explicado que “[s]i bien las órdenes de restricción temporal ex parte son sin duda necesarias en determinadas circunstancias, con arreglo al Derecho federal deberían limitarse a cumplir su objetivo subyacente de preservar el statu quo y evitar daños irreparables durante el tiempo que sea necesario para celebrar una audiencia, y no más”.¹⁹⁴ Por lo tanto, las órdenes de restricción temporal son sumamente infrecuentes en las causas sobre patentes. La adopción de una orden de restricción temporal que prohíba el uso de una tecnología determinada puede tener consecuencias extremas, como el cierre definitivo del negocio de un competidor. Además, en las causas sobre patentes, la complejidad jurídica y de los hechos dificulta —si no imposibilita— que un tribunal tome el tipo de decisiones inmediatas necesarias para conceder una orden de restricción temporal.

Mientras que las medidas preliminares pueden dictarse únicamente si se notifican a la parte contraria, una orden de restricción temporal puede dictarse sin dicha notificación.¹⁹⁵ No obstante, cuando se haya notificado apropiadamente a la parte contraria la solicitud de una orden de restricción temporal de tal modo que pueda celebrarse una audiencia significativa sobre las cuestiones con dicha parte contraria, el tribunal podrá tratar la solicitud de orden de restricción temporal como una petición de medidas preliminares. Los tribunales tienen discrecionalidad para gestionar la audiencia, el calendario y la revelación urgente de pruebas asociada a las solicitudes de órdenes de restricción temporal de la manera más adecuada para las circunstancias de la causa. El tribunal puede conceder o denegar la solicitud ex parte sin celebrar una audiencia. Alternativamente, el tribunal podrá rechazar pronunciarse acerca de la solicitud de orden de restricción temporal hasta que la parte contraria haya tenido la oportunidad de responder.

Normalmente, las decisiones de concesión o denegación de una orden de restricción temporal son inapelables.¹⁹⁶