5.7.4 Fijación de una indemnización por daños y perjuicios
Por la infracción negligente o intencional, el titular de la patente o su licenciatario exclusivo tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios. Los licenciatarios no exclusivos solamente pueden reclamar la indemnización por daños y perjuicios al titular de la patente o al licenciatario exclusivo si se ha cedido tal derecho. Los tribunales alemanes, que adoptan un criterio estricto, esperan que cualquiera que realice actividades comerciales conozca todas las patentes y solicitudes de patente pertinentes en su sector comercial y debe buscar asesoramiento jurídico profesional cuando tenga dudas. Esta responsabilidad estricta también se aplica a los directores que tienen influencia sobre la actividad infractora.
Es una particularidad de los procedimientos alemanes que, inicialmente, la determinación de la cuantía de los daños y perjuicios no forma parte del procedimiento de infracción. En cambio, los tribunales deciden que el demandante tiene derecho a la indemnización por daños y perjuicios y dejan que los detalles se determinen en un procedimiento de seguimiento, que rara vez ocurre en la práctica, porque las partes, una vez que se ha determinado la existencia de infracción y que el demandante ha ejecutado su sentencia y obligado al demandado a abrir sus libros, casi siempre encuentran una manera de resolver esta controversia sin el respaldo de los tribunales.
La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios se puede calcular de tres maneras diferentes. El demandante puede elegir libremente entre los tres métodos hasta que se haya presentado una reclamación concreta por daños o se haya dictado una resolución judicial firme y vinculante:
- Puede pedir las ganancias del infractor que resultaron directamente de la infracción y que están vinculadas causalmente con esta (ganancias del infractor).
- Tiene derecho a solicitar una indemnización por su lucro cesante (beneficios que se dejaron de ganar).
- Puede calcular los daños y perjuicios sobre la base de una tasa de licencia que habría pagado un licenciatario razonable (analogía de licencia).
En la mayoría de los casos, los daños y perjuicios se calculan mediante una analogía de licencia. Este método es el más fácil para obtener una indemnización por daños y perjuicios, debido a que el demandante suele estar en condiciones de establecer el importe de una tasa de licencia razonable haciendo referencia a otros contratos de licencia con terceros o a tarifas de licencia establecidas en el sector de la industria, que se consideran pagadas por un licenciatario hipotético.
Por el contrario, la ejecución de una sentencia que concede una indemnización por daños y perjuicios calculada mediante uno de los otros dos métodos contra una contraparte reticente puede ser un procedimiento complicado. Utilizando el método de los beneficios del infractor, puede ser difícil determinar la parte causal de la infracción en los beneficios, y la cuestión principal es el grado de importancia de la tecnología patentada en la decisión del cliente de comprar los productos ilícitos o de pagar por el uso del procedimiento correspondiente. Además, cuando la característica patentada solamente forme parte de un sistema más grande que se esté vendiendo, el cálculo deberá tener esto en debida cuenta mediante la deducción correspondiente. Como parte de los daños y perjuicios, se deberán tener en cuenta las ventas paralelas (por ejemplo, cuando dichos productos no están patentados en sí mismos, sino que se venden con el producto patentado o con posterioridad a la venta del producto patentado como una pieza de reemplazo). Luego, el infractor solo puede deducir los gastos generales que se puedan atribuir claramente a la fabricación y distribución de la forma impugnada de realizar la invención que infringe la patente. Por ende, es posible que los gastos generales de producción y distribución reales no se tengan en cuenta.163
Cuando el demandante exige el lucro cesante como indemnización por daños y perjuicios, es difícil proporcionar pruebas de los daños reales sufridos (como un pedido concreto perdido que se habría hecho al demandante en lugar de al demandado). Si no se perdió dicha transacción específica, el demandante deberá argumentar sobre una base abstracta y convencer al tribunal de que determinadas transacciones y ventas habrían tenido lugar en el curso de su negocio habitual.
Cabe destacar que la indemnización por daños y perjuicios ejemplar o punitiva no está contemplada en el Derecho alemán de responsabilidad civil extracontractual.
BGH (FCJ), 2 de noviembre de 2000, I ZR 246/98 (Gemeinkostenanteil).