L’état de la jurisprudence relative aux noms de domaine

Par Justin Soong-Hoon Chay et Brian Beckham, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

De nos jours, vivre sans Internet et sans noms de domaine serait difficilement concevable.  Tous servent de précieux outils de marketing en ligne pour des entreprises de toutes tailles et les noms de domaines sont de plus en plus considérés comme des biens immobiliers virtuels d’une valeur inestimable dans un paysage numérique toujours plus vaste.  Parallèlement, les propriétaires de marques sont sous la menace constante d’acteurs peu scrupuleux qui s’approprient de manière illicite leurs marques en les enregistrant comme noms de domaine.  Ils ont généralement pour objectif d’exiger une “rançon” des propriétaires de marques, de vendre des produits de contrefaçon, de diffuser des logiciels malveillants ou de lancer des campagnes d’hameçonnage, autant de pratiques abusives qui peuvent nuire gravement aux propriétaires de marques et aux consommateurs.

Il est possible de remédier à l’utilisation abusive des droits de marque en relation avec les noms de domaine, souvent qualifiée de “cybersquattage”, en engageant une procédure au titre d’un mécanisme connu sous le nom de Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP).

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI est à la fois l’auteur de ces principes directeurs et la principale institution à l’échelle mondiale à proposer des services pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine selon les principes UDRP.  Ces dernières années, le volume de travail du Centre de l’OMPI dans le cadre de l’UDRP n’a cessé d’augmenter, le nombre de litiges atteignant un niveau sans précédent.  En 2016, le nombre de dossiers a progressé de 10% par rapport à l’année précédente, les propriétaires de marques ayant déposé plus de 3000 plaintes en lien avec les principes UDRP auprès de l’OMPI.  Depuis 1999, date de la mise en œuvre des principes UDRP, le Centre de l’OMPI a traité quelque 40 000 dossiers de ce type, impliquant des parties de près de 180 pays et des experts de l’OMPI de 65 nationalités.

Outre le traitement de litiges en rapport avec les principes UDRP, le Centre de l’OMPI suit les décisions rendues par les spécialistes externes chargés d’examiner les dossiers (appelés “experts”) pour déterminer quelles questions font l’objet d’un consensus dans le cadre de la jurisprudence relative aux principes UDRP.  Au cours des 18 années écoulées depuis la mise en application des principes UDRP, le centre de l’OMPI a établi des rapports périodiques sur les positions consensuelles auxquelles parviennent les experts.  La version 1.0 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP est ainsi parue en 2005 et la version 2.0 en 2011.

Depuis – et parallèlement à l’évolution générale du comportement en ligne – la jurisprudence UDRP n’a cessé d’évoluer, de nombreuses questions communes à plusieurs affaires faisant l’objet de positions consensuelles.  La version 3.0 de la Synthèse de l’OMPI, publiée en mai 2017, rend compte de ces positions, lesquelles couvrent une centaine de sujets, et procure près d’un millier de références jurisprudentielles allant de la question de savoir si le propriétaire d’une marque est en droit de déposer plainte à différentes questions de procédure.

Citée dans pratiquement toutes les plaidoiries et décisions en lien avec l’UDRP, la version 3.0 de la Synthèse de l’OMPI donne de très précieuses orientations aux parties à des litiges relatifs à des noms de domaine et constitue un outil de référence incontournable pour les experts de l’OMPI.

Points saillants

Au nombre des points saillants de la version 3.0 de la Synthèse de l’OMPI figurent des compléments d’information sur les droits attachés aux marques et les critères à retenir en matière de “similitude pouvant prêter à confusion”, la date d’enregistrement du nom de domaine, les réclamations groupées à l’encontre de plusieurs défendeurs et la liberté d’expression invoquée comme moyen de défense.

Droits attachés aux marques.  Tout titulaire de marque qui dépose une plainte au titre des principes UDRP doit en tout premier lieu démontrer de façon suffisamment probante qu’il est titulaire des droits sur une marque de produits ou de services.  Pour ce faire, il suffit généralement de présenter une copie du certificat d’enregistrement de la marque en question.  En d’autres termes, à défaut de droits de marque, il est impossible de déposer une plainte en vertu des principes UDRP.

Dans certains cas, le propriétaire d’une marque pourra avancer qu’il est titulaire de droits de marque de “common law” si son nom commercial a été utilisé (en général pendant un nombre d’années minimum) de telle façon que les consommateurs ont fini par l’associer exclusivement à ses produits.

Pour apporter la preuve de l’existence de ces droits de marque de “common law” non enregistrés, le propriétaire de la marque devra présenter des pièces justificatives convaincantes.  Il pourra s’agir d’éléments témoignant du fait que la marque est reconnue par les consommateurs, le secteur ou les médias, de publicités, d’un chiffre d’affaires probant, ou de résultats d’enquêtes auprès des consommateurs.  Le seul fait de prétendre qu’une marque est utilisée depuis un certain temps sans preuve à l’appui ne permet aucunement d’instituer des droits sur cette marque.  En d’autres termes, tout propriétaire de marque revendiquant des droits non enregistrés devra apporter la preuve que la marque à une “signification secondaire” dans l’esprit du consommateur.  Autrement, sa revendication pourra être rejetée pour non-recevabilité.

Similitude pouvant prêter à confusion.  Autre élément important à prendre en considération : la nécessité de démontrer que le nom de domaine en litige est semblable au nom de la marque au point de prêter à confusion.  Cette démarche est souvent qualifiée de test de la “réputation” selon les principes UDRP.  Si la marque est reconnaissable de quelque façon que ce soit à l’intérieur du nom de domaine – même en cas de coquille volontaire ou d’utilisation de caractères accentués “internationaux” – les experts estimeront que le nom de domaine et le nom de la marque présentent une similitude pouvant prêter à confusion et il sera donné suite à l’affaire.

Date d’enregistrement du nom de domaine.  Au titre des principes UDRP, le titulaire de la marque doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé “de mauvaise foi”.  Si, par le passé, ce point a pu prêter à controverse dans le cadre de certaines affaires, les experts s’accordent désormais à dire qu’un nom de domaine ne peut avoir été enregistré de mauvaise foi si le demandeur de l’enregistrement n’avait pas connaissance, à l’époque, de l’existence de la marque.  En règle générale, le propriétaire de la marque doit apporter la preuve que ses droits de marque existaient avant que le nom de domaine n’ait été acquis par le demandeur de l’enregistrement.  Il existe néanmoins une exception notable à cette règle : lorsque le demandeur détient des informations privilégiées ou a anticipé de manière déloyale l’existence à venir de droits de marque.  Tel fut le cas dans un litige bien connu portant sur l’enregistrement d’un nom de domaine lié à Wayne Rooney alors qu’il n’était encore qu’une étoile montante du football et qu’il ne détenait encore aucun droit sur des marques enregistrées.  Dans ce cas précis, la mauvaise foi ne faisait aucun doute.

Réclamations groupées à l’encontre de plusieurs défendeurs.  Les principes UDRP autorisent les experts à regrouper plusieurs réclamations portant sur des noms de domaine.  La jurisprudence établit que pour ce faire, les experts doivent s’assurer que : i) les propriétaires de marques ont un grief commun précis à l’encontre du ou des détenteurs des noms de domaine, ou que le ou les détenteurs des noms de domaine se sont livrés à des pratiques qui ont nui de manière similaire aux propriétaires de marques;  et ii) qu’il serait équitable et efficace en termes de procédure de regrouper les réclamations.  Les experts vérifient également si les noms de domaine ou les sites Web correspondants sont soumis à un contrôle commun.

Liberté d’expression invoquée comme moyen de défense.  Une fois sa qualité à entamer une procédure établie (du fait de l’existence de droits de marque antérieurs et d’une similitude pouvant prêter à confusion), il reste au propriétaire de la marque à apporter la preuve que le titulaire du nom de domaine n’a pas de “droits ou d’intérêts légitimes” à l’égard du nom de domaine en question.  Le plus souvent, il suffira de démontrer que le nom de domaine a été enregistré pour profiter de la réputation du propriétaire de la marque de manière à induire le consommateur en erreur.  Pour établir qu’il est bien détenteur de droits ou d’intérêts légitimes, il arrive que le titulaire du nom de domaine invoque le fait que le site Web incriminé fait apparaître un discours non commercial, par exemple une critique légitime des activités du propriétaire de la marque.  Le plus souvent, ce nom de domaine se présente sous la forme suivante <[nom de la marque]sucks.com>.  Il convient cependant de noter que rapporté au nombre total de procédures UDRP, les affaires en lien avec la liberté d’expression sont très rares.

Si les experts de l’UDRP sont d’ardents défenseurs de la liberté d’expression invoquée à titre légitime, il apparaît que ce moyen de défense est souvent utilisé pour tenter de dissimuler une activité commerciale déloyale.  Les experts UDRP n’ont aucun mal à déceler ce genre d’imposture.  De même, ils s’accordent à penser que, sauf cas exceptionnel, un nom de domaine parfaitement identique au nom d’une marque crée un risque inacceptable de confusion dans la mesure où le consommateur peut être amené à penser, à tort, que ce nom de domaine est parrainé ou approuvé par le propriétaire de la marque.

Les quelques éléments qui précèdent ne sont qu’un aperçu des multiples questions abordées dans la version 3.0 de la Synthèse de l’OMPI.  Quiconque souhaiterait déposer une plainte ou aurait besoin de se défendre dans le cadre d’une affaire de cybersquattage y trouvera une mine d’informations et de conseils précieux.

Pour de plus amples informations, consulter les sites suivants : www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0 et www.wipo.int/amc/fr/domains.

Pour toute demande de renseignement, s’adresser à : arbiter.mail@wipo.int.