Dépôt de brevets sur les techniques de catalyse : comment accélérer le changement et relever les défis

Jennifer H. Roscetti et Jessica M. Lebeis, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, États-Unis d’Amérique

Jennifer Roscetti, juriste associée au Cabinet Finnegan, bureau de Washington, était auparavant ingénieur procédés auprès d’ExxonMobil Chemical Company.  Jessica Lebeis est associée au bureau du même cabinet à Atlanta.

La technologie des catalyseurs revêt une importance croissante dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement.  De nouvelles techniques d’identification des catalyseurs, qui accélèrent les réactions chimiques dans les procédés de fabrication de produits chimiques, permettent aux chercheurs d’élaborer et tester une multitude de nouveaux matériaux catalyseurs potentiels à un rythme sans précédent.  De nouvelles pistes s’ouvrent ainsi pour produire des carburants moins polluants, par exemple obtenir des carburants diesel à partir de matières premières à plus forte teneur en impuretés et de carburants renouvelables.  La recherche de pointe consacrée à ces nouveaux catalyseurs continue d’évoluer et aura une énorme incidence sur notre façon de produire de l’énergie, de propulser les véhicules et de nous adapter au changement climatique.

Les entreprises productrices d’énergie, en particulier, ont reconnu l’importance de catalyseurs perfectionnés à haute performance.  Les alliances stratégiques entre ces entreprises et celles qui inventent des techniques de catalyse se multiplient.  Ces partenariats peuvent aider les producteurs d’énergie à parvenir à une meilleure efficience dans la consommation d’énergie et de matières premières, à respecter les normes environnementales et à mettre au point des techniques rentables de production de carburants propres et renouvelables, par exemple la conversion de la biomasse en biocarburants.

Il n’est guère surprenant, dans ces conditions, que le dépôt de brevets dans ce domaine soit en plein essor.  Entre 2000 et 2012, le dépôt de brevets sur la technique du craquage catalytique fluide (FCC) – l’un des principaux procédés de transformation du pétrole brut en essence à indice d’octane élevé et en fioul – a connu une hausse substantielle.  Une étude publiée en 2013 par Mitchell, Michels et Perez-Ramirez dans les Chemical Society Reviews a révélé que moins de 10 brevets concernant une préparation nouvelle ou améliorée d’un catalyseur FCC avaient été déposés en 2000, contre plus de 80 en 2012.  De même, selon un article récent de Faba, Díaz and Ordóñez, paru dans les Renewable and Sustainable Energy Reviews, de plus en plus de brevets relatifs à des méthodes catalytiques sont déposés dans le domaine des biocarburants.

Mais à mesure que les brevets sur des techniques de catalyse se multiplient et deviennent plus complexes, les entreprises peuvent éprouver davantage de difficultés à protéger leurs innovations par des brevets.  Elles peuvent aussi trouver des brevets existants vulnérables face à des attaques de la concurrence.

La législation des États-Unis d’Amérique, ses avantages et inconvénients

Aux États-Unis d’Amérique, de récents amendements apportés au droit des brevets offrent un moyen séduisant de résoudre ce genre de litiges.  La loi américaine de 2011 sur les inventions (AIA) prévoyait une procédure de révision inter partes (révision contradictoire), supervisée par la Commission de première instance et d’appel pour les marques (PTAB, désignée ci-après par “la Commission”) de l’USPTO, portant sur la contestation de la brevetabilité d’une ou plusieurs revendications d’un brevet américain.

Cette procédure est plus rapide et moins coûteuse qu’une action auprès d’un tribunal de première instance, et la Commission, du point de vue statistique, semble constituer un forum favorable à quiconque conteste un brevet.  En août 2015, les statistiques émanant de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) montraient que dans 68% des décisions écrites finales, la Commission avait estimé qu’aucune des revendications formulées n’était brevetable.  Ces données laissent à penser que la procédure de révision inter partes est un dispositif efficace qui permet d’éliminer des brevets concurrents.

La procédure de contestation dans le cadre d’une révision inter partes suppose toutefois une approche ciblée, fondée sur une vision stratégique.  L’adversaire doit bien comprendre la totalité du portefeuille d’un concurrent pour identifier les brevets ciblés et présenter un témoignage d’expert étoffé à l’appui de sa requête.

La Commission pose en outre des problèmes du point de vue d’un titulaire de brevet et il peut s’avérer difficile de protéger de précieux actifs de propriété intellectuelle dans le cadre de ce forum.  Pour se défendre lors d’un examen, il faut bien connaître les modalités de rédaction de brevets et de débats judiciaires et savoir déjouer certains pièges de procédure.

Bref, la révision inter partes est aussi complexe pour les requérants que pour les titulaires de brevet, et elle soulève une problématique encore mal connue.  Toutefois, le cadre juridique de la loi américaine sur les inventions et les affaires précédentes dont la Commission a été saisie fournissent de précieuses informations qui faisaient défaut auparavant.

Déclenchement d’une procédure de révision inter partes par le requérant

Pour tirer pleinement profit des avantages de la procédure de révision inter partes, les requérants doivent adopter une approche stratégique et bien réfléchir avant de choisir les brevets qu’ils souhaitent contester.  Selon leur objectif, les requérants peuvent avoir à contester plusieurs brevets portant sur une technologie ayant un effet de blocage.  Ils devront éventuellement réviser la totalité du portefeuille de brevets d’un concurrent afin de cerner les brevets comportant des revendications qui posent problème en termes de violation de droits ou de liberté d’exploitation.

Bien que la révision inter partes soit parfois moins coûteuse qu’une action traditionnelle devant un tribunal de district, des requêtes individuelles doivent être formées pour chaque brevet, et le cumul des taxes à acquitter à chaque fois peut représenter une somme substantielle.  Même si la procédure de révision inter partes ne fait l’objet d’aucune condition systématique et si tout le monde peut former une requête, un requérant doit savoir quelle est la partie réellement intéressée.  Avant de s’engager dans une telle révision, il faut donc soigneusement en évaluer les coûts et les effets probables sur la position concurrentielle du requérant et réfléchir aux conséquences commerciales qu’aurait la révélation d’un intérêt dans un nouveau domaine technologique ou l’accès à celui-ci.

L’un des grands avantages de cette procédure pour l’auteur d’une contestation de brevet est qu’il a le temps d’examiner l’état de la technique, de rédiger sa requête et d’établir un plan d’attaque.  À moins que le brevet n’ait fait l’objet d’une action intentée auprès d’un tribunal de district, les requérants ne sont pas soumis à un délai pour former une requête en révision inter partes.  Cela leur laisse du temps pour fourbir leurs armes avec les conseils d’experts.  Un témoignage d’expert est essentiel, vu la complexité des nouvelles techniques du secteur chimique.  Auparavant, les requérants pouvaient tirer parti du fait que les titulaires de brevets ne pouvaient pas présenter de nouvelles déclarations d’experts dans leurs réponses préliminaires et devaient s’en remettre à la plaidoirie de l’avocat.  La Commission a généralement accordé crédit à un expert apportant une preuve irréfutable plutôt qu’à la plaidoirie d’un avocat, en particulier dans le domaine de la chimie.  Toutefois, la Commission a récemment modifié ses règles de procédure, qui permettent désormais aux titulaires de brevets de présenter un nouveau témoignage d’expert dès le stade de la réponse préliminaire.

La Commission fonde essentiellement ses décisions sur des témoignages d’experts convaincants.  Dans l’affaire Butamax Advanced Biofuels LLC c. Gevo, Inc., IPR2014-00250, par exemple, elle a jugée non brevetables toutes les revendications formulées dans le brevet contesté, relatives à un carburéacteur renouvelable.  Ce faisant, elle donnait son aval à l’expert du requérant dans sa décision écrite finale, bien que le titulaire du brevet ait fait remarquer que cet expert n’avait pas étayé son avis par des citations.

Cette procédure présente d’autres avantages potentiels pour les requérants.  Les revendications contestées sont interprétées de la façon la plus large et la plus raisonnable possible;  il est donc plus facile de les contester, alors que la validité est évaluée selon le critère de prépondérance de la preuve, les revendications ne pouvant être présumées valables.

Opposition d’un titulaire de brevet à une révision inter partes

Il est pratiquement impossible d’empêcher la formation d’une requête en contestation, en particulier dans le cas d’un brevet portant sur une technique clé largement exploitée.  Les sociétés peuvent toutefois adopter des stratégies en matière de demandes de brevet, d’instruction des demandes et de rédaction des revendications afin de réduire le risque de procédure de révision.  Elles peuvent par exemple déposer de multiples demandes de brevet dans une même famille de brevets tout en conservant la possibilité d’une continuation des brevets et en prévoyant des variantes dans la formulation des revendications.  Plus le portefeuille est large, et plus il sera difficile et coûteux de le contester, et plus les revendications seront nombreuses, plus il y aura de chances d’en voir au moins une survivre.  Comme les titulaires de brevets ont désormais la possibilité de présenter un nouveau témoignage d’expert dès le stade préliminaire pour réfuter le témoignage présenté par les requérants, ils ont davantage de chances d’empêcher la formation d’une requête en révision inter partes.

Même sans présenter de nouveau témoignage d’expert, les titulaires de brevets peuvent s’en remettre à un témoignage déjà présenté et publié auparavant dans leur réponse préliminaire.  Ils peuvent par exemple, au stade de l’instruction de la demande, étayer des arguments fondés sur des “résultats imprévus” par des déclarations d’inventeurs ou d’experts.  La Commission peut accorder beaucoup de poids à ce genre de preuve.  Dans l’affaire Omron Oilfield & Marine Inc. c. MD/TOTCO, IPR2013-00265, par exemple, la Commission a refusé la formation d’une requête en vertu, notamment, d’un témoignage d’expert présenté auparavant devant un tribunal de district au sujet du succès commercial.

À partir du moment où une révision inter partes est engagée, les titulaires de brevets ont généralement trois mois au maximum pour élaborer et présenter une réponse complète, avec les déclarations des experts.  En raison de ce délai restreint, il importe que la position des experts soit fermement établie au moment de l’élaboration d’une réponse préliminaire et avant que la procédure ne soit engagée.  La solidité du témoignage de réfutation est cruciale, vu les avantages substantiels défendus par l’auteur de la contestation.

Devant les contestations auxquelles ils doivent faire face, les titulaires de brevets n’ont pas la possibilité de modifier les revendications dans le cadre de la révision inter partes.  À l’origine, il s’agissait d’une possibilité plus théorique que pratique, parce que la Commission rejetait pratiquement toutes les propositions de modification.  Mais récemment, la Commission a commencé à accepter des demandes de modification, y compris une demande dans le domaine de l’énergie.  Comme l’a indiqué le site Web Law360, dans une affaire de révision inter partes contestant le brevet de Neste Oil Oyj relatif à un carburant diesel renouvelable (REG Synthetic Fuels LLC c. Neste Oil OYJ, IPR2014-00192), la Commission a accepté une demande de modification et autorisé Neste à remplacer quatre revendications.

L’innovation permanente en matière de techniques de catalyse et l’activité croissante dans le domaine des brevets laissent à penser que les révisions inter partes vont se multiplier.  Si ces révisions constituent un moyen relativement rapide et peu coûteux de régler des litiges, les titulaires de brevets comme les requérants sont invités à appliquer une stratégie soigneusement élaborée et bien rédigée pour exploiter tout le potentiel des révisions inter partes.