Transactions technologiques : la gestion des risques en cas de litige

La mise au point et la commercialisation réussies d’une technologie nécessitent une coopération efficace entre juristes, spécialistes du transfert de technologie et scientifiques. Prévoir une stratégie de règlement des litiges soigneusement intégrée est fondamental pour garantir la valeur des technologies et des droits de propriété intellectuelle y afférents obtenus dans le cadre de projets de collaboration en recherche-développement, ainsi que leur commercialisation ultérieure. Dans cet article, Alicia Blaya, du projet TransKnowlia de l’Université d’Alicante, en Espagne, et Ignacio de Castro accompagné de Judith Schallnau, du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, se penchent sur les avantages des procédures d’arbitrage et de médiation en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de réduction des risques dans le cadre de projets de recherche-développement.

Les intérêts en jeu dans le cadre d’une collaboration en recherche-développement

La décision d’entamer une collaboration dans le cadre d’un projet de recherche-développement est souvent motivée par un double intérêt : échanger des connaissances et tenter de réduire les risques financiers en développant conjointement des produits ou des procédés. Dans certains cas, le développement commun est le seul moyen de donner naissance à une technologie ou d’améliorer des produits ou procédés existants, notamment lorsque l’un des associés ne dispose pas du savoir-faire technique ou des ressources humaines ou financières nécessaires ou lorsque des brevets en vigueur entravent des activités de développement indépendantes.

Une autre solution consiste pour certaines sociétés à attribuer des contrats de recherche-développement à d’autres sociétés, instituts de recherche ou universités chargés de concevoir un produit ou un composant en échange d’une rémunération. Dans ce cas, la partie principale exerce un contrôle sur la qualité en déterminant qui met au point et qui remet tel ou tel produit ou composant dans l’intérêt de son entreprise; la partie en charge du développement, quant à elle, perçoit une rémunération en échange de ses travaux, ce qui lui permet de financer d’autres activités, y compris d’autres travaux de recherche. Elle pourra aussi chercher à obtenir des droits sur les techniques mises au point si elle envisage d’utiliser ces techniques dans le futur.

Dans la recherche publique, les parties consacrent énormément de temps et de ressources humaines et financières à l’élaboration d’appels d’offre visant à obtenir des subventions. De leur réussite dans ce domaine dépend souvent leur faculté à entreprendre des activités de recherche-développement. Ces ressources financières sont souvent d’une portée et d’une durée limitées et s’accompagnent généralement de conditions très sévères en termes de conformité. Les bénéficiaires de ces fonds veillent donc tout particulièrement à l’affectation et à l’utilisation optimales de ces ressources et s’assurent qu’il n’y aura pas d’incidence négative sur leur capacité à commercialiser les résultats de leurs activités de recherche.

Les questions de propriété intellectuelle en jeu et à quel moment envisager une stratégie de règlement des litiges

Tout dysfonctionnement– comme l’apparition de litiges en rapport avec des actifs de propriété intellectuelle d’une importance capitale du fait de leur valeur économique – peut avoir de lourdes conséquences. Prévoir une stratégie pour gérer ce type de risque et résoudre rapidement et à moindres frais tout litige éventuel est donc crucial.

Les accords en matière propriété intellectuelle conclus entre les parties à un contrat pendant la phase de recherche-développement sont généralement à la base des accords commerciaux qui interviendront par la suite, y compris ceux mentionnés ci-après.

En dépit de possibles divergences d’opinion sur diverses questions de propriété intellectuelle, il est essentiel que les parties se mettent d’accord, en particulier, sur les points relatifs à la titularité (conjointe) des droits de propriété intellectuelle et à leur attribution à des fins commerciales.

Les décisions relatives à la titularité de droits de propriété intellectuelle et à l’utilisation des résultats de recherche aussi bien pendant la phase de recherche-développement que pendant la phase ultérieure de commercialisation doivent être prises très tôt. Il importe, par exemple, de prévoir à l’intérieur des contrats d’option, des contrats de recherche-développement ou des accords de consortium des clauses concernant l’utilisation possible des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’activités commerciales à l’issue de la phase de recherche, y compris en ce qui concerne la fabrication et la vente des biens auxquels cette activité de recherche aura abouti, l’utilisation des procédés en vue du perfectionnement de produits ou la concession sous licence de techniques à des tiers1. Il convient également de définir les responsabilités en matière de dépôt, de poursuites, d’opposition, de maintien en vigueur et d’application de brevets de premier plan en cas de création dans le cadre d’un projet de recherche-développement de techniques susceptibles de faire l’objet d’une protection par brevet, et d’établir qui supportera les frais connexes. Cette démarche réduit considérablement les risques de litiges et facilite leur règlement en cas de survenue.

Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges de l’OMPI

Les sociétés et les organismes de recherche-développement font de plus en plus souvent appel aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges de l’OMPI pour résoudre des problèmes autrefois confiés à la justice. Ces mécanismes comprennent plusieurs procédures qui permettent aux parties de régler leur litige en dehors d’une juridiction, dans le cadre d’une instance privée, avec l’assistance d’un intermédiaire neutre et compétent de leur choix.

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le Centre de l’OMPI) est une instance internationale à but non lucratif qui offre tout une gamme de services visant à faciliter le règlement de litiges de propriété intellectuelle et apparentés, notamment les services suivants :

• Médiation : une procédure à caractère non contraignant dans laquelle un intermédiaire neutre (le médiateur) aide les parties à régler leur litige.
• Arbitrage : une procédure dans laquelle le litige est soumis à un arbitre ou à un collège de trois arbitres qui rend une décision contraignante exécutoire au niveau international.
• Arbitrage accéléré : une forme d’arbitrage qui se déroule dans un délai et à un coût réduits.
• Procédure d’expertise : une procédure utilisée pour résoudre des litiges d’ordre scientifique ou technique. Les parties peuvent opter pour une décision exécutoire ou non exécutoire.

Le Centre de l’OMPI propose des services d’administration des litiges, des clauses recommandées, des règlements ainsi que des médiateurs, arbitres et experts spécialisés dans chacune de ces procédures. Les règlements d’arbitrage, d’arbitrage accéléré, de médiation et de procédure d’expertise de l’OMPI contiennent des clauses particulièrement adaptées aux litiges en propriété intellectuelle et aux litiges apparentés, comme ceux relatifs à la confidentialité ou à l’examen des pièces techniques.

Les avantages des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans le contexte de la recherche-développement

Chacun s’accorde désormais à reconnaître que les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans le contexte de la recherche-développement présentent de nombreux avantages, dont les suivants :

• Neutralité : les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges sont indépendants vis-à-vis de la législation, de la langue et de la culture institutionnelle des parties. Ce point est particulièrement important dans les affaires impliquant des partenaires de recherche appartenant à de grandes sociétés, des petites et moyennes entreprises (PME), des universités et des instituts de recherche de pays différents, aux cultures institutionnelles différentes et aux attentes économiques distinctes. À titre d’exemple, l’une des conditions minimales pour l’obtention de subventions au titre du Septième programme-cadre (PC7)2 de la Communauté européenne veut qu’au moins trois participants provenant d’au moins trois pays différents (y compris des entités établies en dehors de l’Union européenne) prennent part à un projet de collaboration.
• Unicité de procédure : en convenant de régler, au moyen d’une procédure unique, un litige relatif à des droits de propriété intellectuelle attachés à une technologie protégée dans différents pays, les parties s’épargnent les dépenses et difficultés liées à l’introduction d’actions judiciaires dans plusieurs juridictions et évitent le risque de résultats divergents d’un pays à l’autre. De telles économies de coûts ne sont pas négligeables dans le cadre de projets de collaboration en recherche-développement.
• Autonomie des parties : les parties peuvent choisir un médiateur, un arbitre ou un expert spécialisé dans le domaine auquel se rapporte le litige et dans le règlement extrajudiciaire des litiges. Elles peuvent aussi choisir la législation applicable, ainsi que le lieu et la langue de la procédure et fixer un délai de règlement. Le temps est en effet un paramètre essentiel des projets de recherche-développement car la rapidité des avancées technologiques rend obsolète tout projet de recherche ayant pris du retard; en outre, l’octroi de certaines subventions peut être assorti d’un calendrier.
• Confidentialité : conformément aux règlements de l’OMPI, les procédures de médiation, d’arbitrage, d’arbitrage accéléré et d’expertise ainsi que leurs résultats ont un caractère confidentiel. Les parties peuvent ainsi se concentrer sur le fond du litige sans se préoccuper de ses incidences publiques. En outre, cette confidentialité favorise les négociations de bonne foi et aide souvent à trouver une solution. Ce point est particulièrement important en cas d’activités de recherche hautement sensibles nécessitant que les résultats scientifiques soient tenus secrets. En privilégiant la confiance mutuelle, les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges contribuent à la mise en place d’une collaboration à long terme fructueuse.

Les clauses de règlement extrajudiciaire des litiges dans les contrats de recherche-développement

Les parties collaborant à des projets de recherche-développement se fondent fréquemment sur des accords types pour établir et négocier leurs contrats de recherche. Ces accords types prévoient généralement différentes options en matière de règlement des litiges. Un grand nombre de sociétés, organismes de recherche, universités et particuliers participant à des projets du PC7 utilisent par exemple l’accord type de consortium DESCA , spécialement conçu pour des collaborations entre plusieurs parties. Cet accord type DESCA comprend désormais une clause compromissoire prévoyant une médiation de l’OMPI suivie d’un arbitrage accéléré de l’OMPI. Les exemples ci-après de litiges administrés par le Centre de l’OMPI témoignent de l’efficacité de ces procédures.

Une médiation de l’OMPI relative à un litige en matière de biotechnologie et de produits pharmaceutiques

Une société de biotechnologie française, titulaire de plusieurs brevets d’extraction et de purification d’un composé à des fins d’utilisation médicale, conclut avec une grande compagnie pharmaceutique un accord de licence et de développement. La compagnie pharmaceutique avait des connaissances approfondies de l’application médicale de la substance liée aux brevets détenus par la société de biotechnologie. Les parties avaient inclus dans leur contrat une clause stipulant que tous les litiges découlant de leur accord seraient réglés par un arbitre unique et ce, conformément au règlement d’arbitrage de l’OMPI.

Plusieurs années après la signature de l’accord, la société de biotechnologie le résilia, au motif que la compagnie pharmaceutique avait délibérément retardé la mise au point d’un composé biotechnologique. Elle déposa une demande d’arbitrage auprès du Centre et revendiqua des dommages-intérêts substantiels.

Le Centre proposa plusieurs candidats possédant une excellente connaissance des litiges de caractère biotechnologique et pharmaceutique, dont l’un fut choisi par les parties. Suite aux communications écrites adressées par les parties, l’arbitre tint une audience de trois jours pour entendre les témoins. Cette audience servit non seulement à présenter les preuves mais permit également aux parties de renouer le dialogue. Au cours de l’audience, l’arbitre émit le point de vue selon lequel la société de biotechnologie n’était pas habilitée à résilier le contrat et qu’il serait dans l’intérêt des parties de continuer à coopérer à la mise au point du composé biotechnologique.

Le dernier jour de l’audience, les parties au litige acceptèrent la proposition de l’arbitre de tenir une réunion privée. Au cours de cette réunion, les parties convinrent de régler leur litige et de continuer à coopérer à la mise au point et à la commercialisation du composé biotechnologique.

Cohérence des clauses relatives au règlement des litiges dans les accords apparentés

Pour bénéficier pleinement de ces avantages, il importe que les parties aux accords de recherche-développement accordent également une attention particulière aux clauses relatives au règlement des litiges qui figureront dans leurs accords de commercialisation. La figure 1 illustre la relation étroite entre les différents accords conclus lors des phases de recherche-développement et de commercialisation3. Il convient de s’assurer que tous ces accords soient cohérents en ce qui concerne le mode de règlement des litiges. À titre d’exemple, si les parties à l’un des accords initiaux choisissent de résoudre d’éventuels litiges en recourant à la médiation suivie d’un arbitrage accéléré, il conviendra d’utiliser cette même clause pour le règlement de tout autre litige ultérieur portant sur un sujet semblable. La clause devra également prévoir le regroupement des litiges du même type suite au consentement préalable des parties de les traiter ensemble. Plus précisément, dans chacun des contrats apparentés, les clauses d’arbitrage devraient prévoir la possibilité de nommer un seul et même arbitre capable de statuer sur tous les litiges apparentés. Il pourrait s’agir par exemple de l’arbitre ayant statué au cours de la première procédure d’arbitrage entamée.

Le Centre de l’OMPI est à la disposition des parties pour répondre à toutes les questions qu’elles pourraient avoir au sujet des éléments ci-dessus évoqués.

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1  En cas de subventions publiques, les accords conclus entre les parties devront se conformer aux modalités de financement, y compris en matière de propriété intellectuelle.
2  Décision no° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013); pour tout complément d’information sur le PC7, voir : ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
3  DESCA est l’abréviation de “Development of a Simplified Consortium Agreement”, ou Élaboration d’un accord de consortium simple. Pour de plus amples informations à ce sujet, consulter le site : www.desca-fp7.eu