Cinco pasos para proteger sus marcas en el mundo de la Web 2.0

La Sra. Liisa M. Thomas y el Sr. Robert H. Newman, de Winston & Strawn LLP, Chicago, Illinois (EE.UU.) exploran qué pasos pueden dar los propietarios de una marca para protegerla en las cada vez más populares redes sociales. Este artículo es una adaptación autorizada por el Boletín de la INTA (Vol. 65, Nº 10, 15 de mayo de 2010; © 2010 Derechos reservados, Asociación Internacional de Marcas).

Un aspecto de la Web 2.0 (un término empleado a menudo para hablar de las nuevas características y a las posibilidades de interactividad que ofrece hoy Internet) es la creciente popularidad de redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, que permiten al usuario compartir contenidos y relacionarse en línea. Estos sitios Web también permiten a las marcas interactuar directamente con los consumidores, hecho que brinda una oportunidad incomparable para el desarrollo de la marca. Sin embargo, toda oportunidad tiene sus riesgos, especialmente en materia de protección de la marca. Que los consumidores den a conocer una marca es bueno para las compañías pero, ¿qué sucedería si hicieran un uso indebido de la misma? A una compañía posiblemente no le haría demasiada gracia que un usuario de Facebook se apropiara de un URL de Facebook con su marca (www.facebook/com/sumarca) o de una cuenta de Twitter con el nombre de la empresa (www.twitter.com/sumarca).

Los cinco pasos que presentamos a continuación pueden ayudar a los propietarios de marcas a proteger sus marcas en las redes sociales, de manera que puedan seguir aprovechando la fuerza de estas redes con una cierta tranquilidad de espíritu.

Primer paso: Que no cunda el pánico

Cuando se enfrentan a medios nuevos, las compañías tienden a pensar que los problemas relacionados con las marcas debidos a esos medios son tan nuevos como los medios mismos. Sin embargo, aunque los medios sean nuevos, los problemas no suelen serlo. En el caso de una cuenta de usuario en Facebook que parezca ser su marca —pero no lo es—, podríamos estar simplemente ante un caso claro de vulneración de la marca. La pregunta que hay que plantearse en ese caso es: ¿a qué ha de recurrir la empresa para combatir el problema?

Se puede presentar una demanda por que la infracción de la marca puede inducir a confusión, o simplemente hacer que se expida una orden de cesar y abstenerse. No obstante, la mayoría de las redes sociales disponen de herramientas al alcance del propietario de la marca para combatir esas infracciones sin necesidad de incurrir en los considerables gastos de tiempo y dinero asociados a las estrategias tradicionales de protección de marcas.

Lo importante cuando estamos ante un problema de marca en una red social es mantener la calma. Que alguien haya incluido el nombre de su empresa o su marca en un comentario de Facebook o en un mensaje de Twitter (los “tweets”) no implica que deba procurar que se expida a esa persona una orden de cesar y abstenerse, bajo amenaza de emprender acciones judiciales. Incluso en aquellos casos en los que un litigio esté justificado, una compañía debe pensárselo dos veces antes de demandar a sus mayores seguidores; una demanda puede traer consigo mala prensa.

En muchos casos, ni siquiera son necesarias las amenazas. Por ejemplo, cuando Coca-Cola descubrió que una página de Coca-Cola en Facebook creada por dos admiradores tenía millones de seguidores, se puso en contacto con los iniciadores y accedió a compartir con ellos la gestión de dicha página. Desde entonces, es una de las más populares de Facebook.

Segundo paso: Adelántese a los acontecimientos

Las compañías que todavía no están familiarizadas con las redes sociales deberían tomarse su tiempo para hacerlo y pensar cómo pueden proteger sus marcas. Dado que un tercero puede conseguir nombres de cuentas o “URL de vanidad” en las redes sociales (www.facebook.com/mimejormarca, por ejemplo), las compañías deberían identificar los nombres de las cuentas (e incluso los nombres de cuentas defensivas) que quieren abrir en esos sitios antes de que lo haga un tercero.

Una compañía a punto de lanzar su nuevo producto estrella, por ejemplo, puede plantearse crear una cuenta de Twitter con el nombre de su compañía (www.twitter.com/micompañía) y otra cuenta con el nombre del producto (www.twitter.com/granproductonuevo). Otro tanto pueden hacer las compañías con sus marcas más famosas. Registrar estos nombres en Twitter evita que caigan en manos de terceros y podría reducir los costes asociados a la protección y a velar por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, es importante mantener relativamente vivas esas cuentas, ya que los nombres de usuario inactivos pueden ser eliminados o suspendidos.

Tercer paso: El sitio Web podría no ser la parte infractora

Aunque identificar a la empresa que aloja el sitio Web de la red social suele ser sencillo, presentar una demanda contra esa empresa tal vez no sea lo más sensato. La mayoría de las redes sociales (localizadas por lo general en los Estados Unidos) aducirán que no se las puede considerar responsables porque no eran la parte implicada en la creación de los contenidos motivo de la infracción. Argumentos así a menudo han prosperado en circunstancias similares. Por ejemplo, en el caso Tiffany Inc. v. eBay, Inc., el tribunal dictaminó que, aunque eBay tenía conocimiento “generalizado” de la venta de imitaciones de joyería de Tiffany a través de su sitio Web, este conocimiento generalizado no bastaba para imponer a eBay medidas afirmativas para que zanjara el problema. 576 F. Supp. 2d 463, 504-06 (S.D.N.Y. 2008).

Los propietarios de marcas que han emprendido acciones directamente contra los proveedores de las redes sociales no han llegado, por lo general, demasiado lejos. Por ejemplo, después de descubrir que alguien había creado un perfil falso de su persona en Twitter, el célebre entrenador de béisbol estadounidense Tony La Russa demandó a Twitter por infracción de la marca, ciberocupación, intromisión en la vida privada, distorsión intencionada y apropiación indebida del nombre y de los rasgos de la persona. La Russa v. Twitter, Inc., Caso Nº CV-09-2503 (N.D.C.A. 5 de junio de 2009). El Sr. La Russa retiró voluntariamente la demanda poco después de presentarla. La compañía distribuidora de gas Oneok, Inc. retiró voluntariamente la demanda contra Twitter por infracción de la marca al permitir que un tercero registrara como nombre de usuario ONEOK, al día siguiente de presentarla. Oneok, Inc. v. Twitter, Inc., Caso Nº 4:09-cv-00597 (N.D.O.K. 15 de septiembre de 2009).

Cuarto paso: Aproveche las herramientas que le ofrece el sitio

Por lo tanto, si la parte infractora no es el sitio Web, ¿qué puede hacer el propietario de la marca salvo interponer una demanda en blanco1 con miras a descubrir la identidad del usuario autor de la infracción? En algunos casos, éste puede haber dejado pistas de su identidad en los contenidos de acceso público de la cuenta. A falta de estas pistas, la mayoría de las redes sociales dispone de mecanismos para ayudar a resolver acusaciones de infracción de la marca, que pueden ser mucho más económicas que un litigio.

Especialmente útil es la definición amplia que a menudo emplean los sitios Web para decidir qué constituye una “violación de la marca”. Una violación puede ser algo más que la infracción tradicional de la marca. Por ejemplo, las violaciones de las condiciones de uso de Twitter no sólo incluyen la infracción de la marca sino también la suplantación de la personalidad y la ocupación del nombre (alguien crea una cuenta de Twitter utilizando el nombre de un tercero sin el consentimiento de éste). La política de marcas de Twitter2 establece que “cuentas con la clara INTENCIÓN de engañar a otros serán inmediatamente suspendidas, aunque no haya infracción de marca registrada; el intento de engañar a otros es equivalente a la suplantación empresarial”.

A la hora de evaluar si se ha violado la política de la empresa, Twitter distingue entre: 1) “cuentas de fuente de noticias”, 2) “cuentas creadas para ayudar a la comunidad o proveer información” y 3) cuentas con una “intención clara de engañar a otro”. A las cuentas de fuente de noticias se les pide que manifiesten claramente que son ellas quienes están agregando noticias sobre la compañía. No se permite la utilización de los logotipos de la compañía y “deben informar de manera clara que no están asociados con la fuente de noticias” para evitar la suspensión de la cuenta. A las cuentas creadas para ayudar a la comunidad o proveer información “se [las] contactará siguiendo el procedimiento adecuado para mantener la cuenta”. Si Twitter determina que existe una intención clara de engañar a la gente haciendo creer que una cuenta está asociada a una compañía que ha presentado una denuncia, se suspenderá la cuenta de manera permanente.

Del mismo modo, Facebook ofrece un “formulario automatizado sobre vulneración de la propiedad intelectual” mediante el cual el propietario de una marca agraviada puede presentar una denuncia por infracción de la marca por parte de un usuario de Facebook3. Facebook declara que “inmediatamente eliminar[emos] o desactivar[emos] el acceso” al contenido motivo de la infracción, “notificar[emos] al usuario” y, “en los casos en que sea necesario, cancelar[emos] la cuenta de aquellos usuarios que hayan infringido derechos de propiedad intelectual repetidamente”. Facebook también señala que, si una aplicación de terceros contiene material que infringe derechos de P.I., el propietario de la marca debe, en un primer momento, ponerse en contacto directamente con la persona que haya desarrollado la aplicación. Si el problema persiste, el propietario de la marca debe ponerse en contacto con Facebook, que, “en gesto de cortesía…, intentar[emos] mediar… cuando la persona que haya desarrollado una aplicación no cumpla con sus obligaciones legales en cuestiones relacionadas con los contenidos”.

Quinto paso: Utilice estrategias tradicionales para hacer valer sus derechos

Tal y como hemos ilustrado antes, existen límites en lo que las redes sociales pueden hacer para ayudar a una compañía a proteger su marca. Puede ocurrir que el propietario de una marca deba adoptar medidas más agresivas y tradicionales para velar por la protección de sus derechos en las redes sociales. Estas medidas podrían incluir una orden de cesar y abstenerse dirigida al titular de la cuenta o incluso la interposición de una demanda. Hasta la fecha, son pocas las demandas presentadas —y litigadas— en los Estados Unidos por infracciones en el contexto de las redes sociales.

Por ejemplo, en TDC International Corp. v. Burnham, se prohibió al acusado utilizar la marca del demandante, EZ MOVING/MOVING AND STORAGE; aun así, éste creó una cuenta de Twitter con el nombre “EZMovingStorage.” Caso Nº 08-CV-14792, 2010 WL 330374 (E.D. Mich. 21 de enero de 2010). El Tribunal de Distrito del Distrito Este de Michigan calificó la utilización del acusado del nombre de su cuenta de Twitter de “sumamente preocupante” y le pidió que demostrara ante el tribunal por qué no debía ser condenado por desacato. El 3 de marzo de 2010, el tribunal condenó al acusado a pagar al demandante una multa administrativa de 100 dólares por día hasta que el acusado cumpliera plenamente con el requerimiento del juez. Cuando el acusado incumplió el mandato y no compareció en la audiencia de presentación de la causa, el tribunal emitió el 6 de abril de 2010 una orden de arresto del acusado.

Aunque los mecanismos de ejecución tradicionales pueden ser eficaces, las compañías siempre deberían evaluar con cuidado la magnitud de la amenaza antes de interponer una demanda contra una persona, especialmente en el mundo en línea. La compañía debe procurar no enfurecer a sus seguidores más fieles y valorar la enorme publicidad negativa que puede provocar la adopción de un enfoque agresivo contra una persona. En algunos casos, una demanda dará más relevancia a un problema que la compañía quería enterrar. Por ejemplo, cuando Barbara Streisand descubrió que alguien había insertado fotografías de su casa en un estudio sobre el medio ambiente publicado en Internet, demandó al propietario del sitio Web por intromisión en su vida privada. Streisand v. Adelman, Caso Nº SC 077257 (Cal. Super. Ct. 31 de diciembre de 2003). Antes de la interposición de la demanda, el sitio Web apenas había recibido visitas; la publicidad que rodeó al asunto hizo que el sitio Web recibiera más de un millón de visitantes4.

Conclusión

Las compañías que pueden ser víctimas de posibles infracciones de marca en el nuevo mundo en línea de las redes sociales —o que desean evitar tales infracciones antes de que se produzcan— harían bien en familiarizarse con los mecanismos de protección de la marca que ofrecen las redes sociales. Existen otras medidas, como abrir una cuenta para la marca antes de que lo haga un infractor, sin olvidar los mecanismos de ejecución tradicionales (como los litigios por infracción de marca) si descubre que un tercero ha infringido su marca en una red social.

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1 En el sistema anglosajón, en este tipo de demandas se solicita al tribunal que proceda a la identificación del infractor.
2 Centro de ayuda: Marca registrada, (última visita 31 de marzo de 2010).
3 Política de Derecho de Autor de Facebook, (última visita, 31 de marzo de 2010).
4  Véase Andy Greenberg, “The Streisand Effect”, FORBES, 11 de mayo de 2007.