La decisión de los EE.UU. sobre Bose y sus efectos en los usuarios del Sistema de Madrid

En este artículo Linda K. McLeod y Jonathan M. Gelchinsky, asociados y Katherine L. Staba, abogada, de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, estudian las posibles repercusiones que, para los usuarios del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, tendrán las recientes decisiones judiciales en los Estados Unidos que redefinieron las normas destinadas a determinar si un solicitante de registro de marca ha cometido un fraude ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). La Sra. McLeod, antes de convertirse en socia de Finnegan en 2002, adquirió gran competencia en el ámbito de las marcas en su calidad de juez administrativo sobre marcas en la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas y en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Fraude e intento de utilización desleal de marca: posibles recusaciones de la USPTO a las ampliaciones de la protección en los Estados Unidos en el marco del Protocolo de Madrid

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la USPTO adoptó en fecha reciente una serie de decisiones sobre las denuncias de fraude e intento de utilización desleal de una marca en el comercio de los Estados Unidos. Si bien ninguno de estos casos comprende específicamente solicitudes presentadas en virtud del Protocolo de Madrid, estas denuncias pueden sin embargo ser motivo de oposición a solicitudes de extensión de la protección en los Estados Unidos en el marco del Protocolo y de cancelación del respectivo registro.

El fraude ante la USPTO tras la decisión sobre Bose: “Temeraria desconsideración de la verdad” y deber de investigar al presentar una declaración de uso

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (Circuito Federal) en In re Bose Corp., 91 U.S.P.Q.2d 1938 (Fed. Cir. 2009) cambió radicalmente el panorama de las acusaciones de fraude ante la USPTO. Antes del caso Bose, se solía considerar que el fraude consistía en aserciones erróneas relativas al uso de una marca en el comercio de los Estados Unidos que pudieran deberse a negligencia o a un error justificable. En el caso Bose, sin embargo, el Circuito Federal sostuvo que la simple negligencia no era suficiente para concluir que había intención de engañar o estafar, y que una negligencia grave no justificaba por sí misma que se infiriera la intención de engañar. En cambio, el tribunal declaró que, en virtud de la Ley Lanham, sólo se considera que una marca se ha obtenido de manera fraudulenta si hay pruebas manifiestas y convincentes de que el solicitante o el titular del registro ha hecho, a sabiendas, una declaración falsa y evidente con la finalidad de engañar a la USPTO.

A partir del caso Bose, la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) de la USPTO exige un informe sobre los hechos específicos que justifican las denuncias de conocimiento, intención de engañar y estafar y pruebas manifiestas y convincentes que demuestren estas acusaciones1. Si bien es actualmente más difícil alegar y demostrar las acusaciones de fraude ante la USPTO, una demanda por fraude puede sin embargo sostenerse cuando haya una “temeraria desconsideración de la verdad”2. Hasta el momento en ningún caso se ha definido lo que constituiría una “temeraria desconsideración de la verdad” en relación con las acusaciones de fraude. Algunos observadores han indicado, sin embargo, que el no leer la presentación de solicitud o no investigar la exactitud de las declaraciones que solicitan el uso de una marca en el comercio de los Estados Unidos puede constituir una “temeraria desconsideración de la verdad” y un fraude ante la USPTO3.

Para los solicitantes no residentes en los Estados Unidos que piden una extensión de la protección en ese país en virtud del Protocolo de Madrid, es muy probable que se planteen cuestiones relativas a posibles fraudes, si los hay, en relación con las declaraciones de uso ininterrumpido de la marca que se presentan tras la expedición del registro de los Estados Unidos. De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Marcas, 15 U.S.C. párr. 1141k, el titular de una extensión registrada de la protección en los Estados Unidos debe presentar declaraciones de uso ininterrumpido de la marca en el comercio de los Estados Unidos a los seis y diez años del registro (y a partir de ese momento, cada diez años). En caso de que los solicitantes de registro no lean atentamente estas declaraciones antes de firmarlas o no las tomen debidamente en consideración, o no adopten las medidas necesarias para investigar y confirmar el uso de la marca para cada uno de los productos o servicios enumerados, los registros serán susceptibles de cancelación por fraude ante la USPTO.

El caso Bose. Antecedentes

Cuando Bose renovó su marca Wave en la USPTO en 2001, incluyó, entre los productos que abarcaba la marca, grabadores y reproductores, aunque la empresa había interrumpido la venta de estos aparatos en 1997. Hexawave recusó la renovación aduciendo que, puesto que la inclusión de grabadores y reproductores en la lista no era totalmente exacta, se podía considerar que Bose había cometido un fraude al renovar la marca que, por lo tanto, se podía cancelar. Bose contestó que seguía prestando servicio a los aparatos y por consiguiente seguía estando en actividad. No fue esa la opinión de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la USPTO.

Bose impugnó la decisión en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. En una decisión del 31 de agosto de 2009, favorable a Bose, el Tribunal de Apelaciones afirmaba que la simple negligencia no era suficiente para inferir que hubiera fraude. El tribunal declaró que, en virtud de la Ley Lanham, sólo se considera que una marca se ha obtenido de manera fraudulenta cuando hay pruebas manifiestas y convincentes de que el solicitante o el titular del registro ha hecho, a sabiendas, una declaración falsa y evidente con la finalidad de engañar a la Oficina de Patentes y Marcas.

Pruebas documentales que demuestren la intención de utilizar de buena fe una marca en el comercio de los Estados Unidos

Los solicitantes que pidan la extensión de la protección a los Estados Unidos para los registros internacionales, de conformidad con el Protocolo de Madrid, deben declarar su intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos de todos los productos y servicios enumerados en el momento de la presentación4. Considerado como una simple formalidad por algunos, el hecho de hacer estas declaraciones sin la debida consideración puede tener consecuencias graves. La afirmación del solicitante de la intención de utilizar de buena fe su marca en el comercio de los Estados Unidos, en caso de ser recusada, puede dar lugar a que se concluya que la solicitud, o registro resultante, sea total o parcialmente nulo respecto de los productos y servicios para los que el solicitante no pueda demostrar su intención de utilizar la marca de buena fe. La cuestión reviste particular importancia para los solicitantes que no siendo residentes de los Estados Unidos suelen solicitar el registro en virtud del Protocolo de Madrid sobre la base de un registro internacional que abarca una larga lista de productos y servicios aparentemente no relacionados entre ellos.

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) decidió que la intención, exclusivamente subjetiva y no fundamentada, de usar la marca en productos o servicios determinados no podía justificar una reivindicación de intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos. Por consiguiente, en caso de recusación, se puede exigir que un solicitante presente pruebas documentales objetivas que demuestren la buena fe de su intención de utilizar la marca en el comercio de los Estados Unidos para todos los productos y servicios solicitados en el momento de la presentación y que continúe hasta la fecha de uso real de la marca en el comercio de los Estados Unidos5. La TTAB dictaminó que la simple presentación y continuación del proceso de solicitud no constituye en sí misma prueba de la intención de utilizar la marca6. Por lo tanto, las pruebas documentales suficientes podrán incluir elementos como los planes empresariales, el diseño de productos o las actividades de fabricación, la correspondencia con los licenciatarios, la constancia de negociaciones comerciales en curso, o actividades de promoción relacionadas con el uso de la marca propuesta en los Estados Unidos. A falta de esas pruebas documentales u otras que establezcan la necesaria intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos, la solicitud o el registro consiguiente podrá considerarse nulo, o al menos nulo en lo que respecta a los productos y servicios para los que el solicitante no pueda probar la buena fe de su intención de usarlos.

Por consiguiente, en el momento de presentar una solicitud de extensión de la protección en los Estados Unidos, es importante que los usuarios del Protocolo de Madrid examinen si pueden justificar sus declaraciones de intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos, especialmente cuando el registro internacional abarca una larga lista de productos y servicios. Los solicitantes tienen la opción, en el marco del Protocolo de Madrid, de limitar la lista de productos y servicios para los que se pide el registro en los Estados Unidos7. Habida cuenta de las consecuencias que entraña el no demostrar la intención de utilizar de buena fe la marca en todos los productos y servicios enumerados, en caso de recusación, los solicitantes no residentes en los Estados Unidos deben estudiar la posibilidad de reducir las listas a fin de no incluir más que aquellos para los que pueden presentar pruebas documentales de la intención de utilizar la marca de buena fe, o facilitar una explicación convincente sobre el hecho de no tener esas pruebas.

Recusaciones de las solicitudes y registros de base en los Estados Unidos y el efecto en los registros internacionales

Este análisis sobre el fraude y las recusaciones basadas en el intento de utilización desleal de marca también concierne a los titulares de marcas de los Estados Unidos que fuera de su país presentan solicitudes mediante el Protocolo de Madrid8. Concretamente, si se impugna la solicitud o registro de base de los Estados Unidos por fraude o intento de utilización desleal de marca, y se deniega o cancela total o parcialmente en el plazo de cinco años después de la fecha del registro internacional, este registro y todas las designaciones consiguientes se restringen o cancelan igualmente.

Conclusión

Si bien en la era posterior al caso Bose se ha vuelto más difícil acusar de fraude y demostrarlo ante la USPTO, no significa necesariamente que una aserción errónea ante esa entidad suponga un fraude. Todavía queda por decidir si la “Temeraria desconsideración de la verdad” constituye fraude. Por lo tanto, para evitar una posible recusación por fraude, el solicitante o titular del registro que presente una solicitud en el marco del Protocolo de Madrid debe estudiar atentamente todos los documentos e investigar la veracidad y exactitud de las afirmaciones que constan en una solicitud o declaración antes de firmar y presentar la documentación a la USPTO.

Además, en un número cada vez mayor de casos, la TTAB determinó que había intento de utilización desleal de una marca en el comercio de los Estados Unidos del solicitante, con lo cual la solicitud quedó anulada total o parcialmente. A fin de evitar esas reclamaciones, los solicitantes de marcas deben conservar las pruebas documentales que demuestren la buena fe de la intención de utilizar la marca en el comercio de los Estados Unidos. Además, los solicitantes que pidan una extensión de la protección en los Estados Unidos mediante el Protocolo de Madrid deben estudiar la posibilidad de limitar la identificación de los productos y servicios rellenando el punto 10 b) del formulario internacional o 5 b) para una designación posterior, presentando únicamente una lista de los productos y servicios para los que puedan establecer la buena fe de la intención de uso, o mostrar el uso real de la marca en el comercio de los Estados Unidos.

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1  Véase Asian & Western Classics B.V. c. Selkow, 92 U.S.P.Q.2d 1478 (T.T.A.B. 2009); Enbridge Inc. c. Excelerate Energy LP, 92 U.S.P.Q.2d 1537 (T.T.A.B. 2009).
2  Véase DaimlerChrysler Corp. c. Am. Motors Corp., Canc. No. 92045099 (T.T.A.B. Jan. 14, 2010).
3  Véase Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Assoc. in Support of Bose Corp. and Reversal en 12-14, Bose, 91 U.S.P.Q.2d 1938 (“AIPLA Br.”); véase también 37 C.F.R. párr. 11.18(2)(iii) (donde se impone la obligación de investigar dentro de límites razonables para confirmar la exactitud de la declaración de los hechos realizada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos).
4  Véase el formulario MM18(E) de la OMPI.
5  Véase, por ejemplo, Honda Motor Co. c. Winkelmann, 90 U.S.P.Q.2d 1660 (T.T.A.B. 2009).
6  Véase Research in Motion Ltd. c. NBOR Corp., 92 U.S.P.Q.2d 1926, 1931 (T.T.A.B. 2009).
7  Véanse los formularios de la OMPI MM1(S) y MM2(S), punto 10(b) y formulario MM4(S), punto 5(b).
8  Con arreglo al artículo 61 de la Ley de Marcas, 15 U.SC. párr. 1114ª.