Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen
Bern, 1. Januar 2021
1
Inhalt
1 Grundlagen...............................................................................................................7
1.1 Die Prüfungsrichtlinien................................................................................................. 7
1.2 Die Sachprüfung.......................................................................................................... 7
1.2.1 Gegenstand der Sachprüfung .......................................................................... 8
1.2.2 Das Prüfungsverfahren .................................................................................... 8
1.2.3 Verfahrensregeln ............................................................................................. 9
1.3 Beeinflussung des zeitlichen Ablaufs der Sachprüfung.............................................. 12
1.4 Die Publikationsstufen............................................................................................... 13
1.4.1 Offenlegungsschrift ........................................................................................ 13
1.4.2 Patentschrift................................................................................................... 13
2 Patentierbarkeit ......................................................................................................14
2.1 Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik ...................................................................... 14
2.1.1 Computerimplementierte Erfindungen (CIE)................................................... 15
2.1.2 „business methods“........................................................................................ 20
2.2 Gewerbliche Anwendbarkeit ...................................................................................... 20
2.2.1 Die Anwendbarkeit im Gewerbe..................................................................... 20
2.2.2 Die Ausführbarkeit der Erfindung ................................................................... 21
2.2.3 Die Wiederholbarkeit der Erfindung................................................................ 21
2.3 Unsinnige Erfindungen .............................................................................................. 21
3 Ausschluss von der Patentierung ........................................................................23
3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten .................................. 23
3.2 Medizinische Verfahren............................................................................................. 24
3.2.1 Verfahrensansprüche..................................................................................... 24
3.2.2 Anwendungs- und Verwendungsansprüche ................................................... 25
3.2.3 Erzeugnisansprüche ...................................................................................... 26
4 Offenbarung ...........................................................................................................27
4.1 Die Prüfung der Offenbarung..................................................................................... 27
4.2 Erfordernisse an die Offenbarung.............................................................................. 28
4.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung...................................................... 29
4.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung ....................................................... 29
4.2.3 Umfangreichere Offenbarung im Vergleich mit dem Schutzumfang in den
Patentansprüchen.......................................................................................... 30
4.3 Die Auslegung der Patentansprüche anhand der Beschreibung und der Zeichnungen
30
Inhalt
2
5 Geänderte technische Unterlagen ....................................................................... 32
5.1 Die Prüfung bei geänderten technischen Unterlagen ................................................ 33
5.1.1 Die ursprünglich eingereichten Unterlagen .................................................... 33
5.1.2 Änderungen in den technischen Unterlagen .................................................. 34
5.2 Materielle Prüfungsregeln ......................................................................................... 35
5.2.1 Änderungen in der Beschreibung .................................................................. 35
5.2.2 Neu aufgestellte Patentansprüche................................................................. 35
5.2.3 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche) ...................................... 35
5.2.4 Gestrichene Patentansprüche ....................................................................... 37
5.2.5 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche) ..................................... 37
5.2.6 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes .................................................... 37
5.2.7 Geänderte Rückbezüge................................................................................. 38
5.2.8 Kombination verschiedener Änderungen ....................................................... 38
6 Patentansprüche ................................................................................................... 39
6.1 Die Prüfung der Patentansprüche ............................................................................. 39
6.1.1 Die Erfindungsdefinition................................................................................. 40
6.1.2 Knappe Fassung der Patentansprüche.......................................................... 41
6.1.3 Klarheit .......................................................................................................... 41
6.1.4 Die Einheit der Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheit unabhängiger
Patentansprüche) .......................................................................................... 41
6.2 Die Merkmale in den Patentansprüchen ................................................................... 42
6.2.1 Technische Merkmale.................................................................................... 42
6.2.2 Externe Merkmale ......................................................................................... 43
6.2.3 Relativmerkmale............................................................................................ 43
6.2.4 Unbestimmte Zahlenwerte............................................................................. 43
6.2.5 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)............................... 44
6.2.6 Negative Merkmale; Disclaimer ..................................................................... 44
6.2.7 Hinweise auf Bekanntes ................................................................................ 44
6.2.8 Alternativen ................................................................................................... 45
6.2.9 „bestehen aus“ – „enthalten“.......................................................................... 45
6.2.10 Marken .......................................................................................................... 45
6.2.11 Normen ......................................................................................................... 45
6.3 Regeln betreffend die Form und Redaktion von Patentansprüchen .......................... 46
6.3.1 Regeln betreffend die Fassung der Patentansprüche .................................... 46
6.3.2 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen (Art. 29 Abs. 4 PatV) .. 46
6.3.3 Bezugszeichen (Art. 29 Abs. 5 PatV)............................................................. 46
6.4 Arten von Patentansprüchen..................................................................................... 47
6.4.1 Unabhängige Patentansprüche ..................................................................... 47
6.4.2 Abhängige Patentansprüche.......................................................................... 48
6.5 Die Anspruchskategorien und Grundtypen................................................................ 50
Inhalt
3
6.5.1 Verfahrensansprüche..................................................................................... 51
6.5.2 Anwendungsansprüche.................................................................................. 52
6.5.3 Patentansprüche auf Gegenstände („Erzeugnisansprüche“) .......................... 53
6.5.4 Verwendungsansprüche ................................................................................ 54
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG .....................................................56
7.1 Die Prüfung der Einheit ............................................................................................. 56
7.2 Materielle Prüfungsregeln.......................................................................................... 57
7.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie ........................................................... 58
7.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie ................................................ 59
8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen ..................................62
8.1 Allgemeine Regeln .................................................................................................... 62
8.2 Die Beschreibung...................................................................................................... 62
8.3 Der Titel .................................................................................................................... 63
8.4 Die Zeichnungen ....................................................................................................... 63
8.5 Die Zusammenfassung.............................................................................................. 64
8.6 Die Klassifizierung..................................................................................................... 65
9 Beendigung der Sachprüfung...............................................................................67
9.1 Zurückweisung im Rahmen der Sachprüfung ............................................................ 67
9.1.1 Zurückweisung wegen Fristversäumnis (Art. 23 VwVG)................................. 67
9.1.2 Zurückweisung wegen fehlender oder ungenügender Offenbarung (Art. 50 und
50a PatG); Zurückweisung wegen unzulässiger Änderung der Offenbarung
(Art. 58 Abs. 2 PatG, Art. 64 PatV)................................................................. 67
9.1.3 Zurückweisung wegen Patenthinderungsgründen (Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG
i.V.m. Art. 67 Abs. 1 PatV) ............................................................................. 67
9.1.4 Zurückweisung wegen Nichtbeheben von „heilbaren Mängeln“ (Art. 59a Abs. 3
Bst. b PatG) ................................................................................................... 68
9.1.5 Die Zurückweisungsverfügung ....................................................................... 68
9.2 Prüfungsabschluss .................................................................................................... 69
9.2.1 Die definitive Klassifizierung........................................................................... 70
9.2.2 Die Ankündigung des Prüfungsabschlusses .................................................. 70
9.2.3 Änderungen nach der Ankündigung ............................................................... 70
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie.............................................................73
10.1 Allgemeines............................................................................................................... 73
10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit............................................................... 73
10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung.................................... 73
10.3.1 Erzeugnisansprüche; Stoffansprüche nach Art. 7c PatG................................ 74
10.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7d PatG................. 74
Inhalt
4
10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung ................................................................... 75
10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen ................................. 76
10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche ............................................................ 76
10.6.1 Stoffansprüche .............................................................................................. 77
10.6.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen....................................................... 79
10.6.3 Verfahrensansprüche .................................................................................... 79
10.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG................. 80
11 Biotechnologische Erfindungen .......................................................................... 82
11.1 Allgemeines .............................................................................................................. 82
11.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit .............................................................. 82
11.2.1 Der menschliche Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers ................ 82
11.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen ....... 83
11.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung ................................... 85
11.3.1 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur......... 85
11.3.2 Medizinische Verfahren ................................................................................. 87
11.3.3 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren;
Züchtungsverfahren....................................................................................... 87
11.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung ................................................................... 88
11.4.1 Die Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit ............. 88
11.4.2 Angabe der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen
über solche Ressourcen................................................................................ 89
11.4.3 Offenbarung von „Durchgriffsansprüchen“ („reach through claims“)............... 90
11.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen .................................. 91
11.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche ............................................................ 91
11.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG................. 92
12 Spezielle Verfahren ............................................................................................... 93
12.1 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand.............................. 93
12.2 Teilverzicht................................................................................................................ 93
12.2.1 Allgemeines zum Teilverzicht ........................................................................ 93
12.2.2 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs (Art.
24 Abs. 1 Bst. a PatG) ................................................................................... 94
12.2.3 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm
abhängigen Patentansprüche (Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG) ............................ 95
12.2.4 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs „auf anderem Weg“ (Art.
24 Abs. 1 Bst. c PatG) ................................................................................... 96
12.2.5 Die Erklärung des teilweisen Verzichts .......................................................... 97
12.3 Errichtung neuer Patente .......................................................................................... 98
12.4 Teilung von Patentanmeldungen............................................................................... 99
12.5 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen) .........................................101
Inhalt
5
12.6 Umgewandelte Europäische Anmeldungen und Patente......................................... 103
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer
(pädiatrische Verlängerung) .....................................................................................106
13.1 Das Erzeugnis......................................................................................................... 107
13.2 Prüfungskriterien ..................................................................................................... 108
13.2.1 Ist das Erzeugnis durch ein Patent (Grundpatent) geschützt?...................... 108
13.2.2 ESZ-Gesuche: Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?.............. 109
13.2.3 Verlängerungsgesuche: Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen
Studien gemäss PPK vor? ........................................................................... 110
13.2.4 Wurden die Fristen zur Einreichung der Gesuche eingehalten?................... 111
13.2.5 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung 111
13.2.6 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt? ......................................... 112
13.2.7 Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch
dazu vor? ..................................................................................................... 112
13.3 Prüfungsdurchführung der ESZ- und Verlängerungsgesuche.................................. 113
13.4 Negative Schutzdauer und verlängerte Laufzeit des ESZ........................................ 114
13.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel............................................ 114
14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate) .............115
14.1 Prüfungskriterien ..................................................................................................... 115
14.1.1 Die Zulassung mit zugehörigem PPK ........................................................... 115
14.1.2 Frist für die Einreichung des Gesuchs .......................................................... 116
14.1.3 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung 116
14.1.4 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat
erteilt?.......................................................................................................... 117
15 Verzeichnisse .......................................................................................................118
15.1 Glossar.................................................................................................................... 118
15.2 Abkürzungen ........................................................................................................... 119
7
1 Grundlagen
1.1 Die Prüfungsrichtlinien
Diese Richtlinien dienen den Prüfern bei der materiellen Prüfung (d.h. bei der "Sachprüfung")
der nationalen Patentanmeldungen sowie bei der Behandlung der Ergänzenden
Schutzzertifikate (ESZ, s. Kap. 0 S. 117) und der pädiatrischen ergänzenden Schutzzertifikate
(PESZ, s. Kap. 14 S. 115). Sie regeln ferner die speziellen Verfahren wie Teilverzicht,
Errichtung neuer Patente u.ä. (s. Kap. 12 S. 93).
Nicht Gegenstand dieser Richtlinien bildet das Einspruchsverfahren.
Die Prüfung der Patentanmeldungen und der ESZ stützt sich auf das Patentgesetz (PatG) und
die Patentverordnung (PatV), welche nicht jeden Einzelfall mit seinen besonderen Umständen
regeln können und daher naturgemäss sehr allgemein formuliert sind. Die vorliegenden
Richtlinien sind Anweisungen, wie Gesetz und Verordnung bei der Prüfung zu handhaben sind.
Sie bilden die Grundlage für eine einheitliche Prüfungspraxis und bestimmen, was im Rahmen
des Prüfungsverfahrens beanstandet werden muss, jedoch auch, was ohne Beanstandung
angenommen wird. Sie sollen den Prüfer also immer auch leiten, sich auf die wesentlichen
Punkte zu fokussieren.
Wie das Wort schon sagt, können Richtlinien nie alle Fälle voraussehen und wollen schon gar
nicht alle Details regeln. Jede Patentanmeldung ist von den anderen verschieden. Eine zu
weitgehende Regelungsdichte würde deshalb den Blick von den zentralen Punkten der Prüfung
ablenken. Der Interpretationsspielraum ist mit logischem Denken, ausgehend vom Gesetzes-
wortlaut und dessen Zweck, im Sinn und Geist der Darlegungen und Anweisungen auszufüllen.
Dabei soll sich der Prüfer immer das Wesen der Sachprüfung (s. Kap. 1.2.1 S. 8) vor Augen
halten. Ergeben die Richtlinien nicht ausreichend Anhaltspunkte, so ist frühzeitig Rücksprache
mit dem Koordinator Patentprüfung zu nehmen.
Die vorliegenden Prüfungsrichtlinien sind im Verhältnis zu Dritten nicht rechtsverbindlich; für die
Angehörigen des IGE sind es aber verbindliche Weisungen.
1.2 Die Sachprüfung
Die Sachprüfung bildet einen Teil des gesamten Erteilungsverfahrens eines Patents. Dieses
Verfahren kann grob in zwei Stufen unterteilt werden:
- Die Eingangs- und die Formalprüfung sind vom technischen Inhalt der Patentanmeldung
unabhängig und werden von der Administration erledigt. Die Eingangsprüfung beschränkt
sich auf die Kontrolle der Minimalanforderungen für die Entgegennahme einer
Patentanmeldung und die Zuerkennung des Anmeldedatums. Die Formalprüfung beginnt in
der Regel unmittelbar nach der Eingangsprüfung, dauert aber bis zum Prüfungsabschluss
an.
- Die eigentliche Sachprüfung (einschliesslich dem Prüfungsabschluss) hat den technischen
Inhalt der Patentanmeldung zum Gegenstand (vgl. Art. 67 PatV). Sie beginnt nach der
1 Grundlagen
8
Zahlung der Prüfungsgebühr (Art. 61a PatV) mit der Zuteilung an den fachlich geeigneten
Prüfer.
1.2.1 Gegenstand der Sachprüfung
Das Ziel der Sachprüfung ist die Rechtsbeständigkeit des zu erteilenden Patents mit der
Einschränkung, dass die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht geprüft werden. Die
zentralen Punkte sind die Prüfung auf allfällige Nichtigkeitsgründe (Art. 26 Abs. 1 PatG), sowie
auf die Definition der Erfindung in den Patentansprüchen. Damit hat sich die Sachprüfung auf
folgende Punkte zu fokussieren:
- Patentierbarkeit der Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG (Kapitel 2 S.14) sowie Art. 1a und
Art. 1b PatG (alle Anforderungen bei Biotechnologie-Anmeldungen: Kapitel 11 S. 82)
- Ausschlussgründe von der Patentierung gemäss Art. 2 PatG (Kapitel 3 S. 23)
- Offenbarung der Erfindung gemäss Art. 50 PatG (Kapitel 4 S. 27)
- Zulässigkeit von Änderungen in den technischen Unterlagen mit Blick auf Art. 58 Abs. 2
PatG (Kapitel 5 S. 32)
- Korrekte Erfindungsdefinition gemäss Art. 51 Abs. 1 PatG (Kapitel 6 S. 39)
Im Rahmen der Sachprüfung ebenfalls beachtet werden die Grundanforderungen an die
Einheit der Patentanmeldung nach Art. 52 Abs. 2 PatG (Kapitel 7 S. 56).
Der Prüfer hat sich in seiner Arbeit immer die Frage zu stellen, ob (bzw. in welchen Teilen) die
Patentanmeldung den oben aufgeführten Kriterien entspricht. Davon ausgehend soll er die
Wichtigkeit eines allenfalls zu beanstandenden Mangels berücksichtigen und sich die Frage
stellen, ob seine Beanstandung wirklich zur Klärung eines der obigen Punkte beiträgt. Er muss
sich der Bedeutung des gerügten Mangels bewusst sein, da das Gesetz bei dessen Nicht-
beheben allenfalls die Zurückweisung vorsieht (vgl. Art. 59a Abs. 3 PatG).
Aus dem oben Gesagten (wie auch aus dem Begriff Sach - Prüfung) ergibt sich, dass sich die
Prüfung auf den technischen Inhalt bezieht. Auf rein formalistische Einwände ist zu verzichten.
Die Verantwortung für die Redaktion und definitive Fassung der technischen Unterlagen
verbleibt beim Patentanmelder bzw. seinem Vertreter.
1.2.2 Das Prüfungsverfahren
Nach der Zuteilung der Patentanmeldung soll der Prüfer seine Abläufe so planen, dass er die
internen Behandlungsfristen einhalten kann (Qualitätsstandards des IGE). Die Dossiers sind in
der Reihenfolge des Eingangsdatums der Prüfungsgebühr zu behandeln (siehe auch Kap. 1.3
S. 12.). Einmal an die Hand genommene Anmeldungen sind zügig und prioritär weiter zu
behandeln bevor noch weitere Anmeldungen begonnen werden. Die Wartezeit beim Prüfer soll
nicht länger sein als die für die Erledigung der letzten Beanstandung angesetzte Frist. In
Ausnahmefällen ist eine Unterbrechung der Sachprüfung gerechtfertigt, ebenso im Falle einer
Aussetzung.
Vorgehen
1 Grundlagen
9
Sofern es die Anmeldungsunterlagen zulassen (und ein technischer Zusammenhang zwischen
mehreren unabhängigen Patentansprüchen gemäss Art. 30 PatV erkennbar ist), soll wie folgt
stufenweise vorgegangen werden (vgl. Art. 67 PatV):
- Sich einen Überblick verschaffen über den Gegenstand der Patentanmeldung: Dies
geschieht am besten anhand der unabhängigen Patentansprüche sowie mittels einer
Durchsicht der Beschreibung. Dabei ist primär festzustellen, ob eine patentierbare
Erfindung vorliegt (Art. 1 Abs. 1, Art. 1a und Art. 1b PatG). Liegt keine solche Erfindung
vor, ist eine erste Beanstandung zu verfassen, in der die allfällige Zurückweisung in
Aussicht gestellt wird.
- Abklären, ob Patentausschlussgründe nach Art. 2 PatG vorliegen. Solche Ausschluss-
gründe gehören in jedem Fall in eine erste Beanstandung. Liegen aber auch Patent-
ansprüche mit patentierbaren Gegenständen vor, so sollen noch weitere wesentliche Punkte
in diese Beanstandung aufgenommen werden.
- Ermitteln, ob die Gegenstände der Patentansprüche gemäss Art. 50 PatG offenbart sind.
Dazu gehört auch die Abklärung, ob ergänzte Unterlagen, die bei Aufnahme der
Sachprüfung eingereicht wurden, eine unzulässige Änderung zur Folge haben (Art. 58 Abs.
2 PatG).
- Überprüfen, ob die Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen in Kenntnis der
Offenbarung korrekt und für den Fachmann ausreichend klar ist. Ist dies der Fall, können
auch die abhängigen Ansprüche geprüft sowie nötigenfalls die Einheitsfrage (Art. 52 PatG)
geklärt werden.
- Ferner sind weitere Mängel zu beanstanden, sofern diese im Zusammenhang mit dem
Gegenstand der Sachprüfung (s.o. Kap. 1.2.1 S. 8) stehen.
Der Prüfer soll seine Arbeit unter dem Aspekt der obigen Prioritäten so organisieren, dass
überflüssiger Aufwand vermieden wird, so dass z.B. die Beschreibung nur einmal
durchgesehen werden muss. Unnötige Beanstandungen sind zu vermeiden. In einigen Fällen
müssen jedoch vorerst grundsätzlich brauchbare Unterlagen eingefordert werden, oder es
müssen bestimmte Fragen abschliessend geklärt sein, bevor auf weitere Mängel eingegangen
werden kann. Eine Unterbrechung der Sachprüfung ist in diesen Fällen angebracht, um
schlussendlich Zeit zu gewinnen.
Bei der Abfassung der Beanstandung kann der Prüfer Standardsätze aus dem Beanstandungs-
katalog verwenden. Um dem Anspruch auf rechtliches Gehör des Anmelders zu genügen, sind
diese gegebenenfalls zu modifizieren oder zu ergänzen, so dass vollständig klar ist, welche
Stelle der technischen Unterlagen aus welchem Grund beanstandet wird. Dabei hat der Prüfer
die Patenterfahrung des Adressaten zu berücksichtigen.
Vorschläge zur Änderung der Unterlagen sind nur in Ausnahmefällen in Erwägung zu ziehen.
Sie sollen reiflich überlegt und begründet sein, da sie einen Eingriff in die Tragweite des
Patentes (Einschränkung, Erweiterung oder Verschiebung) bedeuten können.
1.2.3 Verfahrensregeln
- Zusammenarbeit mit dem Patentanmelder
Der Patentanmelder ist verpflichtet, beim Erteilungsverfahren in zumutbarem Umfang
mitzuwirken (Art. 13 VwVG). Er soll auf alle Mängel einer Beanstandung eingehen und die
1 Grundlagen
10
Fragen des Prüfers, die zur Klärung des Sachverhalts wesentlich sind, beantworten bzw.
erklären, wieso er mit einem Beanstandungspunkt nicht einverstanden ist und an der
bisherigen Fassung der Anmeldung festhält.
Wenn ein Vertreter vom Anmelder benannt wurde, verkehrt das IGE in der Regel nur mit
diesem, obwohl auch Unterlagen vom Anmelder entgegengenommen und berücksichtigt
werden können (Art. 11 Abs. 3 und Art. 36 VwVG).
Der Prüfer soll bei der Sachprüfung objektiv sein, d.h. er soll bei jeder Prüfung dieselben
Massstäbe anwenden. Trotzdem soll er einem unerfahrenen vertreterlosen Patentanmelder
mehr erklären und (im Rahmen der obenerwähnten Vorsicht) mehr vorschlagen als einem
Patentfachmann. Geht aus den technischen Unterlagen hervor, dass es sich um einen
gänzlich unerfahrenen Anmelder handelt, ist nötigenfalls eine erste Beanstandung zu
erlassen mit der Aufforderung, die Unterlagen den Anforderungen von PatG und PatV
anzupassen, wobei entsprechende Dokumentationen (Musterschriften, Broschüre) beigelegt
werden können. Ferner ist ihm dringend anzuraten, eine Fachperson beizuziehen. Dazu
kann auf das Patentanwaltsregister (auf www.ige.ch) oder auf das Beratungsnetzwerk für
KMU (https://kmu.ige.ch) hingewiesen werden.
Der Prüfer soll sich immer vor Augen halten, dass es Aufgabe der Erteilungsbehörde ist, die
Unterlagen zu prüfen, nicht jedoch an deren Aufbau oder inhaltlichen Redaktion mit-
zuarbeiten. Das ist zweifelsfrei Aufgabe des Patentanmelders oder seines Vertreters.
Insbesondere ist die Ausformulierung von Patentansprüchen untersagt.
- Begründungspflicht
Die einzelnen Beanstandungspunkte sind zu begründen. Dazu ist die angewandte
Rechtsnorm (insbesondere die Artikel des PatG und der PatV) anzuführen. Ein Hinweis auf
die vorliegenden Richtlinien ist nur bei erfahrenen Patentvertretern sinnvoll und auch dann
nur, wenn damit auf die fortwährende Institutspraxis hingewiesen werden soll. Die
beanstandeten Stellen der technischen Unterlagen sind zu nennen, wobei dies auch durch
einen entsprechenden Vermerk in diesen Unterlagen geschehen kann.
Der Prüfer hat seine Überlegungen darzulegen, soweit dies zum Verständnis der
Beanstandungspunkte nützlich ist. Eine erstmalige Begründung kann eher summarisch sein.
Muss aber ein wesentlicher Einwand bestätigt werden, so ist eine ausführliche Begründung
aufgrund der Rechtsnormen notwendig, in der ggf. auch die Änderungen und
Gegenargumente des Patentanmelders zu berücksichtigen sind.
- Androhung der Zurückweisung und rechtliches Gehör
Eine Zurückweisung nach Art. 59a Abs. 3 PatG setzt voraus, dass sie angedroht wurde (Art.
23 VwVG), in der Regel durch Hinweis auf die entsprechende Bestimmung. Bei Mängeln im
Zusammenhang mit Art. 1, 1a, 1b oder 2 PatG erfolgt die Androhung schon mit der ersten
Beanstandung, bei allen anderen wesentlichen Mängeln, wenn sie zum zweiten Mal gerügt
werden müssen.
- Mündliches Verfahren
Das Prüfungsverfahren erfolgt grundsätzlich schriftlich.
Findet eine persönliche Unterredung oder ein telefonisches Gespräch statt, so soll darüber
eine Aktennotiz bzw. Telefonnotiz erstellt werden, die ins Aktenheft aufzunehmen ist.
1 Grundlagen
11
- Änderung der technischen Unterlagen durch den Prüfer (sogenannte „Rotkorrekturen“)
Der Prüfer kann kleinere Unrichtigkeiten (z.B. sprachliche Fehler) von Amtes wegen
berichtigen (Art. 22 PatV). Bei solchen Berichtigungen ist grosse Zurückhaltung angezeigt;
sie dürfen keinesfalls in überflüssige Korrekturübungen ausarten. Es sollen nur Fehler
korrigiert werden, die offensichtlich sind, und deren Korrektur notwendig ist.
Ebenfalls denkbar sind „Rotkorrekturen“, die nach telefonischer Rücksprache mit dem
Patentanmelder vorgenommen werden, wenn sie eine schriftliche Beanstandung ersparen.
In diesem Fall ist eine Telefonnotiz zu erstellen.
- Fristen
Bei den schriftlichen Beanstandungen gibt der Prüfer den Endtag an, bis zu dem die
Beanstandung erledigt werden muss. Die Frist wird generell auf drei Monate gesetzt,
unabhängig davon, ob es sich um eine Beanstandung gemäss Art. 59 Abs. 1 PatG oder
gemäss Art. 59 Abs. 2 PatG handelt. Die Frist ist auf Anfrage verlängerbar.
Wird eine Beanstandung innert der angegebenen Frist oder bis zum Ablauf einer allfälligen
Fristerstreckung nicht beantwortet, wird die Anmeldung wegen Fristversäumnis zurück-
gewiesen. Die Fristerstreckungen werden von der Administration erfasst und erledigt.
- Beilagen zu den Beanstandungen
Den Beanstandungen ist jeweils ein Exemplar der technischen Unterlagen beizulegen
(„Korrespondenzexemplar“).
- Anmeldungsakten
Die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen (Art. 25 und 46d PatV) müssen
in drei Exemplaren, Änderungen der technischen Unterlagen in zwei Exemplaren zur
Verfügung stehen.
Das dritte Exemplar der ursprünglichen eingereichten technischen Unterlagen darf vom
Prüfer in keiner Weise ergänzt, abgeändert oder sonst wie beschriftet werden, auch wenn
die Reihenfolge der Bestandteile nicht die richtige ist.
Wenn die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen die Voraussetzungen von Art.
46-50 PatV nicht in jeder Hinsicht erfüllen, gibt die Administration dem Anmelder die
Gelegenheit, eine bereinigte Fassung in der Regel innerhalb einer Frist von drei Monaten
einzureichen, die die Fassung für die Sachprüfung bildet.
Falls die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung gemacht
wurde (Art. 46 PatV), muss die bereinigte Fassung in sich geschlossen sein und daher
müssen alle für die Offenbarung notwendige Teile der früher eingereichten Anmeldung in
diese bereinigte Fassung übernommen werden.
Vor Ablauf von 16 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum kann der Anmelder die
Patentansprüche von sich aus einmal ändern. Dazu muss er eine Neufassung der
Patentansprüche einreichen, die die ursprüngliche Fassung ersetzen wird (Art. 51 Abs. 2
PatV) und also zur Version für die Sachprüfung wird (siehe Kap. 5).
Am Beginn der Sachprüfung darf der Anmelder eine geänderte Fassung der technischen
Unterlagen einreichen (Art. 64 Abs. 1 PatV), die nicht über die ursprüngliche Offenbarung
hinausgehen darf (siehe Kap. 5) und, wenn diese Option wahrgenommen wird, die Fassung
1 Grundlagen
12
für die Sachprüfung bildet. Ansonsten dürfen vom Anmelder keine geänderten
technischen Unterlagen spontan eingereicht werden (Art. 51 PatV).
Alle nachgereichten technischen Unterlagen werden von der Administration mit dem
Einreichungsdatum versehen. Der Prüfer übernimmt alle Änderungen in das "Amts-
exemplar", so dass dieses mit dem "Korrespondenzexemplar" übereinstimmt. Er sorgt dafür,
dass genügend Angaben vorhanden sind, die ein jederzeitiges chronologisches Ordnen der
Unterlagen erlauben, z.B. bei Akteneinsicht. Beim Prüfungsabschluss kontrolliert der Prüfer
das Aktenheft und entfernt Schriftstücke, die nicht darin verbleiben sollen, z.B. persönliche
Notizen. Aktennotizen über telefonische Gespräche oder Besprechungen mit dem
Patentanmelder oder seinem Vertreter bleiben bei den Akten.
- Interne Datenbank
Es gehört zu den Aufgaben des Prüfers, alle Schritte des Prüfungsverfahrens mit den
vorgesehenen Ereignissen in der internen Datenbank nachzuführen. Dazu gehören nicht
nur die Beanstandungen, sondern auch telefonische Rückfragen beim Patentanmelder u.ä.
1.3 Beeinflussung des zeitlichen Ablaufs der Sachprüfung
Die Sachprüfung kann ohne Gebühr aus folgenden Gründen ausgesetzt werden:
- Aussetzung nach Art. 62 Abs. 1 oder 3 PatV („Doppelschutz„( � Weist der Patentanmelder
nach, dass er eine entsprechende europäische oder internationale Anmeldung mit
Benennung der Schweiz eingereicht hat, wird die Sachprüfung ausgesetzt: Der Antrag dazu
wird anstelle einer Erledigung der Beanstandung entgegengenommen, falls die Unterlagen
zurückgesandt worden sind. Antrag und periodische Überwachung, ob die Aussetzung noch
gerechtfertigt ist, obliegen der Administration.
- Aussetzung nach Art. 62a Abs. 1 PatV (innere Priorität): Der Patentanmelder kann
beantragen, dass die Sachprüfung ausgesetzt wird, falls eine Anmeldung als Grundlage für
die Beanspruchung einer inneren Priorität dient und falls das Prüfungsverfahren noch nicht
abgeschlossen ist. Antrag und periodische Überwachung, ob die Aussetzung noch
gerechtfertigt ist, obliegen der Administration.
Der Patentanmelder kann durch Einreichung eines Antrags und Zahlung der Prüfungsgebühr
sowie gegebenenfalls der Beschleunigungsgebühr ohne Begründung den Zeitpunkt der
Durchführung der Sachprüfung einer Anmeldung bestimmen (Art. 63 PatV). Diese
Anmeldungen sind ausserhalb der übrigen Reihenfolge unter Wahrung der für die
beschleunigten Anmeldungen gültigen Qualitätsstandards des IGE in die Prüfung zu nehmen
und nach erledigter Beanstandung bevorzugt weiter zu behandeln, insbesondere falls die
Antwort des Patentanmelders sehr schnell erfolgte.
1 Grundlagen
13
1.4 Die Publikationsstufen
1.4.1 Offenlegungsschrift
Gemäss Art. 58a und 61 Abs. 1 PatG wird die Patentanmeldung nach Ablauf von 18 Monaten
nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem
Prioritätsdatum, als Offenlegungsschrift veröffentlicht.
Die Offenlegungsschrift beinhaltet unter anderem (Art. 60 Abs. 1 PatV):
- Die Zusammenfassung (inkl. Titel), die die Anforderungen von Art. 32 PatV (siehe Kap.
8.5) erfüllen muss.
- die vollständige Klassifizierung, die gemäss Kapitel 8.6 vorgenommen wird.
Die Publikation der Patentanmeldung findet normalerweise vor deren Prüfung statt. Die
betroffenen Patentanmeldungen werden deswegen zur Vorbereitung und Erledigung dieser
Teile (Zusammenfassung, inkl. Titel und Klassifizierung) temporär an das Team Klassifikation
verteilt.
Wird das Patent vor Ablauf von 18 Monaten erteilt, so wird keine Offenlegungsschrift
veröffentlicht
1.4.2 Patentschrift
Beim Prüfungsabschluss wird das Patent erteilt und die Patentschrift veröffentlicht (Kap. 9).Bei
dieser Gelegenheit werden die Zusammenfassung und die Klassifizierung der
Offenlegungsschrift kontrolliert und gegebenenfalls für die Patentschrift aktualisiert.
14
2 Patentierbarkeit
Die grundlegende Voraussetzung für die Erteilung eines Patents ist das Vorliegen einer
patentierbaren Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG: „Für neue gewerblich anwendbare
Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.“ Die Prüfung dieser Voraussetzung steht (ggf.
zusammen mit den Sonderfällen gemäss Art 1a und 1b PatG; s. Kap.11.2 S. 82) am Anfang der
Sachprüfung. Ausgenommen von der Prüfung sind die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit
(Art. 59 Abs. 4 PatG).
Die Frage, ob überhaupt eine patentierbare Erfindung vorliegt, muss abschliessend geklärt
sein, bevor mit der übrigen Sachprüfung weitergefahren werden kann. Ist eine Beanstandung
nötig, soll stets die (vollständige oder teilweise) Zurückweisung angedroht werden, und zwar
durch Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 PatV i.V.m. Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG.
Der Satzteil „gewerblich anwendbare Erfindungen“ aus Art. 1 Abs. 1 PatG enthält eigentlich
zwei Erfordernisse, nämlich vorab das Vorliegen einer „Erfindung“ als solche (insbesondere die
Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik), sowie deren gewerbliche Anwendbarkeit. Im Rahmen
der Sachprüfung werden diese zwei Erfordernisse gleichzeitig geprüft.
In Bezug auf die Patentierbarkeit ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand zum Gebiet der
Technik gehört, ob er gewerblich anwendbar ist und ob er nicht „unsinnig“ ist. Dabei können
sich Überlappungen mit der Prüfung der Offenbarung (s. Kap. 4 S. 27) ergeben.
In Grenzfällen hat der Prüfer dem Patentanmelder seine Zweifel betreffend Patentierbarkeit
mitzuteilen und auf Grund von dessen Stellungnahme zu entscheiden. Der Grundsatz „in
dubio pro inventore“ (d.h. im Zweifel zugunsten des Erfinders bzw. des Patentanmelders) soll
aber objektiv gehandhabt werden. Es ist nicht nur das Anliegen des Patentanmelders an einer
Patenterteilung in Betracht zu ziehen, sondern auch die entgegenstehenden Interessen von
Konkurrenten und der Öffentlichkeit, die bei der Bezeichnung „patentiert“ eine unrichtige
Qualitätsvorstellung haben und dadurch irregeführt werden können.
2.1 Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik
Aus der häufig benutzten Definition einer Erfindung als „(neue, nicht naheliegende) Lehre zum
technischen Handeln“ folgt, dass nur Gegenstände gültig patentiert werden können, die einen
technischen Beitrag zum Stand der Technik liefern. Sie müssen somit ihrem Wesen nach
einen technischen Charakter aufweisen (z.B. Entscheid der RKGE vom 16.04.2005, vgl.
sic! 7 + 8/2005, 589).
Eine abschliessende Definition des technischen Charakters ist kaum möglich. Die
verschiedenen Technologien sind einem steten Wandel unterworfen. Die in der Fachliteratur
aufgeführten Definitionen sind zumeist bei der praktischen Prüfertätigkeit wenig hilfreich.
Eine technische Lösung zu einem technischen Problem mit technischen Mitteln erfüllt sicher die
Anforderung des technischen Charakters. Grundsätzlich kann jedes der Elemente
Aufgabe/Problem, Mittel zur Durchführung, Lösung/Wirkung für sich alleine schon den
technischen Charakter des Erfindungsgegenstands begründen. Zur Beurteilung des
2 Patentierbarkeit
15
technischen Charakters ist letzten Endes die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes
massgebend. Für die CIE ist dies im Kap. 2.1.1 (S. 15) weiter spezifiziert.
Abgrenzungen des Gebiets der Technik
"Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig sind
dagegen blosse Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen ein bestimmtes
Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne dass dabei
Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden“ (BGE 95 I 579).
Im Rahmen der Sachprüfung ist es häufig einfacher, die nachstehende Liste zu konsultieren,
die in nicht abschliessender Weise aufzählt, was nicht als Erfindung angesehen werden kann
(vgl. Botschaft vom 24.3.1976, S. 67):
- Entdeckungen (BGE 26 II 232. Erläuterungen zu Naturstoffen vgl. Kap. 10.2 S. 73) und
wissenschaftliche Theorien (BGer 31.07.1996, vgl. sic! 1/1997, 77);
- mathematische Methoden und reine Rechen- & Computerprogramme als solche; zu den
Grenzen der Patentierbarkeit bei computerimplementierten Erfindungen s. u.
Kap. 2.1.1 (S. 15);
- Anleitungen und Methoden für geistige Tätigkeiten, z.B. Schreibmethoden,
Lehrmethoden, Verzeichnisse, organisatorische Abläufe, Programmtafeln, Bebauungspläne,
Planungsverfahren für die Ausgestaltung eines elektronischen Netzes (BGE 95 I 579);
- Regeln und Methoden für geschäftliche Tätigkeiten, wie Buchhaltungssysteme,
Reklameideen (z.B. Anbringen von Reklame auf bestimmte Träger); zu sogenannten
„business methods“ s.u. Kap 2.1.2 (S. 20);
- Spielregeln, Lotteriesysteme u.ä.;
- Ästhetische Formschöpfungen; bei Grenzfällen ist zu prüfen, ob ein Patent oder ein
Design das richtige Schutzrecht ist. Hat die Form eines Erzeugnisses (auch) eine
technische Funktion, so kann es grundsätzlich patentierbar sein (z.B. Lauffläche eines
Autoreifens).
Ausführungs- & Hilfsmittel im Zusammenhang mit obenstehenden Gegenständen oder
Tätigkeiten sind patentierbar, (z.B. Lehrmittel, Schreibgeräte, Spiele als „Vorrichtungen“), wenn
sie durch ihre technischen Merkmale gekennzeichnet sind und einen technischen Charakter im
obigen Sinne besitzen.
Grundsätzlich sind Verfahren nur patentierbar, wenn sie die Herbeiführung eines technischen
Erfolgs mit technischen Mitteln betreffen. Unter technischen Mitteln werden solche verstanden,
durch welche Naturkräfte oder -stoffe eingesetzt werden. Ein technischer Erfolg besteht in der
Erfassung und/oder Beeinflussung von Naturkräften oder -stoffen. Man erwartet also eine
Wechselwirkung mit der physikalischen Umwelt.
2.1.1 Computerimplementierte Erfindungen (CIE)
Allgemeines
Definition: Eine „Computerimplementierte Erfindung“ (CIE) ist eine Erfindung, zu deren
Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung
eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem
2 Patentierbarkeit
16
Computerprogramm realisiert wird. Sie weist einen technischen Charakter auf und ist somit im
Prinzip patentierbar.
Anmeldungen zu CIE werden grundsätzlich wie andere Anmeldungen behandelt.
Folgende Voraussetzungen und Kriterien müssen für solche Erfindungen erfüllt sein:
Zum Begriff des technischen Charakters (auch Technizität genannt) gelten die oben
stehenden Erläuterungen (s. Kap. 2.1 S. 14), die für die CIE wie folgt zu präzisieren sind:
Obwohl die Ausführung eines Computerprogrammes immer physikalische Wirkungen umfasst,
können solche normale physikalische Wirkungen alleine nicht ausreichen, um dem Computer-
programm einen technischen Charakter zu verleihen.
Entscheidend für die Beurteilung, ob eine CIE im oben definierten Sinne vorliegt, ist die
Technizität des Gegenstands als Ganzes (Prinzip der Ganzheitsbetrachtung) und nicht in
erster Linie seine Zugehörigkeit zu einer Patentanspruchskategorie; zudem hängt diese
Technizität nicht von der Kategorie ab.
Sachbedingt sind bei solchen Erfindungen eher Probleme mit Verfahrensansprüchen zu
erwarten, obwohl ein Verfahrensanspruch, der Merkmale eines Computerprogramms enthält,
deshalb nicht automatisch seinen Grundcharakter verliert. Dabei muss stets die Vermittlung
einer technischen Lehre beziehungsweise gezielte Anweisungen zum technischen Handeln für
den Fachmann direkt ableitbar, also offenbart sein.
Das Prinzip der Ganzheitsbetrachtung aller Erfindungsgegenstände beim Prüfverfahren
verlangt, dass jeder Patentanspruch als Ganzes betrachtet werden muss, um den eventuellen
technischen Charakter des Erfindungsgegenstands zu bestimmen. Dieser technische
Charakter, der die zwingende Forderung nach vorhandener Technizität erfüllt, geht nämlich im
Rahmen einer solchen Gesamtheitsbetrachtung durch das Auftreten von nichttechnischen
Merkmalen nebst technischen Merkmalen keineswegs verloren.
Eine Besonderheit für CIE besteht in gehäuft auftretenden komplexen Abgrenzungsfragen,
deren Schwierigkeit von einer Mischung technischer/nichttechnischer Merkmale herrührt.
Wesentlich hierbei ist, dass keineswegs alle vorhandenen Merkmale rein technischer Natur sein
müssen, um der strikten Anforderung der vorhandenen Technizität zu genügen.
Der technische Charakter einer CIE lässt sich ableiten aus:
- der Aufgabe, die der beanspruchten CIE zugrunde liegt und durch diese Erfindung gelöst
wird;
- den Mitteln, das heisst den technischen Merkmalen, die die Lösung der zugrundeliegenden
Aufgabe darstellen;
- den Wirkungen, die mit der Lösung der Aufgabe erzielt werden;
- der Notwendigkeit, technische Überlegungen anzustellen, um zu der beanspruchten CIE
zu gelangen.
Technizität kann auch vorliegen, wenn nicht alle vier Punkte gleichzeitig bejaht werden können.
Die Sachprüfung von CIE
Bei der konkreten Prüfung, ob obgenannte Voraussetzungen und Bedingungen für CIE erfüllt
sind, können folgende Anhaltspunkte ("Kriterien" 1 - 5) nützlich sein:
Kriterium 1: Typische Software-Ansprüche
2 Patentierbarkeit
17
Reine Rechen- und Computerprogramme, also quasi Computerprogramme oder Software als
solche sind nicht patentierbar, denn die vermittelte Lehre mit den womöglich darin enthaltenen
Anweisungen bleiben üblicherweise auf einer abstrakten Ebene und beinhalten weder konkrete
Schritte für ein technisches Handeln, noch für den Fachmann klar verständliche technische
Überlegungen in obigem Zusammenhang (werden oft als „blosse Anweisungen an den mensch-
lichen Geist“ angesprochen).
Ein Verfahrensanspruch, welcher ausser den Merkmalen eines Computerprogramms keine
anderen Merkmale aufweist, ist nicht annehmbar, da ein solcher Patentanspruch nur das reine
Computerprogramm als solches betrifft.
Man muss ebenfalls unterscheiden zwischen dem "abstrakten Algorithmus" einerseits und
dessen praktischem Einsatz andererseits. Der abstrakte Algorithmus ist danach das isoliert von
seiner physischen Umgebung betrachtete theoretische Konstrukt, das dort (in der physischen
Umgebung) auch seine Wirkungen nicht entfalten kann; folglich wäre der abstrakte Algorithmus
seinem Wesen nach als nicht technisch und somit auch als nicht patentierbar anzusehen.
Beispiele zu Kriterium 1:
Nicht patentierbar:
- Verfahren zum Sortieren von Daten (im Wesentlichen ist nur der Algorithmus beansprucht)
- Methode zur funktionalen Analysis: Die beanspruchte Methode wird zwar mit Hilfe eines
Computers ausgeführt. Entscheidend ist jedoch folgendes: Die Beschreibung enthält
Beispiele sowohl auf technischen wie auf nichttechnischen Gebieten. Dies zeigt, dass die
durch die mathematische Methode gelöste Aufgabe unabhängig ist vom Anwendungsgebiet
und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf technischem Gebiet liegen
kann. Somit liegt keine Technizität vor.
Patentierbare Erfindung:
- Verfahren zur Erkennung und Abwehr von Angriffen auf Serversysteme von Netzwerk-
Diensteanbietern und -betreibern mittels eines in ein Computer-Netzwerk einzubindenden
elektronischen Gerätes
Kriterium 2: Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale
Ein Verfahren, dessen Definition ausser den Merkmalen des Computerprogramms andere
Merkmale (technischer Natur) enthält, welche sachlich mit dem beanspruchten Computer-
programm zusammenhängen und direkt mit der Lösung der technischen Aufgabe verbunden
sind, kann die Forderung nach vorhandener Technizität einer CIE erfüllen.
Ein "Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung", welches Merkmale eines Computerprogramms
enthält, ist somit ohne weiteres annehmbar, weil das Vorhandensein einer Vorrichtung
technische Merkmale in der Definition des Verfahrens impliziert.
Beispiele zu Kriterium 2:
Nicht patentierbar:
- Konversionsprogramme (z.B. Binärcode in Dezimalcode wandeln)
- Modellieren von nicht-technischen Vorgängen und/oder Systemen
- Reine Übersetzungsprogramme
Patentierbare Erfindungen:
2 Patentierbarkeit
18
- Mittels eines "Systemprogramms" definiertes Verfahren zum Betrieb eines Computers
- Verfahren zum Betrieb eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersytems
einer Datenverarbeitungsanlage, die simultan mehrere Prozesse bearbeitet, sowie eine
Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens
- Verfahren zum spurplanmässigen Aufrufen und Behandeln von Fahrwegelementen wie
Weichen und Signalen für ein elektronisches Stellwerk
- Verfahren zur Steuerung von in einem Kommunikationsnetz angeordneten Einrichtungen
Kriterium 3: Anwendungen und verfahrensäquivalente Verwendungen
Sinngemäss gelten obige Kriterien auch für vorrichtungsbezogene verfahrensäquivalente
Verwendungsansprüche (s. Kap. 6.5.4 S. 54) sowie für Anwendungsansprüche
(s. Kap. 6.5.2 S. 52).
Beispiele zu Kriterium 3
Nicht patentierbar:
- Verbesserte mathematische Algorithmen zur blossen Auswertung von Daten (ohne Mittel
zur Erfassung/Messung, ohne Bearbeitung von physikalischen Signalen)
- Anwendungszweck ohne technischen Charakter (also losgelöst von konkreter Umsetzung!)
Patentierbare Erfindungen:
- Halbleiterschaltung und ihre Anwendung in einer arithmetisch logischen Einheit, einem
Signalwandler und einem Signalverarbeitungssystem
- Verfahren zur Erfassung von Daten durch Messgeräte und deren Auswertung
Kriterium 4: Vorrichtungen
Eine Vorrichtung ist üblicherweise problemlos annehmbar, da die Forderung vorhandener
Technizität bei einer korrekt formulierten Definition in einem Vorrichtungsanspruch grund-
sätzlich erfüllt ist.
Eine Vorrichtung kann auch durch funktionelle Merkmale definiert werden, wenn durch diese
eine besondere Struktur der Vorrichtung näher gekennzeichnet wird (s. Kap. 6.5.3 S. 53). Wenn
solche Merkmale in der Form eines in die Vorrichtung integrierten Computerprogramms
erscheinen, sind sie auch annehmbar, jedoch nur wenn der Vorrichtungsanspruch andere
konstruktive Merkmale aufweist, mit denen das Computerprogramm in Beziehung steht, um die
der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe zu lösen und damit sowohl dieser
Erfindung einen technischen Charakter zu verleihen, als auch die Forderung vorhandener
Technizität zu erfüllen.
Bei Vorrichtungen ist der technische Beitrag zum Stand der Technik zumeist die entscheidende
Hürde für die Patentierbarkeit. Da die erfinderische Tätigkeit nicht Teil der Sachprüfung bildet
(Art. 59 Abs. 4 PatG), wird diese über die reine Technizität hinausgehende Hürde nicht geprüft.
Beispiele zu Kriterium 4
Nicht patentierbar:
- Reines, nur über funktionelle Zusammenhänge definiertes Expertensystem
Patentierbare Erfindung:
- Tauchcomputer, insbesondere mit auf ein elektronisches Medium portierten Tauchtabellen
2 Patentierbarkeit
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Kriterium 5: Eingriff von EDV in die Technik
Ein computergestütztes EDV-Verfahren, mit dem mittels einer Datenverarbeitungsanlage durch
Prüfung und Vergleich von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer
Gegenstände erledigt wird, kann die Forderung vorhandener Technizität erfüllen, wenn diese
Lösung durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung
geprägt ist.
Ein Programm, das in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Mess-
ergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder sonst wie
steuernd beziehungsweise regelnd unter Einsatz von auf Daten beruhenden Mess-Signalen
nach aussen wirkt, erfüllt im allgemeinen die Forderung nach vorhandener Technizität. Dabei
geschieht eine Umsetzung von Daten in Signale, d.h. ein Übergang aus der abstrakten Ebene
der Information in die konkretere physikalische Welt der Technik der Signale, welche mit den
Kräften und Energie der Natur wechselwirken.
Generell ist bei einer Signalverarbeitung eine stärkere Koppelung an die Technik zu erwarten
als bei einer reinen Datenmanipulation.
Beispiele zu Kriterium 5
Nicht patentierbar:
- Terminal von digitalen Benutzungsrechten (Verwaltung elektronischer Tickets)
- Datengestütztes System zur Markt-Arbitrierung und zur Trend-Evaluierung
Patentierbare Erfindungen:
- Antiblockiersystem für druckmittelbetätigte Fahrzeugbremsen. Beanspruchter Gegenstand
gekennzeichnet durch eine besondere Ausgestaltung und Anordnung schaltungstechnischer
Steuerungsmittel zur Messung der Verzögerungswerte eines Rades. In Abhängigkeit von
diesen Messergebnissen erfolgt die Programmsteuerung des Drucks in die Bremszylinder.
- Verfahren zur Kontrolle der Qualität von digitalen Farbbildaufzeichnungen
- Verfahren zur Steuerung des Wasserflusses in einem Spülsystem einer Anlage für die
Galvano- und Oberflächentechnik
- Computer zur Auswertung von Signalen aus der kernmagnetischen Resonanztomographie
sowie mit dem Computer ausgestatteter Kernresonanztomograph
Zur Darstellung von „Computerimplementierten Erfindungen“
Wie in den übrigen technischen Gebieten muss die Erfindung so dargelegt sein, dass der
Fachmann sie ausführen kann, d.h. er müsste z.B. danach eine CIE ausführen und damit auch
das dabei benötigte Computerprogramm schreiben können. Es ist deshalb angebracht, die CIE
sowie alle inhärenten Computerprogramme in einer für den Fachmann verständlichen Form
darzustellen; dazu können sich Block-, Ablaufdiagramme oder Pseudocode eignen; eine blosse
Befehlsliste in einer Programmiersprache (program listing) erfüllt diese Bedingung oftmals nicht
und ist diesbezüglich selten hilfreich.
In der Beschreibung ist es jedoch zulässig, das(die) Computerprogramm(e) in der Programmier-
sprache ergänzend einzufügen. Wenn die Seiten mit dem (den) Computerprogramm(en) den
Vorschriften für die Zeichnungen entsprechen, werden sie wie Zeichnungsblätter behandelt.
2 Patentierbarkeit
20
2.1.2 „business methods“
Unter „business methods“ werden oft auf eine DV-Anlage oder auf ein Computernetz portierte
Geschäftstätigkeiten verstanden.
Reine Geschäftstätigkeiten gelten als nicht technisch und sind somit als solche nicht
patentierbar (s. Kap. 2.1 S. 14). Das blosse Implementieren einer nicht technischen Tätigkeit
auf eine Computeranlage vermag zumeist nicht einen technischen Charakter zu begründen, da
weder Aufgabe/Lösung noch Erfindungsmerkmale eine physische Wechselwirkung mit
Naturkräften beinhalten.
Allerdings kann im Einzelfall eine notwendige technische Überlegung oder der Einsatz
technischer Mittel die Technizität begründen. Bei diesen Methoden liegen also sowohl
technische wie auch wirtschaftliche (oder betriebswirtschaftliche) Aspekte vor. Massgebend ist
auch hier die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes.
Nicht patentierbar:
- Digitales Dienstleistungsangebot zum Einschätzen von Vorhersage-Werten
- Bereitstellen von juristischen Daten in einem Netzwerk
- Elektronischer Zahlungs-Verkehr (Verwaltungsmethoden für cyber-cash)
Patentierbare Erfindung:
- Fakturierung von durch technische Massnahmen bei der Erbringung erfassten und einer
nachvollziehbaren Bewertung zugänglich gemachten IT-Dienstleistungen
2.2 Gewerbliche Anwendbarkeit
Falls sich die gewerbliche Anwendbarkeit nicht aus der Art der Erfindung oder aus der
Beschreibung offensichtlich ergibt, muss sie in der Beschreibung ausdrücklich angegeben
werden (Art. 26. Abs. 6 PatV). Die Prüfung auf die gewerbliche Anwendbarkeit umfasst
folgende drei Kriterien, die getrennt betrachtet werden müssen:
2.2.1 Die Anwendbarkeit im Gewerbe
Der in jedem Patentanspruch definierte Erfindungsgegenstand muss seinem Wesen nach für
die Herstellung oder Benützung in irgendeinem Gewerbe einschliesslich der Industrie oder der
Landwirtschaft in Frage kommen. Dabei ist die Kategorie des Patentanspruchs von
wesentlicher Bedeutung.
Bei Erzeugnisansprüchen ist die Anwendbarkeit im Gewerbe praktisch immer gegeben. Bei
chemischen Stoffen ist aber Kap. 10.2 (S. 73) bzw. Kap. 11.2 (S. 82; für Gene und Proteine) zu
beachten.
2 Patentierbarkeit
21
Ein Patentanspruch auf ein Verfahren, für dessen Anwendung oder eine Verwendung eines
Erzeugnisses kann nicht angenommen werden, wenn der Erfindungsgegenstand aus-
schliesslich für den Privatgebrauch in Frage kommt, beispielsweise ein Verfahren zum
Festhalten eines Skis am Schuh.
Bei Verfahren, die sowohl für eine gewerbliche wie auch eine private Anwendung in Frage
kommen, ist der Patentanspruch nicht auf die gewerbliche Anwendung zu beschränken, da
ohnehin nur diese Benützung geschützt ist (Art. 8 PatG). Dies gilt insbesondere für
Erfindungen, die den Haushalt (z. B. Verfahren zum Reinigen, Waschen, Kochen, Kon-
servieren, Kühlen), die Hygiene und Kosmetik, sowie den Sport betreffen.
2.2.2 Die Ausführbarkeit der Erfindung
Es ist zu prüfen, ob es anhand der Unterlagen glaubwürdig ist, dass die erfindungsgemässe
Aufgabe mit den beanspruchten Mitteln gelöst werden kann, beispielsweise ob eine Vorrichtung
die ihr zugeschriebene Funktion erfüllen kann.
Zur Prüfung gehört auch, ob die Erfindung in Widerspruch zu einem naturwissenschaftlichen
Gesetz steht (z.B. ein Perpetuum mobile erster oder zweiter Art; s. BGer 31.07.1996, vgl. sic!
1/1997, 77). Ein solcher Patenthinderungsgrund ist weder widerlegbar noch heilbar, auch nicht
durch Änderung der Anspruchskategorie.
In den anderen Fällen kann der Einwand des Prüfers möglicherweise durch einen Gegenbeweis
von Seiten des Patentanmelders (z.B. durch eine Expertise), durch Ergänzung der Beschrei-
bung oder der Patentansprüche oder durch Änderung der Zielsetzung entkräftet werden. Je
nach gewählter Lösung muss aber beachtet werden, dass der Schutzumfang nicht über die
ursprüngliche Offenbarung hinaus erweitert wird.
2.2.3 Die Wiederholbarkeit der Erfindung
Zur Prüfung auf eine gewerblich anwendbare Erfindung gehört auch, dass die Erfindung
beliebig oft wiederholbar sein muss (BGE 120 II 312). Die Unterlagen müssen glaubhaft
machen, dass die im Patentanspruch definierte Erfindung kein Zufallstreffer ist, sondern mit
Sicherheit wiederholt werden kann. Dies gilt auch (unter Beachtung spezieller Regeln bei
biotechnologischem Material) für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie (s. Kap.
11.4.1 S. 88).
2.3 Unsinnige Erfindungen
Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, der Erfindungsgegenstand aber
offensichtlich unsinnig ist, so ist das IGE befugt, die Patentanmeldung zurückzuweisen (BGE 72
I 371), beispielsweise eine Anmeldung für ein Lehrmittel für eine abwegige Atomtheorie (s. auch
Entscheid der RKGE vom 16.04.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 589).
Patentanmeldungen mit möglicherweise unsinnigen Erfindungen sind immer spezielle Fälle, für
die keine allgemein gültigen, schematisierte Regeln aufgestellt werden können. Vermutet der
2 Patentierbarkeit
22
Prüfer das Vorliegen eines solchen Falles, so ist dieser frühzeitig mit dem Koordinator
Patentprüfung zu besprechen.
23
3 Ausschluss von der Patentierung
Liegt eine gewerblich anwendbare Erfindung vor (Art. 1 Abs. 1 PatG; s. Kap. 2 S. 14), so hat
der Prüfer als nächstes abzuklären, ob Gegenstände beansprucht werden, die nach Art. 2 PatG
von der Patentierung ausgeschlossen sind:
a) Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstossen würde. Die Anwendung bei biotechnologischen Erfindungen wird in
Kap. 11.3 (S. 85) erläutert.
b) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen
Körper angewendet werden.
Diesbezügliche Einwände sind gesamthaft in der erstmöglichen Beanstandung mitzuteilen, und
zwar so vollständig und ausführlich, dass basierend auf der Antwort in der Regel über das
weitere Vorgehen entschieden werden kann.
In dieser Beanstandung soll stets die (vollständige oder teilweise) Zurückweisung der
Patentanmeldung angedroht werden, und zwar durch Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 PatV i.V.m.
Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG. Werden die Einwände bei der Erledigung der Beanstandung nicht
durch Änderung der technischen Unterlagen behoben und auch nicht durch zutreffende
Gegenargumente entkräftet, so wird die Patentanmeldung als Ganzes oder dessen nicht
patentierbarer Teil zurückgewiesen. Ist die Absicht des Patentanmelders, den beanstandeten
Mangel zu beheben, erkennbar, sind die vorgenommenen Änderungen aber noch ungenügend,
so ist ihm in einer weiteren Beanstandung Gelegenheit zur Überarbeitung zu geben.
Bilden die wegen Patentierungsausschluss zu beanstandenden Teile nicht den Kern der
Patentanmeldung (Beispiel: Nebenanspruch auf ein medizinisches Verfahren in einer
Patentanmeldung für neue chemische Substanzen), so soll der Prüfer weitere wesentliche
Mängel nachstehend in dieselbe Beanstandung aufnehmen, wenn dies zum effizienten Ablauf
des Prüfungsverfahrens beiträgt.
3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung („ordre public“) liegt vor, wenn die Verwertung der
Erfindung gegen die tragenden Grundsätze unseres Rechtsstaates verstossen würde,
beispielsweise der Einsatz von Briefbomben oder anderer Vorrichtungen, die spezifisch für
kriminelle Zwecke bestimmt sind.
Unter „guten Sitten“ sind allgemein anerkannte Normen der Sozialmoral zu verstehen.
Ein möglicher Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten liegt erfahrungs-
gemäss nur in Ausnahmefällen vor. Lediglich ein Verstoss gegen grundlegende und damit
dauerhafte Werte rechtfertigen die Verweigerung eines Patents. Ein Massstab bei der
Beurteilung kann sein, ob die breite Öffentlichkeit eine Erfindung als so verabscheuenswürdig
beurteilt, dass eine Patenterteilung unbegreiflich wäre, beispielsweise bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit.
Ein Verstoss ist nur dann zu vermuten, wenn bei bestimmungsgemässer Benutzung der
Erfindung vernünftigerweise keine Verwertungsmöglichkeit in Betracht kommt, die von der
Rechts- oder Sittenordnung gebilligt wird. Die blosse Möglichkeit eines Verstosses rechtfertigt
3 Ausschluss von der Patentierung
24
eine Zurückweisung nicht. So dienen Handfeuerwaffen auch der Selbstverteidigung oder im
Polizeieinsatz und sind daher patentierbar. Ferner sind Erfindungen, deren Verwertung durch
ein Gesetz oder eine Vorschrift verboten ist, nicht zum vorneherein von der Patentierung
ausgeschlossen.
Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten bzw. spezifisch gegen die
Menschenwürde oder gegen die Würde der Kreatur betrifft in erster Linie die
biotechnologischen Erfindungen (s. Kap. 11.3 S. 85).
Erfindungen, die in technischer Hinsicht täuschend sind (d.h. die ihr zugeschriebene Funktion
gar nicht erfüllen können) gelten als nicht gewerblich anwendbar (s. Kap. 2.2.2 S. 21).
3.2 Medizinische Verfahren
Solche Verfahren sind durch Art. 2 Abs. 2 Bst. a PatG von der Patentierung ausgeschlossen,
wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
- Es muss sich der Art nach um eine chirurgische oder therapeutische Behandlung oder ein
diagnostisches Verfahren handeln oder um eine damit gleichzustellende Verwendung oder
Anwendung.
- Das Verfahren (z.B. eine Behandlung) muss am menschlichen oder tierischen Körper
vorgenommen werden.
3.2.1 Verfahrensansprüche
Enthält ein mehrstufiges medizinisches Verfahren einen einzigen Schritt, der von der
Patentierung ausgeschlossen ist, so kann das gesamte Verfahren nicht angenommen werden.
Nicht patentierbar sind:
- Der Art nach chirurgische Behandlungen sowohl zu Heilzwecken wie auch für
kosmetische Zwecke (z.B. Implantation von Haaren). Zu den chirurgischen Verfahren
gehören auch zahnmedizinische Eingriffe (z.B. zum Füllen von Zahnkavitäten) oder solche
zur Verpflanzung eines Embryos.
- Therapeutische Verfahren, und zwar sowohl zur Linderung oder Beseitigung einer
Verletzung oder eines krankhaften Zustandes wie auch zu dessen Verhinderung. Ebenfalls
nicht patentierbar sind Verfahren, die zwar nicht ein eigentliches therapeutisches Verfahren
betreffen, aber mit diesem untrennbar verbunden sind. Dazu gehören auch die Behandlung
von Körperflüssigkeit oder Gewebe ausserhalb des Körpers, falls diese wieder demselben
Körper zugefügt werden wie z.B. Verfahren zum Betrieb einer künstlichen Niere (die mit
dem Körper in direkter Verbindung steht).
- Diagnoseverfahren, die eine Entscheidung über eine notwendige medizinische Behand-
lung zulassen. Bei der Prüfung auf das Vorliegen von Diagnoseverfahren ist sorgfältig
abzuwägen, ob es sich lediglich um die Ermittlung von Messwerten am lebenden
menschlichen oder tierischen Körper handelt, die für sich genommen noch keine
Entscheidung über ein allfälliges medizinisches Vorgehen ermöglichen. Das reine
Festhalten von Teilresultaten ist in der Regel patentierbar.
3 Ausschluss von der Patentierung
25
Zu den nicht patentierbaren Diagnoseverfahren gehören nicht nur die erstmalige Unter-
suchung und Bestimmung einer Krankheit, sondern ebenfalls die Bestimmung und Prüfung
des Krankheitsverlaufs, auch wenn die Übermittlung der Diagnosedaten auf Distanz erfolgt
(BGE 108 II 221).
Verfahren zur Bestätigung, dass keine Krankheit oder Verletzung vorliegt, sowie die ärztliche
Feststellung des Todes sind ebenfalls nicht patentierbar.
Patentierbare Verfahren sind:
- Behandlungen des menschlichen oder tierischen Körpers, die nicht chirurgischer oder
therapeutischer Natur sind, sofern sie gewerblich anwendbar sind. Dazu zählen
kosmetische Behandlungen wie Haar- oder Nagelpflege u.dgl.
- Verfahren wie Blutdruckmessungen, Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen.
- Analyseverfahren, die nicht am oder im Körper durchgeführt werden, z.B. von Körper-
flüssigkeiten (Blut, Harn), von Zellen oder Organen, die vom Körper abgetrennt wurden;
Untersuchungen von Leichen (Obduktionen).
- Die reine Messung von physikalischen Grössen (Erhalt von Teilresultaten) am Körper s.o.
unter Diagnoseverfahren.
- Zahntechnische Verfahren, die ausserhalb der Mundhöhle durchgeführt werden.
- Verfahren zum Mästen oder Züchten von Tieren, einschliesslich Bienenzucht, sofern sie
zum Gebiet der Technik gehören (s. Kap. 11.2 S. 82); Verwendung von Tierkörpern zur
Gewinnung chemischer Substanzen.
3.2.2 Anwendungs- und Verwendungsansprüche
Anwendungsansprüche auf ein medizinisches Verfahren sind in der Regel nicht patentierbar,
wenn das angewendete Verfahren selber schon nicht angenommen werden könnte, z.B.
Anwendung eines Bestrahlungsverfahrens bei einer Krebsbehandlung. Generell ist bei
Anwendungsansprüchen zu prüfen, ob die Anwendung einem (nicht patentierbaren) Verfahren
gleichzustellen ist.
Bei Verwendungsansprüchen von Erzeugnissen muss sorgfältig auf den Wortlaut geachtet
werden, dass nicht die einem Verfahren gleichzustellenden Verwendungen patentiert werden.
Die Verwendung eines Erzeugnisses für eine chirurgische, therapeutische oder diagnostische
Behandlung am Körper (z.B. durch Verabreichung eines Arzneimittels: „Verwendung des
Wirkstoffes A zur Bekämpfung von…“) ist nicht patentierbar.
Dagegen kann die Verwendung eines (chemischen) Erzeugnisses in einem Mittel
(„erzeugnisäquivalente“ Verwendung) angenommen werden. Im Hinblick auf Art. 7c PatG passt
dieser Fall nur für die sog. erste Indikation eines Stoffes (s. Kap 10.3.1 S. 74).
Die Verwendung eines (chemischen) Erzeugnisses zur Herstellung eines Mittels für nicht-
patentierbare medizinische Verfahren ist mit Blick auf Art. 7d PatG gewährbar, z.B. die
Verarbeitung eines Wirkstoffs oder eines Stoffgemisches zu einem Arzneimittel („swiss type
claim“; s. Kap. 10.3.2 S. 74). Solche Ansprüche können auch für die zweite (oder weitere)
medizinische Indikation eines bekannten Wirkstoffes aufgestellt werden.
3 Ausschluss von der Patentierung
26
3.2.3 Erzeugnisansprüche
Für die Chirurgie, Therapie oder Diagnose bestimmte Vorrichtungen (medizinische Instrumente,
Prothesen, Röntgenapparate etc.) sind patentierbar.
Ebenfalls patentierbar sind chemische Stoffe, Stoffgemische und Arzneimittel. Bei
Zweckangaben ist darauf zu achten, dass nicht ein ausgeschlossenes Verfahren oder die
einem solchen Verfahren gleichzustellende Verwendung umfasst wird. Detailliertere
Abgrenzungsregeln hierzu finden sich in Kap. 10.3.1 (S. 74).
27
4 Offenbarung
Die fehlende oder ungenügende Offenbarung stellt im Falle eines Rechtsstreits einen
Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Abs. 1 Bst. b PatG), weshalb die Prüfung auf die Offenbarung, die
am Anmeldedatum vorliegen muss (Art. 50 PatG und Art. 46 Abs. 1 Bst. c PatV), einen der
zentralen Punkte der Sachprüfung bildet. Dieses Kapitel regelt das Vorgehen zur Prüfung der
Offenbarung bei der Aufnahme der Sachprüfung.
Die Prüfung von geänderten technischen Unterlagen impliziert spezifische Anforderungen.
Insbesondere darf nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Art. 46d
PatV) hinausgegangen werden (Art. 64 Abs. 3 PatV). Diese Prüfung ist deswegen Gegenstand
eines spezifischen separaten Kapitels (Kap. 5 S. 32).
Der Begriff der Offenbarung ist in Art. 50 PatG definiert: „Die Erfindung ist im Patentgesuch so
darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann“. In engem Zusammenhang damit (wenn
auch nicht als „Offenbarung“ bezeichnet) steht Art. 51 Abs. 3 PatG, gemäss dem die Patent-
ansprüche im Lichte der Beschreibung ausgelegt werden müssen. Dies gilt insbesondere für
diejenigen Merkmale der Ansprüche, deren Bedeutung sich dem Fachmann nicht ohne weitere
Erläuterung erschliesst. Die diesbezügliche Prüfung erfolgt zusammen mit der eigentlichen
Offenbarung und wird deshalb ebenfalls in diesem Kapitel behandelt (s. Kap. 4.3 S. 30).
Bei biotechnologischen Erfindungen gelten zusätzlich besondere Erfordernisse an die
Offenbarung (Art. 50a PatG), die in Kapitel 11.4 (S. 88) erläutert werden.
4.1 Die Prüfung der Offenbarung
Die Prüfung der ausreichenden Offenbarung geht in manchen Fällen mit der Prüfung der
Patentierbarkeit einher (s. Kap. 2 S. 14), anderseits kann eine ausreichende Offenbarung erst
verlangt werden, wenn das Vorliegen mindestens einer patentierbaren Erfindung feststeht (Art.
67 Abs. 1 PatV).
Können die unabhängigen Patentansprüche als für die spätere Prüfung geeignet angesehen
werden, soll die Prüfung der Offenbarung der von den unabhängigen Patentansprüchen
definierten Gegenstände vor der Beanstandung weiterer Mängel erfolgen, da das Vorliegen
einer ungenügenden Offenbarung eine zentrale Bedeutung hat und einen diesbezüglichen
Mangel möglicherweise die Zurückweisung der Anmeldung nach sich zieht. Anderseits machen
Beanstandungen betreffend Ansprüche (Erfindungsdefinition, Klarheit) erst dann Sinn, wenn die
Prüfung betreffend Art. 50 und Art. 51 Abs. 3 PatG erfolgt ist.
Kommt der Prüfer zum Schluss, dass die Offenbarung nicht ausreicht oder nicht genügend klar
ist, oder bestehen berechtigte Zweifel daran, so teilt er dies dem Patentanmelder mit, nötigen-
falls unter Angabe der betreffenden Stellen und fordert ihn auf, entweder die Einwände des IGE
zu entkräften oder den betreffenden Patentanspruch zu streichen. Gleichzeitig macht er ihn auf die mögliche Zurückweisung bei Nichtbeheben dieses Mangels aufmerksam (Art. 59a Abs. 3
Bst. b PatG).
Der Patentanmelder kann die ursprüngliche Offenbarung durch zusätzliche Angaben aus einem
vor dem Anmeldedatum veröffentlichten Schriftstück ergänzen, selbst wenn zuvor nicht auf
4 Offenbarung
28
diese Quelle hingewiesen wurde. Der Hinweis auf diese Quelle ist in die Beschreibung
aufzunehmen.
Es ist ausdrücklich Sache des Patentanmelders, beanstandete Mängel in der Klarheit der
Offenbarung zu beheben, da ja der Prüfer zu diesem Zeitpunkt nicht die gesamte Offenbarung
kennt. Im Zusammenhang mit der Offenbarung sind deshalb keinesfalls Korrekturvorschläge
anzubringen (Entscheid der RKGE vom 25.03.2004; vgl. sic! 10/2004, 791).
Bei der Sachprüfung gilt der Grundsatz: Hat der Prüfer in der Patentanmeldung eine
ausreichende Offenbarung für jeden Erfindungsgegenstand identifiziert, so erübrigt sich
betreffend Offenbarung das weitere Durcharbeiten von Beschreibung und Zeichnungen. Dies
gilt insbesondere bei umfangreichen Anmeldungen mit zahlreichen Ausführungsbeispielen.
Abgesehen von notwendigen Einwänden betreffend Offenbarung (oder im Zusammenhang mit
der Auslegung der Patentansprüche, s. Kap. 4.3 S. 30) ist die Beschreibung zu belassen wie
sie ist. Zu beanstanden sind einzig Stellen, die widersprüchlich zu den Patentansprüchen sind,
oder die in technischer Hinsicht unvollständig, unrichtig oder nicht verständlich sind, soweit sie
mit der Erfindung in direktem Zusammenhang stehen. Auf orthographische, grammatikalische
oder stilistische Richtigstellungen ist zu verzichten. Es ist Sache des Patentanmelders, gerade
bei übersetzten Patentanmeldungen, für einen ausreichend klaren Text besorgt zu sein.
4.2 Erfordernisse an die Offenbarung
Aus dem Wortlaut von Art. 50 PatG ergibt sich, dass die Erfindung für den Fachmann
ausführbar sein muss. Unter Fachmann ist eine Person (oder Personengruppe) mit fundierten
Kenntnissen des technischen Gebiets zu verstehen (BGE 120 II 71). Die Offenbarung kann als
ausreichend angesehen werden, wenn es dem Prüfer plausibel erscheint, dass eine Person
mit durchschnittlichem Fachwissen auf dem betreffenden Fachgebiet die Erfindung mit
logischem Denken und ohne unzumutbaren Aufwand reproduzieren kann. Die Kenntnis oder
die Verfügbarkeit des Standes der Technik wird vorausgesetzt, so dass die Angabe des
Standes der Technik sowie von Selbstverständlichem nicht notwendig ist.
Ebenfalls aus Art. 50 PatG geht hervor, dass die Erfindung in der Patentanmeldung
darzulegen ist. Dies bedeutet, dass die Offenbarung nicht nur in der Beschreibung und den
Zeichnungen erfolgen kann, sondern dass auch die Patentansprüche Quelle der Offenbarung
sein können. Letzteres gilt aber nur, wenn die Patentansprüche am Anmeldedatum vorliegen.
Eine Ergänzung der Offenbarung mittels nachgereichten Patentansprüchen ist ausgeschlossen.
Die Offenbarung muss in jedem Fall am Anmeldedatum vollständig sein.
Bei einem erteilten Patent dient die Zusammenfassung ausschliesslich der technischen
Information (Art. 55b PatG). Gerade bei unerfahrenen Anmeldern findet sich manchmal ein Teil
der Offenbarung nur in der Zusammenfassung, was im Rahmen der Sachprüfung bereinigt
werden muss.
Zumeist genügt die Definition der Erfindung im Patentanspruch nicht für ihre Offenbarung, es
sei denn, der Patentanspruch ist sehr konkret formuliert und es handelt sich um eine leicht
verständliche Erfindung, z.B. ein einfach gebautes Gerät oder eine Mischung bekannter Stoffe.
Ob zusätzliche Angaben in der Beschreibung notwendig sind, hängt von der Art der Anspruchs-
merkmale ab. Konkrete oder strukturbedingte Merkmale (z.B. Temperatur eines Herstellungs-
verfahrens oder Form eines Bestandteils) müssen zumeist nicht erläutert werden, abstrakte
4 Offenbarung
29
oder funktionsbedingte Merkmale dagegen machen in der Regel ein konkretes Beispiel in der
Beschreibung erforderlich.
Obwohl Art. 26 Abs. 5 PatV ein Ausführungsbeispiel nicht ausdrücklich vorschreibt, so ist ein
solches zumeist doch notwendig, damit die Offenbarung ausreichend ist. Dieses genügt für alle
unabhängigen und abhängigen Ansprüche, welche die beschriebene Ausführungsform um-
fassen. Es dient auch als Grundlage für die Offenbarung der Ausführungsformen der übrigen
abhängigen Ansprüche, soweit sich die notwendigen Änderungen des geschilderten Beispiels
ohne weiteres aus der Beschreibung ergeben.
Die Anforderungen an die Offenbarung hängen von der Anspruchskategorie ab:
- Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist dann offenbart, wenn der Fachmann das
Erzeugnis anhand der technischen Unterlagen und seines Fachwissens herstellen oder
gewinnen und identifizieren kann. Für Anmeldungen auf dem Gebiet der Chemie
(s. Kap. 10.4 S.75) und der Biotechnologie (s. Kap. 11.4 S. 88) gelten zusätzliche Regeln.
- Ein beanspruchtes Verfahren ist dann offenbart, wenn der Fachmann aufgrund der
Unterlagen und seines Fachwissens die das Verfahren bestimmenden Schritte versteht und
durchführen kann. Bei Herstellungsverfahren muss man auch die Ausgangsstoffe und das
Endprodukt, bei Behandlungsverfahren den Ausgangs- und den Endzustand kennen.
- Patentansprüche anderer Kategorien (Verwendung und Anwendung) stellen entweder
erzeugnis- oder verfahrensäquivalente Patentansprüche dar und sind entsprechend zu
beurteilen.
4.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung
Zum Verständnis der Offenbarung ist eine ausdrückliche Umschreibung des zugrundeliegenden
Problems und der Lösung weder vorgeschrieben noch erforderlich. Art. 26 Abs. 3 PatV verlangt
lediglich, dass in der Einleitung (der Beschreibung) die Erfindung in den Grundzügen so zu
umreissen ist, dass danach die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden kann.
Die Aufgabenstellung kann auch implizit im Text vorhanden sein.
Unter „umreissen“ ist noch nicht die eigentliche Offenbarung zu verstehen. Ein kurzer Kom-
mentar zum Zweck der Erfindung und über die zur Realisierung getroffenen Massnahmen
reichen aus. Unter „Einleitung“ ist keineswegs nur der erste Absatz der Beschreibung zu
verstehen, sondern der gesamte Text bis zu den Detailerklärungen. Zu beanstanden sind nur
Unklarheiten über den Zweck der Erfindung im Zusammenhang mit der konkreten Offenbarung.
4.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung
Für die Definition der Erfindungen sind die Patentansprüche vorgesehen. Eine Erfindungs-
definition ist deshalb in der Beschreibung nicht vorgeschrieben. In der Beschreibungs-
einleitung erwähnt der Patentanmelder in der Regel den Erfindungsgegenstand (z.B. „Die
Erfindung betrifft…“). Dies ist noch nicht als Definition anzusehen und muss auch nicht
vervollständigt werden, auch nicht durch einen Verweis auf einen unabhängigen Patent-
anspruch. Es darf sich aber kein Widerspruch zu den Patentansprüchen ergeben, z.B.
betreffend die Anspruchskategorie.
4 Offenbarung
30
Geht aus dem Text jedoch hervor, dass der Patentanmelder Wert auf eine eigentliche Definition
legt, muss diese sachlich (nicht jedoch im Wortlaut) mit dem betreffenden Patentanspruch
übereinstimmen und vollständig sein. Im Zweifelsfall kann der Prüfer einen Verweis auf einen
unabhängigen Patentanspruch vorschlagen.
4.2.3 Umfangreichere Offenbarung im Vergleich mit dem Schutzumfang in den
Patentansprüchen
Es gibt Fälle, bei denen in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird,
als von den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird. Es ist zu betonen, dass die
Fassung der technischen Unterlagen sowie der Entscheid über den Schutzumfang aus-
schliesslich beim Patentanmelder liegen. Eine solche mangelnde Übereinstimmung soll nur
einmal beanstandet werden, und zwar nur falls andere Gründe eine Beanstandung erfordern
und falls der Prüfer diesen Mangel ohne grossen Aufwand erkennt.
Vermutet der Prüfer, dass es sich um ein unabsichtliches Versehen oder einen Fehler seitens
des Patentanmelders handelt, so soll er den Patentanmelder darauf hinweisen. Dies ist
vorwiegend bei unerfahrenen Patentanmeldern der Fall, die die Bedeutung der Patent-
ansprüche zu wenig einordnen können.
Es liegt am Patentanmelder zu entscheiden, ob er die Beschreibung ändern oder die
Patentansprüche erweitern will. Werden die Patentansprüche nicht geändert, kann der Prüfer
annehmen, dass auf den Schutz des Nichtbeanspruchten verzichtet wird.
4.3 Auslegung der Patentansprüche anhand der Beschreibung und der
Zeichnungen
Parallel zur Prüfung auf das Vorhandensein einer ausreichenden Offenbarung ist zu prüfen, ob
auslegungsbedürftige Merkmale von Patentansprüchen in der Beschreibung erläutert sind,
damit der Fachmann die Abgrenzung der Erfindung in den Patentansprüchen versteht.
Als auslegungsbedürftig gelten Merkmale, die für sich allein genommen ungenügend klar
scheinen, aber aufgrund klarer Erläuterungen zugelassen werden können.
Stellt der Prüfer Mängel oder Unklarheiten betreffend die Erläuterung der Patentansprüche fest,
so teilt er dies dem Patentanmelder unter Hinweis auf Art. 51. Abs. 3 PatG mit, gegebenenfalls
verbunden mit dem Hinweis, dass auch nachgereichte Erklärungen eine erweiterte Offenbarung
darstellen und mit Blick auf Art. 58 Abs. 2 PatG und Art. 64 Abs. 3 PatV nicht zugelassen
werden können. Der Prüfer kann bei solchen Mängeln sachliche Korrekturvorschläge
anbringen, die aber ausreichend und mit dem Hinweis auf den entsprechenden Patentanspruch
zu begründen sind. Frage- oder Ausrufezeichen ersetzen die Begründung nicht.
Enthält die Beschreibung Definitionen von Begriffen, die in den Ansprüchen vorkommen, so
ist darauf zu achten, dass diese Definitionen für den Fachmann derart klar sind, dass er
zweifelsfrei erkennt, was der Begriff bedeutet. Die Beschreibung darf keine willkürlichen
Definitionen enthalten, insbesondere nicht von solchen Begriffen, die in einem unabhängigen
Patentanspruch stehen. Als willkürlich gelten Definitionen, die die Bedeutung des Begriffs
4 Offenbarung
31
entgegen dem auf dem Fachgebiet Üblichen derart festlegen, beispielsweise erstrecken oder
verlagern, dass sie zu Missverständnissen bei der Auslegung der Patentansprüche führen.
Beurteilt der Prüfer eine Definition als willkürlich, so hat der Patentanmelder entweder einen
anderen Begriff zu wählen oder die Definition anzupassen.
Bei Begriffen mit mehreren Bedeutungen kann eine davon in der Beschreibung festgehalten
werden, z.B. „Als Leichtmetalle gelten alle Metalle mit einer Dichte unter 5 g/cm3“.
Betreffend die Terminologie ist darauf zu achten, dass die Begriffe als solche angenommen
werden können, sowie dass die Terminologie in der Anmeldung einheitlich ist (Art. 25 Abs. 10
PatV):
- Die Verwendung von Fachausdrücken, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind,
ist zulässig. Weniger bekannte Begriffe, gerade bei neuen Technologien, können akzeptiert
werden, wenn sie angemessen definiert sind. Auch fremdsprachige Ausdrücke sind
zulässig, wenn es in der Verfahrenssprache keinen gängigen Begriff gibt.
- Damit die Patentansprüche korrekt ausgelegt werden können, muss die Terminologie in der
Beschreibung mit derjenigen in den Patentansprüchen übereinstimmen. Das bedeutet
allerdings nicht, dass immer dasselbe Wort benutzt werden muss, da ein Patentanspruch
Oberbegriffe oder allgemeinere Begriffe als ein sehr spezifisches Beispiel enthalten kann.
Ebenfalls nicht beanstandet werden dem Fachmann bekannte Synonyme, sofern deren
Benutzung nicht zu Unklarheiten führt. Dagegen darf nicht dieselbe Bezeichnung für
unterschiedliche Teile, oder an einer Stelle für den Oberbegriff und andernorts nur für einen
Einzelteil benutzt werden.
32
5 Geänderte technische Unterlagen
Das Anmeldedatum ist aus mehreren Gründen von grosser Wichtigkeit: Es bestimmt die
maximale Lebensdauer des Patents; es ist ausschlaggebend bei der Beurteilung von Neuheit
und erfinderischer Tätigkeit und damit der Gültigkeit des Patents; die unzutreffende
Offenbarung an einem als Anmeldedatum festgelegten Zeitpunkt kann einen Nichtigkeitsgrund
darstellen (Art. 26 Abs. 1 Bst. b und c PatG). Ferner ist das Anmeldedatum massgebend für das
Mitbenutzungsrecht von Drittpersonen (vgl. Art. 35 PatG).
Bei der Eingangsprüfung legt die Administration das Anmeldedatum fest und teilt dies dem
Patentanmelder mit. Als Anmeldedatum gilt der Tag, an dem das letzte der folgenden
Aktenstücke eingereicht wird (Art. 56 Abs. 1 PatG und Art. 46 PatV): ein Hinweis, der auf den
Willen schliessen lässt, einen Antrag auf Erteilung eines Patents zu stellen; eine Beschreibung
der Erfindung oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung; Angaben, die es
erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm in Kontakt zu treten. Zur
Festlegung des Anmeldedatums wird kein Satz von Ansprüchen vorausgesetzt.
Das von der Administration festgesetzte oder gegebenenfalls neu festgesetzte Anmeldedatum
(Art. 46c PatV) ist endgültig und wird im Rahmen der Sachprüfung nicht nochmals überprüft.
Nach Art. 58 Abs. 1 PatG ist dem Patentanmelder bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens
mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. Vor Beginn
der Sachprüfung werden Änderungen der technischen Unterlagen jedoch nur in zwei Fällen
entgegengenommen (Art. 51 PatV):
- Auf Aufforderung der Administration zur Bereinigung der ursprünglich eingereichten
Unterlagen (Art. 46d PatV, siehe Kap. 1.2.3 S. 9) der Anmeldung (falls erforderlich, zum
Beispiel bei einem fehlenden Satz von Ansprüchen, Art. 46a und Art. 47 PatV).
- Vor Ablauf von 16 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum kann der Anmelder die
Patentansprüche von sich aus einmal ändern. Dazu muss er eine Neufassung der
Patentansprüche einreichen, die die ursprüngliche Fassung ersetzen wird (Art. 51 Abs. 2 PatV).
In diesem Fall werden die ursprüngliche und die neue Fassung mit der Offenlegungsschrift
veröffentlicht (Art. 60 Abs. 2 PatV).
Zusammen mit der Aufforderung zur Zahlung der Prüfungsgebühr wird der Anmelder darauf
hingewiesen, dass er nun die technischen Unterlagen ändern kann (Art. 64 Abs. 1 PatV).
Spätere Änderungen werden nur im Zusammenhang mit der Erledigung von Beanstandungen
entgegengenommen (Art. 64 Abs. 2 PatV).
Liegen solche Änderungen vor (sei es in den Patentansprüchen oder in den übrigen
technischen Unterlagen) ist sorgfältig zu untersuchen, ob sie über den Inhalt der ursprünglich
eingereichten Unterlagen (Art. 46d PatV) hinausgehen (Art. 58 Abs. 2 PatG), da eine solche
Anreicherung der Offenbarung unzulässig ist.
Besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf eine genügende Offenbarung erfordern die folgenden
Fälle:
- Der Prüfer findet bei Aufnahme der Sachprüfung keine ausreichende Offenbarung und
fordert den Patentanmelder auf, diesen Einwand zu entkräften. Dieser Fall ist in
Kap. 4 (S. 27) behandelt worden.
- Die Offenbarung von unverändert gebliebenen Patentansprüchen ist nach dem
Anmeldedatum nachgereicht oder ergänzt worden.
5 Geänderte technische Unterlagen
33
- Ein oder mehrere Patentansprüche sind sachlich geändert worden, sei es durch erstmaliges
Aufstellen eines Patentanspruchs (einschliesslich der Nachreichung der fehlenden
Patentansprüche nach dem Anmeldedatum), durch materielles Umformulieren
(Einschränkung, Erweiterung oder Verlagerung des definierten Gegenstandes), oder durch
Änderung der Rückbezüge.
5.1 Die Prüfung bei geänderten technischen Unterlagen
5.1.1 Die ursprünglich eingereichten Unterlagen
Die ursprünglich eingereichten Unterlagen sind diejenigen, die am Anmeldedatum eingereicht
sind, oder auf die die Anmeldung Bezug nimmt (Art. 46d PatV).
Bei Aufnahme der Sachprüfung erhält der Prüfer diese ursprünglich eingereichten technischen
Unterlagen, sowie allfällige Nachreichungen, die der Anmelder auf Aufforderung hin
nachgereicht hat (bereinigte Fassung, Art. 46-50 PatV, siehe Kap. 1.2.3), oder die er gemäss
Art. 51 Abs. 2 PatV (Neufassung der Patentansprüche) oder nach Bezahlung der
Prüfungsgebühr eingereicht hat (Art. 58 PatG; Art. 64 Abs. 1 PatV).
Zu den ursprünglichen Unterlagen zählen nicht nur die technischen Unterlagen der eigentlichen
Patentanmeldung, sondern alle am Anmeldedatum eingereichten Aktenstücke, d.h. alle
Schriftstücke einschliesslich Zeichnungen oder Fotographien. Ebenfalls zu den ursprünglich
eingereichten Unterlagen gehören Prioritätsbelege, sofern die Prioritätserklärung am
Anmeldedatum vorlag oder spätestens 16 Monate ab dem frühesten beanspruchten
Prioritätsdatum abgegeben wurde (Art. 39 Abs. 2; Art. 39a Abs. 1 und Abs. 2 PatV) und der
Prioritätsbeleg fristgerecht nachgereicht wurde (Art. 40 Abs. 4 PatV). Ferner zählen auch
Patentansprüche dazu, die wegen Nichtbezahlung der Anspruchsgebühr gestrichen wurden.
Sie werden zwar nicht geprüft, deren Gegenstand kann aber bis zum Prüfungsabschluss wieder
beansprucht werden. Dagegen gelten Stellen, die bei der Einreichung gestrichen waren, als
nicht vorhanden, auch wenn sie noch leserlich sind.
Zur Sprache: Es kann vorkommen, dass die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen
in einer anderen als einer Amtssprache vorliegen. Der Prüfer benutzt in diesen Fällen die
nachgereichte Übersetzung in einer Amtssprache (durch die Administration im vorgesehenen
Zeitrahmen verlangt) und geht davon aus, dass diese Übersetzung mit der ursprünglichen
Fassung in der anderen Sprache übereinstimmt. Bestehen berechtigte Zweifel (z.B. die
Übersetzung ist unvergleichlich umfangreicher als die fremdsprachliche Version), so kann eine
beglaubigte Übersetzung verlangt werden (Art. 4 Abs. 6 PatV).
Es gehört nicht zur Pflicht des Prüfers, die Offenbarung ausserhalb der technischen Unterlagen
der Patentanmeldung zu suchen. Der Patentanmelder kann sich jedoch zur Stützung des
Anmeldedatums auf die Prioritätsbelege beziehen. Trotzdem muss die notwendige Offenbarung
(nötigenfalls mit einem Ausführungsbeispiel, Art. 26 Abs. 5 PatV) in der Patentanmeldung
selber vorhanden sein, sie kann aber aus den Prioritätsbelegen übernommen werden.
5 Geänderte technische Unterlagen
34
5.1.2 Änderungen in den technischen Unterlagen
Stellt der Prüfer fest, dass die technischen Unterlagen geändert worden sind, so hat er diese
sorgfältig daraufhin durchzusehen, ob sie gemäss Art. 64 Abs. 3 PatV annehmbar sind. Es
können grundsätzlich zwei Fälle vorkommen, die ausführlich im Kap. 5.2 diskutiert werden:
- Ist eine ursprünglich fehlende Offenbarung nach dem Anmeldedatum nachgereicht
worden, so wird der Patentanmelder durch eine Beanstandung darauf aufmerksam gemacht,
dass die Nachreichung eine unzulässige Änderung/Anreicherung der Anmeldung darstellt, und
es wird ihm eine Frist zur Stellungnahme gesetzt. Der Anmelder kann auf die Ergänzung der
Offenbarung verzichten (und muss nötigenfalls den betreffenden Anspruch streichen). Tut er
dies nicht, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden.
- Stellt der Prüfer fest, dass ein nach dem Anmeldedatum aufgestellter oder ein sachlich
geänderter Patentanspruch vorliegt, so hat er zunächst vollständig zu ermitteln, welche
Änderungen vorliegen. Alsdann hat er zu prüfen, ob es rationeller ist, nach einer
diesbezüglichen Offenbarung zu suchen, z.B. weil die ursprünglichen Unterlagen leicht
überblickbar sind, oder aber den Patentanmelder aufzufordern, die entsprechenden Stellen im
einzelnen anzugeben (Art. 64 Abs. 4 PatV; Art. 13 VwVG). Ist für den Prüfer die Offenbarung für
einen neuen oder geänderten Patentanspruch nicht ersichtlich, teilt er dies dem Patentanmelder
in einer Beanstandung mit und fordert ihn mit Hinweis auf Art. 64 Abs. 3 PatV auf, die
Offenbarung des geänderten Gegenstandes nachzuweisen, oder die Änderungen im
Schutzumfang rückgängig zu machen. In der Beanstandung sind die festgestellten Änderungen,
für die Bedenken bezüglich der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen bestehen, soweit
der Aufwand vertretbar ist, konkret anzugeben, z.B. durch Verweis auf die in den betreffenden
Patentansprüchen unterstrichenen Merkmale. Wird der Aufforderung nicht genügend
nachgekommen, so wird sie in einer weiteren Beanstandung unter Androhung der
Zurückweisung der Patentanmeldung wiederholt.
Wird eine entsprechende Beanstandung nicht beantwortet, so wird die Anmeldung (siehe Kap.
9.1.1 S. 67) zurückgewiesen. Wird die Beanstandung, in der die Zurückweisung angedroht
wurde, zwar beantwortet, aber werden die Einwände nicht oder nur teilweise behoben, so
erfolgt im Prinzip eine Zurückweisungsverfügung gemäss Kap. 9.1.2 (S. 67). Ob anstelle der
Zurückweisung eine weitere Beanstandung erlassen werden soll, hängt davon ab, ob letztere
als zweckdienlich erachtet wird oder nicht (Art. 67 Abs. 2 PatV).
Die Verfügung muss im Tatbestandteil die Änderung nennen, welche die Zurückweisung
begründet. Es ist ebenfalls auf die Beanstandung hinzuweisen, in der auf die mangelnde
Offenbarung hingewiesen und die Zurückweisung angedroht wurde.
Die Zurückweisung muss die Aussage beinhalten, welche Patentanmeldung zurückgewiesen
wird, sowie die Rechtsmittelbelehrung, gemäss der gegen diese Verfügung innert 30 Tagen
eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht werden kann.
Innert der Beschwerdefrist, die vom Prüfer überwacht wird, kann der Anmelder die Mängel noch
eliminieren (z.B. durch Streichung nicht offenbarter Patentansprüche). Ist dies nicht der Fall, so
wird nach Eintritt der Rechtskraft die Zurückweisung registriert.
5 Geänderte technische Unterlagen
35
5.2 Materielle Prüfungsregeln
5.2.1 Änderungen in der Beschreibung
Die nachträgliche Nennung vorbekannter Tatsachen in der Beschreibung im Zusammen-
hang mit der Offenbarung der Erfindung ist zulässig; dies gilt auch wenn ursprünglich auf diese
Quelle nicht hingewiesen worden war, doch muss in diesem Fall ein Hinweis auf die Quelle in
die Beschreibung aufgenommen werden. Der Nachweis des Bekanntseins am Anmeldedatum
kann aber vom IGE gefordert werden und der Prüfer kann verlangen, dass ein entsprechender
Hinweis in die Beschreibung aufgenommen wird. Z.B. kann der Einwand mangelnder
Offenbarung durch folgende Ergänzung entkräftet werden: "Der Ausgangsstoff kann nach der in
der deutschen Patentschrift Nr. ... beschriebenen Methode hergestellt werden".
Enthalten die ursprünglichen Unterlagen lediglich einen Hinweis auf ein anderes, nicht
gleichzeitig zu den Akten der Patentanmeldung eingereichtes Schriftwerk, so kann daraus nur
dann eine Begründung für eine spätere Änderung eines Patentanspruchs abgeleitet werden,
wenn das Schriftstück vorveröffentlicht, d.h. zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlicht, und
der Verweis eindeutig ist (z.B. "die im Beispiel 6 der Schweizer Patentschrift Nr. ... beschrie-
bene Legierung").
Enthalten die Patentansprüche auslegungsbedürftige Merkmale, so ist auch zu prüfen, ob die
diesbezüglichen Erläuterungen in der Beschreibung geändert worden sind (s. Kap. 4.3 S. 30).
Solche Änderungen sind gleich zu beurteilen, wie wenn die Ansprüche selbst geändert worden
wären.
5.2.2 Neu aufgestellte Patentansprüche
Aufstellung eines neuen unabhängigen Patentanspruchs
Der Erfindungsgegenstand (gleicher oder anderer Anspruchskategorie wie die ursprünglichen
Patentansprüche), der in einem neuen unabhängigen Patentanspruch definiert wird, muss in
den ursprünglichen Unterlagen offenbart sein. Er muss also in diesen Unterlagen mit seinen
Definitionsmerkmalen erkennbar sein. Sonst ist der neue unabhängige Patentanspruch nicht
zulässig.
Aufstellung eines neuen abhängigen Patentanspruchs
Ein zulässiger abhängiger Patentanspruch entspricht stets einer eingeschränkten Fassung des
übergeordneten unabhängigen oder abhängigen Patentanspruchs. Die Frage der Zulässigkeit
dieses neuen Anspruchs in Bezug auf die ursprüngliche Offenbarung ist also hier nach den
gleichen Kriterien zu beurteilen, wie wenn der übergeordnete Patentanspruch eingeschränkt
worden wäre.
5.2.3 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche)
Als Erweiterungen gelten insbesondere der Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter
gefassten Begriff, die Streichung eines Merkmals, die Verschiebung eines Grenzwertes nach
aussen oder die Nennung eines zusätzlichen Gliedes einer Alternative.
5 Geänderte technische Unterlagen
36
In den beiden letztgenannten Fällen muss stets der neue Grenzwert bzw. das hinzugefügte
Glied durch die ursprünglichen Unterlagen belegt sein; ein in allgemeiner Form abgefasster
Hinweis auf eine mögliche Erweiterung genügt nicht. Z.B. kann aufgrund der Angabe
"vorzugsweise über 100°C" (in der Beschreibung) das Merkmal "bei Temperaturen über 100°C"
in einem Patentanspruch gestrichen werden, nicht aber durch "bei Temperaturen über 80°C",
ersetzt werden.
Dient eine Änderung eines Patentanspruchs der Klarstellung oder der Behebung eines
Widerspruchs, so ist dies zulässig, sofern keine Erweiterung der Offenbarung damit verbunden
ist.
Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs
Grundsatz: Erweiterungen sind nicht zulässig, wenn sie über den Inhalt der ursprünglichen
Unterlagen hinausgehen. Massgebend sind also die Grenzen der ursprünglichen Offenbarung,
unter Berücksichtigung aller Bestandteile der Unterlagen.
Ein unabhängiger Patentanspruch kann erweitert werden, wenn dies notwendig ist, um alle
ursprünglich vorgesehenen Ausführungsformen einzuschliessen oder um Unstimmigkeiten
mit der Beschreibung zu beseitigen. Die Erweiterung kann vorgenommen werden, indem man
das betreffende Merkmal durch einen angemessenen Oberbegriff ersetzt oder streicht; die
bisher nicht umfasste Variante kann aber auch in Alternativform hinzugefügt werden (z.B.
Leichtmetall oder Messing, statt Metall schlechthin).
Die ersatzlose Streichung eines Merkmals in einem unabhängigen Patentanspruch ist
zulässig:
- wenn das Merkmal für die Erfindungsdefinition nicht annehmbar (z.B. zu unbestimmt) und
auch nicht wesentlich ist und eine Klarstellung bzw. Präzisierung aufgrund der ursprüng-
lichen Unterlagen nicht möglich ist (vgl. PMMBl 1971 I 72-73, Erw. 2) oder
- wenn es nicht zur Erfindungsdefinition gehört, weil es z.B. in der ganzen Beschreibung nicht
erwähnt wird oder weil der Patentanmelder dies glaubhaft belegen kann.
In diesen beiden Fällen ist aber nur der bedingungslose Verzicht auf das gestrichene Merkmal
zulässig und nicht etwa seine Verschiebung vom unabhängigen in einen davon abhängigen
Patentanspruch. Im ersten Fall ist das Merkmal nämlich auch im abhängigen Patentanspruch
nicht annehmbar; im zweiten Fall wäre die Ausführungsform ebenso wenig offenbart wie die im
ursprünglichen Patentanspruch definierte Erfindung selbst.
Die Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals oder
Einführung eines Oberbegriffs ist auch dann zulässig, wenn der Patentanmelder glaubhaft
macht, das betreffende Merkmal sei für die Lösung der Aufgabe nicht zwingend; diese Aufgabe
muss aber den ursprünglichen Unterlagen entnommen werden können (Art. 26 Abs. 3 PatV)
und darf nicht geändert worden sein. Es ist Sache des Patentanmelders, dies in seiner Antwort
auf die Aufforderung nach Art. 64 Abs. 4 PatV glaubhaft zu machen und zu begründen.
Das im unabhängigen Patentanspruch gestrichene oder erweiterte Merkmal kann auch allein
Gegenstand eines neuen abhängigen Patentanspruchs werden.
Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs:
5 Geänderte technische Unterlagen
37
Die Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs im Rahmen des zugehörigen unab-
hängigen Patentanspruchs ist zulässig. Bei Erweiterung durch Nennung zusätzlicher Glieder
einer Alternative oder Verschiebung eines Grenzwertes gilt obige allgemeine Regel für
erweiterte Patentansprüche.
5.2.4 Gestrichene Patentansprüche
Die Streichung von Patentansprüchen ist zulässig. Es muss aber mindestens ein brauchbarer
Patentanspruch in der Anmeldung verbleiben.
5.2.5 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche)
Die Einschränkung durch Streichung eines oder mehrerer Glieder einer Alternative ist
zulässig. Liegen aber gleichzeitig mehrere Merkmale in Alternativform im gleichen
Patentanspruch vor, so ist zu prüfen, ob die verbleibende(n) Kombination(en) ursprünglich
offenbart war(en) (BGer 5.10.1976, vgl. PMMBl 1977 I 53, Erw. 3d und 4).
Die Einschränkung durch Hinzufügen oder Spezifizieren eines Merkmals muss stets durch
eine entsprechende Offenbarung gedeckt sein, d.h.: von den ursprünglich vorgesehenen
Ausführungsformen muss mindestens eine noch unter den eingeschränkten Patentanspruch
fallen und das neue bzw. spezifizierte Merkmal selbst, also die neue Abgrenzung, muss aus
dem ursprünglich Offenbarten hervorgehen. Insbesondere müssen neue Zahlengrenzwerte,
abgesehen von einer Auf- oder Abrundung, der Beschreibung (insbesondere den Beispielen)
entnommen werden können.
Ausnahmen: Folgende Einschränkungen eines Patentanspruchs sind zulässig:
- Die Einfügung eines sog. Disclaimers, d.h. der Angabe eines nicht beanspruchten Teils,
der als Ausnahme zu einem Oberbegriff formuliert ist (z.B. "Buntmetalle ausser Messing"):
- wenn der Inhalt des Disclaimers sich aus der ursprünglichen Beschreibung ergibt, oder
- wenn und soweit nachgewiesen wird, dass dieser Inhalt vorbekannt ist oder dass er
Gegenstand eines älteren Rechts ist, d.h., dass er einem Patentanspruch eines älteren
oder prioritätsälteren, in der Schweiz wirksamen Patents entspricht, das nicht
vorveröffentlicht ist, oder
- wenn der Inhalt des Disclaimers einer technisch nicht durchführbaren (d.h. nicht
gewerblich anwendbaren) Variante entspricht;
- das Ausklammern des wegen Art. 1, 1a, 1b oder 2 PatG nicht patentierbaren Teils;
- die Abgrenzung des Gegenstands einer Teilanmeldung in Bezug auf die eingeschränkte
Stammanmeldung.
5.2.6 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes
Eine Änderung der Anspruchskategorie setzt voraus, dass die ursprüngliche Offenbarung
sich auf den Gegenstand des neuen Patentanspruchs erstreckt. Zudem ist zu beachten, dass
5 Geänderte technische Unterlagen
38
diese Änderung in bestimmten Fällen einer Erweiterung (z.B. beim Ersatz eines Patent-
anspruchs für ein Herstellungsverfahren durch einen Erzeugnispatentanspruch) und in anderen
Fällen einer Einschränkung gleichkommt; es gelten dann sinngemäss die obenstehenden
Regeln.
Eine Verlagerung des Anmeldungsgegenstands innerhalb der gleichen Anspruchskategorie
liegt dann vor, wenn bestimmte Merkmale durch andere oder andersartige ersetzt werden (z.B.
in einem Verfahrens-Patentanspruch ein Temperaturbereich durch einen anderen oder die
Behandlungstemperatur durch die Behandlungsdauer). Für die neu aufgenommenen Merkmale
muss eine eindeutige Offenbarung vorhanden sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in den
meisten Fällen gleichzeitig eine Erweiterung (z.B. durch Streichung der Angaben über die
Behandlungstemperatur) und eine Einschränkung (z.B. durch Hinzufügen der Behandlungs-
dauer) vorgenommen werden und dass dann die obenstehenden Regeln kumulativ
anzuwenden sind.
5.2.7 Geänderte Rückbezüge
Der Rückbezug eines Patentanspruchs kann direkt oder indirekt geändert werden, indem
entweder der Rückbezug selbst oder ein darin genannter Patentanspruch geändert wird. In
beiden Fällen ist der Inhalt des geänderten Patentanspruchs so zu prüfen, wie wenn alle
Merkmale aus dem Rückbezug und der Kennzeichnung explizite formuliert wären.
Die vom Patentanmelder zu liefernden Angaben (Art. 64 Abs. 4 bzw. Art. 65 Abs. 1 PatV) sollen
auch die geänderten Rückbezüge einschliessen. Fehlende Angaben sind nachzufordern.
Bei mehrfachem Rückbezug kann in der Regel wie folgt vorgegangen werden:
- In einem kumulativen Rückbezug bedeutet die Weglassung eines abhängigen Patent-
anspruchs eine Verallgemeinerung, die zulässig ist; das Hinzufügen eines abhängigen
Patentanspruchs bedeutet eine Einschränkung, die wie das Hinzufügen oder Spezifizieren
eines Merkmals zu beurteilen ist.
- In einem alternativen Rückbezug bedeutet die Streichung eines abhängigen Patent-
anspruchs eine problemlose Einschränkung; das Hinzufügen eines abhängigen Patent-
anspruchs hingegen ist wie eine Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs
anzusehen.
5.2.8 Kombination verschiedener Änderungen
Die Prüfung auf deren Zulässigkeit erfolgt hier in zwei Stufen:
- Durch systematische Analyse sind zunächst die einzelnen Änderungen nach den obigen
Regeln zu prüfen und
- anschliessend ist im Lichte der gesamten ursprünglichen Offenbarung zu prüfen, ob die
nunmehr beanspruchte Kombination von Merkmalen darin enthalten war (BGE 107 I 459).
Als Faustregel gilt, dass, je umfangreicher die Änderungen sind, desto kritischer eine mögliche
unzulässige Änderung/Anreicherung der Anmeldung zu prüfen ist und insbesondere desto
strenger vom Patentanmelder zu verlangen ist, dass er alle nötigen Stellen der ursprünglichen
Unterlagen nennt, welche den nunmehr beanspruchten Erfindungsgegenstand offenbaren.
39
6 Patentansprüche
Der bzw. die Patentansprüche beinhalten die Definition der Erfindung (Art. 51 Abs. 1 PatG). Der
Begriff „Definition“ bedeutet die Abgrenzung seitens des Patentanmelders, was von Dritten nicht
gewerbsmässig benutzt werden darf. Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen
Geltungsbereich des Patents (Art. 51 Abs. 2 PatG); die Patentansprüche bilden deshalb den
Kern eines Patents. Damit die Abgrenzung eindeutig nachvollziehbar ist, müssen die Patent-
ansprüche die für die Lösung der Aufgabe benötigten technischen Merkmale auf klare Art und
Weise enthalten (Art. 29 Abs. 1 & 2 PatV), wobei jeder unabhängige Patentanspruch nur eine
einzige Erfindung enthalten darf (Art. 52 Abs. 1 PatG). Die Beschreibung und die Zeichnungen
sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG).
6.1 Die Prüfung der Patentansprüche
Bevor der Prüfer die detaillierte Prüfung der Patentansprüche in Angriff nimmt, hat er diese in
der Regel bereits einmal durchgesehen: Im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit, den
Ausschlussgründen, bei der Prüfung auf die Offenbarung sowie einer ersten Abklärung, ob ein
technischer Zusammenhang zwischen mehreren unabhängigen Patentansprüchen erkennbar
ist (vgl. Kap. 1.2.2 S. 8 „Vorgehen“).
Die eingehende Prüfung des einzelnen Patentanspruchs gemäss der nachstehenden Punkte
kann erst erfolgen, wenn feststeht, dass die darin definierte Erfindung patentierbar, nicht von
der Patentierung ausgeschlossen (Art. 67 Abs. 1 PatV) und offenbart ist.
Aus Gesetz und Verordnung ergibt sich, was der Prüfer im Rahmen der Sachprüfung bezüglich
der einzelnen Patentansprüche zu prüfen hat, wobei diese nachfolgenden Erfordernisse eng
zusammenhängen:
- Ist die Definition der Erfindung vorhanden (Art. 51 Abs. 1 PatG)?
- Sind die Patentansprüche möglichst knapp gefasst (Art. 29 Abs. 2 PatV)?
- Sind die Patentansprüche klar abgefasst (Art. 29 Abs. 2 PatV)?
- Enthält jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung (Art. 52 Abs. 1
PatG)?
Ebenfalls zu betrachten sind die formellen Anforderungen an die Patentansprüche, die sich aus
Art. 29 und 31 PatV ergeben (s. Kap. 8 S. 62), sowie die Einheit des Patents (Art. 52 Abs. 2
PatG); letzteres ist Gegenstand des Kapitels 7 (S. 56).
Beanstandungspunkte im Zusammenhang mit Patentansprüchen sind immer ausreichend zu
begründen, beispielsweise worin der Prüfer einen Mangel in der Erfindungsdefinition sieht oder
wieso ihm ein Merkmal unklar ist. Die blosse Feststellung, etwas sei dem Prüfer unklar, reicht
nicht. Der Sinn jeder verlangten Änderung soll für den Patentanmelder nachvollziehbar sein.
Handelt es sich um Klarstellungen bzw. Widersprüche im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung, so ist die betreffende Stelle zu nennen. Bei Mängeln rein formeller Art kann eine
stichwortartige Randbemerkung genügen.
Der Prüfer soll im Zusammenhang mit der Erfindungsdefinition bzw. deren Klarheit keine
Korrekturvorschläge anbringen. Entweder ist der Patentanspruch wirklich unklar, und dann
sind Korrekturvorschläge gefährlich, oder aber der Prüfer hat den Anspruch eindeutig
verstanden und in diesem Fall ist eine „Verbesserung“ der Klarstellung unnötig. Der Prüfer
6 Patentansprüche
40
muss sich auch immer bewusst sein, dass er nicht den gesamten Stand der Technik kennt und
deshalb nicht weiss, wieso der Patentanmelder die vorliegende Erfindungsdefinition mit dem
entsprechenden Wortlaut gewählt hat. Auf orthographische, grammatikalische oder stilistische
Richtigstellungen ist zu verzichten.
In Ausnahmefällen kann der Prüfer von der strikten Regel betreffend Korrekturvorschlägen
abweichen, wenn dies den Ablauf eines ansonsten schleppenden Prüfungsverfahrens zu
beschleunigen hilft. Solche Korrekturvorschläge (auch nur in allgemeinen Worten) sind reiflich
zu überlegen und zu erklären. Dem Patentanmelder ist zudem in Erinnerung zu rufen, dass die
Schlussfassung der Patentansprüche in seiner Verantwortung liegt. Ebenso ist es nicht Aufgabe
des Prüfers zu untersuchen, ob für einen Patentanspruch (abhängig oder unabhängig) wirklich
ein Schutzbedürfnis besteht. Die Entscheidung hierüber liegt ausschliessliche beim Anmelder!
6.1.1 Die Erfindungsdefinition
Vorab hat der Prüfer zu kontrollieren, ob eine vollständige Definition der Erfindung vorhanden
ist. Dazu gehört eine eindeutige Gegenstandsbezeichnung der Erfindung in den unab-
hängigen Patentansprüchen (s. Kap. 6.4.1 S. 47). Diese müssen alle technischen Merkmale
enthalten, die das Wesen der Erfindung ausmachen (zu den Anforderungen an die Merkmale
s. Kap. 6.2 S. 42). Anders gesagt: Die Patentansprüche müssen alle Merkmale enthalten, die
für die Lösung der Aufgabe, die sich aus der Beschreibung ergibt, unerlässlich sind. Damit wird
die eindeutige Abgrenzung des Erfindungsgegenstandes ermöglicht. Es muss glaubhaft sein,
dass die technische Aufgabe mit den angegebenen Mitteln gelöst werden kann; ist dies nicht
der Fall, muss der Patentanspruch beanstandet werden.
Damit der Prüfer die Erfindungsdefinition beurteilen kann, muss er die Offenbarung verstanden
haben. Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen (wie auch
Widersprüche innerhalb eines Anspruchs) müssen bereinigt werden.
Für den Fall, dass in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird, als von
den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird, siehe Kap. 4.2.3 (S. 30).
Die Merkmale in den Patentansprüchen sind in der Regel Verallgemeinerungen der Beispiele.
Ob der Grad der Verallgemeinerung im Kontext der Offenbarung noch vertretbar ist, muss im
Einzelfall beurteilt werden. Merkmale, die implizit vorhanden oder selbstverständlich sind (z.B.
die Räder bei einem Fahrrad), müssen nicht aufgeführt werden.
Der Prüfer muss sich stets vor Augen halten, dass es letzten Endes Sache des Patent-
anmelders ist zu entscheiden, was für eine Erfindung er mit welchen Merkmalen dieser
Erfindung definieren will. Er kennt das technische Umfeld, er trägt aber auch das Risiko für eine
unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (BGE 85 II 131).
Beschreibt ein Anspruch ausschliesslich ein technisches Problem („Aufgabenerfindung“), so
erfüllt dieser nicht die Anforderungen an die Definition einer Erfindung (s.o. 1. Absatz) als
gewerblich anwendbare „Lehre zum technischen Handeln“. Ein solcher Anspruch kann nicht
angenommen werden (BGE 114 II 82). Enthalten die technischen Unterlagen eine Lösung des
Problems, so ist diese als Definition der Erfindung zu verwenden.
6 Patentansprüche
41
6.1.2 Knappe Fassung der Patentansprüche
Grundsätzlich sollen Patentansprüche keine Angaben enthalten, die ohne Einfluss auf die
Tragweite gestrichen werden könnten. Unnötige Textwiederholungen sind zu vermeiden.
Diese Vorschrift der Knappheit soll nicht unnötig eng ausgelegt werden. Sie dient lediglich dazu,
dass die Fassung des Patentanspruchs verständlich bleibt.
Auch wenn der Prüfer glaubt, ein Merkmal sei offensichtlich unwesentlich, so soll er trotzdem
nicht dessen Streichung vorschlagen. Hier bleibt die Entscheidung dem Patentanmelder
überlassen. Auch sogenannte Überbestimmungen („drehbare Kurbel“) sollen belassen werden,
falls sie widerspruchsfrei und nicht einengend sind.
6.1.3 Klarheit
Unklar gefasste Patentansprüche ermöglichen keine klare Abgrenzung des Schutzumfangs.
Das Erfordernis der Klarheit betrifft sowohl die einzelnen wesentlichen Merkmale für sich wie
auch die gesamte Formulierung des Patentanspruchs, z.B. der Zusammenhang der einzelnen
Merkmale. Ein Patentanspruch darf deshalb nicht in sich widersprüchlich sein.
Beim Lesen eines Patentanspruchs soll der Prüfer darauf achten, dass er technisch einen Sinn
ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts
abgewichen werden muss.
Die Patentansprüche richten sich an Fachpersonen, die über das technische Fachwissen
gepaart mit der Fähigkeit zu logischem Denken verfügen (zu „Fachmann“ vgl. auch
Kap. 4.2 S. 28 erster Abschnitt). Es kann vorkommen, dass auch der Fachmann einen
Anspruch nicht auf Anhieb vollumfänglich versteht. Dies ist noch kein Hinweis auf fehlende
Klarheit. Auch komplexe Ansprüche können klar sein. Der Inhalt der Patentansprüche muss
zwar aus dem Wortlaut der Patentansprüche selber hervorgehen. Die Beurteilung der Klarheit
sowohl des Anspruchs als Ganzes wie auch der einzelnen Merkmale muss aber im Zusammen-
hang mit der Beschreibung und ggf. den Zeichnungen erfolgen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Erst wenn
in Kenntnis der gesamten technischen Unterlagen Unklarheiten verbleiben, sind diese zu
beanstanden.
Für die Klarheit muss die Terminologie (wie auch die Zeichen) in der gesamten Anmeldung
einheitlich sein, was aber nicht bedeutet, dass die verwendeten Begriffe immer dieselben sein
müssen (vgl. hierzu Kap. 4.3 S. 30 „Terminologie“).
Es gilt der Grundsatz: Das Patent muss mit der Bereitschaft ausgelegt werden, es zu
verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen. Der Prüfer soll unlogische
Interpretationen und solche, die technisch unsinnig sind, ausschliessen.
6.1.4 Die Einheit der Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheit unabhängiger
Patentansprüche)
Damit die Erfindungen eindeutig abgegrenzt sind, bestimmt Art. 52 Abs. 1 PatG, dass jeder
unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf. Dazu darf jede
Erfindungsdefinition nur einer der in diesem Artikel aufgezählten Kategorien entsprechen (zu
6 Patentansprüche
42
Kategorien s. Kap. 6.5 S. 50). Nicht annehmbar ist beispielsweise ein Anspruch "Verfahren und
Vorrichtung zum ...". Innerhalb derselben Kategorie ist die Aufzählung mehrerer Erfindungs-
gegenstände (beispielsweise „Fenster oder Maueröffnungen“) in der Regel nicht annehmbar.
Da ein unabhängiger Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf, muss diese
Erfindung einheitlich sein. Ein unabhängiger Patentanspruch ist uneinheitlich, wenn er in
Alternativform mehrere Möglichkeiten aufzählt, die nicht zur Lösung desselben Problems dienen
oder die nicht zum gleichen Resultat (z.B. zum gleichen Verfahrenserzeugnis) führen. Dazu
muss der Prüfer auf die Angaben in der Beschreibung abstellen, nämlich auf die zugrunde
liegende Aufgabe und ihre Lösung(en), bzw. die erzielten Resultate.
Hingegen kann eine Uneinheitlichkeit nicht damit begründet werden, dass ein unabhängiger
Patentanspruch in kumulativer Form verschiedene Merkmale aufzählt, deren Zusammenhang
nicht erkennbar ist. Es wird nämlich vom Patentanmelder nicht verlangt, dass er darlegen kann,
warum seine Erfindung zum angegebenen Ergebnis führt; es genügt, dass sie aufgrund der
Offenbarung in der Patentanmeldung wiederholbar ist.
Ein Mangel in der Einheit der Erfindung kann häufig durch Aufteilung in mehrere unabhängige
Patentansprüche behoben werden, wobei zu prüfen ist, ob diese in der gleichen Anmeldung
verbleiben können (zur Einheit des Patents s. Kap. 7 S. 56).
Ergänzende Regeln für die Einheit bei chemischen Erfindungen finden sich in Kap. 10.6 (S. 76).
6.2 Die Merkmale in den Patentansprüchen
Aus den Erfordernissen an die korrekte Erfindungsdefinition und an die Klarheit ergibt sich,
dass die Erfindungsmerkmale nicht mehrdeutig, unbestimmt oder unpräzis sein sollen. Diese
Merkmale müssen der gewählten Kategorie entsprechen, d.h. sie müssen sich in ihrer Art für
die Definition einer Erfindung in dieser Kategorie eignen.
Es gelten folgende Regeln für die Merkmale in den Patentansprüchen:
6.2.1 Technische Merkmale
Aus Art. 29 Abs. 1 PatV ergibt sich, dass die erfindungswesentlichen Merkmale technischer Art
sein müssen. Neben strukturellen sind auch funktionelle Merkmale zulässig (s. Kap. 6.5.3
S. 53), sofern keine andere Definition ohne Einschränkung denkbar ist und die Durchführung
der Erfindung durch den Fachmann trotzdem einfach möglich ist.
Merkmale, deren technische Bedeutung sich während der Laufzeit des Patents ändern kann,
sind im Allgemeinen nicht brauchbar.
Es gibt Erfindungen, für deren Definition (also für den Anspruch) neben technischen auch nicht-
technische Merkmale zur Auslegung der Erfindung beitragen (z.B. bei CIE, Züchtungsverfahren,
Diagnoseverfahren). Diese können im Patentanspruch verbleiben, sofern sie nicht ungeeignet
oder unbestimmt sind.
6 Patentansprüche
43
6.2.2 Externe Merkmale
Grundsätzlich können nur Merkmale angenommen werden, die zum Gegenstand gehören, auf
den der Patentanspruch lautet. Zweckangaben sind zulässig, doch dürfen nicht Einzelheiten
dieses Verwendungszwecks zur Definition der eigentlichen Erfindung dienen (z.B. Zylinderkopf
für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor).
Wird in einem Patentanspruch nicht nur der Erfindungsgegenstand selbst, sondern auch seine
Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert, so muss die Abgrenzung des Schutz-
umfangs klar bleiben. Da der Erfindungsgegenstand in der Regel für sich alleine hergestellt und
verkauft werden kann, ist meistens eine entsprechende Anspruchsformulierung möglich (z.B.
„verbindbar“ statt „verbunden“). Ist dies nicht möglich, so müsste der Patentanspruch auf die
Kombination der beiden Gegenstände gerichtet werden.
Es kann zulässig sein, Abmessungen und/oder Formen des Erfindungsgegenstandes durch die
Bezugnahme auf die Grösse oder korrespondierende Form eines zweiten Gegenstandes zu
definieren, der zum Erfindungsgegenstand in einer Beziehung steht. Dies gilt insbesondere
dann, wenn dieser zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Grösse aufweist.
6.2.3 Relativmerkmale
Merkmale qualitativer oder quantitativer Art, die auf eine Vergleichsbasis Bezug nehmen, sind
dann in einem Patentanspruch zulässig, wenn sich die Bezugsbasis aus demselben Patent-
anspruch ergibt. Annehmbar ist z.B. „bei erhöhter Temperatur“, wenn damit „höher als bei
Zimmertemperatur“ gemeint ist. Relative Begriff wie „dünn“ oder „stark“ können nur
angenommen werden, wenn der betreffende Ausdruck auf dem Fachgebiet eine anerkannte
Bedeutung hat (z.B. Hochfrequenz, Niederdruckturbine).
Ebenfalls Relativcharakter haben wirtschaftliche Merkmale (z.B. aus billigen Ausgangsstoffen);
sie können in einer Erfindungsdefinition nicht angenommen werden, da sich ihre Bedeutung in
Laufe der Patentdauer ändern kann.
6.2.4 Unbestimmte Zahlenwerte
Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung von Begriffen wie "etwa" oder "ungefähr".
Als Einzelwerte (z.B. "bei etwa 100° C") oder als Grenzwerte eines Bereichs (z.B. "bei einer
Temperatur bis etwa 100° C") sind sie annehmbar, falls sie im Gesamtzusammenhang
genügend klar offenbart sind und falls der sachliche Geltungsbereich der Patentansprüche
eindeutig feststellbar bleibt; solche Angaben beschreiben den nach den Umständen vertret-
baren Grenzbereich. Daher können Bereichsgrenzen mit unbestimmten Zahlenwerten z.B.
durch Streichen des Wortes "etwa" innerhalb vernünftiger Toleranzgrenzen verschoben
und/oder ab- bzw. aufgerundet werden. Kleine Zahlenwerte, die nur ganzzahlig einen Sinn
ergeben, dürfen nicht in unbestimmter Form angeführt werden (z.B. "ein Rest mit etwa 5 C-
Atomen").
6 Patentansprüche
44
6.2.5 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)
Ausdrücke wie "vorzugsweise", "z.B.", "insbesondere", „usw.“ sind sorgfältig darauf zu prüfen,
dass sie keine Unklarheit hervorrufen. Fakultative Merkmale gehören in der Regel nicht zu einer
Erfindungsdefinition, sondern zur Umschreibung von Ausführungsarten in abhängigen Patent-
ansprüchen; sie sind also in den unabhängigen Patentansprüchen nur annehmbar, falls die
Klarheit der Definition nicht beeinträchtigt wird und falls der Geltungsbereich des
unabhängigen Patentanspruchs eindeutig erkennbar bleibt; diese fakultativen Merkmale
müssen als solche klar erkennbar sein; dazu muss der Patentanspruch auch ohne diese
Merkmale verständlich bleiben und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne sie gelesen
wird.
In Beispielsangaben bestehend aus einem Oberbegriff und einem Vertreter davon, ist der
Oberbegriff voranzustellen („inerte Gase wie Stickstoff“, nicht aber „Stickstoff oder andere inerte
Gase“).
Formulierungen mit offenen Aufzählungen ("Schrauben, Nieten oder dgl.") oder mit
unbestimmten Angaben ("Papier oder ähnliches Material") grenzen den Erfindungsgegenstand
zu wenig klar ab und können nicht angenommen werden.
In der Gegenstandsbezeichnung von unabhängigen Verfahrens- oder Erzeugnisansprüchen
sind kurze Fakultativangaben zulässig, wenn sie ein bevorzugtes Anwendungsgebiet des
Verfahrens oder einen bevorzugten Verwendungszweck des Erzeugnisses betreffen. In der
Regel sind solche Angaben wie folgt zu formulieren: "insbesondere zum ..." oder "insbesondere
für ...". In Anwendungs- und Verwendungsansprüchen können sie jedoch nicht zugelassen
werden, falls sie das Anwendungsgebiet oder den Verwendungszweck unklar erscheinen
lassen.
Zu fakultativen Mischungskomponenten bei chemischen Erfindung s. Kap. 10.6.2 (S. 79)
6.2.6 Negative Merkmale; Disclaimer
Eine Erfindung ist in der Regel durch positive Merkmale zu definieren. Negative Merkmale sind
dann zulässig, wenn die Erfindungsdefinition trotzdem klar bleibt und auf anderem Weg nicht
möglich ist (z.B. „ohne Zwischenraum“).
Negative Merkmale in Form von Ausnahmen in einem beanspruchten Bereich werden als
„disclaimer“ bezeichnet. Sie dienen häufig zu Ausklammerung eines nicht patentierbaren Teils
oder eines älteren Rechts. Es ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand nicht knapper und
klarer durch positive Merkmale definiert werden kann. Wird der Disclaimer angenommen, muss
der ausgeschlossene Bereich eindeutig bestimmt sein.
Die nachträgliche Einführung eines Disclaimers kann einen Einfluss auf das Anmeldedatum
haben (s. Kap. 5.2.5 S. 37).
6.2.7 Hinweise auf Bekanntes
Ein Unterschied zu etwas Bekanntem ist als unbestimmt abzulehnen („grösser als die
bekannten…“). Wird ein solches Merkmal in einem Anspruch anhand der Beschreibung
6 Patentansprüche
45
präzisiert, so muss die in der Beschreibung genannte Quelle zum Zeitpunkt des Anmelde-
datums veröffentlicht sein.
Andere Hinweise, die etwas Bekanntes bzw. Übliches einschliessen wollen (z.B. "ein bekanntes
... -mittel", "in an sich bekannter Weise"), können in der Regel ohne sachliche Erweiterung
gestrichen werden. Beharrt der Patentanmelder darauf, so muss verlangt werden, dass ihre
Interpretation durch Nennung entsprechender Literaturstellen oder Ausführungsformen in der
Beschreibung sichergestellt ist.
6.2.8 Alternativen
Alternativen sind zulässig, wenn die einzelnen Glieder klar und gegeneinander abgegrenzt
sowie ohne weiteres untereinander austauschbar sind und die Einheit der Erfindung nicht in
Frage gestellt wird (s. Kap. 6.1.4 S. 41 ). Der Patentanspruch darf mit Alternativen nicht derart
überlastet sein, dass diese seine Übersichtlichkeit in Frage stellen und/oder Unklarheiten oder
Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben.
Für den Rückbezug auf Alternativen gilt ausserdem Kap. 6.4.2 (S. 48).
6.2.9 „bestehen aus“ – „enthalten“
Wenn der Erfindungsgegenstand die einzelnen Bestandteile „enthält“, „beinhaltet“, „einschliesst“
oder „umfasst“, so ist eine solche Aufzählung von Bestandteilen nicht abschliessend. Bei
„bestehen aus“ ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand ausdrücklich nur aus diesen
Bestandteilen besteht. Auch ein abhängiger Anspruch kann in diesem Fall keine weiteren Teile
(z.B. zu einer Vorrichtung) hinzufügen (vgl. auch Stoffgemische, Kap. 10.6.2 S. 79).
6.2.10 Marken
Eingetragene Marken (wie auch andere Handelsbezeichnungen) sind in Patentansprüchen
nicht zulässig, da ihr technischer Inhalt unbestimmt ist und sich im Laufe der Zeit ändern kann.
Hingegen dürfen sie in der Beschreibung erwähnt werden.
6.2.11 Normen
Hinweise auf Normen in den Patentansprüchen sind annehmbar, falls der Zusammenhang
zwischen den beanspruchten technischen Merkmalen und dem Inhalt der erwähnten Norm
eindeutig ist; bei Unklarheiten sind entsprechende Literaturstellen anzufordern.
6 Patentansprüche
46
6.3 Regeln betreffend die Form und Redaktion von Patentansprüchen
6.3.1 Regeln betreffend die Fassung der Patentansprüche
Sämtliche Patentansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren (Art. 29
Abs. 6 PatV). Dies wird nötigenfalls von Amtes wegen rot korrigiert.
In der Regel muss jeder Patentanspruch in einem Satz formuliert sein. Es besteht keine
diesbezügliche gesetzliche Vorschrift, doch soll nicht ohne Grund von dieser für eine
einheitliche Definition am besten geeigneten Form abgewichen werden.
Es ist Sache des Patentanmelders zu entscheiden, ob er die Patentansprüche mit Hilfe einer
Wendung wie „dadurch gekennzeichnet, dass“ in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil
gliedern will und welche Teile zum Oberbegriff gehören. Die Klarheit des Patentanspruchs darf
durch die Art der Gliederung nicht beeinträchtigt werden. Für die Prüfung der Erfindungs-
definition ist die Gesamtheit der Merkmale ausschlaggebend, unabhängig davon, ob eine
Zweiteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil erfolgt oder nicht.
Patentansprüche dürfen nach Merkmalen aufgegliedert werden, wenn dies zur Klarheit und
Übersichtlichkeit beiträgt. Deshalb soll diese Aufgliederung nicht zu weit getrieben werden. Sie
muss von der Sache her gerechtfertigt sein und sie muss sich auf gleichartige Merkmale
beziehen (beispielsweise die Unterteilung aufeinander folgender Verfahrensschritte in a, b, c).
Zur Unterteilung sollen keine arabischen Zahlen verwendet werden, da diese für die
Nummerierung der Patentansprüche reserviert sind.
6.3.2 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen (Art. 29 Abs. 4 PatV)
Ein Hinweis auf die Beschreibung ist in der Regel abzulehnen, weil es möglich und zumutbar
ist, in einem Anspruch das aufzunehmen, was in der Beschreibung steht, einschliesslich
Formeln, Tabellen etc. Hingegen kann in der Beschreibung auf bestimmte Patentansprüche
hingewiesen werden.
Hinweise auf die Zeichnungen sind nur dann zulässig, wenn eine Umschreibung mit Worten
(oder mit Hilfe einer Formel) nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Beispielsweise kann eine
Erfindung eine spezielle Formgebung beinhalten, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber
nicht einfach in Worten beschrieben werden kann. Der Verweis ist nur in bestimmter,
verbindlicher, nicht aber in unbestimmter Form, z.B. "etwa wie in Fig. ... dargestellt", zulässig.
In beiden obigen Fällen ist es Sache des Patentanmelders nachzuweisen, dass eine
Erfindungsdefinition ohne solche Hinweise nicht möglich ist. Diese Fälle treten häufig bei
chemischen (s. Kap. 10.6.1 S. 77) und biotechnologischen Erfindungen (s. Kap.11.6 S. 91) auf.
6.3.3 Bezugszeichen (Art. 29 Abs. 5 PatV)
Bezugszeichen sind nur in Klammern zulässig. Sie sind nur dann zu verlangen, wenn damit der
Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Patentansprüche und den entsprechenden
Teilen der Zeichnungen leichter erkennbar wird. Der Patentanspruch muss aber auch ohne
6 Patentansprüche
47
diese Bezugszeichen verständlich sein und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne diese
Bezugszeichen gelesen wird.
Hinweise auf die Figur, in denen die Bezugszeichen zu finden sind, sind zulässig „(14 – Ab-
bildung 2)“. Anderer Text wie etwa „Sicherungsmittel (Schraube 8, Nagel 9)“ darf in den
Klammern nicht beigefügt werden, da es nicht klar ist, ob es sich um eigene Merkmale handelt.
Die Erfindungsdefinition wäre nicht mehr eindeutig.
6.4 Arten von Patentansprüchen
Aus Art. 52 Abs. 1 PatG und Art. 55 PatG geht hervor, dass es zwei Arten von Patentan-
sprüchen gibt, nämlich die unabhängigen und die abhängigen Patentansprüche.
6.4.1 Unabhängige Patentansprüche
Was in der Patentanmeldung als Erfindung offenbart ist, wird in einem oder mehreren
unabhängigen Patentansprüchen definiert. Diese müssen alle für die Erfindung wesentlichen
Merkmale enthalten und alles umfassen, was in der Beschreibung als erfindungsgemäss
geschildert wird. Ferner müssen sie alle Ausführungsarten der abhängigen Ansprüche
umfassen. Es gelten die unter Kap. 6.1 (S. 39) aufgeführten Regeln, insbesondere die
Anforderungen an die Erfindungsdefinition als solche wie auch an die Klarheit.
Eine Erfindungsdefinition in einem unabhängigen Anspruch ist auch dann vollständig, wenn ein
Teil der Merkmale von einem anderen unabhängigen Anspruch durch eine Wendung wie "dass
man anstelle von ..." oder "dass ... durch ... ersetzt ist" übernommen wird.
Die unabhängigen Patentansprüche dienen ferner zur Feststellung, ob die Anforderungen an
die Einheit des Patents erfüllt sind.
Nebenansprüche sind eine spezielle Form von unabhängigen Patentansprüchen. Sie nehmen
Bezug auf einen (zumeist den ersten) oder mehrere vorangehende meist unabhängige Patent-
ansprüche. Diese Bezugnahme geschieht durch Aufzählung von einem oder mehrerer
erfindungswesentlicher Merkmale dieser vorangehenden Ansprüche. Sollen alle Merkmale
übernommen werden, so kann die detaillierte Aufzählung (als „impliziter Verweis“ bezeichnet)
durch einen expliziten Verweis ersetzt werden (z.B. „2. Verfahren zur Herstellung des
Erzeugnisses nach Anspruch 1“, anstelle der Aufzählung der Merkmale dieses Erzeugnisses).
Die Verweise müssen in der bestimmten Form und nicht als blosse Möglichkeit redigiert sein.
Eine Formulierung wie „2. Erzeugnis wie es nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1
hergestellt werden kann“ oder auch „…erhältlich nach Patentanspruch 1“ ist nicht annehmbar.
Ein Verweis kann auch einen oder mehrere abhängige Ansprüche umfassen, und zwar in
kumulativer oder alternativer Form. Nebenansprüche umschreiben keine besondere
Ausführungsart. Sie sind deshalb keine abhängigen Patentansprüche im Sinne von Art. 55
PatG, sondern sie erweitern den Schutzumfang des Patents.
6 Patentansprüche
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Sogenannte „unechte unabhängige Patentansprüche“ dürfen nicht angenommen werden.
Dies sind Ansprüche, die, obwohl sie eine besondere Ausführungsart des Gegenstandes eines
unabhängigen Patentanspruchs umschreiben, selbst als unabhängige Patentansprüche
formuliert sind. Ein solcher Patentanspruch ist daran erkennbar, dass er - ausgenommen im
Fall von Alternativen - alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs aufweist und trotzdem
nicht auf ihn rückbezogen ist. Er kann daher ohne Änderungen seiner Tragweite in einen
abhängigen Patentanspruch umgewandelt werden, indem die Merkmale des anderen
Patentanspruchs durch einen Rückbezug ersetzt werden.
6.4.2 Abhängige Patentansprüche
Was in der Patentanmeldung als besondere Ausführungsarten der Erfindung offenbart wird,
kann in abhängigen Patentansprüchen umschrieben werden (Art. 55 PatG). In diesen Patentan-
sprüchen sind lediglich diejenigen Merkmale anzugeben, die für die Kennzeichnung dieser
Ausführungsarten erforderlich sind (Art. 31 Abs. 1 PatV).
Für die Sachprüfung gilt: Ist der Inhalt eines abhängigen Patentanspruchs anhand seiner
Formulierung nicht restlos klar, die zugehörige Stelle der Beschreibung oder Zeichnung aber für
den Fachmann verständlich, so wird keine Änderung des Patentanspruchs verlangt. Es darf
jedoch kein Widerspruch zum übergeordneten Anspruch entstehen. Die Terminologie muss
analog derjenigen im übergeordneten Anspruch sein.
Gegenstand der abhängigen Patentansprüche
Ein abhängiger Patentanspruch muss alle Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs
aufweisen, auf den er rückbezogen ist. Falls jedoch der unabhängige Anspruch eine Aufzählung
von Alternativen enthält, so kann sich der abhängige Patentanspruch nur auf einen Teil oder
gar nur auf ein einzelnes Glied dieser Alternativen beziehen.
In den abhängigen Patentansprüchen sind nur Angaben zulässig, die den Geltungsbereich des
übergeordneten unabhängigen Patentanspruchs einschränken. Sie können als Rückzug-
stellungen betrachtet werden, die der Patentanmelder für den Fall vorbereitet hat, dass der
unabhängige Patentanspruch nicht aufrechterhalten werden kann.
Vermutet der Prüfer, dass der abhängige Patentanspruch mit dem unabhängigen
Patentanspruch materiell identisch ist, so braucht er dies nicht zu analysieren, da dies keinen
Einfluss auf den Schutzumfang des Patents hätte. Bei offensichtlicher Identität, sollte es
gemäss Art. 29 PatV beanstandet werden.
Ersatzmerkmale, wie z.B. "dass man anstelle von ..." oder "dass ... durch ... ersetzt ist", haben
in abhängigen Patentansprüchen keinen Platz. Ein abhängiger Patentanspruch ist immer
abzulehnen, wenn er den Gegenstand des übergeordneten Patentanspruchs erweitert oder
verlagert statt einschränkt. Falls es die Einheit der Anmeldung zulässt (Art. 52 Abs. 2 PatG),
kann er als unabhängiger Patentanspruch in der Anmeldung verbleiben.
Die Einschränkung auf die besondere Ausführungsart geschieht durch die „spezifischen
Merkmale“. Diese definieren den Unterschied zum übergeordneten Anspruch. Ein abhängiger
Patentanspruch bezieht sich also immer auf eine der Möglichkeiten, den letztgenannten
Gegenstand zu realisieren. Es ist auch möglich, dass ein abhängiger Anspruch mehrere oder
sogar alle möglichen Varianten aufzählt (z.B. "...dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche eben
oder uneben ist."): Es handelt sich hier um alternative Ausführungsformen, die im gleichen
Anspruch verbleiben können.
6 Patentansprüche
49
Ein abhängiger Patentanspruch kann unter Umständen keine anderen Merkmale enthalten als
diejenigen, die sich durch einen mehrfachen Rückbezug auf vorangehende Patentansprüche
ergeben.
Die spezifischen Merkmale der abhängigen Patentansprüche können entweder im über-
geordneten Patentanspruch schon genannte Merkmale präzisieren oder sie können etwas
anderes hinzufügen. Im letztgenannten Fall muss aber ein Patentanspruch abgelehnt werden,
dessen angebliche Ausführungsart nicht mehr unter die Gegenstandsbezeichnung des
übergeordneten Patentanspruchs fällt. Dies ist insbesondere dann zu beanstanden, wenn zu
einem unabhängigen Patentanspruch für ein Herstellungsverfahren ein abhängiger Patent-
anspruch aufgestellt wird, welcher die Weiterverarbeitung des Verfahrenserzeugnisses zu
einem anderen Erzeugnis betrifft; dies gilt auch für Arbeitsverfahren, wenn in einem
abhängigen Patentanspruch weitere Vorgänge aufgeführt werden, die zu einem anderen
Endergebnis führen.
Zulässig sind abhängige Verfahrensansprüche, deren spezifische Merkmale nicht die
Operation, sondern lediglich das Anwendungsgebiet des im unabhängigen Patentanspruch
definierten Verfahrens präzisieren (z.B. einen Ausgangsstoff, das zu behandelnde Material, ein
Behandlungsmittel usw.).
Abhängige Erzeugnis- oder Vorrichtungsansprüche, welche lediglich die Verwendung des im
unabhängigen Patentanspruch definierten Erzeugnisses bzw. der Vorrichtung kennzeichnen,
ohne letztere(s) gleichzeitig zu präzisieren, sind im Hinblick auf Art. 55 PatG abzulehnen.
Die Übersichtlichkeit über die Patentansprüche muss sichergestellt sein. Sie müssen deshalb
übersichtlich gruppiert sein. Zumeist folgen auf den Patentanspruch 1 die davon abhängigen
Ansprüche, dann der nächste unabhängige Anspruch mit den davon abhängigen etc. Es
können aber auch zuerst alle unabhängigen Ansprüche aufgeführt werden, dann die
abhängigen zum unabhängigen Anspruch 1 gefolgt von den abhängigen zum unabhängigen
Anspruch 2 etc.
Die Rückbezüge in den abhängigen Patentansprüchen
Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen (einfacher Rückbezug) oder auf mehrere
vorangehende Patentansprüche (mehrfacher Rückbezug) derselben Kategorie beziehen. Der
Rückbezug muss als solcher klar erkennbar sein. Er bezieht sich auf den ganzen voran-
gehenden Patentanspruch (bzw. die vorangehenden Patentansprüche). Es werden alle und
nicht nur einzelne Merkmale oder Merkmalskombinationen übernommen. Der Rückbezug
gehört in der Regel in den Oberbegriff des abhängigen Anspruchs, falls eine solche
Unterteilung gewählt wird.
Bei mehrfachen Rückbezügen gilt zudem:
- Die Aufzählung in jedem Rückbezug muss eindeutig und abschliessend sein (Art. 31 Abs.
2 PatV). Nicht annehmbar sind offene Aufzählungen wie „nach einem oder mehreren (oder:
nach wenigstens einem) der Patentansprüche 2 bis 3“ oder missverständliche Formu-
lierungen wie „nach den Patentansprüchen 4, 6, 8 und/oder 7 bis 9“.
- Der mehrfache Rückbezug kann direkt (die betroffenen Ansprüche werden explizit
aufgezählt) oder indirekt erfolgen; dabei werden die betroffenen Ansprüche implizit
angegeben, d.h. der Rückbezug auf jeden vorhergehenden Patentanspruch, der bereits im
Rückbezug eines diesem nachfolgenden Patentanspruchs enthalten ist, wird nicht nochmals
genannt).
6 Patentansprüche
50
- Der Rückbezug kann alternativ (nach einem der Patentansprüche…) oder kumulativ (nach
den Patentansprüchen…) sein, wobei klar erkennbar sein muss, welcher Fall gemeint ist.
Der alternative Rückbezug umfasst mehrere Ansprüche, wobei gleichzeitig die Merkmale
nur eines der aufgeführten Ansprüche übernommen werden.
Kumulative Rückbezüge umfassen mehrere Ansprüche und es werden gleichzeitig die
Merkmale der so aufgezählten Ansprüche übernommen. Die Kombination der addierten
Merkmale muss sinnvoll erscheinen, d.h. keine offensichtlichen Widersprüche ein-
schliessen. Es darf auch eine Verkettung vorliegen, d.h. dass einer der im Rückbezug
eingeschlossenen Ansprüche wiederum kumulativ rückbezogen ist.
Ausser den reinen kumulativen Rückbezügen und den rein alternativen Rückbezügen sind
erweiterte Formen zulässig, soweit diese klar und eindeutig formuliert sind. Annehmbar ist
beispielsweise: "...nach Anspruch 2 und nach einem der Ansprüche 3 oder 4" (d.h. 2 und (3
oder 4)), oder "nach einem der Ansprüche 2 oder 3 und nach Anspruch 4" (d.h. (2 oder 3)
und 4).
- Der mehrfache Rückbezug kann mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben
Kategorie erfassen.
6.5 Die Anspruchskategorien und Grundtypen
Art. 52 Abs. 1 PatG zählt abschliessend die Anspruchskategorien auf, nämlich
a) ein Verfahren
b) ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung
c) eine Anwendung des Verfahrens
d) eine Verwendung des Erzeugnisses
Es gibt keine weiteren Kategorien; jede in einem Patentanspruch definierte Erfindung muss
einer dieser Kategorien angehören. Dies heisst aber nicht, dass die Erfindungsdefinition nicht
anderslautende Bezeichnungen verwenden darf solange die Kategorie klar ersichtlich ist; so ist
bei einer „Methode zur Herstellung von…“ klar, dass es sich um ein Verfahren handelt.
Aus dieser Aufzählung lassen sich zwei Grundtypen von Patentansprüchen ableiten:
- Erzeugnisansprüche für Gegenstände (Erzeugnisse, Ausführungsmittel, Vorrichtungen,
Materialien, Stoffe)
- Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren und deren Anwendungen)
Die Verwendungsansprüche gehören zumeist zur zweiten Gruppe („verfahrensäquivalent“), sie
können aber auch „erzeugnisäquivalent“ sein.
Ist mehr als eine Kategorie für die Erfindungsdefinition geeignet, hat der Patentanmelder
grundsätzlich die freie Wahl. Dies darf aber nicht dazu führen, dass durch die Aufstellung eines
Patentanspruchs anderer Kategorie ein Patentausschlussgrund umgangen wird. Beispielsweise
6 Patentansprüche
51
wird ein medizinisches Verfahren nicht durch Umwandlung in eine Verwendung patentierbar.
Die technischen Unterlagen müssen die gewählte Erfindungskategorie offenbaren.
Patentansprüche jeder Kategorie können auch als Nebenansprüche vorkommen.
Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln für die Patentansprüche gelten noch nachstehende
Ergänzungen für die einzelnen Kategorien:
6.5.1 Verfahrensansprüche
Definition
Ein Verfahrensanspruch umschreibt einen Vorgang mit einer Zeitkomponente, bei dem man
einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt sowie den zu beschreitenden Weg zumindest
implizite erkennen kann. Die Definition ist unvollständig, wenn man diese drei Elemente nicht
alle erkennen kann.
Nach dem Ergebnis kann man unterscheiden zwischen:
- Verfahren die zu einem materiellen Erzeugnis führen, nämlich Herstellungs- und Bear-
beitungsverfahren; bei Herstellungsverfahren (und nur bei diesen!) erstreckt sich der
Schutzumfang ebenfalls auf das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens (Art. 8a Abs. 1
PatG). Falls das materielle Erzeugnis ein biologisches Material ist, erstreckt sich die
Wirkung des Patents auf weitervermehrte Erzeugnisse dieses Materials (Art. 8a Abs. 2
PatG);
- Verfahren, die zu einem nicht materiellen Resultat führen, nämlich Analysen-, Mess- und
ähnliche Verfahren;
- Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung.
Prüfungskriterien
Die zur Definition des Verfahrens verwendeten Merkmale müssen technischer Art sein; diese
Definition darf auch funktionelle Merkmale enthalten, die beispielsweise das Ziel einer
Behandlung umschreiben (z.B. Eichverfahren, damit ein Gerät eine bestimmte Funktion erfüllen
kann). Neben technischen Merkmalen kann die Definition auch nicht-technische Merkmale
enthalten (vgl. Kap. 6.2.1 S. 42)
Ein Verfahrensanspruch, der lediglich das Funktionsprinzip einer Vorrichtung definiert, kann
angenommen werden, wenn er klar und die Anspruchskategorie eindeutig erkennbar ist.
Verfahren, die auf die Herstellung bestimmter Erzeugnisse aus beliebigen Ausgangsstoffen und
auf beliebige Weise ausgerichtet sind, enthalten nicht alle drei notwendigen Definitions-
elemente; sie sind durch entsprechende Erzeugnisansprüche zu ersetzen.
Ein spezielles Augenmerk verlangen die sogenannten "Betriebsverfahren" gilt:
- Ein Patentanspruch für ein "Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung" enthält naturgemäss
sowohl Vorrichtungs- als auch Verfahrensmerkmale, aber das Schwergewicht liegt
6 Patentansprüche
52
eindeutig auf der Verfahrensseite. Fehlen die Vorrichtungs- oder die Verfahrensmerkmale,
kann kein Betriebsverfahren beansprucht, sondern muss ein Verfahrens-, bzw. ein
Vorrichtungsanspruch aufgestellt werden.
- Ist es ein unabhängiger Patentanspruch, der als erster oder einziger Patentanspruch
formuliert ist, darf man voraussetzen, dass die Vorrichtung, zumindest ihrer Gattung nach,
bekannt ist; andernfalls ist die Definition des Erfindungsgegenstands unvollständig und
somit der Patentanspruch als Ganzes unklar.
- Die Vorrichtungsmerkmale können sich auf eine generelle, verständliche Bezeichnung der
Vorrichtung beschränken („Verfahren zum Betrieb eines Dieselmotors“). Die Verfahrens-
merkmale gehören in der Regel in den kennzeichnenden Teil. Die Verfahrensschritte dürfen
nicht losgelöst von der angegebenen Vorrichtung ablaufen, sondern müssen sich an dieser
abspielen.
- Betriebsverfahren werden häufig als Nebenansprüche aufgestellt: In der Regel werden
dabei die Vorrichtungsmerkmale mit dem Verweis übernommen und müssen in der
Erfindungsdefinition nicht nochmals explizit aufgeführt werden.
6.5.2 Anwendungsansprüche
Definition
Die Definition einer "Anwendung eines Verfahrens" umfasst eine Umschreibung dieses
Verfahrens, die Angabe des Anwendungsgebiets bzw. -zwecks sowie fakultativ weitere
Merkmale der Anwendung. Diese Definition muss also folgende Fragen beantworten: Welches
Verfahren wird angewendet? Wo wird dieses Verfahren angewendet? Anwendungsansprüche
werden zumeist als Nebenansprüche formuliert, da es schwierig ist, das angewandte Verfahren
für sich zu charakterisieren.
Prüfungskriterien
Der Begriff der Anwendung setzt voraus, dass das Verfahren spezifiziert wird, d.h. der
Patentanspruch muss auf eine der möglichen Anwendungen beschränkt sein. Ist dies nicht der
Fall, wird nicht eine Anwendung, sondern das gesamte Verfahren nochmals beansprucht.
Neben der Angabe des Verfahrens und des Anwendungsgebiets kann der Anspruch noch
weitere Merkmale der Anwendung enthalten. Diese müssen zur Definition in dieser Kategorie
geeignet sein, es muss aber kein technischer Zusammenhang zur beanspruchten Anwendung
bestehen, sofern kein Widerspruch vorliegt.
Beim Begriff der Anwendung kann es sich um folgendes handeln:
- Bei einem allgemein definierten Verfahren: die Angabe des Anwendungsgebiets (z.B. „2.
Die Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 für (oder zum)…“
- Spezifikation des Ausgangsstoffes eines Herstellungsverfahrens oder des Ausgangs-
zustandes eines Bearbeitungsverfahrens (z.B. „1. Verfahren zur Herstellung von Platten aus
Fasermaterialien ...“ „2. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 zur Herstellung
von Platten aus Holzwolle“).
6 Patentansprüche
53
- Der Einschluss entweder einer Vorstufe des Verfahrens (d.h. die Anwendung auf
Erzeugnisse, die auf bestimmte Art erhalten werden) oder einer Nachstufe (d.h. die
Anwendung auf Erzeugnisse, die auf bestimmte Weise weiterverarbeitet werden). Sind
sowohl Vor- wie auch Nachstufen beigefügt, d.h. das Verfahren bildet nur noch eine
Zwischenstufe, so ist dies nicht mehr eine Anwendung des Verfahrens, sondern es liegen
zwei Verfahren vor, die auf ihren technischen Zusammenhang zu prüfen sind.
- Eine "Anwendung" kann auch darin bestehen, dass das im vorangehenden Patentanspruch
definierte Verfahren mit bestimmten Anwendungsgebiet auf ein anderes, ebenfalls
bestimmtes Gebiet übertragen wird.
6.5.3 Patentansprüche auf Gegenstände („Erzeugnisansprüche“)
Definition
Ein Patentanspruch auf einen Gegenstand (allgemein „Erzeugnisanspruch“ genannt) definiert
immer einen materiellen Gegenstand mittels seiner Zusammensetzung oder Struktur, seinen
Bestandteilen, Eigenschaften oder Funktionen. Charakteristisch ist der Zustand dieses
Gegenstandes.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. b PatG werden bei diesen Gegenständen unterschieden:
- Die Erzeugnisse im engeren Sinn. Dazu zählen Stoffe und Mischungen, aber auch
Gegenstände wie Folien oder Platten.
- Die Vorrichtungen; dabei kann unterschieden werden zwischen solchen, die von einem
Ruhezustand in einen Betriebszustand gesetzt werden können (z.B. Maschinen) und
solchen, die nur im „Ruhezustand“ existieren.
- Die Ausführungsmittel; dabei handelt es sich um stofflich definierte Erzeugnisse (z.B.
Legierungen) wie auch strukturell definierte Gegenstände (z.B. Vorrichtungen, Formen), die
für die Durchführung eines Verfahrens bestimmt oder zumindest geeignet sind.
Prüfungskriterien
Die Merkmale müssen am Gegenstand selber feststellbar sein. Dabei kann es sich auch um
Herstellungsmerkmale handeln, falls sie am fertigen Erzeugnis erkennbar sind (z.B. „ver-
schweisst“). Dies bedeutet nicht, dass jedes Merkmal direkt sichtbar ist. Dies gilt insbesondere
bei Erfindungen von chemischen Substanzen sowie bei „product by process claims“
(s. Kap 10.6.1 S. 77).
Erzeugnisse können auch durch messbare Eigenschaften definiert werden (Schmelzpunkt
chemischer Verbindungen, Härte von Stahl, elektrischer Widerstand). Die Art der Messung
muss für eine Fachperson klar sein oder aus den technischen Unterlagen hervorgehen.
Vorrichtungen dürfen neben strukturellen auch sogenannte „funktionelle“ Merkmale
enthalten, wenn eine Definition auf anderem Weg ohne Einschränkung nicht möglich ist.
Funktionelle Merkmale können einen Vorgang, eine Wirkung oder einen Ablauf (z.B. ein
Betriebsmerkmal einer Vorrichtung) beinhalten, definieren aber trotzdem die Ausbildung eines
6 Patentansprüche
54
Gegenstandes. Auch wenn ein solches Merkmal mittels einem Verb definiert wird, muss doch
immer klar sein, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch und nicht um ein Verfahren handelt.
Kurze Zweckangaben in Erzeugnisansprüchen sind zulässig. Sie bedeuten nicht, dass der
Gegenstand nur für diesen Zweck beansprucht wird, wohl aber dass er für diesen Zweck
geeignet sein muss. Zweckangaben können auch einzelnen Bestandteilen einer Vorrichtung
zugeordnet werden, wenn sie die Funktion umschreiben, die eine bestimmte Ausbildung dieser
Bestandteile bewirken (z.B. „Mittel zum Erzeugen von elektrischen Impulsen“).
Für Ansprüche auf Ausführungsmittel für ein Verfahren gilt:
- Liegt ein solcher Anspruch nicht als Nebenanspruch vor, so muss aus dem Wortlaut klar
hervorgehen, wodurch sich dieser Gegenstand als Mittel zur Durchführung eines Verfahrens
speziell eignet.
- Ein Nebenanspruch eines Ausführungsmittels muss den Verfahrensanspruch nicht
spezifizieren, d.h. die Merkmale des Ausführungsmittels können schon alle im Verfahrens-
anspruch enthalten sein. Falls für die Erfindungsdefinition notwendig, müssen weitere
Merkmale ausdrücklich genannt werden, z.B. in der Form „Vorrichtung zur Durchführung
des Verfahrens nach Anspruch 1, enthaltend zusätzlich folgende Teile…“.
- Ein Ausführungsmittel kann in einem Verfahren ein- oder mehrmals verwendet werden und
es kann in das Endprodukt übergehen. Auch Ausgangsmaterialien eines Herstellungs-
verfahrens (Werkstoffe wie Legierungen oder einzubauende Vorrichtungselemente) können
als Ausführungsmittel beansprucht werden. Bei einem Behandlungsverfahren ist das zu
behandelnde Erzeugnis kein Ausführungsmittel, wohl aber das Behandlungsmittel.
- Zwischenprodukte, die erst im Laufe eines Verfahrens auftreten, sind keine Ausführungs-
mittel; sie dürfen aber als Zwischenprodukte beansprucht werden (also nicht „Gegenstand X
zur Durchführung des Verfahrens“, sondern „Gegenstand X als Zwischenprodukt im
Verfahren…“). Als Zwischenprodukt in diesem Sinn gelten Erzeugnisse, die selber
weiterverarbeitet werden (z.B. ein Rohling) und auch solche, die in den weiteren
Verfahrensschritten nur als Hilfsmittel dienen (z.B. Abguss eines zu kopierenden Modells).
6.5.4 Verwendungsansprüche
Definition
Die Definition einer Verwendung muss die genaue Umschreibung des Erzeugnisses enthalten
sowie die bestimme Umschreibung des Verwendungszwecks. Es müssen also folgende Fragen
beantwortet werden: „Was wird verwendet?“ Und „Wozu wird es verwendet?“ Die Angabe der
Art und Weise („wie wird etwas verwendet?“) ist fakultativ.
Aus der Fassung eines Verwendungsanspruchs muss klar hervorgehen, ob die Verwendung
entweder "erzeugnisäquivalent" oder "verfahrensäquivalent" ist, d.h. man muss in der Lage
sein, den Anspruch ohne Änderung seiner Tragweite in einen gleichbedeutenden Patent-
anspruch einer dieser beiden Kategorien umzuredigieren. Ist dies nicht der Fall, so muss der
Verwendungsanspruch als unklar abgelehnt werden; oft fehlt es dann an der Formulierung der
Zweckangabe. Diese Unterscheidung ist insbesondere wichtig, um beim Typ „Verfahren“ die
gewerbliche Anwendbarkeit zu prüfen.
6 Patentansprüche
55
Prüfungskriterien
Das verwendete Erzeugnis kann stofflich (z.B. chemische Verbindungen) oder durch seine
Struktur definiert sein. In einem Nebenanspruch wird das Erzeugnis durch den Verweis
umschrieben.
Die Angabe des Verwendungszwecks ist obligatorisch. Sie kann direkt erfolgen, d.h. die
Wirkung ist angegeben (z.B. … als Insektizid); oder als indirekte Zweckbestimmung, die sich
aus der konkreten Angabe des Verwendungsgebiets im Zusammenhang mit anderen
Anspruchsmerkmalen ergibt (z.B. Verwendung der Vorrichtung … in der Kunststoffherstellung).
Die Angabe dürfen nicht zu allgemein oder zu unbestimmt sein (z.B. … in der Industrie; … als
Zwischenprodukt).
Die Art und Weise der Verwendung muss nicht definiert werden, wenn der Anspruch aus-
reichend klar ist. Sind solche Merkmale vorhanden, so müssen sie zur Kennzeichnung der
Erfindung geeignet sein. Es muss kein technischer Zusammenhang zwischen diesen
Merkmalen und der Verwendung bestehen, es darf aber anderseits kein Widerspruch vorliegen.
Bei einem Verwendungsnebenanspruch lautet der Verweis in der Regel auf einen Erzeugnis-
anspruch. Möglich ist auch ein Verweis auf ein Erzeugnis in einem Verfahrensanspruch
("Verwendung des nach dem Verfahren im Patentanspruch 1 hergestellten Erzeugnisses ...").
Ein Verwendungsnebenanspruch muss sachlich nicht mehr aussagen als der übergeordnete
Patentanspruch. Der Verwendungszweck muss jedoch zweifelsfrei erkennbar sein und die
Formulierung soll keine blosse Wiederholung darstellen, z.B. kann „Verwendung des Insektizids
gemäss Patentanspruch 1 als Insektizid" ersetzt werden durch "Verwendung des Erzeugnisses
nach Patentanspruch 1 zum Bekämpfen von Insekten".
Verwendungsansprüche sind in der Regel verfahrensäquivalent. Die Form des erzeugnis-
äquivalenten Verwendungsanspruchs (Verwendung eines Gegenstandes in einem anderen
Gegenstand, d.h. als Element des Ganzen) ist zumeist weniger klar als ein Erzeugnisanspruch
auf das Ganze. Erzeugnisäquivalente Verwendungsansprüche können angenommen werden,
wenn die Anspruchskategorie eindeutig erkennbar ist. Statt „Verwendung des Teils A in einer
Vorrichtung B“ ist ein Anspruch auf eine Vorrichtung B mit Bestandteil A vorzuziehen.
56
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
Dass innerhalb eines Patentanspruchs nur eine Erfindung definiert werden darf (Art. 52 Abs. 1
PatG), ist in Kapitel 6.1.4 (S. 41) im Rahmen der Einheit der Erfindung geregelt worden.
Davon zu unterscheiden ist die Einheit des Patents: Eine Patentanmeldung bzw. ein Patent
darf nicht nur eine einzige Erfindung, sondern eine Mehrzahl von Erfindungen enthalten.
Die Voraussetzungen für die Einheit des Patents ist gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG, dass die
Gruppe von Erfindungen in den unabhängigen Ansprüchen so untereinander verbunden ist,
dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht.
Diese Erfindungen müssen also in einem engen Bezug zueinander stehen. Dies geht auch aus
dem Wortlaut „Gruppe von Erfindungen“ hervor. Der primäre Grund liegt darin, dass sich das
Patent auch an Drittpersonen (die Öffentlichkeit, die Konkurrenz) richtet. Diese sollen mit
zumutbarem Aufwand den Inhalt des Patents und damit die Grenzen des Schutzumfangs
feststellen können. Eine Mehrzahl von nicht zusammenhängenden Erfindungen würde dies
gefährden. Ferner erhöhen einheitliche Patentanmeldungen die Arbeitseffizienz im Patent-
erteilungsverfahren. Sie ermöglichen eine übersichtliche Patentdokumentation und
Klassifikation und verhindern die ungerechtfertigte Umgehung von Gebühren.
7.1 Die Prüfung der Einheit
Der Prüfer muss sich bei der Einheitsfrage immer bewusst sein, dass eine fehlende Einheit des
Patents als solche keinen Grund für die Nichtigkeit dieses Patents darstellt. Art. 52 Abs. 2 PatG
ist eine Ordnungsvorschrift, die auf die Einhaltung der oben stehenden Zielsetzungen gerichtet
ist. Der Prüfung auf die Einheit soll deshalb der entsprechende Stellenwert zukommen.
Diese Prüfung dient nur der Bereinigung von klar uneinheitlichen Patentanmeldungen. Sie soll
nicht formalistisch sein, sondern sich an folgender Frage orientieren: Ist für den Fachmann
erkennbar, wo der Schutzumfang beginnt, und wo er aufhört? Die Beurteilung der Einheit soll
nicht überspitzt, zu wörtlich oder zu theoretisch sein.
Die Prüfung der Einheit kann sich auf die unabhängigen Patentansprüche beschränken (vgl.
Wortlaut von Art. 52 Abs. 2 PatG). Dabei sind allerdings auch die sogenannten unechten
unabhängigen Patentansprüche (s. Kap. 6.4.1 S. 47) einzubeziehen.
In den meisten Fällen findet die Prüfung der Einheit im Verlaufe der Sachprüfung statt,
insbesondere nachdem festgestellt worden ist, ob die Anforderungen von Art 1, 1a, 1b und 2
PatG erfüllt sind (vgl. Art. 59 Abs. 1 PatG). Es kann jedoch vorkommen, dass die Einheitsfrage
bei der Aufnahme der Sachprüfung zu klären ist; dies ist dann der Fall, wenn eindeutig gegen
die Einheit verstossen wird und deshalb zuerst abgeklärt werden muss, basierend auf welchem
Satz von Ansprüchen die Prüfung fortgesetzt werden soll (s. hierzu Kap.1.2.2 S. 8 „Vorgehen“).
Stellt der Prüfer fest, dass die Einheitsfrage geklärt werden muss, so ist dies dem Patent-
anmelder in einer Beanstandung mitzuteilen. Er hat dann die Wahl, entweder die Einheit
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
57
aufzuzeigen, oder die unabhängigen Patentansprüche entsprechend zu ändern. Dabei hat er
die Möglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen (Art. 57 PatG). Die Uneinheitlichkeit kann auch
erst im Verlaufe der Sachprüfung als Folge der Überarbeitung der Patentansprüche auftreten.
Es ist Sache des Patentanmelders nachzuweisen, worin der technische Zusammenhang
zwischen den unabhängigen Ansprüchen besteht. Er kennt die Erfindung am besten und hat
deshalb anhand der Ansprüche selbst zu zeigen, wie dieser Zusammenhang zu erkennen ist.
Auf einer Änderung der Ansprüche ist nur in eindeutigen Fällen zu beharren, wobei im
Zweifelsfall zugunsten des Patentanmelders zu entscheiden ist.
Komplexe Fälle, die anhand dieser Richtlinien nicht abschliessend beurteilt werden können,
sind rechtzeitig dem Koordinator Patentprüfung vorzulegen.
7.2 Materielle Prüfungsregeln
Art. 52 Abs. 2 PatG besagt, dass die Gruppe von Erfindungen „eine einzige allgemeine
erfinderische Idee“ verwirklichen muss. Eine Prüfung, ob diese Bedingung in Bezug auf den
Stand der Technik erfüllt ist („a posteriori-Prüfung“), kann mangels Neuheitsrecherche nicht
durchgeführt werden. Der Prüfer hat sich deshalb an dem zu orientieren, was der Patent-
anmelder als erfindungswesentlich angibt, bzw. was aus den technischen Unterlagen als
erfindungswesentlich hervorgeht („a priori-Prüfung“).
Die allgemeine erfinderische Idee ist in der Regel verwirklicht bei
- technisch verwandten Lösungen derselben Aufgabe;
- Lösungen vergleichbarer Aufgaben, wobei diese Aufgaben aufgrund ihres technischen
Zusammenhangs unter eine „Gesamtaufgabe“ fallen;
- der einheitlichen Wirkung bzw. dem einheitlichen Effekt mehrerer Erfindungen;
- einem ausreichenden technischen Bezug zueinander (bei Patentansprüchen
unterschiedlicher Kategorie).
Für die Sachprüfung gilt der Grundsatz: Kann der Prüfer anhand der unabhängigen
Patentansprüche die Übersicht über die einzige allgemeine erfinderische Idee (und damit über
die Grenzen des Schutzumfangs) erhalten, so ist das Erfordernis der Einheit erfüllt. Die
einzelnen Erfindungen müssen in den Rahmen dieses gemeinsamen Erfindungsgedankens
passen.
Art. 30 Abs. 1 PatV präzisiert, wie die Verbindung mehrerer Erfindungen zu einer gemeinsamen
erfinderischen Idee nachgewiesen werden kann: Bei Vorliegen mehrerer unabhängiger
Patentansprüche muss der technische Zusammenhang, der diese allgemeine erfinderische
Idee zum Ausdruck bringt, aus diesen Ansprüchen selber hervorgehen. Bei diesem technischen
Zusammenhang zwischen den unabhängigen Ansprüchen muss es sich um eine technische
Wechselbeziehung handeln. Diese Wechselbeziehung ist gegeben durch gleiche, oder
einander entsprechende technische Merkmale. Dies bedeutet, dass die Merkmale nicht wörtlich
aufgeführt sein müssen, sondern dass der technische Zusammenhang auch durch Merkmale
gegeben sein kann, die einander entsprechen. Massgebend ist also nicht die formale Wortwahl.
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
58
Auch wenn der technische Zusammenhang aus den Ansprüchen selber hervorgehen (also
erkennbar sein) muss, so ist manchmal doch die Beschreibung zu konsultieren um feststellen
zu können, ob eine Wechselbeziehung zwischen den Merkmalen besteht.
Besteht der technische Zusammenhang in der Übernahme von Merkmalen von vorangehenden
Ansprüchen, so kann diese Bezugnahme durch Aufzählung dieser Merkmale oder durch einen
Verweis geschehen (zu Verweis und Nebenansprüchen s. Kap. 6.4.1 S. 47). Bei Patent-
ansprüchen verschiedener Kategorien ist der Verweis häufig die einfachste (aber nicht
obligatorische) Form, um den technischen Zusammenhang darzustellen. Beispielsweise
übernimmt im Anspruch „2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Patentanspruch
1“ der Verweis „…nach Patentanspruch 1“ die Merkmale des Erzeugnisses und zeigt damit den
technischen Zusammenhang.
Die in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführten Möglichkeiten dienen als beispielhafte
Erläuterungen. Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzählung annehmbarer
Kombinationen unabhängiger Patentansprüche. Dabei ist der Begriff „Kategorie“ nicht eng
auszulegen, sondern es fallen jeweils auch äquivalente Formulierungen darunter. Präzisierende
Regeln gelten bei Anmeldungen mit chemischen Erfindungen (s. Kap. 10.7 S. 80).
7.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie
Grundsätzlich können von allen vier Kategorien mehr als ein Anspruch im gleichen Patent
vorliegen, ohne dass diese auf einen Anspruch einer anderen Kategorie Bezug nehmen. Bei
den Anwendungs- und Verwendungsansprüchen geht allerdings in der Regel ein Verfahrens-
bzw. ein Erzeugnisanspruch voraus, dessen Merkmale durch einen Verweis übernommen
werden.
Mehrere Verfahrensansprüche
- Unter Berücksichtigung der drei Definitionselemente (Ausgangspunkt, Endpunkt, zu
beschreitender Weg) sind mehrere Verfahren als einheitlich zu betrachten, wenn eines oder
zwei dieser Elemente erfindungswesentlich und den Verfahren gemeinsam sind und damit
den technischen Zusammenhang begründen. Jeder dieser Verfahrensansprüche ist
unabhängig von den anderen Verfahrensansprüchen zu redigieren.
- Als einheitlich zu betrachten sind ebenfalls zwei Verfahren, wenn das zweite Verfahren
einer Verwendung des Erzeugnisses des ersten Verfahrens gleichkommt; oder zwei
Verfahren, wenn das zweite einer Anwendung des ersten Verfahrens gleichkommt.
Mehrere Erzeugnisansprüche: Mögliche Kombinationen sind:
- Aufeinander abgestimmte Erzeugnisse, die einzeln beansprucht werden, aber die in
technischer Hinsicht zusammenwirken, z.B. Stecker und Steckdose; Sender und
Empfänger. Der technische Zusammenhang besteht darin, dass das eine Erzeugnis
Merkmale aufweist, die erkennen lassen, dass es speziell für die Verwendung mit dem
anderen Erzeugnis geeignet ist. Damit dieser Zusammenhang ersichtlich ist, muss der erste
Gegenstand auf den zweiten bzw. der zweite auf den ersten Bezug nehmen.
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
59
- Zwei Erzeugnisse, die sich zusammen wie Teil und Ganzes verhalten. Voraussetzung ist,
dass der Teil (also das Gemeinsame) in beiden Ansprüchen identisch ist. Der Zusam-
menhang zwischen dem Teil und dem Ganzen muss zumindest aus dem zweiten Anspruch
hervorgehen.
- Beim „Teil“ muss es sich um einen Erfindungsgegenstand handeln, der nicht nur für sich
selber definiert, sondern auch für sich hergestellt und verkauft werden kann. Er muss
alle Merkmale aufweisen, die er auch als Bestandteil des Ganzen hat. Auch das „Ganze“
muss ein für sich geschlossener Gegenstand sein, und nicht nur eine Aneinander-
reihung von einzelnen Elementen.
- Es kann entweder zuerst der Teil beansprucht werden und dann das Ganze; dabei
braucht das Ganze nicht weiter spezifiziert zu werden (z.B. 1. Brüheinheit (für
Kaffeemaschinen); 2. Kaffeemaschine mit einer Brüheinheit nach Anspruch 1). Es
können auch mehrere Teile zuerst beansprucht werden; der Bezug zum Ganzen muss
in diesem Fall erkennbar sein.
- Es kann auch zuerst das Ganze und dann der Teil beansprucht werden. In diesem Fall
muss der Teil im ersteren Anspruch explizit umschrieben sein (1. Kaffeemaschine
ausgestattet mit einer Brüheinheit; 2. Brüheinheit für eine Kaffeemaschine nach
Anspruch 1).
- Die Kombination „Teil und Ganzes“ kann auch teleskopartig ausgedehnt werden
(1. Teil A; 2. Gegenstand B mit Teil A; 3. Gegenstand C enthaltend Gegenstand B).
- Die Kombination von Erzeugnis und Herstellungsmittel ist eher selten, da zumeist ein
Verfahren dazwischen beansprucht ist. Dennoch kann diese Kombination angenommen
werden, wenn die Merkmale des Herstellungsmittels eindeutig erkennen lassen, dass es für
die Herstellung dieses Erzeugnisses ausgebildet ist. Die entsprechende Herstellung des
Erzeugnisses muss in den technischen Unterlagen offenbart sein.
- Besondere Anpassungen oder Entwicklungen eines Gegenstandes im Vergleich zu
einem anderen. Solche liegen beispielsweise vor, wenn ein Merkmal A durch ein Merkmal B
ersetzt ist, nicht aber wenn es ganz fallengelassen wird. Der technische Zusammenhang
muss anhand der übrigen erfindungswesentlichen Merkmale ersichtlich bleiben.
- Eine Reihe von Erzeugnissen, die in Bezug zueinander stehen, ohne dass ein Verfahren
beansprucht wird. Deren technischer Zusammenhang ist aber anhand der unabhängigen
Patentansprüche ersichtlich. Solche Fälle treten häufig bei biotechnologischen Erfindungen
auf (z.B. Gen, Genkonstrukt, Host, Protein, Medikament; s. Kap. 11.7 S. 92).
Aufteilung einer einheitlichen Alternative
Könnten mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie in einem einzigen
Anspruch zusammengelegt werden, der nach Art. 52 Abs. 1 PatG immer noch einheitlich wäre,
so ist die Einheit dieser unabhängigen Ansprüche gegeben. Jeder dieser Ansprüche muss aber
für sich klar verständlich sein.
7.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie
Grundsätzlich kann zu jeder Kategorie von Patentansprüchen ein oder mehrere Neben-
ansprüche aus den anderen Kategorien aufgestellt werden. Der Prüfer muss dabei anhand der
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
60
erfindungswesentlichen Merkmale einen roten Faden erkennen können, der sich durch die
unabhängigen Patentansprüche hindurchzieht.
Bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie wird der technische Zusammenhang in der
Regel durch einen Verweis ausgedrückt. Dies ist häufig einfacher und klarer, als die Merkmale
des vorangehenden Patentanspruchs einzeln aufzuführen, insbesondere bei einem Neben-
anspruch auf ein Verfahrenserzeugnis, auf die Verwendung eines Verfahrenserzeugnisses oder
auf ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung. In anderen Fällen kann der technische
Zusammenhang durch die Aufzählung aller Merkmale des vorangehenden Anspruchs
(beispielsweise bei Herstellungsverfahren eines Erzeugnisses oder Verwendung eines
Erzeugnisses) oder durch die Aufzählung eines Teils der erfindungswesentlichen Merkmale
gegeben sein.
Art. 30 Abs. 2 PatV zählt zwei mögliche Kombinationen von unabhängigen Patentansprüchen
unterschiedlicher Kategorie auf, bei denen die Einheit gegeben ist:
„Diese Bedingung [des technischen Zusammenhangs gemäss Abs. 1] gilt insbesondere dann
als erfüllt, wenn die Patentanmeldung eine der folgenden Kombinationen von unabhängigen
Patentansprüchen aufweist:
a. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Verfahren: je einen Patentanspruch für ein
Mittel zu dessen Ausführung, für das Erzeugnis des Verfahrens und entweder für eine
Anwendung des Verfahrens oder für eine Verwendung des Erzeugnisses;
b. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Erzeugnis oder eine Vorrichtung: je einen
Patentanspruch für ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung,
für ein Mittel zur Ausführung des Verfahrens und für eine Verwendung des Erzeugnisses
oder der Vorrichtung.
Wie aus dem Wortlaut des ersten Satzes hervorgeht, ist diese Aufzählung nicht abschliessend.
Es handelt sich vielmehr um „garantierte Fälle“, sofern der Wortlaut jedes Anspruchs erkennen
lässt, dass es sich um eine dieser Kombinationen handelt.
Die Kombinationen können auf verschiedene Art abgeändert oder ergänzt werden, ohne
dass die Einheit verloren geht:
- Es kann eine Mehrzahl von Nebenansprüchen derselben Kategorie vorliegen; beispiels-
weise können zu Bst. a. mehrere Anwendungen des Verfahrens vorliegen, oder zu Bst. b.
können mehrere Herstellungen oder Verwendungen des Erzeugnisses oder der Vorrichtung
beansprucht werden.
- Einzelne der Nebenansprüche können fehlen; durch eine allfällige „Lücke“ muss aber der
technische Zusammenhang trotzdem ersichtlich sein.
- Die Anwendungs- bzw. Verwendungsansprüche können durch die entsprechenden
Verfahrens- bzw. Erzeugnisnebenansprüche ersetzt sein.
- Zu jedem der Ansprüche können weitere Nebenansprüche hinzugefügt werden ohne die
Einheit zu sprengen, wenn sie zum allgemeinen Erfindungsgedanken beitragen.
- Die Reihenfolge der Nebenansprüche muss nicht derjenigen in der obigen Aufzählung
entsprechen. Sie muss jedoch logisch sein, so dass klar ist, wie die einzelnen Erfindungen
zusammenhängen. Es sollen deshalb nur Umstellungen verlangt werden, wenn sie zum
Erkennen des technischen Zusammenhangs unerlässlich sind.
7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
61
Neben den Kombinationen von Art. 30 Abs. 2 PatV und den daraus ableitbaren Variationen sind
noch weitere Kombinationen erlaubt. Die Grenze ist dort zu ziehen, wo der Prüfer keinen
gemeinsamen allgemeinen Erfindungsgedanken mehr erkennen kann.
Im Speziellen gilt noch:
- Ein Nebenanspruch auf eine Vorrichtung oder ein Ausführungsmittel für ein Verfahren
muss für dieses Verfahren als speziell entwickelt angesehen werden; dies bedeutet aber
nicht, dass diese Vorrichtung bzw. das Ausführungsmittel nicht auch für die Durchführung
eines anderen Verfahrens verwendet werden könnte.
Besteht der technische Zusammenhang nur in Bezug auf eine Ausführungsform des
Verfahrens, so ist eine entsprechende Präzisierung durch Verweis auf einen abhängigen
Verfahrensanspruch oder durch Spezifizierung des Verfahrens im Oberbegriff des
Nebenanspruchs zu verlangen.
Ein Nebenanspruch für eine Vorrichtung kann sich auch nur auf eine Stufe des Verfahrens
beziehen. Ein Verweis übernimmt aber das Verfahren als Ganzes. Es ist deshalb eine
Präzisierung im Oberbegriff des Nebenanspruchs notwendig.
62
8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen
8.1 Allgemeine Regeln
Dieses Kapitel regelt die Anforderungen an die technischen Unterlagen, soweit sie nicht schon
aus den Kapiteln 1 – 7 hervorgehen. Zu den technischen Unterlagen gehören auch die
Patentansprüche; deren inhaltliche Prüfung ist in Kapitel 6 dargelegt und ist nicht Gegenstand
dieses Kapitels.
Bei der Sachprüfung ist das Hauptaugenmerk auf die inhaltliche Prüfung der Patentanmeldung
zu richten. Das Beanstanden formeller Mängel ist sekundär; allfällige solche Mängel sind
innerhalb einer Beanstandung nachfolgend an die wesentlichen Beanstandungspunkte
aufzuführen.
Die allgemeinen Bestimmungen betreffend die technischen Unterlagen sind in Art. 25 PatV
zusammengefasst. Im Rahmen der Sachprüfung sind folgende Punkte zu beachten:
- Tabellen, Formeln und spezielle Schriftzeichen (z.B. griechische Buchstaben) gelten nicht
als Zeichnungen und dürfen deshalb auch in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder
der Zusammenfassung vorkommen (Art. 25 Abs. 8 PatV). Formeln und Tabellen, die in
identischer Form sowohl in einem Patentanspruch wie auch in der Beschreibung notwendig
sind, brauchen nur einmal wiedergegeben zu werden; sie gehören in diesem Fall in den
Patentanspruch, und der Verweis (Formel (I) des Patentanspruchs ...) gehört in die
Beschreibung. Für mathematische und chemische Formeln sind die auf dem Fachgebiet
üblichen Schreibweisen und Symbole zu verwenden (Art. 25 Abs. 9 PatV).
- Masseinheiten (Art. 25 Abs. 9 PatV): Es sind grundsätzlich SI-Einheiten und davon
abgeleitete Einheiten zu verwenden gemäss der Einheitenverordnung
(http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940345/index.html). Andere Einheiten
sind in den technischen Unterlagen (einschliesslich der Patentansprüche) zulässig, wenn
sie zusätzlich zu den vorgeschriebenen Einheiten angegeben werden. Die Masseinheiten
sind insbesondere in den Patentansprüchen und in den für die Offenbarung wesentlichen
Teilen zu prüfen.
- Die Terminologie muss in der gesamten Anmeldung einheitlich und auf dem Fachgebiet
allgemein anerkannt sein (Art. 25 Abs. 10 PatV), vgl. hierzu Kap. 4.3 S. 30 „Terminologie“.
- Für die Prüfung des Titels und der Zusammenfassung bei PCT-Anmeldungen gelten
spezielle Regeln (s. Kap. 12.5 S. 101).
8.2 Die Beschreibung
Die Beschreibung dient (zusammen mit den Zeichnungen) der Offenbarung der Erfindung und
der Auslegung der Patentansprüche. Das Vorgehen und die Grenzen der Sachprüfung hierzu
sind in Kapitel 4 (S. 27) geregelt worden. Ergänzend ist für die Beschreibung zu beachten:
- Eine Figurenlegende ist nur zu verlangen, wenn sie für den Überblick über das Patent
notwendig erscheint (Art. 26 Abs. 4 PatV).
- Die Bezugszeichen können mit oder ohne Klammer geschrieben werden.
8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen
63
- Marken sind in der Beschreibung (im Gegensatz zu den Patentansprüchen, s. Kap.6.2.10
S. 45) annehmbar, wenn sie keine Nachteile des so bezeichneten Gegenstandes nennen.
- Hinweise auf unveröffentlichte schweizerische Patentanmeldungen sind nicht zulässig,
wenn sie nicht vor Prüfungsabschluss durch die Nummer der veröffentlichten Anmeldung
oder Patentschrift ersetzt werden können. Solche Hinweise begründen keine Aussetzung
der Sachprüfung. Hinweise auf Patentanmeldungen anderer Ämter können in der Regel
ohne Kontrolle angenommen werden. Sind sie für die Offenbarung notwendig, liegt es in der
Verantwortung des Anmelders, dass sie am Anmeldedatum veröffentlicht sind.
8.3 Der Titel
Der Titel hat keine selbstständige rechtliche Bedeutung, sondern er dient nur zu Informations-
zwecken. Die Anforderung an den Titel als „kurze und genaue technische Bezeichnung der
Erfindung“ (Art. 26 Abs. 1 PatV) ist deshalb nicht allzu eng auszulegen.
Der Titel wird in der Regel nicht beanstandet, sondern von Amtes wegen (Art. 26 Abs. 1 PatV)
festgelegt bzw. bereinigt (Rotkorrektur). Ändert der Gegenstand der Patentanmeldung im
Verlaufe der Sachprüfung, muss falls notwendig auch der Titel angepasst werden.
Nicht annehmbar ist ein Titel nur dann, wenn er
- Für den Gegenstand des ersten Patentanspruchs unzutreffend oder offensichtlich zu eng
ist;
- Ausdrücklich eine Erfindungskategorie bezeichnet, die nicht beansprucht wird;
- So allgemein gehalten ist, dass er keinen ausreichenden Hinweis über die Erfindung ergibt;
- Phantasiebezeichnungen enthält (Art. 26 Abs. 1 PatV);
- Deutlich zu lang ist.
8.4 Die Zeichnungen
Die Zeichnungen bilden, zusammen mit der Beschreibung, den wesentlichen Teil der Offen-
barung. Sie sind deshalb primär unter dem Standpunkt zu prüfen, ob sie den Anforderungen
an die Offenbarung genügen (s. Kap. 4 S. 27). Bei nachgereichten Zeichnungen ist zu
beachten, ob dies eine Vervollständigung der Offenbarung darstellt und damit nicht zulässig
wäre (s. Kap. 5 S. 32).
Die chemischen und mathematischen Formeln, die in der Beschreibung erwähnt sind, können
in Form von Zeichnungsblättern eingereicht werden. Diese sind wie die üblichen Zeichnungs-
blätter zu behandeln.
Die Vorschriften über die Zeichnungen sind in Art. 28 PatV zusammengefasst. Allfällige Mängel
werden im Rahmen der Sachprüfung beanstandet. Wesentlich ist die Reproduzierbarkeit für die
Publikation der Patentschrift, insbesondere auch bei Fotographien. Ferner ist folgendes zu
beachten:
8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen
64
- Die Führungslinien sind auf alle Fälle so zu ziehen, dass klar ist, welcher Teil einer Figur
zu einem bestimmten Bezugszeichen gehört.
- Massangaben durch Masslinien, wie sie in Konstruktionszeichnungen üblich sind, sollen
weggelassen werden, falls sie eine unnötige Belastung einer Figur darstellen.
- Es genügt, wenn die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen einfach und eindeutig sind.
- Alle Bezugszeichen, die in der Beschreibung oder den Patentansprüchen erwähnt sind,
gehören auch in die Zeichnungen. Umgekehrt ist es nicht zwingend, dass alle Bezugs-
zeichen der Zeichnungen in der Beschreibung erläutert sind, sofern sie nicht für die
Offenbarung der Erfindung notwendig sind. In allen Figuren einer Patentanmeldung sind für
gleiche Teile derselben Ausführungsart die gleichen Bezugszeichen zu verwenden.
- Grundsätzlich sollen Zeichnungen keine Erläuterungen enthalten. Der Prüfer kann kurze
Bezeichnungen oder Stichworte verlangen, damit eine komplexe Figur verstanden werden
kann.
8.5 Die Zusammenfassung
Die Zusammenfassung eines erteilten Patents dient ausschliesslich der technischen Information
(Art. 55b PatG). Dies bedeutet, dass sie nicht zur Auslegung der Patentansprüche dient. Sie ist
auch nicht Teil der Offenbarung. Sie soll es Dritten ermöglichen zu entscheiden, ob die gesamte
Schrift selbst einzusehen ist (Art. 32 Abs. 1 PatV). Die Zusammenfassung enthält einen kurzen
Überblick über das, was offenbart ist, auch wenn es nicht beansprucht wird. Das gilt
entsprechend auch für die vom IGE bereinigte Zusammenfassung in der Offenlegungsschrift.
Damit die Zusammenfassung ihre Funktion erfüllen kann, soll sie klar und verständlich
abgefasst sein (Art. 32 PatV). Im Gegensatz zu den Patentansprüchen darf sie aus mehreren
Sätzen bestehen. Eine Abschrift des ersten Patentanspruchs ergibt in der Regel keine
brauchbare Zusammenfassung.
Fehlt die Zusammenfassung bei der Einreichung der Anmeldung gänzlich, wird sie von der
Administration einverlangt. Gegebenenfalls wird sie im Rahmen der Vorbereitung der
Offenlegungsschriftpublikation von Amtes wegen (durch einen Prüfer) erstellt (gegen Entgelt)
oder bereinigt (Art. 33 und Art. 48c PatV).
Bei der Sachprüfung reicht es, die Zusammenfassung erst dann zu bereinigen, wenn der Inhalt
der Anmeldung nach der Publikation der Offenlegungsschrift geändert hat.
Sie ist nur dann anzupassen, wenn es für die Offenlegungsschrift oder für die Patentschrift
wegen wesentlicher Mängel nötig ist, und wenn die Anforderungen von Art. 32 PatV
offensichtlich nicht erfüllt sind. Dies ist der Fall:
- wenn sie offensichtlich unvollständig ist, z.B. wenn der Verwendungszweck oder das
Anwendungsgebiet nicht ersichtlich ist (Art. 32. Abs. 2 PatV);
- wenn wesentliche Unstimmigkeiten in Bezug auf das Offenbarte vorliegen;
- wenn sie in schwer verständlicher Weise redigiert ist;
- wenn sie den annehmbaren Umfang von 150 Wörtern übersteigt (Art. 32 Abs. 6 PatV);
enthält sie keine Figur oder Formel, kann dieser Umfang überschritten werden;
8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen
65
Eignet sich eine chemische Formel oder eine Figur zur Charakterisierung der Erfindung, so ist
diese in die Zusammenfassung aufzunehmen (Art. 32 Abs. 3 & 4 PatV). Sie muss sich für die
Publikation hinreichend verkleinern lassen, so dass die Details noch erkennbar sind. Die
Nummer der Figur (oder der Formel, falls sie nicht Teil des Textes ist) ist auf der Textseite der
Zusammenfassung anzugeben.
Auf dem Antragsformular kann der Patentanmelder eine Figur vorschlagen. Der Prüfer
entscheidet über die Eignung der bezeichneten Figur. Es können auch mehrere Figuren oder
nur ein bestimmter Teil einer Figur verwendet werden.
Die wichtigsten Bezugszeichen der Figur sind im Text der Zusammenfassung anzugeben (Art.
32 Abs. 4 PatV). Die übrigen Zeichen der Figur bleiben stehen. Die Bezugszeichen dürfen (im
Gegensatz zu den Ansprüchen) in präzisierender Form verwendet werden, z.B. "das Zahnrad
(8) greift in das Zahnrad (9) ein".
Falls nötig und falls Platz vorhanden ist, soll die Bedeutung der Symbole einer Formel im Text
erläutert werden (Art. 32 Abs. 3 PatV). Andernfalls soll auf die entsprechende Definition in
einem bestimmten Patentanspruch verwiesen werden.
Marken sind in der Zusammenfassung nur dann abzulehnen, wenn Nachteile des so
bezeichneten Erzeugnisses genannt werden.
Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird von Amtes wegen festgelegt (Art. 33 PatV).
Eine geänderte Zusammenfassung wird bei Prüfungsabschluss dem Anmelder mitgeteilt (wie
Rotkorrektur). Bei der Publikation der Anmeldung ist dem Anmelder zu Informationszwecken die
zu erscheinende Fassung mitgeteilt worden.
8.6 Die Klassifizierung
Die Patentanmeldungen sind unmittelbar nach Anmeldungseingang auf Stufe Unterklasse
vorklassiert worden. Diese Vorklassifizierung berücksichtigt allerdings nur die unabhängigen
Patentansprüche. Die Vorklassifizierung als solche kann später nicht geändert werden.
Die vollständige Klassifizierung der Patentanmeldung ist von grosser Wichtigkeit für die
Dokumentation und die späteren Nachforschungen in Datenbanken. Dieser Teil der
Sachprüfung ist deshalb mit entsprechender Sorgfalt durchzuführen. Sie wird, falls keinen
Bericht über den Stand der Technik gemäss Art. 53 PatV erstellt wurde, kurz vor der Publikation
der Anmeldung vergeben. Sonst wurde sie bei der Durchführung der Recherche vergeben und
kontrolliert.
Die vollständige Klassifizierung kann von der Vorklassifizierung abweichen. Sie wird vom einem
Mitglied des Teams Klassifikation vorgenommen und erfolgt gemäss der IPC und der CPC. Es
sind die aktuellen Regeln massgebend, insb. wie sie im "Handbuch zur IPC" festgelegt sind.
Insbesondere sind die Konventionen und die spezielle Terminologie zu beachten und richtig
anzuwenden.
8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen
66
Enthält das Dossier schon vorhandene Klassifizierungsangaben, beispielsweise einen
Prioritätsbeleg oder einen Recherchebericht, so ist jeweils zu prüfen, ob diese Klassifizierung
zu verwenden oder zu berücksichtigen ist.
Beim Prüfungsabschluss wird die definitive Klassifizierung vergeben. Diese kann eventuell
von der vollständigen Klassifizierung der Patentanmeldung abweichen, wenn der Inhalt des
Dokuments (insbesondere des Satzes von Ansprüchen) im Lauf der Prüfung bereinigt wurde
oder wenn das Klassifikationsschema in der Zwischenzeit angepasst wurde.
67
9 Beendigung der Sachprüfung
9.1 Zurückweisung im Rahmen der Sachprüfung
Im Rahmen der Sachprüfung sind Zurückweisungen für jene Fälle vorgesehen, bei denen eine
Beanstandungsfrist nicht eingehalten wird, bei denen Patenthinderungsgründe nicht eliminiert
werden oder bei denen wesentliche „heilbare Mängel“ nicht behoben werden. Jede Art der
Zurückweisung darf erst nach deren Androhung verfügt werden.
9.1.1 Zurückweisung wegen Fristversäumnis (Art. 23 VwVG)
Voraussetzungen
Innert der angesetzten und gegebenenfalls erstreckten Frist zur Erledigung der Beanstandung
ist keine Antwort eingetroffen. Die Sanktion ist stets die vollumfängliche Zurückweisung der
Patentanmeldung, aber mit der Möglichkeit der Weiterbehandlung (Art. 46a PatG).
Vorgehen
Fristüberwachung und Zurückweisung fallen in die Zuständigkeit des Prüfers.
9.1.2 Zurückweisung wegen fehlender oder ungenügender Offenbarung (Art. 50 und 50a
PatG); Zurückweisung wegen unzulässiger Änderung der Offenbarung (Art. 58
Abs. 2 PatG, Art. 64 PatV)
Voraussetzungen
Der Prüfer stellt fest, dass der beanspruchte Gegenstand nicht oder nicht ausreichend offenbart
ist und der Anmelder schränkt den Schutzumfang nicht auf den offenbarten Teil ein.
Der Anmelder hat die technischen Unterlagen so geändert, dass der Gegenstand der
geänderten Anmeldung über den ursprünglichen Inhalt der technischen Unterlagen hinausgeht
und er nimmt diese Änderungen nicht zurück (Art. 64 PatV).
Vorgehen
In beiden obigen Fällen muss die Zurückweisung angedroht worden sein. Die Verfügung wird in
der Regel vom Prüfer (Kap. 9.1.5) gemacht, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem
Koordinator Prüfung.
9.1.3 Zurückweisung wegen Patenthinderungsgründen (Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG
i.V.m. Art. 67 Abs. 1 PatV)
Voraussetzungen
9 Beendigung der Sachprüfung
68
Die (letzte) Beanstandung stützt sich auf Art. 59 Abs. 1 PatG bzw. Art. 67 Abs. 1 PatV und die
Antwort des Patentanmelders vermag, weder durch Änderungen der Unterlagen noch auf
anderem Weg (insbesondere durch Gegenargumente), die Einwände des Prüfers zu entkräften.
Ist es dem Patentanmelder bei Erledigung der Beanstandung nicht gelungen, die Anmeldung
auf den patentierbaren Teil zu beschränken, ist aber seine Absicht, dies zu tun, aus seiner
Antwort erkennbar, so ist ihm hierzu eine weitere Gelegenheit zu geben.
Wenn die Einwände nur einen Teil des Gegenstands der Patentanmeldung betreffen, wird nur
dieser Teil zurückgewiesen (Art. 42 VwVG), soweit er anspruchsmässig vom verbleibenden Teil
klar abgegrenzt ist.
Vorgehen
Hält der Prüfer eine Zurückweisung für unumgänglich, so bespricht er die Anmeldung mit dem
Koordinator Patentprüfung. Die Zurückweisungsverfügung wird in der Regel in Zusammenarbeit
mit dem Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte gemacht.
9.1.4 Zurückweisung wegen Nichtbeheben von „heilbaren Mängeln“ (Art. 59a Abs. 3
Bst. b PatG)
Voraussetzungen
Die (letzte) Beanstandung fordert zur Behebung mindestens eines bestimmten wesentlichen
Mangels der technischen Unterlagen auf, und dieser Mangel ist nach Fristablauf durch die
Erledigung nicht behoben.
Ob anstelle der Zurückweisung eine weitere Beanstandung erlassen werden soll, hängt davon
ab, ob letztere als "zweckdienlich" erachtet wird oder nicht (Art. 67 Abs. 2 PatV). Wenn die klare
Rüge auch nur eines wesentlichen Mangels in keiner Weise berücksichtigt wurde, wird keine
weitere Beanstandung erlassen. Wurde aber zumindest ein ernsthafter Versuch unternommen,
um den Mangel zu beheben oder wurden ernstzunehmende Argumente gegen die Einwände
des Prüfers vorgebracht, dann soll eine weitere Beanstandung erlassen werden. Der Entscheid
hierzu liegt im Ermessen des Prüfers.
Auch in diesem Fall ist eine nur teilweise Zurückweisung denkbar, nämlich dann, wenn der
Mangel nur einen bestimmten Teil des Anmeldungsgegenstands betrifft, der anspruchsmässig
klar vom verbleibenden Teil abgegrenzt ist, z.B. wenn der Mangel nur einen bestimmten ab-
hängigen Patentanspruch betrifft. Die Zurückweisung eines Teils der technischen Unterlagen
(etwa des Beispiels 4 oder der Figur 2) ist hingegen nicht denkbar.
Vorgehen: Analog Kap. 9.1.3.
9.1.5 Die Zurückweisungsverfügung
Redaktion
9 Beendigung der Sachprüfung
69
Die Zurückweisungsverfügung ist ausdrücklich als solche zu bezeichnen und muss enthalten:
- Die Nummer der zurückgewiesenen Patentanmeldung und den Namen des
Patentanmelders.
- Den Tatbestand: kurze Zusammenfassung des massgeblichen Inhalts der
Patentanmeldung, der Beanstandung(en), der Antwort(en) und gegebenenfalls der
vorgenommenen Änderungen. Die Gliederung dieses Teils soll nach chronologischen
Gesichtspunkten erfolgen.
- Die Erwägungen: patentrechtliche und technische Begründung der aufrechterhaltenen
Einwände, Widerlegung der Argumente des Patentanmelders und Schlussfolgerungen.
Dieser Teil ist nach sachlichen, bzw. logischen Gesichtspunkten zu gliedern.
- Das sog. "Dispositiv" mit der Zurückweisungsformel und
- Die Rechtsmittelbelehrung, d.h.:
„ Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die
Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist
beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen
Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben
wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in
einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat,
beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).
Bemerkungen
- Bei den Zurückweisungen im Rahmen der Sachprüfung ist zu kontrollieren, ob die
Anmeldung nicht inzwischen wegen anderer Gründe von der Administration zurückgewiesen
wurde, oder ob eine solche Zurückweisung fällig ist, aber die Verfügung noch nicht
verschickt wurde (beispielsweise wegen Nichtbezahlung einer Jahresgebühr).
- Es werden nur im voraus bezahlte, noch nicht fällig gewordene Gebühren zurückerstattet
(Art. 20 PatV). Die Rückerstattungen werden durch die Administration erledigt.
- Auch für eine teilweise Zurückweisung beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage, weil es sich
nicht um eine Zwischenverfügung handelt.
- Der Zurückweisungsverfügung werden keine Akten beigelegt.
- Für die Zurückweisungen wegen Fristversäumnis (s. Kap 9.1.1 S. 67) werden die Standard-
schreiben der internen Datenbank („BAGIS-Schreiben“) verwendet.
9.2 Prüfungsabschluss
Erachtet der Prüfer die technischen Unterlagen als bereit für die Patenterteilung, so hat er das
Aktenheft zu bereinigen und dafür zu sorgen, dass Korrespondenzexemplar und Amtsexemplar
übereinstimmen. Ferner hat er die Abschlussarbeiten zu erledigen. Dazu gehört auch die
definitive Klassifizierung, die definitive Fassung des Titels und die Festlegung des endgültigen
Inhalts der Zusammenfassung.
9 Beendigung der Sachprüfung
70
9.2.1 Die definitive Klassifizierung
Die vollständige Klassifizierung der Offenlegungsschrift (siehe auch Kap. 8.6 S. 65) gilt als Basis für die definitive Klassifizierung. Es ist zu prüfen, ob für die Patentschrift die
vollständige Klassifizierung ohne weiteres übernommen werden kann oder ob sie an die zu
erteilende Fassung anzupassen ist. Diese definitive Klassifizierung muss spätestens dann
erfolgt sein, wenn das Aktenheft an die Administration für die Patenterteilung weitergeleitet wird.
Falls nötig muss der Patentanmelder die erforderlichen Angaben liefern (Art. 66 Abs. 1 PatV).
9.2.2 Die Ankündigung des Prüfungsabschlusses
Basierend auf den Angaben des Prüfers teilt die Administration dem Patentanmelder das
Datum des Prüfungsabschlusses mit und zwar mindestens einen Monat vor dem vorgesehenen
Abschlussdatum.
Mit dem Datum des Abschlusses des Prüfungsverfahrens endet das Recht des
Patentanmelders, die technischen Unterlagen zu ändern (Art. 58 Abs. 1 PatG). Nachher
kommen nur noch Berichtigungen im Rahmen von Art. 22 PatV in Betracht, die vom Prüfer
behandelt und erledigt werden.
Die Angaben für die Ankündigung des Prüfungsabschlusses
Zusammen mit dem Aktenheft leitet der Prüfer das hierfür vorgesehene Formular mit folgenden
Angaben an die Administration weiter:
- Nummer der Patentanmeldung
- ob es sich um die 1. oder 2. Ankündigung handelt
- Datum der zuletzt eingereichten, geordneten technischen Unterlagen und
- ggf. Datum der letzten Änderungen dieser Unterlagen
- welche Beilagen (Angabe der Seitenzahlen) der Ankündigung allenfalls beizufügen sind,
nämlich die Kopien derjenigen Seiten der technischen Unterlagen, in denen Berichtigungen
gemäss Art. 22 PatV vorgenommen wurden und/oder ggf. eine Kopie der Zusammen-
fassung
Die Kopien dieser Beilagen (mit den klar ersichtlichen Korrekturen) sind vom Prüfer dem
Formular beizulegen.
Falls bis zum angekündigten Abschlussdatum keine Änderungen der technischen Unterlagen
eingereicht werden (s. Kap. 9.2.3 S. 70), vollzieht die Administration die weiteren Schritte für die
Patenterteilung (die Eintragung im Patentregister und die Publikation der Patentschrift), die am
gleichen Tag stattfinden (Art. 109 PatV).
9.2.3 Änderungen nach der Ankündigung
Änderungen zwischen dem Versand der Ankündigung und dem Datum des Prüfungs-
abschlusses
9 Beendigung der Sachprüfung
71
Änderungen der technischen Unterlagen, die zwischen dem Versand der Ankündigung und dem
dort angegebenen Datum des Prüfungsabschlusses beantragt werden, werden nur in
Ausnahmefällen entgegengenommen (Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV), zum Beispiel
wenn der Anmelder mit Rotkorrekturen nicht einverstanden ist. Die spontane Einreichung neuer
technischer Unterlagen wird in der Regel nicht angenommen. Ist die Annahme gerechtfertigt,
sind die Unterlagen unverzüglich dem Prüfer vorzulegen, damit sofort entschieden werden
kann, ob auch die geänderten Unterlagen abschlussreif sind:
- Falls ja, ist ein Vermerk auf dem Antragsschreiben anzubringen und das Aktenheft
unverzüglich an die Patentadministration zurückzugeben. Der Prüfungsabschluss findet am
vorgesehenen Datum statt (was in der Ankündigung bereits vermerkt war) und das weitere
Vorgehen wird nicht beeinflusst.
- Weisen hingegen die geänderten Unterlagen Mängel auf, so muss die Ankündigung
aufgehoben und der Patentanmelder zur Behebung der Mängel aufgefordert werden. Der
Prüfer meldet unverzüglich der Patentadministration, dass die Sachprüfung wieder
aufgenommen werden muss. Die Patentadministration trifft sodann die zur Aufhebung der
Ankündigung erforderlichen Massnahmen und sendet dem Patentanmelder eine
entsprechende Mitteilung.
Im Interesse eines geordneten Erteilungsverfahrens kann diese Wiederaufnahme der an sich
abgeschlossenen Sachprüfung nur einmal zugelassen werden und zwar gleichgültig, ob vor der
ersten Ankündigung eine technische Beanstandung erlassen wurde oder nicht.
Zusammen mit der Aufforderung zur Behebung der Mängel der geänderten Unterlagen hat
daher der Prüfer dem Patentanmelder, unter Hinweis auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV,
mitzuteilen, dass nach Ordnung der Unterlagen eine zweite und letzte Ankündigung des
Prüfungsabschlusses erlassen wird.
Dieser Hinweis könnte folgendermassen lauten:
„Gestützt auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV weisen wir darauf hin, dass nach Erlass
dieser zweiten Ankündigung allfällige weitere Änderungen nur insofern zugelassen werden,
wenn sie für Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen in Frage kommen, die den
Anforderungen von Art. 22 Abs. 1 und 2 PatV in vollem Umfang entsprechen (Art. 58 Abs. 1
PatG). Berichtigungsanträge gemäss Art. 22 PatV werden für die Patentschrift nur
berücksichtigt, solange die technischen Vorbereitungen für die Patenterteilung noch nicht
abgeschlossen sind, d.h., bis zirka einen Monat vor dem Erteilungstag. Anträge, die für die
Patentschrift nicht mehr berücksichtigt werden können, führen zu einer Berichtigung der
Titelseite oder der ganzen Patentschrift.
Werden nach der 2. Ankündigung Änderungen eingereicht, die diesen Anforderungen nicht
genügen, so sind sie gestützt auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV durch eine
beschwerdefähige Verfügung abzulehnen, in welcher festzuhalten ist, dass der
Prüfungsabschluss am ... aufgrund der nicht geänderten Unterlagen stattgefunden hat. Das
weitere Vorgehen richtet sich nach dem Normalfall.
9 Beendigung der Sachprüfung
72
Änderungen nach dem Datum des Prüfungsabschlusses
Solche Änderungen können nur für Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen in Frage, welche
den Anforderungen von Art. 22 Abs. 1 und 2 PatV in vollem Umfang entsprechen (Art. 58 Abs. 1
PatG). Zuständig ist der Prüfer oder bei Problemen der Koordinator Patentprüfung.
Berichtigungsanträge gemäss Art. 22 PatV werden für die Patentschrift nur berücksichtigt,
solange die technischen Vorbereitungen für die Patenterteilung noch nicht abgeschlossen sind,
d.h., bis zirka einen Monat vor dem Erteilungstag. Anträge, die für die Patentschrift nicht mehr
berücksichtigt werden können, führen zu einer Berichtigung der Titelseite oder der ganzen
Patentschrift.
Im Hinblick auf den klaren Wortlaut des Art. 22 PatV werden Berichtigungsanträge nach der
Patenterteilung nicht mehr berücksichtigt. Weicht die Patentschrift von den
Anmeldungsunterlagen ab, so muss der Druckfehler, ggf. durch einen Neudruck, korrigiert
werden.
73
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
10.1 Allgemeines
Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen, die Erfindungen auf chemischem Gebiet
beinhalten. Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für diese
Patentanmeldungen. Einige Eigenheiten dieses Fachgebiets bedingen aber zusätzliche
Erläuterungen, wie solche Anmeldungen zu handhaben sind, insbesondere betreffend die
Offenbarung, der Erfindungsdefinition und auch der Einheit.
10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit
Grundsätzlich sind chemische Erzeugnisse einschliesslich chemischer Stoffe, Stoffgemische
oder Arzneimittel wie andere Erfindungen patentierbar. Wird ein solches Erzeugnis durch einen
Erzeugnisanspruch ohne Zweckangabe beansprucht, so muss die gewerbliche Anwendbarkeit
aus der Beschreibung hervorgehen. Enthält der Stoffanspruch eine Eigenschaftsangabe, so
muss die Beschreibung mindestens eine Verwendung angeben, bei der diese Eigenschaft eine
Rolle spielt (Art. 26 Abs. 6 PatV). Daneben kann die Beschreibung weitere Verwendungen
aufzählen, und zwar auch solche, bei denen die genannte Eigenschaft nicht von Belang ist.
Naturstoffe
Das blosse Auffinden eines Stoffes in der Natur ist nicht patentierbar, da es sich nicht um eine
Erfindung sondern um eine Entdeckung handelt (s. Kap. 2.1 S. 14). Wurde ein technisches
Verfahren zu seiner Gewinnung entwickelt, so ist dieses patentierbar. Auch der Stoff selber ist
patentierbar, wenn die Voraussetzungen nach Art. 1 & 50 PatG erfüllt sind: Er muss neu sein,
d.h. sein Vorhandensein war bisher nicht bekannt; es muss eine gewerbliche Anwendbarkeit
beschrieben sein; und die Offenbarung muss ein Verfahren zu seiner Gewinnung und
mindestens ein Identifizierungsmerkmal enthalten (s. Kap. 10.4 S. 75). Die gewerbliche
Anwendbarkeit und die Offenbarung bilden Teil der Sachprüfung. Der Naturstoff ist in einem
Stoffanspruch mittels seiner Struktur oder durch messbare Eigenschaften zu definieren. Auch
nichtsynthetische Nukleotidsequenzen könnten als Naturstoffe betrachtet werden, für diese
gelten aber in Anwendung von Art. 1b PatG spezielle Patentierungsvorschriften ( s.
Kap. 11.2 (S. 82).
10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung
Erzeugnisansprüche und Verwendungsansprüche sind im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 PatG
daraufhin zu prüfen, ob sie nicht ein von der Patentierung ausgeschlossenes medizinisches
Verfahren beinhalten:
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
74
10.3.1 Erzeugnisansprüche; Stoffansprüche nach Art. 7c PatG
Beinhalten Erzeugnisansprüche (Stoffe, Stoffgemische, Arzneimittel) eine Zweckangabe, so
sind diese daraufhin zu prüfen, dass nicht ein medizinisches Verfahren oder eine damit
gleichzustellende Verwendung beansprucht wird. Aus der Fassung des Patentanspruchs muss
hervorgehen, dass das Erzeugnis und nicht dessen Verwendung den Erfindungsgegenstand
bildet.
Zweckgebundene Stoffansprüche der Form „Substanzen der Formel (l) als antibakterielle
Mittel… oder …als Mittel zur Bekämpfung von…“ sind problemlos annehmbar. Dagegen ist bei
Formulierungen der Art „Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung für (oder: …zur
Behandlung von) …“ sorgfältig darauf zu achten, dass die angeführte Verwendung nur eine
Zweckangabe ist und dass der Stoff beansprucht wird. Dies geht in der Regel aus dem weiteren
Wortlaut des Anspruchs hervor. Da das Erzeugnis und nicht die Verwendung die Erfindung
bildet, dürfen abhängige Ansprüche nicht die Zweckangabe spezifizieren. Nötigenfalls ist auch
die Beschreibung (im speziellen die Erfindungsdefinition) heranzuziehen.
Bei bekannten Wirkstoffen dürfen solche zweckgebundene Stoffansprüche nur bei der ersten
medizinischen Indikation aufgestellt werden (Art. 7c PatG). Die Erfüllung dieser Voraus-
setzung wird im Rahmen der Sachprüfung nicht überprüft. Obwohl es sich um Stoffansprüche
handelt, ist der Schutz nicht absolut, sondern sein Umfang beschränkt sich auf den im
Anspruch angegebenen Zweck. Die hier notwendige Zweckbindung ist keine blosse Eigen-
schaftsangabe, sondern sie muss klar als solche erkennbar sein, indem gesagt wird „bestimmt
für“ oder „als Mittel“, nicht aber „geeignet für…“.
Die Zweckangabe muss zudem mehr aussagen als "...als Arzneimittel" oder "...als
therapeutischer Wirkstoff". Da der Stoff nur für einen bestimmten Zweck beansprucht werden
kann, muss die konkrete Indikation angegeben werden. Bei Krankheiten mit verschiedenen
Formen reicht die allgemeine Angabe (z.B. "...als Mittel zur Behandlung von Krebs").
Zweckgebundene Stoffansprüche nach Art. 7c PatG können nach einem absoluten Stoff-
anspruch als abhängige Ansprüche aufgestellt werden, da sie bezüglich der „Verwendung“
eingeschränkt sind. Enthält ein zweckgebundener Stoffanspruch sowohl neue wie vorbekannte
Verbindungen, so ist er zusätzlich zu einem absoluten Stoffanspruch als unabhängiger
Anspruch zu formulieren (zu Stoffansprüchen siehe weitere Regeln im Kap. 10.6.1 S. 77).
10.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7d PatG
Die Verwendung eines Erzeugnisses für die chirurgische, therapeutische oder diagnostische
Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers kann nicht patentiert werden. Darunter
fallen Ansprüche wie „Verwendung des Stoffes (l) als Mittel gegen…“ oder „…für die
Bekämpfung/Behandlung von…“.
Die Verwendung eines Erzeugnisses zur Herstellung eines Mittels für ein medizinisches
Verfahren ist patentierbar. Formulierungen dieser Art werden als Swiss type claims
bezeichnet. Sie werden in der Regel für die zweite und weitere medizinische Indikationen
eines bekannten Wirkstoffs aufgestellt, da für diese Indikationen kein zweckgebundener
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
75
Stoffschutz nach Art. 7c PatG mehr zulässig ist (Art. 7d PatG). Swiss type claims können aber
auch bereits für die erste medizinische Indikation aufgestellt werden.
Die Verwendung eines Erzeugnisses in einem Mittel für medizinische Zwecke ist gewährbar.
Da es sich um eine erzeugnisäquivalente Verwendung handelt, passt dieser Fall wegen
Art. 7c PatG nur für die erste medizinische Indikation.
Bei der zweiten und den folgenden medizinischen Indikationen ist folgendes zu beachten: Das
IGE prüft weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit (Art. 59 Abs. 4 PatG). Die Frage,
ob es sich um die erste oder um eine weitere medizinische Indikation handelt, wird deswegen
nicht geklärt (siehe 10.3.1) und beide Anspruchsformen - Swiss type claim, zweckgebundener
Stoffanspruch - werden vom IGE angenommen. Die Verantwortung für die konkrete
Formulierung liegt in jedem Fall beim Patentanmelder. Über die Rechtsbeständigkeit der
Ansprüche (siehe 1.2.1) entscheiden die Gerichte im Einzelfall abschliessend.
10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung
Zu einer ausreichenden Offenbarung neuer chemischer Stoffe gehören alle Angaben, die der
Fachmann zur Herstellung oder Gewinnung und zur Identifizierung braucht. Kommt der Prüfer
zum Schluss, dass die Offenbarung fehlt oder nicht ausreichend ist, oder bestehen berechtigte
Zweifel daran, so teilt er dies dem Patentanmelder mit und fordert ihn auf, entweder die
Einwände des IGE zu entkräften oder den betreffenden Patentanspruch zu streichen.
- Zu den Angaben über die Herstellung oder Gewinnung gehören nicht nur der Weg,
sondern auch die Ausgangsstoffe oder Rohmaterialien. Diese können als bekannt
betrachtet werden, soweit aus der Beschreibung nichts Gegenteiliges hervorgeht;
ansonsten muss auch ihre Herstellung oder Gewinnung zumindest in genereller Form
geschildert sein.
- Zu den Identifizierungsangaben gehören in erster Linie messbare Eigenschaften wie der
Schmelz- oder Siedepunkt, der Brechungsindex, das IR- oder NMR-Spektrum. Diese
Eigenschaften müssen nicht unbedingt spezifisch für diese Verbindung sein. Für die in den
abhängigen Ansprüchen beanspruchten Verbindungen muss nicht jeweils eine
Identifizierung angegeben sein.
- Angaben über die Verwendbarkeit sind nur dann obligatorischer Bestandteil der
Offenbarung, wenn sie in einem Patentanspruch vorkommen. Ihre nachträgliche Nennung in
der Beschreibung, namentlich um die gewerbliche Anwendbarkeit zu belegen (Art. 26 Abs. 6
PatV), stellt keine unzulässige Erweiterung der Offenbarung dar.
- Bei unabhängigen Patentansprüchen für eine Gruppe von Verbindungen, gilt die
Erfindung als offenbart, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
- die Herstellung oder Gewinnung einer dieser Verbindungen muss in nacharbeitbarer
Weise beschrieben sein;
- es müssen auch zur Identifizierung dieser einen Verbindung geeignete Angaben
vorliegen, und
- die Übertragung der beschriebenen Methode auf die anderen Verbindungen muss
glaubhaft sein.
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
76
- Wird eine generelle Formel in einem unabhängigen Patentanspruch nachträglich einge-
schränkt, z.B. durch Streichung von Gliedern einer Alternative, so ist zu prüfen, ob ein
Ausführungsbeispiel unter diese eingeschränkte Formel fällt.
- Wird in der Beschreibung mehr geschildert (z.B. weitere Verwendungen von Erzeugnissen)
als beansprucht wird, ist der Patentanmelder in Analogie zu Kap. 4.2.3 (S. 30) nur einmal
auf diese mangelnde Übereinstimmung aufmerksam zu machen.
10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen
Wird ein Patentanspruch für chemische Stoffe nachträglich aufgestellt, so ist zu prüfen, ob
ein Ausführungsbeispiel nach den Regeln des Kapitels 10.4 (S. 75) für diesen Anspruch in den
ursprünglichen Unterlagen vorhanden ist.
Wird ein Patentanspruch nachträglich eingeschränkt, z.B. durch Hinzufügen oder Spezi-
fizieren eines Merkmals, so muss dieses Merkmal aus den ursprünglich eingereichten
Unterlagen hervorgehen. Die ursprünglich offenbarte Ausführungsform muss unter den
eingeschränkten Patentanspruch fallen. Dies gilt ebenso bei der Einführung eines sogenannten
Disclaimers (s. Kap. 5.2.5 S. 37).
Die Einführung der Bezeichnung „neu“ für die Produkte eines Herstellungsverfahrens (s.
Kap. 10.6.3 S. 79) kann eine nicht annehmbare Erweiterung des Schutzumfangs bewirken,
wenn die Neuheit dieser Endstoffe in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart war. Die
diesbezügliche Offenbarung ist gegeben, wenn die Endstoffe auch als solche (d.h. verfahrens-
unabhängig) beansprucht werden oder deren Neuheit ausdrücklich erwähnt ist.
Wird eine Eigenschafts- oder Zweckangabe in einem Patentanspruch nachträglich hinzu-
gefügt oder spezifiziert, gestrichen oder verallgemeinert, so ist zu prüfen, ob die neue Angabe
ursprünglich offenbart war.
Eine Konstitutionsformel oder eine chemische Bezeichnung darf richtiggestellt werden, wenn
der Patentanmelder glaubhaft macht, dass ein Fehler vorliegt und wenn die ursprünglich
enthaltenen Angaben über die Herstellung und die Identifizierung (d.h. die ursprüngliche
Offenbarung) nicht geändert werden. Unter dieser Bedingung kann auch eine
Konstitutionsformel nachträglich in die Beschreibung aufgenommen werden.
10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche
Neben den allgemeinen Anforderungen an die Klarheit und die Erfindungsdefinition aus
Kap. 6.1 (S. 39) gilt für Patentansprüche mit chemischen Erfindungen:
Für die Klarheit ist es notwendig, dass die chemische Nomenklatur eindeutig ist. Es sind die
aktuell gebräuchlichen Definitionen korrekt zu verwenden. Im Zweifelsfall soll der Patent-
anmelder die Literaturstelle mit der von ihm benutzten Definition angeben. Existieren in der
Literatur mehrere unterschiedliche (z.B. weitere und engere) Definitionen, so muss aus den
Unterlagen hervorgehen, welche im vorliegenden Fall verwendet wird. Die chemischen
Bezeichnungen und die Strukturformeln müssen übereinstimmen.
Willkürliche Definitionen sind abzulehnen (s. Kap. 4.3 S. 30), ebenso unbestimmte Begriffe wie
„Derivate“ oder „verwandte Stoffe“. Solche Begriffe sind annehmbar, wenn ihre Bedeutung im
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
77
Kontext eindeutig ist (z.B. zusammen mit einer Formel: „Pyrimidinderivate der Formel (l)“), oder
wenn für den Fachmann die Abgrenzung klar ist (z.B. „Cellulosederivate“).
Unter dem Begriff „nieder“ (z.B. bei Niederalkyl) werden 1 bis 6 C-Atome verstanden, ausser die
Beschreibung gibt eine andere Definition an.
Bei bisher unbekannten Stoffen oder bei Stoffen unbekannter Konstitution kann die im
Patentanspruch verwendete Bezeichnung in der Beschreibung präzisiert werden.
Werden in der Erfindungsdefinition Eigenschaftsangaben als Definitionsmerkmale verwendet,
so muss der Fachmann diese mit zumutbarem Aufwand überprüfen können.
10.6.1 Stoffansprüche
Stoffansprüche sind Erzeugnisansprüche für einen chemischen Stoff, oder für eine Mehrzahl
von jeweils einzelnen chemischen Stoffen, d.h. für Substanzen einer bestimmten Konstitution,
wobei diese Konstitution bekannt ist oder nicht. Bei einer Mehrzahl von Stoffen (z.B. einer
gemeinsamen Formel) werden diese als Alternativen zueinander beansprucht.
Die Definition bei Stoffansprüchen
Die häufigste Art der Definition bei Stoffansprüchen ist die Angabe einer chemischen
Strukturformel. Diese kann die Struktur detailliert festlegen. Oder sie kann als „Markush-
Formel“ entweder Einzelheiten offenlassen (z.B. die Anordnung von Substituenten) oder nur
eine Teilformel sein. Die Strukturformel kann durch chemische Bezeichnungen ersetzt oder
ergänzt werden, z.B. "Tetracycline, die in 5-Stellung eine Dihalogenmethylgruppe tragen". Die
Definition eines Stoffanspruchs kann zusätzlich die Angabe eines Verwendungszwecks
beinhalten, z.B. „Insektizide der Formel (l)…“.
Wenn die Struktur nicht gänzlich bekannt ist oder wenn eine Formel nicht ausreicht, z.B. weil
eine bestimmte Modifikation beansprucht wird, sind im Patentanspruch charakteristische
physikalische oder chemische Eigenschaften (sog. Parameter) anzugeben, etwa „Polymere mit
Einheiten der Formel, die einen Viskositätsindex von ... und einen Erweichungspunkt von ...
aufweisen.“ Ist eine Definition auf anderem Weg nicht möglich, so ist ein Hinweis auf eine
Figur gestattet, beispielsweise „Antibiotikum mit einem IR-Spektrum gemäss Figur 1“.
Enthält die Erfindungsdefinition chemische Stoffe mit salzbildenden Gruppen, so brauchen die
Salze nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt zu werden. Sie gelten als eingeschlossen.
Soll sich aber der Schutz nur auf bestimmte Salze erstrecken, so ist eine entsprechende
Präzisierung unerlässlich (z.B. "Amine der Formel (l) und ihre physiologisch verträglichen
Salze").
Die Definition eines Stoffanspruchs kann in der Einzahl oder in der Mehrzahl erfolgen
(„Verbindung oder Verbindungen der Formel (l)…“). Da nur neue Stoffe gültig patentiert werden
können, ist es sinnlos, in einem Stoffanspruch das Wort „neu“ zu benutzen.
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
78
Es ist Sache des Patentanmelders zu entscheiden, ob er die Stoffansprüche in Oberbegriff und
kennzeichnenden Teil gliedern will, solange die Übersichtlichkeit des Anspruchs gewahrt bleibt.
Abhängige Stoffansprüche
Ein abhängiger Patentanspruch für eine oder mehrere bestimmte chemische Verbindungen
muss, wie jeder abhängige Patentanspruch, ausdrücklich auf einen vorangehenden
rückbezogen sein (Art. 31 Abs. 1 PatV). Er kann z.B. wie folgt lauten: "3. 2-Amino-4-dichlor-
acetamido-benzoesäure als Verbindung nach Patentanspruch 1". Er kann nicht durch einen
(unechten) unabhängigen Patentanspruch ersetzt werden.
Stoffansprüche mit Herstellungsmerkmalen („product by process claims“)
Kann ein chemischer Stoff (oder ein biotechnologisches Erzeugnis, s. Kap. 11.6 S. 91) durch
Erzeugnismerkmale (d.h. durch seine Struktur oder durch seine Eigenschaften) nicht aus-
reichend definiert werden, so sind in diesen Ausnahmefällen auch Herstellungsmerkmale
zulässig. In der Chemie ist dies manchmal bei Polymeren der Fall. Die Klarheit des Anspruchs
muss aber gewährleistet sein. Im Hinblick auf Art. 52 Abs. 1 PatG ist auf die eindeutige
Unterscheidung von Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen zu achten. Da auch in diesen Fällen
der chemische Stoff absolut (d.h. verfahrensunabhängig) und nicht dessen Herstellung
beansprucht wird, ist ausschliesslich die unbestimmte Formulierung (z.B. "erhältlich durch..."
und nicht "hergestellt durch...") zuzulassen.
Die Einheit eines Stoffanspruchs
Wenn ein einziger Stoff oder eine Gruppe von Stoffen einer einheitlichen Formel beansprucht
wird, so ist die Einheit nach Art. 52 Abs. 1 PatG gegeben, und zwar unabhängig davon, ob in
der Beschreibung eine oder mehrere Verwendungen angegeben werden. Eine Strukturformel
ist einheitlich, wenn alle Stoffe ein wesentliches oder charakteristisches Strukturelement
gemeinsam haben.
Werden Stoffe mit einer generellen Strukturformel beansprucht, deren variable Bestandteile
nicht einheitlich definiert sind, so ist die Einheit des Anspruchs gegeben, wenn für alle Stoffe
eine gemeinsame Verwendung genannt wird. Die weitere Verwendbarkeit einzelner Stoffe stört
die Einheit nicht.
Wird eine abgegrenzte Gruppe von Stoffen, die untereinander eine strukturelle Verwandt-
schaft aufweisen, durch Angabe einer Eigenschaft definiert (z.B. grüne Azofarbstoffe), so kann
diese Eigenschaft als Einheitskriterium gelten, da in der Beschreibung zwecks Offenbarung
eine gemeinsame Verwendung genannt werden muss, bei der diese Eigenschaft eine Rolle
spielt (vgl. Kap. 10.2 S. 73). Diese gemeinsame Verwendung kann allgemein umschrieben sein
(z.B. Insektizide, Farbstoffe).
Werden die beanspruchten Stoffe einer Gruppe alle als "Zwischenprodukte" bezeichnet, so
müssen in der Beschreibung allgemeine Angaben über ihre Weiterverarbeitung vorliegen. Die
Einheit dieses Anspruchs ist gegeben, wenn die Zwischenprodukte zu einer (im obigen Sinne)
einheitlichen Gruppe von Endstoffen führen (sei es auf einem einzigen oder auf verschiedenen
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
79
Wegen) oder wenn eine einheitliche Art der Weiterverarbeitung erwähnt wird, die zu gleichen
oder verschiedenen Endstoffen führen kann.
Sind die beanspruchten Verbindungen teils Stoffe mit gleicher Verwendbarkeit und im Übrigen
Zwischenprodukte für die Herstellung dieser Wirkstoffe, so ist die erforderliche Einheit des
Stoffanspruchs nicht gegeben.
Sind die Verbindungen einer einheitlichen Gruppe für therapeutische, chirurgische und/oder
diagnostische Zwecke bestimmt (absoluter Stoffanspruch oder zweckgebunden nach Art. 7c
PatG), so ist die erforderliche Einheit vorhanden, und zwar auch dann, wenn zwei oder mehrere
näher definierte Indikationen alternativ aufgezählt werden.
10.6.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen
Bei Patentansprüchen mit einer Wendung wie „bestehend aus den Komponenten A, B und C“,
und bei denen die Anteile dieser Komponenten in Prozent angegeben sind, ist das Vorhanden-
sein einer weiteren Komponente ausgeschlossen. Die Prozentangaben müssen sich deshalb zu
100% ergänzen lassen. Bei Ausdrücken wie „einschliessen“, „umfassen“ oder „enthalten“
können noch weitere Komponenten vorhanden sein.
Fakultative Mischungskomponenten der Art „0 bis x% des Stoffes A“, „bis x% des Stoffes A“
oder „gegebenenfalls bis x% A“ können als Eventualangaben in einem unabhängigen
Patentanspruch sowohl mit einer Wendung wie „enthalten“ als auch „bestehend aus“ ange-
nommen werden. Sie gehören zur Erfindungsdefinition, da sie eine mögliche Alternative
darstellen. Der Ausdruck „bis x% A“ bedeutet nicht, dass A immer vorhanden ist; dies kann
durch die Beschreibung ausgelegt werden.
Auch Merkmale wie „ca. x% des Stoffes A“ sind annehmbar, da für den Fachmann in der Regel
klar ist, was für Abweichungen damit gemeint sind. Dagegen ist ein Merkmal „von ca. x% bis ca.
y%“ nicht annehmbar, da ein solcher Bereich unbestimmt wird (vgl. auch unbestimmte
Zahlenwerte, Kap. 6.2.4 S. 43).
Stoffgemische können eine beliebige Anzahl Komponenten (fakultative oder stets vorhandene)
enthalten; der Anspruch muss aber klar und lesbar bleiben.
10.6.3 Verfahrensansprüche
Die Definition bei Verfahrensansprüchen
Bei einem Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen müssen alle drei Hauptmerkmale
(Ausgangsstoffe, Endstoffe und Operationen) angegeben sein. Es können weitere Merkmale
(Reaktionsbedingungen, Katalysatoren) hinzukommen.
Bei den sog. Arbeitsverfahren liegt das Schwergewicht auf den Reaktionsbedingungen. Wenn
sie chemisch nicht spezifiziert sind, so ist keines der obigen Hauptmerkmale erkennbar, z.B.
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
80
„Verfahren zur Durchführung einer exothermen Reaktion, dadurch gekennzeichnet, dass
man…“.
In Analogie zu den Erzeugnisansprüchen (s. Kap. 10.6.2 S. 79) sind Angaben der Art „bei rund
60°C“ annehmbar, da für einen Fachmann klar ist, wie dies aufzufassen ist. Dagegen ist ein
Bereich „von etwa 40°C bis etwa 60°C“ als unbestimmt abzulehnen.
Die Endstoffe eines Herstellungsverfahrens dürfen als „neu“ bezeichnet werden. Dies gilt auch
für Anwendungs- und Verwendungsansprüche. Diese Bezeichnung „neu“ kann die Bedeutung
eines einschränkenden Merkmals haben („…Verbindungen…, soweit sie noch neu sind“).
Die Einheit eines Anspruchs mit mehreren Herstellungsverfahren
Ein unabhängiger Verfahrensanspruch ist uneinheitlich, wenn er ausgehend von ver-
schiedenen Ausgangsstoffen für bestimmte Endstoffe in alternativer Form mehrere
Herstellungsarten aufzählt, die sich sowohl durch die Ausgangsstoffe wie auch durch die
Operationen voneinander unterscheiden. Ein solcher Patentanspruch enthält verschiedene
Erfindungen und ist deshalb in mehrere unabhängige Patentansprüche aufzuteilen, wobei zu
prüfen ist, ob diese im gleichen Patent verbleiben dürfen.
Bei einem mehrstufigen Verfahren beginnend mit gleichen Ausgangsstoffen zur Herstellung
einer Gruppe von Endstoffen Z (Z1, Z2 ... Zn) kann ein Anspruch nach dem Grundschema
aufgestellt werden. Dabei ist das Verfahren im Abschnitt A B für die Endstoffe Z1, Z2 ... Zn
identisch. Das Verfahren kann sowohl im Abschnitt A B wie auch im Abschnitt B Z
mehrstufig sein.
Eine Variante, bei der die eine Zielverbindung Z1 gleichzeitig auch ein Zwischenprodukt nach
dem Schema A Z1 Z2 darstellt, kann nur dann im gleichen Anspruch verbleiben, wenn die
Übersicht über den Anspruch und damit die Klarheit gegeben sind.
10.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
Die allgemeinen Regeln für die Beurteilung der Einheit aus dem Kapitel 7.2 und die dort
aufgeführten Beispiele können für Anmeldungen mit chemischen Erfindungen wie folgt
präzisiert werden:
- Patentanmeldungen mit verfahrensunabhängigen Stoffansprüchen enthalten in der
Regel den Stoffanspruch am Anfang, da er der breiteste ist. Nachfolgend können ein oder
mehrere Nebenansprüche für die Herstellung dieser Stoffe oder einzelner Vertreter davon
aufgestellt werden. Die Endstoffe dieses Herstellungsverfahrens bilden den technischen
Zusammenhang zum Stoffanspruch.
A B Z2
Zn
Z1
10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
81
Liegen mehrere Nebenansprüche für die Herstellung eines neuen Stoffes oder einer Gruppe
von neuen Stoffen vor, so sind diese auch dann zulässig, wenn die Ausgangsstoffe und
Operationen verschieden sind.
Verfahrensansprüche können sich auf einen vorangehenden Verfahrensanspruch beziehen,
falls sämtliche Merkmale d.h. sämtliche Stufen dieses vorangehenden Anspruchs
einbezogen werden.
- Patentanmeldungen ohne verfahrensunabhängige Stoffansprüche enthalten keinen
absoluten Stoffanspruch. Es dürfen mehrere Herstellungsverfahren derselben bekannten
Verbindungen (oder eines Teils davon) vorliegen; bei diesen Varianten müssen die
erfindungswesentlichen Merkmale, die die allgemeine erfinderische Idee begründen, bei den
Ausgangsstoffen und/oder den Operationen liegen.
Zu einem oder mehreren Verfahrensansprüchen können weitere Nebenansprüche auf-
gestellt werden, wobei der technische Zusammenhang zum vorangehenden Verfahrens-
anspruch klar sein muss:
- Für die Herstellung der Ausgangsstoffe können Verfahrens- oder Anwendungs-
nebenansprüche aufgestellt werden, z.B. „Anwendung des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 auf Verbindungen, die durch Umsetzung von … hergestellt werden“.
- Für die Weiterverarbeitung von Verfahrensprodukten können Nebenansprüche
aufgestellt werden, entweder als Verwendung des Verfahrensprodukts (z.B.
„Verwendung der nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestellten
Verbindungen ... zur Herstellung von ... durch…") oder für die Herstellung weiterer Stoffe
(z.B. „Verfahren zur Herstellung von ..., dadurch gekennzeichnet, dass man die nach
dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 erhaltenen Verbindungen...").
- Die zwei obigen Kombinationen dürfen auch im gleichen Patent vorkommen.
- Zu allen Herstellungsverfahren, die in der gleichen Anmeldung verbleiben können, dürfen
Nebenansprüche auf den Ausgangsstoff oder die Zwischenprodukte aufgestellt werden.
Aus der Formulierung muss klar sein, dass diese Stoffe nur in ihrer Eigenschaft als
Ausgangsstoff bzw. Zwischenprodukt beansprucht sind (z.B. „Verbindung der Formel (l) als
Zwischenprodukt im Verfahren nach Patentanspruch 2“).
82
11 Biotechnologische Erfindungen
11.1 Allgemeines
Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen mit Erfindungen auf den Gebieten der Gen-
technologie, der Mikrobiologie, der Molekularbiologie und Teilen der Biochemie. Diese werden
gesamthaft als biotechnologische Erfindungen bezeichnet. Sie können definiert werden als
Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder
ein Verfahren, das biologisches Material herstellt, bearbeitet oder verwendet, zum Gegenstand
haben. Als „biologisches Material“ wird jedes Material bezeichnet, das genetische Information
enthält und sich selber reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden
kann.
Zu den biotechnologischen Erfindungen gehören insbesondere solche im Zusammenhang mit
Nukleotidsequenzen (z.B. Genen) und Mikroorganismen, aber auch Erfindungen, die Tiere und
Pflanzen betreffen. Zu den Mikroorganismen zählen: Bakterien, Plasmide, Viren, einzellige Pilze
(Hefen), Algen, Protozoen und menschliche, tierische und pflanzliche Zellen; mit anderen
Worten: für das blosse Auge nicht sichtbare, zumeist einzellige Organismen.
Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für Patentan-
meldungen mit biotechnologischen Erfindungen. Auf diesem Gebiet stellen sich jedoch einige
spezielle patentrechtliche Fragen, insbesondere betreffend die Patentierbarkeit und die
Offenbarung. Es braucht deshalb zusätzliche Anweisungen, wie diese Anmeldungen und
insbesondere die spezifischen Artikel im PatG und in der PatV bei der Sachprüfung zu
handhaben sind.
11.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit
Für biotechnologische Erfindungen gelten grundsätzlich dieselben Grundvoraussetzungen für
die Patentierbarkeit. Es sind dies (neben den nicht geprüften Erfordernissen der Neuheit und
der erfinderischen Tätigkeit) das Vorliegen einer Erfindung und die gewerbliche Anwendbarkeit
im Allgemeinen. Zum Wesen der Erfindung gehört hier insbesondere die Zugehörigkeit zum
Gebiet der Technik und die Wiederholbarkeit: Die Erfindung muss beliebig oft wiederholt
werden können, was aus den technischen Unterlagen nachvollziehbar hervorgehen muss. Die
Wiederholbarkeit steht somit im Zusammenhang mit der Offenbarung, weshalb dies in Kap.
11.4 S. 88 detaillierter erläutert wird. Zum Begriff der Erfindung gehört bei Nukleotidsequenzen
und Proteinen ferner die Funktion dieser Sequenz (s. Botschaft vom 23. November 2005,
S. 44f).
11.2.1 Der menschliche Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers
Der menschliche Körper ist nicht patentierbar und zwar in allen Phasen seiner Entstehung und
Entwicklung (Art. 1a Abs. 1 PatG). Die Entstehung und Entwicklung beginnt bereits bei der
11 Biotechnologische Erfindungen
83
Kernverschmelzung und umfasst somit auch das ungeborene Leben, also den Embryo und den
Fötus. Ebenfalls nicht patentierbar sind totipotente Zellen, die das Potenzial haben, sich zu
einem lebenden Menschen zu entwickeln
Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung sind nicht patentierbar,
da es sich hier lediglich um eine Entdeckung handeln würde. Solche Bestandteile sind jedoch
patentierbar, wenn sie isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren
gewonnen wurden. Zudem muss aber ein technischer Nutzeffekt (also eine nützliche Wirkung
oder Eigenschaft) angegeben werden (Art. 1a Abs. 2 PatG). Erst damit wird die Entdeckung zu
einer Erfindung. Dies bedeutet auch, dass der technische Nutzeffekt Teil der Erfindung bildet
und damit in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein muss (im Unterschied
zur gewerblichen Anwendbarkeit). In jedem Fall ist aber auch zu beachten, dass solche
Erfindungen nicht gegen Art. 2 Abs. 1 PatG (öffentliche Ordnung, gute Sitten) verstossen würde
(s. Kap. 11.3.1 S. 85). Obwohl auch Gene als Bestandteile des menschlichen Körpers
angesehen werden können, sind diese nicht patentierbar (s. nachfolgenden Abschnitt).
11.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen
Patentansprüche auf Sequenzen oder Teilsequenzen natürlich vorkommender Gene sind
sowohl in ihrer natürlichen Umgebung wie auch in isolierter Form (als genomische DNA) nicht
zulässig. Es ist zu beachten, dass sich Art. 1b Abs. 1 PatG nicht nur auf Sequenzen
menschlichen Ursprungs bezieht, sondern auch auf solche tierischen oder pflanzlichen
Ursprungs.
Dagegen können Sequenzen, die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz ableiten,
patentierbar sein (Art. 1b Abs. 2 PatG). Unter "abgeleiteter Sequenz" wird jede Sequenz
verstanden, die ausgehend von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens erhalten wird und
mit dieser funktionsäquivalent ist. Darunter fallen also insbesondere cDNA, RNA, Polypeptide
und Proteine.
Eine patentierbare Erfindung liegt bei abgeleiteten Sequenzen nur vor, wenn die Sequenzen
isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen worden sind. Dieses
allein begründet aber das Vorliegen einer Erfindung noch nicht, Es muss zudem eine Funktion
in der Beschreibung glaubhaft angegeben werden. Da diese Funktion Teil der Erfindung ist,
muss sie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein (vgl. Art. 49 Abs. 2 Bst. b
PatG). Fehlt die Angabe einer Funktion an Anmeldedatum, so muss die Patentanmeldung
(nach entsprechender Androhung) zurückgewiesen werden.
Der Ausdruck "Funktion" beschreibt jede Eigenschaft der Sequenz, die kausal zu einem in der
Technik nutzbaren Resultat beiträgt. Wird eine abgeleitete Sequenz eines Gens zur Herstellung
eines Proteins (oder eines Teils eines Proteins) verwendet, so ist nicht nur dieses Protein
anzugeben, sondern auch dessen Funktion. Wird eine Nukleotidsequenz nicht zur Herstellung
eines Proteins verwendet, so könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin bestehen,
dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist. Allgemein
gehaltene und spekulative Angaben zur Funktion reichen nicht aus. Sie müssen hinreichend
spezifiziert, substanziell und glaubhaft sein. Im Rahmen der Sachprüfung können gestützt auf
Art. 13 VwVG zusätzliche Informationen oder Unterlagen verlangt werden, um die erforderliche
Beurteilung der Funktion zu ermöglichen.
Der Schutz aus einem Anspruch auf eine Nukleotidsequenz, die sich von einer Gensequenz
ableitet, ist auf die Sequenzabschnitte beschränkt, welche die im Patent beschriebene Funktion
11 Biotechnologische Erfindungen
84
erfüllen. Aus dem Wortlaut von Art. 8c PatG geht hervor, dass dies Aminosäuresequenzen nicht
betrifft. Damit der Schutzbereich bei abgeleiteten Nukleotidsequenzen klar ist, muss der
Patentanmelder angeben (nötigenfalls im Rahmen der Sachprüfung), welche Sequenz-
abschnitte funktionsrelevant sind. Nicht relevante Sequenzabschnitte sind aus den Ansprüchen
zu streichen, entweder durch den Anmelder oder durch den Prüfer.
Sind in einer Anmeldung Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die
Anmeldung am Schluss der Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das dem Anhang
C der Verwaltungsvorschriften des PCT entspricht (Art. 27 PatV). Falls dies fehlt, wird es im
Rahmen der Sachprüfung nicht eingefordert. Die Prüfung der Offenbarung richtet sich in diesem
Fall nach den am Anmeldedatum vorhandenen Unterlagen. Ein nach dem Anmeldedatum
eingereichtes Sequenzprotokoll wird nicht in die Beschreibung aufgenommen.
11 Biotechnologische Erfindungen
85
11.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung
11.3.1 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur
Art. 2 Abs. 1 PatG schliesst sämtliche Verstösse gegen die öffentliche Ordnung, die guten
Sitten von der Patentierung aus. Dazu gehört auch die Verletzung der Menschenwürde oder die
Missachtung der Würde der Kreatur. Für biotechnologische Erfindungen wird dies präzisiert,
wobei nachstehende Liste nicht abschliessend ist:
„…Insbesondere werden keine Patente erteilt für:
a. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone;
b. Verfahren zur Bildung von Mischwesen unter Verwendung menschlicher Keimzellen,
menschlicher totipotenter Zellen oder menschlicher embryonaler Stammzellen und die damit
gewonnenen Wesen;
c. Verfahren der Parthenogenese unter Verwendung menschlichen Keimgutes und die damit
erzeugten Parthenoten;
d. Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des
menschlichen Lebewesens und die damit gewonnenen Keimbahnzellen;
e. unveränderte menschliche embryonale Stammzellen und Stammzelllinien;
f. die Verwendung menschlicher Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken;
g. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, diesen
Tieren Leiden zuzufügen, ohne durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt zu
sein, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere."
Wie aus dem Wortlaut von Bst a. bis d. und g. hervorgeht, sind hier nicht nur die Verfahren,
sondern auch die daraus entstehenden Erzeugnisse von der Patentierung ausgeschlossen.
Es ist zu beachten, dass alle Erfindungen von der Patentierung ausgeschlossen sind, die die
Menschenwürde verletzen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die die Würde der
Kreatur missachten. Letzteres ist nur dann der Fall, wenn eine qualifizierte Beeinträchtigung der
Würde vorliegt, die nicht durch schutzwürdige Interessen aufgewogen wird.
Bei allen Anmeldungen, die einen solchen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die
guten Sitten vermuten lassen, sind nicht nur die Patentansprüche, sondern auch die
Beschreibung gründlich zu analysieren. Der obenstehende Artikel (ausser Bst. g) bezieht sich
auf biotechnologische Erfindungen im Zusammenhang mit dem Menschen. So muss
beispielsweise aus den technischen Unterlagen klar hervorgehen, was unter „Säugetieren“ zu
verstehen ist. Allfällige Zweifel und Unklarheiten sind vom Patentanmelder zu bereinigen.
Erläuterungen zu den einzelnen Buchstaben
11 Biotechnologische Erfindungen
86
- Zu Bst. a.: Unter Klonen wird die künstliche Erzeugung genetisch identischer Wesen
verstanden (Art. 2 Bst. l FMedG). Dazu gehören das Embryonensplitting und der
Zellkerntransfer. Der Begriff „Verfahren zum Klonen“ schliesst sowohl das reproduktive als
auch das therapeutische Klonen ein.
- Zu Bst. b.: Es werden diejenigen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, bei
denen Organismen entstehen, die in allen Geweben gemischt sind. Es sind also
Mischwesen, deren Zellen das Erbgut von Tier und Menschen vereinigen, bzw. "mischen".
Es sind die Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, die menschliche Keimzellen
oder menschliche totipotente Zellen zur Herstellung eines Mischwesens verwenden.
Ebenfalls nicht patentierbar sind Verfahren, die durch Injektion menschlicher embryonaler
Stammzellen in eine tierische Blastozyste oder durch Injektion tierischer embryonaler
Stammzellen in eine menschliche Blastozyste entstehen. Ebenfalls von der Patentierung
ausgeschlossen sind die durch diese Verfahren hergestellten Mischwesen. Nicht jedes
tierische Lebewesen, das einen Bestandteil menschlichen Ursprungs (z.B. ein einzelnes
Gen menschlichen Ursprungs) aufweist, ist von der Patentierung ausgenommen.
Namentlich sind transgene Tiere oder solche Tiere, die menschliche Organe in sich tragen,
nicht von der Patentierung ausgenommen.
- Zu Bst. c.: Unter Parthenogenese (Jungfernzeugung) wird die Entwicklung der Eizelle zu
einem Organismus ohne Befruchtung verstanden. Bei der (technisch herbeigeführten)
Parthenogenese bei menschlichen Eizellen handelt es sich nicht um ein Verfahren zum
Klonen menschlicher Lebewesen im Sinne von Buchstaben a, da kein genetisch identisches
Wesen erzeugt wird. Die Parthenogenese und deren Erzeugnisse werden jedoch betreffend
den Ausschluss von der Patentierung dem Klonen gleichgestellt.
- Zu Bst. d.: Darunter fällt namentlich die Keimbahntherapie, d.h. eine Methode zur Be-
handlung von Krankheiten durch Eingriffe in die Erbsubstanz von Keimbahn- oder
Keimzellen. Defekte Erbsubstanz, die sich in einer Krankheit (z.B. Bluterkrankheit) äussert,
wird durch Erbgut ersetzt, das diesen Defekt nicht aufweist. Die Keimbahntherapie ist
verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur Behebung eines
Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus erfolgen, indem dort die DNA
modifiziert wird. Die veränderte DNA wird in diesem Fall nicht weitervererbt (sogenannte
somatische Gentherapie). Solche Eingriffe sind durch die Verfassung nicht verboten und
auch nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Ausschluss von
Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik am menschlichen Körper.
- Zu Bst. e.: Die Konservierung und Kultivierung von unveränderten embryonalen Stamm-
zellen und die Kultivierung zu embryonalen Stammzelllinien gelten nicht als Veränderung
und sind damit nicht patentierbar. Dagegen unterliegen genetisch modifizierte oder durch
andere Prozesse veränderte embryonale Stammzellen bzw. Stammzelllinien mangels
biologischer Identität nicht dem Ausschlussgrund von Bst. e.
- Zu Bst. f.: Unter diesen Ausschlussgrund fallen nur Erfindungen, die eine Verwendung
beinhalten. Erzeugnisansprüche auf menschliche Embryonen sind nach Art. 1a Abs. 1 PatG
zu prüfen (s. Kap. 11.2.1 S. 82). Von der Patentierung ausgeschlossen sind sämtlich
Verwendungen menschlicher Embryonen, sofern es sich nicht um medizinische Zwecke
handelt. Dabei umfasst der Begriff "Embryo" alle Phasen von der Kernverschmelzung bis
zur Geburt. Der Begriff "medizinisch" beinhaltet die Erkennung, Verhütung oder Behandlung
von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen. Die Gewinnung von embryonalen
Hirnzellen aus abgetriebenen Embryonen für die Parkinsontherapie ist ein Beispiel für eine
zulässige medizinische Verwendung von Embryonen.
11 Biotechnologische Erfindungen
87
- Zu Bst. g: Ausgeschlossen von der Patentierung sind Erfindungen, deren Verwertung einem
Tier Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen würde, die nicht als notwendige
Voraussetzung zur Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen
gerechtfertigt werden könnte. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die unweigerlich
zu ernsten Schäden für Mensch und Umwelt führen würden. Im Rahmen der Sachprüfung
ist es manchmal schwierig abzuschätzen, ob die schutzwürdigen Interessen die negativen
Aspekte der Erfindung rechtfertigen. Zurück zu weisen sind deshalb vorab solche
Patentansprüche, die von der Rechtsordnung oder der Gesellschaft zweifelsfrei missbilligt
werden.
11.3.2 Medizinische Verfahren
Bei den medizinischen Verfahren im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen
gelten die allgemeinen Regeln, wie sie im Kap. 3.2 (S. 24) aufgelistet sind, einschliesslich den
Ausführungen zu Anwendungs- und Verwendungsansprüchen (Kap. 3.2.2 S. 25). Es ist
insbesondere darauf zu achten, ob die beanspruchten Verfahren (z.B. somatische Gentherapie)
Schritte enthalten, die am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden.
Bei den Erzeugnisansprüchen mit Zweckangaben und bei den Verwendungsansprüchen ist zu
prüfen, dass nicht ein ausgeschlossenes Verfahren oder die einem solchen Verfahren
gleichzustellende Verwendung beansprucht wird. Dies ist im Kap. 10.3 (S. 73) analog für
chemische Stoffe präzisiert worden.
11.3.3 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren; Züchtungsverfahren
Für Pflanzensorten und Tierrassen werden keine Patente erteilt (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PatG).
Nur Pflanzen oder Tiere als Pflanzensorte bzw. Tierrasse sind vom Patentschutz aus-
genommen. Unter Pflanzensorte und Tierrasse wird das letzte Taxon in der Taxonomie des
Pflanzen- bzw. Tierreiches verstanden. Es können nur diejenigen Erfindungen patentiert
werden, deren technische Ausführbarkeit nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse
beschränkt ist. Somit sind Patentansprüche auf Tiere oder Pflanzen zulässig, wenn die
Voraussetzungen von Art. 1 und 50 PatG erfüllt sind und wenn die Patentansprüche bezüglich
der Rasse bzw. Sorte nicht durch rassen- bzw. sortenspezifische Merkmale spezifiziert sind. Die
Ansprüche enthalten also ausser einer etwaigen Spezifikation des Erfindungsgegenstandes
(beispielsweise Weizen, Kartoffeln) nur solche Merkmale, deren Gesamtheit für mehrere
Tierrassen bzw. Pflanzensorten zutrifft.
Wird beispielsweise ein Gen gefunden, das in bestehende Kartoffelsorten eingebaut werden
kann, um deren Resistenz gegen bestimmte Schädlinge zu erhöhen, so kann die neue "Familie"
der modifizierten Kartoffeln beansprucht werden, die dieses Gen enthält, nicht jedoch die
Kartoffelsorte. Patentierbar ist jedoch das Verfahren, wie diese Resistenz in die Pflanze oder
Pflanzensorte eingebracht werden kann. Ebenfalls zulässig sind Patentansprüche auf Pflanzen-
sorten als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens (Art. 8a Abs. 1 PatG). Zu den
patentierbaren Erfindungen zählen die mikrobiologischen Verfahren und die damit gewonnenen
Erzeugnisse (auch wenn es sich z.B. um eine Pflanzensorte handelt). Dazu zählen Verfahren
unter Verwendung oder Vermehrung von Mikroorganismen, aber auch die gezielte Veränderung
11 Biotechnologische Erfindungen
88
des Genoms von Organismen. Solche Verfahren müssen natürlich beliebig oft wiederholbar
sein.
Sämtliche rein biologischen Verfahren werden nicht als technisch betrachtet und sind deshalb
nicht patentierbar. Die Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen sind nicht patentierbar,
falls sie „im Wesentlichen biologisch“ sind. (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PatG). Solche Verfahren sind
unter der Voraussetzung patentierbar, wenn mindestens ein Schritt neben vielen biologischen
Schritten auch mindestens einen nichtbiologischen (also technischen) Schritt aufweist, der für
die Lösung der gestellten Aufgabe notwendig ist. Solche Schritte können beispielsweise sein:
Bestrahlung, Temperaturschock, Beschneiden und Aufpfropfen von Pflanzen. Trotz den
zulässigen biologischen Schritten (z.B. Selektion, Kreuzung) muss das Verfahren als Ganzes
wiederholbar sein.
Patentierbar sind technische Verfahren, bei denen ein Tier oder eine Pflanze nur als Hilfsmittel
eingesetzt wird (z.B. Gewinnung von Serum), sowie Verfahren, die nicht den eigentlichen
Züchtungsvorgang betreffen (z.B. Behandlung von Samen, von Erntegut, Düngung).
11.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung
Betrifft die Erfindung biotechnologisches Material als Erzeugnis, so sind grundsätzlich (in
Analogie zur Offenbarung chemischer Stoffe, s. Kap. 10.4 S. 75) alle Angaben zu machen, die
der Fachmann zur Herstellung oder Gewinnung dieses Erzeugnisses bzw. zu dessen
Identifizierung braucht (Art. 50 PatG). Dazu braucht es in der Regel ein Ausführungsbeispiel,
das diese Herstellung bzw. Gewinnung und Identifizierung des Erzeugnisses in nacharbeitbarer
Weise beschreibt. Betrifft die Erfindung eine Gruppe von Erzeugnissen, so muss die
Übertragung der beschriebenen Methode auf die übrige Gruppe glaubhaft sein.
Bei den Herstellungsverfahren biotechnologischer Erzeugnisse müssen nicht nur die
Verfahrensschritte, sondern auch die Ausgangsmaterialien angegeben werden.
11.4.1 Die Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit
Spezielle Regeln gelten für die Offenbarung von biologischem Material (Art. 50a PatG):
- Wird das biologische Material in der Patentanmeldung als bekannt, d.h. der Öffentlichkeit
zugänglich und damit als Stand der Technik bezeichnet, so genügt die Angabe des
vollständigen Namens, allenfalls ergänzt mit einem Literaturhinweis. Es kann auch auf eine
Hinterlegung hingewiesen werden, die am Anmelde- oder Prioritätstag frei zugänglich war.
- Geht aus den technischen Unterlagen nicht klar hervor, ob das biologische Material
vorbekannt ist, so ist dies in einer Beanstandung unter Hinweis auf Art. 50a PatG
abzuklären. Macht der Patentanmelder geltend, das biologische Material sei am
Anmeldedatum der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, so hat er dies zu belegen.
- Hegt der Patentanmelder Zweifel an der öffentlichen Zugänglichkeit des biologischen
Materials, so kann er vorsichtshalber eine Probe hinterlegen. Es ist dann dem
Patentanmelder überlassen, den Hinweis auf sein Risiko in der Beschreibung wieder zu
streichen, sofern die Offenbarung dadurch nicht in Frage gestellt wird.
- Bei nicht vorbekanntem biologischen Material gilt: Umfasst die Erfindung die Herstellung
oder die Verwendung des biologischen Materials, und kann die Erfindung in der
11 Biotechnologische Erfindungen
89
Beschreibung nicht ausreichend offenbart werden, so sind die Angaben über die
wesentlichen Merkmale des biologischen Materials durch die Hinterlegung dieses Materials
bei einer Sammelstelle sowie einen Hinweis in der Beschreibung auf diese Hinterlegung zu
vervollständigen (Art. 50a Abs. 1 PatG). Die Beschreibung muss aber dennoch die weiteren
Angaben des Verfahrens oder der Verwendung enthalten, damit dieses reproduziert werden
kann.
- Erzeugnisansprüche auf biologisches Material stellen einen Spezialfall dar: Die Erfindung
als Beitrag zum Stand der Technik besteht im neuen Erzeugnis selbst. Als Herstellungs-
methode reicht es für Dritte, das biologische Material vermehren zu können, da die
Vermehrung in der Praxis häufig einfacher ist als die erstmalige Gewinnung. In diesen
Ausnahmefällen wird von der strikten Anforderung der Wiederholbarkeit einer Erfindung
abgewichen. Bei solchen Erfindungen kann deshalb die Offenbarung durch die Hinterlegung
einer Probe dieses Materials und durch einen Hinweis in der Beschreibung auf diese
Hinterlegung vervollständigt oder ersetzt werden (Art. 50a Abs. 2 PatG).
- Die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials muss spätestens am
Anmeldedatum (bzw. am Prioritätsdatum) erfolgt sein (Art. 50a Abs. 3 PatG). Die
Beschreibung muss in der ursprünglichen Fassung die Hinterlegungsstelle und das
Aktenzeichen der Hinterlegung enthalten (Art. 45 b PatV). Das Aktenzeichen kann innerhalb
von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden
(Art. 45d PatV). Das IGE führt eine Liste der anerkannten Hinterlegungsstellen. Diese Liste
ist nicht abschliessend. Wird auf eine andere Hinterlegungsstelle verwiesen, so ist die
Patentanmeldung dem Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte vorzulegen.
11.4.2 Angabe der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen über
solche Ressourcen
Ein Patentgesuch muss Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource enthalten,
sofern die Erfindung direkt darauf beruht und der Patentbewerber bzw. der Erfinder Zugang zu
dieser Ressource hatte. Gleiches gilt für traditionelles Wissen über solche Ressourcen (Art. 49a
PatG).
Genetische Ressourcen werden dabei so verstanden, wie diese im Übereinkommen über die
Biologische Vielfalt (CBD) definiert sind, nämlich als „genetisches Material von tatsächlichem
oder potentiellen Wert“. „Genetisches Material“ ist als "jedes Material pflanzlichen, tierischen,
mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale Erbeinheiten enthält" definiert (Art. 2
CBD). Nicht zu den genetischen Ressourcen im Rahmen der CBD zählen hingegen genetische
Ressourcen des Menschen. "Traditionelles Wissen" kann umschrieben werden als Kenntnisse,
Innovationen und Gebräuche von eingeborenen oder lokalen Gemeinschaften, welche über
Generationen geschaffen, weitergegeben und angepasst wurden.
Zu beachten ist, dass die Erfindung selbst nicht zwingend eine genetische Ressource sein
muss; sie muss lediglich direkt auf einer genetischen Ressource beruhen. Folglich können zum
Beispiel auch Wirkstoffe biologischer Herkunft in einer Patentanmeldung die Offenlegung der
Quelle auslösen.
Falls Art. 49a PatG zur Anwendung kommt, so ist die Quelle der genetischen Ressource bzw.
des traditionellen Wissens über die genetische Ressource in der Beschreibung der Erfindung
anzugeben (Art. 45a PatV). Als Quelle ist primär jenes Land zu nennen, welches die
genetischen Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, bzw. die eingeborene oder lokale
Gemeinschaft, von welcher das traditionelle Wissen stammt (s. Botschaft zur Änderung des
11 Biotechnologische Erfindungen
90
Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags
und der Ausführungsordnung, BBl 2006 1, Seite 81). Falls diese primäre Quelle nicht bekannt
ist oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann (z.B. bei
genetischen Ressourcen für Zuchtorganismen oder falls die genetische Ressource von einem
kommerziellen Anbieter bezogen wurde), soll eine andere – sekundäre – Quelle angeben
werden (z.B. eine Genbank, der kommerzielle Anbieter der genetischen Ressource oder die
Publikation über das traditionelle Wissen). Es ist jeweils die Quelle jener genetischen
Ressourcen bzw. jenes traditionellen Wissens anzugeben, mit welcher bzw. welchem die
Erfindung tatsächlich entwickelt wurde.
Fehlt in der Patentanmeldung die Quellenangabe, so wird diese in einer Beanstandung
nachverlangt (Art. 59 Abs. 2 PatG). Sofern die gesetzte Frist nicht eingehalten wird, weist das
IGE die Anmeldung zurück (Art. 59a Abs. 3 lit. b PatG). Eine nachgereichte Quellenangabe in
Erledigung der Beanstandung wird nicht als erweiterte Offenbarung betrachtet.
Ist dem Patentbewerber bzw. dem Erfinder keine Quelle bekannt, so hat er eine entsprechende
schriftliche Bestätigung abzugeben (Art. 49a Abs. 2 PatG). Bei vorsätzlich falschen Angaben
über die Quelle können strafrechtliche Sanktionen greifen (Art. 81a PatG).
11.4.3 Offenbarung von „Durchgriffsansprüchen“ („reach through claims“)
Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch auf Erzeugnisse, die mit Hilfe eines Screening-
verfahrens oder eines Tests identifiziert werden, oder auf Erzeugnisse, die durch einen
Wirkmechanismus gekennzeichnet sind. Durchgriffsansprüche versuchen, Schutz für die mit
einem patentierten Screeningverfahren aufgefundenen Stoffe oder für Stoffe mit gleichen
Wirkmechanismen beispielsweise auf folgende Art zu erlangen: "Stoff, der durch das
(Screening-) Verfahren/den Test nach Anspruch 1 identifiziert wird".
Verwendungsansprüche solcher Erzeugnisse werden ebenfalls als Durchgriffsansprüche
bezeichnet.
Erfindungen (Stoffansprüche oder Verwendungsansprüche), bei denen das Erzeugnis nur in
Form eines reinen Durchgriffsanspruchs formuliert wird, sind nicht so vollständig offenbart, dass
ein Fachmann diese Erfindungen ausführen kann. Derartige Ansprüche sind wegen fehlender
Offenbarung nicht annehmbar (Art. 50 PatG). Ein Anspruch wie oben formuliert ist ferner auch
deshalb nicht annehmbar, weil ein Screening oder ein Test für sich kein Herstellungsverfahren
ist; die Erzeugnisse stellen deshalb kein unmittelbares Verfahrensprodukt nach Art. 8a Abs. 1
PatG dar.
Häufig ist auch die Klarheit des Anspruchs mangelhaft und die Kategorie nicht eindeutig
erkennbar.
Durchgriffsansprüche sind nur dann annehmbar, wenn das Endprodukt in der Beschreibung
durch seine (bio)chemischen Eigenschaften zusammen mit seiner biologischen Wirkung und
seinen physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet wird. In der Beschreibung muss (neben
der gewerblichen Anwendbarkeit, s. auch Kap. 11.2 S. 82) dargelegt sein, wie die Erzeugnisse
gemäss ihren strukturellen Eigenschaften identifiziert und wie sie hergestellt werden können.
Die Ansprüche selber müssen so formuliert sein, dass die Erzeugnisse (z.B. anhand der
Sequenzen) eindeutig ermittelt werden können.
11 Biotechnologische Erfindungen
91
11.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen
Wie bei allen anderen Patentanmeldungen gilt, dass alle Angaben, die der Fachmann zur
Ausführung der Erfindung benötigt, zur Offenbarung der Erfindung gehören. Sie können
deshalb nach dem Anmeldedatum nicht nachgereicht werden.
Ist die Hinterlegung von biologischem Material für die Offenbarung notwendig, so muss dieses
Material am Anmeldedatum hinterlegt sein (Art. 50a Abs. 3 PatG).
- War das in der Offenbarung erwähnte biologische Material vorbekannt, d.h. war es am
Anmeldedatum der Öffentlichkeit frei zugänglich und gehörte somit zum Stand der Technik,
so kann der Hinweis auf seine Hinterlegung ohne Einfluss auf das Anmeldedatum in der
Beschreibung ergänzt werden.
- Bei nicht vorbekanntem biologischem Material müssen die Angaben zum biologischen
Material sowie der Hinweis auf die Hinterlegung am Anmeldedatum in der ursprünglichen
Fassung enthalten sein. Es kann einzig das Aktenzeichen der Hinterlegung innerhalb von
16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden.
- Sind die Angaben zur Hinterlegung in irgendeinem am Anmeldedatum eingereichten
Aktenstück zu der Patentanmeldung zu finden, so können sie von Amtes wegen in die
Beschreibung übertragen werden.
11.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche
Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen: Grundsätzlich sind alle Erfindungen in
den Patentansprüchen zu definieren (Art. 51 Abs. 1 PatG). Die Beschreibung und die
Zeichnungen dienen zwar zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung der Ansprüche. Bei
biotechnologischen Erfindungen sind Hinweise auf die Beschreibung bzw. auf die Zeichnungen
in Ausnahmefällen gestattet, falls der Anspruch ansonsten schwer verständlich und somit unklar
würde. Ein solcher Hinweis kann beispielsweise bei Erfindungen erfolgen, die eine Sequenz
betreffen („Sequenz der Nummer 1 wie in Figur 3 dargestellt“) oder durch die Beziehung auf die
Beschreibung mittels der Bezeichnung eines Mikroorganismus.
Definition von Erzeugnissen: Erzeugnisse sind durch Ihre Konstitution (z.B. Sequenz) oder
ihre Eigenschaften zu definieren. Kann das biotechnologische Erzeugnis nicht oder nur
unzureichend durch Erzeugnismerkmale definiert werden, so sind in Ausnahmefällen auch
Herstellungsmerkmale zulässig. In Analogie zu chemischen Verbindungen (s. Kap. 10.6.1 S. 77
„product by process claims“) muss die Klarheit des Anspruchs gewährleistet sein. Da auch bei
diesen Ansprüchen nicht das Verfahren, sondern das Produkt absolut beansprucht wird, ist nur
die unbestimmte Formulierung zulässig, beispielsweise „Protein …, das aus dem Bakterium …
gewonnen werden kann“.
Bezeichnung von Mikroorganismen: Betrifft ein Patentanspruch Mikroorganismen, so sind
nur sachliche Bezeichnungen – allenfalls ein neu geschaffener Name – zulässig. Sie können
die Abkürzung einer Sammelstelle und die Hinterlegungsnummer enthalten ("Streptomyces
basilensis ATCC 10823"). Alternativhinweise auf Varianten und/oder Mutanten (z.B. "… oder
wie Mutante dieses Mikroorganismus") mit den gleichen erfindungswesentlichen Eigenschaften
wie der nicht mutierte Mikroorganismus (z.B. dasselbe Antibiotikum produzierend) sind zulässig,
wenn die Bestimmung der Zugehörigkeit der Mutanten und Varianten zum nicht mutierten
11 Biotechnologische Erfindungen
92
Mikroorganismus gegeben ist. Geht indessen aus den Unterlagen hervor, dass es sich um
(insbesondere durch induzierte Mutation erzeugte) Mutanten mit spezifischen, erfindungs-
wesentlichen Eigenschaften handelt, so sind diese als besondere Mikroorganismen zu
betrachten. Dies kann bei der Beurteilung der Einheit (sowohl des einzelnen Anspruchs wie des
gesamten Patents) von Bedeutung sein.
Einheit der Erfindung: In einem unabhängigen Patentanspruch gilt zusätzlich zu den Regeln
für chemische Verbindungen (s. Kap. 10.6.1 S. 77): Die alternative Aufzählung verschiedener
Mikroorganismen in einem Verfahrensanspruch ist nur zulässig, wenn das mit einem jeden
Mikroorganismus durchgeführte Verfahren ausgehend vom gleichen Ausgangsmaterial zum
gleichen Ergebnis, z.B. zum gleichen Endprodukt führt; andernfalls ist die Erfindung nicht
einheitlich. Wenn ein Verfahren zu einem Gemisch von Stoffen oder Mikroorganismen führt,
kann im Patentanspruch das Gemisch und/oder eine seiner Komponenten als Endstoff
bezeichnet werden und es können abhängige Patentansprüche für die Isolierung einer
Komponente aufgestellt werden. Dies setzt aber voraus, dass alle Endstoffe zum gleichen
Zweck verwendbar sind; dies muss aus der Beschreibung hervorgehen.
11.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG
Massgebend ist der technische Zusammenhang, sei es bei Patentanmeldungen mit
Ansprüchen derselben Kategorie (z.B. Gen, Genkonstrukt, Wirtszelle, Protein, Medikament)
oder mit Kombinationen verschiedener Kategorie (so beispielsweise zu den vorhergehenden
Erzeugnissen auch Verfahren und Verwendungen dazu). Bei umfangreichen Anspruchssätzen
muss eine logische Reihenfolge bestehen, so dass ersichtlich ist, wie die eine Erfindung aus
der anderen hervorgeht.
93
12 Spezielle Verfahren
12.1 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand
Ist eine Patentanmeldung wegen Versäumnis der Frist zur Erledigung einer technischen Bean-
standung zurückgewiesen worden, so kann der Patentanmelder entweder die Weiterbe-
handlung (Art. 46a PatG) oder die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG)
beantragen.
Eventuelle rechtliche oder administrative Voraussetzungen werden von den zuständigen Stellen
abgeklärt. Der für die Sachprüfung zuständige Prüfer erfasst und behandelt die Anmeldungen
möglichst selbstständig. Bei Unklarheiten holt er Stellungnahmen bei den zuständigen Stellen,
insbesondere beim Koordinator Patentprüfung und beim Rechtsdienst gewerbliche
Schutzrechte ein.
Die Wiedereinsetzungsverfügung wird vom Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte verfasst.
Der für die Sachprüfung zuständige Prüfer hat zu prüfen, ob mit dem Antrag die versäumte
Handlung vollständig nachgeholt wurde (Art. 46a Abs. 2 bzw. Art. 47 Abs. 2 PatG):
- Bei Beanstandungen nach Art. 59 Abs. 1 PatG (s. Kap. 2 S. 14 & Kap. 3 S. 23) genügt
eine Stellungnahme zu den Einwänden des Prüfers; ob diese Erwiderung alle oder nur
einen Teil der Einwände des Prüfers berücksichtigt und ob sie stichhaltig ist oder nicht,
spielt im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle. Das Ergebnis des
Weiterbehandlungsantrags kann darin bestehen, dass die Anmeldung unmittelbar
zurückgewiesen wird.
- Bei Beanstandungen nach Art. 59 Abs. 2 PatG, d.h. wenn Mängel der technischen Unter-
lagen gerügt worden sind, muss der wesentliche Inhalt der Beanstandung in vollem Umfang
berücksichtigt worden sein. Hierzu kommt nicht nur eine Änderung der Unterlagen (Normal-
fall), sondern auch eine Erwiderung (Gegenargumente, Verweigerung mit Begründung, etc.)
in Frage. Eine Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung ist abzulehnen, wenn mindestens
ein wesentlicher Punkt der Beanstandung einfach ignoriert wurde.
12.2 Teilverzicht
Anmerkung:
Dieser Abschnitt der Richtlinien regelt die Prüfung einer Erklärung des teilweisen Verzichts auf
ein Patent. Dieselben Regeln gelten analog auch für die Teilnichtigkeit. Der Unterschied
besteht darin, dass der Teilverzicht freiwillig erfolgt, die Teilnichtigkeit aber von einem Richter
angeordnet wurde.
12.2.1 Allgemeines zum Teilverzicht
Der Patentinhaber kann einen Antrag auf Erklärung des teilweisen Verzichts auf ein Schweizer
Patent oder auf ein Europäisches Patent mit Wirkung für die Schweiz stellen (Art. 24 PatG),
ausser solange ein Einspruch gegen das Patent möglich oder über einen Einspruch noch nicht
rechtskräftig entschieden ist (Art. 98a PatV).
12 Spezielle Verfahren
94
Der von der Administration entgegengenommene Antrag wird falls möglich dem zuständigen
Prüfer oder sonst dem Koordinator Sachprüfung weitergeleitet. Die Fassung mit dem genauen
Wortlaut für das Titelblatt der Verzichtserklärung muss festgelegt sein, bevor die Unterlagen für
die Abschlussarbeiten wiederum der Administration zugeleitet werden. Eine Kopie der
definitiven Fassung geht an den Koordinator Sachprüfung.
Das Beanstandungsverfahren entspricht im Wesentlichen demjenigen der Sachprüfung von
Patentanmeldungen (Art. 97 Abs. 3 PatV). Ist die Erklärung derart mangelhaft, dass aus ihr
nicht klar hervorgeht, in welchem Umfang das Patent eingeschränkt werden soll, so ist eine all-
gemeine Beanstandung zu erlassen (Erledigungsfrist 3 Monate mit Möglichkeit der Frister-
streckung). Werden wesentliche Mängel nicht behoben, so ist Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG
entsprechend anwendbar (vollständige Zurückweisung der Erklärung). In der Beanstandung ist
auf Art. 25 Abs. 2 PatG hinzuweisen, wenn Patentansprüche ausgeschieden werden müssen,
weil sie den Artikeln 52 oder 55 PatG nicht genügen. Die Frist gemäss Art. 25 Abs. 3 PatG wird
von der Administration erfasst und bearbeitet.
Ein Teilverzicht ist nicht nur für das IGE, sondern auch für berufsmässige Vertreter kein
Routineverfahren. Sobald deshalb Umfang und Zulässigkeit der Erklärung feststehen, kann der
Prüfer dem Patentinhaber einen ausformulierten Vorschlag unterbreiten, der dem IGE
unterschrieben zurückgesandt werden muss.
Es ist auch zu prüfen, ob das Datum der Erklärung infolge sachlicher Änderung ihrer Tragweite
geändert werden muss.
Das Schwergewicht der Prüfung liegt beim Teil des Patents, das nach dem Teilverzicht
verbleibt und unbedingt klargestellt werden muss. Eine nähere Prüfung des wegfallenden Teils
ist schon deswegen ausgeschlossen, weil das IGE die Gründe für den Verzicht nicht kennt.
Beim Teilverzicht handelt es sich um die materielle Änderung eines bereits erteilten und ver-
öffentlichten Patents. Die Rechtssicherheit gebietet, dass nur die durch den Verzicht bedingten
Änderungen zugelassen werden (Art. 25 PatG und Art. 97 PatV). Der Teilverzicht darf weder
vom Patentinhaber noch vom IGE als Gelegenheit benutzt werden, etwas anderes nach-
zuholen, das im Erteilungsverfahren übersehen wurde. Anlässlich eines Teilverzichts können
keine neuen Ansprüche aufgestellt werden (Ausnahme s. Beispielsangaben bei Teilverzicht
nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG).
Das Patentgesetz zählt in Art. 24 Abs. 1 PatG abschliessend die drei Arten des Teilverzichts
auf, die einzeln oder in Kombination zugelassen werden können:
12.2.2 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs (Art. 24
Abs. 1 Bst. a PatG)
Die Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs setzt voraus, dass mindestens ein
weiterer unabhängiger Patentanspruch verbleibt, der für sich bestehen kann. Wenn z.B.
lediglich ein Patentanspruch für das Erzeugnis eines nicht mehr beanspruchten Verfahrens
verbleibt, der keine selbständige Bedeutung hat (rein deklaratorischer Anspruch - vgl. Art. 8a
Abs. 1 PatG), kann dieser für sich allein nicht bestehen.
Änderungen bei Wegfall eines unabhängigen Patentanspruchs
12 Spezielle Verfahren
95
- Die darauf rückbezogenen Nebenansprüche sind umzuredigieren: der Ersatz des Rück-
bezugs erfolgt durch Übernahme der entsprechenden Merkmale, so dass keine Erweiterung
des Schutzumfangs resultiert.
- Es ist zu prüfen, ob die verbleibenden unabhängigen Patentansprüche im gleichen Patent
weiterbestehen können (Art. 25 Abs. 1 PatG und Art. 30 PatV). Dies gilt insbesondere dann,
wenn das Patent mit mehreren Nebenansprüchen gleicher Kategorie erteilt wurde. Die
ausgeschiedenen Ansprüche können Gegenstand eines neu errichteten Patents werden.
- Die vom aufgehobenen Patentanspruch abhängigen Patentansprüche fallen automatisch
alle dahin, können aber in einem oder mehreren neu errichteten Patenten weiterverfolgt
werden. Macht der Patentinhaber geltend, dass er einen oder mehrere dieser abhängigen
Patentansprüche aufrechterhalten möchte, so beantragt er in Wirklichkeit eine Zusammen-
legung, die nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG zu prüfen ist.
Änderungen bei Wegfall eines abhängigen Patentanspruchs
Alle abhängigen Patentansprüche, die auf den gestrichenen abhängigen Patentanspruch
rückbezogen waren, sind entweder zu streichen oder so umzuredigieren, dass keine
Erweiterung resultiert.
12.2.3 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm
abhängigen Patentansprüche (Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG)
Voraussetzungen
- Die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Zusammenlegung mit
einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen kann nur erfolgen, wenn die
letztgenannten (direkt oder indirekt) auf den einzuschränkenden Patentanspruch
rückbezogen sind. Werden Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs
verwendet, so gilt Art. 24 Abs. 1 Bst. c PatG.
- Es muss sich um eine reine, quantitative Zusammenlegung handeln, d.h. dass der neue
eingeschränkte Patentanspruch sämtliche Merkmale aller zusammengelegten Patent-
ansprüche aufweisen muss, mit Einschluss der sich aus den Rückbezügen ergebenden
Merkmale. Das Weglassen eines Merkmals des unabhängigen Patentanspruchs ist in der
Regel als Erweiterung abzulehnen (Ausnahme: wenn nur ein Glied einer Alternative
übernommen wird, s. Teilverzicht nach Bst. c).
- Enthält ein abhängiger Patentanspruch Beispielsangaben oder Eventualmerkmale, so
können sie unter anderem beim Zusammenlegen entweder weggelassen oder in die
verbindliche Form gebracht werden. Im erstgenannten Fall besteht die Möglichkeit, einen
oder mehrere neue abhängige Patentansprüche aufzustellen, deren spezifische Merkmale
den Beispielsangaben oder Eventualmerkmalen entsprechen.
- Die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur möglich, wenn
die entsprechende Kombination als Rückbezug vorgegeben ist, oder sonst wie in der
Patentschrift vorgesehen ist, namentlich wenn eine Ausführungsform geschildert ist, welche
alle Merkmale der Kombination in sich vereinigt, oder wenn sich diese Kombination durch
die Selbständigkeit der zusammengelegten Ausführungsformen begründen lässt.
- Die Zusammenlegung mit einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur für
die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs vorgesehen und somit für
abhängige Patentansprüche unter sich nicht zulässig.
12 Spezielle Verfahren
96
Änderungen der übrigen Patentansprüche
- Gleichzeitig mit der Einschränkung eines ersten Patentanspruchs kann auch ein Neben-
anspruch eingeschränkt werden.
- Von den übrigen Patentansprüchen, die auf die eingeschränkten Patentansprüche
verweisen oder rückbezogen sind, müssen diejenigen ausscheiden, die mit der einge-
schränkten Fassung in technischer Hinsicht nicht vereinbar sind.
- Durch Rückbezug auf den eingeschränkten Patentanspruch ergeben sich neue Merkmals-
kombinationen, deren Zulässigkeit einzeln nach den gleichen Regeln zu prüfen ist wie oben
für die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen.
- Im Übrigen sind nur solche redaktionellen Änderungen der verbleibenden Patentansprüche
zuzulassen, die zur Klarstellung in Hinblick auf die Neufassung des eingeschränkten
Patentanspruchs notwendig sind. Es dürfen auch keine neuen Rückbezüge formuliert
werden.
12.2.4 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs „auf anderem Weg“ (Art. 24
Abs. 1 Bst. c PatG)
Voraussetzungen
- Ausnahmsweise ist es möglich, einen unabhängigen Patentanspruch ohne Zuhilfenahme
anderer Teile der Patentschrift einzuschränken, nämlich durch Weglassen eines oder
mehrerer Glieder einer Alternative, oder durch Umwandeln einer Fakultativangabe im
unabhängigen Patentanspruch in ein Nichtfakultativmerkmal.
- In den meisten Fällen erfolgt aber die Einschränkung des unabhängigen Patentanspruchs
durch Hinzufügung oder Spezifizierung eines Merkmals auf der Grundlage eines anderen
Teils der Patentschrift, nämlich der Beschreibung, der Zeichnung oder eines Merkmals
eines anderen Patentanspruchs.
- Wie die Begriffe "gleiche Erfindung" und "Ausführungsart" zeigen, muss es sich um eine
reine Einschränkung handeln. Es müssen also sämtliche Merkmale des einzuschrän-
kenden Patentanspruchs beibehalten werden, sei es explizite (wenn weitere Merkmale
hinzukommen) oder implizite (wenn das betreffende Merkmal spezifiziert wird). Jede
Verallgemeinerung und insbesondere das Weglassen eines Merkmals des einzuschrän-
kenden Patentanspruchs ist unzulässig.
- Der eingeschränkte Patentanspruch muss eine Ausführungsart definieren, d.h. etwas, das
Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs hätte sein können. Diese Ausführungsart
muss sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in den für das Anmeldedatum
massgebenden Unterlagen vorgesehen sein. Die erste Bedingung soll verhindern, dass
Dritte durch den Teilverzicht überrascht werden (Einschränkung auf eine Ausführungsart,
die aus den ursprünglichen Unterlagen entfernt wurde), die zweite, dass Art. 58 Abs. 2 PatG
nach der Patenterteilung umgangen wird (Einschränkung auf eine Ausführungsart, die erst
nach dem zuerkannten Anmeldedatum in die Unterlagen aufgenommen wurde).
- Der Begriff "vorgesehen" ist nicht buchstäblich aufzufassen; die eingeschränkte Fassung
braucht nicht wörtlich in den Unterlagen enthalten zu sein, ihr technischer Inhalt muss aber
darin in unmissverständlicher Weise offenbart sein.
- Die Einschränkung nach Bst. c ist nur für unabhängige Patentansprüche vorgesehen und
somit für abhängige Patentansprüche nicht zulässig.
12 Spezielle Verfahren
97
Die Änderungen der übrigen Patentansprüche sind gleich wie unter Kap. 12.2.3 (S. 95) zu
prüfen
12.2.5 Die Erklärung des teilweisen Verzichts
Die Erklärungen der teilweisen Verzichte weisen die Dokumentenartencodes C1 oder C3 für die
schweizerischen Patente und H1 oder H3 für den schweizerischen Teil der EP-Patente auf. Sie
sind veröffentlicht und in den Datenbanken verfügbar.
Für die Formulierung der Erklärung gilt:
- Einleitend wird die Bestimmung des Patentgesetzes (Art. 24 Abs. 1 Bst. a, b und/oder c
PatG) genannt, auf die sich der Teilverzicht stützt.
- Dann wird angegeben, welche Patentansprüche aufgehoben, zusammengelegt oder
eingeschränkt werden und wie die nunmehr gültige Fassung des oder der (verbleibenden)
Patentansprüche lautet. Insbesondere soll bei Einschränkung nach Bst. b nicht bloss
angegeben werden, der unabhängige Patentanspruch X werde mit dem abhängigen
Patentanspruch Y zusammengelegt, sondern es ist auch die eingeschränkte Fassung
festzuhalten. Letztere ergibt sich durch rein redaktionelle Eingliederung des ganzen Inhalts
des abhängigen Patentanspruchs in die Fassung des unabhängigen Patentanspruchs.
- Änderungen anderer Art sind zu beanstanden. Sind die zusammenzulegenden Patent-
ansprüche in Oberbegriff und Kennzeichnung gegliedert, so kann im neuen Patentanspruch
die Wendung "dadurch gekennzeichnet" entweder dort verbleiben wo sie im unabhängigen
Patentanspruch war oder sie wird vor die Merkmale aus dem oder den abhängigen
Patentansprüchen verlegt. Eine andere Verschiebung der Wendung ist nach Bst. c zu
beurteilen (BGE 104 1B 68).
- Aus der Erklärung muss ausserdem klar hervorgehen, welche abhängigen Patent-
ansprüche aufrechterhalten werden und mit welchen Änderungen (einschliesslich
Änderungen der Rückbezüge, aber ohne Umnummerierung dieser Ansprüche). Diese Stelle
kann z.B. wie folgt redigiert werden: "Die Patentansprüche 2, 3 und 5 bleiben mit folgenden
Rückbezügen aufrechterhalten:
Patentanspruch 2 auf Patentanspruch 1
Patentanspruch 3 auf Patentanspruch 1 oder 2
Patentanspruch 5 auf Patentanspruch 1“
- Änderungen der Beschreibung (mit Einschluss des Titels), der Zeichnung oder der
Zusammenfassung sind nicht zulässig (Art. 97 Abs. 2 PatV). Hingegen ist stets etwa
folgender Hinweis anzubringen: "Soweit Teile der Beschreibung oder Zeichnung mit der
Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollten sie als nicht vorhanden
gelten".
- Die Erklärung enthält keine Zusammenfassung; sie wird als Ergänzung der Patentschrift
publiziert und offenbart nicht mehr als diese. Die Patentansprüche gemäss Teilverzicht sind
gemäss der dann gültigen IPC und CPC zu klassieren.
12 Spezielle Verfahren
98
12.3 Errichtung neuer Patente
Voraussetzungen
Das Patentgesetz gibt dem Inhaber eines Schweizer Patents oder eines Europäischen Patents
mit Wirkung für die Schweiz das Recht, ein oder mehrere neue Patente zu errichten, indem
bestimmte Teile des ursprünglichen Patents verselbständigt werden. Dies kann aber nur im
Anschluss an einen Teilverzicht (Art. 25 PatG) oder eine Teilnichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG)
oder eine Teilabtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG) geschehen.
In diesen drei Fällen soll der Patentinhaber Gelegenheit haben, aufgrund eines oder mehrerer
Patentansprüche des ursprünglichen Patents, die infolge des Verzichts, der Nichtigkeit oder der
Abtretung nicht mehr im ursprünglichen Patent verbleiben können, ein "neu errichtetes",
selbständiges Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum zu erwirken. Es handelt sich
also um eine Teilung des erteilten Patents, die sich von der Teilung der Patentanmeldung (Art.
57 PatG) in verschiedener Hinsicht unterscheidet:
- Sie kann nicht freiwillig, sondern nur im Anschluss an einen der eingangs genannten
Anlässe vorgenommen werden.
- Der Antrag muss innert der vom IGE gesetzten Frist von 3 Monaten eingereicht werden (Art.
25 Abs. 3 PatG und Art. 98 Abs. 3 PatV).
- Als Gegenstand des neu errichteten Patents kommen nur ausgeschiedene Patentansprüche
des ursprünglichen Patents in Frage (Art. 25 Abs. 2 PatG).
Anlässlich der Eintragung eines Teilverzichts, einer Teilnichtigkeit oder einer Teilabtretung im
Patentregister setzt das IGE dem Patentinhaber (bei Teilabtretung dem früheren Inhaber) die
dreimonatige Frist zur Stellung des Antrags auf Errichtung eines neuen Patents (Art. 98 Abs. 3
PatV).
Der Antrag muss innert der gesetzten Frist eingereicht werden und angeben, dass es sich um
die Errichtung eines neuen Patents handelt (Nummer des ursprünglichen Patents). Der Antrag
wird von der Administration im Wesentlichen wie eine Teilanmeldung behandelt. Nach
Abschluss der Eingangs- und der Formalprüfung wird er unverzüglich dem Koordinator
Patentprüfung zugeleitet.
Sachprüfung neu errichteter Patente
Jeder Patentanspruch für das neu zu errichtende Patent muss einem Patentanspruch des
ursprünglichen Patents entsprechen, der nicht Gegenstand des Teilverzichts oder der Teil-
nichtigkeit war, sondern aus anderen Gründen ausgeschieden ist (Art. 25 Abs. 2 PatG) oder der
vom Richter gestützt auf Art. 30 Abs. 1 PatG gestrichen wurde.
Auch die Merkmale, die sich aus den Rückbezügen der übernommenen Patentansprüche
ergeben, müssen berücksichtigt werden. Die Aufstellung zusätzlicher Patentansprüche ist nicht
zulässig (Art. 101 PatV).
Für die Beschreibung und Zeichnungen gibt es zwei Möglichkeiten (Art. 102 PatV):
- Soweit dies nicht zu Unklarheiten bezüglich der Tragweite des neu zu errichtenden Patents
führt, wird lediglich auf die Patentschrift des ursprünglichen Patents verwiesen und folgende
Erklärung beigefügt: „Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnung des ursprünglichen
Patents Nr. ... mit den vorliegenden Patentansprüchen nicht vereinbar sind, sollen sie als
nicht vorhanden gelten.“
12 Spezielle Verfahren
99
- Andernfalls werden die zum Verständnis der Patentansprüche nötigen Teile der Patent-
schrift in angepasster Form weitergegeben.
Das neu errichtete Patent enthält auch eine Zusammenfassung. Wenn die Klassifizierung des
neu errichteten Patents gemäss der dann gültigen IPC und CPC von derjenigen des
ursprünglichen Patents abweicht, ist auch die letztgenannte anzugeben.
12.4 Teilung von Patentanmeldungen
Dieses Kapitel behandelt die Prüfung von Teilanmeldungen, früher Teilgesuchen, und ihre
Relation zur Stammanmeldung, früher Stammgesuch.
Voraussetzungen
Eine Teilanmeldung, die aus mehreren früheren Patentanmeldungen abgeleitet ist, ist
abzulehnen, weil dies einer Teilzusammenlegung gleichkommen würde. Eine
Zusammenlegung, bei der mehrere einzeln zum Schutz angemeldete Erfindungen in einer
einzigen Patentanmeldung vereinigt werden, ist nur über eine mehrfache innere Priorität
möglich (Art. 42 PatV). Hingegen können aus einer und derselben früheren Anmeldung
mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden, sei es gleichzeitig oder gestaffelt, mit Einschluss
der wiederholten Teilung.
Die Einreichung einer Teilanmeldung liegt immer im Ermessen des Patentanmelders. Sie
drängt sich auf, wenn eine Patentanmeldung eingeschränkt werden muss, weil sie uneinheitlich
ist oder wenn der Patentanmelder von sich aus einen Teil des in einer Patentanmeldung
Offenbarten unabhängig vom Rest schützen möchte.
Das Charakteristische einer Teilanmeldung liegt darin, dass sie von einer früheren
Patentanmeldung (der sog. Stammanmeldung) abgezweigt ist und dass ein früheres, auf die
Stammanmeldung zurückzuführendes Anmeldedatum beansprucht wird.
Bei Teilanmeldungen müssen folgende drei Bedingungen erfüllt sein (Art. 57 PatG):
- Die Anmeldung muss bei ihrer Einreichung ausdrücklich als Teilanmeldung bezeichnet
sein; hierzu sind die Nummer der Stammanmeldung und das beanspruchte Anmeldedatum
anzugeben (Art. 24 Abs. 2 Bst. c PatV).
- Zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung muss die Stammanmeldung noch
hängig sein, d.h. sie darf weder zurückgezogen noch rechtskräftig zurückgewiesen sein
und darf auch nicht zur Patenterteilung geführt haben (vgl. PMMBl 1970 I 43). In der Zeit
zwischen dem Prüfungsabschluss und der Patenterteilung gilt die Anmeldung noch als
hängig.
- Der Gegenstand der Teilanmeldung darf nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in
der Fassung hinausgehen, die am beanspruchten Anmeldedatum vorlag.
Die ersten beiden Bedingungen gehören zur Eingangsprüfung; sie müssen erfüllt sein, damit
die Anmeldung als Teilanmeldung behandelt wird; die dritte Bedingung ist Gegenstand der
Sachprüfung. Die Formalprüfung überprüft u.a. die Sprache (Art. 4 Abs. 7 und Art. 50 Abs. 1
Bst. a PatV) und die Prioritäten (Art. 43 PatV).
Sachprüfung von Teilanmeldungen
12 Spezielle Verfahren
100
Sofern kein Hinderungsgrund vorliegt, soll eine Teilanmeldung aus arbeitsökonomischen
Gründen stets zusammen mit der zugehörigen Stammanmeldung geprüft werden. Hingegen
besteht kein Grund, den Prüfungsabschluss der einen Anmeldung auszusetzen, weil die andere
noch nicht so weit gediehen ist.
Zur Prüfung einer Teilanmeldung benötigt der Prüfer nicht nur die technischen Unterlagen
dieser Anmeldung, sondern auch die ursprüngliche Fassung der Unterlagen der
Stammanmeldung. Eine entsprechende Kopie wird bei der Erstellung des Aktenhefts beigelegt.
Der Prüfer soll kontrollieren, ob es sich um die richtige Kopie der Stammanmeldung handelt.
Für die Prüfung von Teilanmeldungen gelten analog die Erfordernisse aus den Kapiteln 1 - 7
dieser Richtlinien. Betreffend die Beschreibung kann sich die Prüfarbeit auf die Bereinigung von
Widersprüchen zu den Patentansprüchen beschränken. Die gestellte Aufgabe muss mit der
Lösung korrelieren. Es reicht im Wesentlichen, den einleitenden Teil der Beschreibung (bis zu
den Detailerklärungen) durchzusehen; die Anpassung des restlichen Beschreibungsteils liegt
im Ermessen des Patentanmelders.
Umfang der Teilanmeldung
Bei Teilanmeldungen dürfen die Unterlagen nicht über den Umfang der Stammanmeldung
hinausgehen (Art. 57 Abs. 1 PatG, siehe Kap. 4 und 5).
Bei der Eingangsprüfung einer Teilanmeldung wird als Anmeldedatum das Anmeldedatum der
Stammanmeldung vermutet (Art. 46g PatV).
Bei der Sachprüfung wird kontrolliert, ob dieses Datum materiell berechtigt ist. Der Prüfer soll
hier die gleichen Kriterien anwenden, wie bei einer Änderung der technischen Unterlagen,
indem er folgende Frage beantwortet: Wenn die (ggf. geänderten) Unterlagen der
Teilanmeldung als Ersatzunterlagen zur Stammanmeldung eingereicht worden wären, welches
wären die Folgen für die Offenbarung der Stammanmeldung? Die Antwort kann wie folgt lauten:
- keine Erweiterung der Offenbarung: Das ursprüngliche Anmeldedatum der
Stammanmeldung gilt auch als Anmeldedatum für die Teilanmeldung;
- Ergibt diese Prüfung, dass die Offenbarung der Teilanmeldung über den Inhalt der
Stammanmeldung hinausgeht, so muss dies dem Patentanmelder mitgeteilt werden und
zwar gemäss Kap. 5.1.2 (S. 35), jedoch unter Hinweis auf Art. 57 statt Art. 58 PatG und ggf.
auf Art. 65 statt Art. 64 PatV. Verzichtet der Anmelder nicht auf die Änderung oder vermag
er die Einwendungen nicht zu entkräften, so wird die Teilanmeldung zurückgewiesen.
Unterscheidung von der Stammanmeldung
Eine Teilanmeldung muss sich in zweifacher Hinsicht von der Stammanmeldung unterscheiden:
- Der Gegenstand der Teilanmeldung (d.h. das in den Ansprüchen Definierte) darf sich nur
auf einen Teil des Inhalts der Stammanmeldung erstrecken. Eine Patentanmeldung, welche
die Stammanmeldung übereinstimmend wiederholt, ist keine Teilanmeldung im Sinne von
Art. 57 PatG (BGE 93 I 729, PMMBl 1968 I 31 - 32); insbesondere darf die Einreichung
12 Spezielle Verfahren
101
einer Teilanmeldung nicht als Mittel zur Nachholung einer bei der Stammanmeldung
versäumten Frist missbraucht werden.
- Zwischen dem Gegenstand der Teilanmeldung und dem (verbleibenden) Gegenstand der
Stammanmeldung muss ein sachlicher Unterschied klar erkennbar sein, sonst würde die
Erteilung der beiden Patente auf eine unzulässige Doppelpatentierung hinauslaufen. Diese
Bedingung ist erfüllt, wenn die jeweiligen Patentansprüche inhaltlich verschieden sind. Eine
gegenseitige Abgrenzung ohne Überschneidung wird nicht verlangt. Auch eine Spezifi-
zierung oder Verallgemeinerung genügt als Unterscheidungsmerkmal; m.a.W. kann der
Patentanspruch der einen Anmeldung sich zum ersten Patentanspruch der anderen
Anmeldung wie ein abhängiger Patentanspruch zum übergeordneten unabhängigen
Patentanspruch verhalten.
Wiederholte Teilung:
Das IGE nimmt eine Teilanmeldung (C) auch dann an, wenn sie von einer schon bestehenden
Teilanmeldung (B) und damit nur indirekt von der gemeinsamen Stammanmeldung (A)
abgeleitet ist.
Im Fall der wiederholten Teilung muss aber der Gegenstand der neuen Teilanmeldung (C)
verglichen werden:
- mit dem Inhalt der Stammanmeldung (A), um das Anmeldedatum zu überprüfen und
- zusätzlich mit dem Inhalt der Teilanmeldung (B), wenn die Stammanmeldung (A) zum
Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) nicht mehr hängig war, weil dann eine
direkte Abzweigung von der Stammanmeldung (A) nicht mehr möglich gewesen wäre und
diese Vorschrift nicht durch Beschreitung des indirekten Weges umgangen werden darf.
Falls die Stammanmeldung (A) im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) noch
hängig war, so hat die wiederholte Teilung dieselbe Wirkung, wie wenn beide Teilanmeldungen
(B) und (C) gleichzeitig abgetrennt worden wären; falls die Stammanmeldung (A) nicht mehr
hängig war, so hat die Teilanmeldung (C) Anrecht auf das Anmeldedatum von der
gemeinsamen Stammanmeldung (A), falls ihr Inhalt sowohl in der Stammanmeldung wie auch
in der Teilanmeldung (B) offenbart ist.
12.5 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen)
Dieser Abschnitt regelt die Sachprüfung von internationalen Anmeldungen, die aufgrund des
PCT (Patent Cooperation Treaty) eingereicht wurden und in denen das IGE Bestimmungsamt
(Kap. I PCT) und ggf. ausgewähltes Amt (Kap. II PCT) ist. Ihre Sachprüfung ist Bestandteil der
nationalen Phase, die erst nach Abschluss der internationalen Phase beginnt. Die Sachprüfung
richtet sich nach den vorliegenden Richtlinien, soweit nichts anderes vermerkt ist.
Rechtsgrundlagen für die Sachprüfung
Für diese Anmeldungen sind die folgenden Bestimmungen in der nachstehenden Reihenfolge
massgebend:
- Der Zusammenarbeitsvertrag (PCT) einschliesslich seiner Ausführungsordnung
- Art. 131 – 140 PatG
12 Spezielle Verfahren
102
- Die übrigen Bestimmungen des PatG
- Art. 119 – 125 PatV
- Die übrigen Bestimmungen der PatV
Bei unterschiedlichen Vorschriften hat stets derjenige Text den Vorrang, der in dieser Liste
weiter oben steht. Für die nationale Phase gilt aber der Vorrang des Zusammenarbeitsvertrags
(samt Ausführungsordnung) nur für Bestimmungen, welche die Form und den Inhalt der
Anmeldung betreffen (Art. 27 Abs. 1 PCT). Für die materiellen Voraussetzungen der Patentier-
barkeit sind die Bestimmungen des nationalen Rechts massgebend (Art. 27 Abs. 5 PCT).
Internationale Anmeldungen, die bezüglich des anzuwendenden Rechts, insbesondere bezüg-
lich des Vorrangs der PCT- oder der schweizerischen Bestimmungen zu Diskussionen mit den
Patentanmeldern Anlass geben, sind dem Koordinator Patentprüfung und dem Rechtsdienst
gewerbliche Schutzrechte vorzulegen.
Sachprüfung von PCT-Anmeldungen
Der Prüfer muss für die Sachprüfung von der neuesten Fassung in einer schweizerischen
Amtssprache (Verfahrenssprache) ausgehen. Das von der Administration festgelegte
Anmeldedatum entspricht demjenigen der internationalen Anmeldung, für die eine Übersetzung
vorliegen muss. Die Übersetzungen haben keinen Einfluss auf das Anmeldedatum.
Bei der Beanstandung von Mängeln im Rahmen der Sachprüfung kann sich der Prüfer auf die
Bestimmungen des PatG und der PatV stützen und hat auch diese zu zitieren, weil sie für den
Patentanmelder nicht ungünstiger sind als die entsprechenden Bestimmungen des PCT.
Die Voraussetzungen für den Beginn der Sachprüfung werden von der Administration erledigt.
Die PCT-Anmeldung wird erst dann einem Prüfer zugeteilt, wenn die Frist von 30 Monaten
seitdem Anmelde- oder dem (ältesten) Prioritätsdatum (Art. 22 PCT) verstrichen ist. Von dieser
Regel darf nur abgewichen werden, wenn der Patentanmelder selber eine raschere Behandlung
ausdrücklich beantragt hat (Art. 23 PCT).
Die Administration erstellt ein Aktenheft, das im Wesentlichen wie diejenigen der schweizer-
ischen Patentanmeldungen ausgestattet ist und auch eine schweizerische Anmeldungsnummer
trägt, welche für die nationale Phase verwendet wird. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass
es sich um für die Schweiz wirksame internationale Patentanmeldungen handelt, die durch den
Übergang in die Prüfungsphase vor dem Bestimmungsamt ihren Charakter nicht verlieren.
Das Aktenheft weist folgende Besonderheiten auf:
- Die ursprünglichen Unterlagen sind in der vom Internationalen Büro (OMPI) veröffentlichten
Anmeldung enthalten; sie sind in deutscher, englischer, französischer, japanischer,
russischer, chinesischer, arabischer oder spanischer Sprache abgefasst (Regel 48.3 PCT);
der Recherchenbericht ist auch veröffentlicht.
- Bei internationalen Anmeldungen in englischer, japanischer, russischer, chinesischer oder
spanischer Sprache liegt auch eine Übersetzung dieser Unterlagen in eine schweizerische
Amtssprache (Verfahrenssprache) vor.
- Es können Änderungen der ursprünglichen Unterlagen aus der internationalen Phase oder
aus der nationalen Phase vorliegen.
- Die nötigen Exemplare des Textes und der Zeichnungen sind vom IGE erstellt worden.
- Der Prioritätsbeleg liegt in Form einer vom Internationalen Büro erstellten Kopie vor;
gegebenenfalls liegt auch eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache oder in
Englisch vor.
12 Spezielle Verfahren
103
- Wird die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung beansprucht (Art. 136 PatG), ist das
Aktenheft dieser Erstanmeldung zu konsultieren, um die Wiederholung bereits geleisteter
Prüfungsarbeit zu vermeiden.
Änderungen der technischen Unterlagen
- Die allgemeinen Richtlinien gelten sinngemäss für alle Änderungen, sowohl in der
internationalen wie auch in der nationalen Phase; insbesondere ist keine Erweiterung der
ursprünglichen Offenbarung zulässig.
- Das vom PCT garantierte Änderungsrecht in der nationalen Phase (Art. 28 und 41 PCT) ist
durch Art. 58 Abs. 1 PatG und durch das Beanstandungsverfahren (Art. 67 PatV) bzw.
durch die Ankündigung gemäss Art. 69 Abs. 1 PatV in vollem Umfang gewährleistet.
- Als ursprünglich eingereichte Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG ist die Über-
setzung der internationalen Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache zu
betrachten und zwar auch, falls diese Übersetzung nachgereicht wurde. Werden
Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache des Patentanmelders, sie
nachzuweisen und richtig zu stellen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Patentanmelder
und das Internationale Büro abweichende Unterlagen übermittelt haben.
Der Titel und die Zusammenfassung sind nicht noch einmal zu prüfen, da diese vor dem
Eintritt in die nationale Phase bereits geprüft worden sind. Davon ausgenommen sind
Änderungen von Titel und Zusammenfassung, die sich aus einer Änderung der technischen
Unterlagen ergeben (z.B. Wegfall von Ansprüchen), oder falls die Übersetzung unzureichend
ist.
Der Prüfungsabschluss erfolgt wie in Kap. 9.2 (S. 69) sinngemäss. Bei der Klassifizierung ist
die von der Recherchenbehörde festgelegte Klassifizierung der veröffentlichten PCT-
Anmeldung in Betracht zu ziehen und wenn möglich zu übernehmen.
Internationale Teilanmeldungen gibt es nicht. Wird aber eine internationale Anmeldung einge-
schränkt, so kann für den ausgeschiedenen Teil ein schweizerisches Teilanmeldung eingereicht
werden, das gemäss Kap. 12.4 (S. 99) zu prüfen ist.
12.6 Umgewandelte Europäische Anmeldungen und Patente
Dieser Abschnitt der Richtlinien gilt für die Sachprüfung von schweizerischen
Patentanmeldungen, die durch Umwandlung europäischer Anmeldungen (einschliesslich Euro-
PCT-Anmeldungen) entstanden sind. Die genannten Anmeldungen sind aufgrund des EPÜ
unter Benennung der Schweiz eingereicht, später zurückgezogen oder zurückgewiesen und
gemäss Art. 135 EPUe und Art. 121 PatG rechtzeitig in eine schweizerische Patentanmeldung
umgewandelt worden. Die Richtlinien gelten auch für schweizerische Patentanmeldungen, die
aus der Umwandlung europäischer Patente entstanden sind. Im Folgenden werden beide Fälle
kurz als „umgewandelte EP“ bezeichnet.
Rechtsgrundlagen für die Sachprüfung
Für umgewandelte EP sind die folgenden Bestimmungen in der nachstehenden Reihenfolge
massgebend:
12 Spezielle Verfahren
104
- Das europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung, soweit sie die
Umwandlung selbst und die Form der Anmeldung betreffen (Art. 137 Abs. 1 EPUe);
- Art. 121 - 124 PatG sowie die übrigen Bestimmungen des Patentgesetzes (vgl. Art. 124
PatG);
- Art. 118 PatV sowie die übrigen Bestimmungen der Patentverordnung.
Fälle, welche in dieser Beziehung nicht klar sind, sollen dem Koordinator Patentprüfung und
dem Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte unterbreitet werden.
Sachprüfung von umgewandelten EP
Für das materielle Patentrecht gelten ausnahmslos die Bestimmungen des PatG, welches
deshalb bei Beanstandungen zu zitieren ist.
Umgewandelte EP werden erst dann den Prüfern zugeteilt, wenn alle Voraussetzungen für die
Inangriffnahme der Sachprüfung erfüllt sind, d.h. wenn das Umwandlungsverfahren abge-
schlossen ist. Die administrativen Belange des Umwandlungsverfahrens werden von der
Administration erledigt.
Das Aktenheft ist an den entsprechenden Vermerken auf der 1. und 2. Umschlagsseite zu
erkennen. Es weist folgende Besonderheiten auf:
- Es enthält die vom EPA oder vom Anmeldeamt übermittelten Akten, welche stets die
ursprünglichen Unterlagen umfassen. Wenn diese nicht in einer schweizerischen Amts-
sprache abgefasst sind, liegt auch eine Übersetzung vor (Art. 123 PatG).
- Alle Änderungen der ursprünglichen Unterlagen, die beim EPA eingereicht worden sind,
gelten auch für das IGE (Art. 122 Abs. 2 PatG). Für die Sachprüfung ist wie gewohnt von
der zuletzt eingereichten Fassung auszugehen, soweit sie in der schweizerischen
Verfahrenssprache vorliegt (Art. 4 Abs. 3 PatV und Art. 137 Abs. 2 Bst. b EPUe).
- Es kann die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung beansprucht werden (Art. 87
Abs. 1 EPUe und Art. 122 Abs. 3 PatG). In solchen Fällen ist das Aktenheft der Erst-
anmeldung zu konsultieren, um die Wiederholung bereits geleisteter Prüfungsarbeit zu
vermeiden.
Änderungen der technischen Unterlagen
- Die allgemeinen Richtlinien gelten sinngemäss und zwar gleichgültig, ob die Änderungen
vor oder nach der Umwandlung eingereicht wurden; insbesondere ist keine Erweiterung der
ursprünglichen Offenbarung zulässig.
- Das im Art. 123 Abs. 1 EPUe vorgesehene Änderungsrecht ist durch Art. 58 Abs. 1 PatG
und durch das Beanstandungsverfahren (Art. 67 PatV) bzw. durch die Ankündigung gemäss
Art. 69 Abs. 1 PatV in vollem Umfang gewährleistet.
- Als ursprüngliche Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG ist auch im Falle der
nachgereichten Übersetzung der Text in einer schweizerischen Amtssprache zu betrachten.
Werden Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache des Patentanmelders, sie
nachzuweisen und richtig zu stellen.
- Im Falle der Umwandlung eines europäischen Patents ist jede Änderung, welche einen
Patentanspruch der europäischen Patentschrift erweitert, unzulässig (Art. 124 Abs. 2 PatG
12 Spezielle Verfahren
105
und Art. 123 Abs. 3 EPUe). Zu beachten ist, dass letztere die Patentansprüche in allen drei
Amtssprachen des EPA enthält, so dass es sich erübrigt, eine Übersetzung in die
schweizerische Verfahrenssprache zu verlangen.
Bei den Patentansprüchen sind nach europäischen Recht mehrfache Rückbezüge ohne
besondere Beschränkung möglich. Rückbezüge sind zu beanstanden, falls sie wirklich unklar
und mehrdeutig sind.
Der Prüfungsabschluss erfolgt wie in Kap. 9.2 (S. 69) sinngemäss. Bei der Klassifizierung ist
die vom EPA festgelegte Klassifizierung in Betracht zu ziehen und wenn möglich zu
übernehmen.
Wird ein umgewandeltes EP (einschliesslich Teilanmeldungen) eingeschränkt, so kann für den
ausgeschiedenen Teil eine schweizerische Teilanmeldung eingereicht werden, das nach
Kap. 12.4 (S. 99) zu prüfen ist.
106
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer
Schutzdauer (pädiatrische Verlängerung)
Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel
Das IGE erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen (definiert in Art. 140a Abs.
1bis PatG; im Zusammenhang mit ESZ als „Erzeugnisse“ bezeichnet: Art. 140a Abs. 2 PatG)
von Arzneimitteln auf Gesuch hin ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) (Art. 140a Abs. 1
PatG). Die Grundvoraussetzungen sind: Es muss eine Zulassung des Erzeugnisses als
Arzneimittel für die Schweiz vorliegen und dieses Erzeugnis muss in den Schutzbereich eines
gültigen Patents (Grundpatent) fallen (Art. 140b Abs. 1 PatG). Das ESZ wird aufgrund der
ersten Zulassung für die Schweiz erteilt (Art. 140b Abs. 2 PatG). Ein ESZ wird nur erteilt, wenn
für denselben Inhaber noch kein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat (kurz:
pädiatrisches Zertifikat; s. Kap. 14) vorliegt (Art. 140a Abs. 1 PatG).
Auf Gesuch hin verlängert das IGE die Schutzdauer erteilter ESZ einmal, wenn die
Arzneimittelinformation eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien
wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung für die Schweiz gemäss Art. 11
des Heilmittelgesetzes (HMG) berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) durchgeführt
wurden (Art. 140n PatG). Eine pädiatrische Verlängerung von 6 Monaten wird aufgrund der
Zulassung erteilt, zu der die erwähnte Arzneimittelinformation gehört (s.u. Kap. 13.2.3). Das
Gesuch um diese Zulassung muss spätestens 6 Monate nach dem ersten entsprechenden
Zulassungsgesuch im EWR mit PPK eingereicht werden (Art. 140n Abs. 1 Bst. b PatG).
Nach Eingang im IGE werden die Gesuchunterlagen von der Administration auf ihre
Vollständigkeit kontrolliert.
Die vollständigen Unterlagen für die Erteilung eines ESZ enthalten:
a. Den Antrag auf Erteilung ESZ; b. eine Kopie der ersten Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz, und c. einen Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der Regel eine Kopie der
Arzneimittelinformation).
Für die pädiatrische Verlängerung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
a. der Antrag auf Verlängerung des ESZ b. ein Nachweis, wann für die Schweiz das Gesuch um die Zulassung mit PPK für das
Erzeugnis eingereicht wurde; c. die Bestätigung der Zulassungsbehörde, wonach die Arzneimittelinformation die
Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt; d. ein Nachweis, wann das Gesuch um die erste Zulassung des Arzneimittels mit diesem
Erzeugnis und mit dem PPK im EWR eingereicht wurde; oder eine Erklärung, dass kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht wurde, das älter als das schweizerische ist.
Zu Beginn der materiellen Prüfung muss der Prüfer feststellen, was genau das Erzeugnis ist,
bzw. wie es definiert ist (s.u. Kap.13.1).
Anschliessend sind folgende Fragen abzuklären:
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
107
(A) Für die Erteilung des ESZ:
- Ist das Erzeugnis durch das Grundpatent geschützt? (Kap. 13.2.1)
- Ist das Grundpatent in Kraft? (Kap.13.2.1)
- Welches ist die erste Zulassung des Erzeugnisses? (Kap. 13.2.2)
- Wurde die Frist zur Einreichung des Gesuchs eingehalten? (Kap. 13.2.4)
- Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt? (Kap. 13.2.6)
- Ist eine Zulassung in Kraft (muss nicht die erste Zulassung sein)? (Kap. 13.2.2)
- Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch desselben
Inhabers dazu vor? (Kap. 13.2.7)
(B) Für die pädiatrische Verlängerung:
- Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen Studien gemäss PPK vor? (Kap.
13.2.3)
- Ist diese Zulassung für das gleiche Erzeugnis ausgestellt wie das ESZ, auf das es Bezug
nimmt? (Kap.13.2.3)
- Wurde die Frist für das Verlängerungsgesuch eingehalten? (Kap. 13.2.4)
- Wurde die Frist von 6 Monaten zwischen EWR-Zulassungsgesuch und Schweizer
Zulassungsgesuch eingehalten? (Kap. 13.2.5)
13.1 Das Erzeugnis
Das Erzeugnis ist definiert als ein Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung (Art. 140a
Abs. 2 PatG). Unter Erzeugnis ist nicht die pharmazeutische Spezialität, so wie sie zugelassen
worden ist, zu verstehen, sondern der Wirkstoff (bzw. die Wirkstoffzusammensetzung), der in
einem solchen Arzneimittel Anwendung findet (s. Botschaft vom 18. August 1993, BBl III 706).
Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf dem
Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der
Wirkstoffzusammensetzung) gemäss der behördlichen Zulassungsbescheinigung umfassen
(Entscheid des BVGer B-4371/2019). Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und
Markennamen, da letztere für eine pharmazeutische Spezialität und nicht für den Wirkstoff oder
die Wirkstoffzusammensetzung stehen. Analog ebenfalls nicht zulässig sind Bezeichnungen
des Arzneimittels, wie „Nasale Verabreichungsform des Wirkstoffs A“.
Salzformen und Ester
Liegen für einen Wirkstoff mehrere Zulassungen für jeweils unterschiedliche Salzformen oder
Ester vor, so werden diese grundsätzlich als ein und dieselbe chemische Substanz respektive
als ein und dasselbe Erzeugnis betrachtet. Diese Salze bzw. Ester dienen der Handhabung bei
der Herstellung, Verarbeitung oder Verabreichung (z.B. Verbesserung der Löslichkeit) oder
Stabilisierung des Wirkstoffs. Ist beispielsweise eine Carbonsäure je separat als freie Säure, als
Natrium- und Kaliumsalz zugelassen worden, so ist die früheste dieser drei Genehmigungen
massgebend.
Hat jedoch die Salzform (bzw. das Gegenion) oder die Estergruppe einen Einfluss auf die
pharmakologische Wirkung im Körper, kann es sich um eine neue Erfindung handeln. Wird eine
Salzform, ein Gegenion oder eine Estergruppe als solche in der Zulassungsbescheinigung mit
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
108
einer Bezeichnung wie „neuer Wirkstoff“ oder „neues Salz eines zugelassenen Wirkstoffs“
vermerkt, gelten diese als neue Erzeugnisse. Die durch die spezielle Salz- oder Esterform
veränderte Wirkung muss aus dem Grundpatent hervorgehen.
Unterschiedliche Dosierungen
Da ESZ nicht für die pharmazeutische Spezialität erteilt werden, können unterschiedliche
Dosierungen, galenische Formen oder neue Indikationen (s. nachstehend) in der Regel nicht
als Grundlage für ein ESZ dienen. Das blosse Vorhandensein derselben Wirkstoffe bedeutet
allerdings nicht zwingend, dass es sich um dasselbe Erzeugnis handelt. Ist basierend auf einem
bereits bekannten Erzeugnis (also einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffzusammensetzung) eine
weitere Erfindung gemacht worden (z.B. eine wirkungsvollere Dosierung) und besteht ein
Erzeugnisanspruch für diese neue Erfindung im Grundpatent, so kann diese spätere Erfindung
die Basis bilden für ein neues, eigenständiges Erzeugnis, für das ebenfalls ein ESZ erteilt
werden kann. Bedingung ist also, dass für dieses neue, patentierte Erzeugnis eine
übereinstimmende Zulassung vorliegt (BGer 17.11.1998, vgl. sic! 2/1999, 153).
Neue Indikationen
In Analogie zu geänderten Dosierungen können Wirkstoffe, für die eine weitere Erfindung
patentiert wird, die eine neue Indikation betrifft, als eigenständige Erzeugnisse angesehen
werden (Entscheid der RKGE vom 30.04.1999, vgl. sic! 4/1999, 449). Die Zulassungsbe-
scheinigung muss einen Hinweis auf die neue Indikation enthalten, wie z.B. die Bezeichnung
„Zulassung einer zusätzlichen Indikation“.
13.2 Prüfungskriterien
13.2.1 Ist das Erzeugnis durch ein Patent (Grundpatent) geschützt?
Als Grundpatent für ein Zertifikat kommen sowohl schweizerische als auch europäische Patente
mit Benennung Schweiz in Frage.
Das Patent muss zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs in Kraft sein (Art. 140b Abs. 1 Bst. a PatG),
was durch die Administration beim Gesucheingang überprüft wird.
Der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung muss als Stoff in einem Erzeugnisanspruch,
in Form eines Verfahrens zu seiner Herstellung oder als eine Verwendung durch das
Grundpatent geschützt sein. Dabei ist es nicht nötig, dass das Erzeugnis explizit in einem
Patentanspruch oder in der Beschreibung erwähnt ist. Es muss aber eindeutig in den Schutz-
bereich eines Patentanspruchs fallen, z.B. indem es in einer Markush-Formel enthalten ist oder
durch seine Eigenschaften definiert ist („Bronchodilatator mit folgenden Eigenschaften: …“). Die
blosse Erwähnung in der Beschreibung (beispielsweise als Zusatzinformation) reicht nicht.
Kommt das Erzeugnis nur in der Zweckangabe eines Patentanspruchs vor, so ist dies ebenfalls
nicht ausreichend („Wegwerfspritze zur Verabreichung des Wirkstoffs B“), da der Wirkstoff
selber nicht geschützt wird.
Weiter ist festzustellen, ob das Erzeugnis der arzneimittelrechtlichen Zulassung, so wie es in der ESZ-Anmeldung beantragt wird, in den Patentansprüchen in einer für den Fachmann
erkennbaren Art und Weise wiedergegeben ist.
Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn das Erzeugnis (der Wirkstoff/die Wirkstoffkombination) sich
entweder aus dem Wortlaut der Patentansprüche durch funktionelle (z.B.
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
109
Bindungseigenschaften, spezifische Wirkungen) oder strukturelle (z.B. Bezeichnung eines
gemeinsamen, wesentlichen Strukturelements) Merkmale ableiten lässt oder aber von einer
Strukturformel umfasst ist.
Dabei kann das Erzeugnis (bzw. seine Einzelwirkstoffe) entweder explizit (namentlich) in einem
der Ansprüche genannt sein, oder aber es fällt implizit unter einen Anspruch. „Implizit“ bedeutet,
dass sich der Anspruch stillschweigend, aber notwendigerweise auf das Erzeugnis des ESZ
bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise (BGE 4A_576/2017; «Tenofovir II» vgl. sic!
12/2018).
Diese Grundsätze sind in der jeweiligen Einzelfallprüfung so anzuwenden, dass sie sinngemäss
der Rechtsprechung des EuGHs folgen wie sie in den Entscheiden zu Artikel 3 lit. a der EG
Verordnung Nr. 469/2009 festgehalten ist.
Weil das Erzeugnis des ESZ durch das Grundpatent geschützt sein muss, darf ein Patent mit
einer Kombination von Wirkstoffen als Erfindungsgegenstand nicht als Basis für ein
„Einzelstoff“-ESZ verwendet werden. Daran ändert nichts, dass die einzelnen Wirkstoffe separat
verabreicht werden können (Entscheid des BVGer vom 18.08.2011 „Panitumumab“; vgl. sic!
1/2012; S. 48).
13.2.2 ESZ-Gesuche: Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?
Bei der Kopie der Zulassung, die dem ESZ-Gesuch beizulegen ist, muss es sich um die erste
Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz (nicht aber in der EU oder im EWR) handeln.
Diese Zulassung muss nicht die eigentliche Zulassungsbescheinigung sein, sondern es genügt
eine Kopie einer öffentlich zugänglichen Mitteilung gleichen Inhalts, z.B. aus dem Swissmedic
Journal.
Es muss sich dabei immer um die erste Zulassung an sich, d.h. auf dem Gebiet der Human-
oder Tiermedizin handeln.
Als Zulassung eines Arzneimittels gelten sowohl für die Beantragung eines ESZ wie für
pädiatrische Verlängerungen von ESZ und PESZ die folgenden, durch Swissmedic erteilten
Zulassungen:
a. die ordentliche Zulassung nach Art. 11 Heilmittelgesetz (HMG) b. die vereinfachte Zulassung nach Art. 14 HMG c. die befristete Zulassung nach Art. 9a HMG.
Für das herkömmliche ESZ gelten diese Zulassungen als «erste Zulassung», aufgrund derer
das ESZ erteilt wird. Sie bestimmt z. B. die Frist für die Einreichung des Gesuchs und die
Schutzdauer. Nicht als Zulassung gilt die befristete Bewilligung zum begrenzten
Inverkehrbringen eines Arzneimittels nach Art. 9b HMG.
Das IGE überprüft die Zulassung bei der jeweiligen Behörde, insbesondere bei Wirkstoffen, die
nicht als „New Active Substance (NAS)“ oder „New Chemical Entity (NCE)“ bezeichnet werden.
Zulassungen von neuen Indikationen, geänderten Darreichungsformen oder von neuen
Formulierungen (z.B. Änderung der Hilfsstoffe) gelten nicht als Erstgenehmigungen (Entscheid
der RKGE vom 21.01.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 590), ausser es treffen bestimmte
Voraussetzungen zu (s.o. Kap. 13.1). Ausschlaggebend ist, was der Prüfer als Erzeugnis
definiert hat.
Die Zulassungen als Arzneimittel werden von folgenden Behörden erteilt:
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
110
Humanarzneimittel & Tierarzneimittel (ausgenommen Schweizerisches Heilmittelinstitut
immunbiologische Präparate für Tiere) (Swissmedic)
Immunbiologische Präparate für Tiere Institut für Virologie und Immunologie
(IVI)
Fehlt eine Zulassungsbescheinigung der entsprechenden Behörde, so wird der Gesuchsteller
unter Hinweis auf Artikel 127b Abs. 1 Bst. b PatV zur Einreichung dieser Zulassung
aufgefordert.
Handelt es sich bei der eingereichten Zulassungsbescheinigung nicht um die Erstzulassung, so
wird der Gesuchsteller aufgefordert, diese Erstzulassung nachzureichen. Gemäss Artikel 140e
Abs. 1 PatG kann ein ESZ nur dann erteilt werden, wenn zwischen Anmeldedatum des Patents
und Erstzulassung mehr als 5 Jahre liegen. Ist diese Voraussetzung bezüglich der ersten
(nachzureichenden) Zulassungsbescheinigung nicht erfüllt, ist in der Beanstandung nötigenfalls
darauf aufmerksam zu machen, damit dem Gesuchsteller unnötige Umtriebe erspart bleiben.
Für Gesuche, die vor dem Datum des Inkrafttretens des revidierten PatG vom 01.01.2019
eingereicht wurden, gilt die frühere Praxis, d.h. in bestimmten Fällen sind ESZ mit negativer
Laufzeit möglich (s. Kap. 13.4.). Bei der Prüfung der ersten Zulassung sind sowohl registrierte
als auch nicht mehr registrierte Arzneimittel zu berücksichtigen.
Zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs muss eine Zulassung in Kraft sein, wobei diese nicht
zwingend mit der Erstzulassung identisch sein muss, so beispielsweise wenn die Formulierung
geändert wurde. Wurde zum Zeitpunkt des Gesuchs auf die Zulassung verzichtet oder liegt nur
eine Zulassung mit der Einschränkung „für den Export“ vor (sogenannte "Exportspezialität")
oder liegt eine Marktzulassung vor, die das Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein
Zertifikat erteilt werden.
Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem
Antrag abweicht, sind folgende Fälle zu unterscheiden:
- Liegt ein ESZ-Gesuch und ein Grundpatent für einen Wirkstoff A vor, es existiert aber nur eine Zulassung für mehrere Wirkstoffe (z.B. A + B), so wird das ESZ für den Wirkstoff A erteilt.
- Liegt ein ESZ-Gesuch für einen Wirkstoff A vor, und es gibt neben der Zulassung für A allein weitere Zulassungen für A als Bestandteil einer Wirkstoffzusammensetzung, so ist die ältere Zulassung für A massgebend, auch wenn diese eine Zulassung eine Wirkstoffzusammensetzung betrifft.
13.2.3 Die Zulassung mit zugehörigem PPK
Der Gesuchsteller muss mit dem Verlängerungsgesuch eine Bestätigung der Swissmedic
einreichen, wonach alle Studien gemäss dem zugehörigen PPK abgeschlossen und in die
Arzneimittelinformation aufgenommen wurden (Art. 140n Abs. 1 Bst. a PatG).
Bei der Zulassung mit dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) handelt sich nicht
notwendigerweise um die erste Zulassung des betreffenden Arzneimittels. Auch Gesuche um
Zulassung beispielsweise zu einer neuen Indikation, einer neuen galenischen Form oder eines
neuen Applikationsweges für ein solches Präparat können hier erfasst sein. Es muss sich
jedoch um dasselbe Erzeugnis handeln, für welches das ESZ erteilt wurde.
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
111
Eine pädiatrische Verlängerung eines ESZ kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische
Studien oder ein Teil davon - zeitlich durch die Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt
worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die
Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten
Studien wiedergibt (Art. 140n Abs. 1 Bst. a,). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von
Verlängerungen von ESZ notwendig
13.2.4 Wurden die Fristen zur Einreichung der Gesuche eingehalten?
Ein Gesuch für die Erteilung eines ESZ muss innerhalb von 6 Monaten nach der ersten
Zulassung oder innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung des Grundpatents eingereicht werden
(Art. 140f PatG). Diese Frist wird beim Gesucheingang von der Administration überprüft. Als
Datum der Zulassung gilt entsprechend dasjenige, das in den Angaben der
Zulassungsbescheinigung erscheint.
Muss das Datum der Erstzulassung berichtigt werden, so ist es Sache des Prüfers zu
kontrollieren, ob die Einreichungsfrist trotzdem eingehalten wurde. Falls das Datum der
Erstzulassung so geändert werden muss, dass die Einreichungsfrist nicht gewahrt wurde, wird
auf das Gesuch nicht eingetreten. Dem Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur
Stellungnahme eingeräumt.
Ein Verlängerungsgesuch kann gemäss Artikel 140o PatG frühestens mit dem ESZ-Gesuch
und spätestens zwei Jahre vor dem Ablauf des ESZ eingereicht werden.
Es ist aber zu beachten, dass während 5 Jahren ab Inkrafttreten des revidierten PatG
(01.01.2019) die Einreichungsfrist bis 6 Monate vor Ablauf des ESZ beträgt (Art. 149 Abs. 1
PatG). Diese Frist wird von der Administration und vom Prüfer überprüft.
13.2.5 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung
Für die Verlängerung eines ESZ muss der Prüfer kontrollieren, ob die zeitliche Voraussetzung
erfüllt ist, nämlich ob zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein
bestimmtes Erzeugnis mit zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei
Swissmedic (mit PPK) für dasselbe Erzeugnis höchstens 6 Monate liegen (Art.140n Abs. 1 Bst.
b PatG). Dazu muss der ESZ-Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) nachweisen (Art. 127b
Abs. 2 PatV). Es wird die Verlängerung erteilt, wenn das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b)
spätestens 6 Monaten nach dem ersten Gesuch um Zulassung mit PPK im EWR (a) eingereicht
wurde. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten Gesuchunterlagen
das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein Hinweis, dass ein
zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus einem assessment
report der EU-Arzneimittelbehörde European Medicines Agency (EMA). Diese Unterlagen
können auch aus mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und
einer elektronischen Bestätigung.
Es gelten drei Ausnahmen von dieser zeitlichen Voraussetzung:
- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. In diesem Fall muss der Gesuchsteller eine entsprechende Erklärung zusammen mit dem Gesuch abgeben.
- Wird die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses revidierten PatG beantragt, wird ein allfälliger
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
112
zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).
- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG am 01.01.2019 eingereicht worden, so gilt es für das IGE am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet, d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic- Gesuch nicht. Das Gesuchsdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.
Auch für diese Verlängerungsgesuche, welche unter eine dieser drei Ausnahmen fallen, gelten
die normalen Einreichungsfristen beim IGE (s.o. 13.2.4).
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird das Verlängerungsgesuch abgewiesen. Dem
Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.
13.2.6 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt?
Ist für ein Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden, so kann für dasselbe Erzeugnis
grundsätzlich kein ESZ mehr ausgestellt werden (Art. 140c Abs. 2 PatG).
Es können jedoch für ein Erzeugnis mehrere ESZ erteilt werden, falls diesen Gesuchen
unterschiedliche Patente von verschiedenen Inhabern zu Grunde liegen (Art. 140c Abs. 3
PatG). Ein Patentinhaber, der für dasselbe Erzeugnis mehrere ESZ-Gesuche basierend auf
verschiedenen Patenten einreicht, muss sich im Rahmen des Prüfungsverfahrens für ein
einziges dieser Gesuche entscheiden. Ein allfälliger Antrag des Gesuchstellers, das
Prüfungsverfahren zu sistieren um Zeit für die Auswahl zu gewinnen, kann nicht angenommen
werden (Entscheid des BVGer vom 20.10.2010).
Stellen mehrere konzernverbundene Gesellschaften gestützt auf verschiedene Patente je ein
Gesuch auf Erteilung eines ESZ, können diese erteilt werden. Konzernverbundene
Gesellschaften sind juristisch eigenständige Personen und damit „mehrere Patentinhaber“.
Das IGE wartet mindestens 6 Monate ab der Erstzulassung des Erzeugnisses ab, bevor ein
ESZ erteilt wird, da weitere ESZ-Gesuche nur eingereicht werden können, solange noch kein
ESZ erteilt worden ist (vgl. Einreichungsfrist gemäss Art. 140f Abs. 1 Bst. a PatG).
Es kann der Fall eintreten, dass einem Patentinhaber das Patent erst nach der ersten
Marktzulassung des Erzeugnisses erteilt wird. Reicht dieser Patentinhaber ein Gesuch für ein
ESZ innerhalb von 6 Monaten nach Patenterteilung ein, so kann auch diesem Gesuchsteller ein
ESZ erteilt werden, und zwar selbst wenn im Gesuchzeitpunkt einem oder mehreren anderen
Patentinhabern für das gleiche Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden ist (Entscheid des
BVGer vom 13.09.2010 „AHP Manufacturing“, vgl. sic! 2/2011, 139).
Bei der Überprüfung, ob bereits ein ESZ erteilt wurde, gilt ferner: Wurde für einen Wirkstoff A
ein ESZ erteilt, kann für eine Wirkstoffzusammensetzung A + B ein weiteres ESZ erteilt werden,
da es sich um ein anderes Erzeugnis handelt. Dies gilt auch in der umgekehrten Reihenfolge,
und auch wenn es sich um dasselbe Grundpatent handelt.
13.2.7 Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch dazu
vor?
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
113
Ist ein pädiatrisches Zertifikat (vgl. Kap. 14) in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für
die Erteilung eines des pädiatrischen Zertifikats bereits abgeschlossen und ist dieses Zertifikat
im Register eingetragen, so kann für dasselbe Erzeugnis kein ESZ erteilt werden (Art. 140a
Abs. 1 PatG). Unterschiedliche Anmelder mit unterschiedlichen Grundpatenten können je
entweder ein ESZ oder ein PESZ für ein und dasselbe Erzeugnis bekommen.
Reicht ein Patentinhaber sowohl ein Gesuch für ein ESZ wie auch für ein pädiatrisches
Zertifikat für dasselbe Erzeugnis ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch um ein
ESZ vorrangig geprüft und gegebenenfalls erteilt. Die Erteilung beider Zertifikate ist
ausgeschlossen.
Der Wortlaut von Art. 140a Abs. 1 PatG schliesst auch aus, dass auf mehrere verschiedene
Patente je ein ESZ beziehungsweise je ein pädiatrisches Zertifikat für dasselbe Erzeugnis erteilt
werden können (vgl. hierzu auch Kap. 14.1.4), es sei denn (siehe Kap. 13.2.6 Abs. 2 Satz 1) die
verschiedenen Patente haben verschiedene Inhaber (Art. 140c Abs. 3 PatG). Unabhängig von
der Anzahl der zugrundeliegenden Patente kann pro Inhaber und Erzeugnis nur ein ESZ oder
ein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140c Abs.3 PatG).
13.3 Prüfungsdurchführung der ESZ- und Verlängerungsgesuche
Das IGE beginnt die Prüfung von ESZ-Gesuchen frühestens ein Jahr nach Patenterteilung. Ist
die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht, erfolgt die Prüfung früher. ESZ-
Gesuche werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Gesucheingangs geprüft.
Das IGE sistiert ESZ-Gesuche von Amts wegen, wenn beim zugehörigen Grundpatent ein
Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren am Europäischen Patentamt (EPA) hängig ist. ESZ-
Gesuche, bei welchen die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht ist, werden
nicht sistiert. ESZ-Gesuche mit dem gleichen Erzeugnis, die auf einem anderen Grundpatent
als dem am EPA angegriffenen basieren, werden aufgrund des verfassungsmässigen
Beschleunigungsgebotes nicht sistiert (vergl. Entscheid des BVGer vom 20. Oktober 2010, B-
1019/2010).
Ist eine der Voraussetzungen für die Erteilung des ESZ oder für die Verlängerung von dessen
Schutzdauer nicht erfüllt, so wird eine technische Beanstandung erlassen, in welcher der
Gesuchsteller über den entsprechenden Mangel im Zusammenhang mit einem der Punkte
13.2.1 bis 13.2.7 unterrichtet wird. Dem Gesuchsteller wird gleichzeitig Gelegenheit geboten,
Gründe aufzuführen, die entgegen der Auffassung des IGE dafürsprechen, dass die fehlenden
Voraussetzungen erfüllt sind.
Die Frist zur Beantwortung von Beanstandungen beträgt 2 Monate. Wird die Frist nicht
eingehalten, oder genügen die geltend gemachten Gründe nicht, so entscheidet das IGE über
das weitere Vorgehen, d.h. in der Regel ergeht eine Verfügung über die Zurückweisung des
Gesuchs. Der Gesuchsteller muss aber immer die Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt
haben. In Ausnahmefällen ist eine zweite Beanstandung möglich.
Die Beanstandungsfristen können analog der Sachprüfung von Patentanmeldungen verlängert
werden (Art. 22-23 VwVG). Kleinere Änderungen können telefonisch mit dem Antragsteller
geregelt werden; eine Gesprächsnotiz ist in diesen Fällen obligatorisch.
Eine Zurückweisung kann innert Monatsfrist mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht
angefochten werden. Eine solche Rechtsmittelbelehrung ist in jeder solchen Verfügung
anzugeben. Diese Verfügungen werden vom Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte verfasst.
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische
Verlängerung)
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Ergeben sich im Rahmen der materiellen Prüfung Änderungen gegenüber dem bereits
publizierten ESZ-Gesuch, so ist die Administration auf diese Änderungen (z.B. korrigierte
Bezeichnung des Erzeugnisses oder geänderte Erstzulassung) aufmerksam zu machen, damit
diese bei der Publikation der Erteilung entsprechend berücksichtigt werden. Zudem sind diese
Änderungen in der internen Datenbank nachzuführen.
13.4 Negative Schutzdauer und verlängerte Laufzeit des ESZ
Bei Gesuchen, die beim Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen vom 01.01.2019 bereits
eingereicht worden sind gilt: Ein ESZ für Arzneimittel darf auch dann erteilt werden, wenn der
Zeitraum zwischen Patentanmeldung und Erstzulassung weniger als 5 Jahre beträgt. In einem
solchen Fall wird die Schutzdauer so bestimmt, dass vom Zeitpunkt des Patentablaufs die
Differenz zwischen 5 Jahren und dem Zeitraum, der zwischen Patentanmeldung und Zulassung
liegt, abgezogen wird. Eine negative Laufzeit wird nicht auf Null gerundet. Übersteigt die so
berechnete negative Schutzdauer 6 Monate, wird das entsprechende Gesuch wegen fehlendem
Rechtschutzinteresse abgewiesen (vgl. sic! 6/2012, S. 5). Die Laufzeit der pädiatrischen
Verlängerung schliesst an den so ermittelten Zeitpunkt an.
Mit Einführung des PESZ hat das IGE die Praxis der Erteilung von ESZ mit negativer Laufzeit
aufgegeben. Denn mit einem PESZ können Arzneimittelhersteller den Schutz für ein
zugelassenes Erzeugnis um volle sechs Monate verlängern, wenn pädiatrische Studien
durchgeführt worden sind.
Inhaber eines ESZ mit negativer Schutzdauer können dieses zurückziehen und anschliessend
ein Gesuch um Erteilung eines PESZ stellen. Dafür müssen alle Voraussetzungen für ein PESZ
eingehalten sein, insbesondere muss das Gesuch um PESZ fristgerecht gestellt werden.
13.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel
Das IGE erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Pflanzenschutzmitteln
(Art. 140z PatG) auf Gesuch hin ein Ergänzendes Schutzzertifikat. Es gelten sinngemäss die
Grundvoraussetzungen der ESZ für Arzneimittel:
a. Es muss ein entsprechender Antrag vorliegen; b. das Gesuch muss die erste behördliche Bewilligung für das Inverkehrbringen für die
Schweiz enthalten. Diese wird vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ausgestellt; c. ferner muss dem Gesuch einen Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der
Regel eine Kopie der Gebrauchsanweisung für das Pflanzenschutzmittel), beigelegt werden;
Im Übrigen gelten für die Prüfung dieser Gesuche die vorstehenden Abschnitte dieses Kapitels
mit der Einschränkung, dass Zertifikate für Pflanzenschutzmittel nicht verlängert werden können.
14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)
115
14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)
Das IGE erteilt für Erzeugnisse (Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen nach Art. 140a
Abs. 1bis PatG) von Arzneimitteln auf Gesuch hin einmal ein pädiatrisches ergänzendes
Schutzzertifikat (pädiatrisches Zertifikat; Art. 140t PatG) wenn die Arzneimittelinformation
eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in
Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept
(PPK) durchgeführt wurden. Ein pädiatrisches Zertifikat mit einer Dauer von 6 Monaten wird
aufgrund der Zulassung erteilt, zu welcher die erwähnte Arzneimittelinformation mit dem PPK
gehört.
Diese Zulassung muss bei Swissmedic spätestens 6 Monate nach dem ersten entsprechenden
Zulassungsgesuch im EWR mit PPK beantragt worden sein (Art. 140t Abs. 1 Bst. b PatG).
Weitere Grundvoraussetzungen sind:
- Es wurde für das Erzeugnis noch kein ESZ und noch kein pädiatrisches Zertifikat an denselben Gesuchsteller erteilt (Art. 140t Abs. 2 PatG);
- es muss eine Zulassung des Erzeugnisses als Arzneimittel für die Schweiz vorliegen; - das Erzeugnis muss in den Schutzbereich eines gültigen Patents (Grundpatent) fallen
(Art. 140t Abs. 3 PatG).
14.1 Prüfungskriterien
Nach Eingang am IGE werden die Gesuchunterlagen von der Administration auf ihre
Vollständigkeit kontrolliert. Es müssen eingereicht werden:
a. Der Antrag auf Erteilung des pädiatrischen Zertifikats; b. einen Nachweis, wann das Gesuch um die Zulassung für die Schweiz mit
PPK für das Erzeugnis eingereicht wurde; c. die Bestätigung der Zulassungsbehörde, wonach die Arzneimittelinformation die
Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt; d. einen Nachweis, wann das Gesuch um die Zulassung des Arzneimittels mit dem
Erzeugnis und mit dem PPK gemäss Punkt c) im EWR eingereicht wurde; oder eine Erklärung, dass kein entsprechendes Gesuch eingereicht wurde, welches älter als das schweizerische ist;
e. die Zustimmung des Adressaten der Bestätigung nach c), falls der Gesuchsteller nicht der Zulassungsinhaber ist;
f. -einen Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der Regel eine Kopie der Arzneimittelinformation).
Für die Prüfung, was genau das Erzeugnis ist und ob dieses durch ein Grundpatent geschützt
ist, gelten die Bestimmungen der Kapitel 13.1 und 13.2.1.
Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem
Antrag abweicht, sind die Festlegungen des Kapitels 13.2.2 (letzter Teil) massgebend.
14.1.1 Die Zulassung mit zugehörigem PPK
Die Zulassung, die bei einem Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat relevant ist, ist die
Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz, bei welcher die Arzneimittelinformation die
14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)
116
Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt. Für diese Zulassung
muss eine Bestätigung der Zulassungsbehörden vorliegen und eingereicht werden, wonach die
Arzneimittelinformation die erwähnte Bedingung erfüllt. Diese Zulassung ist nicht
notwendigerweise die erste Zulassung für dieses Erzeugnis.
Zum Zeitpunkt des Gesuchs muss eine Zulassung in Kraft sein. Wurde zum Zeitpunkt des
Gesuchs auf die Zulassung verzichtet oder liegt nur eine Zulassung mit der Einschränkung „für
den Export“ vor (sogenannte "Exportspezialität") oder liegt eine Marktzulassung vor, die das
Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden.
Ein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische
Studien oder ein Teil davon - zeitlich durch die Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt
worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die
Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten
Studien wiedergibt Art. 140t Abs. 1 Bst. a PatG). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von
pädiatrischen Schutzzertifikaten notwendig.
14.1.2 Frist für die Einreichung des Gesuchs
Ein Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat kann spätestens zwei Jahre vor dem Ablauf des
Grundpatents eingereicht werden (Art. 140v Abs. 1 PatG).
Es ist aber zu beachten, dass während 5 Jahren ab Inkrafttreten der gesetzlichen
Bestimmungen vom 01.01.2019 die Einreichungsfrist bis 6 Monate vor Ablauf der Höchstdauer
des Patents beträgt (Art. 149 Abs. 2 PatG). Diese Frist wird von der Administration und vom
Prüfer überprüft.
14.1.3 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung
Weiter müssen die zeitlichen Bedingungen für die Erteilung des pädiatrischen Zertifikats erfüllt
sein. Der Prüfer muss überprüfen, ob die zeitliche Voraussetzung erfüllt ist, nämlich ob
zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein bestimmtes Erzeugnis mit
zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei Swissmedic für dasselbe
Erzeugnis höchstens 6 Monate liegen (Art.140t Abs. 1 Bst. b PatG). Dazu muss der
Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) dem IGE nachweisen (Art. 127v Abs. 1 PatV). Es
wird ein pädiatrisches Zertifikat erteilt, wenn das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b)
spätestens 6 Monaten nach dem Gesuch um die erste Zulassung mit dem PPK im EWR (a)
eingereicht wurde. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten
Gesuchunterlagen das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein
Hinweis, dass ein zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus
einem assessment report der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese Unterlagen können auch aus
mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und einer
elektronischen Bestätigung.
Es gelten drei Ausnahmen von dieser zeitlichen Voraussetzung:
- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. Der Gesuchsteller muss dazu eine entsprechende Erklärung abgeben.
- Wird die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses revidierten PatG beantragt, wird ein allfälliger
14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)
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zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).
- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG eingereicht worden, so gilt es am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet; d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic-Gesuch nicht. Das Gesuchsdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.
Auch für diese Gesuche für ein pädiatrisches Zertifikat, welche unter eine dieser drei
Ausnahmen fallen, gelten die normalen Einreichungsfristen beim IGE (s.o. 14.1.2),
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird das Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat abgewiesen.
Dem Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.
14.1.4 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat erteilt?
Ist ein ESZ in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für die Erteilung eines ESZ bereits
abgeschlossen und ist dieses ESZ im Register eingetragen, so kann für dasselbe Erzeugnis
kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140t Abs. 2 PatG).
Als Ausnahme von dieser Regel gilt, wenn ein Zulassungsinhaber die Voraussetzungen für eine
pädiatrische Verlängerung erst dann erfüllen könnte, nachdem sein ESZ abgelaufen ist. Damit
dieser Zulassungsinhaber trotzdem für den Aufwand seiner pädiatrischen Studien belohnt wird,
ist in diesem Fall ein pädiatrisches Zertifikat gewährbar.
Unterschiedliche Anmelder mit unterschiedlichen Grundpatenten können je entweder ein PESZ
oder ein ESZ für ein und dasselbe Erzeugnis bekommen.
Wurde für ein Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat erteilt, so kann für dasselbe
Erzeugnis kein weiteres pädiatrisches Zertifikat mehr ausgestellt werden an denselben
Gesuchsteller (Art. 140u Abs. 2 PatG). Es können jedoch für ein Erzeugnis mehrere
pädiatrische Zertifikate erteilt werden, falls diesen Gesuchen unterschiedliche Patente von
verschiedenen Inhabern zu Grunde liegen (Art. 140u Abs. 3 PatG). Fallen Patentinhaber und
der Adressat der Zustimmung der Bestätigung nach Art. 140t Abs. 1 Bst. a PatG auseinander,
so muss die Zustimmung des Adressaten der Bestätigung vorliegen (Art. 140u Abs. 3 PatG).
Diese Zustimmung ist jedem Gesuch bei der Einreichung beizulegen. Reicht ein Patentinhaber
sowohl ein Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat wie auch für ein ESZ für dasselbe Erzeugnis
ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch um ein ESZ vorrangig geprüft und
gegebenenfalls erteilt. Die Erteilung beider Zertifikate ist ausgeschlossen.
Stellen mehrere konzernverbundene Gesellschaften gestützt auf verschiedene Patente je ein
Gesuch auf Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats, können diese erteilt werden.
Konzernverbundene Gesellschaften sind juristisch eigenständige Personen und damit „mehrere
Patentinhaber“. Dementsprechend muss jedoch eine zustimmende Bestätigung des Adressaten
gemäss Art. 140u Abs. 3 PatG vorliegen.
Die Prüfungsdurchführung folgt sinngemäss den Bestimmungen des Kapitels 13.3.
118
15 Verzeichnisse
15.1 Glossar
Administration Teil der Prozessorganisation (Eingangs- und Formalprüfung, Patentregister, Gebühren) in der Patenterteilung am IGE.
Amtsexemplar
Exemplar der Patentanmeldung, das während der Sachprüfung beim Prüfer verbleibt. In dieses Exemplar werden die nachgereichten Änderungen übertragen, so dass es mit dem Korrespondenzexemplar übereinstimmt.
a posteriori Prüfung
Prüfung der Einheit in Bezug auf den Stand der Technik, basierend auf einer Neuheitsrecherche (lat.; „vom Späteren her“, d.h., man erkennt die Ursache aus der zuerst erfahrenen späteren Wirkung; aus der Erfahrung gewonnen).
a priori Prüfung Prüfung der Einheit alleine basierend auf den technischen Angaben in der Patentanmeldung (lat.; „vom Früheren her“, d.h., von vornherein, aus blossen Vernunftgründen gültig).
Beanstandungskatalog Sammlung standardisierter Katalogsätze für die Formulierung von Beanstandungen.
heilbarer Mangel Mangel, der durch Änderung der technischen Unterlagen behoben werden kann.
Koordinator Patentprüfung Verantwortliche Person für die Patentprüfung in der Prozessorganisation am IGE.
Korrespondenzexemplar
Exemplar der Patentanmeldung, das bei technischen Beanstandungen zwischen dem Patentanmelder und dem Prüfer ausgetauscht wird, um allfällige Korrekturen einzutragen. Eine schriftliche Beanstandung bezieht sich auf das Korrespondenz- exemplar, das jeder technischen Beanstandung beizulegen ist.
Nichtigkeit Ungültigkeit (eines Patentes)
Ordnungsvorschrift Zeigt den üblichen und wünschbaren Verfahrensgang auf, deren Missachtung aber keine Ungültigkeitswirkung des Verfahrens zeitigt.
Patentanmelder Synonym für: Patentanmelderin, Patentbewerber, Vertreterin, Vertreter (= KorrespondenzpartnerIn des Prüfers).
Prioritätsbeleg
Kopie der technischen Unterlagen der Erstanmeldung, deren Übereinstimmung mit den Originalen von der Behörde bescheinigt ist, bei der die Erstanmeldung bewirkt wurde inkl. der Bescheinigung dieser Behörde über das Datum der Erstanmeldung (Art. 40 PatV).
15 Verzeichnisse
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Prioritätserklärung Beinhaltet das Datum der Erstanmeldung, das Land in dem oder für das diese Anmeldung eingereicht worden ist und das Aktenzeichen dieser Anmeldung (Art. 39 PatV).
Prüfer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter am IGE, speziell für die Sachprüfung schweizerischer Patentanmeldungen ausgebildet.
Qualitätsstandards Interne Regelungen des IGE von administrativen Belangen und insbesondere von Bearbeitungsfristen in der Sachprüfung von Patentanmeldungen.
rechtliches Gehör Garantierter Anspruch des Patentanmelders, vor dem Erlass einer Verfügung (z.B. einer Zurückweisung) angehört zu werden.
Rechtsmittelbelehrung Information über die Möglichkeit der Einlegung von Rechtsmitteln (zwingender Teil einer Verfügung).
Rotkorrekturen
Korrekturen der Patentanmeldung, die der Prüfer direkt im Amtsexemplar und im Korrespondenzexemplar handschriftlich in rot einträgt. Rotkorrekturen sind in der Regel vorgängig mit dem Patentanmelder telefonisch zu besprechen.
technische Unterlagen Beinhalten die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen.
Technizität In diesen Richtlinien wird die Technizität als Synonym des technischen Charakters einer Erfindung betrachtet, der für die Patentierbarkeit einer Erfindung vorausgesetzt wird.
Zurückweisung
Nach neuer Terminologie des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) wird zwischen «Nichteintreten» aus formellen und «Abweisen» aus materiellen Gründen unterschieden (Anmerkung: Der Begriff «Zurückweisung» macht diese Unterscheidung nicht). Dieser Präzisierung konnte mit der Revision per 1.1.19 in der PatV – nicht aber im PatG - Rechnung getragen werden. Daher wird in den Richtlinien bis auf Weiteres noch der Begriff «Zurückweisung» verwendet.
15.2 Abkürzungen
Abs. Absatz
Art. Artikel
BAGIS Interne Datenbank des IGE
BGE Schweizerische Bundesgerichtsentscheide (amtliche Sammlung)
BGer Schweizerisches Bundesgericht
15 Verzeichnisse
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Bst. Buchstabe (früher «lit.»)
BV Schweizer Bundesverfassung
CBD Übereinkommen über die Biologische Vielfalt
CIE Computerimplementierte Erfindungen
CPC Cooperative Patent Classification
EPÜ, EPUe Europäisches Patentübereinkommen (Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente vom 5. Oktober 1973)
ESZ Ergänzende Schutzzertifikate (für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln)
FMedG Fortpflanzungsmedizingesetz (Bundesgesetz vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung, SR 814.90)
IGE Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IPC Internationale Patentklassifikation (International Patent Classification)
i.V.m. in Verbindung mit
Kap. Kapitel
OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PatG Patentgesetz (Bundesgesetz über die Erfindungspatente, SR 232.14)
PatV Patentverordnung (Verordnung über die Erfindungspatente, SR 232.141)
PCT Patent Cooperation Treaty
PPK Pädiatrischer Prüfkonzept
RKGE Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum; ab 2006: Bundesverwaltungsgericht
SI Système international d’unités
sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
15 Verzeichnisse
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Ziff. Ziffer