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Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen

 Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen

Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen

Bern, 1. Januar 2021



1 Grundlagen...............................................................................................................7

1.1 Die Prüfungsrichtlinien................................................................................................. 7

1.2 Die Sachprüfung.......................................................................................................... 7

1.2.1 Gegenstand der Sachprüfung .......................................................................... 8

1.2.2 Das Prüfungsverfahren .................................................................................... 8

1.2.3 Verfahrensregeln ............................................................................................. 9

1.3 Beeinflussung des zeitlichen Ablaufs der Sachprüfung.............................................. 12

1.4 Die Publikationsstufen............................................................................................... 13

1.4.1 Offenlegungsschrift ........................................................................................ 13

1.4.2 Patentschrift................................................................................................... 13

2 Patentierbarkeit ......................................................................................................14

2.1 Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik ...................................................................... 14

2.1.1 Computerimplementierte Erfindungen (CIE)................................................... 15

2.1.2 „business methods“........................................................................................ 20

2.2 Gewerbliche Anwendbarkeit ...................................................................................... 20

2.2.1 Die Anwendbarkeit im Gewerbe..................................................................... 20

2.2.2 Die Ausführbarkeit der Erfindung ................................................................... 21

2.2.3 Die Wiederholbarkeit der Erfindung................................................................ 21

2.3 Unsinnige Erfindungen .............................................................................................. 21

3 Ausschluss von der Patentierung ........................................................................23

3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten .................................. 23

3.2 Medizinische Verfahren............................................................................................. 24

3.2.1 Verfahrensansprüche..................................................................................... 24

3.2.2 Anwendungs- und Verwendungsansprüche ................................................... 25

3.2.3 Erzeugnisansprüche ...................................................................................... 26

4 Offenbarung ...........................................................................................................27

4.1 Die Prüfung der Offenbarung..................................................................................... 27

4.2 Erfordernisse an die Offenbarung.............................................................................. 28

4.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung...................................................... 29

4.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung ....................................................... 29

4.2.3 Umfangreichere Offenbarung im Vergleich mit dem Schutzumfang in den

Patentansprüchen.......................................................................................... 30

4.3 Die Auslegung der Patentansprüche anhand der Beschreibung und der Zeichnungen




5 Geänderte technische Unterlagen ....................................................................... 32

5.1 Die Prüfung bei geänderten technischen Unterlagen ................................................ 33

5.1.1 Die ursprünglich eingereichten Unterlagen .................................................... 33

5.1.2 Änderungen in den technischen Unterlagen .................................................. 34

5.2 Materielle Prüfungsregeln ......................................................................................... 35

5.2.1 Änderungen in der Beschreibung .................................................................. 35

5.2.2 Neu aufgestellte Patentansprüche................................................................. 35

5.2.3 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche) ...................................... 35

5.2.4 Gestrichene Patentansprüche ....................................................................... 37

5.2.5 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche) ..................................... 37

5.2.6 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes .................................................... 37

5.2.7 Geänderte Rückbezüge................................................................................. 38

5.2.8 Kombination verschiedener Änderungen ....................................................... 38

6 Patentansprüche ................................................................................................... 39

6.1 Die Prüfung der Patentansprüche ............................................................................. 39

6.1.1 Die Erfindungsdefinition................................................................................. 40

6.1.2 Knappe Fassung der Patentansprüche.......................................................... 41

6.1.3 Klarheit .......................................................................................................... 41

6.1.4 Die Einheit der Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheit unabhängiger

Patentansprüche) .......................................................................................... 41

6.2 Die Merkmale in den Patentansprüchen ................................................................... 42

6.2.1 Technische Merkmale.................................................................................... 42

6.2.2 Externe Merkmale ......................................................................................... 43

6.2.3 Relativmerkmale............................................................................................ 43

6.2.4 Unbestimmte Zahlenwerte............................................................................. 43

6.2.5 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)............................... 44

6.2.6 Negative Merkmale; Disclaimer ..................................................................... 44

6.2.7 Hinweise auf Bekanntes ................................................................................ 44

6.2.8 Alternativen ................................................................................................... 45

6.2.9 „bestehen aus“ – „enthalten“.......................................................................... 45

6.2.10 Marken .......................................................................................................... 45

6.2.11 Normen ......................................................................................................... 45

6.3 Regeln betreffend die Form und Redaktion von Patentansprüchen .......................... 46

6.3.1 Regeln betreffend die Fassung der Patentansprüche .................................... 46

6.3.2 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen (Art. 29 Abs. 4 PatV) .. 46

6.3.3 Bezugszeichen (Art. 29 Abs. 5 PatV)............................................................. 46

6.4 Arten von Patentansprüchen..................................................................................... 47

6.4.1 Unabhängige Patentansprüche ..................................................................... 47

6.4.2 Abhängige Patentansprüche.......................................................................... 48

6.5 Die Anspruchskategorien und Grundtypen................................................................ 50



6.5.1 Verfahrensansprüche..................................................................................... 51

6.5.2 Anwendungsansprüche.................................................................................. 52

6.5.3 Patentansprüche auf Gegenstände („Erzeugnisansprüche“) .......................... 53

6.5.4 Verwendungsansprüche ................................................................................ 54

7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG .....................................................56

7.1 Die Prüfung der Einheit ............................................................................................. 56

7.2 Materielle Prüfungsregeln.......................................................................................... 57

7.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie ........................................................... 58

7.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie ................................................ 59

8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen ..................................62

8.1 Allgemeine Regeln .................................................................................................... 62

8.2 Die Beschreibung...................................................................................................... 62

8.3 Der Titel .................................................................................................................... 63

8.4 Die Zeichnungen ....................................................................................................... 63

8.5 Die Zusammenfassung.............................................................................................. 64

8.6 Die Klassifizierung..................................................................................................... 65

9 Beendigung der Sachprüfung...............................................................................67

9.1 Zurückweisung im Rahmen der Sachprüfung ............................................................ 67

9.1.1 Zurückweisung wegen Fristversäumnis (Art. 23 VwVG)................................. 67

9.1.2 Zurückweisung wegen fehlender oder ungenügender Offenbarung (Art. 50 und

50a PatG); Zurückweisung wegen unzulässiger Änderung der Offenbarung

(Art. 58 Abs. 2 PatG, Art. 64 PatV)................................................................. 67

9.1.3 Zurückweisung wegen Patenthinderungsgründen (Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG

i.V.m. Art. 67 Abs. 1 PatV) ............................................................................. 67

9.1.4 Zurückweisung wegen Nichtbeheben von „heilbaren Mängeln“ (Art. 59a Abs. 3

Bst. b PatG) ................................................................................................... 68

9.1.5 Die Zurückweisungsverfügung ....................................................................... 68

9.2 Prüfungsabschluss .................................................................................................... 69

9.2.1 Die definitive Klassifizierung........................................................................... 70

9.2.2 Die Ankündigung des Prüfungsabschlusses .................................................. 70

9.2.3 Änderungen nach der Ankündigung ............................................................... 70

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie.............................................................73

10.1 Allgemeines............................................................................................................... 73

10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit............................................................... 73

10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung.................................... 73

10.3.1 Erzeugnisansprüche; Stoffansprüche nach Art. 7c PatG................................ 74

10.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7d PatG................. 74



10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung ................................................................... 75

10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen ................................. 76

10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche ............................................................ 76

10.6.1 Stoffansprüche .............................................................................................. 77

10.6.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen....................................................... 79

10.6.3 Verfahrensansprüche .................................................................................... 79

10.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG................. 80

11 Biotechnologische Erfindungen .......................................................................... 82

11.1 Allgemeines .............................................................................................................. 82

11.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit .............................................................. 82

11.2.1 Der menschliche Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers ................ 82

11.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen ....... 83

11.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung ................................... 85

11.3.1 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur......... 85

11.3.2 Medizinische Verfahren ................................................................................. 87

11.3.3 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren;

Züchtungsverfahren....................................................................................... 87

11.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung ................................................................... 88

11.4.1 Die Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit ............. 88

11.4.2 Angabe der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen

über solche Ressourcen................................................................................ 89

11.4.3 Offenbarung von „Durchgriffsansprüchen“ („reach through claims“)............... 90

11.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen .................................. 91

11.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche ............................................................ 91

11.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG................. 92

12 Spezielle Verfahren ............................................................................................... 93

12.1 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand.............................. 93

12.2 Teilverzicht................................................................................................................ 93

12.2.1 Allgemeines zum Teilverzicht ........................................................................ 93

12.2.2 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs (Art.

24 Abs. 1 Bst. a PatG) ................................................................................... 94

12.2.3 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm

abhängigen Patentansprüche (Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG) ............................ 95

12.2.4 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs „auf anderem Weg“ (Art.

24 Abs. 1 Bst. c PatG) ................................................................................... 96

12.2.5 Die Erklärung des teilweisen Verzichts .......................................................... 97

12.3 Errichtung neuer Patente .......................................................................................... 98

12.4 Teilung von Patentanmeldungen............................................................................... 99

12.5 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen) .........................................101



12.6 Umgewandelte Europäische Anmeldungen und Patente......................................... 103

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer

(pädiatrische Verlängerung) .....................................................................................106

13.1 Das Erzeugnis......................................................................................................... 107

13.2 Prüfungskriterien ..................................................................................................... 108

13.2.1 Ist das Erzeugnis durch ein Patent (Grundpatent) geschützt?...................... 108

13.2.2 ESZ-Gesuche: Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?.............. 109

13.2.3 Verlängerungsgesuche: Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen

Studien gemäss PPK vor? ........................................................................... 110

13.2.4 Wurden die Fristen zur Einreichung der Gesuche eingehalten?................... 111

13.2.5 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung 111

13.2.6 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt? ......................................... 112

13.2.7 Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch

dazu vor? ..................................................................................................... 112

13.3 Prüfungsdurchführung der ESZ- und Verlängerungsgesuche.................................. 113

13.4 Negative Schutzdauer und verlängerte Laufzeit des ESZ........................................ 114

13.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel............................................ 114

14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate) .............115

14.1 Prüfungskriterien ..................................................................................................... 115

14.1.1 Die Zulassung mit zugehörigem PPK ........................................................... 115

14.1.2 Frist für die Einreichung des Gesuchs .......................................................... 116

14.1.3 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung 116

14.1.4 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat

erteilt?.......................................................................................................... 117

15 Verzeichnisse .......................................................................................................118

15.1 Glossar.................................................................................................................... 118

15.2 Abkürzungen ........................................................................................................... 119


1 Grundlagen

1.1 Die Prüfungsrichtlinien

Diese Richtlinien dienen den Prüfern bei der materiellen Prüfung (d.h. bei der "Sachprüfung")

der nationalen Patentanmeldungen sowie bei der Behandlung der Ergänzenden

Schutzzertifikate (ESZ, s. Kap. 0 S. 117) und der pädiatrischen ergänzenden Schutzzertifikate

(PESZ, s. Kap. 14 S. 115). Sie regeln ferner die speziellen Verfahren wie Teilverzicht,

Errichtung neuer Patente u.ä. (s. Kap. 12 S. 93).

Nicht Gegenstand dieser Richtlinien bildet das Einspruchsverfahren.

Die Prüfung der Patentanmeldungen und der ESZ stützt sich auf das Patentgesetz (PatG) und

die Patentverordnung (PatV), welche nicht jeden Einzelfall mit seinen besonderen Umständen

regeln können und daher naturgemäss sehr allgemein formuliert sind. Die vorliegenden

Richtlinien sind Anweisungen, wie Gesetz und Verordnung bei der Prüfung zu handhaben sind.

Sie bilden die Grundlage für eine einheitliche Prüfungspraxis und bestimmen, was im Rahmen

des Prüfungsverfahrens beanstandet werden muss, jedoch auch, was ohne Beanstandung

angenommen wird. Sie sollen den Prüfer also immer auch leiten, sich auf die wesentlichen

Punkte zu fokussieren.

Wie das Wort schon sagt, können Richtlinien nie alle Fälle voraussehen und wollen schon gar

nicht alle Details regeln. Jede Patentanmeldung ist von den anderen verschieden. Eine zu

weitgehende Regelungsdichte würde deshalb den Blick von den zentralen Punkten der Prüfung

ablenken. Der Interpretationsspielraum ist mit logischem Denken, ausgehend vom Gesetzes-

wortlaut und dessen Zweck, im Sinn und Geist der Darlegungen und Anweisungen auszufüllen.

Dabei soll sich der Prüfer immer das Wesen der Sachprüfung (s. Kap. 1.2.1 S. 8) vor Augen

halten. Ergeben die Richtlinien nicht ausreichend Anhaltspunkte, so ist frühzeitig Rücksprache

mit dem Koordinator Patentprüfung zu nehmen.

Die vorliegenden Prüfungsrichtlinien sind im Verhältnis zu Dritten nicht rechtsverbindlich; für die

Angehörigen des IGE sind es aber verbindliche Weisungen.

1.2 Die Sachprüfung

Die Sachprüfung bildet einen Teil des gesamten Erteilungsverfahrens eines Patents. Dieses

Verfahren kann grob in zwei Stufen unterteilt werden:

- Die Eingangs- und die Formalprüfung sind vom technischen Inhalt der Patentanmeldung

unabhängig und werden von der Administration erledigt. Die Eingangsprüfung beschränkt

sich auf die Kontrolle der Minimalanforderungen für die Entgegennahme einer

Patentanmeldung und die Zuerkennung des Anmeldedatums. Die Formalprüfung beginnt in

der Regel unmittelbar nach der Eingangsprüfung, dauert aber bis zum Prüfungsabschluss


- Die eigentliche Sachprüfung (einschliesslich dem Prüfungsabschluss) hat den technischen

Inhalt der Patentanmeldung zum Gegenstand (vgl. Art. 67 PatV). Sie beginnt nach der

1 Grundlagen


Zahlung der Prüfungsgebühr (Art. 61a PatV) mit der Zuteilung an den fachlich geeigneten


1.2.1 Gegenstand der Sachprüfung

Das Ziel der Sachprüfung ist die Rechtsbeständigkeit des zu erteilenden Patents mit der

Einschränkung, dass die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht geprüft werden. Die

zentralen Punkte sind die Prüfung auf allfällige Nichtigkeitsgründe (Art. 26 Abs. 1 PatG), sowie

auf die Definition der Erfindung in den Patentansprüchen. Damit hat sich die Sachprüfung auf

folgende Punkte zu fokussieren:

- Patentierbarkeit der Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG (Kapitel 2 S.14) sowie Art. 1a und

Art. 1b PatG (alle Anforderungen bei Biotechnologie-Anmeldungen: Kapitel 11 S. 82)

- Ausschlussgründe von der Patentierung gemäss Art. 2 PatG (Kapitel 3 S. 23)

- Offenbarung der Erfindung gemäss Art. 50 PatG (Kapitel 4 S. 27)

- Zulässigkeit von Änderungen in den technischen Unterlagen mit Blick auf Art. 58 Abs. 2

PatG (Kapitel 5 S. 32)

- Korrekte Erfindungsdefinition gemäss Art. 51 Abs. 1 PatG (Kapitel 6 S. 39)

Im Rahmen der Sachprüfung ebenfalls beachtet werden die Grundanforderungen an die

Einheit der Patentanmeldung nach Art. 52 Abs. 2 PatG (Kapitel 7 S. 56).

Der Prüfer hat sich in seiner Arbeit immer die Frage zu stellen, ob (bzw. in welchen Teilen) die

Patentanmeldung den oben aufgeführten Kriterien entspricht. Davon ausgehend soll er die

Wichtigkeit eines allenfalls zu beanstandenden Mangels berücksichtigen und sich die Frage

stellen, ob seine Beanstandung wirklich zur Klärung eines der obigen Punkte beiträgt. Er muss

sich der Bedeutung des gerügten Mangels bewusst sein, da das Gesetz bei dessen Nicht-

beheben allenfalls die Zurückweisung vorsieht (vgl. Art. 59a Abs. 3 PatG).

Aus dem oben Gesagten (wie auch aus dem Begriff Sach - Prüfung) ergibt sich, dass sich die

Prüfung auf den technischen Inhalt bezieht. Auf rein formalistische Einwände ist zu verzichten.

Die Verantwortung für die Redaktion und definitive Fassung der technischen Unterlagen

verbleibt beim Patentanmelder bzw. seinem Vertreter.

1.2.2 Das Prüfungsverfahren

Nach der Zuteilung der Patentanmeldung soll der Prüfer seine Abläufe so planen, dass er die

internen Behandlungsfristen einhalten kann (Qualitätsstandards des IGE). Die Dossiers sind in

der Reihenfolge des Eingangsdatums der Prüfungsgebühr zu behandeln (siehe auch Kap. 1.3

S. 12.). Einmal an die Hand genommene Anmeldungen sind zügig und prioritär weiter zu

behandeln bevor noch weitere Anmeldungen begonnen werden. Die Wartezeit beim Prüfer soll

nicht länger sein als die für die Erledigung der letzten Beanstandung angesetzte Frist. In

Ausnahmefällen ist eine Unterbrechung der Sachprüfung gerechtfertigt, ebenso im Falle einer



1 Grundlagen


Sofern es die Anmeldungsunterlagen zulassen (und ein technischer Zusammenhang zwischen

mehreren unabhängigen Patentansprüchen gemäss Art. 30 PatV erkennbar ist), soll wie folgt

stufenweise vorgegangen werden (vgl. Art. 67 PatV):

- Sich einen Überblick verschaffen über den Gegenstand der Patentanmeldung: Dies

geschieht am besten anhand der unabhängigen Patentansprüche sowie mittels einer

Durchsicht der Beschreibung. Dabei ist primär festzustellen, ob eine patentierbare

Erfindung vorliegt (Art. 1 Abs. 1, Art. 1a und Art. 1b PatG). Liegt keine solche Erfindung

vor, ist eine erste Beanstandung zu verfassen, in der die allfällige Zurückweisung in

Aussicht gestellt wird.

- Abklären, ob Patentausschlussgründe nach Art. 2 PatG vorliegen. Solche Ausschluss-

gründe gehören in jedem Fall in eine erste Beanstandung. Liegen aber auch Patent-

ansprüche mit patentierbaren Gegenständen vor, so sollen noch weitere wesentliche Punkte

in diese Beanstandung aufgenommen werden.

- Ermitteln, ob die Gegenstände der Patentansprüche gemäss Art. 50 PatG offenbart sind.

Dazu gehört auch die Abklärung, ob ergänzte Unterlagen, die bei Aufnahme der

Sachprüfung eingereicht wurden, eine unzulässige Änderung zur Folge haben (Art. 58 Abs.

2 PatG).

- Überprüfen, ob die Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen in Kenntnis der

Offenbarung korrekt und für den Fachmann ausreichend klar ist. Ist dies der Fall, können

auch die abhängigen Ansprüche geprüft sowie nötigenfalls die Einheitsfrage (Art. 52 PatG)

geklärt werden.

- Ferner sind weitere Mängel zu beanstanden, sofern diese im Zusammenhang mit dem

Gegenstand der Sachprüfung (s.o. Kap. 1.2.1 S. 8) stehen.

Der Prüfer soll seine Arbeit unter dem Aspekt der obigen Prioritäten so organisieren, dass

überflüssiger Aufwand vermieden wird, so dass z.B. die Beschreibung nur einmal

durchgesehen werden muss. Unnötige Beanstandungen sind zu vermeiden. In einigen Fällen

müssen jedoch vorerst grundsätzlich brauchbare Unterlagen eingefordert werden, oder es

müssen bestimmte Fragen abschliessend geklärt sein, bevor auf weitere Mängel eingegangen

werden kann. Eine Unterbrechung der Sachprüfung ist in diesen Fällen angebracht, um

schlussendlich Zeit zu gewinnen.

Bei der Abfassung der Beanstandung kann der Prüfer Standardsätze aus dem Beanstandungs-

katalog verwenden. Um dem Anspruch auf rechtliches Gehör des Anmelders zu genügen, sind

diese gegebenenfalls zu modifizieren oder zu ergänzen, so dass vollständig klar ist, welche

Stelle der technischen Unterlagen aus welchem Grund beanstandet wird. Dabei hat der Prüfer

die Patenterfahrung des Adressaten zu berücksichtigen.

Vorschläge zur Änderung der Unterlagen sind nur in Ausnahmefällen in Erwägung zu ziehen.

Sie sollen reiflich überlegt und begründet sein, da sie einen Eingriff in die Tragweite des

Patentes (Einschränkung, Erweiterung oder Verschiebung) bedeuten können.

1.2.3 Verfahrensregeln

- Zusammenarbeit mit dem Patentanmelder

Der Patentanmelder ist verpflichtet, beim Erteilungsverfahren in zumutbarem Umfang

mitzuwirken (Art. 13 VwVG). Er soll auf alle Mängel einer Beanstandung eingehen und die

1 Grundlagen


Fragen des Prüfers, die zur Klärung des Sachverhalts wesentlich sind, beantworten bzw.

erklären, wieso er mit einem Beanstandungspunkt nicht einverstanden ist und an der

bisherigen Fassung der Anmeldung festhält.

Wenn ein Vertreter vom Anmelder benannt wurde, verkehrt das IGE in der Regel nur mit

diesem, obwohl auch Unterlagen vom Anmelder entgegengenommen und berücksichtigt

werden können (Art. 11 Abs. 3 und Art. 36 VwVG).

Der Prüfer soll bei der Sachprüfung objektiv sein, d.h. er soll bei jeder Prüfung dieselben

Massstäbe anwenden. Trotzdem soll er einem unerfahrenen vertreterlosen Patentanmelder

mehr erklären und (im Rahmen der obenerwähnten Vorsicht) mehr vorschlagen als einem

Patentfachmann. Geht aus den technischen Unterlagen hervor, dass es sich um einen

gänzlich unerfahrenen Anmelder handelt, ist nötigenfalls eine erste Beanstandung zu

erlassen mit der Aufforderung, die Unterlagen den Anforderungen von PatG und PatV

anzupassen, wobei entsprechende Dokumentationen (Musterschriften, Broschüre) beigelegt

werden können. Ferner ist ihm dringend anzuraten, eine Fachperson beizuziehen. Dazu

kann auf das Patentanwaltsregister (auf www.ige.ch) oder auf das Beratungsnetzwerk für

KMU (https://kmu.ige.ch) hingewiesen werden.

Der Prüfer soll sich immer vor Augen halten, dass es Aufgabe der Erteilungsbehörde ist, die

Unterlagen zu prüfen, nicht jedoch an deren Aufbau oder inhaltlichen Redaktion mit-

zuarbeiten. Das ist zweifelsfrei Aufgabe des Patentanmelders oder seines Vertreters.

Insbesondere ist die Ausformulierung von Patentansprüchen untersagt.

- Begründungspflicht

Die einzelnen Beanstandungspunkte sind zu begründen. Dazu ist die angewandte

Rechtsnorm (insbesondere die Artikel des PatG und der PatV) anzuführen. Ein Hinweis auf

die vorliegenden Richtlinien ist nur bei erfahrenen Patentvertretern sinnvoll und auch dann

nur, wenn damit auf die fortwährende Institutspraxis hingewiesen werden soll. Die

beanstandeten Stellen der technischen Unterlagen sind zu nennen, wobei dies auch durch

einen entsprechenden Vermerk in diesen Unterlagen geschehen kann.

Der Prüfer hat seine Überlegungen darzulegen, soweit dies zum Verständnis der

Beanstandungspunkte nützlich ist. Eine erstmalige Begründung kann eher summarisch sein.

Muss aber ein wesentlicher Einwand bestätigt werden, so ist eine ausführliche Begründung

aufgrund der Rechtsnormen notwendig, in der ggf. auch die Änderungen und

Gegenargumente des Patentanmelders zu berücksichtigen sind.

- Androhung der Zurückweisung und rechtliches Gehör

Eine Zurückweisung nach Art. 59a Abs. 3 PatG setzt voraus, dass sie angedroht wurde (Art.

23 VwVG), in der Regel durch Hinweis auf die entsprechende Bestimmung. Bei Mängeln im

Zusammenhang mit Art. 1, 1a, 1b oder 2 PatG erfolgt die Androhung schon mit der ersten

Beanstandung, bei allen anderen wesentlichen Mängeln, wenn sie zum zweiten Mal gerügt

werden müssen.

- Mündliches Verfahren

Das Prüfungsverfahren erfolgt grundsätzlich schriftlich.

Findet eine persönliche Unterredung oder ein telefonisches Gespräch statt, so soll darüber

eine Aktennotiz bzw. Telefonnotiz erstellt werden, die ins Aktenheft aufzunehmen ist.

1 Grundlagen


- Änderung der technischen Unterlagen durch den Prüfer (sogenannte „Rotkorrekturen“)

Der Prüfer kann kleinere Unrichtigkeiten (z.B. sprachliche Fehler) von Amtes wegen

berichtigen (Art. 22 PatV). Bei solchen Berichtigungen ist grosse Zurückhaltung angezeigt;

sie dürfen keinesfalls in überflüssige Korrekturübungen ausarten. Es sollen nur Fehler

korrigiert werden, die offensichtlich sind, und deren Korrektur notwendig ist.

Ebenfalls denkbar sind „Rotkorrekturen“, die nach telefonischer Rücksprache mit dem

Patentanmelder vorgenommen werden, wenn sie eine schriftliche Beanstandung ersparen.

In diesem Fall ist eine Telefonnotiz zu erstellen.

- Fristen

Bei den schriftlichen Beanstandungen gibt der Prüfer den Endtag an, bis zu dem die

Beanstandung erledigt werden muss. Die Frist wird generell auf drei Monate gesetzt,

unabhängig davon, ob es sich um eine Beanstandung gemäss Art. 59 Abs. 1 PatG oder

gemäss Art. 59 Abs. 2 PatG handelt. Die Frist ist auf Anfrage verlängerbar.

Wird eine Beanstandung innert der angegebenen Frist oder bis zum Ablauf einer allfälligen

Fristerstreckung nicht beantwortet, wird die Anmeldung wegen Fristversäumnis zurück-

gewiesen. Die Fristerstreckungen werden von der Administration erfasst und erledigt.

- Beilagen zu den Beanstandungen

Den Beanstandungen ist jeweils ein Exemplar der technischen Unterlagen beizulegen


- Anmeldungsakten

Die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen (Art. 25 und 46d PatV) müssen

in drei Exemplaren, Änderungen der technischen Unterlagen in zwei Exemplaren zur

Verfügung stehen.

Das dritte Exemplar der ursprünglichen eingereichten technischen Unterlagen darf vom

Prüfer in keiner Weise ergänzt, abgeändert oder sonst wie beschriftet werden, auch wenn

die Reihenfolge der Bestandteile nicht die richtige ist.

Wenn die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen die Voraussetzungen von Art.

46-50 PatV nicht in jeder Hinsicht erfüllen, gibt die Administration dem Anmelder die

Gelegenheit, eine bereinigte Fassung in der Regel innerhalb einer Frist von drei Monaten

einzureichen, die die Fassung für die Sachprüfung bildet.

Falls die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung gemacht

wurde (Art. 46 PatV), muss die bereinigte Fassung in sich geschlossen sein und daher

müssen alle für die Offenbarung notwendige Teile der früher eingereichten Anmeldung in

diese bereinigte Fassung übernommen werden.

Vor Ablauf von 16 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum kann der Anmelder die

Patentansprüche von sich aus einmal ändern. Dazu muss er eine Neufassung der

Patentansprüche einreichen, die die ursprüngliche Fassung ersetzen wird (Art. 51 Abs. 2

PatV) und also zur Version für die Sachprüfung wird (siehe Kap. 5).

Am Beginn der Sachprüfung darf der Anmelder eine geänderte Fassung der technischen

Unterlagen einreichen (Art. 64 Abs. 1 PatV), die nicht über die ursprüngliche Offenbarung

hinausgehen darf (siehe Kap. 5) und, wenn diese Option wahrgenommen wird, die Fassung

1 Grundlagen


für die Sachprüfung bildet. Ansonsten dürfen vom Anmelder keine geänderten

technischen Unterlagen spontan eingereicht werden (Art. 51 PatV).

Alle nachgereichten technischen Unterlagen werden von der Administration mit dem

Einreichungsdatum versehen. Der Prüfer übernimmt alle Änderungen in das "Amts-

exemplar", so dass dieses mit dem "Korrespondenzexemplar" übereinstimmt. Er sorgt dafür,

dass genügend Angaben vorhanden sind, die ein jederzeitiges chronologisches Ordnen der

Unterlagen erlauben, z.B. bei Akteneinsicht. Beim Prüfungsabschluss kontrolliert der Prüfer

das Aktenheft und entfernt Schriftstücke, die nicht darin verbleiben sollen, z.B. persönliche

Notizen. Aktennotizen über telefonische Gespräche oder Besprechungen mit dem

Patentanmelder oder seinem Vertreter bleiben bei den Akten.

- Interne Datenbank

Es gehört zu den Aufgaben des Prüfers, alle Schritte des Prüfungsverfahrens mit den

vorgesehenen Ereignissen in der internen Datenbank nachzuführen. Dazu gehören nicht

nur die Beanstandungen, sondern auch telefonische Rückfragen beim Patentanmelder u.ä.

1.3 Beeinflussung des zeitlichen Ablaufs der Sachprüfung

Die Sachprüfung kann ohne Gebühr aus folgenden Gründen ausgesetzt werden:

- Aussetzung nach Art. 62 Abs. 1 oder 3 PatV („Doppelschutz„( � Weist der Patentanmelder

nach, dass er eine entsprechende europäische oder internationale Anmeldung mit

Benennung der Schweiz eingereicht hat, wird die Sachprüfung ausgesetzt: Der Antrag dazu

wird anstelle einer Erledigung der Beanstandung entgegengenommen, falls die Unterlagen

zurückgesandt worden sind. Antrag und periodische Überwachung, ob die Aussetzung noch

gerechtfertigt ist, obliegen der Administration.

- Aussetzung nach Art. 62a Abs. 1 PatV (innere Priorität): Der Patentanmelder kann

beantragen, dass die Sachprüfung ausgesetzt wird, falls eine Anmeldung als Grundlage für

die Beanspruchung einer inneren Priorität dient und falls das Prüfungsverfahren noch nicht

abgeschlossen ist. Antrag und periodische Überwachung, ob die Aussetzung noch

gerechtfertigt ist, obliegen der Administration.

Der Patentanmelder kann durch Einreichung eines Antrags und Zahlung der Prüfungsgebühr

sowie gegebenenfalls der Beschleunigungsgebühr ohne Begründung den Zeitpunkt der

Durchführung der Sachprüfung einer Anmeldung bestimmen (Art. 63 PatV). Diese

Anmeldungen sind ausserhalb der übrigen Reihenfolge unter Wahrung der für die

beschleunigten Anmeldungen gültigen Qualitätsstandards des IGE in die Prüfung zu nehmen

und nach erledigter Beanstandung bevorzugt weiter zu behandeln, insbesondere falls die

Antwort des Patentanmelders sehr schnell erfolgte.

1 Grundlagen


1.4 Die Publikationsstufen

1.4.1 Offenlegungsschrift

Gemäss Art. 58a und 61 Abs. 1 PatG wird die Patentanmeldung nach Ablauf von 18 Monaten

nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem

Prioritätsdatum, als Offenlegungsschrift veröffentlicht.

Die Offenlegungsschrift beinhaltet unter anderem (Art. 60 Abs. 1 PatV):

- Die Zusammenfassung (inkl. Titel), die die Anforderungen von Art. 32 PatV (siehe Kap.

8.5) erfüllen muss.

- die vollständige Klassifizierung, die gemäss Kapitel 8.6 vorgenommen wird.

Die Publikation der Patentanmeldung findet normalerweise vor deren Prüfung statt. Die

betroffenen Patentanmeldungen werden deswegen zur Vorbereitung und Erledigung dieser

Teile (Zusammenfassung, inkl. Titel und Klassifizierung) temporär an das Team Klassifikation


Wird das Patent vor Ablauf von 18 Monaten erteilt, so wird keine Offenlegungsschrift


1.4.2 Patentschrift

Beim Prüfungsabschluss wird das Patent erteilt und die Patentschrift veröffentlicht (Kap. 9).Bei

dieser Gelegenheit werden die Zusammenfassung und die Klassifizierung der

Offenlegungsschrift kontrolliert und gegebenenfalls für die Patentschrift aktualisiert.


2 Patentierbarkeit

Die grundlegende Voraussetzung für die Erteilung eines Patents ist das Vorliegen einer

patentierbaren Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG: „Für neue gewerblich anwendbare

Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.“ Die Prüfung dieser Voraussetzung steht (ggf.

zusammen mit den Sonderfällen gemäss Art 1a und 1b PatG; s. Kap.11.2 S. 82) am Anfang der

Sachprüfung. Ausgenommen von der Prüfung sind die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit

(Art. 59 Abs. 4 PatG).

Die Frage, ob überhaupt eine patentierbare Erfindung vorliegt, muss abschliessend geklärt

sein, bevor mit der übrigen Sachprüfung weitergefahren werden kann. Ist eine Beanstandung

nötig, soll stets die (vollständige oder teilweise) Zurückweisung angedroht werden, und zwar

durch Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 PatV i.V.m. Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG.

Der Satzteil „gewerblich anwendbare Erfindungen“ aus Art. 1 Abs. 1 PatG enthält eigentlich

zwei Erfordernisse, nämlich vorab das Vorliegen einer „Erfindung“ als solche (insbesondere die

Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik), sowie deren gewerbliche Anwendbarkeit. Im Rahmen

der Sachprüfung werden diese zwei Erfordernisse gleichzeitig geprüft.

In Bezug auf die Patentierbarkeit ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand zum Gebiet der

Technik gehört, ob er gewerblich anwendbar ist und ob er nicht „unsinnig“ ist. Dabei können

sich Überlappungen mit der Prüfung der Offenbarung (s. Kap. 4 S. 27) ergeben.

In Grenzfällen hat der Prüfer dem Patentanmelder seine Zweifel betreffend Patentierbarkeit

mitzuteilen und auf Grund von dessen Stellungnahme zu entscheiden. Der Grundsatz „in

dubio pro inventore“ (d.h. im Zweifel zugunsten des Erfinders bzw. des Patentanmelders) soll

aber objektiv gehandhabt werden. Es ist nicht nur das Anliegen des Patentanmelders an einer

Patenterteilung in Betracht zu ziehen, sondern auch die entgegenstehenden Interessen von

Konkurrenten und der Öffentlichkeit, die bei der Bezeichnung „patentiert“ eine unrichtige

Qualitätsvorstellung haben und dadurch irregeführt werden können.

2.1 Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik

Aus der häufig benutzten Definition einer Erfindung als „(neue, nicht naheliegende) Lehre zum

technischen Handeln“ folgt, dass nur Gegenstände gültig patentiert werden können, die einen

technischen Beitrag zum Stand der Technik liefern. Sie müssen somit ihrem Wesen nach

einen technischen Charakter aufweisen (z.B. Entscheid der RKGE vom 16.04.2005, vgl.

sic! 7 + 8/2005, 589).

Eine abschliessende Definition des technischen Charakters ist kaum möglich. Die

verschiedenen Technologien sind einem steten Wandel unterworfen. Die in der Fachliteratur

aufgeführten Definitionen sind zumeist bei der praktischen Prüfertätigkeit wenig hilfreich.

Eine technische Lösung zu einem technischen Problem mit technischen Mitteln erfüllt sicher die

Anforderung des technischen Charakters. Grundsätzlich kann jedes der Elemente

Aufgabe/Problem, Mittel zur Durchführung, Lösung/Wirkung für sich alleine schon den

technischen Charakter des Erfindungsgegenstands begründen. Zur Beurteilung des

2 Patentierbarkeit


technischen Charakters ist letzten Endes die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes

massgebend. Für die CIE ist dies im Kap. 2.1.1 (S. 15) weiter spezifiziert.

Abgrenzungen des Gebiets der Technik

"Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig sind

dagegen blosse Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen ein bestimmtes

Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne dass dabei

Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden“ (BGE 95 I 579).

Im Rahmen der Sachprüfung ist es häufig einfacher, die nachstehende Liste zu konsultieren,

die in nicht abschliessender Weise aufzählt, was nicht als Erfindung angesehen werden kann

(vgl. Botschaft vom 24.3.1976, S. 67):

- Entdeckungen (BGE 26 II 232. Erläuterungen zu Naturstoffen vgl. Kap. 10.2 S. 73) und

wissenschaftliche Theorien (BGer 31.07.1996, vgl. sic! 1/1997, 77);

- mathematische Methoden und reine Rechen- & Computerprogramme als solche; zu den

Grenzen der Patentierbarkeit bei computerimplementierten Erfindungen s. u.

Kap. 2.1.1 (S. 15);

- Anleitungen und Methoden für geistige Tätigkeiten, z.B. Schreibmethoden,

Lehrmethoden, Verzeichnisse, organisatorische Abläufe, Programmtafeln, Bebauungspläne,

Planungsverfahren für die Ausgestaltung eines elektronischen Netzes (BGE 95 I 579);

- Regeln und Methoden für geschäftliche Tätigkeiten, wie Buchhaltungssysteme,

Reklameideen (z.B. Anbringen von Reklame auf bestimmte Träger); zu sogenannten

„business methods“ s.u. Kap 2.1.2 (S. 20);

- Spielregeln, Lotteriesysteme u.ä.;

- Ästhetische Formschöpfungen; bei Grenzfällen ist zu prüfen, ob ein Patent oder ein

Design das richtige Schutzrecht ist. Hat die Form eines Erzeugnisses (auch) eine

technische Funktion, so kann es grundsätzlich patentierbar sein (z.B. Lauffläche eines


Ausführungs- & Hilfsmittel im Zusammenhang mit obenstehenden Gegenständen oder

Tätigkeiten sind patentierbar, (z.B. Lehrmittel, Schreibgeräte, Spiele als „Vorrichtungen“), wenn

sie durch ihre technischen Merkmale gekennzeichnet sind und einen technischen Charakter im

obigen Sinne besitzen.

Grundsätzlich sind Verfahren nur patentierbar, wenn sie die Herbeiführung eines technischen

Erfolgs mit technischen Mitteln betreffen. Unter technischen Mitteln werden solche verstanden,

durch welche Naturkräfte oder -stoffe eingesetzt werden. Ein technischer Erfolg besteht in der

Erfassung und/oder Beeinflussung von Naturkräften oder -stoffen. Man erwartet also eine

Wechselwirkung mit der physikalischen Umwelt.

2.1.1 Computerimplementierte Erfindungen (CIE)


Definition: Eine „Computerimplementierte Erfindung“ (CIE) ist eine Erfindung, zu deren

Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung

eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem

2 Patentierbarkeit


Computerprogramm realisiert wird. Sie weist einen technischen Charakter auf und ist somit im

Prinzip patentierbar.

Anmeldungen zu CIE werden grundsätzlich wie andere Anmeldungen behandelt.

Folgende Voraussetzungen und Kriterien müssen für solche Erfindungen erfüllt sein:

Zum Begriff des technischen Charakters (auch Technizität genannt) gelten die oben

stehenden Erläuterungen (s. Kap. 2.1 S. 14), die für die CIE wie folgt zu präzisieren sind:

Obwohl die Ausführung eines Computerprogrammes immer physikalische Wirkungen umfasst,

können solche normale physikalische Wirkungen alleine nicht ausreichen, um dem Computer-

programm einen technischen Charakter zu verleihen.

Entscheidend für die Beurteilung, ob eine CIE im oben definierten Sinne vorliegt, ist die

Technizität des Gegenstands als Ganzes (Prinzip der Ganzheitsbetrachtung) und nicht in

erster Linie seine Zugehörigkeit zu einer Patentanspruchskategorie; zudem hängt diese

Technizität nicht von der Kategorie ab.

Sachbedingt sind bei solchen Erfindungen eher Probleme mit Verfahrensansprüchen zu

erwarten, obwohl ein Verfahrensanspruch, der Merkmale eines Computerprogramms enthält,

deshalb nicht automatisch seinen Grundcharakter verliert. Dabei muss stets die Vermittlung

einer technischen Lehre beziehungsweise gezielte Anweisungen zum technischen Handeln für

den Fachmann direkt ableitbar, also offenbart sein.

Das Prinzip der Ganzheitsbetrachtung aller Erfindungsgegenstände beim Prüfverfahren

verlangt, dass jeder Patentanspruch als Ganzes betrachtet werden muss, um den eventuellen

technischen Charakter des Erfindungsgegenstands zu bestimmen. Dieser technische

Charakter, der die zwingende Forderung nach vorhandener Technizität erfüllt, geht nämlich im

Rahmen einer solchen Gesamtheitsbetrachtung durch das Auftreten von nichttechnischen

Merkmalen nebst technischen Merkmalen keineswegs verloren.

Eine Besonderheit für CIE besteht in gehäuft auftretenden komplexen Abgrenzungsfragen,

deren Schwierigkeit von einer Mischung technischer/nichttechnischer Merkmale herrührt.

Wesentlich hierbei ist, dass keineswegs alle vorhandenen Merkmale rein technischer Natur sein

müssen, um der strikten Anforderung der vorhandenen Technizität zu genügen.

Der technische Charakter einer CIE lässt sich ableiten aus:

- der Aufgabe, die der beanspruchten CIE zugrunde liegt und durch diese Erfindung gelöst


- den Mitteln, das heisst den technischen Merkmalen, die die Lösung der zugrundeliegenden

Aufgabe darstellen;

- den Wirkungen, die mit der Lösung der Aufgabe erzielt werden;

- der Notwendigkeit, technische Überlegungen anzustellen, um zu der beanspruchten CIE

zu gelangen.

Technizität kann auch vorliegen, wenn nicht alle vier Punkte gleichzeitig bejaht werden können.

Die Sachprüfung von CIE

Bei der konkreten Prüfung, ob obgenannte Voraussetzungen und Bedingungen für CIE erfüllt

sind, können folgende Anhaltspunkte ("Kriterien" 1 - 5) nützlich sein:

Kriterium 1: Typische Software-Ansprüche

2 Patentierbarkeit


Reine Rechen- und Computerprogramme, also quasi Computerprogramme oder Software als

solche sind nicht patentierbar, denn die vermittelte Lehre mit den womöglich darin enthaltenen

Anweisungen bleiben üblicherweise auf einer abstrakten Ebene und beinhalten weder konkrete

Schritte für ein technisches Handeln, noch für den Fachmann klar verständliche technische

Überlegungen in obigem Zusammenhang (werden oft als „blosse Anweisungen an den mensch-

lichen Geist“ angesprochen).

Ein Verfahrensanspruch, welcher ausser den Merkmalen eines Computerprogramms keine

anderen Merkmale aufweist, ist nicht annehmbar, da ein solcher Patentanspruch nur das reine

Computerprogramm als solches betrifft.

Man muss ebenfalls unterscheiden zwischen dem "abstrakten Algorithmus" einerseits und

dessen praktischem Einsatz andererseits. Der abstrakte Algorithmus ist danach das isoliert von

seiner physischen Umgebung betrachtete theoretische Konstrukt, das dort (in der physischen

Umgebung) auch seine Wirkungen nicht entfalten kann; folglich wäre der abstrakte Algorithmus

seinem Wesen nach als nicht technisch und somit auch als nicht patentierbar anzusehen.

Beispiele zu Kriterium 1:

Nicht patentierbar:

- Verfahren zum Sortieren von Daten (im Wesentlichen ist nur der Algorithmus beansprucht)

- Methode zur funktionalen Analysis: Die beanspruchte Methode wird zwar mit Hilfe eines

Computers ausgeführt. Entscheidend ist jedoch folgendes: Die Beschreibung enthält

Beispiele sowohl auf technischen wie auf nichttechnischen Gebieten. Dies zeigt, dass die

durch die mathematische Methode gelöste Aufgabe unabhängig ist vom Anwendungsgebiet

und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf technischem Gebiet liegen

kann. Somit liegt keine Technizität vor.

Patentierbare Erfindung:

- Verfahren zur Erkennung und Abwehr von Angriffen auf Serversysteme von Netzwerk-

Diensteanbietern und -betreibern mittels eines in ein Computer-Netzwerk einzubindenden

elektronischen Gerätes

Kriterium 2: Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale

Ein Verfahren, dessen Definition ausser den Merkmalen des Computerprogramms andere

Merkmale (technischer Natur) enthält, welche sachlich mit dem beanspruchten Computer-

programm zusammenhängen und direkt mit der Lösung der technischen Aufgabe verbunden

sind, kann die Forderung nach vorhandener Technizität einer CIE erfüllen.

Ein "Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung", welches Merkmale eines Computerprogramms

enthält, ist somit ohne weiteres annehmbar, weil das Vorhandensein einer Vorrichtung

technische Merkmale in der Definition des Verfahrens impliziert.

Beispiele zu Kriterium 2:

Nicht patentierbar:

- Konversionsprogramme (z.B. Binärcode in Dezimalcode wandeln)

- Modellieren von nicht-technischen Vorgängen und/oder Systemen

- Reine Übersetzungsprogramme

Patentierbare Erfindungen:

2 Patentierbarkeit


- Mittels eines "Systemprogramms" definiertes Verfahren zum Betrieb eines Computers

- Verfahren zum Betrieb eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersytems

einer Datenverarbeitungsanlage, die simultan mehrere Prozesse bearbeitet, sowie eine

Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens

- Verfahren zum spurplanmässigen Aufrufen und Behandeln von Fahrwegelementen wie

Weichen und Signalen für ein elektronisches Stellwerk

- Verfahren zur Steuerung von in einem Kommunikationsnetz angeordneten Einrichtungen

Kriterium 3: Anwendungen und verfahrensäquivalente Verwendungen

Sinngemäss gelten obige Kriterien auch für vorrichtungsbezogene verfahrensäquivalente

Verwendungsansprüche (s. Kap. 6.5.4 S. 54) sowie für Anwendungsansprüche

(s. Kap. 6.5.2 S. 52).

Beispiele zu Kriterium 3

Nicht patentierbar:

- Verbesserte mathematische Algorithmen zur blossen Auswertung von Daten (ohne Mittel

zur Erfassung/Messung, ohne Bearbeitung von physikalischen Signalen)

- Anwendungszweck ohne technischen Charakter (also losgelöst von konkreter Umsetzung!)

Patentierbare Erfindungen:

- Halbleiterschaltung und ihre Anwendung in einer arithmetisch logischen Einheit, einem

Signalwandler und einem Signalverarbeitungssystem

- Verfahren zur Erfassung von Daten durch Messgeräte und deren Auswertung

Kriterium 4: Vorrichtungen

Eine Vorrichtung ist üblicherweise problemlos annehmbar, da die Forderung vorhandener

Technizität bei einer korrekt formulierten Definition in einem Vorrichtungsanspruch grund-

sätzlich erfüllt ist.

Eine Vorrichtung kann auch durch funktionelle Merkmale definiert werden, wenn durch diese

eine besondere Struktur der Vorrichtung näher gekennzeichnet wird (s. Kap. 6.5.3 S. 53). Wenn

solche Merkmale in der Form eines in die Vorrichtung integrierten Computerprogramms

erscheinen, sind sie auch annehmbar, jedoch nur wenn der Vorrichtungsanspruch andere

konstruktive Merkmale aufweist, mit denen das Computerprogramm in Beziehung steht, um die

der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe zu lösen und damit sowohl dieser

Erfindung einen technischen Charakter zu verleihen, als auch die Forderung vorhandener

Technizität zu erfüllen.

Bei Vorrichtungen ist der technische Beitrag zum Stand der Technik zumeist die entscheidende

Hürde für die Patentierbarkeit. Da die erfinderische Tätigkeit nicht Teil der Sachprüfung bildet

(Art. 59 Abs. 4 PatG), wird diese über die reine Technizität hinausgehende Hürde nicht geprüft.

Beispiele zu Kriterium 4

Nicht patentierbar:

- Reines, nur über funktionelle Zusammenhänge definiertes Expertensystem

Patentierbare Erfindung:

- Tauchcomputer, insbesondere mit auf ein elektronisches Medium portierten Tauchtabellen

2 Patentierbarkeit


Kriterium 5: Eingriff von EDV in die Technik

Ein computergestütztes EDV-Verfahren, mit dem mittels einer Datenverarbeitungsanlage durch

Prüfung und Vergleich von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer

Gegenstände erledigt wird, kann die Forderung vorhandener Technizität erfüllen, wenn diese

Lösung durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung

geprägt ist.

Ein Programm, das in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Mess-

ergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder sonst wie

steuernd beziehungsweise regelnd unter Einsatz von auf Daten beruhenden Mess-Signalen

nach aussen wirkt, erfüllt im allgemeinen die Forderung nach vorhandener Technizität. Dabei

geschieht eine Umsetzung von Daten in Signale, d.h. ein Übergang aus der abstrakten Ebene

der Information in die konkretere physikalische Welt der Technik der Signale, welche mit den

Kräften und Energie der Natur wechselwirken.

Generell ist bei einer Signalverarbeitung eine stärkere Koppelung an die Technik zu erwarten

als bei einer reinen Datenmanipulation.

Beispiele zu Kriterium 5

Nicht patentierbar:

- Terminal von digitalen Benutzungsrechten (Verwaltung elektronischer Tickets)

- Datengestütztes System zur Markt-Arbitrierung und zur Trend-Evaluierung

Patentierbare Erfindungen:

- Antiblockiersystem für druckmittelbetätigte Fahrzeugbremsen. Beanspruchter Gegenstand

gekennzeichnet durch eine besondere Ausgestaltung und Anordnung schaltungstechnischer

Steuerungsmittel zur Messung der Verzögerungswerte eines Rades. In Abhängigkeit von

diesen Messergebnissen erfolgt die Programmsteuerung des Drucks in die Bremszylinder.

- Verfahren zur Kontrolle der Qualität von digitalen Farbbildaufzeichnungen

- Verfahren zur Steuerung des Wasserflusses in einem Spülsystem einer Anlage für die

Galvano- und Oberflächentechnik

- Computer zur Auswertung von Signalen aus der kernmagnetischen Resonanztomographie

sowie mit dem Computer ausgestatteter Kernresonanztomograph

Zur Darstellung von „Computerimplementierten Erfindungen“

Wie in den übrigen technischen Gebieten muss die Erfindung so dargelegt sein, dass der

Fachmann sie ausführen kann, d.h. er müsste z.B. danach eine CIE ausführen und damit auch

das dabei benötigte Computerprogramm schreiben können. Es ist deshalb angebracht, die CIE

sowie alle inhärenten Computerprogramme in einer für den Fachmann verständlichen Form

darzustellen; dazu können sich Block-, Ablaufdiagramme oder Pseudocode eignen; eine blosse

Befehlsliste in einer Programmiersprache (program listing) erfüllt diese Bedingung oftmals nicht

und ist diesbezüglich selten hilfreich.

In der Beschreibung ist es jedoch zulässig, das(die) Computerprogramm(e) in der Programmier-

sprache ergänzend einzufügen. Wenn die Seiten mit dem (den) Computerprogramm(en) den

Vorschriften für die Zeichnungen entsprechen, werden sie wie Zeichnungsblätter behandelt.

2 Patentierbarkeit


2.1.2 „business methods“

Unter „business methods“ werden oft auf eine DV-Anlage oder auf ein Computernetz portierte

Geschäftstätigkeiten verstanden.

Reine Geschäftstätigkeiten gelten als nicht technisch und sind somit als solche nicht

patentierbar (s. Kap. 2.1 S. 14). Das blosse Implementieren einer nicht technischen Tätigkeit

auf eine Computeranlage vermag zumeist nicht einen technischen Charakter zu begründen, da

weder Aufgabe/Lösung noch Erfindungsmerkmale eine physische Wechselwirkung mit

Naturkräften beinhalten.

Allerdings kann im Einzelfall eine notwendige technische Überlegung oder der Einsatz

technischer Mittel die Technizität begründen. Bei diesen Methoden liegen also sowohl

technische wie auch wirtschaftliche (oder betriebswirtschaftliche) Aspekte vor. Massgebend ist

auch hier die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes.

Nicht patentierbar:

- Digitales Dienstleistungsangebot zum Einschätzen von Vorhersage-Werten

- Bereitstellen von juristischen Daten in einem Netzwerk

- Elektronischer Zahlungs-Verkehr (Verwaltungsmethoden für cyber-cash)

Patentierbare Erfindung:

- Fakturierung von durch technische Massnahmen bei der Erbringung erfassten und einer

nachvollziehbaren Bewertung zugänglich gemachten IT-Dienstleistungen

2.2 Gewerbliche Anwendbarkeit

Falls sich die gewerbliche Anwendbarkeit nicht aus der Art der Erfindung oder aus der

Beschreibung offensichtlich ergibt, muss sie in der Beschreibung ausdrücklich angegeben

werden (Art. 26. Abs. 6 PatV). Die Prüfung auf die gewerbliche Anwendbarkeit umfasst

folgende drei Kriterien, die getrennt betrachtet werden müssen:

2.2.1 Die Anwendbarkeit im Gewerbe

Der in jedem Patentanspruch definierte Erfindungsgegenstand muss seinem Wesen nach für

die Herstellung oder Benützung in irgendeinem Gewerbe einschliesslich der Industrie oder der

Landwirtschaft in Frage kommen. Dabei ist die Kategorie des Patentanspruchs von

wesentlicher Bedeutung.

Bei Erzeugnisansprüchen ist die Anwendbarkeit im Gewerbe praktisch immer gegeben. Bei

chemischen Stoffen ist aber Kap. 10.2 (S. 73) bzw. Kap. 11.2 (S. 82; für Gene und Proteine) zu


2 Patentierbarkeit


Ein Patentanspruch auf ein Verfahren, für dessen Anwendung oder eine Verwendung eines

Erzeugnisses kann nicht angenommen werden, wenn der Erfindungsgegenstand aus-

schliesslich für den Privatgebrauch in Frage kommt, beispielsweise ein Verfahren zum

Festhalten eines Skis am Schuh.

Bei Verfahren, die sowohl für eine gewerbliche wie auch eine private Anwendung in Frage

kommen, ist der Patentanspruch nicht auf die gewerbliche Anwendung zu beschränken, da

ohnehin nur diese Benützung geschützt ist (Art. 8 PatG). Dies gilt insbesondere für

Erfindungen, die den Haushalt (z. B. Verfahren zum Reinigen, Waschen, Kochen, Kon-

servieren, Kühlen), die Hygiene und Kosmetik, sowie den Sport betreffen.

2.2.2 Die Ausführbarkeit der Erfindung

Es ist zu prüfen, ob es anhand der Unterlagen glaubwürdig ist, dass die erfindungsgemässe

Aufgabe mit den beanspruchten Mitteln gelöst werden kann, beispielsweise ob eine Vorrichtung

die ihr zugeschriebene Funktion erfüllen kann.

Zur Prüfung gehört auch, ob die Erfindung in Widerspruch zu einem naturwissenschaftlichen

Gesetz steht (z.B. ein Perpetuum mobile erster oder zweiter Art; s. BGer 31.07.1996, vgl. sic!

1/1997, 77). Ein solcher Patenthinderungsgrund ist weder widerlegbar noch heilbar, auch nicht

durch Änderung der Anspruchskategorie.

In den anderen Fällen kann der Einwand des Prüfers möglicherweise durch einen Gegenbeweis

von Seiten des Patentanmelders (z.B. durch eine Expertise), durch Ergänzung der Beschrei-

bung oder der Patentansprüche oder durch Änderung der Zielsetzung entkräftet werden. Je

nach gewählter Lösung muss aber beachtet werden, dass der Schutzumfang nicht über die

ursprüngliche Offenbarung hinaus erweitert wird.

2.2.3 Die Wiederholbarkeit der Erfindung

Zur Prüfung auf eine gewerblich anwendbare Erfindung gehört auch, dass die Erfindung

beliebig oft wiederholbar sein muss (BGE 120 II 312). Die Unterlagen müssen glaubhaft

machen, dass die im Patentanspruch definierte Erfindung kein Zufallstreffer ist, sondern mit

Sicherheit wiederholt werden kann. Dies gilt auch (unter Beachtung spezieller Regeln bei

biotechnologischem Material) für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie (s. Kap.

11.4.1 S. 88).

2.3 Unsinnige Erfindungen

Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, der Erfindungsgegenstand aber

offensichtlich unsinnig ist, so ist das IGE befugt, die Patentanmeldung zurückzuweisen (BGE 72

I 371), beispielsweise eine Anmeldung für ein Lehrmittel für eine abwegige Atomtheorie (s. auch

Entscheid der RKGE vom 16.04.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 589).

Patentanmeldungen mit möglicherweise unsinnigen Erfindungen sind immer spezielle Fälle, für

die keine allgemein gültigen, schematisierte Regeln aufgestellt werden können. Vermutet der

2 Patentierbarkeit


Prüfer das Vorliegen eines solchen Falles, so ist dieser frühzeitig mit dem Koordinator

Patentprüfung zu besprechen.


3 Ausschluss von der Patentierung

Liegt eine gewerblich anwendbare Erfindung vor (Art. 1 Abs. 1 PatG; s. Kap. 2 S. 14), so hat

der Prüfer als nächstes abzuklären, ob Gegenstände beansprucht werden, die nach Art. 2 PatG

von der Patentierung ausgeschlossen sind:

a) Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

verstossen würde. Die Anwendung bei biotechnologischen Erfindungen wird in

Kap. 11.3 (S. 85) erläutert.

b) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen

Körper angewendet werden.

Diesbezügliche Einwände sind gesamthaft in der erstmöglichen Beanstandung mitzuteilen, und

zwar so vollständig und ausführlich, dass basierend auf der Antwort in der Regel über das

weitere Vorgehen entschieden werden kann.

In dieser Beanstandung soll stets die (vollständige oder teilweise) Zurückweisung der

Patentanmeldung angedroht werden, und zwar durch Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 PatV i.V.m.

Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG. Werden die Einwände bei der Erledigung der Beanstandung nicht

durch Änderung der technischen Unterlagen behoben und auch nicht durch zutreffende

Gegenargumente entkräftet, so wird die Patentanmeldung als Ganzes oder dessen nicht

patentierbarer Teil zurückgewiesen. Ist die Absicht des Patentanmelders, den beanstandeten

Mangel zu beheben, erkennbar, sind die vorgenommenen Änderungen aber noch ungenügend,

so ist ihm in einer weiteren Beanstandung Gelegenheit zur Überarbeitung zu geben.

Bilden die wegen Patentierungsausschluss zu beanstandenden Teile nicht den Kern der

Patentanmeldung (Beispiel: Nebenanspruch auf ein medizinisches Verfahren in einer

Patentanmeldung für neue chemische Substanzen), so soll der Prüfer weitere wesentliche

Mängel nachstehend in dieselbe Beanstandung aufnehmen, wenn dies zum effizienten Ablauf

des Prüfungsverfahrens beiträgt.

3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung („ordre public“) liegt vor, wenn die Verwertung der

Erfindung gegen die tragenden Grundsätze unseres Rechtsstaates verstossen würde,

beispielsweise der Einsatz von Briefbomben oder anderer Vorrichtungen, die spezifisch für

kriminelle Zwecke bestimmt sind.

Unter „guten Sitten“ sind allgemein anerkannte Normen der Sozialmoral zu verstehen.

Ein möglicher Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten liegt erfahrungs-

gemäss nur in Ausnahmefällen vor. Lediglich ein Verstoss gegen grundlegende und damit

dauerhafte Werte rechtfertigen die Verweigerung eines Patents. Ein Massstab bei der

Beurteilung kann sein, ob die breite Öffentlichkeit eine Erfindung als so verabscheuenswürdig

beurteilt, dass eine Patenterteilung unbegreiflich wäre, beispielsweise bei Gefährdung der

öffentlichen Sicherheit.

Ein Verstoss ist nur dann zu vermuten, wenn bei bestimmungsgemässer Benutzung der

Erfindung vernünftigerweise keine Verwertungsmöglichkeit in Betracht kommt, die von der

Rechts- oder Sittenordnung gebilligt wird. Die blosse Möglichkeit eines Verstosses rechtfertigt

3 Ausschluss von der Patentierung


eine Zurückweisung nicht. So dienen Handfeuerwaffen auch der Selbstverteidigung oder im

Polizeieinsatz und sind daher patentierbar. Ferner sind Erfindungen, deren Verwertung durch

ein Gesetz oder eine Vorschrift verboten ist, nicht zum vorneherein von der Patentierung


Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten bzw. spezifisch gegen die

Menschenwürde oder gegen die Würde der Kreatur betrifft in erster Linie die

biotechnologischen Erfindungen (s. Kap. 11.3 S. 85).

Erfindungen, die in technischer Hinsicht täuschend sind (d.h. die ihr zugeschriebene Funktion

gar nicht erfüllen können) gelten als nicht gewerblich anwendbar (s. Kap. 2.2.2 S. 21).

3.2 Medizinische Verfahren

Solche Verfahren sind durch Art. 2 Abs. 2 Bst. a PatG von der Patentierung ausgeschlossen,

wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Es muss sich der Art nach um eine chirurgische oder therapeutische Behandlung oder ein

diagnostisches Verfahren handeln oder um eine damit gleichzustellende Verwendung oder


- Das Verfahren (z.B. eine Behandlung) muss am menschlichen oder tierischen Körper

vorgenommen werden.

3.2.1 Verfahrensansprüche

Enthält ein mehrstufiges medizinisches Verfahren einen einzigen Schritt, der von der

Patentierung ausgeschlossen ist, so kann das gesamte Verfahren nicht angenommen werden.

Nicht patentierbar sind:

- Der Art nach chirurgische Behandlungen sowohl zu Heilzwecken wie auch für

kosmetische Zwecke (z.B. Implantation von Haaren). Zu den chirurgischen Verfahren

gehören auch zahnmedizinische Eingriffe (z.B. zum Füllen von Zahnkavitäten) oder solche

zur Verpflanzung eines Embryos.

- Therapeutische Verfahren, und zwar sowohl zur Linderung oder Beseitigung einer

Verletzung oder eines krankhaften Zustandes wie auch zu dessen Verhinderung. Ebenfalls

nicht patentierbar sind Verfahren, die zwar nicht ein eigentliches therapeutisches Verfahren

betreffen, aber mit diesem untrennbar verbunden sind. Dazu gehören auch die Behandlung

von Körperflüssigkeit oder Gewebe ausserhalb des Körpers, falls diese wieder demselben

Körper zugefügt werden wie z.B. Verfahren zum Betrieb einer künstlichen Niere (die mit

dem Körper in direkter Verbindung steht).

- Diagnoseverfahren, die eine Entscheidung über eine notwendige medizinische Behand-

lung zulassen. Bei der Prüfung auf das Vorliegen von Diagnoseverfahren ist sorgfältig

abzuwägen, ob es sich lediglich um die Ermittlung von Messwerten am lebenden

menschlichen oder tierischen Körper handelt, die für sich genommen noch keine

Entscheidung über ein allfälliges medizinisches Vorgehen ermöglichen. Das reine

Festhalten von Teilresultaten ist in der Regel patentierbar.

3 Ausschluss von der Patentierung


Zu den nicht patentierbaren Diagnoseverfahren gehören nicht nur die erstmalige Unter-

suchung und Bestimmung einer Krankheit, sondern ebenfalls die Bestimmung und Prüfung

des Krankheitsverlaufs, auch wenn die Übermittlung der Diagnosedaten auf Distanz erfolgt

(BGE 108 II 221).

Verfahren zur Bestätigung, dass keine Krankheit oder Verletzung vorliegt, sowie die ärztliche

Feststellung des Todes sind ebenfalls nicht patentierbar.

Patentierbare Verfahren sind:

- Behandlungen des menschlichen oder tierischen Körpers, die nicht chirurgischer oder

therapeutischer Natur sind, sofern sie gewerblich anwendbar sind. Dazu zählen

kosmetische Behandlungen wie Haar- oder Nagelpflege u.dgl.

- Verfahren wie Blutdruckmessungen, Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen.

- Analyseverfahren, die nicht am oder im Körper durchgeführt werden, z.B. von Körper-

flüssigkeiten (Blut, Harn), von Zellen oder Organen, die vom Körper abgetrennt wurden;

Untersuchungen von Leichen (Obduktionen).

- Die reine Messung von physikalischen Grössen (Erhalt von Teilresultaten) am Körper s.o.

unter Diagnoseverfahren.

- Zahntechnische Verfahren, die ausserhalb der Mundhöhle durchgeführt werden.

- Verfahren zum Mästen oder Züchten von Tieren, einschliesslich Bienenzucht, sofern sie

zum Gebiet der Technik gehören (s. Kap. 11.2 S. 82); Verwendung von Tierkörpern zur

Gewinnung chemischer Substanzen.

3.2.2 Anwendungs- und Verwendungsansprüche

Anwendungsansprüche auf ein medizinisches Verfahren sind in der Regel nicht patentierbar,

wenn das angewendete Verfahren selber schon nicht angenommen werden könnte, z.B.

Anwendung eines Bestrahlungsverfahrens bei einer Krebsbehandlung. Generell ist bei

Anwendungsansprüchen zu prüfen, ob die Anwendung einem (nicht patentierbaren) Verfahren

gleichzustellen ist.

Bei Verwendungsansprüchen von Erzeugnissen muss sorgfältig auf den Wortlaut geachtet

werden, dass nicht die einem Verfahren gleichzustellenden Verwendungen patentiert werden.

Die Verwendung eines Erzeugnisses für eine chirurgische, therapeutische oder diagnostische

Behandlung am Körper (z.B. durch Verabreichung eines Arzneimittels: „Verwendung des

Wirkstoffes A zur Bekämpfung von…“) ist nicht patentierbar.

Dagegen kann die Verwendung eines (chemischen) Erzeugnisses in einem Mittel

(„erzeugnisäquivalente“ Verwendung) angenommen werden. Im Hinblick auf Art. 7c PatG passt

dieser Fall nur für die sog. erste Indikation eines Stoffes (s. Kap 10.3.1 S. 74).

Die Verwendung eines (chemischen) Erzeugnisses zur Herstellung eines Mittels für nicht-

patentierbare medizinische Verfahren ist mit Blick auf Art. 7d PatG gewährbar, z.B. die

Verarbeitung eines Wirkstoffs oder eines Stoffgemisches zu einem Arzneimittel („swiss type

claim“; s. Kap. 10.3.2 S. 74). Solche Ansprüche können auch für die zweite (oder weitere)

medizinische Indikation eines bekannten Wirkstoffes aufgestellt werden.

3 Ausschluss von der Patentierung


3.2.3 Erzeugnisansprüche

Für die Chirurgie, Therapie oder Diagnose bestimmte Vorrichtungen (medizinische Instrumente,

Prothesen, Röntgenapparate etc.) sind patentierbar.

Ebenfalls patentierbar sind chemische Stoffe, Stoffgemische und Arzneimittel. Bei

Zweckangaben ist darauf zu achten, dass nicht ein ausgeschlossenes Verfahren oder die

einem solchen Verfahren gleichzustellende Verwendung umfasst wird. Detailliertere

Abgrenzungsregeln hierzu finden sich in Kap. 10.3.1 (S. 74).


4 Offenbarung

Die fehlende oder ungenügende Offenbarung stellt im Falle eines Rechtsstreits einen

Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Abs. 1 Bst. b PatG), weshalb die Prüfung auf die Offenbarung, die

am Anmeldedatum vorliegen muss (Art. 50 PatG und Art. 46 Abs. 1 Bst. c PatV), einen der

zentralen Punkte der Sachprüfung bildet. Dieses Kapitel regelt das Vorgehen zur Prüfung der

Offenbarung bei der Aufnahme der Sachprüfung.

Die Prüfung von geänderten technischen Unterlagen impliziert spezifische Anforderungen.

Insbesondere darf nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Art. 46d

PatV) hinausgegangen werden (Art. 64 Abs. 3 PatV). Diese Prüfung ist deswegen Gegenstand

eines spezifischen separaten Kapitels (Kap. 5 S. 32).

Der Begriff der Offenbarung ist in Art. 50 PatG definiert: „Die Erfindung ist im Patentgesuch so

darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann“. In engem Zusammenhang damit (wenn

auch nicht als „Offenbarung“ bezeichnet) steht Art. 51 Abs. 3 PatG, gemäss dem die Patent-

ansprüche im Lichte der Beschreibung ausgelegt werden müssen. Dies gilt insbesondere für

diejenigen Merkmale der Ansprüche, deren Bedeutung sich dem Fachmann nicht ohne weitere

Erläuterung erschliesst. Die diesbezügliche Prüfung erfolgt zusammen mit der eigentlichen

Offenbarung und wird deshalb ebenfalls in diesem Kapitel behandelt (s. Kap. 4.3 S. 30).

Bei biotechnologischen Erfindungen gelten zusätzlich besondere Erfordernisse an die

Offenbarung (Art. 50a PatG), die in Kapitel 11.4 (S. 88) erläutert werden.

4.1 Die Prüfung der Offenbarung

Die Prüfung der ausreichenden Offenbarung geht in manchen Fällen mit der Prüfung der

Patentierbarkeit einher (s. Kap. 2 S. 14), anderseits kann eine ausreichende Offenbarung erst

verlangt werden, wenn das Vorliegen mindestens einer patentierbaren Erfindung feststeht (Art.

67 Abs. 1 PatV).

Können die unabhängigen Patentansprüche als für die spätere Prüfung geeignet angesehen

werden, soll die Prüfung der Offenbarung der von den unabhängigen Patentansprüchen

definierten Gegenstände vor der Beanstandung weiterer Mängel erfolgen, da das Vorliegen

einer ungenügenden Offenbarung eine zentrale Bedeutung hat und einen diesbezüglichen

Mangel möglicherweise die Zurückweisung der Anmeldung nach sich zieht. Anderseits machen

Beanstandungen betreffend Ansprüche (Erfindungsdefinition, Klarheit) erst dann Sinn, wenn die

Prüfung betreffend Art. 50 und Art. 51 Abs. 3 PatG erfolgt ist.

Kommt der Prüfer zum Schluss, dass die Offenbarung nicht ausreicht oder nicht genügend klar

ist, oder bestehen berechtigte Zweifel daran, so teilt er dies dem Patentanmelder mit, nötigen-

falls unter Angabe der betreffenden Stellen und fordert ihn auf, entweder die Einwände des IGE

zu entkräften oder den betreffenden Patentanspruch zu streichen. Gleichzeitig macht er ihn auf die mögliche Zurückweisung bei Nichtbeheben dieses Mangels aufmerksam (Art. 59a Abs. 3

Bst. b PatG).

Der Patentanmelder kann die ursprüngliche Offenbarung durch zusätzliche Angaben aus einem

vor dem Anmeldedatum veröffentlichten Schriftstück ergänzen, selbst wenn zuvor nicht auf

4 Offenbarung


diese Quelle hingewiesen wurde. Der Hinweis auf diese Quelle ist in die Beschreibung


Es ist ausdrücklich Sache des Patentanmelders, beanstandete Mängel in der Klarheit der

Offenbarung zu beheben, da ja der Prüfer zu diesem Zeitpunkt nicht die gesamte Offenbarung

kennt. Im Zusammenhang mit der Offenbarung sind deshalb keinesfalls Korrekturvorschläge

anzubringen (Entscheid der RKGE vom 25.03.2004; vgl. sic! 10/2004, 791).

Bei der Sachprüfung gilt der Grundsatz: Hat der Prüfer in der Patentanmeldung eine

ausreichende Offenbarung für jeden Erfindungsgegenstand identifiziert, so erübrigt sich

betreffend Offenbarung das weitere Durcharbeiten von Beschreibung und Zeichnungen. Dies

gilt insbesondere bei umfangreichen Anmeldungen mit zahlreichen Ausführungsbeispielen.

Abgesehen von notwendigen Einwänden betreffend Offenbarung (oder im Zusammenhang mit

der Auslegung der Patentansprüche, s. Kap. 4.3 S. 30) ist die Beschreibung zu belassen wie

sie ist. Zu beanstanden sind einzig Stellen, die widersprüchlich zu den Patentansprüchen sind,

oder die in technischer Hinsicht unvollständig, unrichtig oder nicht verständlich sind, soweit sie

mit der Erfindung in direktem Zusammenhang stehen. Auf orthographische, grammatikalische

oder stilistische Richtigstellungen ist zu verzichten. Es ist Sache des Patentanmelders, gerade

bei übersetzten Patentanmeldungen, für einen ausreichend klaren Text besorgt zu sein.

4.2 Erfordernisse an die Offenbarung

Aus dem Wortlaut von Art. 50 PatG ergibt sich, dass die Erfindung für den Fachmann

ausführbar sein muss. Unter Fachmann ist eine Person (oder Personengruppe) mit fundierten

Kenntnissen des technischen Gebiets zu verstehen (BGE 120 II 71). Die Offenbarung kann als

ausreichend angesehen werden, wenn es dem Prüfer plausibel erscheint, dass eine Person

mit durchschnittlichem Fachwissen auf dem betreffenden Fachgebiet die Erfindung mit

logischem Denken und ohne unzumutbaren Aufwand reproduzieren kann. Die Kenntnis oder

die Verfügbarkeit des Standes der Technik wird vorausgesetzt, so dass die Angabe des

Standes der Technik sowie von Selbstverständlichem nicht notwendig ist.

Ebenfalls aus Art. 50 PatG geht hervor, dass die Erfindung in der Patentanmeldung

darzulegen ist. Dies bedeutet, dass die Offenbarung nicht nur in der Beschreibung und den

Zeichnungen erfolgen kann, sondern dass auch die Patentansprüche Quelle der Offenbarung

sein können. Letzteres gilt aber nur, wenn die Patentansprüche am Anmeldedatum vorliegen.

Eine Ergänzung der Offenbarung mittels nachgereichten Patentansprüchen ist ausgeschlossen.

Die Offenbarung muss in jedem Fall am Anmeldedatum vollständig sein.

Bei einem erteilten Patent dient die Zusammenfassung ausschliesslich der technischen

Information (Art. 55b PatG). Gerade bei unerfahrenen Anmeldern findet sich manchmal ein Teil

der Offenbarung nur in der Zusammenfassung, was im Rahmen der Sachprüfung bereinigt

werden muss.

Zumeist genügt die Definition der Erfindung im Patentanspruch nicht für ihre Offenbarung, es

sei denn, der Patentanspruch ist sehr konkret formuliert und es handelt sich um eine leicht

verständliche Erfindung, z.B. ein einfach gebautes Gerät oder eine Mischung bekannter Stoffe.

Ob zusätzliche Angaben in der Beschreibung notwendig sind, hängt von der Art der Anspruchs-

merkmale ab. Konkrete oder strukturbedingte Merkmale (z.B. Temperatur eines Herstellungs-

verfahrens oder Form eines Bestandteils) müssen zumeist nicht erläutert werden, abstrakte

4 Offenbarung


oder funktionsbedingte Merkmale dagegen machen in der Regel ein konkretes Beispiel in der

Beschreibung erforderlich.

Obwohl Art. 26 Abs. 5 PatV ein Ausführungsbeispiel nicht ausdrücklich vorschreibt, so ist ein

solches zumeist doch notwendig, damit die Offenbarung ausreichend ist. Dieses genügt für alle

unabhängigen und abhängigen Ansprüche, welche die beschriebene Ausführungsform um-

fassen. Es dient auch als Grundlage für die Offenbarung der Ausführungsformen der übrigen

abhängigen Ansprüche, soweit sich die notwendigen Änderungen des geschilderten Beispiels

ohne weiteres aus der Beschreibung ergeben.

Die Anforderungen an die Offenbarung hängen von der Anspruchskategorie ab:

- Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist dann offenbart, wenn der Fachmann das

Erzeugnis anhand der technischen Unterlagen und seines Fachwissens herstellen oder

gewinnen und identifizieren kann. Für Anmeldungen auf dem Gebiet der Chemie

(s. Kap. 10.4 S.75) und der Biotechnologie (s. Kap. 11.4 S. 88) gelten zusätzliche Regeln.

- Ein beanspruchtes Verfahren ist dann offenbart, wenn der Fachmann aufgrund der

Unterlagen und seines Fachwissens die das Verfahren bestimmenden Schritte versteht und

durchführen kann. Bei Herstellungsverfahren muss man auch die Ausgangsstoffe und das

Endprodukt, bei Behandlungsverfahren den Ausgangs- und den Endzustand kennen.

- Patentansprüche anderer Kategorien (Verwendung und Anwendung) stellen entweder

erzeugnis- oder verfahrensäquivalente Patentansprüche dar und sind entsprechend zu


4.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung

Zum Verständnis der Offenbarung ist eine ausdrückliche Umschreibung des zugrundeliegenden

Problems und der Lösung weder vorgeschrieben noch erforderlich. Art. 26 Abs. 3 PatV verlangt

lediglich, dass in der Einleitung (der Beschreibung) die Erfindung in den Grundzügen so zu

umreissen ist, dass danach die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden kann.

Die Aufgabenstellung kann auch implizit im Text vorhanden sein.

Unter „umreissen“ ist noch nicht die eigentliche Offenbarung zu verstehen. Ein kurzer Kom-

mentar zum Zweck der Erfindung und über die zur Realisierung getroffenen Massnahmen

reichen aus. Unter „Einleitung“ ist keineswegs nur der erste Absatz der Beschreibung zu

verstehen, sondern der gesamte Text bis zu den Detailerklärungen. Zu beanstanden sind nur

Unklarheiten über den Zweck der Erfindung im Zusammenhang mit der konkreten Offenbarung.

4.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung

Für die Definition der Erfindungen sind die Patentansprüche vorgesehen. Eine Erfindungs-

definition ist deshalb in der Beschreibung nicht vorgeschrieben. In der Beschreibungs-

einleitung erwähnt der Patentanmelder in der Regel den Erfindungsgegenstand (z.B. „Die

Erfindung betrifft…“). Dies ist noch nicht als Definition anzusehen und muss auch nicht

vervollständigt werden, auch nicht durch einen Verweis auf einen unabhängigen Patent-

anspruch. Es darf sich aber kein Widerspruch zu den Patentansprüchen ergeben, z.B.

betreffend die Anspruchskategorie.

4 Offenbarung


Geht aus dem Text jedoch hervor, dass der Patentanmelder Wert auf eine eigentliche Definition

legt, muss diese sachlich (nicht jedoch im Wortlaut) mit dem betreffenden Patentanspruch

übereinstimmen und vollständig sein. Im Zweifelsfall kann der Prüfer einen Verweis auf einen

unabhängigen Patentanspruch vorschlagen.

4.2.3 Umfangreichere Offenbarung im Vergleich mit dem Schutzumfang in den


Es gibt Fälle, bei denen in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird,

als von den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird. Es ist zu betonen, dass die

Fassung der technischen Unterlagen sowie der Entscheid über den Schutzumfang aus-

schliesslich beim Patentanmelder liegen. Eine solche mangelnde Übereinstimmung soll nur

einmal beanstandet werden, und zwar nur falls andere Gründe eine Beanstandung erfordern

und falls der Prüfer diesen Mangel ohne grossen Aufwand erkennt.

Vermutet der Prüfer, dass es sich um ein unabsichtliches Versehen oder einen Fehler seitens

des Patentanmelders handelt, so soll er den Patentanmelder darauf hinweisen. Dies ist

vorwiegend bei unerfahrenen Patentanmeldern der Fall, die die Bedeutung der Patent-

ansprüche zu wenig einordnen können.

Es liegt am Patentanmelder zu entscheiden, ob er die Beschreibung ändern oder die

Patentansprüche erweitern will. Werden die Patentansprüche nicht geändert, kann der Prüfer

annehmen, dass auf den Schutz des Nichtbeanspruchten verzichtet wird.

4.3 Auslegung der Patentansprüche anhand der Beschreibung und der


Parallel zur Prüfung auf das Vorhandensein einer ausreichenden Offenbarung ist zu prüfen, ob

auslegungsbedürftige Merkmale von Patentansprüchen in der Beschreibung erläutert sind,

damit der Fachmann die Abgrenzung der Erfindung in den Patentansprüchen versteht.

Als auslegungsbedürftig gelten Merkmale, die für sich allein genommen ungenügend klar

scheinen, aber aufgrund klarer Erläuterungen zugelassen werden können.

Stellt der Prüfer Mängel oder Unklarheiten betreffend die Erläuterung der Patentansprüche fest,

so teilt er dies dem Patentanmelder unter Hinweis auf Art. 51. Abs. 3 PatG mit, gegebenenfalls

verbunden mit dem Hinweis, dass auch nachgereichte Erklärungen eine erweiterte Offenbarung

darstellen und mit Blick auf Art. 58 Abs. 2 PatG und Art. 64 Abs. 3 PatV nicht zugelassen

werden können. Der Prüfer kann bei solchen Mängeln sachliche Korrekturvorschläge

anbringen, die aber ausreichend und mit dem Hinweis auf den entsprechenden Patentanspruch

zu begründen sind. Frage- oder Ausrufezeichen ersetzen die Begründung nicht.

Enthält die Beschreibung Definitionen von Begriffen, die in den Ansprüchen vorkommen, so

ist darauf zu achten, dass diese Definitionen für den Fachmann derart klar sind, dass er

zweifelsfrei erkennt, was der Begriff bedeutet. Die Beschreibung darf keine willkürlichen

Definitionen enthalten, insbesondere nicht von solchen Begriffen, die in einem unabhängigen

Patentanspruch stehen. Als willkürlich gelten Definitionen, die die Bedeutung des Begriffs

4 Offenbarung


entgegen dem auf dem Fachgebiet Üblichen derart festlegen, beispielsweise erstrecken oder

verlagern, dass sie zu Missverständnissen bei der Auslegung der Patentansprüche führen.

Beurteilt der Prüfer eine Definition als willkürlich, so hat der Patentanmelder entweder einen

anderen Begriff zu wählen oder die Definition anzupassen.

Bei Begriffen mit mehreren Bedeutungen kann eine davon in der Beschreibung festgehalten

werden, z.B. „Als Leichtmetalle gelten alle Metalle mit einer Dichte unter 5 g/cm3“.

Betreffend die Terminologie ist darauf zu achten, dass die Begriffe als solche angenommen

werden können, sowie dass die Terminologie in der Anmeldung einheitlich ist (Art. 25 Abs. 10


- Die Verwendung von Fachausdrücken, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind,

ist zulässig. Weniger bekannte Begriffe, gerade bei neuen Technologien, können akzeptiert

werden, wenn sie angemessen definiert sind. Auch fremdsprachige Ausdrücke sind

zulässig, wenn es in der Verfahrenssprache keinen gängigen Begriff gibt.

- Damit die Patentansprüche korrekt ausgelegt werden können, muss die Terminologie in der

Beschreibung mit derjenigen in den Patentansprüchen übereinstimmen. Das bedeutet

allerdings nicht, dass immer dasselbe Wort benutzt werden muss, da ein Patentanspruch

Oberbegriffe oder allgemeinere Begriffe als ein sehr spezifisches Beispiel enthalten kann.

Ebenfalls nicht beanstandet werden dem Fachmann bekannte Synonyme, sofern deren

Benutzung nicht zu Unklarheiten führt. Dagegen darf nicht dieselbe Bezeichnung für

unterschiedliche Teile, oder an einer Stelle für den Oberbegriff und andernorts nur für einen

Einzelteil benutzt werden.


5 Geänderte technische Unterlagen

Das Anmeldedatum ist aus mehreren Gründen von grosser Wichtigkeit: Es bestimmt die

maximale Lebensdauer des Patents; es ist ausschlaggebend bei der Beurteilung von Neuheit

und erfinderischer Tätigkeit und damit der Gültigkeit des Patents; die unzutreffende

Offenbarung an einem als Anmeldedatum festgelegten Zeitpunkt kann einen Nichtigkeitsgrund

darstellen (Art. 26 Abs. 1 Bst. b und c PatG). Ferner ist das Anmeldedatum massgebend für das

Mitbenutzungsrecht von Drittpersonen (vgl. Art. 35 PatG).

Bei der Eingangsprüfung legt die Administration das Anmeldedatum fest und teilt dies dem

Patentanmelder mit. Als Anmeldedatum gilt der Tag, an dem das letzte der folgenden

Aktenstücke eingereicht wird (Art. 56 Abs. 1 PatG und Art. 46 PatV): ein Hinweis, der auf den

Willen schliessen lässt, einen Antrag auf Erteilung eines Patents zu stellen; eine Beschreibung

der Erfindung oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung; Angaben, die es

erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm in Kontakt zu treten. Zur

Festlegung des Anmeldedatums wird kein Satz von Ansprüchen vorausgesetzt.

Das von der Administration festgesetzte oder gegebenenfalls neu festgesetzte Anmeldedatum

(Art. 46c PatV) ist endgültig und wird im Rahmen der Sachprüfung nicht nochmals überprüft.

Nach Art. 58 Abs. 1 PatG ist dem Patentanmelder bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens

mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. Vor Beginn

der Sachprüfung werden Änderungen der technischen Unterlagen jedoch nur in zwei Fällen

entgegengenommen (Art. 51 PatV):

- Auf Aufforderung der Administration zur Bereinigung der ursprünglich eingereichten

Unterlagen (Art. 46d PatV, siehe Kap. 1.2.3 S. 9) der Anmeldung (falls erforderlich, zum

Beispiel bei einem fehlenden Satz von Ansprüchen, Art. 46a und Art. 47 PatV).

- Vor Ablauf von 16 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum kann der Anmelder die

Patentansprüche von sich aus einmal ändern. Dazu muss er eine Neufassung der

Patentansprüche einreichen, die die ursprüngliche Fassung ersetzen wird (Art. 51 Abs. 2 PatV).

In diesem Fall werden die ursprüngliche und die neue Fassung mit der Offenlegungsschrift

veröffentlicht (Art. 60 Abs. 2 PatV).

Zusammen mit der Aufforderung zur Zahlung der Prüfungsgebühr wird der Anmelder darauf

hingewiesen, dass er nun die technischen Unterlagen ändern kann (Art. 64 Abs. 1 PatV).

Spätere Änderungen werden nur im Zusammenhang mit der Erledigung von Beanstandungen

entgegengenommen (Art. 64 Abs. 2 PatV).

Liegen solche Änderungen vor (sei es in den Patentansprüchen oder in den übrigen

technischen Unterlagen) ist sorgfältig zu untersuchen, ob sie über den Inhalt der ursprünglich

eingereichten Unterlagen (Art. 46d PatV) hinausgehen (Art. 58 Abs. 2 PatG), da eine solche

Anreicherung der Offenbarung unzulässig ist.

Besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf eine genügende Offenbarung erfordern die folgenden


- Der Prüfer findet bei Aufnahme der Sachprüfung keine ausreichende Offenbarung und

fordert den Patentanmelder auf, diesen Einwand zu entkräften. Dieser Fall ist in

Kap. 4 (S. 27) behandelt worden.

- Die Offenbarung von unverändert gebliebenen Patentansprüchen ist nach dem

Anmeldedatum nachgereicht oder ergänzt worden.

5 Geänderte technische Unterlagen


- Ein oder mehrere Patentansprüche sind sachlich geändert worden, sei es durch erstmaliges

Aufstellen eines Patentanspruchs (einschliesslich der Nachreichung der fehlenden

Patentansprüche nach dem Anmeldedatum), durch materielles Umformulieren

(Einschränkung, Erweiterung oder Verlagerung des definierten Gegenstandes), oder durch

Änderung der Rückbezüge.

5.1 Die Prüfung bei geänderten technischen Unterlagen

5.1.1 Die ursprünglich eingereichten Unterlagen

Die ursprünglich eingereichten Unterlagen sind diejenigen, die am Anmeldedatum eingereicht

sind, oder auf die die Anmeldung Bezug nimmt (Art. 46d PatV).

Bei Aufnahme der Sachprüfung erhält der Prüfer diese ursprünglich eingereichten technischen

Unterlagen, sowie allfällige Nachreichungen, die der Anmelder auf Aufforderung hin

nachgereicht hat (bereinigte Fassung, Art. 46-50 PatV, siehe Kap. 1.2.3), oder die er gemäss

Art. 51 Abs. 2 PatV (Neufassung der Patentansprüche) oder nach Bezahlung der

Prüfungsgebühr eingereicht hat (Art. 58 PatG; Art. 64 Abs. 1 PatV).

Zu den ursprünglichen Unterlagen zählen nicht nur die technischen Unterlagen der eigentlichen

Patentanmeldung, sondern alle am Anmeldedatum eingereichten Aktenstücke, d.h. alle

Schriftstücke einschliesslich Zeichnungen oder Fotographien. Ebenfalls zu den ursprünglich

eingereichten Unterlagen gehören Prioritätsbelege, sofern die Prioritätserklärung am

Anmeldedatum vorlag oder spätestens 16 Monate ab dem frühesten beanspruchten

Prioritätsdatum abgegeben wurde (Art. 39 Abs. 2; Art. 39a Abs. 1 und Abs. 2 PatV) und der

Prioritätsbeleg fristgerecht nachgereicht wurde (Art. 40 Abs. 4 PatV). Ferner zählen auch

Patentansprüche dazu, die wegen Nichtbezahlung der Anspruchsgebühr gestrichen wurden.

Sie werden zwar nicht geprüft, deren Gegenstand kann aber bis zum Prüfungsabschluss wieder

beansprucht werden. Dagegen gelten Stellen, die bei der Einreichung gestrichen waren, als

nicht vorhanden, auch wenn sie noch leserlich sind.

Zur Sprache: Es kann vorkommen, dass die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen

in einer anderen als einer Amtssprache vorliegen. Der Prüfer benutzt in diesen Fällen die

nachgereichte Übersetzung in einer Amtssprache (durch die Administration im vorgesehenen

Zeitrahmen verlangt) und geht davon aus, dass diese Übersetzung mit der ursprünglichen

Fassung in der anderen Sprache übereinstimmt. Bestehen berechtigte Zweifel (z.B. die

Übersetzung ist unvergleichlich umfangreicher als die fremdsprachliche Version), so kann eine

beglaubigte Übersetzung verlangt werden (Art. 4 Abs. 6 PatV).

Es gehört nicht zur Pflicht des Prüfers, die Offenbarung ausserhalb der technischen Unterlagen

der Patentanmeldung zu suchen. Der Patentanmelder kann sich jedoch zur Stützung des

Anmeldedatums auf die Prioritätsbelege beziehen. Trotzdem muss die notwendige Offenbarung

(nötigenfalls mit einem Ausführungsbeispiel, Art. 26 Abs. 5 PatV) in der Patentanmeldung

selber vorhanden sein, sie kann aber aus den Prioritätsbelegen übernommen werden.

5 Geänderte technische Unterlagen


5.1.2 Änderungen in den technischen Unterlagen

Stellt der Prüfer fest, dass die technischen Unterlagen geändert worden sind, so hat er diese

sorgfältig daraufhin durchzusehen, ob sie gemäss Art. 64 Abs. 3 PatV annehmbar sind. Es

können grundsätzlich zwei Fälle vorkommen, die ausführlich im Kap. 5.2 diskutiert werden:

- Ist eine ursprünglich fehlende Offenbarung nach dem Anmeldedatum nachgereicht

worden, so wird der Patentanmelder durch eine Beanstandung darauf aufmerksam gemacht,

dass die Nachreichung eine unzulässige Änderung/Anreicherung der Anmeldung darstellt, und

es wird ihm eine Frist zur Stellungnahme gesetzt. Der Anmelder kann auf die Ergänzung der

Offenbarung verzichten (und muss nötigenfalls den betreffenden Anspruch streichen). Tut er

dies nicht, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden.

- Stellt der Prüfer fest, dass ein nach dem Anmeldedatum aufgestellter oder ein sachlich

geänderter Patentanspruch vorliegt, so hat er zunächst vollständig zu ermitteln, welche

Änderungen vorliegen. Alsdann hat er zu prüfen, ob es rationeller ist, nach einer

diesbezüglichen Offenbarung zu suchen, z.B. weil die ursprünglichen Unterlagen leicht

überblickbar sind, oder aber den Patentanmelder aufzufordern, die entsprechenden Stellen im

einzelnen anzugeben (Art. 64 Abs. 4 PatV; Art. 13 VwVG). Ist für den Prüfer die Offenbarung für

einen neuen oder geänderten Patentanspruch nicht ersichtlich, teilt er dies dem Patentanmelder

in einer Beanstandung mit und fordert ihn mit Hinweis auf Art. 64 Abs. 3 PatV auf, die

Offenbarung des geänderten Gegenstandes nachzuweisen, oder die Änderungen im

Schutzumfang rückgängig zu machen. In der Beanstandung sind die festgestellten Änderungen,

für die Bedenken bezüglich der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen bestehen, soweit

der Aufwand vertretbar ist, konkret anzugeben, z.B. durch Verweis auf die in den betreffenden

Patentansprüchen unterstrichenen Merkmale. Wird der Aufforderung nicht genügend

nachgekommen, so wird sie in einer weiteren Beanstandung unter Androhung der

Zurückweisung der Patentanmeldung wiederholt.

Wird eine entsprechende Beanstandung nicht beantwortet, so wird die Anmeldung (siehe Kap.

9.1.1 S. 67) zurückgewiesen. Wird die Beanstandung, in der die Zurückweisung angedroht

wurde, zwar beantwortet, aber werden die Einwände nicht oder nur teilweise behoben, so

erfolgt im Prinzip eine Zurückweisungsverfügung gemäss Kap. 9.1.2 (S. 67). Ob anstelle der

Zurückweisung eine weitere Beanstandung erlassen werden soll, hängt davon ab, ob letztere

als zweckdienlich erachtet wird oder nicht (Art. 67 Abs. 2 PatV).

Die Verfügung muss im Tatbestandteil die Änderung nennen, welche die Zurückweisung

begründet. Es ist ebenfalls auf die Beanstandung hinzuweisen, in der auf die mangelnde

Offenbarung hingewiesen und die Zurückweisung angedroht wurde.

Die Zurückweisung muss die Aussage beinhalten, welche Patentanmeldung zurückgewiesen

wird, sowie die Rechtsmittelbelehrung, gemäss der gegen diese Verfügung innert 30 Tagen

eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht werden kann.

Innert der Beschwerdefrist, die vom Prüfer überwacht wird, kann der Anmelder die Mängel noch

eliminieren (z.B. durch Streichung nicht offenbarter Patentansprüche). Ist dies nicht der Fall, so

wird nach Eintritt der Rechtskraft die Zurückweisung registriert.

5 Geänderte technische Unterlagen


5.2 Materielle Prüfungsregeln

5.2.1 Änderungen in der Beschreibung

Die nachträgliche Nennung vorbekannter Tatsachen in der Beschreibung im Zusammen-

hang mit der Offenbarung der Erfindung ist zulässig; dies gilt auch wenn ursprünglich auf diese

Quelle nicht hingewiesen worden war, doch muss in diesem Fall ein Hinweis auf die Quelle in

die Beschreibung aufgenommen werden. Der Nachweis des Bekanntseins am Anmeldedatum

kann aber vom IGE gefordert werden und der Prüfer kann verlangen, dass ein entsprechender

Hinweis in die Beschreibung aufgenommen wird. Z.B. kann der Einwand mangelnder

Offenbarung durch folgende Ergänzung entkräftet werden: "Der Ausgangsstoff kann nach der in

der deutschen Patentschrift Nr. ... beschriebenen Methode hergestellt werden".

Enthalten die ursprünglichen Unterlagen lediglich einen Hinweis auf ein anderes, nicht

gleichzeitig zu den Akten der Patentanmeldung eingereichtes Schriftwerk, so kann daraus nur

dann eine Begründung für eine spätere Änderung eines Patentanspruchs abgeleitet werden,

wenn das Schriftstück vorveröffentlicht, d.h. zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlicht, und

der Verweis eindeutig ist (z.B. "die im Beispiel 6 der Schweizer Patentschrift Nr. ... beschrie-

bene Legierung").

Enthalten die Patentansprüche auslegungsbedürftige Merkmale, so ist auch zu prüfen, ob die

diesbezüglichen Erläuterungen in der Beschreibung geändert worden sind (s. Kap. 4.3 S. 30).

Solche Änderungen sind gleich zu beurteilen, wie wenn die Ansprüche selbst geändert worden


5.2.2 Neu aufgestellte Patentansprüche

Aufstellung eines neuen unabhängigen Patentanspruchs

Der Erfindungsgegenstand (gleicher oder anderer Anspruchskategorie wie die ursprünglichen

Patentansprüche), der in einem neuen unabhängigen Patentanspruch definiert wird, muss in

den ursprünglichen Unterlagen offenbart sein. Er muss also in diesen Unterlagen mit seinen

Definitionsmerkmalen erkennbar sein. Sonst ist der neue unabhängige Patentanspruch nicht


Aufstellung eines neuen abhängigen Patentanspruchs

Ein zulässiger abhängiger Patentanspruch entspricht stets einer eingeschränkten Fassung des

übergeordneten unabhängigen oder abhängigen Patentanspruchs. Die Frage der Zulässigkeit

dieses neuen Anspruchs in Bezug auf die ursprüngliche Offenbarung ist also hier nach den

gleichen Kriterien zu beurteilen, wie wenn der übergeordnete Patentanspruch eingeschränkt

worden wäre.

5.2.3 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche)

Als Erweiterungen gelten insbesondere der Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter

gefassten Begriff, die Streichung eines Merkmals, die Verschiebung eines Grenzwertes nach

aussen oder die Nennung eines zusätzlichen Gliedes einer Alternative.

5 Geänderte technische Unterlagen


In den beiden letztgenannten Fällen muss stets der neue Grenzwert bzw. das hinzugefügte

Glied durch die ursprünglichen Unterlagen belegt sein; ein in allgemeiner Form abgefasster

Hinweis auf eine mögliche Erweiterung genügt nicht. Z.B. kann aufgrund der Angabe

"vorzugsweise über 100°C" (in der Beschreibung) das Merkmal "bei Temperaturen über 100°C"

in einem Patentanspruch gestrichen werden, nicht aber durch "bei Temperaturen über 80°C",

ersetzt werden.

Dient eine Änderung eines Patentanspruchs der Klarstellung oder der Behebung eines

Widerspruchs, so ist dies zulässig, sofern keine Erweiterung der Offenbarung damit verbunden


Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs

Grundsatz: Erweiterungen sind nicht zulässig, wenn sie über den Inhalt der ursprünglichen

Unterlagen hinausgehen. Massgebend sind also die Grenzen der ursprünglichen Offenbarung,

unter Berücksichtigung aller Bestandteile der Unterlagen.

Ein unabhängiger Patentanspruch kann erweitert werden, wenn dies notwendig ist, um alle

ursprünglich vorgesehenen Ausführungsformen einzuschliessen oder um Unstimmigkeiten

mit der Beschreibung zu beseitigen. Die Erweiterung kann vorgenommen werden, indem man

das betreffende Merkmal durch einen angemessenen Oberbegriff ersetzt oder streicht; die

bisher nicht umfasste Variante kann aber auch in Alternativform hinzugefügt werden (z.B.

Leichtmetall oder Messing, statt Metall schlechthin).

Die ersatzlose Streichung eines Merkmals in einem unabhängigen Patentanspruch ist


- wenn das Merkmal für die Erfindungsdefinition nicht annehmbar (z.B. zu unbestimmt) und

auch nicht wesentlich ist und eine Klarstellung bzw. Präzisierung aufgrund der ursprüng-

lichen Unterlagen nicht möglich ist (vgl. PMMBl 1971 I 72-73, Erw. 2) oder

- wenn es nicht zur Erfindungsdefinition gehört, weil es z.B. in der ganzen Beschreibung nicht

erwähnt wird oder weil der Patentanmelder dies glaubhaft belegen kann.

In diesen beiden Fällen ist aber nur der bedingungslose Verzicht auf das gestrichene Merkmal

zulässig und nicht etwa seine Verschiebung vom unabhängigen in einen davon abhängigen

Patentanspruch. Im ersten Fall ist das Merkmal nämlich auch im abhängigen Patentanspruch

nicht annehmbar; im zweiten Fall wäre die Ausführungsform ebenso wenig offenbart wie die im

ursprünglichen Patentanspruch definierte Erfindung selbst.

Die Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals oder

Einführung eines Oberbegriffs ist auch dann zulässig, wenn der Patentanmelder glaubhaft

macht, das betreffende Merkmal sei für die Lösung der Aufgabe nicht zwingend; diese Aufgabe

muss aber den ursprünglichen Unterlagen entnommen werden können (Art. 26 Abs. 3 PatV)

und darf nicht geändert worden sein. Es ist Sache des Patentanmelders, dies in seiner Antwort

auf die Aufforderung nach Art. 64 Abs. 4 PatV glaubhaft zu machen und zu begründen.

Das im unabhängigen Patentanspruch gestrichene oder erweiterte Merkmal kann auch allein

Gegenstand eines neuen abhängigen Patentanspruchs werden.

Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs:

5 Geänderte technische Unterlagen


Die Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs im Rahmen des zugehörigen unab-

hängigen Patentanspruchs ist zulässig. Bei Erweiterung durch Nennung zusätzlicher Glieder

einer Alternative oder Verschiebung eines Grenzwertes gilt obige allgemeine Regel für

erweiterte Patentansprüche.

5.2.4 Gestrichene Patentansprüche

Die Streichung von Patentansprüchen ist zulässig. Es muss aber mindestens ein brauchbarer

Patentanspruch in der Anmeldung verbleiben.

5.2.5 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche)

Die Einschränkung durch Streichung eines oder mehrerer Glieder einer Alternative ist

zulässig. Liegen aber gleichzeitig mehrere Merkmale in Alternativform im gleichen

Patentanspruch vor, so ist zu prüfen, ob die verbleibende(n) Kombination(en) ursprünglich

offenbart war(en) (BGer 5.10.1976, vgl. PMMBl 1977 I 53, Erw. 3d und 4).

Die Einschränkung durch Hinzufügen oder Spezifizieren eines Merkmals muss stets durch

eine entsprechende Offenbarung gedeckt sein, d.h.: von den ursprünglich vorgesehenen

Ausführungsformen muss mindestens eine noch unter den eingeschränkten Patentanspruch

fallen und das neue bzw. spezifizierte Merkmal selbst, also die neue Abgrenzung, muss aus

dem ursprünglich Offenbarten hervorgehen. Insbesondere müssen neue Zahlengrenzwerte,

abgesehen von einer Auf- oder Abrundung, der Beschreibung (insbesondere den Beispielen)

entnommen werden können.

Ausnahmen: Folgende Einschränkungen eines Patentanspruchs sind zulässig:

- Die Einfügung eines sog. Disclaimers, d.h. der Angabe eines nicht beanspruchten Teils,

der als Ausnahme zu einem Oberbegriff formuliert ist (z.B. "Buntmetalle ausser Messing"):

- wenn der Inhalt des Disclaimers sich aus der ursprünglichen Beschreibung ergibt, oder

- wenn und soweit nachgewiesen wird, dass dieser Inhalt vorbekannt ist oder dass er

Gegenstand eines älteren Rechts ist, d.h., dass er einem Patentanspruch eines älteren

oder prioritätsälteren, in der Schweiz wirksamen Patents entspricht, das nicht

vorveröffentlicht ist, oder

- wenn der Inhalt des Disclaimers einer technisch nicht durchführbaren (d.h. nicht

gewerblich anwendbaren) Variante entspricht;

- das Ausklammern des wegen Art. 1, 1a, 1b oder 2 PatG nicht patentierbaren Teils;

- die Abgrenzung des Gegenstands einer Teilanmeldung in Bezug auf die eingeschränkte


5.2.6 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes

Eine Änderung der Anspruchskategorie setzt voraus, dass die ursprüngliche Offenbarung

sich auf den Gegenstand des neuen Patentanspruchs erstreckt. Zudem ist zu beachten, dass

5 Geänderte technische Unterlagen


diese Änderung in bestimmten Fällen einer Erweiterung (z.B. beim Ersatz eines Patent-

anspruchs für ein Herstellungsverfahren durch einen Erzeugnispatentanspruch) und in anderen

Fällen einer Einschränkung gleichkommt; es gelten dann sinngemäss die obenstehenden


Eine Verlagerung des Anmeldungsgegenstands innerhalb der gleichen Anspruchskategorie

liegt dann vor, wenn bestimmte Merkmale durch andere oder andersartige ersetzt werden (z.B.

in einem Verfahrens-Patentanspruch ein Temperaturbereich durch einen anderen oder die

Behandlungstemperatur durch die Behandlungsdauer). Für die neu aufgenommenen Merkmale

muss eine eindeutige Offenbarung vorhanden sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in den

meisten Fällen gleichzeitig eine Erweiterung (z.B. durch Streichung der Angaben über die

Behandlungstemperatur) und eine Einschränkung (z.B. durch Hinzufügen der Behandlungs-

dauer) vorgenommen werden und dass dann die obenstehenden Regeln kumulativ

anzuwenden sind.

5.2.7 Geänderte Rückbezüge

Der Rückbezug eines Patentanspruchs kann direkt oder indirekt geändert werden, indem

entweder der Rückbezug selbst oder ein darin genannter Patentanspruch geändert wird. In

beiden Fällen ist der Inhalt des geänderten Patentanspruchs so zu prüfen, wie wenn alle

Merkmale aus dem Rückbezug und der Kennzeichnung explizite formuliert wären.

Die vom Patentanmelder zu liefernden Angaben (Art. 64 Abs. 4 bzw. Art. 65 Abs. 1 PatV) sollen

auch die geänderten Rückbezüge einschliessen. Fehlende Angaben sind nachzufordern.

Bei mehrfachem Rückbezug kann in der Regel wie folgt vorgegangen werden:

- In einem kumulativen Rückbezug bedeutet die Weglassung eines abhängigen Patent-

anspruchs eine Verallgemeinerung, die zulässig ist; das Hinzufügen eines abhängigen

Patentanspruchs bedeutet eine Einschränkung, die wie das Hinzufügen oder Spezifizieren

eines Merkmals zu beurteilen ist.

- In einem alternativen Rückbezug bedeutet die Streichung eines abhängigen Patent-

anspruchs eine problemlose Einschränkung; das Hinzufügen eines abhängigen Patent-

anspruchs hingegen ist wie eine Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs


5.2.8 Kombination verschiedener Änderungen

Die Prüfung auf deren Zulässigkeit erfolgt hier in zwei Stufen:

- Durch systematische Analyse sind zunächst die einzelnen Änderungen nach den obigen

Regeln zu prüfen und

- anschliessend ist im Lichte der gesamten ursprünglichen Offenbarung zu prüfen, ob die

nunmehr beanspruchte Kombination von Merkmalen darin enthalten war (BGE 107 I 459).

Als Faustregel gilt, dass, je umfangreicher die Änderungen sind, desto kritischer eine mögliche

unzulässige Änderung/Anreicherung der Anmeldung zu prüfen ist und insbesondere desto

strenger vom Patentanmelder zu verlangen ist, dass er alle nötigen Stellen der ursprünglichen

Unterlagen nennt, welche den nunmehr beanspruchten Erfindungsgegenstand offenbaren.


6 Patentansprüche

Der bzw. die Patentansprüche beinhalten die Definition der Erfindung (Art. 51 Abs. 1 PatG). Der

Begriff „Definition“ bedeutet die Abgrenzung seitens des Patentanmelders, was von Dritten nicht

gewerbsmässig benutzt werden darf. Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen

Geltungsbereich des Patents (Art. 51 Abs. 2 PatG); die Patentansprüche bilden deshalb den

Kern eines Patents. Damit die Abgrenzung eindeutig nachvollziehbar ist, müssen die Patent-

ansprüche die für die Lösung der Aufgabe benötigten technischen Merkmale auf klare Art und

Weise enthalten (Art. 29 Abs. 1 & 2 PatV), wobei jeder unabhängige Patentanspruch nur eine

einzige Erfindung enthalten darf (Art. 52 Abs. 1 PatG). Die Beschreibung und die Zeichnungen

sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG).

6.1 Die Prüfung der Patentansprüche

Bevor der Prüfer die detaillierte Prüfung der Patentansprüche in Angriff nimmt, hat er diese in

der Regel bereits einmal durchgesehen: Im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit, den

Ausschlussgründen, bei der Prüfung auf die Offenbarung sowie einer ersten Abklärung, ob ein

technischer Zusammenhang zwischen mehreren unabhängigen Patentansprüchen erkennbar

ist (vgl. Kap. 1.2.2 S. 8 „Vorgehen“).

Die eingehende Prüfung des einzelnen Patentanspruchs gemäss der nachstehenden Punkte

kann erst erfolgen, wenn feststeht, dass die darin definierte Erfindung patentierbar, nicht von

der Patentierung ausgeschlossen (Art. 67 Abs. 1 PatV) und offenbart ist.

Aus Gesetz und Verordnung ergibt sich, was der Prüfer im Rahmen der Sachprüfung bezüglich

der einzelnen Patentansprüche zu prüfen hat, wobei diese nachfolgenden Erfordernisse eng


- Ist die Definition der Erfindung vorhanden (Art. 51 Abs. 1 PatG)?

- Sind die Patentansprüche möglichst knapp gefasst (Art. 29 Abs. 2 PatV)?

- Sind die Patentansprüche klar abgefasst (Art. 29 Abs. 2 PatV)?

- Enthält jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung (Art. 52 Abs. 1


Ebenfalls zu betrachten sind die formellen Anforderungen an die Patentansprüche, die sich aus

Art. 29 und 31 PatV ergeben (s. Kap. 8 S. 62), sowie die Einheit des Patents (Art. 52 Abs. 2

PatG); letzteres ist Gegenstand des Kapitels 7 (S. 56).

Beanstandungspunkte im Zusammenhang mit Patentansprüchen sind immer ausreichend zu

begründen, beispielsweise worin der Prüfer einen Mangel in der Erfindungsdefinition sieht oder

wieso ihm ein Merkmal unklar ist. Die blosse Feststellung, etwas sei dem Prüfer unklar, reicht

nicht. Der Sinn jeder verlangten Änderung soll für den Patentanmelder nachvollziehbar sein.

Handelt es sich um Klarstellungen bzw. Widersprüche im Zusammenhang mit der Beschrei-

bung, so ist die betreffende Stelle zu nennen. Bei Mängeln rein formeller Art kann eine

stichwortartige Randbemerkung genügen.

Der Prüfer soll im Zusammenhang mit der Erfindungsdefinition bzw. deren Klarheit keine

Korrekturvorschläge anbringen. Entweder ist der Patentanspruch wirklich unklar, und dann

sind Korrekturvorschläge gefährlich, oder aber der Prüfer hat den Anspruch eindeutig

verstanden und in diesem Fall ist eine „Verbesserung“ der Klarstellung unnötig. Der Prüfer

6 Patentansprüche


muss sich auch immer bewusst sein, dass er nicht den gesamten Stand der Technik kennt und

deshalb nicht weiss, wieso der Patentanmelder die vorliegende Erfindungsdefinition mit dem

entsprechenden Wortlaut gewählt hat. Auf orthographische, grammatikalische oder stilistische

Richtigstellungen ist zu verzichten.

In Ausnahmefällen kann der Prüfer von der strikten Regel betreffend Korrekturvorschlägen

abweichen, wenn dies den Ablauf eines ansonsten schleppenden Prüfungsverfahrens zu

beschleunigen hilft. Solche Korrekturvorschläge (auch nur in allgemeinen Worten) sind reiflich

zu überlegen und zu erklären. Dem Patentanmelder ist zudem in Erinnerung zu rufen, dass die

Schlussfassung der Patentansprüche in seiner Verantwortung liegt. Ebenso ist es nicht Aufgabe

des Prüfers zu untersuchen, ob für einen Patentanspruch (abhängig oder unabhängig) wirklich

ein Schutzbedürfnis besteht. Die Entscheidung hierüber liegt ausschliessliche beim Anmelder!

6.1.1 Die Erfindungsdefinition

Vorab hat der Prüfer zu kontrollieren, ob eine vollständige Definition der Erfindung vorhanden

ist. Dazu gehört eine eindeutige Gegenstandsbezeichnung der Erfindung in den unab-

hängigen Patentansprüchen (s. Kap. 6.4.1 S. 47). Diese müssen alle technischen Merkmale

enthalten, die das Wesen der Erfindung ausmachen (zu den Anforderungen an die Merkmale

s. Kap. 6.2 S. 42). Anders gesagt: Die Patentansprüche müssen alle Merkmale enthalten, die

für die Lösung der Aufgabe, die sich aus der Beschreibung ergibt, unerlässlich sind. Damit wird

die eindeutige Abgrenzung des Erfindungsgegenstandes ermöglicht. Es muss glaubhaft sein,

dass die technische Aufgabe mit den angegebenen Mitteln gelöst werden kann; ist dies nicht

der Fall, muss der Patentanspruch beanstandet werden.

Damit der Prüfer die Erfindungsdefinition beurteilen kann, muss er die Offenbarung verstanden

haben. Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen (wie auch

Widersprüche innerhalb eines Anspruchs) müssen bereinigt werden.

Für den Fall, dass in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird, als von

den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird, siehe Kap. 4.2.3 (S. 30).

Die Merkmale in den Patentansprüchen sind in der Regel Verallgemeinerungen der Beispiele.

Ob der Grad der Verallgemeinerung im Kontext der Offenbarung noch vertretbar ist, muss im

Einzelfall beurteilt werden. Merkmale, die implizit vorhanden oder selbstverständlich sind (z.B.

die Räder bei einem Fahrrad), müssen nicht aufgeführt werden.

Der Prüfer muss sich stets vor Augen halten, dass es letzten Endes Sache des Patent-

anmelders ist zu entscheiden, was für eine Erfindung er mit welchen Merkmalen dieser

Erfindung definieren will. Er kennt das technische Umfeld, er trägt aber auch das Risiko für eine

unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (BGE 85 II 131).

Beschreibt ein Anspruch ausschliesslich ein technisches Problem („Aufgabenerfindung“), so

erfüllt dieser nicht die Anforderungen an die Definition einer Erfindung (s.o. 1. Absatz) als

gewerblich anwendbare „Lehre zum technischen Handeln“. Ein solcher Anspruch kann nicht

angenommen werden (BGE 114 II 82). Enthalten die technischen Unterlagen eine Lösung des

Problems, so ist diese als Definition der Erfindung zu verwenden.

6 Patentansprüche


6.1.2 Knappe Fassung der Patentansprüche

Grundsätzlich sollen Patentansprüche keine Angaben enthalten, die ohne Einfluss auf die

Tragweite gestrichen werden könnten. Unnötige Textwiederholungen sind zu vermeiden.

Diese Vorschrift der Knappheit soll nicht unnötig eng ausgelegt werden. Sie dient lediglich dazu,

dass die Fassung des Patentanspruchs verständlich bleibt.

Auch wenn der Prüfer glaubt, ein Merkmal sei offensichtlich unwesentlich, so soll er trotzdem

nicht dessen Streichung vorschlagen. Hier bleibt die Entscheidung dem Patentanmelder

überlassen. Auch sogenannte Überbestimmungen („drehbare Kurbel“) sollen belassen werden,

falls sie widerspruchsfrei und nicht einengend sind.

6.1.3 Klarheit

Unklar gefasste Patentansprüche ermöglichen keine klare Abgrenzung des Schutzumfangs.

Das Erfordernis der Klarheit betrifft sowohl die einzelnen wesentlichen Merkmale für sich wie

auch die gesamte Formulierung des Patentanspruchs, z.B. der Zusammenhang der einzelnen

Merkmale. Ein Patentanspruch darf deshalb nicht in sich widersprüchlich sein.

Beim Lesen eines Patentanspruchs soll der Prüfer darauf achten, dass er technisch einen Sinn

ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts

abgewichen werden muss.

Die Patentansprüche richten sich an Fachpersonen, die über das technische Fachwissen

gepaart mit der Fähigkeit zu logischem Denken verfügen (zu „Fachmann“ vgl. auch

Kap. 4.2 S. 28 erster Abschnitt). Es kann vorkommen, dass auch der Fachmann einen

Anspruch nicht auf Anhieb vollumfänglich versteht. Dies ist noch kein Hinweis auf fehlende

Klarheit. Auch komplexe Ansprüche können klar sein. Der Inhalt der Patentansprüche muss

zwar aus dem Wortlaut der Patentansprüche selber hervorgehen. Die Beurteilung der Klarheit

sowohl des Anspruchs als Ganzes wie auch der einzelnen Merkmale muss aber im Zusammen-

hang mit der Beschreibung und ggf. den Zeichnungen erfolgen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Erst wenn

in Kenntnis der gesamten technischen Unterlagen Unklarheiten verbleiben, sind diese zu


Für die Klarheit muss die Terminologie (wie auch die Zeichen) in der gesamten Anmeldung

einheitlich sein, was aber nicht bedeutet, dass die verwendeten Begriffe immer dieselben sein

müssen (vgl. hierzu Kap. 4.3 S. 30 „Terminologie“).

Es gilt der Grundsatz: Das Patent muss mit der Bereitschaft ausgelegt werden, es zu

verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen. Der Prüfer soll unlogische

Interpretationen und solche, die technisch unsinnig sind, ausschliessen.

6.1.4 Die Einheit der Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheit unabhängiger


Damit die Erfindungen eindeutig abgegrenzt sind, bestimmt Art. 52 Abs. 1 PatG, dass jeder

unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf. Dazu darf jede

Erfindungsdefinition nur einer der in diesem Artikel aufgezählten Kategorien entsprechen (zu

6 Patentansprüche


Kategorien s. Kap. 6.5 S. 50). Nicht annehmbar ist beispielsweise ein Anspruch "Verfahren und

Vorrichtung zum ...". Innerhalb derselben Kategorie ist die Aufzählung mehrerer Erfindungs-

gegenstände (beispielsweise „Fenster oder Maueröffnungen“) in der Regel nicht annehmbar.

Da ein unabhängiger Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf, muss diese

Erfindung einheitlich sein. Ein unabhängiger Patentanspruch ist uneinheitlich, wenn er in

Alternativform mehrere Möglichkeiten aufzählt, die nicht zur Lösung desselben Problems dienen

oder die nicht zum gleichen Resultat (z.B. zum gleichen Verfahrenserzeugnis) führen. Dazu

muss der Prüfer auf die Angaben in der Beschreibung abstellen, nämlich auf die zugrunde

liegende Aufgabe und ihre Lösung(en), bzw. die erzielten Resultate.

Hingegen kann eine Uneinheitlichkeit nicht damit begründet werden, dass ein unabhängiger

Patentanspruch in kumulativer Form verschiedene Merkmale aufzählt, deren Zusammenhang

nicht erkennbar ist. Es wird nämlich vom Patentanmelder nicht verlangt, dass er darlegen kann,

warum seine Erfindung zum angegebenen Ergebnis führt; es genügt, dass sie aufgrund der

Offenbarung in der Patentanmeldung wiederholbar ist.

Ein Mangel in der Einheit der Erfindung kann häufig durch Aufteilung in mehrere unabhängige

Patentansprüche behoben werden, wobei zu prüfen ist, ob diese in der gleichen Anmeldung

verbleiben können (zur Einheit des Patents s. Kap. 7 S. 56).

Ergänzende Regeln für die Einheit bei chemischen Erfindungen finden sich in Kap. 10.6 (S. 76).

6.2 Die Merkmale in den Patentansprüchen

Aus den Erfordernissen an die korrekte Erfindungsdefinition und an die Klarheit ergibt sich,

dass die Erfindungsmerkmale nicht mehrdeutig, unbestimmt oder unpräzis sein sollen. Diese

Merkmale müssen der gewählten Kategorie entsprechen, d.h. sie müssen sich in ihrer Art für

die Definition einer Erfindung in dieser Kategorie eignen.

Es gelten folgende Regeln für die Merkmale in den Patentansprüchen:

6.2.1 Technische Merkmale

Aus Art. 29 Abs. 1 PatV ergibt sich, dass die erfindungswesentlichen Merkmale technischer Art

sein müssen. Neben strukturellen sind auch funktionelle Merkmale zulässig (s. Kap. 6.5.3

S. 53), sofern keine andere Definition ohne Einschränkung denkbar ist und die Durchführung

der Erfindung durch den Fachmann trotzdem einfach möglich ist.

Merkmale, deren technische Bedeutung sich während der Laufzeit des Patents ändern kann,

sind im Allgemeinen nicht brauchbar.

Es gibt Erfindungen, für deren Definition (also für den Anspruch) neben technischen auch nicht-

technische Merkmale zur Auslegung der Erfindung beitragen (z.B. bei CIE, Züchtungsverfahren,

Diagnoseverfahren). Diese können im Patentanspruch verbleiben, sofern sie nicht ungeeignet

oder unbestimmt sind.

6 Patentansprüche


6.2.2 Externe Merkmale

Grundsätzlich können nur Merkmale angenommen werden, die zum Gegenstand gehören, auf

den der Patentanspruch lautet. Zweckangaben sind zulässig, doch dürfen nicht Einzelheiten

dieses Verwendungszwecks zur Definition der eigentlichen Erfindung dienen (z.B. Zylinderkopf

für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor).

Wird in einem Patentanspruch nicht nur der Erfindungsgegenstand selbst, sondern auch seine

Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert, so muss die Abgrenzung des Schutz-

umfangs klar bleiben. Da der Erfindungsgegenstand in der Regel für sich alleine hergestellt und

verkauft werden kann, ist meistens eine entsprechende Anspruchsformulierung möglich (z.B.

„verbindbar“ statt „verbunden“). Ist dies nicht möglich, so müsste der Patentanspruch auf die

Kombination der beiden Gegenstände gerichtet werden.

Es kann zulässig sein, Abmessungen und/oder Formen des Erfindungsgegenstandes durch die

Bezugnahme auf die Grösse oder korrespondierende Form eines zweiten Gegenstandes zu

definieren, der zum Erfindungsgegenstand in einer Beziehung steht. Dies gilt insbesondere

dann, wenn dieser zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Grösse aufweist.

6.2.3 Relativmerkmale

Merkmale qualitativer oder quantitativer Art, die auf eine Vergleichsbasis Bezug nehmen, sind

dann in einem Patentanspruch zulässig, wenn sich die Bezugsbasis aus demselben Patent-

anspruch ergibt. Annehmbar ist z.B. „bei erhöhter Temperatur“, wenn damit „höher als bei

Zimmertemperatur“ gemeint ist. Relative Begriff wie „dünn“ oder „stark“ können nur

angenommen werden, wenn der betreffende Ausdruck auf dem Fachgebiet eine anerkannte

Bedeutung hat (z.B. Hochfrequenz, Niederdruckturbine).

Ebenfalls Relativcharakter haben wirtschaftliche Merkmale (z.B. aus billigen Ausgangsstoffen);

sie können in einer Erfindungsdefinition nicht angenommen werden, da sich ihre Bedeutung in

Laufe der Patentdauer ändern kann.

6.2.4 Unbestimmte Zahlenwerte

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung von Begriffen wie "etwa" oder "ungefähr".

Als Einzelwerte (z.B. "bei etwa 100° C") oder als Grenzwerte eines Bereichs (z.B. "bei einer

Temperatur bis etwa 100° C") sind sie annehmbar, falls sie im Gesamtzusammenhang

genügend klar offenbart sind und falls der sachliche Geltungsbereich der Patentansprüche

eindeutig feststellbar bleibt; solche Angaben beschreiben den nach den Umständen vertret-

baren Grenzbereich. Daher können Bereichsgrenzen mit unbestimmten Zahlenwerten z.B.

durch Streichen des Wortes "etwa" innerhalb vernünftiger Toleranzgrenzen verschoben

und/oder ab- bzw. aufgerundet werden. Kleine Zahlenwerte, die nur ganzzahlig einen Sinn

ergeben, dürfen nicht in unbestimmter Form angeführt werden (z.B. "ein Rest mit etwa 5 C-


6 Patentansprüche


6.2.5 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)

Ausdrücke wie "vorzugsweise", "z.B.", "insbesondere", „usw.“ sind sorgfältig darauf zu prüfen,

dass sie keine Unklarheit hervorrufen. Fakultative Merkmale gehören in der Regel nicht zu einer

Erfindungsdefinition, sondern zur Umschreibung von Ausführungsarten in abhängigen Patent-

ansprüchen; sie sind also in den unabhängigen Patentansprüchen nur annehmbar, falls die

Klarheit der Definition nicht beeinträchtigt wird und falls der Geltungsbereich des

unabhängigen Patentanspruchs eindeutig erkennbar bleibt; diese fakultativen Merkmale

müssen als solche klar erkennbar sein; dazu muss der Patentanspruch auch ohne diese

Merkmale verständlich bleiben und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne sie gelesen


In Beispielsangaben bestehend aus einem Oberbegriff und einem Vertreter davon, ist der

Oberbegriff voranzustellen („inerte Gase wie Stickstoff“, nicht aber „Stickstoff oder andere inerte


Formulierungen mit offenen Aufzählungen ("Schrauben, Nieten oder dgl.") oder mit

unbestimmten Angaben ("Papier oder ähnliches Material") grenzen den Erfindungsgegenstand

zu wenig klar ab und können nicht angenommen werden.

In der Gegenstandsbezeichnung von unabhängigen Verfahrens- oder Erzeugnisansprüchen

sind kurze Fakultativangaben zulässig, wenn sie ein bevorzugtes Anwendungsgebiet des

Verfahrens oder einen bevorzugten Verwendungszweck des Erzeugnisses betreffen. In der

Regel sind solche Angaben wie folgt zu formulieren: "insbesondere zum ..." oder "insbesondere

für ...". In Anwendungs- und Verwendungsansprüchen können sie jedoch nicht zugelassen

werden, falls sie das Anwendungsgebiet oder den Verwendungszweck unklar erscheinen


Zu fakultativen Mischungskomponenten bei chemischen Erfindung s. Kap. 10.6.2 (S. 79)

6.2.6 Negative Merkmale; Disclaimer

Eine Erfindung ist in der Regel durch positive Merkmale zu definieren. Negative Merkmale sind

dann zulässig, wenn die Erfindungsdefinition trotzdem klar bleibt und auf anderem Weg nicht

möglich ist (z.B. „ohne Zwischenraum“).

Negative Merkmale in Form von Ausnahmen in einem beanspruchten Bereich werden als

„disclaimer“ bezeichnet. Sie dienen häufig zu Ausklammerung eines nicht patentierbaren Teils

oder eines älteren Rechts. Es ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand nicht knapper und

klarer durch positive Merkmale definiert werden kann. Wird der Disclaimer angenommen, muss

der ausgeschlossene Bereich eindeutig bestimmt sein.

Die nachträgliche Einführung eines Disclaimers kann einen Einfluss auf das Anmeldedatum

haben (s. Kap. 5.2.5 S. 37).

6.2.7 Hinweise auf Bekanntes

Ein Unterschied zu etwas Bekanntem ist als unbestimmt abzulehnen („grösser als die

bekannten…“). Wird ein solches Merkmal in einem Anspruch anhand der Beschreibung

6 Patentansprüche


präzisiert, so muss die in der Beschreibung genannte Quelle zum Zeitpunkt des Anmelde-

datums veröffentlicht sein.

Andere Hinweise, die etwas Bekanntes bzw. Übliches einschliessen wollen (z.B. "ein bekanntes

... -mittel", "in an sich bekannter Weise"), können in der Regel ohne sachliche Erweiterung

gestrichen werden. Beharrt der Patentanmelder darauf, so muss verlangt werden, dass ihre

Interpretation durch Nennung entsprechender Literaturstellen oder Ausführungsformen in der

Beschreibung sichergestellt ist.

6.2.8 Alternativen

Alternativen sind zulässig, wenn die einzelnen Glieder klar und gegeneinander abgegrenzt

sowie ohne weiteres untereinander austauschbar sind und die Einheit der Erfindung nicht in

Frage gestellt wird (s. Kap. 6.1.4 S. 41 ). Der Patentanspruch darf mit Alternativen nicht derart

überlastet sein, dass diese seine Übersichtlichkeit in Frage stellen und/oder Unklarheiten oder

Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben.

Für den Rückbezug auf Alternativen gilt ausserdem Kap. 6.4.2 (S. 48).

6.2.9 „bestehen aus“ – „enthalten“

Wenn der Erfindungsgegenstand die einzelnen Bestandteile „enthält“, „beinhaltet“, „einschliesst“

oder „umfasst“, so ist eine solche Aufzählung von Bestandteilen nicht abschliessend. Bei

„bestehen aus“ ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand ausdrücklich nur aus diesen

Bestandteilen besteht. Auch ein abhängiger Anspruch kann in diesem Fall keine weiteren Teile

(z.B. zu einer Vorrichtung) hinzufügen (vgl. auch Stoffgemische, Kap. 10.6.2 S. 79).

6.2.10 Marken

Eingetragene Marken (wie auch andere Handelsbezeichnungen) sind in Patentansprüchen

nicht zulässig, da ihr technischer Inhalt unbestimmt ist und sich im Laufe der Zeit ändern kann.

Hingegen dürfen sie in der Beschreibung erwähnt werden.

6.2.11 Normen

Hinweise auf Normen in den Patentansprüchen sind annehmbar, falls der Zusammenhang

zwischen den beanspruchten technischen Merkmalen und dem Inhalt der erwähnten Norm

eindeutig ist; bei Unklarheiten sind entsprechende Literaturstellen anzufordern.

6 Patentansprüche


6.3 Regeln betreffend die Form und Redaktion von Patentansprüchen

6.3.1 Regeln betreffend die Fassung der Patentansprüche

Sämtliche Patentansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren (Art. 29

Abs. 6 PatV). Dies wird nötigenfalls von Amtes wegen rot korrigiert.

In der Regel muss jeder Patentanspruch in einem Satz formuliert sein. Es besteht keine

diesbezügliche gesetzliche Vorschrift, doch soll nicht ohne Grund von dieser für eine

einheitliche Definition am besten geeigneten Form abgewichen werden.

Es ist Sache des Patentanmelders zu entscheiden, ob er die Patentansprüche mit Hilfe einer

Wendung wie „dadurch gekennzeichnet, dass“ in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil

gliedern will und welche Teile zum Oberbegriff gehören. Die Klarheit des Patentanspruchs darf

durch die Art der Gliederung nicht beeinträchtigt werden. Für die Prüfung der Erfindungs-

definition ist die Gesamtheit der Merkmale ausschlaggebend, unabhängig davon, ob eine

Zweiteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil erfolgt oder nicht.

Patentansprüche dürfen nach Merkmalen aufgegliedert werden, wenn dies zur Klarheit und

Übersichtlichkeit beiträgt. Deshalb soll diese Aufgliederung nicht zu weit getrieben werden. Sie

muss von der Sache her gerechtfertigt sein und sie muss sich auf gleichartige Merkmale

beziehen (beispielsweise die Unterteilung aufeinander folgender Verfahrensschritte in a, b, c).

Zur Unterteilung sollen keine arabischen Zahlen verwendet werden, da diese für die

Nummerierung der Patentansprüche reserviert sind.

6.3.2 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen (Art. 29 Abs. 4 PatV)

Ein Hinweis auf die Beschreibung ist in der Regel abzulehnen, weil es möglich und zumutbar

ist, in einem Anspruch das aufzunehmen, was in der Beschreibung steht, einschliesslich

Formeln, Tabellen etc. Hingegen kann in der Beschreibung auf bestimmte Patentansprüche

hingewiesen werden.

Hinweise auf die Zeichnungen sind nur dann zulässig, wenn eine Umschreibung mit Worten

(oder mit Hilfe einer Formel) nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Beispielsweise kann eine

Erfindung eine spezielle Formgebung beinhalten, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber

nicht einfach in Worten beschrieben werden kann. Der Verweis ist nur in bestimmter,

verbindlicher, nicht aber in unbestimmter Form, z.B. "etwa wie in Fig. ... dargestellt", zulässig.

In beiden obigen Fällen ist es Sache des Patentanmelders nachzuweisen, dass eine

Erfindungsdefinition ohne solche Hinweise nicht möglich ist. Diese Fälle treten häufig bei

chemischen (s. Kap. 10.6.1 S. 77) und biotechnologischen Erfindungen (s. Kap.11.6 S. 91) auf.

6.3.3 Bezugszeichen (Art. 29 Abs. 5 PatV)

Bezugszeichen sind nur in Klammern zulässig. Sie sind nur dann zu verlangen, wenn damit der

Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Patentansprüche und den entsprechenden

Teilen der Zeichnungen leichter erkennbar wird. Der Patentanspruch muss aber auch ohne

6 Patentansprüche


diese Bezugszeichen verständlich sein und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne diese

Bezugszeichen gelesen wird.

Hinweise auf die Figur, in denen die Bezugszeichen zu finden sind, sind zulässig „(14 – Ab-

bildung 2)“. Anderer Text wie etwa „Sicherungsmittel (Schraube 8, Nagel 9)“ darf in den

Klammern nicht beigefügt werden, da es nicht klar ist, ob es sich um eigene Merkmale handelt.

Die Erfindungsdefinition wäre nicht mehr eindeutig.

6.4 Arten von Patentansprüchen

Aus Art. 52 Abs. 1 PatG und Art. 55 PatG geht hervor, dass es zwei Arten von Patentan-

sprüchen gibt, nämlich die unabhängigen und die abhängigen Patentansprüche.

6.4.1 Unabhängige Patentansprüche

Was in der Patentanmeldung als Erfindung offenbart ist, wird in einem oder mehreren

unabhängigen Patentansprüchen definiert. Diese müssen alle für die Erfindung wesentlichen

Merkmale enthalten und alles umfassen, was in der Beschreibung als erfindungsgemäss

geschildert wird. Ferner müssen sie alle Ausführungsarten der abhängigen Ansprüche

umfassen. Es gelten die unter Kap. 6.1 (S. 39) aufgeführten Regeln, insbesondere die

Anforderungen an die Erfindungsdefinition als solche wie auch an die Klarheit.

Eine Erfindungsdefinition in einem unabhängigen Anspruch ist auch dann vollständig, wenn ein

Teil der Merkmale von einem anderen unabhängigen Anspruch durch eine Wendung wie "dass

man anstelle von ..." oder "dass ... durch ... ersetzt ist" übernommen wird.

Die unabhängigen Patentansprüche dienen ferner zur Feststellung, ob die Anforderungen an

die Einheit des Patents erfüllt sind.

Nebenansprüche sind eine spezielle Form von unabhängigen Patentansprüchen. Sie nehmen

Bezug auf einen (zumeist den ersten) oder mehrere vorangehende meist unabhängige Patent-

ansprüche. Diese Bezugnahme geschieht durch Aufzählung von einem oder mehrerer

erfindungswesentlicher Merkmale dieser vorangehenden Ansprüche. Sollen alle Merkmale

übernommen werden, so kann die detaillierte Aufzählung (als „impliziter Verweis“ bezeichnet)

durch einen expliziten Verweis ersetzt werden (z.B. „2. Verfahren zur Herstellung des

Erzeugnisses nach Anspruch 1“, anstelle der Aufzählung der Merkmale dieses Erzeugnisses).

Die Verweise müssen in der bestimmten Form und nicht als blosse Möglichkeit redigiert sein.

Eine Formulierung wie „2. Erzeugnis wie es nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1

hergestellt werden kann“ oder auch „…erhältlich nach Patentanspruch 1“ ist nicht annehmbar.

Ein Verweis kann auch einen oder mehrere abhängige Ansprüche umfassen, und zwar in

kumulativer oder alternativer Form. Nebenansprüche umschreiben keine besondere

Ausführungsart. Sie sind deshalb keine abhängigen Patentansprüche im Sinne von Art. 55

PatG, sondern sie erweitern den Schutzumfang des Patents.

6 Patentansprüche


Sogenannte „unechte unabhängige Patentansprüche“ dürfen nicht angenommen werden.

Dies sind Ansprüche, die, obwohl sie eine besondere Ausführungsart des Gegenstandes eines

unabhängigen Patentanspruchs umschreiben, selbst als unabhängige Patentansprüche

formuliert sind. Ein solcher Patentanspruch ist daran erkennbar, dass er - ausgenommen im

Fall von Alternativen - alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs aufweist und trotzdem

nicht auf ihn rückbezogen ist. Er kann daher ohne Änderungen seiner Tragweite in einen

abhängigen Patentanspruch umgewandelt werden, indem die Merkmale des anderen

Patentanspruchs durch einen Rückbezug ersetzt werden.

6.4.2 Abhängige Patentansprüche

Was in der Patentanmeldung als besondere Ausführungsarten der Erfindung offenbart wird,

kann in abhängigen Patentansprüchen umschrieben werden (Art. 55 PatG). In diesen Patentan-

sprüchen sind lediglich diejenigen Merkmale anzugeben, die für die Kennzeichnung dieser

Ausführungsarten erforderlich sind (Art. 31 Abs. 1 PatV).

Für die Sachprüfung gilt: Ist der Inhalt eines abhängigen Patentanspruchs anhand seiner

Formulierung nicht restlos klar, die zugehörige Stelle der Beschreibung oder Zeichnung aber für

den Fachmann verständlich, so wird keine Änderung des Patentanspruchs verlangt. Es darf

jedoch kein Widerspruch zum übergeordneten Anspruch entstehen. Die Terminologie muss

analog derjenigen im übergeordneten Anspruch sein.

Gegenstand der abhängigen Patentansprüche

Ein abhängiger Patentanspruch muss alle Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs

aufweisen, auf den er rückbezogen ist. Falls jedoch der unabhängige Anspruch eine Aufzählung

von Alternativen enthält, so kann sich der abhängige Patentanspruch nur auf einen Teil oder

gar nur auf ein einzelnes Glied dieser Alternativen beziehen.

In den abhängigen Patentansprüchen sind nur Angaben zulässig, die den Geltungsbereich des

übergeordneten unabhängigen Patentanspruchs einschränken. Sie können als Rückzug-

stellungen betrachtet werden, die der Patentanmelder für den Fall vorbereitet hat, dass der

unabhängige Patentanspruch nicht aufrechterhalten werden kann.

Vermutet der Prüfer, dass der abhängige Patentanspruch mit dem unabhängigen

Patentanspruch materiell identisch ist, so braucht er dies nicht zu analysieren, da dies keinen

Einfluss auf den Schutzumfang des Patents hätte. Bei offensichtlicher Identität, sollte es

gemäss Art. 29 PatV beanstandet werden.

Ersatzmerkmale, wie z.B. "dass man anstelle von ..." oder "dass ... durch ... ersetzt ist", haben

in abhängigen Patentansprüchen keinen Platz. Ein abhängiger Patentanspruch ist immer

abzulehnen, wenn er den Gegenstand des übergeordneten Patentanspruchs erweitert oder

verlagert statt einschränkt. Falls es die Einheit der Anmeldung zulässt (Art. 52 Abs. 2 PatG),

kann er als unabhängiger Patentanspruch in der Anmeldung verbleiben.

Die Einschränkung auf die besondere Ausführungsart geschieht durch die spezifischen

Merkmale. Diese definieren den Unterschied zum übergeordneten Anspruch. Ein abhängiger

Patentanspruch bezieht sich also immer auf eine der Möglichkeiten, den letztgenannten

Gegenstand zu realisieren. Es ist auch möglich, dass ein abhängiger Anspruch mehrere oder

sogar alle möglichen Varianten aufzählt (z.B. "...dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche eben

oder uneben ist."): Es handelt sich hier um alternative Ausführungsformen, die im gleichen

Anspruch verbleiben können.

6 Patentansprüche


Ein abhängiger Patentanspruch kann unter Umständen keine anderen Merkmale enthalten als

diejenigen, die sich durch einen mehrfachen Rückbezug auf vorangehende Patentansprüche


Die spezifischen Merkmale der abhängigen Patentansprüche können entweder im über-

geordneten Patentanspruch schon genannte Merkmale präzisieren oder sie können etwas

anderes hinzufügen. Im letztgenannten Fall muss aber ein Patentanspruch abgelehnt werden,

dessen angebliche Ausführungsart nicht mehr unter die Gegenstandsbezeichnung des

übergeordneten Patentanspruchs fällt. Dies ist insbesondere dann zu beanstanden, wenn zu

einem unabhängigen Patentanspruch für ein Herstellungsverfahren ein abhängiger Patent-

anspruch aufgestellt wird, welcher die Weiterverarbeitung des Verfahrenserzeugnisses zu

einem anderen Erzeugnis betrifft; dies gilt auch für Arbeitsverfahren, wenn in einem

abhängigen Patentanspruch weitere Vorgänge aufgeführt werden, die zu einem anderen

Endergebnis führen.

Zulässig sind abhängige Verfahrensansprüche, deren spezifische Merkmale nicht die

Operation, sondern lediglich das Anwendungsgebiet des im unabhängigen Patentanspruch

definierten Verfahrens präzisieren (z.B. einen Ausgangsstoff, das zu behandelnde Material, ein

Behandlungsmittel usw.).

Abhängige Erzeugnis- oder Vorrichtungsansprüche, welche lediglich die Verwendung des im

unabhängigen Patentanspruch definierten Erzeugnisses bzw. der Vorrichtung kennzeichnen,

ohne letztere(s) gleichzeitig zu präzisieren, sind im Hinblick auf Art. 55 PatG abzulehnen.

Die Übersichtlichkeit über die Patentansprüche muss sichergestellt sein. Sie müssen deshalb

übersichtlich gruppiert sein. Zumeist folgen auf den Patentanspruch 1 die davon abhängigen

Ansprüche, dann der nächste unabhängige Anspruch mit den davon abhängigen etc. Es

können aber auch zuerst alle unabhängigen Ansprüche aufgeführt werden, dann die

abhängigen zum unabhängigen Anspruch 1 gefolgt von den abhängigen zum unabhängigen

Anspruch 2 etc.

Die Rückbezüge in den abhängigen Patentansprüchen

Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen (einfacher Rückbezug) oder auf mehrere

vorangehende Patentansprüche (mehrfacher Rückbezug) derselben Kategorie beziehen. Der

Rückbezug muss als solcher klar erkennbar sein. Er bezieht sich auf den ganzen voran-

gehenden Patentanspruch (bzw. die vorangehenden Patentansprüche). Es werden alle und

nicht nur einzelne Merkmale oder Merkmalskombinationen übernommen. Der Rückbezug

gehört in der Regel in den Oberbegriff des abhängigen Anspruchs, falls eine solche

Unterteilung gewählt wird.

Bei mehrfachen Rückbezügen gilt zudem:

- Die Aufzählung in jedem Rückbezug muss eindeutig und abschliessend sein (Art. 31 Abs.

2 PatV). Nicht annehmbar sind offene Aufzählungen wie „nach einem oder mehreren (oder:

nach wenigstens einem) der Patentansprüche 2 bis 3“ oder missverständliche Formu-

lierungen wie „nach den Patentansprüchen 4, 6, 8 und/oder 7 bis 9“.

- Der mehrfache Rückbezug kann direkt (die betroffenen Ansprüche werden explizit

aufgezählt) oder indirekt erfolgen; dabei werden die betroffenen Ansprüche implizit

angegeben, d.h. der Rückbezug auf jeden vorhergehenden Patentanspruch, der bereits im

Rückbezug eines diesem nachfolgenden Patentanspruchs enthalten ist, wird nicht nochmals


6 Patentansprüche


- Der Rückbezug kann alternativ (nach einem der Patentansprüche…) oder kumulativ (nach

den Patentansprüchen…) sein, wobei klar erkennbar sein muss, welcher Fall gemeint ist.

Der alternative Rückbezug umfasst mehrere Ansprüche, wobei gleichzeitig die Merkmale

nur eines der aufgeführten Ansprüche übernommen werden.

Kumulative Rückbezüge umfassen mehrere Ansprüche und es werden gleichzeitig die

Merkmale der so aufgezählten Ansprüche übernommen. Die Kombination der addierten

Merkmale muss sinnvoll erscheinen, d.h. keine offensichtlichen Widersprüche ein-

schliessen. Es darf auch eine Verkettung vorliegen, d.h. dass einer der im Rückbezug

eingeschlossenen Ansprüche wiederum kumulativ rückbezogen ist.

Ausser den reinen kumulativen Rückbezügen und den rein alternativen Rückbezügen sind

erweiterte Formen zulässig, soweit diese klar und eindeutig formuliert sind. Annehmbar ist

beispielsweise: "...nach Anspruch 2 und nach einem der Ansprüche 3 oder 4" (d.h. 2 und (3

oder 4)), oder "nach einem der Ansprüche 2 oder 3 und nach Anspruch 4" (d.h. (2 oder 3)

und 4).

- Der mehrfache Rückbezug kann mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben

Kategorie erfassen.

6.5 Die Anspruchskategorien und Grundtypen

Art. 52 Abs. 1 PatG zählt abschliessend die Anspruchskategorien auf, nämlich

a) ein Verfahren

b) ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung

c) eine Anwendung des Verfahrens

d) eine Verwendung des Erzeugnisses

Es gibt keine weiteren Kategorien; jede in einem Patentanspruch definierte Erfindung muss

einer dieser Kategorien angehören. Dies heisst aber nicht, dass die Erfindungsdefinition nicht

anderslautende Bezeichnungen verwenden darf solange die Kategorie klar ersichtlich ist; so ist

bei einer „Methode zur Herstellung von…“ klar, dass es sich um ein Verfahren handelt.

Aus dieser Aufzählung lassen sich zwei Grundtypen von Patentansprüchen ableiten:

- Erzeugnisansprüche für Gegenstände (Erzeugnisse, Ausführungsmittel, Vorrichtungen,

Materialien, Stoffe)

- Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren und deren Anwendungen)

Die Verwendungsansprüche gehören zumeist zur zweiten Gruppe („verfahrensäquivalent“), sie

können aber auch „erzeugnisäquivalent“ sein.

Ist mehr als eine Kategorie für die Erfindungsdefinition geeignet, hat der Patentanmelder

grundsätzlich die freie Wahl. Dies darf aber nicht dazu führen, dass durch die Aufstellung eines

Patentanspruchs anderer Kategorie ein Patentausschlussgrund umgangen wird. Beispielsweise

6 Patentansprüche


wird ein medizinisches Verfahren nicht durch Umwandlung in eine Verwendung patentierbar.

Die technischen Unterlagen müssen die gewählte Erfindungskategorie offenbaren.

Patentansprüche jeder Kategorie können auch als Nebenansprüche vorkommen.

Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln für die Patentansprüche gelten noch nachstehende

Ergänzungen für die einzelnen Kategorien:

6.5.1 Verfahrensansprüche


Ein Verfahrensanspruch umschreibt einen Vorgang mit einer Zeitkomponente, bei dem man

einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt sowie den zu beschreitenden Weg zumindest

implizite erkennen kann. Die Definition ist unvollständig, wenn man diese drei Elemente nicht

alle erkennen kann.

Nach dem Ergebnis kann man unterscheiden zwischen:

- Verfahren die zu einem materiellen Erzeugnis führen, nämlich Herstellungs- und Bear-

beitungsverfahren; bei Herstellungsverfahren (und nur bei diesen!) erstreckt sich der

Schutzumfang ebenfalls auf das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens (Art. 8a Abs. 1

PatG). Falls das materielle Erzeugnis ein biologisches Material ist, erstreckt sich die

Wirkung des Patents auf weitervermehrte Erzeugnisse dieses Materials (Art. 8a Abs. 2


- Verfahren, die zu einem nicht materiellen Resultat führen, nämlich Analysen-, Mess- und

ähnliche Verfahren;

- Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung.


Die zur Definition des Verfahrens verwendeten Merkmale müssen technischer Art sein; diese

Definition darf auch funktionelle Merkmale enthalten, die beispielsweise das Ziel einer

Behandlung umschreiben (z.B. Eichverfahren, damit ein Gerät eine bestimmte Funktion erfüllen

kann). Neben technischen Merkmalen kann die Definition auch nicht-technische Merkmale

enthalten (vgl. Kap. 6.2.1 S. 42)

Ein Verfahrensanspruch, der lediglich das Funktionsprinzip einer Vorrichtung definiert, kann

angenommen werden, wenn er klar und die Anspruchskategorie eindeutig erkennbar ist.

Verfahren, die auf die Herstellung bestimmter Erzeugnisse aus beliebigen Ausgangsstoffen und

auf beliebige Weise ausgerichtet sind, enthalten nicht alle drei notwendigen Definitions-

elemente; sie sind durch entsprechende Erzeugnisansprüche zu ersetzen.

Ein spezielles Augenmerk verlangen die sogenannten "Betriebsverfahren" gilt:

- Ein Patentanspruch für ein "Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung" enthält naturgemäss

sowohl Vorrichtungs- als auch Verfahrensmerkmale, aber das Schwergewicht liegt

6 Patentansprüche


eindeutig auf der Verfahrensseite. Fehlen die Vorrichtungs- oder die Verfahrensmerkmale,

kann kein Betriebsverfahren beansprucht, sondern muss ein Verfahrens-, bzw. ein

Vorrichtungsanspruch aufgestellt werden.

- Ist es ein unabhängiger Patentanspruch, der als erster oder einziger Patentanspruch

formuliert ist, darf man voraussetzen, dass die Vorrichtung, zumindest ihrer Gattung nach,

bekannt ist; andernfalls ist die Definition des Erfindungsgegenstands unvollständig und

somit der Patentanspruch als Ganzes unklar.

- Die Vorrichtungsmerkmale können sich auf eine generelle, verständliche Bezeichnung der

Vorrichtung beschränken („Verfahren zum Betrieb eines Dieselmotors“). Die Verfahrens-

merkmale gehören in der Regel in den kennzeichnenden Teil. Die Verfahrensschritte dürfen

nicht losgelöst von der angegebenen Vorrichtung ablaufen, sondern müssen sich an dieser


- Betriebsverfahren werden häufig als Nebenansprüche aufgestellt: In der Regel werden

dabei die Vorrichtungsmerkmale mit dem Verweis übernommen und müssen in der

Erfindungsdefinition nicht nochmals explizit aufgeführt werden.

6.5.2 Anwendungsansprüche


Die Definition einer "Anwendung eines Verfahrens" umfasst eine Umschreibung dieses

Verfahrens, die Angabe des Anwendungsgebiets bzw. -zwecks sowie fakultativ weitere

Merkmale der Anwendung. Diese Definition muss also folgende Fragen beantworten: Welches

Verfahren wird angewendet? Wo wird dieses Verfahren angewendet? Anwendungsansprüche

werden zumeist als Nebenansprüche formuliert, da es schwierig ist, das angewandte Verfahren

für sich zu charakterisieren.


Der Begriff der Anwendung setzt voraus, dass das Verfahren spezifiziert wird, d.h. der

Patentanspruch muss auf eine der möglichen Anwendungen beschränkt sein. Ist dies nicht der

Fall, wird nicht eine Anwendung, sondern das gesamte Verfahren nochmals beansprucht.

Neben der Angabe des Verfahrens und des Anwendungsgebiets kann der Anspruch noch

weitere Merkmale der Anwendung enthalten. Diese müssen zur Definition in dieser Kategorie

geeignet sein, es muss aber kein technischer Zusammenhang zur beanspruchten Anwendung

bestehen, sofern kein Widerspruch vorliegt.

Beim Begriff der Anwendung kann es sich um folgendes handeln:

- Bei einem allgemein definierten Verfahren: die Angabe des Anwendungsgebiets (z.B. „2.

Die Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 für (oder zum)…“

- Spezifikation des Ausgangsstoffes eines Herstellungsverfahrens oder des Ausgangs-

zustandes eines Bearbeitungsverfahrens (z.B. „1. Verfahren zur Herstellung von Platten aus

Fasermaterialien ...“ „2. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 zur Herstellung

von Platten aus Holzwolle“).

6 Patentansprüche


- Der Einschluss entweder einer Vorstufe des Verfahrens (d.h. die Anwendung auf

Erzeugnisse, die auf bestimmte Art erhalten werden) oder einer Nachstufe (d.h. die

Anwendung auf Erzeugnisse, die auf bestimmte Weise weiterverarbeitet werden). Sind

sowohl Vor- wie auch Nachstufen beigefügt, d.h. das Verfahren bildet nur noch eine

Zwischenstufe, so ist dies nicht mehr eine Anwendung des Verfahrens, sondern es liegen

zwei Verfahren vor, die auf ihren technischen Zusammenhang zu prüfen sind.

- Eine "Anwendung" kann auch darin bestehen, dass das im vorangehenden Patentanspruch

definierte Verfahren mit bestimmten Anwendungsgebiet auf ein anderes, ebenfalls

bestimmtes Gebiet übertragen wird.

6.5.3 Patentansprüche auf Gegenstände („Erzeugnisansprüche“)


Ein Patentanspruch auf einen Gegenstand (allgemein „Erzeugnisanspruch“ genannt) definiert

immer einen materiellen Gegenstand mittels seiner Zusammensetzung oder Struktur, seinen

Bestandteilen, Eigenschaften oder Funktionen. Charakteristisch ist der Zustand dieses


Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. b PatG werden bei diesen Gegenständen unterschieden:

- Die Erzeugnisse im engeren Sinn. Dazu zählen Stoffe und Mischungen, aber auch

Gegenstände wie Folien oder Platten.

- Die Vorrichtungen; dabei kann unterschieden werden zwischen solchen, die von einem

Ruhezustand in einen Betriebszustand gesetzt werden können (z.B. Maschinen) und

solchen, die nur im „Ruhezustand“ existieren.

- Die Ausführungsmittel; dabei handelt es sich um stofflich definierte Erzeugnisse (z.B.

Legierungen) wie auch strukturell definierte Gegenstände (z.B. Vorrichtungen, Formen), die

für die Durchführung eines Verfahrens bestimmt oder zumindest geeignet sind.


Die Merkmale müssen am Gegenstand selber feststellbar sein. Dabei kann es sich auch um

Herstellungsmerkmale handeln, falls sie am fertigen Erzeugnis erkennbar sind (z.B. „ver-

schweisst“). Dies bedeutet nicht, dass jedes Merkmal direkt sichtbar ist. Dies gilt insbesondere

bei Erfindungen von chemischen Substanzen sowie bei „product by process claims“

(s. Kap 10.6.1 S. 77).

Erzeugnisse können auch durch messbare Eigenschaften definiert werden (Schmelzpunkt

chemischer Verbindungen, Härte von Stahl, elektrischer Widerstand). Die Art der Messung

muss für eine Fachperson klar sein oder aus den technischen Unterlagen hervorgehen.

Vorrichtungen dürfen neben strukturellen auch sogenannte „funktionelle“ Merkmale

enthalten, wenn eine Definition auf anderem Weg ohne Einschränkung nicht möglich ist.

Funktionelle Merkmale können einen Vorgang, eine Wirkung oder einen Ablauf (z.B. ein

Betriebsmerkmal einer Vorrichtung) beinhalten, definieren aber trotzdem die Ausbildung eines

6 Patentansprüche


Gegenstandes. Auch wenn ein solches Merkmal mittels einem Verb definiert wird, muss doch

immer klar sein, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch und nicht um ein Verfahren handelt.

Kurze Zweckangaben in Erzeugnisansprüchen sind zulässig. Sie bedeuten nicht, dass der

Gegenstand nur für diesen Zweck beansprucht wird, wohl aber dass er für diesen Zweck

geeignet sein muss. Zweckangaben können auch einzelnen Bestandteilen einer Vorrichtung

zugeordnet werden, wenn sie die Funktion umschreiben, die eine bestimmte Ausbildung dieser

Bestandteile bewirken (z.B. „Mittel zum Erzeugen von elektrischen Impulsen“).

Für Ansprüche auf Ausführungsmittel für ein Verfahren gilt:

- Liegt ein solcher Anspruch nicht als Nebenanspruch vor, so muss aus dem Wortlaut klar

hervorgehen, wodurch sich dieser Gegenstand als Mittel zur Durchführung eines Verfahrens

speziell eignet.

- Ein Nebenanspruch eines Ausführungsmittels muss den Verfahrensanspruch nicht

spezifizieren, d.h. die Merkmale des Ausführungsmittels können schon alle im Verfahrens-

anspruch enthalten sein. Falls für die Erfindungsdefinition notwendig, müssen weitere

Merkmale ausdrücklich genannt werden, z.B. in der Form „Vorrichtung zur Durchführung

des Verfahrens nach Anspruch 1, enthaltend zusätzlich folgende Teile…“.

- Ein Ausführungsmittel kann in einem Verfahren ein- oder mehrmals verwendet werden und

es kann in das Endprodukt übergehen. Auch Ausgangsmaterialien eines Herstellungs-

verfahrens (Werkstoffe wie Legierungen oder einzubauende Vorrichtungselemente) können

als Ausführungsmittel beansprucht werden. Bei einem Behandlungsverfahren ist das zu

behandelnde Erzeugnis kein Ausführungsmittel, wohl aber das Behandlungsmittel.

- Zwischenprodukte, die erst im Laufe eines Verfahrens auftreten, sind keine Ausführungs-

mittel; sie dürfen aber als Zwischenprodukte beansprucht werden (also nicht „Gegenstand X

zur Durchführung des Verfahrens“, sondern „Gegenstand X als Zwischenprodukt im

Verfahren…“). Als Zwischenprodukt in diesem Sinn gelten Erzeugnisse, die selber

weiterverarbeitet werden (z.B. ein Rohling) und auch solche, die in den weiteren

Verfahrensschritten nur als Hilfsmittel dienen (z.B. Abguss eines zu kopierenden Modells).

6.5.4 Verwendungsansprüche


Die Definition einer Verwendung muss die genaue Umschreibung des Erzeugnisses enthalten

sowie die bestimme Umschreibung des Verwendungszwecks. Es müssen also folgende Fragen

beantwortet werden: „Was wird verwendet?“ Und „Wozu wird es verwendet?“ Die Angabe der

Art und Weise („wie wird etwas verwendet?“) ist fakultativ.

Aus der Fassung eines Verwendungsanspruchs muss klar hervorgehen, ob die Verwendung

entweder "erzeugnisäquivalent" oder "verfahrensäquivalent" ist, d.h. man muss in der Lage

sein, den Anspruch ohne Änderung seiner Tragweite in einen gleichbedeutenden Patent-

anspruch einer dieser beiden Kategorien umzuredigieren. Ist dies nicht der Fall, so muss der

Verwendungsanspruch als unklar abgelehnt werden; oft fehlt es dann an der Formulierung der

Zweckangabe. Diese Unterscheidung ist insbesondere wichtig, um beim Typ „Verfahren“ die

gewerbliche Anwendbarkeit zu prüfen.

6 Patentansprüche



Das verwendete Erzeugnis kann stofflich (z.B. chemische Verbindungen) oder durch seine

Struktur definiert sein. In einem Nebenanspruch wird das Erzeugnis durch den Verweis


Die Angabe des Verwendungszwecks ist obligatorisch. Sie kann direkt erfolgen, d.h. die

Wirkung ist angegeben (z.B. … als Insektizid); oder als indirekte Zweckbestimmung, die sich

aus der konkreten Angabe des Verwendungsgebiets im Zusammenhang mit anderen

Anspruchsmerkmalen ergibt (z.B. Verwendung der Vorrichtung … in der Kunststoffherstellung).

Die Angabe dürfen nicht zu allgemein oder zu unbestimmt sein (z.B. … in der Industrie; … als


Die Art und Weise der Verwendung muss nicht definiert werden, wenn der Anspruch aus-

reichend klar ist. Sind solche Merkmale vorhanden, so müssen sie zur Kennzeichnung der

Erfindung geeignet sein. Es muss kein technischer Zusammenhang zwischen diesen

Merkmalen und der Verwendung bestehen, es darf aber anderseits kein Widerspruch vorliegen.

Bei einem Verwendungsnebenanspruch lautet der Verweis in der Regel auf einen Erzeugnis-

anspruch. Möglich ist auch ein Verweis auf ein Erzeugnis in einem Verfahrensanspruch

("Verwendung des nach dem Verfahren im Patentanspruch 1 hergestellten Erzeugnisses ...").

Ein Verwendungsnebenanspruch muss sachlich nicht mehr aussagen als der übergeordnete

Patentanspruch. Der Verwendungszweck muss jedoch zweifelsfrei erkennbar sein und die

Formulierung soll keine blosse Wiederholung darstellen, z.B. kann „Verwendung des Insektizids

gemäss Patentanspruch 1 als Insektizid" ersetzt werden durch "Verwendung des Erzeugnisses

nach Patentanspruch 1 zum Bekämpfen von Insekten".

Verwendungsansprüche sind in der Regel verfahrensäquivalent. Die Form des erzeugnis-

äquivalenten Verwendungsanspruchs (Verwendung eines Gegenstandes in einem anderen

Gegenstand, d.h. als Element des Ganzen) ist zumeist weniger klar als ein Erzeugnisanspruch

auf das Ganze. Erzeugnisäquivalente Verwendungsansprüche können angenommen werden,

wenn die Anspruchskategorie eindeutig erkennbar ist. Statt „Verwendung des Teils A in einer

Vorrichtung B“ ist ein Anspruch auf eine Vorrichtung B mit Bestandteil A vorzuziehen.


7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Dass innerhalb eines Patentanspruchs nur eine Erfindung definiert werden darf (Art. 52 Abs. 1

PatG), ist in Kapitel 6.1.4 (S. 41) im Rahmen der Einheit der Erfindung geregelt worden.

Davon zu unterscheiden ist die Einheit des Patents: Eine Patentanmeldung bzw. ein Patent

darf nicht nur eine einzige Erfindung, sondern eine Mehrzahl von Erfindungen enthalten.

Die Voraussetzungen für die Einheit des Patents ist gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG, dass die

Gruppe von Erfindungen in den unabhängigen Ansprüchen so untereinander verbunden ist,

dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht.

Diese Erfindungen müssen also in einem engen Bezug zueinander stehen. Dies geht auch aus

dem Wortlaut „Gruppe von Erfindungen“ hervor. Der primäre Grund liegt darin, dass sich das

Patent auch an Drittpersonen (die Öffentlichkeit, die Konkurrenz) richtet. Diese sollen mit

zumutbarem Aufwand den Inhalt des Patents und damit die Grenzen des Schutzumfangs

feststellen können. Eine Mehrzahl von nicht zusammenhängenden Erfindungen würde dies

gefährden. Ferner erhöhen einheitliche Patentanmeldungen die Arbeitseffizienz im Patent-

erteilungsverfahren. Sie ermöglichen eine übersichtliche Patentdokumentation und

Klassifikation und verhindern die ungerechtfertigte Umgehung von Gebühren.

7.1 Die Prüfung der Einheit

Der Prüfer muss sich bei der Einheitsfrage immer bewusst sein, dass eine fehlende Einheit des

Patents als solche keinen Grund für die Nichtigkeit dieses Patents darstellt. Art. 52 Abs. 2 PatG

ist eine Ordnungsvorschrift, die auf die Einhaltung der oben stehenden Zielsetzungen gerichtet

ist. Der Prüfung auf die Einheit soll deshalb der entsprechende Stellenwert zukommen.

Diese Prüfung dient nur der Bereinigung von klar uneinheitlichen Patentanmeldungen. Sie soll

nicht formalistisch sein, sondern sich an folgender Frage orientieren: Ist für den Fachmann

erkennbar, wo der Schutzumfang beginnt, und wo er aufhört? Die Beurteilung der Einheit soll

nicht überspitzt, zu wörtlich oder zu theoretisch sein.

Die Prüfung der Einheit kann sich auf die unabhängigen Patentansprüche beschränken (vgl.

Wortlaut von Art. 52 Abs. 2 PatG). Dabei sind allerdings auch die sogenannten unechten

unabhängigen Patentansprüche (s. Kap. 6.4.1 S. 47) einzubeziehen.

In den meisten Fällen findet die Prüfung der Einheit im Verlaufe der Sachprüfung statt,

insbesondere nachdem festgestellt worden ist, ob die Anforderungen von Art 1, 1a, 1b und 2

PatG erfüllt sind (vgl. Art. 59 Abs. 1 PatG). Es kann jedoch vorkommen, dass die Einheitsfrage

bei der Aufnahme der Sachprüfung zu klären ist; dies ist dann der Fall, wenn eindeutig gegen

die Einheit verstossen wird und deshalb zuerst abgeklärt werden muss, basierend auf welchem

Satz von Ansprüchen die Prüfung fortgesetzt werden soll (s. hierzu Kap.1.2.2 S. 8 „Vorgehen“).

Stellt der Prüfer fest, dass die Einheitsfrage geklärt werden muss, so ist dies dem Patent-

anmelder in einer Beanstandung mitzuteilen. Er hat dann die Wahl, entweder die Einheit

7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG


aufzuzeigen, oder die unabhängigen Patentansprüche entsprechend zu ändern. Dabei hat er

die Möglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen (Art. 57 PatG). Die Uneinheitlichkeit kann auch

erst im Verlaufe der Sachprüfung als Folge der Überarbeitung der Patentansprüche auftreten.

Es ist Sache des Patentanmelders nachzuweisen, worin der technische Zusammenhang

zwischen den unabhängigen Ansprüchen besteht. Er kennt die Erfindung am besten und hat

deshalb anhand der Ansprüche selbst zu zeigen, wie dieser Zusammenhang zu erkennen ist.

Auf einer Änderung der Ansprüche ist nur in eindeutigen Fällen zu beharren, wobei im

Zweifelsfall zugunsten des Patentanmelders zu entscheiden ist.

Komplexe Fälle, die anhand dieser Richtlinien nicht abschliessend beurteilt werden können,

sind rechtzeitig dem Koordinator Patentprüfung vorzulegen.

7.2 Materielle Prüfungsregeln

Art. 52 Abs. 2 PatG besagt, dass die Gruppe von Erfindungen „eine einzige allgemeine

erfinderische Idee“ verwirklichen muss. Eine Prüfung, ob diese Bedingung in Bezug auf den

Stand der Technik erfüllt ist („a posteriori-Prüfung“), kann mangels Neuheitsrecherche nicht

durchgeführt werden. Der Prüfer hat sich deshalb an dem zu orientieren, was der Patent-

anmelder als erfindungswesentlich angibt, bzw. was aus den technischen Unterlagen als

erfindungswesentlich hervorgeht („a priori-Prüfung“).

Die allgemeine erfinderische Idee ist in der Regel verwirklicht bei

- technisch verwandten Lösungen derselben Aufgabe;

- Lösungen vergleichbarer Aufgaben, wobei diese Aufgaben aufgrund ihres technischen

Zusammenhangs unter eine „Gesamtaufgabe“ fallen;

- der einheitlichen Wirkung bzw. dem einheitlichen Effekt mehrerer Erfindungen;

- einem ausreichenden technischen Bezug zueinander (bei Patentansprüchen

unterschiedlicher Kategorie).

Für die Sachprüfung gilt der Grundsatz: Kann der Prüfer anhand der unabhängigen

Patentansprüche die Übersicht über die einzige allgemeine erfinderische Idee (und damit über

die Grenzen des Schutzumfangs) erhalten, so ist das Erfordernis der Einheit erfüllt. Die

einzelnen Erfindungen müssen in den Rahmen dieses gemeinsamen Erfindungsgedankens


Art. 30 Abs. 1 PatV präzisiert, wie die Verbindung mehrerer Erfindungen zu einer gemeinsamen

erfinderischen Idee nachgewiesen werden kann: Bei Vorliegen mehrerer unabhängiger

Patentansprüche muss der technische Zusammenhang, der diese allgemeine erfinderische

Idee zum Ausdruck bringt, aus diesen Ansprüchen selber hervorgehen. Bei diesem technischen

Zusammenhang zwischen den unabhängigen Ansprüchen muss es sich um eine technische

Wechselbeziehung handeln. Diese Wechselbeziehung ist gegeben durch gleiche, oder

einander entsprechende technische Merkmale. Dies bedeutet, dass die Merkmale nicht wörtlich

aufgeführt sein müssen, sondern dass der technische Zusammenhang auch durch Merkmale

gegeben sein kann, die einander entsprechen. Massgebend ist also nicht die formale Wortwahl.

7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG


Auch wenn der technische Zusammenhang aus den Ansprüchen selber hervorgehen (also

erkennbar sein) muss, so ist manchmal doch die Beschreibung zu konsultieren um feststellen

zu können, ob eine Wechselbeziehung zwischen den Merkmalen besteht.

Besteht der technische Zusammenhang in der Übernahme von Merkmalen von vorangehenden

Ansprüchen, so kann diese Bezugnahme durch Aufzählung dieser Merkmale oder durch einen

Verweis geschehen (zu Verweis und Nebenansprüchen s. Kap. 6.4.1 S. 47). Bei Patent-

ansprüchen verschiedener Kategorien ist der Verweis häufig die einfachste (aber nicht

obligatorische) Form, um den technischen Zusammenhang darzustellen. Beispielsweise

übernimmt im Anspruch „2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Patentanspruch

1“ der Verweis „…nach Patentanspruch 1“ die Merkmale des Erzeugnisses und zeigt damit den

technischen Zusammenhang.

Die in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführten Möglichkeiten dienen als beispielhafte

Erläuterungen. Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzählung annehmbarer

Kombinationen unabhängiger Patentansprüche. Dabei ist der Begriff „Kategorie“ nicht eng

auszulegen, sondern es fallen jeweils auch äquivalente Formulierungen darunter. Präzisierende

Regeln gelten bei Anmeldungen mit chemischen Erfindungen (s. Kap. 10.7 S. 80).

7.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie

Grundsätzlich können von allen vier Kategorien mehr als ein Anspruch im gleichen Patent

vorliegen, ohne dass diese auf einen Anspruch einer anderen Kategorie Bezug nehmen. Bei

den Anwendungs- und Verwendungsansprüchen geht allerdings in der Regel ein Verfahrens-

bzw. ein Erzeugnisanspruch voraus, dessen Merkmale durch einen Verweis übernommen


Mehrere Verfahrensansprüche

- Unter Berücksichtigung der drei Definitionselemente (Ausgangspunkt, Endpunkt, zu

beschreitender Weg) sind mehrere Verfahren als einheitlich zu betrachten, wenn eines oder

zwei dieser Elemente erfindungswesentlich und den Verfahren gemeinsam sind und damit

den technischen Zusammenhang begründen. Jeder dieser Verfahrensansprüche ist

unabhängig von den anderen Verfahrensansprüchen zu redigieren.

- Als einheitlich zu betrachten sind ebenfalls zwei Verfahren, wenn das zweite Verfahren

einer Verwendung des Erzeugnisses des ersten Verfahrens gleichkommt; oder zwei

Verfahren, wenn das zweite einer Anwendung des ersten Verfahrens gleichkommt.

Mehrere Erzeugnisansprüche: Mögliche Kombinationen sind:

- Aufeinander abgestimmte Erzeugnisse, die einzeln beansprucht werden, aber die in

technischer Hinsicht zusammenwirken, z.B. Stecker und Steckdose; Sender und

Empfänger. Der technische Zusammenhang besteht darin, dass das eine Erzeugnis

Merkmale aufweist, die erkennen lassen, dass es speziell für die Verwendung mit dem

anderen Erzeugnis geeignet ist. Damit dieser Zusammenhang ersichtlich ist, muss der erste

Gegenstand auf den zweiten bzw. der zweite auf den ersten Bezug nehmen.

7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG


- Zwei Erzeugnisse, die sich zusammen wie Teil und Ganzes verhalten. Voraussetzung ist,

dass der Teil (also das Gemeinsame) in beiden Ansprüchen identisch ist. Der Zusam-

menhang zwischen dem Teil und dem Ganzen muss zumindest aus dem zweiten Anspruch


- Beim „Teil“ muss es sich um einen Erfindungsgegenstand handeln, der nicht nur für sich

selber definiert, sondern auch für sich hergestellt und verkauft werden kann. Er muss

alle Merkmale aufweisen, die er auch als Bestandteil des Ganzen hat. Auch das „Ganze“

muss ein für sich geschlossener Gegenstand sein, und nicht nur eine Aneinander-

reihung von einzelnen Elementen.

- Es kann entweder zuerst der Teil beansprucht werden und dann das Ganze; dabei

braucht das Ganze nicht weiter spezifiziert zu werden (z.B. 1. Brüheinheit (für

Kaffeemaschinen); 2. Kaffeemaschine mit einer Brüheinheit nach Anspruch 1). Es

können auch mehrere Teile zuerst beansprucht werden; der Bezug zum Ganzen muss

in diesem Fall erkennbar sein.

- Es kann auch zuerst das Ganze und dann der Teil beansprucht werden. In diesem Fall

muss der Teil im ersteren Anspruch explizit umschrieben sein (1. Kaffeemaschine

ausgestattet mit einer Brüheinheit; 2. Brüheinheit für eine Kaffeemaschine nach

Anspruch 1).

- Die Kombination „Teil und Ganzes“ kann auch teleskopartig ausgedehnt werden

(1. Teil A; 2. Gegenstand B mit Teil A; 3. Gegenstand C enthaltend Gegenstand B).

- Die Kombination von Erzeugnis und Herstellungsmittel ist eher selten, da zumeist ein

Verfahren dazwischen beansprucht ist. Dennoch kann diese Kombination angenommen

werden, wenn die Merkmale des Herstellungsmittels eindeutig erkennen lassen, dass es für

die Herstellung dieses Erzeugnisses ausgebildet ist. Die entsprechende Herstellung des

Erzeugnisses muss in den technischen Unterlagen offenbart sein.

- Besondere Anpassungen oder Entwicklungen eines Gegenstandes im Vergleich zu

einem anderen. Solche liegen beispielsweise vor, wenn ein Merkmal A durch ein Merkmal B

ersetzt ist, nicht aber wenn es ganz fallengelassen wird. Der technische Zusammenhang

muss anhand der übrigen erfindungswesentlichen Merkmale ersichtlich bleiben.

- Eine Reihe von Erzeugnissen, die in Bezug zueinander stehen, ohne dass ein Verfahren

beansprucht wird. Deren technischer Zusammenhang ist aber anhand der unabhängigen

Patentansprüche ersichtlich. Solche Fälle treten häufig bei biotechnologischen Erfindungen

auf (z.B. Gen, Genkonstrukt, Host, Protein, Medikament; s. Kap. 11.7 S. 92).

Aufteilung einer einheitlichen Alternative

Könnten mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie in einem einzigen

Anspruch zusammengelegt werden, der nach Art. 52 Abs. 1 PatG immer noch einheitlich wäre,

so ist die Einheit dieser unabhängigen Ansprüche gegeben. Jeder dieser Ansprüche muss aber

für sich klar verständlich sein.

7.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie

Grundsätzlich kann zu jeder Kategorie von Patentansprüchen ein oder mehrere Neben-

ansprüche aus den anderen Kategorien aufgestellt werden. Der Prüfer muss dabei anhand der

7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG


erfindungswesentlichen Merkmale einen roten Faden erkennen können, der sich durch die

unabhängigen Patentansprüche hindurchzieht.

Bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie wird der technische Zusammenhang in der

Regel durch einen Verweis ausgedrückt. Dies ist häufig einfacher und klarer, als die Merkmale

des vorangehenden Patentanspruchs einzeln aufzuführen, insbesondere bei einem Neben-

anspruch auf ein Verfahrenserzeugnis, auf die Verwendung eines Verfahrenserzeugnisses oder

auf ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung. In anderen Fällen kann der technische

Zusammenhang durch die Aufzählung aller Merkmale des vorangehenden Anspruchs

(beispielsweise bei Herstellungsverfahren eines Erzeugnisses oder Verwendung eines

Erzeugnisses) oder durch die Aufzählung eines Teils der erfindungswesentlichen Merkmale

gegeben sein.

Art. 30 Abs. 2 PatV zählt zwei mögliche Kombinationen von unabhängigen Patentansprüchen

unterschiedlicher Kategorie auf, bei denen die Einheit gegeben ist:

„Diese Bedingung [des technischen Zusammenhangs gemäss Abs. 1] gilt insbesondere dann

als erfüllt, wenn die Patentanmeldung eine der folgenden Kombinationen von unabhängigen

Patentansprüchen aufweist:

a. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Verfahren: je einen Patentanspruch für ein

Mittel zu dessen Ausführung, für das Erzeugnis des Verfahrens und entweder für eine

Anwendung des Verfahrens oder für eine Verwendung des Erzeugnisses;

b. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Erzeugnis oder eine Vorrichtung: je einen

Patentanspruch für ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung,

für ein Mittel zur Ausführung des Verfahrens und für eine Verwendung des Erzeugnisses

oder der Vorrichtung.

Wie aus dem Wortlaut des ersten Satzes hervorgeht, ist diese Aufzählung nicht abschliessend.

Es handelt sich vielmehr um „garantierte Fälle“, sofern der Wortlaut jedes Anspruchs erkennen

lässt, dass es sich um eine dieser Kombinationen handelt.

Die Kombinationen können auf verschiedene Art abgeändert oder ergänzt werden, ohne

dass die Einheit verloren geht:

- Es kann eine Mehrzahl von Nebenansprüchen derselben Kategorie vorliegen; beispiels-

weise können zu Bst. a. mehrere Anwendungen des Verfahrens vorliegen, oder zu Bst. b.

können mehrere Herstellungen oder Verwendungen des Erzeugnisses oder der Vorrichtung

beansprucht werden.

- Einzelne der Nebenansprüche können fehlen; durch eine allfällige „Lücke“ muss aber der

technische Zusammenhang trotzdem ersichtlich sein.

- Die Anwendungs- bzw. Verwendungsansprüche können durch die entsprechenden

Verfahrens- bzw. Erzeugnisnebenansprüche ersetzt sein.

- Zu jedem der Ansprüche können weitere Nebenansprüche hinzugefügt werden ohne die

Einheit zu sprengen, wenn sie zum allgemeinen Erfindungsgedanken beitragen.

- Die Reihenfolge der Nebenansprüche muss nicht derjenigen in der obigen Aufzählung

entsprechen. Sie muss jedoch logisch sein, so dass klar ist, wie die einzelnen Erfindungen

zusammenhängen. Es sollen deshalb nur Umstellungen verlangt werden, wenn sie zum

Erkennen des technischen Zusammenhangs unerlässlich sind.

7 Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG


Neben den Kombinationen von Art. 30 Abs. 2 PatV und den daraus ableitbaren Variationen sind

noch weitere Kombinationen erlaubt. Die Grenze ist dort zu ziehen, wo der Prüfer keinen

gemeinsamen allgemeinen Erfindungsgedanken mehr erkennen kann.

Im Speziellen gilt noch:

- Ein Nebenanspruch auf eine Vorrichtung oder ein Ausführungsmittel für ein Verfahren

muss für dieses Verfahren als speziell entwickelt angesehen werden; dies bedeutet aber

nicht, dass diese Vorrichtung bzw. das Ausführungsmittel nicht auch für die Durchführung

eines anderen Verfahrens verwendet werden könnte.

Besteht der technische Zusammenhang nur in Bezug auf eine Ausführungsform des

Verfahrens, so ist eine entsprechende Präzisierung durch Verweis auf einen abhängigen

Verfahrensanspruch oder durch Spezifizierung des Verfahrens im Oberbegriff des

Nebenanspruchs zu verlangen.

Ein Nebenanspruch für eine Vorrichtung kann sich auch nur auf eine Stufe des Verfahrens

beziehen. Ein Verweis übernimmt aber das Verfahren als Ganzes. Es ist deshalb eine

Präzisierung im Oberbegriff des Nebenanspruchs notwendig.


8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen

8.1 Allgemeine Regeln

Dieses Kapitel regelt die Anforderungen an die technischen Unterlagen, soweit sie nicht schon

aus den Kapiteln 1 – 7 hervorgehen. Zu den technischen Unterlagen gehören auch die

Patentansprüche; deren inhaltliche Prüfung ist in Kapitel 6 dargelegt und ist nicht Gegenstand

dieses Kapitels.

Bei der Sachprüfung ist das Hauptaugenmerk auf die inhaltliche Prüfung der Patentanmeldung

zu richten. Das Beanstanden formeller Mängel ist sekundär; allfällige solche Mängel sind

innerhalb einer Beanstandung nachfolgend an die wesentlichen Beanstandungspunkte


Die allgemeinen Bestimmungen betreffend die technischen Unterlagen sind in Art. 25 PatV

zusammengefasst. Im Rahmen der Sachprüfung sind folgende Punkte zu beachten:

- Tabellen, Formeln und spezielle Schriftzeichen (z.B. griechische Buchstaben) gelten nicht

als Zeichnungen und dürfen deshalb auch in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder

der Zusammenfassung vorkommen (Art. 25 Abs. 8 PatV). Formeln und Tabellen, die in

identischer Form sowohl in einem Patentanspruch wie auch in der Beschreibung notwendig

sind, brauchen nur einmal wiedergegeben zu werden; sie gehören in diesem Fall in den

Patentanspruch, und der Verweis (Formel (I) des Patentanspruchs ...) gehört in die

Beschreibung. Für mathematische und chemische Formeln sind die auf dem Fachgebiet

üblichen Schreibweisen und Symbole zu verwenden (Art. 25 Abs. 9 PatV).

- Masseinheiten (Art. 25 Abs. 9 PatV): Es sind grundsätzlich SI-Einheiten und davon

abgeleitete Einheiten zu verwenden gemäss der Einheitenverordnung

(http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940345/index.html). Andere Einheiten

sind in den technischen Unterlagen (einschliesslich der Patentansprüche) zulässig, wenn

sie zusätzlich zu den vorgeschriebenen Einheiten angegeben werden. Die Masseinheiten

sind insbesondere in den Patentansprüchen und in den für die Offenbarung wesentlichen

Teilen zu prüfen.

- Die Terminologie muss in der gesamten Anmeldung einheitlich und auf dem Fachgebiet

allgemein anerkannt sein (Art. 25 Abs. 10 PatV), vgl. hierzu Kap. 4.3 S. 30 „Terminologie“.

- Für die Prüfung des Titels und der Zusammenfassung bei PCT-Anmeldungen gelten

spezielle Regeln (s. Kap. 12.5 S. 101).

8.2 Die Beschreibung

Die Beschreibung dient (zusammen mit den Zeichnungen) der Offenbarung der Erfindung und

der Auslegung der Patentansprüche. Das Vorgehen und die Grenzen der Sachprüfung hierzu

sind in Kapitel 4 (S. 27) geregelt worden. Ergänzend ist für die Beschreibung zu beachten:

- Eine Figurenlegende ist nur zu verlangen, wenn sie für den Überblick über das Patent

notwendig erscheint (Art. 26 Abs. 4 PatV).

- Die Bezugszeichen können mit oder ohne Klammer geschrieben werden.

8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen


- Marken sind in der Beschreibung (im Gegensatz zu den Patentansprüchen, s. Kap.6.2.10

S. 45) annehmbar, wenn sie keine Nachteile des so bezeichneten Gegenstandes nennen.

- Hinweise auf unveröffentlichte schweizerische Patentanmeldungen sind nicht zulässig,

wenn sie nicht vor Prüfungsabschluss durch die Nummer der veröffentlichten Anmeldung

oder Patentschrift ersetzt werden können. Solche Hinweise begründen keine Aussetzung

der Sachprüfung. Hinweise auf Patentanmeldungen anderer Ämter können in der Regel

ohne Kontrolle angenommen werden. Sind sie für die Offenbarung notwendig, liegt es in der

Verantwortung des Anmelders, dass sie am Anmeldedatum veröffentlicht sind.

8.3 Der Titel

Der Titel hat keine selbstständige rechtliche Bedeutung, sondern er dient nur zu Informations-

zwecken. Die Anforderung an den Titel als „kurze und genaue technische Bezeichnung der

Erfindung“ (Art. 26 Abs. 1 PatV) ist deshalb nicht allzu eng auszulegen.

Der Titel wird in der Regel nicht beanstandet, sondern von Amtes wegen (Art. 26 Abs. 1 PatV)

festgelegt bzw. bereinigt (Rotkorrektur). Ändert der Gegenstand der Patentanmeldung im

Verlaufe der Sachprüfung, muss falls notwendig auch der Titel angepasst werden.

Nicht annehmbar ist ein Titel nur dann, wenn er

- Für den Gegenstand des ersten Patentanspruchs unzutreffend oder offensichtlich zu eng


- Ausdrücklich eine Erfindungskategorie bezeichnet, die nicht beansprucht wird;

- So allgemein gehalten ist, dass er keinen ausreichenden Hinweis über die Erfindung ergibt;

- Phantasiebezeichnungen enthält (Art. 26 Abs. 1 PatV);

- Deutlich zu lang ist.

8.4 Die Zeichnungen

Die Zeichnungen bilden, zusammen mit der Beschreibung, den wesentlichen Teil der Offen-

barung. Sie sind deshalb primär unter dem Standpunkt zu prüfen, ob sie den Anforderungen

an die Offenbarung genügen (s. Kap. 4 S. 27). Bei nachgereichten Zeichnungen ist zu

beachten, ob dies eine Vervollständigung der Offenbarung darstellt und damit nicht zulässig

wäre (s. Kap. 5 S. 32).

Die chemischen und mathematischen Formeln, die in der Beschreibung erwähnt sind, können

in Form von Zeichnungsblättern eingereicht werden. Diese sind wie die üblichen Zeichnungs-

blätter zu behandeln.

Die Vorschriften über die Zeichnungen sind in Art. 28 PatV zusammengefasst. Allfällige Mängel

werden im Rahmen der Sachprüfung beanstandet. Wesentlich ist die Reproduzierbarkeit für die

Publikation der Patentschrift, insbesondere auch bei Fotographien. Ferner ist folgendes zu


8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen


- Die Führungslinien sind auf alle Fälle so zu ziehen, dass klar ist, welcher Teil einer Figur

zu einem bestimmten Bezugszeichen gehört.

- Massangaben durch Masslinien, wie sie in Konstruktionszeichnungen üblich sind, sollen

weggelassen werden, falls sie eine unnötige Belastung einer Figur darstellen.

- Es genügt, wenn die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen einfach und eindeutig sind.

- Alle Bezugszeichen, die in der Beschreibung oder den Patentansprüchen erwähnt sind,

gehören auch in die Zeichnungen. Umgekehrt ist es nicht zwingend, dass alle Bezugs-

zeichen der Zeichnungen in der Beschreibung erläutert sind, sofern sie nicht für die

Offenbarung der Erfindung notwendig sind. In allen Figuren einer Patentanmeldung sind für

gleiche Teile derselben Ausführungsart die gleichen Bezugszeichen zu verwenden.

- Grundsätzlich sollen Zeichnungen keine Erläuterungen enthalten. Der Prüfer kann kurze

Bezeichnungen oder Stichworte verlangen, damit eine komplexe Figur verstanden werden


8.5 Die Zusammenfassung

Die Zusammenfassung eines erteilten Patents dient ausschliesslich der technischen Information

(Art. 55b PatG). Dies bedeutet, dass sie nicht zur Auslegung der Patentansprüche dient. Sie ist

auch nicht Teil der Offenbarung. Sie soll es Dritten ermöglichen zu entscheiden, ob die gesamte

Schrift selbst einzusehen ist (Art. 32 Abs. 1 PatV). Die Zusammenfassung enthält einen kurzen

Überblick über das, was offenbart ist, auch wenn es nicht beansprucht wird. Das gilt

entsprechend auch für die vom IGE bereinigte Zusammenfassung in der Offenlegungsschrift.

Damit die Zusammenfassung ihre Funktion erfüllen kann, soll sie klar und verständlich

abgefasst sein (Art. 32 PatV). Im Gegensatz zu den Patentansprüchen darf sie aus mehreren

Sätzen bestehen. Eine Abschrift des ersten Patentanspruchs ergibt in der Regel keine

brauchbare Zusammenfassung.

Fehlt die Zusammenfassung bei der Einreichung der Anmeldung gänzlich, wird sie von der

Administration einverlangt. Gegebenenfalls wird sie im Rahmen der Vorbereitung der

Offenlegungsschriftpublikation von Amtes wegen (durch einen Prüfer) erstellt (gegen Entgelt)

oder bereinigt (Art. 33 und Art. 48c PatV).

Bei der Sachprüfung reicht es, die Zusammenfassung erst dann zu bereinigen, wenn der Inhalt

der Anmeldung nach der Publikation der Offenlegungsschrift geändert hat.

Sie ist nur dann anzupassen, wenn es für die Offenlegungsschrift oder für die Patentschrift

wegen wesentlicher Mängel nötig ist, und wenn die Anforderungen von Art. 32 PatV

offensichtlich nicht erfüllt sind. Dies ist der Fall:

- wenn sie offensichtlich unvollständig ist, z.B. wenn der Verwendungszweck oder das

Anwendungsgebiet nicht ersichtlich ist (Art. 32. Abs. 2 PatV);

- wenn wesentliche Unstimmigkeiten in Bezug auf das Offenbarte vorliegen;

- wenn sie in schwer verständlicher Weise redigiert ist;

- wenn sie den annehmbaren Umfang von 150 Wörtern übersteigt (Art. 32 Abs. 6 PatV);

enthält sie keine Figur oder Formel, kann dieser Umfang überschritten werden;

8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen


Eignet sich eine chemische Formel oder eine Figur zur Charakterisierung der Erfindung, so ist

diese in die Zusammenfassung aufzunehmen (Art. 32 Abs. 3 & 4 PatV). Sie muss sich für die

Publikation hinreichend verkleinern lassen, so dass die Details noch erkennbar sind. Die

Nummer der Figur (oder der Formel, falls sie nicht Teil des Textes ist) ist auf der Textseite der

Zusammenfassung anzugeben.

Auf dem Antragsformular kann der Patentanmelder eine Figur vorschlagen. Der Prüfer

entscheidet über die Eignung der bezeichneten Figur. Es können auch mehrere Figuren oder

nur ein bestimmter Teil einer Figur verwendet werden.

Die wichtigsten Bezugszeichen der Figur sind im Text der Zusammenfassung anzugeben (Art.

32 Abs. 4 PatV). Die übrigen Zeichen der Figur bleiben stehen. Die Bezugszeichen dürfen (im

Gegensatz zu den Ansprüchen) in präzisierender Form verwendet werden, z.B. "das Zahnrad

(8) greift in das Zahnrad (9) ein".

Falls nötig und falls Platz vorhanden ist, soll die Bedeutung der Symbole einer Formel im Text

erläutert werden (Art. 32 Abs. 3 PatV). Andernfalls soll auf die entsprechende Definition in

einem bestimmten Patentanspruch verwiesen werden.

Marken sind in der Zusammenfassung nur dann abzulehnen, wenn Nachteile des so

bezeichneten Erzeugnisses genannt werden.

Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird von Amtes wegen festgelegt (Art. 33 PatV).

Eine geänderte Zusammenfassung wird bei Prüfungsabschluss dem Anmelder mitgeteilt (wie

Rotkorrektur). Bei der Publikation der Anmeldung ist dem Anmelder zu Informationszwecken die

zu erscheinende Fassung mitgeteilt worden.

8.6 Die Klassifizierung

Die Patentanmeldungen sind unmittelbar nach Anmeldungseingang auf Stufe Unterklasse

vorklassiert worden. Diese Vorklassifizierung berücksichtigt allerdings nur die unabhängigen

Patentansprüche. Die Vorklassifizierung als solche kann später nicht geändert werden.

Die vollständige Klassifizierung der Patentanmeldung ist von grosser Wichtigkeit für die

Dokumentation und die späteren Nachforschungen in Datenbanken. Dieser Teil der

Sachprüfung ist deshalb mit entsprechender Sorgfalt durchzuführen. Sie wird, falls keinen

Bericht über den Stand der Technik gemäss Art. 53 PatV erstellt wurde, kurz vor der Publikation

der Anmeldung vergeben. Sonst wurde sie bei der Durchführung der Recherche vergeben und


Die vollständige Klassifizierung kann von der Vorklassifizierung abweichen. Sie wird vom einem

Mitglied des Teams Klassifikation vorgenommen und erfolgt gemäss der IPC und der CPC. Es

sind die aktuellen Regeln massgebend, insb. wie sie im "Handbuch zur IPC" festgelegt sind.

Insbesondere sind die Konventionen und die spezielle Terminologie zu beachten und richtig


8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen


Enthält das Dossier schon vorhandene Klassifizierungsangaben, beispielsweise einen

Prioritätsbeleg oder einen Recherchebericht, so ist jeweils zu prüfen, ob diese Klassifizierung

zu verwenden oder zu berücksichtigen ist.

Beim Prüfungsabschluss wird die definitive Klassifizierung vergeben. Diese kann eventuell

von der vollständigen Klassifizierung der Patentanmeldung abweichen, wenn der Inhalt des

Dokuments (insbesondere des Satzes von Ansprüchen) im Lauf der Prüfung bereinigt wurde

oder wenn das Klassifikationsschema in der Zwischenzeit angepasst wurde.


9 Beendigung der Sachprüfung

9.1 Zurückweisung im Rahmen der Sachprüfung

Im Rahmen der Sachprüfung sind Zurückweisungen für jene Fälle vorgesehen, bei denen eine

Beanstandungsfrist nicht eingehalten wird, bei denen Patenthinderungsgründe nicht eliminiert

werden oder bei denen wesentliche „heilbare Mängel“ nicht behoben werden. Jede Art der

Zurückweisung darf erst nach deren Androhung verfügt werden.

9.1.1 Zurückweisung wegen Fristversäumnis (Art. 23 VwVG)


Innert der angesetzten und gegebenenfalls erstreckten Frist zur Erledigung der Beanstandung

ist keine Antwort eingetroffen. Die Sanktion ist stets die vollumfängliche Zurückweisung der

Patentanmeldung, aber mit der Möglichkeit der Weiterbehandlung (Art. 46a PatG).


Fristüberwachung und Zurückweisung fallen in die Zuständigkeit des Prüfers.

9.1.2 Zurückweisung wegen fehlender oder ungenügender Offenbarung (Art. 50 und 50a

PatG); Zurückweisung wegen unzulässiger Änderung der Offenbarung (Art. 58

Abs. 2 PatG, Art. 64 PatV)


Der Prüfer stellt fest, dass der beanspruchte Gegenstand nicht oder nicht ausreichend offenbart

ist und der Anmelder schränkt den Schutzumfang nicht auf den offenbarten Teil ein.

Der Anmelder hat die technischen Unterlagen so geändert, dass der Gegenstand der

geänderten Anmeldung über den ursprünglichen Inhalt der technischen Unterlagen hinausgeht

und er nimmt diese Änderungen nicht zurück (Art. 64 PatV).


In beiden obigen Fällen muss die Zurückweisung angedroht worden sein. Die Verfügung wird in

der Regel vom Prüfer (Kap. 9.1.5) gemacht, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem

Koordinator Prüfung.

9.1.3 Zurückweisung wegen Patenthinderungsgründen (Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG

i.V.m. Art. 67 Abs. 1 PatV)


9 Beendigung der Sachprüfung


Die (letzte) Beanstandung stützt sich auf Art. 59 Abs. 1 PatG bzw. Art. 67 Abs. 1 PatV und die

Antwort des Patentanmelders vermag, weder durch Änderungen der Unterlagen noch auf

anderem Weg (insbesondere durch Gegenargumente), die Einwände des Prüfers zu entkräften.

Ist es dem Patentanmelder bei Erledigung der Beanstandung nicht gelungen, die Anmeldung

auf den patentierbaren Teil zu beschränken, ist aber seine Absicht, dies zu tun, aus seiner

Antwort erkennbar, so ist ihm hierzu eine weitere Gelegenheit zu geben.

Wenn die Einwände nur einen Teil des Gegenstands der Patentanmeldung betreffen, wird nur

dieser Teil zurückgewiesen (Art. 42 VwVG), soweit er anspruchsmässig vom verbleibenden Teil

klar abgegrenzt ist.


Hält der Prüfer eine Zurückweisung für unumgänglich, so bespricht er die Anmeldung mit dem

Koordinator Patentprüfung. Die Zurückweisungsverfügung wird in der Regel in Zusammenarbeit

mit dem Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte gemacht.

9.1.4 Zurückweisung wegen Nichtbeheben von „heilbaren Mängeln“ (Art. 59a Abs. 3

Bst. b PatG)


Die (letzte) Beanstandung fordert zur Behebung mindestens eines bestimmten wesentlichen

Mangels der technischen Unterlagen auf, und dieser Mangel ist nach Fristablauf durch die

Erledigung nicht behoben.

Ob anstelle der Zurückweisung eine weitere Beanstandung erlassen werden soll, hängt davon

ab, ob letztere als "zweckdienlich" erachtet wird oder nicht (Art. 67 Abs. 2 PatV). Wenn die klare

Rüge auch nur eines wesentlichen Mangels in keiner Weise berücksichtigt wurde, wird keine

weitere Beanstandung erlassen. Wurde aber zumindest ein ernsthafter Versuch unternommen,

um den Mangel zu beheben oder wurden ernstzunehmende Argumente gegen die Einwände

des Prüfers vorgebracht, dann soll eine weitere Beanstandung erlassen werden. Der Entscheid

hierzu liegt im Ermessen des Prüfers.

Auch in diesem Fall ist eine nur teilweise Zurückweisung denkbar, nämlich dann, wenn der

Mangel nur einen bestimmten Teil des Anmeldungsgegenstands betrifft, der anspruchsmässig

klar vom verbleibenden Teil abgegrenzt ist, z.B. wenn der Mangel nur einen bestimmten ab-

hängigen Patentanspruch betrifft. Die Zurückweisung eines Teils der technischen Unterlagen

(etwa des Beispiels 4 oder der Figur 2) ist hingegen nicht denkbar.

Vorgehen: Analog Kap. 9.1.3.

9.1.5 Die Zurückweisungsverfügung


9 Beendigung der Sachprüfung


Die Zurückweisungsverfügung ist ausdrücklich als solche zu bezeichnen und muss enthalten:

- Die Nummer der zurückgewiesenen Patentanmeldung und den Namen des


- Den Tatbestand: kurze Zusammenfassung des massgeblichen Inhalts der

Patentanmeldung, der Beanstandung(en), der Antwort(en) und gegebenenfalls der

vorgenommenen Änderungen. Die Gliederung dieses Teils soll nach chronologischen

Gesichtspunkten erfolgen.

- Die Erwägungen: patentrechtliche und technische Begründung der aufrechterhaltenen

Einwände, Widerlegung der Argumente des Patentanmelders und Schlussfolgerungen.

Dieser Teil ist nach sachlichen, bzw. logischen Gesichtspunkten zu gliedern.

- Das sog. "Dispositiv" mit der Zurückweisungsformel und

- Die Rechtsmittelbelehrung, d.h.:

„ Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim

Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die

Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist

beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen

Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben

wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in

einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung

mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat,

beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).


- Bei den Zurückweisungen im Rahmen der Sachprüfung ist zu kontrollieren, ob die

Anmeldung nicht inzwischen wegen anderer Gründe von der Administration zurückgewiesen

wurde, oder ob eine solche Zurückweisung fällig ist, aber die Verfügung noch nicht

verschickt wurde (beispielsweise wegen Nichtbezahlung einer Jahresgebühr).

- Es werden nur im voraus bezahlte, noch nicht fällig gewordene Gebühren zurückerstattet

(Art. 20 PatV). Die Rückerstattungen werden durch die Administration erledigt.

- Auch für eine teilweise Zurückweisung beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage, weil es sich

nicht um eine Zwischenverfügung handelt.

- Der Zurückweisungsverfügung werden keine Akten beigelegt.

- Für die Zurückweisungen wegen Fristversäumnis (s. Kap 9.1.1 S. 67) werden die Standard-

schreiben der internen Datenbank („BAGIS-Schreiben“) verwendet.

9.2 Prüfungsabschluss

Erachtet der Prüfer die technischen Unterlagen als bereit für die Patenterteilung, so hat er das

Aktenheft zu bereinigen und dafür zu sorgen, dass Korrespondenzexemplar und Amtsexemplar

übereinstimmen. Ferner hat er die Abschlussarbeiten zu erledigen. Dazu gehört auch die

definitive Klassifizierung, die definitive Fassung des Titels und die Festlegung des endgültigen

Inhalts der Zusammenfassung.

9 Beendigung der Sachprüfung


9.2.1 Die definitive Klassifizierung

Die vollständige Klassifizierung der Offenlegungsschrift (siehe auch Kap. 8.6 S. 65) gilt als Basis für die definitive Klassifizierung. Es ist zu prüfen, ob für die Patentschrift die

vollständige Klassifizierung ohne weiteres übernommen werden kann oder ob sie an die zu

erteilende Fassung anzupassen ist. Diese definitive Klassifizierung muss spätestens dann

erfolgt sein, wenn das Aktenheft an die Administration für die Patenterteilung weitergeleitet wird.

Falls nötig muss der Patentanmelder die erforderlichen Angaben liefern (Art. 66 Abs. 1 PatV).

9.2.2 Die Ankündigung des Prüfungsabschlusses

Basierend auf den Angaben des Prüfers teilt die Administration dem Patentanmelder das

Datum des Prüfungsabschlusses mit und zwar mindestens einen Monat vor dem vorgesehenen


Mit dem Datum des Abschlusses des Prüfungsverfahrens endet das Recht des

Patentanmelders, die technischen Unterlagen zu ändern (Art. 58 Abs. 1 PatG). Nachher

kommen nur noch Berichtigungen im Rahmen von Art. 22 PatV in Betracht, die vom Prüfer

behandelt und erledigt werden.

Die Angaben für die Ankündigung des Prüfungsabschlusses

Zusammen mit dem Aktenheft leitet der Prüfer das hierfür vorgesehene Formular mit folgenden

Angaben an die Administration weiter:

- Nummer der Patentanmeldung

- ob es sich um die 1. oder 2. Ankündigung handelt

- Datum der zuletzt eingereichten, geordneten technischen Unterlagen und

- ggf. Datum der letzten Änderungen dieser Unterlagen

- welche Beilagen (Angabe der Seitenzahlen) der Ankündigung allenfalls beizufügen sind,

nämlich die Kopien derjenigen Seiten der technischen Unterlagen, in denen Berichtigungen

gemäss Art. 22 PatV vorgenommen wurden und/oder ggf. eine Kopie der Zusammen-


Die Kopien dieser Beilagen (mit den klar ersichtlichen Korrekturen) sind vom Prüfer dem

Formular beizulegen.

Falls bis zum angekündigten Abschlussdatum keine Änderungen der technischen Unterlagen

eingereicht werden (s. Kap. 9.2.3 S. 70), vollzieht die Administration die weiteren Schritte für die

Patenterteilung (die Eintragung im Patentregister und die Publikation der Patentschrift), die am

gleichen Tag stattfinden (Art. 109 PatV).

9.2.3 Änderungen nach der Ankündigung

Änderungen zwischen dem Versand der Ankündigung und dem Datum des Prüfungs-


9 Beendigung der Sachprüfung


Änderungen der technischen Unterlagen, die zwischen dem Versand der Ankündigung und dem

dort angegebenen Datum des Prüfungsabschlusses beantragt werden, werden nur in

Ausnahmefällen entgegengenommen (Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV), zum Beispiel

wenn der Anmelder mit Rotkorrekturen nicht einverstanden ist. Die spontane Einreichung neuer

technischer Unterlagen wird in der Regel nicht angenommen. Ist die Annahme gerechtfertigt,

sind die Unterlagen unverzüglich dem Prüfer vorzulegen, damit sofort entschieden werden

kann, ob auch die geänderten Unterlagen abschlussreif sind:

- Falls ja, ist ein Vermerk auf dem Antragsschreiben anzubringen und das Aktenheft

unverzüglich an die Patentadministration zurückzugeben. Der Prüfungsabschluss findet am

vorgesehenen Datum statt (was in der Ankündigung bereits vermerkt war) und das weitere

Vorgehen wird nicht beeinflusst.

- Weisen hingegen die geänderten Unterlagen Mängel auf, so muss die Ankündigung

aufgehoben und der Patentanmelder zur Behebung der Mängel aufgefordert werden. Der

Prüfer meldet unverzüglich der Patentadministration, dass die Sachprüfung wieder

aufgenommen werden muss. Die Patentadministration trifft sodann die zur Aufhebung der

Ankündigung erforderlichen Massnahmen und sendet dem Patentanmelder eine

entsprechende Mitteilung.

Im Interesse eines geordneten Erteilungsverfahrens kann diese Wiederaufnahme der an sich

abgeschlossenen Sachprüfung nur einmal zugelassen werden und zwar gleichgültig, ob vor der

ersten Ankündigung eine technische Beanstandung erlassen wurde oder nicht.

Zusammen mit der Aufforderung zur Behebung der Mängel der geänderten Unterlagen hat

daher der Prüfer dem Patentanmelder, unter Hinweis auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV,

mitzuteilen, dass nach Ordnung der Unterlagen eine zweite und letzte Ankündigung des

Prüfungsabschlusses erlassen wird.

Dieser Hinweis könnte folgendermassen lauten:

„Gestützt auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV weisen wir darauf hin, dass nach Erlass

dieser zweiten Ankündigung allfällige weitere Änderungen nur insofern zugelassen werden,

wenn sie für Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen in Frage kommen, die den

Anforderungen von Art. 22 Abs. 1 und 2 PatV in vollem Umfang entsprechen (Art. 58 Abs. 1

PatG). Berichtigungsanträge gemäss Art. 22 PatV werden für die Patentschrift nur

berücksichtigt, solange die technischen Vorbereitungen für die Patenterteilung noch nicht

abgeschlossen sind, d.h., bis zirka einen Monat vor dem Erteilungstag. Anträge, die für die

Patentschrift nicht mehr berücksichtigt werden können, führen zu einer Berichtigung der

Titelseite oder der ganzen Patentschrift.

Werden nach der 2. Ankündigung Änderungen eingereicht, die diesen Anforderungen nicht

genügen, so sind sie gestützt auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV durch eine

beschwerdefähige Verfügung abzulehnen, in welcher festzuhalten ist, dass der

Prüfungsabschluss am ... aufgrund der nicht geänderten Unterlagen stattgefunden hat. Das

weitere Vorgehen richtet sich nach dem Normalfall.

9 Beendigung der Sachprüfung


Änderungen nach dem Datum des Prüfungsabschlusses

Solche Änderungen können nur für Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen in Frage, welche

den Anforderungen von Art. 22 Abs. 1 und 2 PatV in vollem Umfang entsprechen (Art. 58 Abs. 1

PatG). Zuständig ist der Prüfer oder bei Problemen der Koordinator Patentprüfung.

Berichtigungsanträge gemäss Art. 22 PatV werden für die Patentschrift nur berücksichtigt,

solange die technischen Vorbereitungen für die Patenterteilung noch nicht abgeschlossen sind,

d.h., bis zirka einen Monat vor dem Erteilungstag. Anträge, die für die Patentschrift nicht mehr

berücksichtigt werden können, führen zu einer Berichtigung der Titelseite oder der ganzen


Im Hinblick auf den klaren Wortlaut des Art. 22 PatV werden Berichtigungsanträge nach der

Patenterteilung nicht mehr berücksichtigt. Weicht die Patentschrift von den

Anmeldungsunterlagen ab, so muss der Druckfehler, ggf. durch einen Neudruck, korrigiert



10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie

10.1 Allgemeines

Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen, die Erfindungen auf chemischem Gebiet

beinhalten. Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für diese

Patentanmeldungen. Einige Eigenheiten dieses Fachgebiets bedingen aber zusätzliche

Erläuterungen, wie solche Anmeldungen zu handhaben sind, insbesondere betreffend die

Offenbarung, der Erfindungsdefinition und auch der Einheit.

10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit

Grundsätzlich sind chemische Erzeugnisse einschliesslich chemischer Stoffe, Stoffgemische

oder Arzneimittel wie andere Erfindungen patentierbar. Wird ein solches Erzeugnis durch einen

Erzeugnisanspruch ohne Zweckangabe beansprucht, so muss die gewerbliche Anwendbarkeit

aus der Beschreibung hervorgehen. Enthält der Stoffanspruch eine Eigenschaftsangabe, so

muss die Beschreibung mindestens eine Verwendung angeben, bei der diese Eigenschaft eine

Rolle spielt (Art. 26 Abs. 6 PatV). Daneben kann die Beschreibung weitere Verwendungen

aufzählen, und zwar auch solche, bei denen die genannte Eigenschaft nicht von Belang ist.


Das blosse Auffinden eines Stoffes in der Natur ist nicht patentierbar, da es sich nicht um eine

Erfindung sondern um eine Entdeckung handelt (s. Kap. 2.1 S. 14). Wurde ein technisches

Verfahren zu seiner Gewinnung entwickelt, so ist dieses patentierbar. Auch der Stoff selber ist

patentierbar, wenn die Voraussetzungen nach Art. 1 & 50 PatG erfüllt sind: Er muss neu sein,

d.h. sein Vorhandensein war bisher nicht bekannt; es muss eine gewerbliche Anwendbarkeit

beschrieben sein; und die Offenbarung muss ein Verfahren zu seiner Gewinnung und

mindestens ein Identifizierungsmerkmal enthalten (s. Kap. 10.4 S. 75). Die gewerbliche

Anwendbarkeit und die Offenbarung bilden Teil der Sachprüfung. Der Naturstoff ist in einem

Stoffanspruch mittels seiner Struktur oder durch messbare Eigenschaften zu definieren. Auch

nichtsynthetische Nukleotidsequenzen könnten als Naturstoffe betrachtet werden, für diese

gelten aber in Anwendung von Art. 1b PatG spezielle Patentierungsvorschriften ( s.

Kap. 11.2 (S. 82).

10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung

Erzeugnisansprüche und Verwendungsansprüche sind im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 PatG

daraufhin zu prüfen, ob sie nicht ein von der Patentierung ausgeschlossenes medizinisches

Verfahren beinhalten:

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


10.3.1 Erzeugnisansprüche; Stoffansprüche nach Art. 7c PatG

Beinhalten Erzeugnisansprüche (Stoffe, Stoffgemische, Arzneimittel) eine Zweckangabe, so

sind diese daraufhin zu prüfen, dass nicht ein medizinisches Verfahren oder eine damit

gleichzustellende Verwendung beansprucht wird. Aus der Fassung des Patentanspruchs muss

hervorgehen, dass das Erzeugnis und nicht dessen Verwendung den Erfindungsgegenstand


Zweckgebundene Stoffansprüche der Form „Substanzen der Formel (l) als antibakterielle

Mittel… oder …als Mittel zur Bekämpfung von…“ sind problemlos annehmbar. Dagegen ist bei

Formulierungen der Art „Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung für (oder: …zur

Behandlung von) …“ sorgfältig darauf zu achten, dass die angeführte Verwendung nur eine

Zweckangabe ist und dass der Stoff beansprucht wird. Dies geht in der Regel aus dem weiteren

Wortlaut des Anspruchs hervor. Da das Erzeugnis und nicht die Verwendung die Erfindung

bildet, dürfen abhängige Ansprüche nicht die Zweckangabe spezifizieren. Nötigenfalls ist auch

die Beschreibung (im speziellen die Erfindungsdefinition) heranzuziehen.

Bei bekannten Wirkstoffen dürfen solche zweckgebundene Stoffansprüche nur bei der ersten

medizinischen Indikation aufgestellt werden (Art. 7c PatG). Die Erfüllung dieser Voraus-

setzung wird im Rahmen der Sachprüfung nicht überprüft. Obwohl es sich um Stoffansprüche

handelt, ist der Schutz nicht absolut, sondern sein Umfang beschränkt sich auf den im

Anspruch angegebenen Zweck. Die hier notwendige Zweckbindung ist keine blosse Eigen-

schaftsangabe, sondern sie muss klar als solche erkennbar sein, indem gesagt wird „bestimmt

für“ oder „als Mittel“, nicht aber „geeignet für…“.

Die Zweckangabe muss zudem mehr aussagen als "...als Arzneimittel" oder "...als

therapeutischer Wirkstoff". Da der Stoff nur für einen bestimmten Zweck beansprucht werden

kann, muss die konkrete Indikation angegeben werden. Bei Krankheiten mit verschiedenen

Formen reicht die allgemeine Angabe (z.B. "...als Mittel zur Behandlung von Krebs").

Zweckgebundene Stoffansprüche nach Art. 7c PatG können nach einem absoluten Stoff-

anspruch als abhängige Ansprüche aufgestellt werden, da sie bezüglich der „Verwendung“

eingeschränkt sind. Enthält ein zweckgebundener Stoffanspruch sowohl neue wie vorbekannte

Verbindungen, so ist er zusätzlich zu einem absoluten Stoffanspruch als unabhängiger

Anspruch zu formulieren (zu Stoffansprüchen siehe weitere Regeln im Kap. 10.6.1 S. 77).

10.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7d PatG

Die Verwendung eines Erzeugnisses für die chirurgische, therapeutische oder diagnostische

Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers kann nicht patentiert werden. Darunter

fallen Ansprüche wie „Verwendung des Stoffes (l) als Mittel gegen…“ oder „…für die

Bekämpfung/Behandlung von…“.

Die Verwendung eines Erzeugnisses zur Herstellung eines Mittels für ein medizinisches

Verfahren ist patentierbar. Formulierungen dieser Art werden als Swiss type claims

bezeichnet. Sie werden in der Regel für die zweite und weitere medizinische Indikationen

eines bekannten Wirkstoffs aufgestellt, da für diese Indikationen kein zweckgebundener

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


Stoffschutz nach Art. 7c PatG mehr zulässig ist (Art. 7d PatG). Swiss type claims können aber

auch bereits für die erste medizinische Indikation aufgestellt werden.

Die Verwendung eines Erzeugnisses in einem Mittel für medizinische Zwecke ist gewährbar.

Da es sich um eine erzeugnisäquivalente Verwendung handelt, passt dieser Fall wegen

Art. 7c PatG nur für die erste medizinische Indikation.

Bei der zweiten und den folgenden medizinischen Indikationen ist folgendes zu beachten: Das

IGE prüft weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit (Art. 59 Abs. 4 PatG). Die Frage,

ob es sich um die erste oder um eine weitere medizinische Indikation handelt, wird deswegen

nicht geklärt (siehe 10.3.1) und beide Anspruchsformen - Swiss type claim, zweckgebundener

Stoffanspruch - werden vom IGE angenommen. Die Verantwortung für die konkrete

Formulierung liegt in jedem Fall beim Patentanmelder. Über die Rechtsbeständigkeit der

Ansprüche (siehe 1.2.1) entscheiden die Gerichte im Einzelfall abschliessend.

10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung

Zu einer ausreichenden Offenbarung neuer chemischer Stoffe gehören alle Angaben, die der

Fachmann zur Herstellung oder Gewinnung und zur Identifizierung braucht. Kommt der Prüfer

zum Schluss, dass die Offenbarung fehlt oder nicht ausreichend ist, oder bestehen berechtigte

Zweifel daran, so teilt er dies dem Patentanmelder mit und fordert ihn auf, entweder die

Einwände des IGE zu entkräften oder den betreffenden Patentanspruch zu streichen.

- Zu den Angaben über die Herstellung oder Gewinnung gehören nicht nur der Weg,

sondern auch die Ausgangsstoffe oder Rohmaterialien. Diese können als bekannt

betrachtet werden, soweit aus der Beschreibung nichts Gegenteiliges hervorgeht;

ansonsten muss auch ihre Herstellung oder Gewinnung zumindest in genereller Form

geschildert sein.

- Zu den Identifizierungsangaben gehören in erster Linie messbare Eigenschaften wie der

Schmelz- oder Siedepunkt, der Brechungsindex, das IR- oder NMR-Spektrum. Diese

Eigenschaften müssen nicht unbedingt spezifisch für diese Verbindung sein. Für die in den

abhängigen Ansprüchen beanspruchten Verbindungen muss nicht jeweils eine

Identifizierung angegeben sein.

- Angaben über die Verwendbarkeit sind nur dann obligatorischer Bestandteil der

Offenbarung, wenn sie in einem Patentanspruch vorkommen. Ihre nachträgliche Nennung in

der Beschreibung, namentlich um die gewerbliche Anwendbarkeit zu belegen (Art. 26 Abs. 6

PatV), stellt keine unzulässige Erweiterung der Offenbarung dar.

- Bei unabhängigen Patentansprüchen für eine Gruppe von Verbindungen, gilt die

Erfindung als offenbart, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

- die Herstellung oder Gewinnung einer dieser Verbindungen muss in nacharbeitbarer

Weise beschrieben sein;

- es müssen auch zur Identifizierung dieser einen Verbindung geeignete Angaben

vorliegen, und

- die Übertragung der beschriebenen Methode auf die anderen Verbindungen muss

glaubhaft sein.

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


- Wird eine generelle Formel in einem unabhängigen Patentanspruch nachträglich einge-

schränkt, z.B. durch Streichung von Gliedern einer Alternative, so ist zu prüfen, ob ein

Ausführungsbeispiel unter diese eingeschränkte Formel fällt.

- Wird in der Beschreibung mehr geschildert (z.B. weitere Verwendungen von Erzeugnissen)

als beansprucht wird, ist der Patentanmelder in Analogie zu Kap. 4.2.3 (S. 30) nur einmal

auf diese mangelnde Übereinstimmung aufmerksam zu machen.

10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen

Wird ein Patentanspruch für chemische Stoffe nachträglich aufgestellt, so ist zu prüfen, ob

ein Ausführungsbeispiel nach den Regeln des Kapitels 10.4 (S. 75) für diesen Anspruch in den

ursprünglichen Unterlagen vorhanden ist.

Wird ein Patentanspruch nachträglich eingeschränkt, z.B. durch Hinzufügen oder Spezi-

fizieren eines Merkmals, so muss dieses Merkmal aus den ursprünglich eingereichten

Unterlagen hervorgehen. Die ursprünglich offenbarte Ausführungsform muss unter den

eingeschränkten Patentanspruch fallen. Dies gilt ebenso bei der Einführung eines sogenannten

Disclaimers (s. Kap. 5.2.5 S. 37).

Die Einführung der Bezeichnung „neu“ für die Produkte eines Herstellungsverfahrens (s.

Kap. 10.6.3 S. 79) kann eine nicht annehmbare Erweiterung des Schutzumfangs bewirken,

wenn die Neuheit dieser Endstoffe in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart war. Die

diesbezügliche Offenbarung ist gegeben, wenn die Endstoffe auch als solche (d.h. verfahrens-

unabhängig) beansprucht werden oder deren Neuheit ausdrücklich erwähnt ist.

Wird eine Eigenschafts- oder Zweckangabe in einem Patentanspruch nachträglich hinzu-

gefügt oder spezifiziert, gestrichen oder verallgemeinert, so ist zu prüfen, ob die neue Angabe

ursprünglich offenbart war.

Eine Konstitutionsformel oder eine chemische Bezeichnung darf richtiggestellt werden, wenn

der Patentanmelder glaubhaft macht, dass ein Fehler vorliegt und wenn die ursprünglich

enthaltenen Angaben über die Herstellung und die Identifizierung (d.h. die ursprüngliche

Offenbarung) nicht geändert werden. Unter dieser Bedingung kann auch eine

Konstitutionsformel nachträglich in die Beschreibung aufgenommen werden.

10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche

Neben den allgemeinen Anforderungen an die Klarheit und die Erfindungsdefinition aus

Kap. 6.1 (S. 39) gilt für Patentansprüche mit chemischen Erfindungen:

Für die Klarheit ist es notwendig, dass die chemische Nomenklatur eindeutig ist. Es sind die

aktuell gebräuchlichen Definitionen korrekt zu verwenden. Im Zweifelsfall soll der Patent-

anmelder die Literaturstelle mit der von ihm benutzten Definition angeben. Existieren in der

Literatur mehrere unterschiedliche (z.B. weitere und engere) Definitionen, so muss aus den

Unterlagen hervorgehen, welche im vorliegenden Fall verwendet wird. Die chemischen

Bezeichnungen und die Strukturformeln müssen übereinstimmen.

Willkürliche Definitionen sind abzulehnen (s. Kap. 4.3 S. 30), ebenso unbestimmte Begriffe wie

„Derivate“ oder „verwandte Stoffe“. Solche Begriffe sind annehmbar, wenn ihre Bedeutung im

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


Kontext eindeutig ist (z.B. zusammen mit einer Formel: „Pyrimidinderivate der Formel (l)“), oder

wenn für den Fachmann die Abgrenzung klar ist (z.B. „Cellulosederivate“).

Unter dem Begriff „nieder“ (z.B. bei Niederalkyl) werden 1 bis 6 C-Atome verstanden, ausser die

Beschreibung gibt eine andere Definition an.

Bei bisher unbekannten Stoffen oder bei Stoffen unbekannter Konstitution kann die im

Patentanspruch verwendete Bezeichnung in der Beschreibung präzisiert werden.

Werden in der Erfindungsdefinition Eigenschaftsangaben als Definitionsmerkmale verwendet,

so muss der Fachmann diese mit zumutbarem Aufwand überprüfen können.

10.6.1 Stoffansprüche

Stoffansprüche sind Erzeugnisansprüche für einen chemischen Stoff, oder für eine Mehrzahl

von jeweils einzelnen chemischen Stoffen, d.h. für Substanzen einer bestimmten Konstitution,

wobei diese Konstitution bekannt ist oder nicht. Bei einer Mehrzahl von Stoffen (z.B. einer

gemeinsamen Formel) werden diese als Alternativen zueinander beansprucht.

Die Definition bei Stoffansprüchen

Die häufigste Art der Definition bei Stoffansprüchen ist die Angabe einer chemischen

Strukturformel. Diese kann die Struktur detailliert festlegen. Oder sie kann als „Markush-

Formel“ entweder Einzelheiten offenlassen (z.B. die Anordnung von Substituenten) oder nur

eine Teilformel sein. Die Strukturformel kann durch chemische Bezeichnungen ersetzt oder

ergänzt werden, z.B. "Tetracycline, die in 5-Stellung eine Dihalogenmethylgruppe tragen". Die

Definition eines Stoffanspruchs kann zusätzlich die Angabe eines Verwendungszwecks

beinhalten, z.B. „Insektizide der Formel (l)…“.

Wenn die Struktur nicht gänzlich bekannt ist oder wenn eine Formel nicht ausreicht, z.B. weil

eine bestimmte Modifikation beansprucht wird, sind im Patentanspruch charakteristische

physikalische oder chemische Eigenschaften (sog. Parameter) anzugeben, etwa „Polymere mit

Einheiten der Formel, die einen Viskositätsindex von ... und einen Erweichungspunkt von ...

aufweisen.“ Ist eine Definition auf anderem Weg nicht möglich, so ist ein Hinweis auf eine

Figur gestattet, beispielsweise „Antibiotikum mit einem IR-Spektrum gemäss Figur 1“.

Enthält die Erfindungsdefinition chemische Stoffe mit salzbildenden Gruppen, so brauchen die

Salze nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt zu werden. Sie gelten als eingeschlossen.

Soll sich aber der Schutz nur auf bestimmte Salze erstrecken, so ist eine entsprechende

Präzisierung unerlässlich (z.B. "Amine der Formel (l) und ihre physiologisch verträglichen


Die Definition eines Stoffanspruchs kann in der Einzahl oder in der Mehrzahl erfolgen

(„Verbindung oder Verbindungen der Formel (l)…“). Da nur neue Stoffe gültig patentiert werden

können, ist es sinnlos, in einem Stoffanspruch das Wort neuzu benutzen.

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


Es ist Sache des Patentanmelders zu entscheiden, ob er die Stoffansprüche in Oberbegriff und

kennzeichnenden Teil gliedern will, solange die Übersichtlichkeit des Anspruchs gewahrt bleibt.

Abhängige Stoffansprüche

Ein abhängiger Patentanspruch für eine oder mehrere bestimmte chemische Verbindungen

muss, wie jeder abhängige Patentanspruch, ausdrücklich auf einen vorangehenden

rückbezogen sein (Art. 31 Abs. 1 PatV). Er kann z.B. wie folgt lauten: "3. 2-Amino-4-dichlor-

acetamido-benzoesäure als Verbindung nach Patentanspruch 1". Er kann nicht durch einen

(unechten) unabhängigen Patentanspruch ersetzt werden.

Stoffansprüche mit Herstellungsmerkmalen („product by process claims“)

Kann ein chemischer Stoff (oder ein biotechnologisches Erzeugnis, s. Kap. 11.6 S. 91) durch

Erzeugnismerkmale (d.h. durch seine Struktur oder durch seine Eigenschaften) nicht aus-

reichend definiert werden, so sind in diesen Ausnahmefällen auch Herstellungsmerkmale

zulässig. In der Chemie ist dies manchmal bei Polymeren der Fall. Die Klarheit des Anspruchs

muss aber gewährleistet sein. Im Hinblick auf Art. 52 Abs. 1 PatG ist auf die eindeutige

Unterscheidung von Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen zu achten. Da auch in diesen Fällen

der chemische Stoff absolut (d.h. verfahrensunabhängig) und nicht dessen Herstellung

beansprucht wird, ist ausschliesslich die unbestimmte Formulierung (z.B. "erhältlich durch..."

und nicht "hergestellt durch...") zuzulassen.

Die Einheit eines Stoffanspruchs

Wenn ein einziger Stoff oder eine Gruppe von Stoffen einer einheitlichen Formel beansprucht

wird, so ist die Einheit nach Art. 52 Abs. 1 PatG gegeben, und zwar unabhängig davon, ob in

der Beschreibung eine oder mehrere Verwendungen angegeben werden. Eine Strukturformel

ist einheitlich, wenn alle Stoffe ein wesentliches oder charakteristisches Strukturelement

gemeinsam haben.

Werden Stoffe mit einer generellen Strukturformel beansprucht, deren variable Bestandteile

nicht einheitlich definiert sind, so ist die Einheit des Anspruchs gegeben, wenn für alle Stoffe

eine gemeinsame Verwendung genannt wird. Die weitere Verwendbarkeit einzelner Stoffe stört

die Einheit nicht.

Wird eine abgegrenzte Gruppe von Stoffen, die untereinander eine strukturelle Verwandt-

schaft aufweisen, durch Angabe einer Eigenschaft definiert (z.B. grüne Azofarbstoffe), so kann

diese Eigenschaft als Einheitskriterium gelten, da in der Beschreibung zwecks Offenbarung

eine gemeinsame Verwendung genannt werden muss, bei der diese Eigenschaft eine Rolle

spielt (vgl. Kap. 10.2 S. 73). Diese gemeinsame Verwendung kann allgemein umschrieben sein

(z.B. Insektizide, Farbstoffe).

Werden die beanspruchten Stoffe einer Gruppe alle als "Zwischenprodukte" bezeichnet, so

müssen in der Beschreibung allgemeine Angaben über ihre Weiterverarbeitung vorliegen. Die

Einheit dieses Anspruchs ist gegeben, wenn die Zwischenprodukte zu einer (im obigen Sinne)

einheitlichen Gruppe von Endstoffen führen (sei es auf einem einzigen oder auf verschiedenen

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


Wegen) oder wenn eine einheitliche Art der Weiterverarbeitung erwähnt wird, die zu gleichen

oder verschiedenen Endstoffen führen kann.

Sind die beanspruchten Verbindungen teils Stoffe mit gleicher Verwendbarkeit und im Übrigen

Zwischenprodukte für die Herstellung dieser Wirkstoffe, so ist die erforderliche Einheit des

Stoffanspruchs nicht gegeben.

Sind die Verbindungen einer einheitlichen Gruppe für therapeutische, chirurgische und/oder

diagnostische Zwecke bestimmt (absoluter Stoffanspruch oder zweckgebunden nach Art. 7c

PatG), so ist die erforderliche Einheit vorhanden, und zwar auch dann, wenn zwei oder mehrere

näher definierte Indikationen alternativ aufgezählt werden.

10.6.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen

Bei Patentansprüchen mit einer Wendung wie „bestehend aus den Komponenten A, B und C“,

und bei denen die Anteile dieser Komponenten in Prozent angegeben sind, ist das Vorhanden-

sein einer weiteren Komponente ausgeschlossen. Die Prozentangaben müssen sich deshalb zu

100% ergänzen lassen. Bei Ausdrücken wie „einschliessen“, „umfassen“ oder „enthalten

können noch weitere Komponenten vorhanden sein.

Fakultative Mischungskomponenten der Art „0 bis x% des Stoffes A“, „bis x% des Stoffes A“

oder „gegebenenfalls bis x% A“ können als Eventualangaben in einem unabhängigen

Patentanspruch sowohl mit einer Wendung wie „enthalten“ als auch „bestehend aus“ ange-

nommen werden. Sie gehören zur Erfindungsdefinition, da sie eine mögliche Alternative

darstellen. Der Ausdruck „bis x% A“ bedeutet nicht, dass A immer vorhanden ist; dies kann

durch die Beschreibung ausgelegt werden.

Auch Merkmale wie „ca. x% des Stoffes A“ sind annehmbar, da für den Fachmann in der Regel

klar ist, was für Abweichungen damit gemeint sind. Dagegen ist ein Merkmal „von ca. x% bis ca.

y%“ nicht annehmbar, da ein solcher Bereich unbestimmt wird (vgl. auch unbestimmte

Zahlenwerte, Kap. 6.2.4 S. 43).

Stoffgemische können eine beliebige Anzahl Komponenten (fakultative oder stets vorhandene)

enthalten; der Anspruch muss aber klar und lesbar bleiben.

10.6.3 Verfahrensansprüche

Die Definition bei Verfahrensansprüchen

Bei einem Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen müssen alle drei Hauptmerkmale

(Ausgangsstoffe, Endstoffe und Operationen) angegeben sein. Es können weitere Merkmale

(Reaktionsbedingungen, Katalysatoren) hinzukommen.

Bei den sog. Arbeitsverfahren liegt das Schwergewicht auf den Reaktionsbedingungen. Wenn

sie chemisch nicht spezifiziert sind, so ist keines der obigen Hauptmerkmale erkennbar, z.B.

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


„Verfahren zur Durchführung einer exothermen Reaktion, dadurch gekennzeichnet, dass


In Analogie zu den Erzeugnisansprüchen (s. Kap. 10.6.2 S. 79) sind Angaben der Art „bei rund

60°C“ annehmbar, da für einen Fachmann klar ist, wie dies aufzufassen ist. Dagegen ist ein

Bereich „von etwa 40°C bis etwa 60°C“ als unbestimmt abzulehnen.

Die Endstoffe eines Herstellungsverfahrens dürfen als „neu“ bezeichnet werden. Dies gilt auch

für Anwendungs- und Verwendungsansprüche. Diese Bezeichnung „neu“ kann die Bedeutung

eines einschränkenden Merkmals haben („…Verbindungen…, soweit sie noch neu sind“).

Die Einheit eines Anspruchs mit mehreren Herstellungsverfahren

Ein unabhängiger Verfahrensanspruch ist uneinheitlich, wenn er ausgehend von ver-

schiedenen Ausgangsstoffen für bestimmte Endstoffe in alternativer Form mehrere

Herstellungsarten aufzählt, die sich sowohl durch die Ausgangsstoffe wie auch durch die

Operationen voneinander unterscheiden. Ein solcher Patentanspruch enthält verschiedene

Erfindungen und ist deshalb in mehrere unabhängige Patentansprüche aufzuteilen, wobei zu

prüfen ist, ob diese im gleichen Patent verbleiben dürfen.

Bei einem mehrstufigen Verfahren beginnend mit gleichen Ausgangsstoffen zur Herstellung

einer Gruppe von Endstoffen Z (Z1, Z2 ... Zn) kann ein Anspruch nach dem Grundschema

aufgestellt werden. Dabei ist das Verfahren im Abschnitt A B für die Endstoffe Z1, Z2 ... Zn

identisch. Das Verfahren kann sowohl im Abschnitt A B wie auch im Abschnitt B Z

mehrstufig sein.

Eine Variante, bei der die eine Zielverbindung Z1 gleichzeitig auch ein Zwischenprodukt nach

dem Schema A Z1 Z2 darstellt, kann nur dann im gleichen Anspruch verbleiben, wenn die

Übersicht über den Anspruch und damit die Klarheit gegeben sind.

10.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Die allgemeinen Regeln für die Beurteilung der Einheit aus dem Kapitel 7.2 und die dort

aufgeführten Beispiele können für Anmeldungen mit chemischen Erfindungen wie folgt

präzisiert werden:

- Patentanmeldungen mit verfahrensunabhängigen Stoffansprüchen enthalten in der

Regel den Stoffanspruch am Anfang, da er der breiteste ist. Nachfolgend können ein oder

mehrere Nebenansprüche für die Herstellung dieser Stoffe oder einzelner Vertreter davon

aufgestellt werden. Die Endstoffe dieses Herstellungsverfahrens bilden den technischen

Zusammenhang zum Stoffanspruch.

A B Z2



10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie


Liegen mehrere Nebenansprüche für die Herstellung eines neuen Stoffes oder einer Gruppe

von neuen Stoffen vor, so sind diese auch dann zulässig, wenn die Ausgangsstoffe und

Operationen verschieden sind.

Verfahrensansprüche können sich auf einen vorangehenden Verfahrensanspruch beziehen,

falls sämtliche Merkmale d.h. sämtliche Stufen dieses vorangehenden Anspruchs

einbezogen werden.

- Patentanmeldungen ohne verfahrensunabhängige Stoffansprüche enthalten keinen

absoluten Stoffanspruch. Es dürfen mehrere Herstellungsverfahren derselben bekannten

Verbindungen (oder eines Teils davon) vorliegen; bei diesen Varianten müssen die

erfindungswesentlichen Merkmale, die die allgemeine erfinderische Idee begründen, bei den

Ausgangsstoffen und/oder den Operationen liegen.

Zu einem oder mehreren Verfahrensansprüchen können weitere Nebenansprüche auf-

gestellt werden, wobei der technische Zusammenhang zum vorangehenden Verfahrens-

anspruch klar sein muss:

- Für die Herstellung der Ausgangsstoffe können Verfahrens- oder Anwendungs-

nebenansprüche aufgestellt werden, z.B. „Anwendung des Verfahrens nach

Patentanspruch 1 auf Verbindungen, die durch Umsetzung von … hergestellt werden“.

- Für die Weiterverarbeitung von Verfahrensprodukten können Nebenansprüche

aufgestellt werden, entweder als Verwendung des Verfahrensprodukts (z.B.

„Verwendung der nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestellten

Verbindungen ... zur Herstellung von ... durch…") oder für die Herstellung weiterer Stoffe

(z.B. „Verfahren zur Herstellung von ..., dadurch gekennzeichnet, dass man die nach

dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 erhaltenen Verbindungen...").

- Die zwei obigen Kombinationen dürfen auch im gleichen Patent vorkommen.

- Zu allen Herstellungsverfahren, die in der gleichen Anmeldung verbleiben können, dürfen

Nebenansprüche auf den Ausgangsstoff oder die Zwischenprodukte aufgestellt werden.

Aus der Formulierung muss klar sein, dass diese Stoffe nur in ihrer Eigenschaft als

Ausgangsstoff bzw. Zwischenprodukt beansprucht sind (z.B. „Verbindung der Formel (l) als

Zwischenprodukt im Verfahren nach Patentanspruch 2“).


11 Biotechnologische Erfindungen

11.1 Allgemeines

Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen mit Erfindungen auf den Gebieten der Gen-

technologie, der Mikrobiologie, der Molekularbiologie und Teilen der Biochemie. Diese werden

gesamthaft als biotechnologische Erfindungen bezeichnet. Sie können definiert werden als

Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder

ein Verfahren, das biologisches Material herstellt, bearbeitet oder verwendet, zum Gegenstand

haben. Als „biologisches Material“ wird jedes Material bezeichnet, das genetische Information

enthält und sich selber reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden


Zu den biotechnologischen Erfindungen gehören insbesondere solche im Zusammenhang mit

Nukleotidsequenzen (z.B. Genen) und Mikroorganismen, aber auch Erfindungen, die Tiere und

Pflanzen betreffen. Zu den Mikroorganismen zählen: Bakterien, Plasmide, Viren, einzellige Pilze

(Hefen), Algen, Protozoen und menschliche, tierische und pflanzliche Zellen; mit anderen

Worten: für das blosse Auge nicht sichtbare, zumeist einzellige Organismen.

Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für Patentan-

meldungen mit biotechnologischen Erfindungen. Auf diesem Gebiet stellen sich jedoch einige

spezielle patentrechtliche Fragen, insbesondere betreffend die Patentierbarkeit und die

Offenbarung. Es braucht deshalb zusätzliche Anweisungen, wie diese Anmeldungen und

insbesondere die spezifischen Artikel im PatG und in der PatV bei der Sachprüfung zu

handhaben sind.

11.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit

Für biotechnologische Erfindungen gelten grundsätzlich dieselben Grundvoraussetzungen für

die Patentierbarkeit. Es sind dies (neben den nicht geprüften Erfordernissen der Neuheit und

der erfinderischen Tätigkeit) das Vorliegen einer Erfindung und die gewerbliche Anwendbarkeit

im Allgemeinen. Zum Wesen der Erfindung gehört hier insbesondere die Zugehörigkeit zum

Gebiet der Technik und die Wiederholbarkeit: Die Erfindung muss beliebig oft wiederholt

werden können, was aus den technischen Unterlagen nachvollziehbar hervorgehen muss. Die

Wiederholbarkeit steht somit im Zusammenhang mit der Offenbarung, weshalb dies in Kap.

11.4 S. 88 detaillierter erläutert wird. Zum Begriff der Erfindung gehört bei Nukleotidsequenzen

und Proteinen ferner die Funktion dieser Sequenz (s. Botschaft vom 23. November 2005,

S. 44f).

11.2.1 Der menschliche Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers

Der menschliche Körper ist nicht patentierbar und zwar in allen Phasen seiner Entstehung und

Entwicklung (Art. 1a Abs. 1 PatG). Die Entstehung und Entwicklung beginnt bereits bei der

11 Biotechnologische Erfindungen


Kernverschmelzung und umfasst somit auch das ungeborene Leben, also den Embryo und den

Fötus. Ebenfalls nicht patentierbar sind totipotente Zellen, die das Potenzial haben, sich zu

einem lebenden Menschen zu entwickeln

Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung sind nicht patentierbar,

da es sich hier lediglich um eine Entdeckung handeln würde. Solche Bestandteile sind jedoch

patentierbar, wenn sie isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren

gewonnen wurden. Zudem muss aber ein technischer Nutzeffekt (also eine nützliche Wirkung

oder Eigenschaft) angegeben werden (Art. 1a Abs. 2 PatG). Erst damit wird die Entdeckung zu

einer Erfindung. Dies bedeutet auch, dass der technische Nutzeffekt Teil der Erfindung bildet

und damit in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein muss (im Unterschied

zur gewerblichen Anwendbarkeit). In jedem Fall ist aber auch zu beachten, dass solche

Erfindungen nicht gegen Art. 2 Abs. 1 PatG (öffentliche Ordnung, gute Sitten) verstossen würde

(s. Kap. 11.3.1 S. 85). Obwohl auch Gene als Bestandteile des menschlichen Körpers

angesehen werden können, sind diese nicht patentierbar (s. nachfolgenden Abschnitt).

11.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen

Patentansprüche auf Sequenzen oder Teilsequenzen natürlich vorkommender Gene sind

sowohl in ihrer natürlichen Umgebung wie auch in isolierter Form (als genomische DNA) nicht

zulässig. Es ist zu beachten, dass sich Art. 1b Abs. 1 PatG nicht nur auf Sequenzen

menschlichen Ursprungs bezieht, sondern auch auf solche tierischen oder pflanzlichen


Dagegen können Sequenzen, die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz ableiten,

patentierbar sein (Art. 1b Abs. 2 PatG). Unter "abgeleiteter Sequenz" wird jede Sequenz

verstanden, die ausgehend von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens erhalten wird und

mit dieser funktionsäquivalent ist. Darunter fallen also insbesondere cDNA, RNA, Polypeptide

und Proteine.

Eine patentierbare Erfindung liegt bei abgeleiteten Sequenzen nur vor, wenn die Sequenzen

isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen worden sind. Dieses

allein begründet aber das Vorliegen einer Erfindung noch nicht, Es muss zudem eine Funktion

in der Beschreibung glaubhaft angegeben werden. Da diese Funktion Teil der Erfindung ist,

muss sie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein (vgl. Art. 49 Abs. 2 Bst. b

PatG). Fehlt die Angabe einer Funktion an Anmeldedatum, so muss die Patentanmeldung

(nach entsprechender Androhung) zurückgewiesen werden.

Der Ausdruck "Funktion" beschreibt jede Eigenschaft der Sequenz, die kausal zu einem in der

Technik nutzbaren Resultat beiträgt. Wird eine abgeleitete Sequenz eines Gens zur Herstellung

eines Proteins (oder eines Teils eines Proteins) verwendet, so ist nicht nur dieses Protein

anzugeben, sondern auch dessen Funktion. Wird eine Nukleotidsequenz nicht zur Herstellung

eines Proteins verwendet, so könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin bestehen,

dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist. Allgemein

gehaltene und spekulative Angaben zur Funktion reichen nicht aus. Sie müssen hinreichend

spezifiziert, substanziell und glaubhaft sein. Im Rahmen der Sachprüfung können gestützt auf

Art. 13 VwVG zusätzliche Informationen oder Unterlagen verlangt werden, um die erforderliche

Beurteilung der Funktion zu ermöglichen.

Der Schutz aus einem Anspruch auf eine Nukleotidsequenz, die sich von einer Gensequenz

ableitet, ist auf die Sequenzabschnitte beschränkt, welche die im Patent beschriebene Funktion

11 Biotechnologische Erfindungen


erfüllen. Aus dem Wortlaut von Art. 8c PatG geht hervor, dass dies Aminosäuresequenzen nicht

betrifft. Damit der Schutzbereich bei abgeleiteten Nukleotidsequenzen klar ist, muss der

Patentanmelder angeben (nötigenfalls im Rahmen der Sachprüfung), welche Sequenz-

abschnitte funktionsrelevant sind. Nicht relevante Sequenzabschnitte sind aus den Ansprüchen

zu streichen, entweder durch den Anmelder oder durch den Prüfer.

Sind in einer Anmeldung Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die

Anmeldung am Schluss der Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das dem Anhang

C der Verwaltungsvorschriften des PCT entspricht (Art. 27 PatV). Falls dies fehlt, wird es im

Rahmen der Sachprüfung nicht eingefordert. Die Prüfung der Offenbarung richtet sich in diesem

Fall nach den am Anmeldedatum vorhandenen Unterlagen. Ein nach dem Anmeldedatum

eingereichtes Sequenzprotokoll wird nicht in die Beschreibung aufgenommen.

11 Biotechnologische Erfindungen


11.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung

11.3.1 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur

Art. 2 Abs. 1 PatG schliesst sämtliche Verstösse gegen die öffentliche Ordnung, die guten

Sitten von der Patentierung aus. Dazu gehört auch die Verletzung der Menschenwürde oder die

Missachtung der Würde der Kreatur. Für biotechnologische Erfindungen wird dies präzisiert,

wobei nachstehende Liste nicht abschliessend ist:

„…Insbesondere werden keine Patente erteilt für:

a. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone;

b. Verfahren zur Bildung von Mischwesen unter Verwendung menschlicher Keimzellen,

menschlicher totipotenter Zellen oder menschlicher embryonaler Stammzellen und die damit

gewonnenen Wesen;

c. Verfahren der Parthenogenese unter Verwendung menschlichen Keimgutes und die damit

erzeugten Parthenoten;

d. Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des

menschlichen Lebewesens und die damit gewonnenen Keimbahnzellen;

e. unveränderte menschliche embryonale Stammzellen und Stammzelllinien;

f. die Verwendung menschlicher Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken;

g. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, diesen

Tieren Leiden zuzufügen, ohne durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt zu

sein, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere."

Wie aus dem Wortlaut von Bst a. bis d. und g. hervorgeht, sind hier nicht nur die Verfahren,

sondern auch die daraus entstehenden Erzeugnisse von der Patentierung ausgeschlossen.

Es ist zu beachten, dass alle Erfindungen von der Patentierung ausgeschlossen sind, die die

Menschenwürde verletzen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die die Würde der

Kreatur missachten. Letzteres ist nur dann der Fall, wenn eine qualifizierte Beeinträchtigung der

Würde vorliegt, die nicht durch schutzwürdige Interessen aufgewogen wird.

Bei allen Anmeldungen, die einen solchen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die

guten Sitten vermuten lassen, sind nicht nur die Patentansprüche, sondern auch die

Beschreibung gründlich zu analysieren. Der obenstehende Artikel (ausser Bst. g) bezieht sich

auf biotechnologische Erfindungen im Zusammenhang mit dem Menschen. So muss

beispielsweise aus den technischen Unterlagen klar hervorgehen, was unter „Säugetieren“ zu

verstehen ist. Allfällige Zweifel und Unklarheiten sind vom Patentanmelder zu bereinigen.

Erläuterungen zu den einzelnen Buchstaben

11 Biotechnologische Erfindungen


- Zu Bst. a.: Unter Klonen wird die künstliche Erzeugung genetisch identischer Wesen

verstanden (Art. 2 Bst. l FMedG). Dazu gehören das Embryonensplitting und der

Zellkerntransfer. Der Begriff „Verfahren zum Klonen“ schliesst sowohl das reproduktive als

auch das therapeutische Klonen ein.

- Zu Bst. b.: Es werden diejenigen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, bei

denen Organismen entstehen, die in allen Geweben gemischt sind. Es sind also

Mischwesen, deren Zellen das Erbgut von Tier und Menschen vereinigen, bzw. "mischen".

Es sind die Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, die menschliche Keimzellen

oder menschliche totipotente Zellen zur Herstellung eines Mischwesens verwenden.

Ebenfalls nicht patentierbar sind Verfahren, die durch Injektion menschlicher embryonaler

Stammzellen in eine tierische Blastozyste oder durch Injektion tierischer embryonaler

Stammzellen in eine menschliche Blastozyste entstehen. Ebenfalls von der Patentierung

ausgeschlossen sind die durch diese Verfahren hergestellten Mischwesen. Nicht jedes

tierische Lebewesen, das einen Bestandteil menschlichen Ursprungs (z.B. ein einzelnes

Gen menschlichen Ursprungs) aufweist, ist von der Patentierung ausgenommen.

Namentlich sind transgene Tiere oder solche Tiere, die menschliche Organe in sich tragen,

nicht von der Patentierung ausgenommen.

- Zu Bst. c.: Unter Parthenogenese (Jungfernzeugung) wird die Entwicklung der Eizelle zu

einem Organismus ohne Befruchtung verstanden. Bei der (technisch herbeigeführten)

Parthenogenese bei menschlichen Eizellen handelt es sich nicht um ein Verfahren zum

Klonen menschlicher Lebewesen im Sinne von Buchstaben a, da kein genetisch identisches

Wesen erzeugt wird. Die Parthenogenese und deren Erzeugnisse werden jedoch betreffend

den Ausschluss von der Patentierung dem Klonen gleichgestellt.

- Zu Bst. d.: Darunter fällt namentlich die Keimbahntherapie, d.h. eine Methode zur Be-

handlung von Krankheiten durch Eingriffe in die Erbsubstanz von Keimbahn- oder

Keimzellen. Defekte Erbsubstanz, die sich in einer Krankheit (z.B. Bluterkrankheit) äussert,

wird durch Erbgut ersetzt, das diesen Defekt nicht aufweist. Die Keimbahntherapie ist

verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur Behebung eines

Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus erfolgen, indem dort die DNA

modifiziert wird. Die veränderte DNA wird in diesem Fall nicht weitervererbt (sogenannte

somatische Gentherapie). Solche Eingriffe sind durch die Verfassung nicht verboten und

auch nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Ausschluss von

Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik am menschlichen Körper.

- Zu Bst. e.: Die Konservierung und Kultivierung von unveränderten embryonalen Stamm-

zellen und die Kultivierung zu embryonalen Stammzelllinien gelten nicht als Veränderung

und sind damit nicht patentierbar. Dagegen unterliegen genetisch modifizierte oder durch

andere Prozesse veränderte embryonale Stammzellen bzw. Stammzelllinien mangels

biologischer Identität nicht dem Ausschlussgrund von Bst. e.

- Zu Bst. f.: Unter diesen Ausschlussgrund fallen nur Erfindungen, die eine Verwendung

beinhalten. Erzeugnisansprüche auf menschliche Embryonen sind nach Art. 1a Abs. 1 PatG

zu prüfen (s. Kap. 11.2.1 S. 82). Von der Patentierung ausgeschlossen sind sämtlich

Verwendungen menschlicher Embryonen, sofern es sich nicht um medizinische Zwecke

handelt. Dabei umfasst der Begriff "Embryo" alle Phasen von der Kernverschmelzung bis

zur Geburt. Der Begriff "medizinisch" beinhaltet die Erkennung, Verhütung oder Behandlung

von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen. Die Gewinnung von embryonalen

Hirnzellen aus abgetriebenen Embryonen für die Parkinsontherapie ist ein Beispiel für eine

zulässige medizinische Verwendung von Embryonen.

11 Biotechnologische Erfindungen


- Zu Bst. g: Ausgeschlossen von der Patentierung sind Erfindungen, deren Verwertung einem

Tier Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen würde, die nicht als notwendige

Voraussetzung zur Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen

gerechtfertigt werden könnte. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die unweigerlich

zu ernsten Schäden für Mensch und Umwelt führen würden. Im Rahmen der Sachprüfung

ist es manchmal schwierig abzuschätzen, ob die schutzwürdigen Interessen die negativen

Aspekte der Erfindung rechtfertigen. Zurück zu weisen sind deshalb vorab solche

Patentansprüche, die von der Rechtsordnung oder der Gesellschaft zweifelsfrei missbilligt


11.3.2 Medizinische Verfahren

Bei den medizinischen Verfahren im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen

gelten die allgemeinen Regeln, wie sie im Kap. 3.2 (S. 24) aufgelistet sind, einschliesslich den

Ausführungen zu Anwendungs- und Verwendungsansprüchen (Kap. 3.2.2 S. 25). Es ist

insbesondere darauf zu achten, ob die beanspruchten Verfahren (z.B. somatische Gentherapie)

Schritte enthalten, die am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden.

Bei den Erzeugnisansprüchen mit Zweckangaben und bei den Verwendungsansprüchen ist zu

prüfen, dass nicht ein ausgeschlossenes Verfahren oder die einem solchen Verfahren

gleichzustellende Verwendung beansprucht wird. Dies ist im Kap. 10.3 (S. 73) analog für

chemische Stoffe präzisiert worden.

11.3.3 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren; Züchtungsverfahren

Für Pflanzensorten und Tierrassen werden keine Patente erteilt (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PatG).

Nur Pflanzen oder Tiere als Pflanzensorte bzw. Tierrasse sind vom Patentschutz aus-

genommen. Unter Pflanzensorte und Tierrasse wird das letzte Taxon in der Taxonomie des

Pflanzen- bzw. Tierreiches verstanden. Es können nur diejenigen Erfindungen patentiert

werden, deren technische Ausführbarkeit nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse

beschränkt ist. Somit sind Patentansprüche auf Tiere oder Pflanzen zulässig, wenn die

Voraussetzungen von Art. 1 und 50 PatG erfüllt sind und wenn die Patentansprüche bezüglich

der Rasse bzw. Sorte nicht durch rassen- bzw. sortenspezifische Merkmale spezifiziert sind. Die

Ansprüche enthalten also ausser einer etwaigen Spezifikation des Erfindungsgegenstandes

(beispielsweise Weizen, Kartoffeln) nur solche Merkmale, deren Gesamtheit für mehrere

Tierrassen bzw. Pflanzensorten zutrifft.

Wird beispielsweise ein Gen gefunden, das in bestehende Kartoffelsorten eingebaut werden

kann, um deren Resistenz gegen bestimmte Schädlinge zu erhöhen, so kann die neue "Familie"

der modifizierten Kartoffeln beansprucht werden, die dieses Gen enthält, nicht jedoch die

Kartoffelsorte. Patentierbar ist jedoch das Verfahren, wie diese Resistenz in die Pflanze oder

Pflanzensorte eingebracht werden kann. Ebenfalls zulässig sind Patentansprüche auf Pflanzen-

sorten als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens (Art. 8a Abs. 1 PatG). Zu den

patentierbaren Erfindungen zählen die mikrobiologischen Verfahren und die damit gewonnenen

Erzeugnisse (auch wenn es sich z.B. um eine Pflanzensorte handelt). Dazu zählen Verfahren

unter Verwendung oder Vermehrung von Mikroorganismen, aber auch die gezielte Veränderung

11 Biotechnologische Erfindungen


des Genoms von Organismen. Solche Verfahren müssen natürlich beliebig oft wiederholbar


Sämtliche rein biologischen Verfahren werden nicht als technisch betrachtet und sind deshalb

nicht patentierbar. Die Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen sind nicht patentierbar,

falls sie „im Wesentlichen biologisch“ sind. (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PatG). Solche Verfahren sind

unter der Voraussetzung patentierbar, wenn mindestens ein Schritt neben vielen biologischen

Schritten auch mindestens einen nichtbiologischen (also technischen) Schritt aufweist, der für

die Lösung der gestellten Aufgabe notwendig ist. Solche Schritte können beispielsweise sein:

Bestrahlung, Temperaturschock, Beschneiden und Aufpfropfen von Pflanzen. Trotz den

zulässigen biologischen Schritten (z.B. Selektion, Kreuzung) muss das Verfahren als Ganzes

wiederholbar sein.

Patentierbar sind technische Verfahren, bei denen ein Tier oder eine Pflanze nur als Hilfsmittel

eingesetzt wird (z.B. Gewinnung von Serum), sowie Verfahren, die nicht den eigentlichen

Züchtungsvorgang betreffen (z.B. Behandlung von Samen, von Erntegut, Düngung).

11.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung

Betrifft die Erfindung biotechnologisches Material als Erzeugnis, so sind grundsätzlich (in

Analogie zur Offenbarung chemischer Stoffe, s. Kap. 10.4 S. 75) alle Angaben zu machen, die

der Fachmann zur Herstellung oder Gewinnung dieses Erzeugnisses bzw. zu dessen

Identifizierung braucht (Art. 50 PatG). Dazu braucht es in der Regel ein Ausführungsbeispiel,

das diese Herstellung bzw. Gewinnung und Identifizierung des Erzeugnisses in nacharbeitbarer

Weise beschreibt. Betrifft die Erfindung eine Gruppe von Erzeugnissen, so muss die

Übertragung der beschriebenen Methode auf die übrige Gruppe glaubhaft sein.

Bei den Herstellungsverfahren biotechnologischer Erzeugnisse müssen nicht nur die

Verfahrensschritte, sondern auch die Ausgangsmaterialien angegeben werden.

11.4.1 Die Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit

Spezielle Regeln gelten für die Offenbarung von biologischem Material (Art. 50a PatG):

- Wird das biologische Material in der Patentanmeldung als bekannt, d.h. der Öffentlichkeit

zugänglich und damit als Stand der Technik bezeichnet, so genügt die Angabe des

vollständigen Namens, allenfalls ergänzt mit einem Literaturhinweis. Es kann auch auf eine

Hinterlegung hingewiesen werden, die am Anmelde- oder Prioritätstag frei zugänglich war.

- Geht aus den technischen Unterlagen nicht klar hervor, ob das biologische Material

vorbekannt ist, so ist dies in einer Beanstandung unter Hinweis auf Art. 50a PatG

abzuklären. Macht der Patentanmelder geltend, das biologische Material sei am

Anmeldedatum der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, so hat er dies zu belegen.

- Hegt der Patentanmelder Zweifel an der öffentlichen Zugänglichkeit des biologischen

Materials, so kann er vorsichtshalber eine Probe hinterlegen. Es ist dann dem

Patentanmelder überlassen, den Hinweis auf sein Risiko in der Beschreibung wieder zu

streichen, sofern die Offenbarung dadurch nicht in Frage gestellt wird.

- Bei nicht vorbekanntem biologischen Material gilt: Umfasst die Erfindung die Herstellung

oder die Verwendung des biologischen Materials, und kann die Erfindung in der

11 Biotechnologische Erfindungen


Beschreibung nicht ausreichend offenbart werden, so sind die Angaben über die

wesentlichen Merkmale des biologischen Materials durch die Hinterlegung dieses Materials

bei einer Sammelstelle sowie einen Hinweis in der Beschreibung auf diese Hinterlegung zu

vervollständigen (Art. 50a Abs. 1 PatG). Die Beschreibung muss aber dennoch die weiteren

Angaben des Verfahrens oder der Verwendung enthalten, damit dieses reproduziert werden


- Erzeugnisansprüche auf biologisches Material stellen einen Spezialfall dar: Die Erfindung

als Beitrag zum Stand der Technik besteht im neuen Erzeugnis selbst. Als Herstellungs-

methode reicht es für Dritte, das biologische Material vermehren zu können, da die

Vermehrung in der Praxis häufig einfacher ist als die erstmalige Gewinnung. In diesen

Ausnahmefällen wird von der strikten Anforderung der Wiederholbarkeit einer Erfindung

abgewichen. Bei solchen Erfindungen kann deshalb die Offenbarung durch die Hinterlegung

einer Probe dieses Materials und durch einen Hinweis in der Beschreibung auf diese

Hinterlegung vervollständigt oder ersetzt werden (Art. 50a Abs. 2 PatG).

- Die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials muss spätestens am

Anmeldedatum (bzw. am Prioritätsdatum) erfolgt sein (Art. 50a Abs. 3 PatG). Die

Beschreibung muss in der ursprünglichen Fassung die Hinterlegungsstelle und das

Aktenzeichen der Hinterlegung enthalten (Art. 45 b PatV). Das Aktenzeichen kann innerhalb

von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden

(Art. 45d PatV). Das IGE führt eine Liste der anerkannten Hinterlegungsstellen. Diese Liste

ist nicht abschliessend. Wird auf eine andere Hinterlegungsstelle verwiesen, so ist die

Patentanmeldung dem Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte vorzulegen.

11.4.2 Angabe der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen über

solche Ressourcen

Ein Patentgesuch muss Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource enthalten,

sofern die Erfindung direkt darauf beruht und der Patentbewerber bzw. der Erfinder Zugang zu

dieser Ressource hatte. Gleiches gilt für traditionelles Wissen über solche Ressourcen (Art. 49a


Genetische Ressourcen werden dabei so verstanden, wie diese im Übereinkommen über die

Biologische Vielfalt (CBD) definiert sind, nämlich als „genetisches Material von tatsächlichem

oder potentiellen Wert“. „Genetisches Material“ ist als "jedes Material pflanzlichen, tierischen,

mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale Erbeinheiten enthält" definiert (Art. 2

CBD). Nicht zu den genetischen Ressourcen im Rahmen der CBD zählen hingegen genetische

Ressourcen des Menschen. "Traditionelles Wissen" kann umschrieben werden als Kenntnisse,

Innovationen und Gebräuche von eingeborenen oder lokalen Gemeinschaften, welche über

Generationen geschaffen, weitergegeben und angepasst wurden.

Zu beachten ist, dass die Erfindung selbst nicht zwingend eine genetische Ressource sein

muss; sie muss lediglich direkt auf einer genetischen Ressource beruhen. Folglich können zum

Beispiel auch Wirkstoffe biologischer Herkunft in einer Patentanmeldung die Offenlegung der

Quelle auslösen.

Falls Art. 49a PatG zur Anwendung kommt, so ist die Quelle der genetischen Ressource bzw.

des traditionellen Wissens über die genetische Ressource in der Beschreibung der Erfindung

anzugeben (Art. 45a PatV). Als Quelle ist primär jenes Land zu nennen, welches die

genetischen Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, bzw. die eingeborene oder lokale

Gemeinschaft, von welcher das traditionelle Wissen stammt (s. Botschaft zur Änderung des

11 Biotechnologische Erfindungen


Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags

und der Ausführungsordnung, BBl 2006 1, Seite 81). Falls diese primäre Quelle nicht bekannt

ist oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann (z.B. bei

genetischen Ressourcen für Zuchtorganismen oder falls die genetische Ressource von einem

kommerziellen Anbieter bezogen wurde), soll eine andere – sekundäre – Quelle angeben

werden (z.B. eine Genbank, der kommerzielle Anbieter der genetischen Ressource oder die

Publikation über das traditionelle Wissen). Es ist jeweils die Quelle jener genetischen

Ressourcen bzw. jenes traditionellen Wissens anzugeben, mit welcher bzw. welchem die

Erfindung tatsächlich entwickelt wurde.

Fehlt in der Patentanmeldung die Quellenangabe, so wird diese in einer Beanstandung

nachverlangt (Art. 59 Abs. 2 PatG). Sofern die gesetzte Frist nicht eingehalten wird, weist das

IGE die Anmeldung zurück (Art. 59a Abs. 3 lit. b PatG). Eine nachgereichte Quellenangabe in

Erledigung der Beanstandung wird nicht als erweiterte Offenbarung betrachtet.

Ist dem Patentbewerber bzw. dem Erfinder keine Quelle bekannt, so hat er eine entsprechende

schriftliche Bestätigung abzugeben (Art. 49a Abs. 2 PatG). Bei vorsätzlich falschen Angaben

über die Quelle können strafrechtliche Sanktionen greifen (Art. 81a PatG).

11.4.3 Offenbarung von „Durchgriffsansprüchen“ („reach through claims“)

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch auf Erzeugnisse, die mit Hilfe eines Screening-

verfahrens oder eines Tests identifiziert werden, oder auf Erzeugnisse, die durch einen

Wirkmechanismus gekennzeichnet sind. Durchgriffsansprüche versuchen, Schutz für die mit

einem patentierten Screeningverfahren aufgefundenen Stoffe oder für Stoffe mit gleichen

Wirkmechanismen beispielsweise auf folgende Art zu erlangen: "Stoff, der durch das

(Screening-) Verfahren/den Test nach Anspruch 1 identifiziert wird".

Verwendungsansprüche solcher Erzeugnisse werden ebenfalls als Durchgriffsansprüche


Erfindungen (Stoffansprüche oder Verwendungsansprüche), bei denen das Erzeugnis nur in

Form eines reinen Durchgriffsanspruchs formuliert wird, sind nicht so vollständig offenbart, dass

ein Fachmann diese Erfindungen ausführen kann. Derartige Ansprüche sind wegen fehlender

Offenbarung nicht annehmbar (Art. 50 PatG). Ein Anspruch wie oben formuliert ist ferner auch

deshalb nicht annehmbar, weil ein Screening oder ein Test für sich kein Herstellungsverfahren

ist; die Erzeugnisse stellen deshalb kein unmittelbares Verfahrensprodukt nach Art. 8a Abs. 1

PatG dar.

Häufig ist auch die Klarheit des Anspruchs mangelhaft und die Kategorie nicht eindeutig


Durchgriffsansprüche sind nur dann annehmbar, wenn das Endprodukt in der Beschreibung

durch seine (bio)chemischen Eigenschaften zusammen mit seiner biologischen Wirkung und

seinen physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet wird. In der Beschreibung muss (neben

der gewerblichen Anwendbarkeit, s. auch Kap. 11.2 S. 82) dargelegt sein, wie die Erzeugnisse

gemäss ihren strukturellen Eigenschaften identifiziert und wie sie hergestellt werden können.

Die Ansprüche selber müssen so formuliert sein, dass die Erzeugnisse (z.B. anhand der

Sequenzen) eindeutig ermittelt werden können.

11 Biotechnologische Erfindungen


11.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen

Wie bei allen anderen Patentanmeldungen gilt, dass alle Angaben, die der Fachmann zur

Ausführung der Erfindung benötigt, zur Offenbarung der Erfindung gehören. Sie können

deshalb nach dem Anmeldedatum nicht nachgereicht werden.

Ist die Hinterlegung von biologischem Material für die Offenbarung notwendig, so muss dieses

Material am Anmeldedatum hinterlegt sein (Art. 50a Abs. 3 PatG).

- War das in der Offenbarung erwähnte biologische Material vorbekannt, d.h. war es am

Anmeldedatum der Öffentlichkeit frei zugänglich und gehörte somit zum Stand der Technik,

so kann der Hinweis auf seine Hinterlegung ohne Einfluss auf das Anmeldedatum in der

Beschreibung ergänzt werden.

- Bei nicht vorbekanntem biologischem Material müssen die Angaben zum biologischen

Material sowie der Hinweis auf die Hinterlegung am Anmeldedatum in der ursprünglichen

Fassung enthalten sein. Es kann einzig das Aktenzeichen der Hinterlegung innerhalb von

16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden.

- Sind die Angaben zur Hinterlegung in irgendeinem am Anmeldedatum eingereichten

Aktenstück zu der Patentanmeldung zu finden, so können sie von Amtes wegen in die

Beschreibung übertragen werden.

11.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche

Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen: Grundsätzlich sind alle Erfindungen in

den Patentansprüchen zu definieren (Art. 51 Abs. 1 PatG). Die Beschreibung und die

Zeichnungen dienen zwar zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung der Ansprüche. Bei

biotechnologischen Erfindungen sind Hinweise auf die Beschreibung bzw. auf die Zeichnungen

in Ausnahmefällen gestattet, falls der Anspruch ansonsten schwer verständlich und somit unklar

würde. Ein solcher Hinweis kann beispielsweise bei Erfindungen erfolgen, die eine Sequenz

betreffen („Sequenz der Nummer 1 wie in Figur 3 dargestellt“) oder durch die Beziehung auf die

Beschreibung mittels der Bezeichnung eines Mikroorganismus.

Definition von Erzeugnissen: Erzeugnisse sind durch Ihre Konstitution (z.B. Sequenz) oder

ihre Eigenschaften zu definieren. Kann das biotechnologische Erzeugnis nicht oder nur

unzureichend durch Erzeugnismerkmale definiert werden, so sind in Ausnahmefällen auch

Herstellungsmerkmale zulässig. In Analogie zu chemischen Verbindungen (s. Kap. 10.6.1 S. 77

„product by process claims“) muss die Klarheit des Anspruchs gewährleistet sein. Da auch bei

diesen Ansprüchen nicht das Verfahren, sondern das Produkt absolut beansprucht wird, ist nur

die unbestimmte Formulierung zulässig, beispielsweise „Protein …, das aus dem Bakterium …

gewonnen werden kann“.

Bezeichnung von Mikroorganismen: Betrifft ein Patentanspruch Mikroorganismen, so sind

nur sachliche Bezeichnungen – allenfalls ein neu geschaffener Name – zulässig. Sie können

die Abkürzung einer Sammelstelle und die Hinterlegungsnummer enthalten ("Streptomyces

basilensis ATCC 10823"). Alternativhinweise auf Varianten und/oder Mutanten (z.B. "… oder

wie Mutante dieses Mikroorganismus") mit den gleichen erfindungswesentlichen Eigenschaften

wie der nicht mutierte Mikroorganismus (z.B. dasselbe Antibiotikum produzierend) sind zulässig,

wenn die Bestimmung der Zugehörigkeit der Mutanten und Varianten zum nicht mutierten

11 Biotechnologische Erfindungen


Mikroorganismus gegeben ist. Geht indessen aus den Unterlagen hervor, dass es sich um

(insbesondere durch induzierte Mutation erzeugte) Mutanten mit spezifischen, erfindungs-

wesentlichen Eigenschaften handelt, so sind diese als besondere Mikroorganismen zu

betrachten. Dies kann bei der Beurteilung der Einheit (sowohl des einzelnen Anspruchs wie des

gesamten Patents) von Bedeutung sein.

Einheit der Erfindung: In einem unabhängigen Patentanspruch gilt zusätzlich zu den Regeln

für chemische Verbindungen (s. Kap. 10.6.1 S. 77): Die alternative Aufzählung verschiedener

Mikroorganismen in einem Verfahrensanspruch ist nur zulässig, wenn das mit einem jeden

Mikroorganismus durchgeführte Verfahren ausgehend vom gleichen Ausgangsmaterial zum

gleichen Ergebnis, z.B. zum gleichen Endprodukt führt; andernfalls ist die Erfindung nicht

einheitlich. Wenn ein Verfahren zu einem Gemisch von Stoffen oder Mikroorganismen führt,

kann im Patentanspruch das Gemisch und/oder eine seiner Komponenten als Endstoff

bezeichnet werden und es können abhängige Patentansprüche für die Isolierung einer

Komponente aufgestellt werden. Dies setzt aber voraus, dass alle Endstoffe zum gleichen

Zweck verwendbar sind; dies muss aus der Beschreibung hervorgehen.

11.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Massgebend ist der technische Zusammenhang, sei es bei Patentanmeldungen mit

Ansprüchen derselben Kategorie (z.B. Gen, Genkonstrukt, Wirtszelle, Protein, Medikament)

oder mit Kombinationen verschiedener Kategorie (so beispielsweise zu den vorhergehenden

Erzeugnissen auch Verfahren und Verwendungen dazu). Bei umfangreichen Anspruchssätzen

muss eine logische Reihenfolge bestehen, so dass ersichtlich ist, wie die eine Erfindung aus

der anderen hervorgeht.


12 Spezielle Verfahren

12.1 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand

Ist eine Patentanmeldung wegen Versäumnis der Frist zur Erledigung einer technischen Bean-

standung zurückgewiesen worden, so kann der Patentanmelder entweder die Weiterbe-

handlung (Art. 46a PatG) oder die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG)


Eventuelle rechtliche oder administrative Voraussetzungen werden von den zuständigen Stellen

abgeklärt. Der für die Sachprüfung zuständige Prüfer erfasst und behandelt die Anmeldungen

möglichst selbstständig. Bei Unklarheiten holt er Stellungnahmen bei den zuständigen Stellen,

insbesondere beim Koordinator Patentprüfung und beim Rechtsdienst gewerbliche

Schutzrechte ein.

Die Wiedereinsetzungsverfügung wird vom Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte verfasst.

Der für die Sachprüfung zuständige Prüfer hat zu prüfen, ob mit dem Antrag die versäumte

Handlung vollständig nachgeholt wurde (Art. 46a Abs. 2 bzw. Art. 47 Abs. 2 PatG):

- Bei Beanstandungen nach Art. 59 Abs. 1 PatG (s. Kap. 2 S. 14 & Kap. 3 S. 23) genügt

eine Stellungnahme zu den Einwänden des Prüfers; ob diese Erwiderung alle oder nur

einen Teil der Einwände des Prüfers berücksichtigt und ob sie stichhaltig ist oder nicht,

spielt im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle. Das Ergebnis des

Weiterbehandlungsantrags kann darin bestehen, dass die Anmeldung unmittelbar

zurückgewiesen wird.

- Bei Beanstandungen nach Art. 59 Abs. 2 PatG, d.h. wenn Mängel der technischen Unter-

lagen gerügt worden sind, muss der wesentliche Inhalt der Beanstandung in vollem Umfang

berücksichtigt worden sein. Hierzu kommt nicht nur eine Änderung der Unterlagen (Normal-

fall), sondern auch eine Erwiderung (Gegenargumente, Verweigerung mit Begründung, etc.)

in Frage. Eine Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung ist abzulehnen, wenn mindestens

ein wesentlicher Punkt der Beanstandung einfach ignoriert wurde.

12.2 Teilverzicht


Dieser Abschnitt der Richtlinien regelt die Prüfung einer Erklärung des teilweisen Verzichts auf

ein Patent. Dieselben Regeln gelten analog auch für die Teilnichtigkeit. Der Unterschied

besteht darin, dass der Teilverzicht freiwillig erfolgt, die Teilnichtigkeit aber von einem Richter

angeordnet wurde.

12.2.1 Allgemeines zum Teilverzicht

Der Patentinhaber kann einen Antrag auf Erklärung des teilweisen Verzichts auf ein Schweizer

Patent oder auf ein Europäisches Patent mit Wirkung für die Schweiz stellen (Art. 24 PatG),

ausser solange ein Einspruch gegen das Patent möglich oder über einen Einspruch noch nicht

rechtskräftig entschieden ist (Art. 98a PatV).

12 Spezielle Verfahren


Der von der Administration entgegengenommene Antrag wird falls möglich dem zuständigen

Prüfer oder sonst dem Koordinator Sachprüfung weitergeleitet. Die Fassung mit dem genauen

Wortlaut für das Titelblatt der Verzichtserklärung muss festgelegt sein, bevor die Unterlagen für

die Abschlussarbeiten wiederum der Administration zugeleitet werden. Eine Kopie der

definitiven Fassung geht an den Koordinator Sachprüfung.

Das Beanstandungsverfahren entspricht im Wesentlichen demjenigen der Sachprüfung von

Patentanmeldungen (Art. 97 Abs. 3 PatV). Ist die Erklärung derart mangelhaft, dass aus ihr

nicht klar hervorgeht, in welchem Umfang das Patent eingeschränkt werden soll, so ist eine all-

gemeine Beanstandung zu erlassen (Erledigungsfrist 3 Monate mit Möglichkeit der Frister-

streckung). Werden wesentliche Mängel nicht behoben, so ist Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG

entsprechend anwendbar (vollständige Zurückweisung der Erklärung). In der Beanstandung ist

auf Art. 25 Abs. 2 PatG hinzuweisen, wenn Patentansprüche ausgeschieden werden müssen,

weil sie den Artikeln 52 oder 55 PatG nicht genügen. Die Frist gemäss Art. 25 Abs. 3 PatG wird

von der Administration erfasst und bearbeitet.

Ein Teilverzicht ist nicht nur für das IGE, sondern auch für berufsmässige Vertreter kein

Routineverfahren. Sobald deshalb Umfang und Zulässigkeit der Erklärung feststehen, kann der

Prüfer dem Patentinhaber einen ausformulierten Vorschlag unterbreiten, der dem IGE

unterschrieben zurückgesandt werden muss.

Es ist auch zu prüfen, ob das Datum der Erklärung infolge sachlicher Änderung ihrer Tragweite

geändert werden muss.

Das Schwergewicht der Prüfung liegt beim Teil des Patents, das nach dem Teilverzicht

verbleibt und unbedingt klargestellt werden muss. Eine nähere Prüfung des wegfallenden Teils

ist schon deswegen ausgeschlossen, weil das IGE die Gründe für den Verzicht nicht kennt.

Beim Teilverzicht handelt es sich um die materielle Änderung eines bereits erteilten und ver-

öffentlichten Patents. Die Rechtssicherheit gebietet, dass nur die durch den Verzicht bedingten

Änderungen zugelassen werden (Art. 25 PatG und Art. 97 PatV). Der Teilverzicht darf weder

vom Patentinhaber noch vom IGE als Gelegenheit benutzt werden, etwas anderes nach-

zuholen, das im Erteilungsverfahren übersehen wurde. Anlässlich eines Teilverzichts können

keine neuen Ansprüche aufgestellt werden (Ausnahme s. Beispielsangaben bei Teilverzicht

nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG).

Das Patentgesetz zählt in Art. 24 Abs. 1 PatG abschliessend die drei Arten des Teilverzichts

auf, die einzeln oder in Kombination zugelassen werden können:

12.2.2 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs (Art. 24

Abs. 1 Bst. a PatG)

Die Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs setzt voraus, dass mindestens ein

weiterer unabhängiger Patentanspruch verbleibt, der für sich bestehen kann. Wenn z.B.

lediglich ein Patentanspruch für das Erzeugnis eines nicht mehr beanspruchten Verfahrens

verbleibt, der keine selbständige Bedeutung hat (rein deklaratorischer Anspruch - vgl. Art. 8a

Abs. 1 PatG), kann dieser für sich allein nicht bestehen.

Änderungen bei Wegfall eines unabhängigen Patentanspruchs

12 Spezielle Verfahren


- Die darauf rückbezogenen Nebenansprüche sind umzuredigieren: der Ersatz des Rück-

bezugs erfolgt durch Übernahme der entsprechenden Merkmale, so dass keine Erweiterung

des Schutzumfangs resultiert.

- Es ist zu prüfen, ob die verbleibenden unabhängigen Patentansprüche im gleichen Patent

weiterbestehen können (Art. 25 Abs. 1 PatG und Art. 30 PatV). Dies gilt insbesondere dann,

wenn das Patent mit mehreren Nebenansprüchen gleicher Kategorie erteilt wurde. Die

ausgeschiedenen Ansprüche können Gegenstand eines neu errichteten Patents werden.

- Die vom aufgehobenen Patentanspruch abhängigen Patentansprüche fallen automatisch

alle dahin, können aber in einem oder mehreren neu errichteten Patenten weiterverfolgt

werden. Macht der Patentinhaber geltend, dass er einen oder mehrere dieser abhängigen

Patentansprüche aufrechterhalten möchte, so beantragt er in Wirklichkeit eine Zusammen-

legung, die nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG zu prüfen ist.

Änderungen bei Wegfall eines abhängigen Patentanspruchs

Alle abhängigen Patentansprüche, die auf den gestrichenen abhängigen Patentanspruch

rückbezogen waren, sind entweder zu streichen oder so umzuredigieren, dass keine

Erweiterung resultiert.

12.2.3 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm

abhängigen Patentansprüche (Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG)


- Die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Zusammenlegung mit

einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen kann nur erfolgen, wenn die

letztgenannten (direkt oder indirekt) auf den einzuschränkenden Patentanspruch

rückbezogen sind. Werden Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs

verwendet, so gilt Art. 24 Abs. 1 Bst. c PatG.

- Es muss sich um eine reine, quantitative Zusammenlegung handeln, d.h. dass der neue

eingeschränkte Patentanspruch sämtliche Merkmale aller zusammengelegten Patent-

ansprüche aufweisen muss, mit Einschluss der sich aus den Rückbezügen ergebenden

Merkmale. Das Weglassen eines Merkmals des unabhängigen Patentanspruchs ist in der

Regel als Erweiterung abzulehnen (Ausnahme: wenn nur ein Glied einer Alternative

übernommen wird, s. Teilverzicht nach Bst. c).

- Enthält ein abhängiger Patentanspruch Beispielsangaben oder Eventualmerkmale, so

können sie unter anderem beim Zusammenlegen entweder weggelassen oder in die

verbindliche Form gebracht werden. Im erstgenannten Fall besteht die Möglichkeit, einen

oder mehrere neue abhängige Patentansprüche aufzustellen, deren spezifische Merkmale

den Beispielsangaben oder Eventualmerkmalen entsprechen.

- Die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur möglich, wenn

die entsprechende Kombination als Rückbezug vorgegeben ist, oder sonst wie in der

Patentschrift vorgesehen ist, namentlich wenn eine Ausführungsform geschildert ist, welche

alle Merkmale der Kombination in sich vereinigt, oder wenn sich diese Kombination durch

die Selbständigkeit der zusammengelegten Ausführungsformen begründen lässt.

- Die Zusammenlegung mit einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur für

die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs vorgesehen und somit für

abhängige Patentansprüche unter sich nicht zulässig.

12 Spezielle Verfahren


Änderungen der übrigen Patentansprüche

- Gleichzeitig mit der Einschränkung eines ersten Patentanspruchs kann auch ein Neben-

anspruch eingeschränkt werden.

- Von den übrigen Patentansprüchen, die auf die eingeschränkten Patentansprüche

verweisen oder rückbezogen sind, müssen diejenigen ausscheiden, die mit der einge-

schränkten Fassung in technischer Hinsicht nicht vereinbar sind.

- Durch Rückbezug auf den eingeschränkten Patentanspruch ergeben sich neue Merkmals-

kombinationen, deren Zulässigkeit einzeln nach den gleichen Regeln zu prüfen ist wie oben

für die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen.

- Im Übrigen sind nur solche redaktionellen Änderungen der verbleibenden Patentansprüche

zuzulassen, die zur Klarstellung in Hinblick auf die Neufassung des eingeschränkten

Patentanspruchs notwendig sind. Es dürfen auch keine neuen Rückbezüge formuliert


12.2.4 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs „auf anderem Weg“ (Art. 24

Abs. 1 Bst. c PatG)


- Ausnahmsweise ist es möglich, einen unabhängigen Patentanspruch ohne Zuhilfenahme

anderer Teile der Patentschrift einzuschränken, nämlich durch Weglassen eines oder

mehrerer Glieder einer Alternative, oder durch Umwandeln einer Fakultativangabe im

unabhängigen Patentanspruch in ein Nichtfakultativmerkmal.

- In den meisten Fällen erfolgt aber die Einschränkung des unabhängigen Patentanspruchs

durch Hinzufügung oder Spezifizierung eines Merkmals auf der Grundlage eines anderen

Teils der Patentschrift, nämlich der Beschreibung, der Zeichnung oder eines Merkmals

eines anderen Patentanspruchs.

- Wie die Begriffe "gleiche Erfindung" und "Ausführungsart" zeigen, muss es sich um eine

reine Einschränkung handeln. Es müssen also sämtliche Merkmale des einzuschrän-

kenden Patentanspruchs beibehalten werden, sei es explizite (wenn weitere Merkmale

hinzukommen) oder implizite (wenn das betreffende Merkmal spezifiziert wird). Jede

Verallgemeinerung und insbesondere das Weglassen eines Merkmals des einzuschrän-

kenden Patentanspruchs ist unzulässig.

- Der eingeschränkte Patentanspruch muss eine Ausführungsart definieren, d.h. etwas, das

Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs hätte sein können. Diese Ausführungsart

muss sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in den für das Anmeldedatum

massgebenden Unterlagen vorgesehen sein. Die erste Bedingung soll verhindern, dass

Dritte durch den Teilverzicht überrascht werden (Einschränkung auf eine Ausführungsart,

die aus den ursprünglichen Unterlagen entfernt wurde), die zweite, dass Art. 58 Abs. 2 PatG

nach der Patenterteilung umgangen wird (Einschränkung auf eine Ausführungsart, die erst

nach dem zuerkannten Anmeldedatum in die Unterlagen aufgenommen wurde).

- Der Begriff "vorgesehen" ist nicht buchstäblich aufzufassen; die eingeschränkte Fassung

braucht nicht wörtlich in den Unterlagen enthalten zu sein, ihr technischer Inhalt muss aber

darin in unmissverständlicher Weise offenbart sein.

- Die Einschränkung nach Bst. c ist nur für unabhängige Patentansprüche vorgesehen und

somit für abhängige Patentansprüche nicht zulässig.

12 Spezielle Verfahren


Die Änderungen der übrigen Patentansprüche sind gleich wie unter Kap. 12.2.3 (S. 95) zu


12.2.5 Die Erklärung des teilweisen Verzichts

Die Erklärungen der teilweisen Verzichte weisen die Dokumentenartencodes C1 oder C3 für die

schweizerischen Patente und H1 oder H3 für den schweizerischen Teil der EP-Patente auf. Sie

sind veröffentlicht und in den Datenbanken verfügbar.

Für die Formulierung der Erklärung gilt:

- Einleitend wird die Bestimmung des Patentgesetzes (Art. 24 Abs. 1 Bst. a, b und/oder c

PatG) genannt, auf die sich der Teilverzicht stützt.

- Dann wird angegeben, welche Patentansprüche aufgehoben, zusammengelegt oder

eingeschränkt werden und wie die nunmehr gültige Fassung des oder der (verbleibenden)

Patentansprüche lautet. Insbesondere soll bei Einschränkung nach Bst. b nicht bloss

angegeben werden, der unabhängige Patentanspruch X werde mit dem abhängigen

Patentanspruch Y zusammengelegt, sondern es ist auch die eingeschränkte Fassung

festzuhalten. Letztere ergibt sich durch rein redaktionelle Eingliederung des ganzen Inhalts

des abhängigen Patentanspruchs in die Fassung des unabhängigen Patentanspruchs.

- Änderungen anderer Art sind zu beanstanden. Sind die zusammenzulegenden Patent-

ansprüche in Oberbegriff und Kennzeichnung gegliedert, so kann im neuen Patentanspruch

die Wendung "dadurch gekennzeichnet" entweder dort verbleiben wo sie im unabhängigen

Patentanspruch war oder sie wird vor die Merkmale aus dem oder den abhängigen

Patentansprüchen verlegt. Eine andere Verschiebung der Wendung ist nach Bst. c zu

beurteilen (BGE 104 1B 68).

- Aus der Erklärung muss ausserdem klar hervorgehen, welche abhängigen Patent-

ansprüche aufrechterhalten werden und mit welchen Änderungen (einschliesslich

Änderungen der Rückbezüge, aber ohne Umnummerierung dieser Ansprüche). Diese Stelle

kann z.B. wie folgt redigiert werden: "Die Patentansprüche 2, 3 und 5 bleiben mit folgenden

Rückbezügen aufrechterhalten:

Patentanspruch 2 auf Patentanspruch 1

Patentanspruch 3 auf Patentanspruch 1 oder 2

Patentanspruch 5 auf Patentanspruch 1“

- Änderungen der Beschreibung (mit Einschluss des Titels), der Zeichnung oder der

Zusammenfassung sind nicht zulässig (Art. 97 Abs. 2 PatV). Hingegen ist stets etwa

folgender Hinweis anzubringen: "Soweit Teile der Beschreibung oder Zeichnung mit der

Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollten sie als nicht vorhanden


- Die Erklärung enthält keine Zusammenfassung; sie wird als Ergänzung der Patentschrift

publiziert und offenbart nicht mehr als diese. Die Patentansprüche gemäss Teilverzicht sind

gemäss der dann gültigen IPC und CPC zu klassieren.

12 Spezielle Verfahren


12.3 Errichtung neuer Patente


Das Patentgesetz gibt dem Inhaber eines Schweizer Patents oder eines Europäischen Patents

mit Wirkung für die Schweiz das Recht, ein oder mehrere neue Patente zu errichten, indem

bestimmte Teile des ursprünglichen Patents verselbständigt werden. Dies kann aber nur im

Anschluss an einen Teilverzicht (Art. 25 PatG) oder eine Teilnichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG)

oder eine Teilabtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG) geschehen.

In diesen drei Fällen soll der Patentinhaber Gelegenheit haben, aufgrund eines oder mehrerer

Patentansprüche des ursprünglichen Patents, die infolge des Verzichts, der Nichtigkeit oder der

Abtretung nicht mehr im ursprünglichen Patent verbleiben können, ein "neu errichtetes",

selbständiges Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum zu erwirken. Es handelt sich

also um eine Teilung des erteilten Patents, die sich von der Teilung der Patentanmeldung (Art.

57 PatG) in verschiedener Hinsicht unterscheidet:

- Sie kann nicht freiwillig, sondern nur im Anschluss an einen der eingangs genannten

Anlässe vorgenommen werden.

- Der Antrag muss innert der vom IGE gesetzten Frist von 3 Monaten eingereicht werden (Art.

25 Abs. 3 PatG und Art. 98 Abs. 3 PatV).

- Als Gegenstand des neu errichteten Patents kommen nur ausgeschiedene Patentansprüche

des ursprünglichen Patents in Frage (Art. 25 Abs. 2 PatG).

Anlässlich der Eintragung eines Teilverzichts, einer Teilnichtigkeit oder einer Teilabtretung im

Patentregister setzt das IGE dem Patentinhaber (bei Teilabtretung dem früheren Inhaber) die

dreimonatige Frist zur Stellung des Antrags auf Errichtung eines neuen Patents (Art. 98 Abs. 3


Der Antrag muss innert der gesetzten Frist eingereicht werden und angeben, dass es sich um

die Errichtung eines neuen Patents handelt (Nummer des ursprünglichen Patents). Der Antrag

wird von der Administration im Wesentlichen wie eine Teilanmeldung behandelt. Nach

Abschluss der Eingangs- und der Formalprüfung wird er unverzüglich dem Koordinator

Patentprüfung zugeleitet.

Sachprüfung neu errichteter Patente

Jeder Patentanspruch für das neu zu errichtende Patent muss einem Patentanspruch des

ursprünglichen Patents entsprechen, der nicht Gegenstand des Teilverzichts oder der Teil-

nichtigkeit war, sondern aus anderen Gründen ausgeschieden ist (Art. 25 Abs. 2 PatG) oder der

vom Richter gestützt auf Art. 30 Abs. 1 PatG gestrichen wurde.

Auch die Merkmale, die sich aus den Rückbezügen der übernommenen Patentansprüche

ergeben, müssen berücksichtigt werden. Die Aufstellung zusätzlicher Patentansprüche ist nicht

zulässig (Art. 101 PatV).

Für die Beschreibung und Zeichnungen gibt es zwei Möglichkeiten (Art. 102 PatV):

- Soweit dies nicht zu Unklarheiten bezüglich der Tragweite des neu zu errichtenden Patents

führt, wird lediglich auf die Patentschrift des ursprünglichen Patents verwiesen und folgende

Erklärung beigefügt: „Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnung des ursprünglichen

Patents Nr. ... mit den vorliegenden Patentansprüchen nicht vereinbar sind, sollen sie als

nicht vorhanden gelten.“

12 Spezielle Verfahren


- Andernfalls werden die zum Verständnis der Patentansprüche nötigen Teile der Patent-

schrift in angepasster Form weitergegeben.

Das neu errichtete Patent enthält auch eine Zusammenfassung. Wenn die Klassifizierung des

neu errichteten Patents gemäss der dann gültigen IPC und CPC von derjenigen des

ursprünglichen Patents abweicht, ist auch die letztgenannte anzugeben.

12.4 Teilung von Patentanmeldungen

Dieses Kapitel behandelt die Prüfung von Teilanmeldungen, früher Teilgesuchen, und ihre

Relation zur Stammanmeldung, früher Stammgesuch.


Eine Teilanmeldung, die aus mehreren früheren Patentanmeldungen abgeleitet ist, ist

abzulehnen, weil dies einer Teilzusammenlegung gleichkommen würde. Eine

Zusammenlegung, bei der mehrere einzeln zum Schutz angemeldete Erfindungen in einer

einzigen Patentanmeldung vereinigt werden, ist nur über eine mehrfache innere Priorität

möglich (Art. 42 PatV). Hingegen können aus einer und derselben früheren Anmeldung

mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden, sei es gleichzeitig oder gestaffelt, mit Einschluss

der wiederholten Teilung.

Die Einreichung einer Teilanmeldung liegt immer im Ermessen des Patentanmelders. Sie

drängt sich auf, wenn eine Patentanmeldung eingeschränkt werden muss, weil sie uneinheitlich

ist oder wenn der Patentanmelder von sich aus einen Teil des in einer Patentanmeldung

Offenbarten unabhängig vom Rest schützen möchte.

Das Charakteristische einer Teilanmeldung liegt darin, dass sie von einer früheren

Patentanmeldung (der sog. Stammanmeldung) abgezweigt ist und dass ein früheres, auf die

Stammanmeldung zurückzuführendes Anmeldedatum beansprucht wird.

Bei Teilanmeldungen müssen folgende drei Bedingungen erfüllt sein (Art. 57 PatG):

- Die Anmeldung muss bei ihrer Einreichung ausdrücklich als Teilanmeldung bezeichnet

sein; hierzu sind die Nummer der Stammanmeldung und das beanspruchte Anmeldedatum

anzugeben (Art. 24 Abs. 2 Bst. c PatV).

- Zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung muss die Stammanmeldung noch

hängig sein, d.h. sie darf weder zurückgezogen noch rechtskräftig zurückgewiesen sein

und darf auch nicht zur Patenterteilung geführt haben (vgl. PMMBl 1970 I 43). In der Zeit

zwischen dem Prüfungsabschluss und der Patenterteilung gilt die Anmeldung noch als


- Der Gegenstand der Teilanmeldung darf nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in

der Fassung hinausgehen, die am beanspruchten Anmeldedatum vorlag.

Die ersten beiden Bedingungen gehören zur Eingangsprüfung; sie müssen erfüllt sein, damit

die Anmeldung als Teilanmeldung behandelt wird; die dritte Bedingung ist Gegenstand der

Sachprüfung. Die Formalprüfung überprüft u.a. die Sprache (Art. 4 Abs. 7 und Art. 50 Abs. 1

Bst. a PatV) und die Prioritäten (Art. 43 PatV).

Sachprüfung von Teilanmeldungen

12 Spezielle Verfahren


Sofern kein Hinderungsgrund vorliegt, soll eine Teilanmeldung aus arbeitsökonomischen

Gründen stets zusammen mit der zugehörigen Stammanmeldung geprüft werden. Hingegen

besteht kein Grund, den Prüfungsabschluss der einen Anmeldung auszusetzen, weil die andere

noch nicht so weit gediehen ist.

Zur Prüfung einer Teilanmeldung benötigt der Prüfer nicht nur die technischen Unterlagen

dieser Anmeldung, sondern auch die ursprüngliche Fassung der Unterlagen der

Stammanmeldung. Eine entsprechende Kopie wird bei der Erstellung des Aktenhefts beigelegt.

Der Prüfer soll kontrollieren, ob es sich um die richtige Kopie der Stammanmeldung handelt.

Für die Prüfung von Teilanmeldungen gelten analog die Erfordernisse aus den Kapiteln 1 - 7

dieser Richtlinien. Betreffend die Beschreibung kann sich die Prüfarbeit auf die Bereinigung von

Widersprüchen zu den Patentansprüchen beschränken. Die gestellte Aufgabe muss mit der

Lösung korrelieren. Es reicht im Wesentlichen, den einleitenden Teil der Beschreibung (bis zu

den Detailerklärungen) durchzusehen; die Anpassung des restlichen Beschreibungsteils liegt

im Ermessen des Patentanmelders.

Umfang der Teilanmeldung

Bei Teilanmeldungen dürfen die Unterlagen nicht über den Umfang der Stammanmeldung

hinausgehen (Art. 57 Abs. 1 PatG, siehe Kap. 4 und 5).

Bei der Eingangsprüfung einer Teilanmeldung wird als Anmeldedatum das Anmeldedatum der

Stammanmeldung vermutet (Art. 46g PatV).

Bei der Sachprüfung wird kontrolliert, ob dieses Datum materiell berechtigt ist. Der Prüfer soll

hier die gleichen Kriterien anwenden, wie bei einer Änderung der technischen Unterlagen,

indem er folgende Frage beantwortet: Wenn die (ggf. geänderten) Unterlagen der

Teilanmeldung als Ersatzunterlagen zur Stammanmeldung eingereicht worden wären, welches

wären die Folgen für die Offenbarung der Stammanmeldung? Die Antwort kann wie folgt lauten:

- keine Erweiterung der Offenbarung: Das ursprüngliche Anmeldedatum der

Stammanmeldung gilt auch als Anmeldedatum für die Teilanmeldung;

- Ergibt diese Prüfung, dass die Offenbarung der Teilanmeldung über den Inhalt der

Stammanmeldung hinausgeht, so muss dies dem Patentanmelder mitgeteilt werden und

zwar gemäss Kap. 5.1.2 (S. 35), jedoch unter Hinweis auf Art. 57 statt Art. 58 PatG und ggf.

auf Art. 65 statt Art. 64 PatV. Verzichtet der Anmelder nicht auf die Änderung oder vermag

er die Einwendungen nicht zu entkräften, so wird die Teilanmeldung zurückgewiesen.

Unterscheidung von der Stammanmeldung

Eine Teilanmeldung muss sich in zweifacher Hinsicht von der Stammanmeldung unterscheiden:

- Der Gegenstand der Teilanmeldung (d.h. das in den Ansprüchen Definierte) darf sich nur

auf einen Teil des Inhalts der Stammanmeldung erstrecken. Eine Patentanmeldung, welche

die Stammanmeldung übereinstimmend wiederholt, ist keine Teilanmeldung im Sinne von

Art. 57 PatG (BGE 93 I 729, PMMBl 1968 I 31 - 32); insbesondere darf die Einreichung

12 Spezielle Verfahren


einer Teilanmeldung nicht als Mittel zur Nachholung einer bei der Stammanmeldung

versäumten Frist missbraucht werden.

- Zwischen dem Gegenstand der Teilanmeldung und dem (verbleibenden) Gegenstand der

Stammanmeldung muss ein sachlicher Unterschied klar erkennbar sein, sonst würde die

Erteilung der beiden Patente auf eine unzulässige Doppelpatentierung hinauslaufen. Diese

Bedingung ist erfüllt, wenn die jeweiligen Patentansprüche inhaltlich verschieden sind. Eine

gegenseitige Abgrenzung ohne Überschneidung wird nicht verlangt. Auch eine Spezifi-

zierung oder Verallgemeinerung genügt als Unterscheidungsmerkmal; m.a.W. kann der

Patentanspruch der einen Anmeldung sich zum ersten Patentanspruch der anderen

Anmeldung wie ein abhängiger Patentanspruch zum übergeordneten unabhängigen

Patentanspruch verhalten.

Wiederholte Teilung:

Das IGE nimmt eine Teilanmeldung (C) auch dann an, wenn sie von einer schon bestehenden

Teilanmeldung (B) und damit nur indirekt von der gemeinsamen Stammanmeldung (A)

abgeleitet ist.

Im Fall der wiederholten Teilung muss aber der Gegenstand der neuen Teilanmeldung (C)

verglichen werden:

- mit dem Inhalt der Stammanmeldung (A), um das Anmeldedatum zu überprüfen und

- zusätzlich mit dem Inhalt der Teilanmeldung (B), wenn die Stammanmeldung (A) zum

Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) nicht mehr hängig war, weil dann eine

direkte Abzweigung von der Stammanmeldung (A) nicht mehr möglich gewesen wäre und

diese Vorschrift nicht durch Beschreitung des indirekten Weges umgangen werden darf.

Falls die Stammanmeldung (A) im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) noch

hängig war, so hat die wiederholte Teilung dieselbe Wirkung, wie wenn beide Teilanmeldungen

(B) und (C) gleichzeitig abgetrennt worden wären; falls die Stammanmeldung (A) nicht mehr

hängig war, so hat die Teilanmeldung (C) Anrecht auf das Anmeldedatum von der

gemeinsamen Stammanmeldung (A), falls ihr Inhalt sowohl in der Stammanmeldung wie auch

in der Teilanmeldung (B) offenbart ist.

12.5 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen)

Dieser Abschnitt regelt die Sachprüfung von internationalen Anmeldungen, die aufgrund des

PCT (Patent Cooperation Treaty) eingereicht wurden und in denen das IGE Bestimmungsamt

(Kap. I PCT) und ggf. ausgewähltes Amt (Kap. II PCT) ist. Ihre Sachprüfung ist Bestandteil der

nationalen Phase, die erst nach Abschluss der internationalen Phase beginnt. Die Sachprüfung

richtet sich nach den vorliegenden Richtlinien, soweit nichts anderes vermerkt ist.

Rechtsgrundlagen für die Sachprüfung

Für diese Anmeldungen sind die folgenden Bestimmungen in der nachstehenden Reihenfolge


- Der Zusammenarbeitsvertrag (PCT) einschliesslich seiner Ausführungsordnung

- Art. 131 – 140 PatG

12 Spezielle Verfahren


- Die übrigen Bestimmungen des PatG

- Art. 119 – 125 PatV

- Die übrigen Bestimmungen der PatV

Bei unterschiedlichen Vorschriften hat stets derjenige Text den Vorrang, der in dieser Liste

weiter oben steht. Für die nationale Phase gilt aber der Vorrang des Zusammenarbeitsvertrags

(samt Ausführungsordnung) nur für Bestimmungen, welche die Form und den Inhalt der

Anmeldung betreffen (Art. 27 Abs. 1 PCT). Für die materiellen Voraussetzungen der Patentier-

barkeit sind die Bestimmungen des nationalen Rechts massgebend (Art. 27 Abs. 5 PCT).

Internationale Anmeldungen, die bezüglich des anzuwendenden Rechts, insbesondere bezüg-

lich des Vorrangs der PCT- oder der schweizerischen Bestimmungen zu Diskussionen mit den

Patentanmeldern Anlass geben, sind dem Koordinator Patentprüfung und dem Rechtsdienst

gewerbliche Schutzrechte vorzulegen.

Sachprüfung von PCT-Anmeldungen

Der Prüfer muss für die Sachprüfung von der neuesten Fassung in einer schweizerischen

Amtssprache (Verfahrenssprache) ausgehen. Das von der Administration festgelegte

Anmeldedatum entspricht demjenigen der internationalen Anmeldung, für die eine Übersetzung

vorliegen muss. Die Übersetzungen haben keinen Einfluss auf das Anmeldedatum.

Bei der Beanstandung von Mängeln im Rahmen der Sachprüfung kann sich der Prüfer auf die

Bestimmungen des PatG und der PatV stützen und hat auch diese zu zitieren, weil sie für den

Patentanmelder nicht ungünstiger sind als die entsprechenden Bestimmungen des PCT.

Die Voraussetzungen für den Beginn der Sachprüfung werden von der Administration erledigt.

Die PCT-Anmeldung wird erst dann einem Prüfer zugeteilt, wenn die Frist von 30 Monaten

seitdem Anmelde- oder dem (ältesten) Prioritätsdatum (Art. 22 PCT) verstrichen ist. Von dieser

Regel darf nur abgewichen werden, wenn der Patentanmelder selber eine raschere Behandlung

ausdrücklich beantragt hat (Art. 23 PCT).

Die Administration erstellt ein Aktenheft, das im Wesentlichen wie diejenigen der schweizer-

ischen Patentanmeldungen ausgestattet ist und auch eine schweizerische Anmeldungsnummer

trägt, welche für die nationale Phase verwendet wird. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass

es sich um für die Schweiz wirksame internationale Patentanmeldungen handelt, die durch den

Übergang in die Prüfungsphase vor dem Bestimmungsamt ihren Charakter nicht verlieren.

Das Aktenheft weist folgende Besonderheiten auf:

- Die ursprünglichen Unterlagen sind in der vom Internationalen Büro (OMPI) veröffentlichten

Anmeldung enthalten; sie sind in deutscher, englischer, französischer, japanischer,

russischer, chinesischer, arabischer oder spanischer Sprache abgefasst (Regel 48.3 PCT);

der Recherchenbericht ist auch veröffentlicht.

- Bei internationalen Anmeldungen in englischer, japanischer, russischer, chinesischer oder

spanischer Sprache liegt auch eine Übersetzung dieser Unterlagen in eine schweizerische

Amtssprache (Verfahrenssprache) vor.

- Es können Änderungen der ursprünglichen Unterlagen aus der internationalen Phase oder

aus der nationalen Phase vorliegen.

- Die nötigen Exemplare des Textes und der Zeichnungen sind vom IGE erstellt worden.

- Der Prioritätsbeleg liegt in Form einer vom Internationalen Büro erstellten Kopie vor;

gegebenenfalls liegt auch eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache oder in

Englisch vor.

12 Spezielle Verfahren


- Wird die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung beansprucht (Art. 136 PatG), ist das

Aktenheft dieser Erstanmeldung zu konsultieren, um die Wiederholung bereits geleisteter

Prüfungsarbeit zu vermeiden.

Änderungen der technischen Unterlagen

- Die allgemeinen Richtlinien gelten sinngemäss für alle Änderungen, sowohl in der

internationalen wie auch in der nationalen Phase; insbesondere ist keine Erweiterung der

ursprünglichen Offenbarung zulässig.

- Das vom PCT garantierte Änderungsrecht in der nationalen Phase (Art. 28 und 41 PCT) ist

durch Art. 58 Abs. 1 PatG und durch das Beanstandungsverfahren (Art. 67 PatV) bzw.

durch die Ankündigung gemäss Art. 69 Abs. 1 PatV in vollem Umfang gewährleistet.

- Als ursprünglich eingereichte Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG ist die Über-

setzung der internationalen Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache zu

betrachten und zwar auch, falls diese Übersetzung nachgereicht wurde. Werden

Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache des Patentanmelders, sie

nachzuweisen und richtig zu stellen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Patentanmelder

und das Internationale Büro abweichende Unterlagen übermittelt haben.

Der Titel und die Zusammenfassung sind nicht noch einmal zu prüfen, da diese vor dem

Eintritt in die nationale Phase bereits geprüft worden sind. Davon ausgenommen sind

Änderungen von Titel und Zusammenfassung, die sich aus einer Änderung der technischen

Unterlagen ergeben (z.B. Wegfall von Ansprüchen), oder falls die Übersetzung unzureichend


Der Prüfungsabschluss erfolgt wie in Kap. 9.2 (S. 69) sinngemäss. Bei der Klassifizierung ist

die von der Recherchenbehörde festgelegte Klassifizierung der veröffentlichten PCT-

Anmeldung in Betracht zu ziehen und wenn möglich zu übernehmen.

Internationale Teilanmeldungen gibt es nicht. Wird aber eine internationale Anmeldung einge-

schränkt, so kann für den ausgeschiedenen Teil ein schweizerisches Teilanmeldung eingereicht

werden, das gemäss Kap. 12.4 (S. 99) zu prüfen ist.

12.6 Umgewandelte Europäische Anmeldungen und Patente

Dieser Abschnitt der Richtlinien gilt für die Sachprüfung von schweizerischen

Patentanmeldungen, die durch Umwandlung europäischer Anmeldungen (einschliesslich Euro-

PCT-Anmeldungen) entstanden sind. Die genannten Anmeldungen sind aufgrund des EPÜ

unter Benennung der Schweiz eingereicht, später zurückgezogen oder zurückgewiesen und

gemäss Art. 135 EPUe und Art. 121 PatG rechtzeitig in eine schweizerische Patentanmeldung

umgewandelt worden. Die Richtlinien gelten auch für schweizerische Patentanmeldungen, die

aus der Umwandlung europäischer Patente entstanden sind. Im Folgenden werden beide Fälle

kurz als „umgewandelte EP“ bezeichnet.

Rechtsgrundlagen für die Sachprüfung

Für umgewandelte EP sind die folgenden Bestimmungen in der nachstehenden Reihenfolge


12 Spezielle Verfahren


- Das europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung, soweit sie die

Umwandlung selbst und die Form der Anmeldung betreffen (Art. 137 Abs. 1 EPUe);

- Art. 121 - 124 PatG sowie die übrigen Bestimmungen des Patentgesetzes (vgl. Art. 124


- Art. 118 PatV sowie die übrigen Bestimmungen der Patentverordnung.

Fälle, welche in dieser Beziehung nicht klar sind, sollen dem Koordinator Patentprüfung und

dem Rechtsdienst gewerbliche Schutzrechte unterbreitet werden.

Sachprüfung von umgewandelten EP

Für das materielle Patentrecht gelten ausnahmslos die Bestimmungen des PatG, welches

deshalb bei Beanstandungen zu zitieren ist.

Umgewandelte EP werden erst dann den Prüfern zugeteilt, wenn alle Voraussetzungen für die

Inangriffnahme der Sachprüfung erfüllt sind, d.h. wenn das Umwandlungsverfahren abge-

schlossen ist. Die administrativen Belange des Umwandlungsverfahrens werden von der

Administration erledigt.

Das Aktenheft ist an den entsprechenden Vermerken auf der 1. und 2. Umschlagsseite zu

erkennen. Es weist folgende Besonderheiten auf:

- Es enthält die vom EPA oder vom Anmeldeamt übermittelten Akten, welche stets die

ursprünglichen Unterlagen umfassen. Wenn diese nicht in einer schweizerischen Amts-

sprache abgefasst sind, liegt auch eine Übersetzung vor (Art. 123 PatG).

- Alle Änderungen der ursprünglichen Unterlagen, die beim EPA eingereicht worden sind,

gelten auch für das IGE (Art. 122 Abs. 2 PatG). Für die Sachprüfung ist wie gewohnt von

der zuletzt eingereichten Fassung auszugehen, soweit sie in der schweizerischen

Verfahrenssprache vorliegt (Art. 4 Abs. 3 PatV und Art. 137 Abs. 2 Bst. b EPUe).

- Es kann die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung beansprucht werden (Art. 87

Abs. 1 EPUe und Art. 122 Abs. 3 PatG). In solchen Fällen ist das Aktenheft der Erst-

anmeldung zu konsultieren, um die Wiederholung bereits geleisteter Prüfungsarbeit zu


Änderungen der technischen Unterlagen

- Die allgemeinen Richtlinien gelten sinngemäss und zwar gleichgültig, ob die Änderungen

vor oder nach der Umwandlung eingereicht wurden; insbesondere ist keine Erweiterung der

ursprünglichen Offenbarung zulässig.

- Das im Art. 123 Abs. 1 EPUe vorgesehene Änderungsrecht ist durch Art. 58 Abs. 1 PatG

und durch das Beanstandungsverfahren (Art. 67 PatV) bzw. durch die Ankündigung gemäss

Art. 69 Abs. 1 PatV in vollem Umfang gewährleistet.

- Als ursprüngliche Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG ist auch im Falle der

nachgereichten Übersetzung der Text in einer schweizerischen Amtssprache zu betrachten.

Werden Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache des Patentanmelders, sie

nachzuweisen und richtig zu stellen.

- Im Falle der Umwandlung eines europäischen Patents ist jede Änderung, welche einen

Patentanspruch der europäischen Patentschrift erweitert, unzulässig (Art. 124 Abs. 2 PatG

12 Spezielle Verfahren


und Art. 123 Abs. 3 EPUe). Zu beachten ist, dass letztere die Patentansprüche in allen drei

Amtssprachen des EPA enthält, so dass es sich erübrigt, eine Übersetzung in die

schweizerische Verfahrenssprache zu verlangen.

Bei den Patentansprüchen sind nach europäischen Recht mehrfache Rückbezüge ohne

besondere Beschränkung möglich. Rückbezüge sind zu beanstanden, falls sie wirklich unklar

und mehrdeutig sind.

Der Prüfungsabschluss erfolgt wie in Kap. 9.2 (S. 69) sinngemäss. Bei der Klassifizierung ist

die vom EPA festgelegte Klassifizierung in Betracht zu ziehen und wenn möglich zu


Wird ein umgewandeltes EP (einschliesslich Teilanmeldungen) eingeschränkt, so kann für den

ausgeschiedenen Teil eine schweizerische Teilanmeldung eingereicht werden, das nach

Kap. 12.4 (S. 99) zu prüfen ist.


13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer

Schutzdauer (pädiatrische Verlängerung)

Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel

Das IGE erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen (definiert in Art. 140a Abs.

1bis PatG; im Zusammenhang mit ESZ als „Erzeugnisse“ bezeichnet: Art. 140a Abs. 2 PatG)

von Arzneimitteln auf Gesuch hin ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) (Art. 140a Abs. 1

PatG). Die Grundvoraussetzungen sind: Es muss eine Zulassung des Erzeugnisses als

Arzneimittel für die Schweiz vorliegen und dieses Erzeugnis muss in den Schutzbereich eines

gültigen Patents (Grundpatent) fallen (Art. 140b Abs. 1 PatG). Das ESZ wird aufgrund der

ersten Zulassung für die Schweiz erteilt (Art. 140b Abs. 2 PatG). Ein ESZ wird nur erteilt, wenn

für denselben Inhaber noch kein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat (kurz:

pädiatrisches Zertifikat; s. Kap. 14) vorliegt (Art. 140a Abs. 1 PatG).

Auf Gesuch hin verlängert das IGE die Schutzdauer erteilter ESZ einmal, wenn die

Arzneimittelinformation eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien

wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung für die Schweiz gemäss Art. 11

des Heilmittelgesetzes (HMG) berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) durchgeführt

wurden (Art. 140n PatG). Eine pädiatrische Verlängerung von 6 Monaten wird aufgrund der

Zulassung erteilt, zu der die erwähnte Arzneimittelinformation gehört (s.u. Kap. 13.2.3). Das

Gesuch um diese Zulassung muss spätestens 6 Monate nach dem ersten entsprechenden

Zulassungsgesuch im EWR mit PPK eingereicht werden (Art. 140n Abs. 1 Bst. b PatG).

Nach Eingang im IGE werden die Gesuchunterlagen von der Administration auf ihre

Vollständigkeit kontrolliert.

Die vollständigen Unterlagen für die Erteilung eines ESZ enthalten:

a. Den Antrag auf Erteilung ESZ; b. eine Kopie der ersten Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz, und c. einen Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der Regel eine Kopie der


Für die pädiatrische Verlängerung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:

a. der Antrag auf Verlängerung des ESZ b. ein Nachweis, wann für die Schweiz das Gesuch um die Zulassung mit PPK für das

Erzeugnis eingereicht wurde; c. die Bestätigung der Zulassungsbehörde, wonach die Arzneimittelinformation die

Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt; d. ein Nachweis, wann das Gesuch um die erste Zulassung des Arzneimittels mit diesem

Erzeugnis und mit dem PPK im EWR eingereicht wurde; oder eine Erklärung, dass kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht wurde, das älter als das schweizerische ist.

Zu Beginn der materiellen Prüfung muss der Prüfer feststellen, was genau das Erzeugnis ist,

bzw. wie es definiert ist (s.u. Kap.13.1).

Anschliessend sind folgende Fragen abzuklären:

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



(A) Für die Erteilung des ESZ:

- Ist das Erzeugnis durch das Grundpatent geschützt? (Kap. 13.2.1)

- Ist das Grundpatent in Kraft? (Kap.13.2.1)

- Welches ist die erste Zulassung des Erzeugnisses? (Kap. 13.2.2)

- Wurde die Frist zur Einreichung des Gesuchs eingehalten? (Kap. 13.2.4)

- Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt? (Kap. 13.2.6)

- Ist eine Zulassung in Kraft (muss nicht die erste Zulassung sein)? (Kap. 13.2.2)

- Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch desselben

Inhabers dazu vor? (Kap. 13.2.7)

(B) Für die pädiatrische Verlängerung:

- Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen Studien gemäss PPK vor? (Kap.


- Ist diese Zulassung für das gleiche Erzeugnis ausgestellt wie das ESZ, auf das es Bezug

nimmt? (Kap.13.2.3)

- Wurde die Frist für das Verlängerungsgesuch eingehalten? (Kap. 13.2.4)

- Wurde die Frist von 6 Monaten zwischen EWR-Zulassungsgesuch und Schweizer

Zulassungsgesuch eingehalten? (Kap. 13.2.5)

13.1 Das Erzeugnis

Das Erzeugnis ist definiert als ein Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung (Art. 140a

Abs. 2 PatG). Unter Erzeugnis ist nicht die pharmazeutische Spezialität, so wie sie zugelassen

worden ist, zu verstehen, sondern der Wirkstoff (bzw. die Wirkstoffzusammensetzung), der in

einem solchen Arzneimittel Anwendung findet (s. Botschaft vom 18. August 1993, BBl III 706).

Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf dem

Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der

Wirkstoffzusammensetzung) gemäss der behördlichen Zulassungsbescheinigung umfassen

(Entscheid des BVGer B-4371/2019). Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und

Markennamen, da letztere für eine pharmazeutische Spezialität und nicht für den Wirkstoff oder

die Wirkstoffzusammensetzung stehen. Analog ebenfalls nicht zulässig sind Bezeichnungen

des Arzneimittels, wie „Nasale Verabreichungsform des Wirkstoffs A“.

Salzformen und Ester

Liegen für einen Wirkstoff mehrere Zulassungen für jeweils unterschiedliche Salzformen oder

Ester vor, so werden diese grundsätzlich als ein und dieselbe chemische Substanz respektive

als ein und dasselbe Erzeugnis betrachtet. Diese Salze bzw. Ester dienen der Handhabung bei

der Herstellung, Verarbeitung oder Verabreichung (z.B. Verbesserung der Löslichkeit) oder

Stabilisierung des Wirkstoffs. Ist beispielsweise eine Carbonsäure je separat als freie Säure, als

Natrium- und Kaliumsalz zugelassen worden, so ist die früheste dieser drei Genehmigungen


Hat jedoch die Salzform (bzw. das Gegenion) oder die Estergruppe einen Einfluss auf die

pharmakologische Wirkung im Körper, kann es sich um eine neue Erfindung handeln. Wird eine

Salzform, ein Gegenion oder eine Estergruppe als solche in der Zulassungsbescheinigung mit

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



einer Bezeichnung wie „neuer Wirkstoff“ oder „neues Salz eines zugelassenen Wirkstoffs“

vermerkt, gelten diese als neue Erzeugnisse. Die durch die spezielle Salz- oder Esterform

veränderte Wirkung muss aus dem Grundpatent hervorgehen.

Unterschiedliche Dosierungen

Da ESZ nicht für die pharmazeutische Spezialität erteilt werden, können unterschiedliche

Dosierungen, galenische Formen oder neue Indikationen (s. nachstehend) in der Regel nicht

als Grundlage für ein ESZ dienen. Das blosse Vorhandensein derselben Wirkstoffe bedeutet

allerdings nicht zwingend, dass es sich um dasselbe Erzeugnis handelt. Ist basierend auf einem

bereits bekannten Erzeugnis (also einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffzusammensetzung) eine

weitere Erfindung gemacht worden (z.B. eine wirkungsvollere Dosierung) und besteht ein

Erzeugnisanspruch für diese neue Erfindung im Grundpatent, so kann diese spätere Erfindung

die Basis bilden für ein neues, eigenständiges Erzeugnis, für das ebenfalls ein ESZ erteilt

werden kann. Bedingung ist also, dass für dieses neue, patentierte Erzeugnis eine

übereinstimmende Zulassung vorliegt (BGer 17.11.1998, vgl. sic! 2/1999, 153).

Neue Indikationen

In Analogie zu geänderten Dosierungen können Wirkstoffe, für die eine weitere Erfindung

patentiert wird, die eine neue Indikation betrifft, als eigenständige Erzeugnisse angesehen

werden (Entscheid der RKGE vom 30.04.1999, vgl. sic! 4/1999, 449). Die Zulassungsbe-

scheinigung muss einen Hinweis auf die neue Indikation enthalten, wie z.B. die Bezeichnung

„Zulassung einer zusätzlichen Indikation“.

13.2 Prüfungskriterien

13.2.1 Ist das Erzeugnis durch ein Patent (Grundpatent) geschützt?

Als Grundpatent für ein Zertifikat kommen sowohl schweizerische als auch europäische Patente

mit Benennung Schweiz in Frage.

Das Patent muss zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs in Kraft sein (Art. 140b Abs. 1 Bst. a PatG),

was durch die Administration beim Gesucheingang überprüft wird.

Der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung muss als Stoff in einem Erzeugnisanspruch,

in Form eines Verfahrens zu seiner Herstellung oder als eine Verwendung durch das

Grundpatent geschützt sein. Dabei ist es nicht nötig, dass das Erzeugnis explizit in einem

Patentanspruch oder in der Beschreibung erwähnt ist. Es muss aber eindeutig in den Schutz-

bereich eines Patentanspruchs fallen, z.B. indem es in einer Markush-Formel enthalten ist oder

durch seine Eigenschaften definiert ist („Bronchodilatator mit folgenden Eigenschaften: …“). Die

blosse Erwähnung in der Beschreibung (beispielsweise als Zusatzinformation) reicht nicht.

Kommt das Erzeugnis nur in der Zweckangabe eines Patentanspruchs vor, so ist dies ebenfalls

nicht ausreichend („Wegwerfspritze zur Verabreichung des Wirkstoffs B“), da der Wirkstoff

selber nicht geschützt wird.

Weiter ist festzustellen, ob das Erzeugnis der arzneimittelrechtlichen Zulassung, so wie es in der ESZ-Anmeldung beantragt wird, in den Patentansprüchen in einer für den Fachmann

erkennbaren Art und Weise wiedergegeben ist.

Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn das Erzeugnis (der Wirkstoff/die Wirkstoffkombination) sich

entweder aus dem Wortlaut der Patentansprüche durch funktionelle (z.B.

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



Bindungseigenschaften, spezifische Wirkungen) oder strukturelle (z.B. Bezeichnung eines

gemeinsamen, wesentlichen Strukturelements) Merkmale ableiten lässt oder aber von einer

Strukturformel umfasst ist.

Dabei kann das Erzeugnis (bzw. seine Einzelwirkstoffe) entweder explizit (namentlich) in einem

der Ansprüche genannt sein, oder aber es fällt implizit unter einen Anspruch. „Implizit“ bedeutet,

dass sich der Anspruch stillschweigend, aber notwendigerweise auf das Erzeugnis des ESZ

bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise (BGE 4A_576/2017; «Tenofovir II» vgl. sic!


Diese Grundsätze sind in der jeweiligen Einzelfallprüfung so anzuwenden, dass sie sinngemäss

der Rechtsprechung des EuGHs folgen wie sie in den Entscheiden zu Artikel 3 lit. a der EG

Verordnung Nr. 469/2009 festgehalten ist.

Weil das Erzeugnis des ESZ durch das Grundpatent geschützt sein muss, darf ein Patent mit

einer Kombination von Wirkstoffen als Erfindungsgegenstand nicht als Basis für ein

„Einzelstoff“-ESZ verwendet werden. Daran ändert nichts, dass die einzelnen Wirkstoffe separat

verabreicht werden können (Entscheid des BVGer vom 18.08.2011 „Panitumumab“; vgl. sic!

1/2012; S. 48).

13.2.2 ESZ-Gesuche: Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?

Bei der Kopie der Zulassung, die dem ESZ-Gesuch beizulegen ist, muss es sich um die erste

Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz (nicht aber in der EU oder im EWR) handeln.

Diese Zulassung muss nicht die eigentliche Zulassungsbescheinigung sein, sondern es genügt

eine Kopie einer öffentlich zugänglichen Mitteilung gleichen Inhalts, z.B. aus dem Swissmedic


Es muss sich dabei immer um die erste Zulassung an sich, d.h. auf dem Gebiet der Human-

oder Tiermedizin handeln.

Als Zulassung eines Arzneimittels gelten sowohl für die Beantragung eines ESZ wie für

pädiatrische Verlängerungen von ESZ und PESZ die folgenden, durch Swissmedic erteilten


a. die ordentliche Zulassung nach Art. 11 Heilmittelgesetz (HMG) b. die vereinfachte Zulassung nach Art. 14 HMG c. die befristete Zulassung nach Art. 9a HMG.

Für das herkömmliche ESZ gelten diese Zulassungen als «erste Zulassung», aufgrund derer

das ESZ erteilt wird. Sie bestimmt z. B. die Frist für die Einreichung des Gesuchs und die

Schutzdauer. Nicht als Zulassung gilt die befristete Bewilligung zum begrenzten

Inverkehrbringen eines Arzneimittels nach Art. 9b HMG.

Das IGE überprüft die Zulassung bei der jeweiligen Behörde, insbesondere bei Wirkstoffen, die

nicht als „New Active Substance (NAS)“ oder „New Chemical Entity (NCE)“ bezeichnet werden.

Zulassungen von neuen Indikationen, geänderten Darreichungsformen oder von neuen

Formulierungen (z.B. Änderung der Hilfsstoffe) gelten nicht als Erstgenehmigungen (Entscheid

der RKGE vom 21.01.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 590), ausser es treffen bestimmte

Voraussetzungen zu (s.o. Kap. 13.1). Ausschlaggebend ist, was der Prüfer als Erzeugnis

definiert hat.

Die Zulassungen als Arzneimittel werden von folgenden Behörden erteilt:

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



Humanarzneimittel & Tierarzneimittel (ausgenommen Schweizerisches Heilmittelinstitut

immunbiologische Präparate für Tiere) (Swissmedic)

Immunbiologische Präparate für Tiere Institut für Virologie und Immunologie


Fehlt eine Zulassungsbescheinigung der entsprechenden Behörde, so wird der Gesuchsteller

unter Hinweis auf Artikel 127b Abs. 1 Bst. b PatV zur Einreichung dieser Zulassung


Handelt es sich bei der eingereichten Zulassungsbescheinigung nicht um die Erstzulassung, so

wird der Gesuchsteller aufgefordert, diese Erstzulassung nachzureichen. Gemäss Artikel 140e

Abs. 1 PatG kann ein ESZ nur dann erteilt werden, wenn zwischen Anmeldedatum des Patents

und Erstzulassung mehr als 5 Jahre liegen. Ist diese Voraussetzung bezüglich der ersten

(nachzureichenden) Zulassungsbescheinigung nicht erfüllt, ist in der Beanstandung nötigenfalls

darauf aufmerksam zu machen, damit dem Gesuchsteller unnötige Umtriebe erspart bleiben.

Für Gesuche, die vor dem Datum des Inkrafttretens des revidierten PatG vom 01.01.2019

eingereicht wurden, gilt die frühere Praxis, d.h. in bestimmten Fällen sind ESZ mit negativer

Laufzeit möglich (s. Kap. 13.4.). Bei der Prüfung der ersten Zulassung sind sowohl registrierte

als auch nicht mehr registrierte Arzneimittel zu berücksichtigen.

Zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs muss eine Zulassung in Kraft sein, wobei diese nicht

zwingend mit der Erstzulassung identisch sein muss, so beispielsweise wenn die Formulierung

geändert wurde. Wurde zum Zeitpunkt des Gesuchs auf die Zulassung verzichtet oder liegt nur

eine Zulassung mit der Einschränkung „für den Export“ vor (sogenannte "Exportspezialität")

oder liegt eine Marktzulassung vor, die das Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein

Zertifikat erteilt werden.

Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem

Antrag abweicht, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Liegt ein ESZ-Gesuch und ein Grundpatent für einen Wirkstoff A vor, es existiert aber nur eine Zulassung für mehrere Wirkstoffe (z.B. A + B), so wird das ESZ für den Wirkstoff A erteilt.

- Liegt ein ESZ-Gesuch für einen Wirkstoff A vor, und es gibt neben der Zulassung für A allein weitere Zulassungen für A als Bestandteil einer Wirkstoffzusammensetzung, so ist die ältere Zulassung für A massgebend, auch wenn diese eine Zulassung eine Wirkstoffzusammensetzung betrifft.

13.2.3 Die Zulassung mit zugehörigem PPK

Der Gesuchsteller muss mit dem Verlängerungsgesuch eine Bestätigung der Swissmedic

einreichen, wonach alle Studien gemäss dem zugehörigen PPK abgeschlossen und in die

Arzneimittelinformation aufgenommen wurden (Art. 140n Abs. 1 Bst. a PatG).

Bei der Zulassung mit dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) handelt sich nicht

notwendigerweise um die erste Zulassung des betreffenden Arzneimittels. Auch Gesuche um

Zulassung beispielsweise zu einer neuen Indikation, einer neuen galenischen Form oder eines

neuen Applikationsweges für ein solches Präparat können hier erfasst sein. Es muss sich

jedoch um dasselbe Erzeugnis handeln, für welches das ESZ erteilt wurde.

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



Eine pädiatrische Verlängerung eines ESZ kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische

Studien oder ein Teil davon - zeitlich durch die Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt

worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die

Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten

Studien wiedergibt (Art. 140n Abs. 1 Bst. a,). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von

Verlängerungen von ESZ notwendig

13.2.4 Wurden die Fristen zur Einreichung der Gesuche eingehalten?

Ein Gesuch für die Erteilung eines ESZ muss innerhalb von 6 Monaten nach der ersten

Zulassung oder innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung des Grundpatents eingereicht werden

(Art. 140f PatG). Diese Frist wird beim Gesucheingang von der Administration überprüft. Als

Datum der Zulassung gilt entsprechend dasjenige, das in den Angaben der

Zulassungsbescheinigung erscheint.

Muss das Datum der Erstzulassung berichtigt werden, so ist es Sache des Prüfers zu

kontrollieren, ob die Einreichungsfrist trotzdem eingehalten wurde. Falls das Datum der

Erstzulassung so geändert werden muss, dass die Einreichungsfrist nicht gewahrt wurde, wird

auf das Gesuch nicht eingetreten. Dem Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur

Stellungnahme eingeräumt.

Ein Verlängerungsgesuch kann gemäss Artikel 140o PatG frühestens mit dem ESZ-Gesuch

und spätestens zwei Jahre vor dem Ablauf des ESZ eingereicht werden.

Es ist aber zu beachten, dass während 5 Jahren ab Inkrafttreten des revidierten PatG

(01.01.2019) die Einreichungsfrist bis 6 Monate vor Ablauf des ESZ beträgt (Art. 149 Abs. 1

PatG). Diese Frist wird von der Administration und vom Prüfer überprüft.

13.2.5 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung

Für die Verlängerung eines ESZ muss der Prüfer kontrollieren, ob die zeitliche Voraussetzung

erfüllt ist, nämlich ob zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein

bestimmtes Erzeugnis mit zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei

Swissmedic (mit PPK) für dasselbe Erzeugnis höchstens 6 Monate liegen (Art.140n Abs. 1 Bst.

b PatG). Dazu muss der ESZ-Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) nachweisen (Art. 127b

Abs. 2 PatV). Es wird die Verlängerung erteilt, wenn das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b)

spätestens 6 Monaten nach dem ersten Gesuch um Zulassung mit PPK im EWR (a) eingereicht

wurde. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten Gesuchunterlagen

das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein Hinweis, dass ein

zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus einem assessment

report der EU-Arzneimittelbehörde European Medicines Agency (EMA). Diese Unterlagen

können auch aus mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und

einer elektronischen Bestätigung.

Es gelten drei Ausnahmen von dieser zeitlichen Voraussetzung:

- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. In diesem Fall muss der Gesuchsteller eine entsprechende Erklärung zusammen mit dem Gesuch abgeben.

- Wird die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses revidierten PatG beantragt, wird ein allfälliger

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).

- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG am 01.01.2019 eingereicht worden, so gilt es für das IGE am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet, d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic- Gesuch nicht. Das Gesuchsdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.

Auch für diese Verlängerungsgesuche, welche unter eine dieser drei Ausnahmen fallen, gelten

die normalen Einreichungsfristen beim IGE (s.o. 13.2.4).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird das Verlängerungsgesuch abgewiesen. Dem

Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.

13.2.6 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt?

Ist für ein Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden, so kann für dasselbe Erzeugnis

grundsätzlich kein ESZ mehr ausgestellt werden (Art. 140c Abs. 2 PatG).

Es können jedoch für ein Erzeugnis mehrere ESZ erteilt werden, falls diesen Gesuchen

unterschiedliche Patente von verschiedenen Inhabern zu Grunde liegen (Art. 140c Abs. 3

PatG). Ein Patentinhaber, der für dasselbe Erzeugnis mehrere ESZ-Gesuche basierend auf

verschiedenen Patenten einreicht, muss sich im Rahmen des Prüfungsverfahrens für ein

einziges dieser Gesuche entscheiden. Ein allfälliger Antrag des Gesuchstellers, das

Prüfungsverfahren zu sistieren um Zeit für die Auswahl zu gewinnen, kann nicht angenommen

werden (Entscheid des BVGer vom 20.10.2010).

Stellen mehrere konzernverbundene Gesellschaften gestützt auf verschiedene Patente je ein

Gesuch auf Erteilung eines ESZ, können diese erteilt werden. Konzernverbundene

Gesellschaften sind juristisch eigenständige Personen und damit „mehrere Patentinhaber“.

Das IGE wartet mindestens 6 Monate ab der Erstzulassung des Erzeugnisses ab, bevor ein

ESZ erteilt wird, da weitere ESZ-Gesuche nur eingereicht werden können, solange noch kein

ESZ erteilt worden ist (vgl. Einreichungsfrist gemäss Art. 140f Abs. 1 Bst. a PatG).

Es kann der Fall eintreten, dass einem Patentinhaber das Patent erst nach der ersten

Marktzulassung des Erzeugnisses erteilt wird. Reicht dieser Patentinhaber ein Gesuch für ein

ESZ innerhalb von 6 Monaten nach Patenterteilung ein, so kann auch diesem Gesuchsteller ein

ESZ erteilt werden, und zwar selbst wenn im Gesuchzeitpunkt einem oder mehreren anderen

Patentinhabern für das gleiche Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden ist (Entscheid des

BVGer vom 13.09.2010 „AHP Manufacturing“, vgl. sic! 2/2011, 139).

Bei der Überprüfung, ob bereits ein ESZ erteilt wurde, gilt ferner: Wurde für einen Wirkstoff A

ein ESZ erteilt, kann für eine Wirkstoffzusammensetzung A + B ein weiteres ESZ erteilt werden,

da es sich um ein anderes Erzeugnis handelt. Dies gilt auch in der umgekehrten Reihenfolge,

und auch wenn es sich um dasselbe Grundpatent handelt.

13.2.7 Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch dazu


13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



Ist ein pädiatrisches Zertifikat (vgl. Kap. 14) in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für

die Erteilung eines des pädiatrischen Zertifikats bereits abgeschlossen und ist dieses Zertifikat

im Register eingetragen, so kann für dasselbe Erzeugnis kein ESZ erteilt werden (Art. 140a

Abs. 1 PatG). Unterschiedliche Anmelder mit unterschiedlichen Grundpatenten können je

entweder ein ESZ oder ein PESZ für ein und dasselbe Erzeugnis bekommen.

Reicht ein Patentinhaber sowohl ein Gesuch für ein ESZ wie auch für ein pädiatrisches

Zertifikat für dasselbe Erzeugnis ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch um ein

ESZ vorrangig geprüft und gegebenenfalls erteilt. Die Erteilung beider Zertifikate ist


Der Wortlaut von Art. 140a Abs. 1 PatG schliesst auch aus, dass auf mehrere verschiedene

Patente je ein ESZ beziehungsweise je ein pädiatrisches Zertifikat für dasselbe Erzeugnis erteilt

werden können (vgl. hierzu auch Kap. 14.1.4), es sei denn (siehe Kap. 13.2.6 Abs. 2 Satz 1) die

verschiedenen Patente haben verschiedene Inhaber (Art. 140c Abs. 3 PatG). Unabhängig von

der Anzahl der zugrundeliegenden Patente kann pro Inhaber und Erzeugnis nur ein ESZ oder

ein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140c Abs.3 PatG).

13.3 Prüfungsdurchführung der ESZ- und Verlängerungsgesuche

Das IGE beginnt die Prüfung von ESZ-Gesuchen frühestens ein Jahr nach Patenterteilung. Ist

die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht, erfolgt die Prüfung früher. ESZ-

Gesuche werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Gesucheingangs geprüft.

Das IGE sistiert ESZ-Gesuche von Amts wegen, wenn beim zugehörigen Grundpatent ein

Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren am Europäischen Patentamt (EPA) hängig ist. ESZ-

Gesuche, bei welchen die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht ist, werden

nicht sistiert. ESZ-Gesuche mit dem gleichen Erzeugnis, die auf einem anderen Grundpatent

als dem am EPA angegriffenen basieren, werden aufgrund des verfassungsmässigen

Beschleunigungsgebotes nicht sistiert (vergl. Entscheid des BVGer vom 20. Oktober 2010, B-


Ist eine der Voraussetzungen für die Erteilung des ESZ oder für die Verlängerung von dessen

Schutzdauer nicht erfüllt, so wird eine technische Beanstandung erlassen, in welcher der

Gesuchsteller über den entsprechenden Mangel im Zusammenhang mit einem der Punkte

13.2.1 bis 13.2.7 unterrichtet wird. Dem Gesuchsteller wird gleichzeitig Gelegenheit geboten,

Gründe aufzuführen, die entgegen der Auffassung des IGE dafürsprechen, dass die fehlenden

Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Frist zur Beantwortung von Beanstandungen beträgt 2 Monate. Wird die Frist nicht

eingehalten, oder genügen die geltend gemachten Gründe nicht, so entscheidet das IGE über

das weitere Vorgehen, d.h. in der Regel ergeht eine Verfügung über die Zurückweisung des

Gesuchs. Der Gesuchsteller muss aber immer die Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt

haben. In Ausnahmefällen ist eine zweite Beanstandung möglich.

Die Beanstandungsfristen können analog der Sachprüfung von Patentanmeldungen verlängert

werden (Art. 22-23 VwVG). Kleinere Änderungen können telefonisch mit dem Antragsteller

geregelt werden; eine Gesprächsnotiz ist in diesen Fällen obligatorisch.

Eine Zurückweisung kann innert Monatsfrist mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht

angefochten werden. Eine solche Rechtsmittelbelehrung ist in jeder solchen Verfügung

anzugeben. Diese Verfügungen werden vom Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte verfasst.

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische



Ergeben sich im Rahmen der materiellen Prüfung Änderungen gegenüber dem bereits

publizierten ESZ-Gesuch, so ist die Administration auf diese Änderungen (z.B. korrigierte

Bezeichnung des Erzeugnisses oder geänderte Erstzulassung) aufmerksam zu machen, damit

diese bei der Publikation der Erteilung entsprechend berücksichtigt werden. Zudem sind diese

Änderungen in der internen Datenbank nachzuführen.

13.4 Negative Schutzdauer und verlängerte Laufzeit des ESZ

Bei Gesuchen, die beim Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen vom 01.01.2019 bereits

eingereicht worden sind gilt: Ein ESZ für Arzneimittel darf auch dann erteilt werden, wenn der

Zeitraum zwischen Patentanmeldung und Erstzulassung weniger als 5 Jahre beträgt. In einem

solchen Fall wird die Schutzdauer so bestimmt, dass vom Zeitpunkt des Patentablaufs die

Differenz zwischen 5 Jahren und dem Zeitraum, der zwischen Patentanmeldung und Zulassung

liegt, abgezogen wird. Eine negative Laufzeit wird nicht auf Null gerundet. Übersteigt die so

berechnete negative Schutzdauer 6 Monate, wird das entsprechende Gesuch wegen fehlendem

Rechtschutzinteresse abgewiesen (vgl. sic! 6/2012, S. 5). Die Laufzeit der pädiatrischen

Verlängerung schliesst an den so ermittelten Zeitpunkt an.

Mit Einführung des PESZ hat das IGE die Praxis der Erteilung von ESZ mit negativer Laufzeit

aufgegeben. Denn mit einem PESZ können Arzneimittelhersteller den Schutz für ein

zugelassenes Erzeugnis um volle sechs Monate verlängern, wenn pädiatrische Studien

durchgeführt worden sind.

Inhaber eines ESZ mit negativer Schutzdauer können dieses zurückziehen und anschliessend

ein Gesuch um Erteilung eines PESZ stellen. Dafür müssen alle Voraussetzungen für ein PESZ

eingehalten sein, insbesondere muss das Gesuch um PESZ fristgerecht gestellt werden.

13.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel

Das IGE erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Pflanzenschutzmitteln

(Art. 140z PatG) auf Gesuch hin ein Ergänzendes Schutzzertifikat. Es gelten sinngemäss die

Grundvoraussetzungen der ESZ für Arzneimittel:

a. Es muss ein entsprechender Antrag vorliegen; b. das Gesuch muss die erste behördliche Bewilligung für das Inverkehrbringen für die

Schweiz enthalten. Diese wird vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ausgestellt; c. ferner muss dem Gesuch einen Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der

Regel eine Kopie der Gebrauchsanweisung für das Pflanzenschutzmittel), beigelegt werden;

Im Übrigen gelten für die Prüfung dieser Gesuche die vorstehenden Abschnitte dieses Kapitels

mit der Einschränkung, dass Zertifikate für Pflanzenschutzmittel nicht verlängert werden können.

14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)


14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)

Das IGE erteilt für Erzeugnisse (Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen nach Art. 140a

Abs. 1bis PatG) von Arzneimitteln auf Gesuch hin einmal ein pädiatrisches ergänzendes

Schutzzertifikat (pädiatrisches Zertifikat; Art. 140t PatG) wenn die Arzneimittelinformation

eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in

Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept

(PPK) durchgeführt wurden. Ein pädiatrisches Zertifikat mit einer Dauer von 6 Monaten wird

aufgrund der Zulassung erteilt, zu welcher die erwähnte Arzneimittelinformation mit dem PPK


Diese Zulassung muss bei Swissmedic spätestens 6 Monate nach dem ersten entsprechenden

Zulassungsgesuch im EWR mit PPK beantragt worden sein (Art. 140t Abs. 1 Bst. b PatG).

Weitere Grundvoraussetzungen sind:

- Es wurde für das Erzeugnis noch kein ESZ und noch kein pädiatrisches Zertifikat an denselben Gesuchsteller erteilt (Art. 140t Abs. 2 PatG);

- es muss eine Zulassung des Erzeugnisses als Arzneimittel für die Schweiz vorliegen; - das Erzeugnis muss in den Schutzbereich eines gültigen Patents (Grundpatent) fallen

(Art. 140t Abs. 3 PatG).

14.1 Prüfungskriterien

Nach Eingang am IGE werden die Gesuchunterlagen von der Administration auf ihre

Vollständigkeit kontrolliert. Es müssen eingereicht werden:

a. Der Antrag auf Erteilung des pädiatrischen Zertifikats; b. einen Nachweis, wann das Gesuch um die Zulassung für die Schweiz mit

PPK für das Erzeugnis eingereicht wurde; c. die Bestätigung der Zulassungsbehörde, wonach die Arzneimittelinformation die

Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt; d. einen Nachweis, wann das Gesuch um die Zulassung des Arzneimittels mit dem

Erzeugnis und mit dem PPK gemäss Punkt c) im EWR eingereicht wurde; oder eine Erklärung, dass kein entsprechendes Gesuch eingereicht wurde, welches älter als das schweizerische ist;

e. die Zustimmung des Adressaten der Bestätigung nach c), falls der Gesuchsteller nicht der Zulassungsinhaber ist;

f. -einen Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der Regel eine Kopie der Arzneimittelinformation).

Für die Prüfung, was genau das Erzeugnis ist und ob dieses durch ein Grundpatent geschützt

ist, gelten die Bestimmungen der Kapitel 13.1 und 13.2.1.

Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem

Antrag abweicht, sind die Festlegungen des Kapitels 13.2.2 (letzter Teil) massgebend.

14.1.1 Die Zulassung mit zugehörigem PPK

Die Zulassung, die bei einem Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat relevant ist, ist die

Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz, bei welcher die Arzneimittelinformation die

14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)


Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt. Für diese Zulassung

muss eine Bestätigung der Zulassungsbehörden vorliegen und eingereicht werden, wonach die

Arzneimittelinformation die erwähnte Bedingung erfüllt. Diese Zulassung ist nicht

notwendigerweise die erste Zulassung für dieses Erzeugnis.

Zum Zeitpunkt des Gesuchs muss eine Zulassung in Kraft sein. Wurde zum Zeitpunkt des

Gesuchs auf die Zulassung verzichtet oder liegt nur eine Zulassung mit der Einschränkung „für

den Export“ vor (sogenannte "Exportspezialität") oder liegt eine Marktzulassung vor, die das

Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden.

Ein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische

Studien oder ein Teil davon - zeitlich durch die Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt

worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die

Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten

Studien wiedergibt Art. 140t Abs. 1 Bst. a PatG). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von

pädiatrischen Schutzzertifikaten notwendig.

14.1.2 Frist für die Einreichung des Gesuchs

Ein Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat kann spätestens zwei Jahre vor dem Ablauf des

Grundpatents eingereicht werden (Art. 140v Abs. 1 PatG).

Es ist aber zu beachten, dass während 5 Jahren ab Inkrafttreten der gesetzlichen

Bestimmungen vom 01.01.2019 die Einreichungsfrist bis 6 Monate vor Ablauf der Höchstdauer

des Patents beträgt (Art. 149 Abs. 2 PatG). Diese Frist wird von der Administration und vom

Prüfer überprüft.

14.1.3 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung

Weiter müssen die zeitlichen Bedingungen für die Erteilung des pädiatrischen Zertifikats erfüllt

sein. Der Prüfer muss überprüfen, ob die zeitliche Voraussetzung erfüllt ist, nämlich ob

zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein bestimmtes Erzeugnis mit

zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei Swissmedic für dasselbe

Erzeugnis höchstens 6 Monate liegen (Art.140t Abs. 1 Bst. b PatG). Dazu muss der

Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) dem IGE nachweisen (Art. 127v Abs. 1 PatV). Es

wird ein pädiatrisches Zertifikat erteilt, wenn das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b)

spätestens 6 Monaten nach dem Gesuch um die erste Zulassung mit dem PPK im EWR (a)

eingereicht wurde. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten

Gesuchunterlagen das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein

Hinweis, dass ein zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus

einem assessment report der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese Unterlagen können auch aus

mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und einer

elektronischen Bestätigung.

Es gelten drei Ausnahmen von dieser zeitlichen Voraussetzung:

- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. Der Gesuchsteller muss dazu eine entsprechende Erklärung abgeben.

- Wird die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses revidierten PatG beantragt, wird ein allfälliger

14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)


zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).

- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG eingereicht worden, so gilt es am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet; d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic-Gesuch nicht. Das Gesuchsdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.

Auch für diese Gesuche für ein pädiatrisches Zertifikat, welche unter eine dieser drei

Ausnahmen fallen, gelten die normalen Einreichungsfristen beim IGE (s.o. 14.1.2),

Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird das Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat abgewiesen.

Dem Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.

14.1.4 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat erteilt?

Ist ein ESZ in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für die Erteilung eines ESZ bereits

abgeschlossen und ist dieses ESZ im Register eingetragen, so kann für dasselbe Erzeugnis

kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140t Abs. 2 PatG).

Als Ausnahme von dieser Regel gilt, wenn ein Zulassungsinhaber die Voraussetzungen für eine

pädiatrische Verlängerung erst dann erfüllen könnte, nachdem sein ESZ abgelaufen ist. Damit

dieser Zulassungsinhaber trotzdem für den Aufwand seiner pädiatrischen Studien belohnt wird,

ist in diesem Fall ein pädiatrisches Zertifikat gewährbar.

Unterschiedliche Anmelder mit unterschiedlichen Grundpatenten können je entweder ein PESZ

oder ein ESZ für ein und dasselbe Erzeugnis bekommen.

Wurde für ein Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat erteilt, so kann für dasselbe

Erzeugnis kein weiteres pädiatrisches Zertifikat mehr ausgestellt werden an denselben

Gesuchsteller (Art. 140u Abs. 2 PatG). Es können jedoch für ein Erzeugnis mehrere

pädiatrische Zertifikate erteilt werden, falls diesen Gesuchen unterschiedliche Patente von

verschiedenen Inhabern zu Grunde liegen (Art. 140u Abs. 3 PatG). Fallen Patentinhaber und

der Adressat der Zustimmung der Bestätigung nach Art. 140t Abs. 1 Bst. a PatG auseinander,

so muss die Zustimmung des Adressaten der Bestätigung vorliegen (Art. 140u Abs. 3 PatG).

Diese Zustimmung ist jedem Gesuch bei der Einreichung beizulegen. Reicht ein Patentinhaber

sowohl ein Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat wie auch für ein ESZ für dasselbe Erzeugnis

ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch um ein ESZ vorrangig geprüft und

gegebenenfalls erteilt. Die Erteilung beider Zertifikate ist ausgeschlossen.

Stellen mehrere konzernverbundene Gesellschaften gestützt auf verschiedene Patente je ein

Gesuch auf Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats, können diese erteilt werden.

Konzernverbundene Gesellschaften sind juristisch eigenständige Personen und damit „mehrere

Patentinhaber“. Dementsprechend muss jedoch eine zustimmende Bestätigung des Adressaten

gemäss Art. 140u Abs. 3 PatG vorliegen.

Die Prüfungsdurchführung folgt sinngemäss den Bestimmungen des Kapitels 13.3.


15 Verzeichnisse

15.1 Glossar

Administration Teil der Prozessorganisation (Eingangs- und Formalprüfung, Patentregister, Gebühren) in der Patenterteilung am IGE.


Exemplar der Patentanmeldung, das während der Sachprüfung beim Prüfer verbleibt. In dieses Exemplar werden die nachgereichten Änderungen übertragen, so dass es mit dem Korrespondenzexemplar übereinstimmt.

a posteriori Prüfung

Prüfung der Einheit in Bezug auf den Stand der Technik, basierend auf einer Neuheitsrecherche (lat.; „vom Späteren her“, d.h., man erkennt die Ursache aus der zuerst erfahrenen späteren Wirkung; aus der Erfahrung gewonnen).

a priori Prüfung Prüfung der Einheit alleine basierend auf den technischen Angaben in der Patentanmeldung (lat.; „vom Früheren her“, d.h., von vornherein, aus blossen Vernunftgründen gültig).

Beanstandungskatalog Sammlung standardisierter Katalogsätze für die Formulierung von Beanstandungen.

heilbarer Mangel Mangel, der durch Änderung der technischen Unterlagen behoben werden kann.

Koordinator Patentprüfung Verantwortliche Person für die Patentprüfung in der Prozessorganisation am IGE.


Exemplar der Patentanmeldung, das bei technischen Beanstandungen zwischen dem Patentanmelder und dem Prüfer ausgetauscht wird, um allfällige Korrekturen einzutragen. Eine schriftliche Beanstandung bezieht sich auf das Korrespondenz- exemplar, das jeder technischen Beanstandung beizulegen ist.

Nichtigkeit Ungültigkeit (eines Patentes)

Ordnungsvorschrift Zeigt den üblichen und wünschbaren Verfahrensgang auf, deren Missachtung aber keine Ungültigkeitswirkung des Verfahrens zeitigt.

Patentanmelder Synonym für: Patentanmelderin, Patentbewerber, Vertreterin, Vertreter (= KorrespondenzpartnerIn des Prüfers).


Kopie der technischen Unterlagen der Erstanmeldung, deren Übereinstimmung mit den Originalen von der Behörde bescheinigt ist, bei der die Erstanmeldung bewirkt wurde inkl. der Bescheinigung dieser Behörde über das Datum der Erstanmeldung (Art. 40 PatV).

15 Verzeichnisse


Prioritätserklärung Beinhaltet das Datum der Erstanmeldung, das Land in dem oder für das diese Anmeldung eingereicht worden ist und das Aktenzeichen dieser Anmeldung (Art. 39 PatV).

Prüfer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter am IGE, speziell für die Sachprüfung schweizerischer Patentanmeldungen ausgebildet.

Qualitätsstandards Interne Regelungen des IGE von administrativen Belangen und insbesondere von Bearbeitungsfristen in der Sachprüfung von Patentanmeldungen.

rechtliches Gehör Garantierter Anspruch des Patentanmelders, vor dem Erlass einer Verfügung (z.B. einer Zurückweisung) angehört zu werden.

Rechtsmittelbelehrung Information über die Möglichkeit der Einlegung von Rechtsmitteln (zwingender Teil einer Verfügung).


Korrekturen der Patentanmeldung, die der Prüfer direkt im Amtsexemplar und im Korrespondenzexemplar handschriftlich in rot einträgt. Rotkorrekturen sind in der Regel vorgängig mit dem Patentanmelder telefonisch zu besprechen.

technische Unterlagen Beinhalten die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen.

Technizität In diesen Richtlinien wird die Technizität als Synonym des technischen Charakters einer Erfindung betrachtet, der für die Patentierbarkeit einer Erfindung vorausgesetzt wird.


Nach neuer Terminologie des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) wird zwischen «Nichteintreten» aus formellen und «Abweisen» aus materiellen Gründen unterschieden (Anmerkung: Der Begriff «Zurückweisung» macht diese Unterscheidung nicht). Dieser Präzisierung konnte mit der Revision per 1.1.19 in der PatV – nicht aber im PatG - Rechnung getragen werden. Daher wird in den Richtlinien bis auf Weiteres noch der Begriff «Zurückweisung» verwendet.

15.2 Abkürzungen

Abs. Absatz

Art. Artikel

BAGIS Interne Datenbank des IGE

BGE Schweizerische Bundesgerichtsentscheide (amtliche Sammlung)

BGer Schweizerisches Bundesgericht

15 Verzeichnisse


Bst. Buchstabe (früher «lit.»)

BV Schweizer Bundesverfassung

CBD Übereinkommen über die Biologische Vielfalt

CIE Computerimplementierte Erfindungen

CPC Cooperative Patent Classification

EPÜ, EPUe Europäisches Patentübereinkommen (Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente vom 5. Oktober 1973)

ESZ Ergänzende Schutzzertifikate (für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln)

FMedG Fortpflanzungsmedizingesetz (Bundesgesetz vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung, SR 814.90)

IGE Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

IPC Internationale Patentklassifikation (International Patent Classification)

i.V.m. in Verbindung mit

Kap. Kapitel

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

PatG Patentgesetz (Bundesgesetz über die Erfindungspatente, SR 232.14)

PatV Patentverordnung (Verordnung über die Erfindungspatente, SR 232.141)

PCT Patent Cooperation Treaty

PPK Pädiatrischer Prüfkonzept

RKGE Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum; ab 2006: Bundesverwaltungsgericht

SI Système international d’unités

sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)

15 Verzeichnisse


Ziff. Ziffer