European Union (EU)

OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Le président

DÉCISION N° EX-14-4 DU PRÉSIDENT DE l'OFFICE du 2 décembre 2014

portant adoption des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et

modèles) sur les marques communautaires et les dessins ou modèles communautaires enregistrés

LE PRESIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES),

vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le «RMC»), et notamment son article 124, paragraphe 2, point a), et le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (le «RDC»), et notamment son article 100,

à la suite de la consultation du conseil d’administration, en application de l’article 126, paragraphe 4, du RMC et de l’article 101, point b), du RDC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives ci-après relatives à l’examen pratiqué à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires et les dessins ou modèles communautaires enregistrés, et jointes en annexe à la présente décision, sont adoptées.

Nouvelles parties des directives:

A) MARQUES COMMUNAUTAIRES

Partie A: Dispositions générales Section 3, Paiement des taxes et des frais Section 5, Représentation professionnelle

Partie B: Examen Section 2, Examen des formalités Section 4, Motifs absolus de refus, article 7(1)(a), (b), (c), (d), (e) et 7(3)

Partie C: Opposition Section 0, Introduction Section 1, Questions de procédure Section 2, Double identité et risque de confusion

Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie Chapitre 2, Comparaison des produits et services Chapitre 3, Comparaison des signes

Chapitre 4, Caractère distinctif Chapitre 5, Caractère dominant Chapitre 6, Public pertinent et degré d’attention Chapitre 7, Autres facteurs Chapitre 8, Appréciation globale

Section 6, Preuve de l’usage

Partie D: Annulation Section 1, Procédures de nullité

Partie E: Opérations dans le registre Section 2, Transformation Section 4, Renouvellement Section 5, Inspection des dossiers Section 6, Autres inscriptions au registre

Chapitre 1, Demandes reconventionnelles

B) DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

Examen des demandes en nullité d’un dessin ou modèle

Article 2

La pratique de l’Office présentée dans les directives précédentes sur les pratiques en matière de marques et de dessins ou modèles communautaires enregistrés, dans la mesure où elle correspond aux parties visées à l'article premier, est abrogée.

Article 3

Les directives visées à l’article premier sont publiées au Journal officiel de l’Office.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Office et entre en vigueur le 1er février 2015.

Fait à Alicante, le 2 décembre 2014

António Campinos Président

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES ET LES DESSINS OU

MODÈLES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS

NOTE DE L’ÉDITEUR ET INTRODUCTION GÉNÉRALE

Note de l’éditeur et introduction générale

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Introduction générale Page 2

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Table des matières

1 Objet ........................................................................................................... 3

2 Objectif des directives .............................................................................. 3

3 Processus de révision des directives...................................................... 4

4 Structure des directives............................................................................ 5

Note de l’éditeur et introduction générale

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Introduction générale Page 3

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1 Objet

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, tel que modifié et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (ci-après le « RMC »), a institué, parallèlement aux systèmes nationaux, un système de marque communautaire dans le but d’éliminer l’un des principaux obstacles à l’achèvement du marché unique européen. Le règlement (CE) n° 6/02 du Conseil du 12 décembre 2001 (ci-après le « RDMC ») a fait de même pour les dessins ou modèles communautaires. Jusqu’alors, la législation applicable à l’enregistrement et à l’utilisation des marques, dessins ou modèles était exclusivement nationale et rendait difficile l’usage de la même marque ou du même dessin ou modèle dans toute l’Union européenne.

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci- après l’« OHMI » ou l’« Office »), situé à Alicante, est chargé de l’enregistrement des marques communautaires et des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ces enregistrements offrent une protection uniforme des marques, dessins et modèles dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

L’Office s’occupe des procédures d’enregistrement (y compris l’examen des demandes sur la base de motifs absolus de refus et, lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une demande de marque communautaire, sur la base de motifs relatifs de refus), tient à jour les registres publics de ces droits et statue sur les demandes en nullité lorsque ces droits sont déjà enregistrés. Les directives de l’Office couvrent la pratique dans tous ces domaines.

2 Objectif des directives

Les directives relatives aux marques communautaires et aux dessins ou modèles communautaires ont pour but d’accroître la cohérence, la prévisibilité et la qualité des décisions de l’Office. Les directives sont conçues pour rassembler systématiquement les principes consacrés par la pratique découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, des chambres de recours de l’Office, des décisions du département « Opérations » de l’Office et le résultat des programmes de convergence de l’Office avec les Offices PI de l’UE. Elles constituent une source de référence unique sur la pratique de l’Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés et ont pour ambition de servir au personnel de l’Office chargé des diverses procédures tout autant qu’aux usagers des services de l’Office.

Les directives ont été rédigées afin de refléter la pratique de l’Office dans les situations les plus courantes. Elles ne contiennent que des instructions générales, qui doivent être adaptées aux spécificités d’un cas particulier. Il ne s’agit pas de textes législatifs et ces directives n’ont donc pas un caractère contraignant. Tant les parties concernées que l’Office doivent, le cas échéant, se référer au RMC et au RDMC ainsi qu’à leurs règlements d’exécution respectifs, aux règlements sur les taxes, au règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours et, enfin, à l’interprétation de ces textes par les chambres de recours et la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne.

Étant donné que la jurisprudence évolue constamment, les directives vont également évoluer. Elles seront adaptées chaque année dans le cadre d’un exercice de révision

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permanente pour tenir compte des développements intervenus dans la pratique de l’Office (voir point 3 ci-dessous).

3 Processus de révision des directives

Étant la seule source de référence sur la pratique de l’Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés, les directives sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE. Elles sont révisées par les cercles de connaissance interdépartementaux de l’Office dans le cadre d’un processus cyclique et ouvert, « cyclique » parce que la pratique est actualisée chaque année sur la base d’un examen de la jurisprudence de l’année précédente et en tenant compte des besoins opérationnels et des résultats des initiatives de convergence, et « ouvert » parce que des acteurs extérieurs sont impliqués dans la définition de cette pratique.

La participation des offices nationaux et des associations d’usagers est non seulement bénéfique pour la qualité des directives, mais elle est également censée faciliter la convergence, à savoir la recherche d’une approche commune sur des questions pour lesquelles les pratiques divergent. La mise à disposition des directives dans toutes les langues de l’UE améliorera la connaissance de la pratique de l’Office dans les États membres et parmi les usagers et permettra d’identifier plus aisément les différences sur le plan de la pratique.

Le travail de l’année est divisé en deux « lots de travaux », le lot de travaux n° 1 (work package 1 – WP1) couvre chaque année une période de douze mois allant de janvier à décembre, tandis que le lot de travaux n° 2 (work package 2 – WP2) couvre chaque année une période de douze mois courant de juillet à juin.

Le processus de révision comporte les phases suivantes,

a. Lancement de la mise à jour par les parties intéressées

Après avoir été informés des plans de révision de l’Office, notamment ce qui doit être révisé et quand, les offices nationaux et les associations d’usagers sont invités à présenter leurs commentaires avant janvier (WP1) et avant juillet (WP2). Les commentaires reçus après l’expiration du délai seront pris en compte au cours du cycle suivant ou pourront être présentés durant la phase c.

b. Préparation du projet de directives par l’Office

Au cours de cette phase, le projet de directives est élaboré par les cercles de connaissance de l’Office. Le processus débute chaque année en janvier (WP1) et en juillet (WP2). Les observations et les commentaires présentés au préalable par les usagers sont pris en compte. Les trois étapes du processus – analyse, rédaction et discussion – doivent être menées à bien dans les délais. L’analyse implique que les cercles de connaissance dégagent les tendances de la jurisprudence de l’année précédente, étudient les conclusions des projets de convergence et tiennent compte des commentaires émanant des usagers de l’Office et des parties intéressées internes. Ensuite, les cercles de connaissance rédigent les directives. Enfin, les textes sont discutés au sein des différentes unités et départements de l’Office.

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Introduction générale Page 5

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c. Adoption des directives

Au cours de la dernière phase, le projet de directives est envoyé pour traduction dans les langues de l’Office. Les textes et les traductions sont transmis aux associations d’usagers et aux offices de PI de l’UE afin de recevoir leurs observations avant la réunion suivante du conseil d’administration (« CA ») de l’Office. Après avoir consulté le CA conformément à l’article 126, paragraphe 4, du RMC, et à l’article 101, point b), du RDMC, le président adopte les directives mises à jour. Les versions des directives dans les cinq langues de l’Office constituent le texte faisant foi, qui doit être publié en janvier (WP1) et en juillet (WP2) de chaque année, respectivement. En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, le texte de la langue de rédaction (l’anglais) prime sur les autres versions. Dès leur adoption, les directives seront traduites dans les autres langues officielles de l’Union européenne dans un souci de courtoisie et de transparence. Ces traductions supplémentaires seront publiées sur le site internet de l’Office et les parties intéressées externes, qu’il s’agisse des offices nationaux ou des associations d’usagers, pourront formuler des observations sur leur qualité. Toutes les modifications linguistiques résultant de ces observations informelles seront introduites dans les textes sans passer par une procédure formelle.

d. Procédure accélérée

Lorsqu’un événement extérieur majeur produit des effets immédiats sur la pratique de l’Office (par exemple, certains arrêts de la Cour de justice), l’Office peut modifier les directives selon une procédure accélérée qui ne suit pas le calendrier normal mentionné ci-dessus. Cette procédure constitue toutefois l’exception à la règle. Le processus étant cyclique, ces changements feront toujours l’objet de commentaires et d’une révision durant le cycle suivant.

4 Structure des directives

Les éléments abordés dans le WP1 et le WP2 sont énumérés ci-dessous. Dans des cas exceptionnels, certains éléments de la pratique peuvent passer d’un lot de travaux à l’autre. Si un tel changement devait avoir lieu, les parties intéressées en seraient informées.

MARQUE COMMUNAUTAIRE

WP1 WP2

Partie A : Dispositions générales Partie A : Dispositions générales

Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs Section 1, Moyens de communication, délai

Section 5, Représentation professionnelle Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures Section 4, Langue de la procédure

Section 6, Révocation de décisions, suppression d’inscriptions dans le registre et correction d’erreurs

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Section 7, Révision

Section 8, Restitutio in integrum

Section 9, Élargissement

Partie B : Examen Partie B : Examen

Section 2 Formalités Section 1, Procédure

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point a)

Section 3, Classification

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point b)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point f)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point c)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point g)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point d)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points h) et i)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point e)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points j) et k)

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 3

Section 4, Marques collectives

Partie C : Opposition Partie C : Opposition

Section 0, Introduction Section 3,Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMC)

Section 1, Questions de procédure Section 4, Droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC

Section 2, Double identité et risque de confusion Section 5, Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC)

Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie

Chapitre 2, Comparaison des produits et services

Chapitre 3, Comparaison des signes

Chapitre 4, Caractère distinctif

Chapitre 5, Caractère dominant

Chapitre 6, Public pertinent et degré d’attention

Chapitre 7, Autres facteurs

Chapitre 8, Appréciation globale

Section 6, Preuve de l’usage

Partie D : Annulation Partie D : Annulation

Section 1, Questions de Procédure

Section 2, Dispositions matérielles

Partie E : Inscriptions au registre Partie E : Inscriptions au registre

Section 2, Transformation Section 1, Modifications d’un enregistrement

Section 4, Renouvellement Section 3, La Marque Communautaire, en tant qu’objet de propriété

Section 5, Inspection des dossiers Chapitre 1, Transfert

Section 6, Autres inscriptions au registre Chapitre 2, Licences

Chapitre 1, Demandes reconventionnelles Chapitre 3, Droits réels

Chapitre 4, Exécution forcée

Chapitre 5, Procédures d’insolvabilité ou procédures analogues

Partie M : Marques internationales

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DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRE

WP1 WP2

Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés Renouvellement des dessins ou modèles communautaires enregistrés

Paiement des taxes, frais et tarifs

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 3

PAIEMENT DES TAXES, FRAIS ET TARIFS

Paiement des taxes, frais et tarifs

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Table des matières

1 Introduction................................................................................................ 3

2 Moyens de paiement ................................................................................. 4 2.1 Paiement par virement bancaire................................................................ 4

2.1.1 Compte bancaire ............................................................................................ 4 2.1.2 Données devant accompagner le paiement................................................... 5

2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit .................................................. 7 2.3 Débit d’un compte courant détenu auprès de l’OHMI .............................. 8

3 Date d’exigibilité ...................................................................................... 10

4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué .................................... 10 4.1 Paiement par virement bancaire.............................................................. 10

4.1.1 Paiement tardif avec ou sans surtaxe .......................................................... 10 4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement.......................................... 11

4.2 Paiement par carte de débit ou de crédit ................................................ 12 4.3 Paiement par compte courant ................................................................. 12

5 Remboursement de taxes ....................................................................... 13 5.1 Remboursement des taxes pour le dépôt d’une demande.................... 13 5.2 Remboursement de la taxe d’opposition................................................ 14 5.3 Remboursement des taxes de marques internationales désignant l’UE

................................................................................................................... 14 5.4 Remboursement des taxes de recours ................................................... 14 5.5 Remboursement des taxes de renouvellement...................................... 14 5.6 Remboursement de montants minimes.................................................. 15

6 Décisions fixant le montant des frais .................................................... 15 6.1 Répartition des frais................................................................................. 15 6.2 Détermination des frais............................................................................ 15 6.3 Exécution forcée des décisions fixant le montant des frais..................... 16

6.3.1 Conditions..................................................................................................... 16 6.3.2 Autorité nationale.......................................................................................... 16 6.3.3 Procédure ..................................................................................................... 17

Paiement des taxes, frais et tarifs

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1 Introduction

Article 2 du RTMC

Pour les marques communautaires, outre les dispositions prévues dans le RMC de base et dans le REMC, il existe un règlement spécifique sur les taxes à payer à l’OHMI (RTMC). Ce règlement a été modifié une fois en 2004, deux fois en 2005 et une fois en 2009. Une version consolidée officieuse du RTMC, comportant des références au RMC codifié, est disponible en ligne. La liste complète des taxes peut être consultée sur le site internet de l’OHMI.

De même, pour les dessins ou modèles communautaires, outre les dispositions prévues dans le RDMC de base et dans le REDMC, il existe un règlement spécifique sur les taxes à payer à l’OHMI (RTDMC). Ce règlement a été modifié en 2007 à la suite de l’adhésion de l’Union européenne à l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international de dessins ou modèles industriels.

Enfin, le président de l’Office est habilité à fixer les tarifs susceptibles d’être dus à l’Office en raison de prestations de services qu’il peut être amené à fournir, ainsi qu’à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le RTMC et le RTDMC prévoient explicitement.

Les différences entre taxes, frais et tarifs sont énoncées ci-dessous.

 Les taxes doivent être payées à l’Office par les utilisateurs au titre du dépôt et du traitement des actes de procédure relatifs aux marques, dessins ou modèles; les règlements relatifs aux taxes déterminent le montant des taxes et leur mode de perception. La plupart des procédures devant l’Office sont soumises au paiement de taxes, telles que la taxe pour le dépôt d’une demande de marque communautaire ou de dessin ou modèle communautaire, la taxe de renouvellement, etc. Certaines taxes ont été réduites à zéro (par exemple, les taxes d’enregistrement de marques communautaires ou les transferts de marques communautaires).

Le montant de ces taxes doit être fixé de telle façon que les recettes perçues permettent d’assurer, en principe, l’équilibre du budget de l’Office (voir l’article 144 du RMC), afin de garantir la pleine autonomie et l’indépendance de l’Office. Les recettes de l’Office comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système (voir le 18e considérant du RMC).

 Les frais se rapportent aux frais exposés par les parties dans le cadre de procédures inter partes devant l’Office, en particulier pour la représentation professionnelle (pour les marques, voir l’article 85 du RMC et la règle 94 du REMC, pour les dessins ou modèles, voir les articles 70-71 du RDMC et l’article 79 du REDMC). Les décisions rendues dans le cadre d’affaires inter partes doivent contenir une décision sur les taxes et les frais du représentant professionnel et en fixer le montant. Toute décision définitive qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire en application de l’article 86 du RMC.

 Les tarifs sont fixés par le président de l’Office pour des prestations de services assurées par l’Office, autres que celles visées à l’article 2 du RTMC (voir la règle 87, paragraphe 2, du REMC et l’article 3, paragraphes 1 et 2, du RTMC).

Paiement des taxes, frais et tarifs

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Les montants des tarifs fixés par le président sont publiés au Journal officiel de l’Office et peuvent être consultés sur le site internet sous la rubrique Décisions du président. Parmi ces tarifs figurent notamment les tarifs à payer pour la médiation à Bruxelles ou pour certaines publications de l’Office.

2 Moyens de paiement

Article 5 du RTMC Article 5 du RTDMC Communication nº 2/97 du président de l’Office du 03/07/1997

Les taxes et les tarifs doivent être acquittés en euros. Les paiements effectués dans d’autres monnaies ne sont pas valables, ils ne confèrent aucun droit et sont remboursés.

Les taxes à payer à l’Office ne peuvent pas être payées à ou via un office national.

Dans la plupart des cas, les moyens de paiement acceptés sont les virements bancaires, les débits des comptes courants ouverts auprès de l’Office et les cartes de débit ou de crédit (pour certains services en ligne uniquement). Les paiements en espèces dans les locaux de l’Office et les chèques ne sont plus admis (décision du 3 septembre 2008, «TEAMSTAR», R 524/2008-1).

L’Office ne peut pas émettre de factures. Il peut toutefois délivrer un reçu à la demande de l’utilisateur.

2.1 Paiement par virement bancaire

Le montant à payer peut être envoyé à l’Office par virement. La taxe n’est pas réputée acquittée si l’ordre de virement est donné après l’expiration du délai de paiement imparti. Si le montant de la taxe est envoyé avant l’expiration du délai imparti mais qu’il parvient à l’Office après l’expiration du délai, l’Office peut, sous certaines conditions, considérer que la taxe a été dûment payée (voir le paragraphe 4.1 ci-dessous).

2.1.1 Compte bancaire

Le paiement par virement bancaire ne peut être effectué que sur l’un des deux comptes bancaires de l’Office ci-après:

Paiement des taxes, frais et tarifs

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Banque Banco Bilbao VizcayaArgentaria La Caixa

Adresse Explanada de España, 11 E-03002 Alicante ESPAGNE

Calle Capitán Segarra, 6 E-03004 Alicante ESPAGNE

Code Swift* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX

IBAN ES8801825596900092222222 ES0321002353010700000888

Frais bancaires** >OUR >OUR

* Code Swift: Certains programmes informatiques n’acceptent pas les trois derniers chiffres XXX du code Swift/BIC. Dans ce cas, les utilisateurs doivent indiquer la mention suivante: BBVAESMM ou CAIXESBB.

** Frais bancaires: Il est important de s’assurer que le montant total parvient à l’Office, sans aucune déduction. Par conséquent, en cas de virement, il faut indiquer le mode de paiement «OUR» pour les frais bancaires afin de garantir la réception de l’intégralité du montant dû à l’Office. Toutefois, pour les paiements SEPA, la mention par défaut «SHA» est requise. Le SEPA est un système unique de paiement en euros qui est utilisé par la plupart des banques dans les États membres de l’UE et dans cinq autres pays européens.

2.1.2 Données devant accompagner le paiement

Article 7 du RTMC Article 6 du RTDMC

Le paiement d’une taxe et l’indication de la nature de la taxe et de la procédure à laquelle elle se réfère ne se substituent pas aux autres exigences formelles de l’acte de procédure concerné. Ainsi, par exemple, le paiement de la taxe de recours et l’indication du numéro de la décision attaquée ne sont pas suffisants pour former un recours valide (arrêt du 31 mai 2005, «PARMITALIA», T-373/03, point 58, et arrêt du 9 septembre 2010, «ETRAX», T-70/08, points 23-25).

Lorsque les éléments fournis ne permettent pas d’identifier l’objet du paiement, l’Office impartira un délai dans lequel les informations manquantes devront être fournies, faute de quoi le paiement sera considéré comme non avenu et le montant versé sera remboursé. L’OHMI reçoit des milliers de paiements chaque jour et l’identification incorrecte ou insuffisante du dossier peut entraîner des retards importants dans le traitement des actes de procédure.

Le formulaire de virement joint au paiement doit comporter les éléments suivants:

 le numéro de la marque communautaire/du dessin ou modèle communautaire;  le nom et l’adresse du donneur d’ordre ou le numéro d’identification de l’Office;  la nature de la taxe, de préférence sous sa forme abrégée.

Afin de traiter rapidement les paiements par virement bancaire, et compte tenu du fait que seul un nombre limité de caractères peut être utilisé dans les champs

Paiement des taxes, frais et tarifs

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«expéditeur» et «désignation», il est vivement conseillé de renseigner ces champs de la manière indiquée ci-après.

CHAMP DÉSIGNATION

 Utilisez les codes recensés dans les tableaux ci-dessous, par exemple: MC au lieu de: TAXE POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE.

 Supprimez les zéros initiaux dans les nombres et n’utilisez pas d’espaces ni de tirets, car ces caractères occupent de l’espace inutilement.

 Commencez toujours par le numéro de MC ou de DMC, par ex. MC3558961.  Si le paiement concerne plusieurs marques ou plusieurs dessins ou modèles,

n’indiquez que le premier et le dernier numéro, par ex. MC3558961-3558969, puis envoyez un fax avec tous les détails concernant les marques ou les dessins ou modèles en question.

Codes de désignation

Désignation Code Exemple

Versement sur un compte courant CC + numéro de compte CC1361

Si le titulaire ou le représentant possède un numéro d’identification

TIT + numéro d’identification, REP + numéro d’identification REP10711

Numéro de la marque ou du dessin ou modèle MC, DMC + numéro

MC5104422 DMC1698

Une courte description de la MC ou du DMC

«XYZABC» ou «forme de bouteille»

Code de l’opération: Taxe pour le dépôt d’une demande de MC ou de DMC Taxe pour le dépôt d’une demande internationale Taxe de renouvellement Taxe d’opposition Taxe de demande en nullité Recours Inscription Transfert Conversion Inspection de dossiers Copies certifiées

MC, DMC INT

RENOUV OPP NULL REC INSC TRANSF CONV INSP COPIES

OPP, INSC, RENOUV, INSP, INT, TRANSF, NULL, CONV, COPIES, REC

Paiement des taxes, frais et tarifs

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Exemples:

Objet du paiement Exemple de Désignation du paiement

Taxe pour le dépôt d’une demande (MC = marque communautaire) MC5104422 XYZABC

Taxe pour le dépôt d’une demande (DMC = dessin ou modèle communautaire) DMC1234567 forme de bouteille.

Opposition + donneur d’ordre MC4325047 OPP XYZABC REP10711

Demande internationale MC4325047 INT XYZABC

Renouvellement (MC) MC509936 RENOUV

Versement sur le compte courant nº 1361 CC1361

Copies certifiées MC1820061 COPIES

Transfert de plusieurs dessins ou modèles (premier 1420061 et dernier 1420065) + donneur d’ordre DMC1420061-1420065 TRANSF REP10711

Inscription d’une licence de MC MC4325047 INSC LICENCE TIT10711

CHAMP EXPÉDITEUR

Exemples d’adresses

Adresse Exemple

Nom du donneur d’ordre Adresse du donneur d’ordre Ville et code postal du donneur d’ordre

John Smith 58 Long Drive Londres, ED5 6V8.

 Utilisez un nom qui puisse être identifié comme donneur d’ordre, demandeur (titulaire ou représentant) ou opposant.

 Pour le nom du donneur d’ordre, n’indiquez que le nom, sans abréviation du type DIPL.-ING. PHYS, Dr, etc.

 Utilisez le même formulaire d’identification pour les paiements ultérieurs.

2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit

Décision nº EX-13-2 du président de l’Office du 26 novembre 2013 concernant les communications électroniques de et vers l’Office: article 7, Paiement électronique des taxes par carte de crédit Article 2, paragraphe 1, point b), article 2, paragraphe 4, article 2, paragraphes 12 à 15, du RTMC et article 5, paragraphe 2 du RTDC

Le paiement par carte de débit ou de crédit n’est pas encore disponible pour toutes les taxes de l’OHMI. Le paiement par carte de débit ou de crédit n’est possible que pour certains services en ligne.

Les cartes de débit ou de crédit suivantes peuvent être utilisées: Visa, Mastercard et Discover.

Paiement des taxes, frais et tarifs

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Pour les demandes et les renouvellements déposés par voie électronique, le paiement par carte de débit ou de crédit est le mode de paiement recommandé. Les paiements par carte de débit ou de crédit permettent à l’OHMI d’utiliser au mieux ses propres systèmes internes automatiques, de sorte que le traitement du dossier peut commencer plus rapidement.

Les paiements par carte de débit ou de crédit sont immédiats (voir le paragraphe 4.2 ci-dessous) et ne sont donc pas autorisés pour des paiements différés (dans le mois qui suit la date de dépôt).

Pour toutes les autres taxes, l’utilisation de cartes de débit ou de crédit est actuellement impossible. En particulier, les cartes de débit ou de crédit ne peuvent pas être utilisées pour s’acquitter des tarifs visés à l’article 3 du RTMC et à l’article 3 du RTDMC, ou pour réapprovisionner un compte courant.

Les paiements par carte de débit ou de crédit requièrent certaines informations essentielles. Les informations fournies ne seront stockées dans aucune base de données permanente de l’OHMI. Elles ne seront pas conservées après leur envoi à la banque. Toute copie du formulaire comporte uniquement le type de carte de débit ou de crédit (VISA, MasterCard ou Discover) et les quatre derniers chiffres du numéro de la carte. Le numéro de carte complet peut être saisi en toute sécurité, via un serveur sécurisé qui crypte toutes les informations fournies.

2.3 Débit d’un compte courant détenu auprès de l’OHMI

Décision nº Ex-96-1 du président de l’Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d’ouverture de comptes courants auprès de l’Office, comme modifiée en 1996, en 2003 et en 2006 Communication nº 5/01 du président de l’Office du 29 juin 2001 concernant la disponibilité des relevés de compte courant sur le site internet de l’Office Communication nº 11/02 du président de l’Office du 11 octobre 2002 concernant l’ouverture d’un nouveau compte bancaire

Il est conseillé d’ouvrir un compte courant auprès de l’OHMI. En effet, pour toutes les demandes soumises à des délais, telles que des oppositions ou des recours, le paiement est réputé avoir été effectué dans le délai prévu même si le document pertinent au titre duquel le paiement a été effectué (un acte d’opposition, par exemple) est déposé le dernier jour du délai, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (voir le paragraphe 4.3 ci-dessous) (décision du 7 septembre 2012, «STAIR GATES», R 2596/2011-3, points 13-14). La date de débit effective du compte courant est généralement ultérieure, mais le paiement sera réputé effectué à la date de réception de la demande d’un acte de procédure par l’Office, ou à toute autre date fixée à la convenance de la partie à la procédure, conformément à l’article 6 de la décision nº Ex-96-1 du président de l’Office, comme modifiée en 2006.

Si la personne (l’une des parties à la procédure ou son représentant) qui a déposé la demande ou l’acte de procédure respectif est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de l’Office, l’Office débitera automatiquement le compte courant, sauf si une instruction contraire a été donnée dans le cadre de l’affaire en question. Afin d’identifier correctement le compte, l’Office recommande d’indiquer clairement le numéro d’identification OHMI du titulaire du compte courant détenu auprès de l’Office.

Paiement des taxes, frais et tarifs

Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie A, Dispositions générales Page 9

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Le système de comptes courants est un système de débit automatique. Par conséquent, une fois le compte identifié, l’Office peut débiter, au fur et à mesure du déroulement des procédures concernées, le compte courant – pour autant qu’il soit suffisamment approvisionné – des taxes et tarifs dus dans le cadre desdites procédures, en attribuant chaque fois une date de paiement sans autres instructions. La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire d’un compte courant souhaitant exclure l’utilisation de son compte pour une taxe ou un tarif déterminé en informe l’Office par écrit. Dans ce cas, le titulaire du compte peut toutefois modifier le mode de paiement et revenir au débit de compte courant à tout moment avant l’expiration du délai de paiement.

L’absence d’indication ou l’indication incorrecte du montant de la taxe n’a pas d’effet négatif puisque le compte courant sera automatiquement débité par rapport à l’acte de procédure correspondant pour lequel le paiement est dû.

Si le compte courant est insuffisamment approvisionné, l’Office en informe le titulaire et lui donne la possibilité de réapprovisionner son compte et de payer 20 % pour couvrir les frais administratifs liés à l’insuffisance de fonds. Si le titulaire procède de la sorte, le paiement de la taxe est réputé effectué à la date de réception par l’Office du document pertinent au regard duquel le paiement a été effectué (un acte d’opposition, par exemple). Si le paiement concerne le réapprovisionnement d’un compte courant, il suffit d’indiquer le numéro de compte. Si le compte est réapprovisionné, le titulaire doit s’assurer que le solde créditeur du compte suffit à couvrir tous les paiements dus, ou indiquer au moins les paiements à effectuer en priorité (décision du 3 septembre 2008, «SCHNEIDER», R 1350/2007-1). Si aucune priorité n’est indiquée, l’Office couvre les paiements à mesure qu’ils viennent à échéance.

L’OHMI permet aux titulaires d’un compte courant d’accéder aux informations concernant leur compte par une connexion internet sécurisée, au moins pour l’année écoulée, par l’intermédiaire de son site internet. Ce service comprend le solde du compte, la liste de toutes les opérations effectuées, des relevés mensuels, ainsi qu’un outil de recherche pour trouver des opérations particulières.

Le paiement d’une taxe par débit d’un compte courant détenu par un tiers nécessite une autorisation écrite explicite. Le paiement est considéré comme effectué à la date de réception de l’autorisation par l’Office. L’autorisation doit être accordée par le titulaire du compte courant et doit indiquer que le compte peut être débité d’une taxe spécifique. Si le titulaire n’est ni la partie, ni le représentant de celle-ci, l’Office vérifie que l’autorisation a bien été accordée. En l’absence d’autorisation, l’Office invite la partie concernée à présenter l’autorisation de débiter le compte du tiers avant l’expiration de la date limite de paiement, si l’Office a des motifs de douter de l’existence d’une telle autorisation. La partie demandant le paiement d’une taxe par débit du compte courant d’un tiers doit transmettre l’autorisation à l’Office, afin de permettre le débit du compte.

Un compte courant peut être ouvert auprès de l’OHMI par l’envoi d’une demande au numéro de télécopie général suivant: +34965131344 ou par courrier électronique à: fee.information@oami.europa.eu.

Le montant minimum pour ouvrir un compte courant est de 3 000 EUR.

Paiement des taxes, frais et tarifs

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3 Date d’exigibilité

Article 4 du RTMC Article 4 du RTDMC

Les taxes doivent être payées avant leur date d’exigibilité.

Lorsqu’un délai est imparti pour acquitter un paiement, celui-ci doit être effectué avant l’expiration de ce délai.

Les taxes et tarifs dont la date d’exigibilité n’est pas précisée dans les règlements sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d’exécution de la prestation de service assujettie à la taxe ou au tarif, par exemple une demande d’inscription.

4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué

Article 8, paragraphes 1 et 3, du RTMC Article 7 du RTDMC Article 7 de la décision nº Ex-96-1 du président de l’Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d’ouverture de comptes courants auprès de l’Office, comme modifiée en 1996, en 2003 et en 2006 Décision nº EX-13-2 du président de l’Office du 26 novembre 2013 concernant les communications électroniques de et vers l’Office: article 7, Paiement électronique des taxes par carte de crédit

La date à laquelle le paiement est réputé effectué dépend du mode de paiement choisi.

4.1 Paiement par virement bancaire

Lorsque le paiement est effectué par virement ou versement sur un compte bancaire de l’Office, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle à laquelle le montant est porté au crédit du compte bancaire de l’Office.

4.1.1 Paiement tardif avec ou sans surtaxe

Tout paiement reçu par l’Office après l’expiration du délai est considéré comme effectué dans les délais si l’Office reçoit la preuve que la personne qui a effectué le paiement: a) a donné un ordre de virement en bonne et due forme à un établissement bancaire et, b) a payé une surtaxe égale à dix pour cent du montant total dû (mais en aucun cas supérieure à 200 EUR) (ces deux conditions doivent être respectées, conformément à l’arrêt du 12 mai 2011, «Redtube I», T-488/09, point 38, et à la décision du 10 octobre 2006, «Blue Cross», R 203/2005-1).

Cette règle ne s’applique pas au paiement tardif de la surtaxe. Si la surtaxe n’est pas acquittée dans le délai imparti, le paiement est considéré comme tardif dans sa totalité et il ne peut y être remédié par le paiement d’une «surtaxe sur la surtaxe» (décision du 7 septembre 2012, «LAGUIOLE», R 1774/2011-1, points 12-15).

Paiement des taxes, frais et tarifs

Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie A, Dispositions générales Page 11

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Cette surtaxe n’est cependant pas due si la personne apporte la preuve que la procédure de paiement a été lancée plus de dix jours avant l’expiration du délai de paiement.

L’Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement après l’expiration du délai à fournir la preuve, dans un délai qu’il détermine, que l’une des conditions précédentes a été remplie.

Pour plus d’informations sur les conséquences d’un paiement tardif dans le cadre de procédures particulières, voir les parties concernées des Directives. À titre d’exemple, la partie B, section 2, Formalités, traite des conséquences du paiement tardif de la taxe pour le dépôt d’une demande, tandis que la partie C, section 1, Questions de procédure, traite des conséquences du paiement tardif de la taxe d’opposition.

4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement

Article 76 du RMC Article 8, paragraphe 4, du RTMC Article 63 du RDMC Article 7, paragraphe 4, du RTDMC

La preuve du paiement peut être apportée par tout moyen tel que:

 un ordre de virement bancaire (un ordre SWIFT par exemple) contenant les cachets et la date de réception par la banque concernée;

 un ordre de paiement en ligne envoyé via internet ou une copie d’un ordre de virement électronique, pour autant qu’il contienne des informations concernant la date du virement, la banque à laquelle le virement a été envoyé et une mention telle que «virement effectué».

En outre, les preuves suivantes peuvent être apportées:

 accusé de réception des instructions de paiement de la banque;  lettres de la banque auprès de laquelle le paiement a été effectué, attestant de la

date à laquelle l’ordre de virement a été donné ou le paiement effectué, et indiquant la procédure pour laquelle le paiement a été effectué;

 déclarations écrites de la partie ou de son représentant, faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent conformément à la législation de l’État dans lequel elles sont faites.

Ces preuves supplémentaires ne sont considérées comme suffisantes que si elles s’appuient sur les preuves initiales.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Si les preuves ne sont pas concluantes, l’Office demandera à la partie concernée de produire de nouveaux éléments de preuve.

Si aucune preuve n’est apportée, la procédure pour laquelle le paiement a été effectué est réputée ne pas avoir été engagée.

Paiement des taxes, frais et tarifs

Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie A, Dispositions générales Page 12

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En cas de preuves insuffisantes, ou si le donneur d’ordre ne donne pas suite à la demande de l’Office de fournir les informations manquantes, celui-ci considère que le délai de règlement n’a pas été respecté.

L’Office peut également inviter la personne à payer la surtaxe dans le même délai. Si la surtaxe imposée n’est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

La taxe, les tarifs ou une partie de ceux-ci qui ont été versés sont remboursés, car le paiement devient nul et non avenu.

Règle 96, paragraphe 2, du REMC Article 81, paragraphe 2, du REDMC

Langue des preuves: les documents peuvent être déposés dans une des langues officielles de l’UE. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, l’Office peut exiger qu’une traduction soit produite dans une langue de l’Office.

4.2 Paiement par carte de débit ou de crédit

Le paiement par carte de débit ou de crédit est réputé effectué à la date à laquelle le dépôt électronique auquel il se réfère est exécuté avec succès via internet.

4.3 Paiement par compte courant

Décision nº Ex-96-1 du président de l’Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d’ouverture de comptes courants auprès de l’Office, comme modifiée en 1996, en 2003 et en 2006

Lorsque le paiement est effectué par le débit d’un compte courant détenu auprès de l’Office, la décision nº EX-96-1 du président de l’Office, comme modifiée, garantit que la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle qui convient le mieux à la partie à la procédure. Par exemple, en ce qui concerne la taxe pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, les taxes sont généralement débitées du compte courant le dernier jour du délai d’un mois imparti pour acquitter la taxe. Toutefois, le demandeur/représentant peut donner instruction à l’Office de débiter son compte après réception de la demande de marque communautaire. De même, lors du renouvellement, le titulaire du compte peut choisir l’option «débit immédiat» ou l’option «débit à l’expiration». Lorsqu’une partie retire l’acte de procédure (opposition, demande en nullité, recours, demande de renouvellement) avant l’expiration du délai de paiement, les taxes venues à échéance à l’expiration du délai de paiement ne sont pas débitées du compte courant et l’acte de procédure est réputé ne pas avoir été déposé.

Paiement des taxes, frais et tarifs

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5 Remboursement de taxes

Article 7, paragraphe 2, et articles 9 et13 du RTMC Article 84, 154 et 156 du RMC Article 6, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, du RDMC Article 30, paragraphe 2, du REDMC

Le remboursement de taxes est explicitement prévu dans les règlements. Les remboursements sont effectués au moyen de virements bancaires ou sur des comptes courants détenus auprès de l’OHMI, même lorsque les taxes ont été acquittées par carte de débit ou de crédit.

5.1 Remboursement des taxes pour le dépôt d’une demande

Règle 9, paragraphes 1 et 2, du REMC Articles 10, 13 et 22 du REDMC Article 44, paragraphe 6, du RMC

En cas de retrait d’une demande de marque communautaire, les taxes ne sont remboursées que si une déclaration de retrait parvient à l’Office:

 en cas de paiement par virement bancaire, avant la date à laquelle le montant du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l’Office;

 en cas de paiement par carte de débit ou de crédit, le jour du dépôt de la demande contenant les instructions/informations concernant la carte de débit ou de crédit;

 en cas de débit d’un compte courant, dans le délai d’un mois pour le paiement de la taxe de base pour le dépôt d’une demande ou, si l’ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant a été donné, avant ou au plus tard le jour même de la réception de cet ordre.

En cas de remboursement de la taxe de base pour le dépôt d’une demande, toute taxe payée pour une classe additionnelle sera également remboursée.

L’Office ne remboursera les seules taxes par classe additionnelle que dans le cas où elles constituent un trop-perçu par rapport aux classes indiquées par le demandeur dans la demande de marque communautaire, et où ce paiement n’a pas été demandé par l’Office, ou dans le cas où l’Office constate, après avoir examiné la classification, l’inclusion de classes additionnelles qui n’étaient pas nécessaires pour couvrir les produits et services inclus dans la demande initiale.

En ce qui concerne les dessins ou modèles, lorsque des irrégularités sont constatées concernant la date de dépôt, c’est-à-dire lorsque la date de dépôt n’est pas octroyée en raison de ces irrégularités, et qu’il n’est pas remédié à celles-ci dans le délai imparti par l’Office, le ou les dessins ou modèles ne sont pas traités comme des dessins ou modèles communautaires et les taxes éventuellement acquittées sont remboursées. En revanche, les taxes ne sont en aucun cas remboursées si le dessin ou modèle demandé a été enregistré.

Paiement des taxes, frais et tarifs

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5.2 Remboursement de la taxe d’opposition

Règle 17, paragraphe 1, règle 18, paragraphe 5, et règle 19, paragraphe 1, du REMC.

Lorsqu’une opposition est réputée non introduite (au motif qu’elle a été déposée après l’expiration du délai de trois mois) ou que la taxe d’opposition n’a pas été acquittée entièrement ou a été payée après l’expiration du délai prévu pour former opposition, l’Office doit rembourser la taxe ainsi que la surtaxe.

5.3 Remboursement des taxes de marques internationales désignant l’UE

Décision nº ADM-11-98 du président de l’Office relative à la régularisation de certains remboursements de taxes

Voir le Manuel, partie M, Marques internationales, paragraphe 3.13.

5.4 Remboursement des taxes de recours

Les dispositions concernant le remboursement des taxes de recours sont prévues par la règle 51 du REMC et par l’article 35, paragraphe 3, et l’article 37 du REDMC.

5.5 Remboursement des taxes de renouvellement

Règle 30, paragraphes 6 et 7, du REMC

Les taxes acquittées avant le début de la première période de renouvellement de six mois ne sont pas prises en compte et sont remboursées.

Si les taxes ont été acquittées, alors que l’enregistrement n’est pas renouvelé (c’est-à- dire si la taxe n’a été acquittée qu’après l’expiration du délai supplémentaire, ou si la taxe acquittée est inférieure au montant de la taxe de base et de la surtaxe pour paiement tardif/retard de présentation de la demande de renouvellement, ou s’il n’a pas été remédié à certaines autres irrégularités), elles sont remboursées.

Si le titulaire donne instruction à l’Office de renouveler la marque, puis retire en tout ou en partie (au regard de certaines classes) son instruction de renouvellement, la taxe de renouvellement, ne sera remboursée que dans les cas suivants:

 si, dans le cas d’un paiement par virement bancaire, l’Office a reçu la demande de retrait avant de recevoir le paiement;

 si, dans le cas d’un paiement par carte de débit ou de crédit, l’Office a reçu la demande de retrait avant la réception ou le jour même de la réception du paiement par carte de débit ou de crédit;

 si, en cas de débit d’un compte courant, elle a déjà été acquittée, l’Office a reçu la demande de retrait dans le délai de six mois prévu pour le renouvellement, ou

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si l’ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant a été donné, avant ou au plus tard le jour même de la réception de cet ordre par l’Office.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie E, Opérations d’enregistrement, section 4, Renouvellement.

5.6 Remboursement de montants minimes

Article 10, paragraphe 1, du RTMC Article 9, paragraphe 1, du RTDMC Décision nº EX-03-6 du président de l’Office du 20 janvier 2003 déterminant le montant minime d’une taxe ou d’un tarif

Une taxe n’est considérée comme acquittée qu’après paiement de sa totalité. Dans le cas contraire, la partie du montant déjà versé est remboursée après expiration du délai imparti pour le paiement, puisque dans ce cas la taxe n’a pas d’objet.

Toutefois, dans la mesure du possible, l’Office peut inviter la personne à compléter son paiement dans la limite du temps encore disponible.

Lorsqu’un montant trop élevé est versé en paiement d’une taxe ou d’un tarif, l’excédent n’est pas remboursé s’il est minime et si la partie concernée n’en a pas expressément demandé la restitution. Les montants minimes sont fixés à 15 EUR par décision nº EX-03-6 du président de l’Office du 20 janvier 2003.

6 Décisions fixant le montant des frais

Article 85 du RMC; Règle 94 du REMC.

6.1 Répartition des frais

Dans les procédures inter partes, la division d’opposition, la division d’annulation ou les chambres de recours doivent décider de la répartition des frais. Ces frais comprennent notamment les frais du représentant professionnel (le cas échéant), ainsi que les taxes correspondantes. Pour plus d’informations concernant la répartition des frais dans les procédures d’opposition, voir les Directives, partie C, Opposition, partie 1: Questions de procédure. Lorsque la décision comporte des erreurs manifestes relatives aux frais, les parties peuvent demander une rectification d’erreur (règle 53 du REMC) ou une révocation (article 80 du RMC), selon les circonstances (voir la partie A, section 6, Révocation de décisions, suppression d’inscriptions dans le registre et correction d’erreurs).

6.2 Détermination des frais

La décision fixant le montant des frais comprend le paiement forfaitaire prévu à la règle 94 du REMC pour la représentation professionnelle et les frais (voir ci-dessus)

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exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, qu’ils aient été effectivement exposés ou non. La fixation des frais peut être révisée dans le cadre d’une procédure spécifique aux termes de l’article 85, paragraphe 6, du RMC.

6.3 Exécution forcée des décisions fixant le montant des frais

Article 86 du RMC.

Les procédures d’exécution forcée ne relèvent pas de la compétence de l’Office. Celles-ci doivent être engagées par les autorités nationales compétentes.

6.3.1 Conditions

La partie ayant obtenu gain de cause peut exécuter la décision fixant le montant des frais pour autant que:

 la décision comporte une décision fixant le montant des frais en sa faveur;  la décision soit devenue définitive; la partie peut apporter la preuve que la

décision est devenue définitive en produisant les extraits correspondants des bases de données de l’Office ou une confirmation individuelle de l’Office;

 la décision soit revêtue de la formule exécutoire de l’autorité nationale compétente.

6.3.2 Autorité nationale

Chaque État membre désigne une autorité nationale chargée d’apposer la formule exécutoire aux décisions de l’Office fixant le montant des frais. L’État membre donne connaissance de la désignation à l’Office et à la Cour de justice (article 86, paragraphe 2, du RMC).

L’Office publie ces désignations au Journal officiel de l’OHMI.

Des références peuvent être trouvées pour les pays suivants: Allemagne (JO OHMI n° 6/2005, p. 853 et p. 855) Autriche (JO OHMI n° 4/2004, p. 559 et p. 561) Belgique (JO OHMI n° 4/2007) Danemark (JO OHMI n° 10/2002, p. 1883) Estonie (JO OHMI n° 10/2009) France (JO OHMI n° 5/2002, p. 886) Irlande (JO OHMI n° 3/2007) Pays-Bas (JO OHMI n° 12/1999, p. 1517) République tchèque (publication prochaine) Royaume-Uni (JO OHMI n° 12/1998, p. 1381) Slovaquie (JO OHMI n° 11/2004, p. 1273)

Certains autres États membres ont donné mandat à une autorité nationale (par exemple, dans le cas de l’Espagne, le Bureau technique général du ministère de la

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justice, par le décret royal 1523/1997), mais n’en ont pas encore informé l’OHMI ou la CJUE.

6.3.3 Procédure

a. La partie intéressée doit demander à l’autorité nationale compétente d’apposer la formule exécutoire à la décision. Pour l’instant, les conditions régissant la langue de la requête, la traduction des parties pertinentes de la décision, les taxes et la nécessité de faire appel à un représentant, dépendent de la pratique des États membres et ne sont pas harmonisées. Aussi sont-elles déterminées au cas par cas.

L’autorité compétente appose la formule exécutoire à la décision sans autre formalité que celle de la vérification de l’authenticité de la décision. En ce qui concerne les décisions erronées relatives aux frais ou à la fixation des frais, voir les paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus.

b. Après l’accomplissement de ces formalités, la partie concernée peut poursuivre l’exécution forcée. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné (article 86, paragraphe 4, du RMC).

Représentation professionnelle

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 5

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

Représentation professionnelle

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Table des matières

1 Introduction – Principe de représentation............................................... 4

2 Qui peut représenter des tiers? ............................................................... 4 2.1 Base de données des représentants......................................................... 5 2.2 Représentation professionnelle par des avocats.....................................6

2.2.1 Terme «avocat».............................................................................................. 6 2.2.2 Qualification .................................................................................................... 6 2.2.3 Nationalité et domicile professionnel .............................................................. 6 2.2.4 Habilitation à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles....... 7

2.3 Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l’Office ...................... 7 2.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale .............................................. 8 2.3.2 Nationalité et domicile professionnel ............................................................ 10 2.3.3 Attestation..................................................................................................... 10 2.3.4 Dérogations .................................................................................................. 10 2.3.5 Procédure d’inscription sur la liste................................................................ 10 2.3.6 Modification de la liste des représentants professionnels ............................ 11

2.3.6.1 Radiation ...................................................................................................11 2.3.6.2 Suspension de l’inscription sur la liste .......................................................12

2.3.7 Réinscription sur la liste des mandataires agréés........................................ 12

2.4 Représentation par un employé .............................................................. 13 2.4.1 Employés agissant au nom de leur employeur ............................................ 13 2.4.2 Représentation par des employés d’une personne morale à laquelle ils

sont économiquement liés............................................................................ 14

2.5 Représentation légale .............................................................................. 15

3 Désignation d’un représentant professionnel ...................................... 15 3.1 Conditions dans lesquelles la désignation d’un représentant

professionnel est obligatoire................................................................... 15 3.1.1 Domicile professionnel et siège.................................................................... 16 3.1.2 La notion de «dans la Communauté» .......................................................... 16

3.2 Conséquences du non-respect de l’obligation de désigner un représentant professionnel ..................................................................... 16 3.2.1 Procédure d’enregistrement ......................................................................... 16 3.2.2 Procédure d’opposition................................................................................. 17 3.2.3 Procédure d’annulation................................................................................. 18

3.3 Désignation d’un représentant lorsque celle-ci n’est pas obligatoire .. 18 3.4 Désignation d’un représentant ................................................................ 18

3.4.1 Désignation explicite..................................................................................... 18 3.4.2 Désignation implicite..................................................................................... 19 3.4.3 Groupements de représentants.................................................................... 19 3.4.4 Numéros d’identification ............................................................................... 20

4 Communication avec les représentants ................................................ 20

5. Pouvoirs ................................................................................................... 21

Représentation professionnelle

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5.1 Pouvoirs individuels ................................................................................ 22 5.2 Pouvoirs généraux ................................................................................... 22

5.2.1 Enregistrement des pouvoirs généraux........................................................ 22

5.3 Conséquences du non-dépôt d’un pouvoir demandé expressément par l’Office ................................................................................................ 23

6 Retrait d’un représentant ou d’un pouvoir ............................................ 23 6.1 Action engagée par la personne représentée ........................................ 23 6.2 Démission du représentant ..................................................................... 23

7 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant............................................................................................. 24 7.1 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée......................... 24 7.2 Décès ou incapacité juridique du représentant...................................... 24

Représentation professionnelle

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1 Introduction – Principe de représentation

Article 92, paragraphes 1 et 2, et article 93, paragraphe 1, du RMC, règle 76 du REMC, article 77 du RMC

Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union européenne ne sont pas tenues d’être représentées dans les procédures devant l’Office (voir le paragraphe 3.1.1 ci-dessous).

Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile ou les personnes morales qui n’ont ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union européenne doivent être représentées par un représentant établi dans l’Union européenne. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception de l’acte de dépôt d’une demande de marque communautaire. Voir le paragraphe 3.2.1 ci-dessous sur les conséquences de la non-désignation d’un représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois la demande de marque communautaire déposée.

La représentation n’est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de marques communautaires ou de dessins ou modèles communautaires déposés ni pour le dépôt d’une requête en inspection publique.

En principe, les représentants devant l’Office ne doivent pas déposer de pouvoir, sauf si l’Office le demande expressément ou si, dans des procédures inter partes, l’autre partie en fait la demande expresse. En revanche, les employés agissant au nom de personnes physiques ou morales doivent déposer un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

Lorsqu’un représentant a été désigné, l’Office communique exclusivement avec lui.

Pour plus d’informations sur les aspects spécifiques de la représentation professionnelle lors de procédures devant l’Office en rapport avec les marques internationales, veuillez consulter le Manuel, partie M Marques Internationales.

La première partie de cette section (paragraphe 2) définit les différents types de représentants.

La deuxième (paragraphes 3 à 6) traite de la désignation des représentants ou de l’absence d’une telle désignation et des pouvoirs des représentants.

2 Qui peut représenter des tiers?

Article 92, paragraphe 3 et article 93, paragraphe 1, points a) et b), du RMC, règle 76 du REMC, et article 77, paragraphe 3 et article 78, paragraphe 1, points a) et b), du RDMC

La représentation dans des procédures juridiques est une profession réglementée dans tous les États membres, qui ne peut être exercée que dans des conditions spécifiques. La terminologie de l’article 93 du RMC englobe différentes catégories de représentants sous la dénomination de «représentants professionnels». On distingue les catégories suivantes de représentants dans les procédures devant l’Office:

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Les avocats (article 93, paragraphe 1, point a), du RMC et article 78, paragraphe 1, point a), du RDMC) sont des représentants professionnels qui, en fonction de la législation nationale, sont toujours habilités à représenter des tiers devant les offices nationaux (voir le paragraphe 2.2.).

Les autres mandataires agréés [article 93, paragraphe 1, point b), du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC] doivent satisfaire à des conditions complémentaires et être inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office (liste des «représentants officiels agréés auprès de l’OHMI»). Parmi ceux-ci, il convient de distinguer deux groupes supplémentaires: les mandataires habilités à représenter des tiers dans des procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires (DMC) («liste pour les dessins ou modèles») uniquement ou dans des procédures portant sur des marques communautaires (MC) et des DMC (voir le paragraphe 2.3). L’Office désigne collectivement ces autres professionnels sous le terme de «représentants professionnels»).

Plusieurs avocats et représentants professionnels peuvent s’organiser en entités appelées «groupements de représentants» (règle 76, paragraphe 9, du REMC) (voir le paragraphe 3.4.3).

La dernière catégorie de représentants sont les employés agissant en qualité de représentants de la partie concernée (article 92, paragraphe 3, première alternative, du RMC) (voir le paragraphe 2.4.1) et les employés de personnes morales qui sont économiquement liées (article 92, paragraphe 3, deuxième alternative, du RMC) (voir le paragraphe 2.4.2).

Il convient de distinguer les employés des représentants légaux au titre du droit national (voir le paragraphe 2.5).

2.1 Base de données des représentants

Toutes les personnes qui s’identifient en tant que représentants ou employés de parties individuelles aux procédures devant l’Office et qui remplissent les conditions énoncées dans les règlements sont inscrites dans la base de données des représentants et reçoivent un numéro d’identification. Cette base de données a une double fonction: elle fournit toutes les coordonnées de contact pertinentes sous le numéro d’identification attribué à tout type de représentant, ainsi que les informations publiques sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI ou sur la liste des dessins ou modèles.

Tous les représentants, y compris les groupements de représentants, doivent préciser la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur nom et leur adresse, conformément à la règle 1 du REMC.

Un représentant peut avoir plusieurs identifiants. Par exemple, des groupements de représentants peuvent avoir des identifiants différents pour leurs différentes adresses officielles (à distinguer des adresses postales différentes, qui peuvent être identifiées au moyen d’un identifiant unique; voir les Directives, partie E. Inscriptions au Registre, Section 1, Modification d’un enregistrement). De même, un représentant individuel peut avoir un identifiant en tant qu’employé assurant la représentation et un deuxième en tant qu’avocat à part entière.

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En principe, un avocat ne peut pas apparaître dans la base de données en tant que «représentant professionnel agréé auprès de l’OHMI», puisqu’il n’a pas besoin d’être admis par l’Office. Par conséquent, l’Office refuse pratiquement toujours les demandes introduites par des avocats en vue de figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI. La seule exception concerne le cas où un représentant professionnel repris sur la liste est également avocat et que cette double qualification est autorisée par la législation nationale.

La base de données des représentants professionnels est disponible en ligne. Les représentants y sont répertoriés comme suit: groupement, employé, avocat et représentant professionnel. En interne, cette dernière catégorie est subdivisée en deux sous-catégories: Type 1, qui couvre les mandataires en matière de dessins ou modèles exclusivement habilités à assurer la représentation en matière de dessins ou modèles communautaires au titre de l’article 78 du RDMC, et Type 2, qui comprend les mandataires en matière de marques et de dessins ou modèles au titre de l’article 93 du RMC.

2.2 Représentation professionnelle par des avocats

Article 93, paragraphe 1, point a), du RMC

Un avocat est un représentant professionnel qui est automatiquement et sans autre reconnaissance officielle autorisé à représenter des tiers devant l’Office pour autant qu’il remplisse les trois conditions suivantes:

a) Il doit être habilité à exercer sur le territoire d’un des États membres;

b) Il doit avoir son domicile professionnel dans l’Union européenne;

c) Il doit être habilité, dans cet État, à agir en qualité de mandataire en matière de marques.

2.2.1 Terme «avocat»

La directive n° 98/5/CE du 16 février 1998, JO CE L 77 du 14.3.1998, du Parlement européen et du Conseil définit le terme «avocat». Les titres professionnels sont définis dans la colonne «Terme utilisé au niveau national pour désigner un avocat» à l’Annexe 1 de cette section.

2.2.2 Qualification

La qualification dans l’un des États membres signifie que la personne doit être inscrite au barreau ou autorisée à exercer sous l’un des titres professionnels recensés à l’Annexe 1 conformément à la réglementation nationale applicable. L’Office ne vérifiera cette qualification qu’en cas de doute sérieux à cet égard.

2.2.3 Nationalité et domicile professionnel

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Il n’y a aucune condition à remplir en ce qui concerne la nationalité. L’avocat peut par conséquent être d’une nationalité autre que celles des États membres.

Le domicile professionnel doit être situé dans l’Union européenne (pour la définition de l’Union européenne, voir le paragraphe 3.1.2 ci-après). Une adresse de boîte postale ne constitue pas un domicile professionnel. Ce domicile peut ne pas être le seul lieu d’exercice du représentant. De plus, le domicile professionnel peut se trouver dans un État membre autre que celui dans lequel l’avocat est inscrit au barreau. Toutefois, les avocats qui ont leur seul et unique domicile professionnel en dehors de l’Union européenne ne sont pas habilités à représenter des tiers devant l’Office, même s’ils sont autorisés à exercer dans l’un des États membres.

Lorsqu’un groupement de représentants, tel qu’un cabinet d’avocats, compte plusieurs domiciles professionnels, il ne peut exercer sa mission de représentation qu’à une adresse professionnelle située dans l’Union européenne, et l’Office ne communique avec l’avocat qu’à une adresse au sein de l’Union européenne.

2.2.4 Habilitation à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles

L’habilitation à agir en qualité de représentant en matière de marques et/ou de dessins ou modèles dans un État membre doit également inclure la représentation de clients devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Cette condition s’applique à tous les États membres.

Les avocats visés à l’article 93, paragraphe 1, point a) du RMC qui remplissent les conditions exposées dans cet article sont habilités d’office et de droit à représenter leurs clients devant l’Office. Dans la pratique, cela signifie que, si un avocat est habilité à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles devant le service central de la propriété industrielle de l’État membre dans lequel il est qualifié, il pourra également agir devant l’OHMI. Les avocats ne sont pas repris sur la liste des représentants professionnels mentionnée à l’article 93, paragraphe 2, du RMC, car les habilitations et les qualifications professionnelles spéciales auxquelles ces dispositions font référence concernent des personnes appartenant à des catégories de représentants professionnels spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle ou des marques, alors que les avocats sont par définition habilités à représenter des tiers dans tous les domaines juridiques.

Si un avocat qui a déjà reçu un numéro d’identification en tant que tel demande à être inscrit sur la liste, il conservera son numéro, mais son statut passera de «avocat» à «représentant professionnel». La seule exception concerne le cas où un représentant professionnel repris sur la liste est également avocat et est autorisé par la législation nationale à exercer dans les deux contextes.

L’Annexe 1 explique en détail les règles spécifiques en vigueur dans chaque pays.

2.3 Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l’Office

Article 93, paragraphe 1, point b) et article 93, paragraphe 2, du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC

Le second groupe de personnes habilitées à représenter professionnellement des tiers devant l’Office est constitué de celles dont le nom figure sur l’une des deux listes de

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représentants professionnels tenues par l’Office, à savoir la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI et la liste pour les dessins ou modèles.

Pour cette catégorie de représentants professionnels, l’inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles les habilite à représenter des tiers devant l’Office. Un représentant qui figure sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI mentionnée à l’article 93, paragraphe 1, point b, est d’office habilité à représenter des tiers en matière de dessins ou modèles conformément à l’article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC et ne figurera pas sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles («liste pour les dessins ou modèles»).

Si une personne figurant sur la liste dressée au titre de l’article 93 du RMC demande à être inscrite sur la liste pour les dessins ou modèles reprenant le nom des mandataires habilités à agir exclusivement en matière de dessins ou modèles communautaires au titre de l’article 78, paragraphe 4, du RDMC, sa demande sera rejetée.

La liste pour les dessins ou modèles concerne uniquement les mandataires habilités à représenter des clients devant l’Office en matière de dessins ou modèles, mais pas en matière de marques.

L’Annexe 2 explique en détail les règles spécifiques en vigueur dans chaque pays.

L’inscription sur les listes implique le dépôt d’une demande complétée et signée par la personne intéressée, à l’aide du formulaire établi à cette fin par l’Office et disponible à l’adresse: http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_fr.pdf.

Pour figurer sur la liste, trois conditions doivent être remplies:

a) le représentant doit être un ressortissant de l’un des États membres;

b) il doit avoir son domicile professionnel dans la Communauté;

c) il doit être habilité en vertu de la législation nationale à représenter, en matière de marques, des tiers devant le service central de la propriété industrielle; à cet effet, il doit fournir une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle d’un État membre.

2.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale

Les conditions d’inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI et la liste pour les dessins ou modèles dépendent de la situation juridique dans l’État membre concerné.

Article 93, paragraphe 2, point c), du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC

Dans de nombreux États membres, le droit de représenter des tiers devant l’office national en matière de marques est subordonné à la possession d’une qualification professionnelle spéciale [article 93, paragraphe 2, point c), première alternative, du RMC]. La personne doit donc satisfaire à cette exigence pour être habilitée à agir en qualité de représentant. Dans d’autres États membres, cette qualification spéciale n’est pas exigée, ce qui signifie que la représentation en matière de marques est ouverte à

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tous. Dans ce cas, l’intéressé doit avoir représenté des tiers en matière de marques ou de dessins ou modèles devant l’office national concerné à titre habituel pendant au moins cinq ans [article 93, paragraphe 2, point c), deuxième alternative, du RMC]. Cette catégorie comporte une sous-catégorie, qui regroupe les États membres disposant d’un système de reconnaissance officielle de la qualification professionnelle en matière de représentation de tiers devant l’office national concerné, bien que cette reconnaissance ne constitue pas une condition préalable à l’exercice de la représentation professionnelle. Dans ce cas, les personnes ainsi reconnues ne sont pas soumises à la condition d’avoir représenté des tiers à titre habituel pendant au moins cinq ans.

Première alternative - Qualifications professionnelles spéciales

Lorsque, dans l’État membre concerné, le droit de représenter des tiers est subordonné à la possession de qualifications professionnelles spéciales, la personne qui demande à figurer sur la liste doit avoir acquis la qualification en question.

Les pays qui exigent cette qualification professionnelle spéciale (souvent au moyen d’un examen) sont l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie.

Cependant, si l’intéressé confirme qu’il travaille pour deux groupements de représentants différents ou depuis deux adresses différentes, il peut se voir attribuer deux numéros différents. Il est également possible d’avoir deux numéros différents, l’un en tant qu’avocat et l’autre en tant que représentant professionnel agréé auprès de l’OHMI, lorsque le droit national autorise une double qualification (ce cumul n’est autorisé, par exemple, ni en Belgique ni en France).

Deuxième alternative - Expérience de cinq ans

Lorsque, dans l’État membre concerné, le droit de représenter des tiers n’est pas subordonné à la possession d’une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

Le président peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le paragraphe 2.3.4).

C’est le cas du Benelux, du Danemark, de Malte, de la Finlande et de la Suède.

Troisième alternative - Reconnaissance par un État membre

Les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques et/ou de dessins ou modèles, la représentation de personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l’un des États membres est reconnue officiellement, conformément à la réglementation établie par cet État, sont dispensées de la condition relative à l’exercice de la profession pendant au moins cinq ans.

Cette alternative a été appliquée dans de rares cas, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

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2.3.2 Nationalité et domicile professionnel

Article 93, paragraphe 2, points a) et b), et article 93, paragraphe 4, du RMC

Le représentant professionnel qui demande de figurer dans la liste doit être un ressortissant d’un État membre et avoir son domicile professionnel ou son lieu de travail dans l’Union européenne. Le droit à représenter des tiers dans d’autres États membres ainsi que l’expérience professionnelle qui y a été acquise ne peuvent être prises en considération que dans le cadre de l’article 93, paragraphe 4, du RMC. Le président peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le point 2.3.4).

2.3.3 Attestation

Article 93, paragraphe 3, du RMC

Le respect des conditions susmentionnées, prévues à l’article 93, paragraphe 2, du RMC, doit être démontré par une attestation délivrée par l’office national concerné. Certains offices nationaux délivrent des attestations individuelles, tandis que d’autres fournissent à l’Office des attestations en bloc. Ils transmettent régulièrement des listes actualisées des représentants professionnels habilités à représenter des clients devant eux (voir la communication n° 1/95 du président de l’Office du 18 septembre 1995; JO OHMI 1995, p. 16). Lorsque tel n’est pas le cas, l’intéressé doit joindre à sa demande une attestation individuelle. (voir http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_fr.pdf)

2.3.4 Dérogations

Article 93, paragraphe 4, du RMC

Le président de l’Office peut, dans certaines circonstances, accorder une dérogation à l’exigence d’être un ressortissant d’un État membre et d’avoir représenté des tiers en matière de marques à titre habituel pendant au moins cinq ans, à condition que le demandeur fournisse la preuve qu’il a acquis la qualification requise d’une autre manière. Ce pouvoir de dérogation est discrétionnaire.

Tous les cas qui ont été soumis au président de l’Office jusqu’à présent lui ont permis d’accorder une dérogation à l’exigence de nationalité. Quant aux dérogations à l’exigence d’une expérience de cinq ans, elles sont limitées aux cas où l’habilitation à représenter des tiers en matière de marques a été acquise d’une autre manière pendant une période équivalente de cinq ans.

Cela inclut par exemple les cas où le représentant professionnel, avant de devenir agent en propriété industrielle, était chargé de mener à bien des opérations relatives aux marques au sein d’une entreprise sans intervenir personnellement auprès de l’office national concerné. L’expérience doit avoir été acquise dans un État membre.

2.3.5 Procédure d’inscription sur la liste

Article 93, paragraphe 3, et article 88 du RMC

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L’inscription sur la liste est notifiée par une décision positive, reprenant le numéro d’identification attribué au représentant professionnel. Les inscriptions sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles sont publiées au Journal officiel de l’Office.

Si l’une des conditions de l’inscription n’est pas remplie et que le demandeur s’est vu offrir la possibilité de répondre à la notification d’irrégularité de l’Office à cet égard, une décision négative est prise, sauf si le demandeur remédie à l’irrégularité en question. La partie concernée peut former un recours contre cette décision (article 58, paragraphe 1, et article 133 du RMC).

Les représentants professionnels peuvent obtenir gratuitement une copie supplémentaire de la décision. Les dossiers relatifs aux demandes d’inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI ou la liste pour les dessins ou modèles ne sont pas ouverts à l’inspection publique.

2.3.6 Modification de la liste des représentants professionnels

2.3.6.1 Radiation

Première alternative - à la requête du mandataire agréé

Règle 78, paragraphes 1 et 6 du REMC

L’inscription d’un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles sera radiée à sa requête.

La radiation est versée au dossier tenu par l’Office. Elle est notifiée au mandataire et publiée au Journal officiel de l’Office.

Deuxième alternative, radiation d’office de la liste des représentants professionnels agréés

Règle 78, paragraphes 2 et 5, du REMC, et article 64, paragraphe 2, du RDMC

L’inscription d’un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles est radiée d’office

a) en cas de décès ou d’incapacité légale;

b) s’il ne possède plus la nationalité d’un État membre, à moins que le président de l’Office n’accorde une dérogation en vertu de l’article 93, paragraphe 4, point b), du RMC;

c) s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’UE;

d) s’il n’est plus habilité à représenter des tiers devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre.

Lorsqu’un représentant professionnel passe du statut de mandataire en matière de dessins ou modèles à celui de mandataire en marques, il est radié de la liste pour les

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dessins ou modèles et inscrit sur celle des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI.

L’Office peut être informé de ces événements de diverses manières. En cas de doute, l’Office cherche à clarifier la situation auprès de l’office national concerné avant de radier le mandataire de la liste. L’Office entend également le mandataire agréé, en particulier lorsque celui-ci pourrait éventuellement être maintenu sur la liste sur une autre base juridique ou factuelle.

La radiation est versée au dossier tenu par l’Office. La décision de radiation est notifiée au mandataire et publiée au Journal officiel de l’Office. La partie concernée peut former un recours contre cette décision. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium des chambres de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant les Chambres de Recours).

2.3.6.2 Suspension de l’inscription sur la liste

Règle 78, paragraphes 3 et 5, du REMC

L’Office suspend d’office l’inscription sur la liste des représentants professionnels ou la liste pour les dessins ou modèles agréés auprès de l’OHMI de tout mandataire agréé dont l’habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre a été suspendue.

Le service central de la propriété industrielle de l’État membre concerné doit, dès qu’il en a connaissance, informer rapidement l’Office de tout événement de ce type. Avant de prendre la décision de suspendre une inscription (décision qui est susceptible de recours), l’Office en informe le mandataire concerné et lui offre la possibilité d’émettre ses observations. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium des chambres de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant les Chambres de Recours).

2.3.7 Réinscription sur la liste des mandataires agréés

Règle 78, paragraphe 4, du REMC

Sur requête, toute personne radiée ou suspendue est réinscrite sur la liste des représentants professionnels agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation ou à sa suspension.

Une nouvelle demande doit alors être déposée selon la procédure normale d’inscription sur la liste des représentants professionnels agréés (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus).

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2.4 Représentation par un employé

Article 92, paragraphe 3, du RMC

Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l’Office, par l’entremise d’une personne physique qu’elles emploient («employé»).

Les employés des personnes morales visées ci-dessus peuvent également agir au nom d’autres personnes morales qui sont économiquement liées à la première personne morale (décision du 25 janvier 2012, R 0466/2011-4 «FEMME LIBRE», paragraphe 10) (voir le paragraphe 2.4.2). Tel est le cas même si ces autres personnes morales n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’UE (voir le paragraphe 2.4.2). Lorsqu’une personne morale hors de l’UE est représentée de cette manière, elle n’est pas tenue de désigner un représentant professionnel au sens de l’article 93, paragraphe 1, du RMC, ce qui fait exception à la règle disposant que les parties à une procédure qui sont domiciliées hors de l’UE doivent obligatoirement désigner un mandataire agréé.

Règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Sur les formulaires mis à disposition par l’Office conformément à la règle 83, paragraphe 1, du REMC, l’employé qui signe la demande ou la requête doit indiquer son nom et cocher les cases qui concernent les employés et les pouvoirs, et remplir la rubrique réservée aux représentants professionnels à la page 1 du formulaire ou la fiche de renseignement concernant les représentants professionnels.

Règle 12, point b), et règle 84, paragraphe 2, point e), du REMC

Le nom du ou des employés concernés est inscrit dans la base de données et publié sous la rubrique «représentants» dans le Bulletin des marques communautaires.

2.4.1 Employés agissant au nom de leur employeur

Article 92, paragraphe 3, du RMC et règle 76, paragraphe 2, du REMC

Le cas des employés agissant au nom de leur employeur ne constitue pas un cas de représentation professionnelle au titre de l’article 93, paragraphe 1, du RMC. À ce titre, la règle 94, paragraphe 7, point d) ne s’applique pas à la répartition et à la détermination des frais dans les procédures inter partes (décision du 3 février 2011, R 0898/2010-1 «MY BEAUTY», paragraphes 11 et 12).

Toute personne physique ou morale qui est partie à une procédure devant l’Office peut agir par l’entremise de ses employés, à la seule condition que l’employé dépose auprès de l’Office un pouvoir écrit (décision du 25 janvier 2012, R 0466/2011-4 «FEMME LIBRE», paragraphe 9). Aucune autre condition, telle que l’habilitation des employés à représenter des tiers devant les offices nationaux, ne doit être satisfaite.

En règle générale, l’Office ne vérifie pas la réalité du lien entre l’employé et la partie à la procédure, à moins qu’il ait des raisons d’en douter, par exemple lorsque l’employé

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et l’employeur indiquent des adresses professionnelles différentes ou lorsqu’une même personne est désignée comme l’employé de plusieurs personnes morales.

2.4.2 Représentation par des employés d’une personne morale à laquelle ils sont économiquement liés

Article 92, paragraphe 3, du RMC

L’employé d’une personne morale peut représenter une autre personne morale à condition que ces deux personnes morales soient économiquement liées. Ce type de relations existe en cas de dépendance économique entre ces deux personnes morales, que la partie à la procédure dépende de l’employeur de l’employé concerné, ou vice versa. Cette dépendance économique peut exister:

- soit parce que les deux personnes morales sont membres du même groupe, soit - parce qu’il existe entre elles des mécanismes de contrôle de gestion.

En vertu de l’article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 (JO CE L 195 p. 35) relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, et de l’article 10 du règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie (JO CE L 31 p. 2), une entreprise est réputée avoir des relations économiques avec une autre entreprise:

- lorsqu’elle détient plus de la moitié du capital de l’autre entreprise, ou; - lorsqu’elle détient plus de la moitié des droits de vote, ou; - lorsqu’elle dispose du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du

conseil d’administration, ou; - lorsqu’elle a le droit de gérer les affaires de l’entreprise.

Conformément à la jurisprudence liée à l’article 106 TFUE, des relations économiques existent également lorsque deux entreprises constituent une unité économique dans laquelle la filiale ou l’agence n’a pas de réelle autonomie dans la définition de sa stratégie commerciale.

En revanche, les conditions suivantes ne sont pas suffisantes pour établir une relation économique:

- un lien établi en vertu d’un contrat de licence d’une marque; - une relation contractuelle entre deux entreprises à des fins de représentation

mutuelle ou d’assistance juridique; - une simple relation fournisseur/client, par exemple sur la base d’un contrat de

distribution exclusive ou de franchise.

Lorsqu’un représentant employé souhaite faire valoir ses liens économiques avec la personne représentée, il doit cocher la partie correspondante du formulaire et indiquer son nom et les nom et adresse de son employeur. Il lui est recommandé de préciser la nature des liens économiques, sauf si celle-ci est évidente à la lumière des documents soumis. En règle générale, l’Office n’effectue aucune vérification à cet égard, sauf s’il a des raisons de douter de la réalité de ces liens, auquel cas il peut demander un complément d’information et, si nécessaire, la production d’une preuve écrite.

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2.5 Représentation légale

On entend par représentation légale la représentation de personnes physiques ou morales par d’autres personnes, conformément à la législation nationale. Par exemple, le président d’une société est le représentant légal de celle-ci.

Les personnes morales ne peuvent agir que par l’entremise de personnes physiques. Lorsque cette personne physique n’est pas simplement un employé, mais qu’elle est, en vertu de la législation applicable aux personnes morales, autorisée de droit à représenter la personne morale dans toutes ses actions juridiques, il n’est pas nécessaire d’y faire référence comme étant un «employé», ni de déposer pour elle un pouvoir écrit. Il suffit, dans ce cas, d’indiquer sous la ou les signatures, outre le nom de la ou des personnes physiques signataires, leur fonction au sein de la société, par exemple «président», «chief executive officer», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» ou «Prokurist».

Par ailleurs, il n’y a pas de représentation au sens du RMC lorsque, en vertu de la législation nationale en vigueur, une personne physique ou morale agit, dans des circonstances particulières, par l’entremise d’un représentant légal, par exemple lorsque des mineurs sont représentés par leurs parents ou un tuteur, ou lorsqu’une entreprise est représentée par un liquidateur judiciaire. Dans ces cas-là, le signataire doit prouver qu’il est habilité à signer, mais ne doit pas produire un pouvoir.

Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’une personne morale qui s’adresse à l’OHMI depuis l’extérieur de l’Union européenne doit être représentée par un représentant professionnel de l’UE. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception de l’acte de dépôt d’une demande de marque communautaire (la représentation n’est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de marques communautaires ou de dessins ou modèles communautaires déposés ni pour le dépôt d’une requête en inspection publique). Voir le paragraphe 3.2.1 ci-dessous sur les conséquences de la non-désignation d’un représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois la demande de marque communautaire déposée.

3 Désignation d’un représentant professionnel

3.1 Conditions dans lesquelles la désignation d’un représentant professionnel est obligatoire

À l’exception du cas évoqué au paragraphe 2.4.2 ci-dessus, la désignation d’un représentant professionnel est obligatoire pour les parties à la procédure devant l’Office qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union Européenne. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception du dépôt d’une demande de marque communautaire.

Cette obligation s’applique également aux enregistrements internationaux désignant l’UE. Pour de plus amples informations sur ce point, veuillez consulter le Manuel, partie M, Marques internationales.

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3.1.1 Domicile professionnel et siège

Le critère en matière de représentation obligatoire est le domicile professionnel, le siège ou l’établissement commercial et non la nationalité. Ainsi, un ressortissant français domicilié au Japon doit être représenté, alors qu’un ressortissant australien domicilié en Belgique n’a pas besoin de représentation. L’Office détermine ce critère en fonction de l’adresse indiquée. Lorsque la partie à la procédure indique une adresse en dehors de l’UE, mais dispose d’une adresse ou d’un établissement dans l’UE, elle doit fournir les indications et explications pertinentes, et toute correspondance devra lui être envoyée à l’adresse dans l’UE. Les critères du siège ou de l’établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ne sont pas remplis lorsque la partie à la procédure dispose simplement d’une boîte postale ou d’une adresse de complaisance dans l’UE, ou si le requérant indique l’adresse d’un agent domicilié dans l’UE. Une filiale n’est pas un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, étant donné que la filiale a sa propre personnalité juridique (décision du 01 April 2014, R 1969/2013-4 «DYNATRACE», paragraphes 17 à 19). Lorsque la partie à la procédure indique une adresse à son nom dans l’UE, l’Office ne vérifie pas ce point, sauf s’il a des raisons exceptionnelles de douter de sa véracité.

Pour les personnes morales, le domicile est déterminé conformément à l’article 65 TFUE). Le siège ou l’établissement principal effectif doit être implanté dans l’UE. Le fait que la société soit régie par le droit d’un État membre ne suffit pas.

3.1.2 La notion de «dans la Communauté»

Article 92, paragraphe 2, du RMC

Au sens de l’article 92, paragraphe 2, du RMC, le territoire concerné est celui de l’Union européenne, lequel englobe tous les États membres visés à l’article 355 du traité FUE. Il convient de garder à l’esprit que les membres de l’Espace économique européen en dehors de l’UE (c’est-à-dire les États membres de l’AELE) ne sont pas considérés comme remplissant ce critère (décision du 22 juin 2011, R 2020/2010-4 «GRAND PRIX», paragraphes 13 et 14).

3.2 Conséquences du non-respect de l’obligation de désigner un représentant professionnel

Article 93, paragraphe 1, du RMC

Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office (demandeur, titulaire, opposant, personne demandant l’annulation d’une marque communautaire) se trouve dans l’une des situations décrites au paragraphe 3.1, mais a omis, dans sa demande ou dans sa requête, de désigner un représentant au sens de l’article 93, paragraphe 1, du RMC, ou lorsque l’obligation d’être représenté n’est plus remplie à un stade ultérieur de la procédure (par exemple, lorsque le représentant démissionne), les conséquences juridiques qui en découlent dépendent de la nature de la procédure engagée.

3.2.1 Procédure d’enregistrement

Article 92, paragraphe 2, du RMC et règle 9, paragraphe 3, du REMC

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Lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur de marque communautaire omet de désigner un représentant professionnel sur le formulaire de demande, l’examinateur invite le demandeur, en début de procédure et dans le cadre de l’examen des conditions de forme du dépôt prévu à la règle 9, paragraphe 3, du REMC, à désigner un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne remédie pas à l’irrégularité constatée dans le délai imparti, sa demande est rejetée.

La même règle s’applique lorsque le demandeur cesse d’être représenté au cours de la procédure d’enregistrement, à n’importe quel moment avant l’enregistrement, c’est- à-dire même pendant la période qui s’écoule entre la publication de la demande de marque communautaire et l’enregistrement de cette marque.

Lorsqu’une requête spécifique («collatérale») est adressée au nom du demandeur de la marque communautaire au cours de la procédure d’enregistrement, par exemple une requête en inspection publique, une demande d’enregistrement d’une licence ou une requête en restitutio in integrum, il n’est pas nécessaire de répéter la procédure de désignation d’un représentant. L’Office communique dans ce cas avec le représentant dont le nom figure au dossier, et le représentant du demandeur du changement, s’il ne s’agit pas de la même personne.

3.2.2 Procédure d’opposition

Les paragraphes précédents s’appliquent aux demandeurs de marque communautaire. La procédure utilisée pour remédier à l’irrégularité concernant la représentation se déroule en dehors de la procédure d’opposition, laquelle se clôture par le refus de la demande de marque communautaire si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai imparti.

Règle 15, paragraphe 2, point h), aliéna ii, et règle 17, paragraphe 4, du REMC

En ce qui concerne l’opposant, toute irrégularité initiale en matière de représentation constitue un motif d’irrecevabilité de l’opposition. Lorsque l’acte d’opposition ne contient pas d’indication de la désignation d’un représentant, l’examinateur, en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du RMC, invite l’opposant à en désigner un dans un délai de deux mois. L’opposition est rejetée pour irrecevabilité si cette condition n’est pas remplie dans le délai imparti (voir le paragraphe 2.4.2.6 des directives, Partie B, Section 1).

Lorsqu’un représentant démissionne, la procédure se poursuit avec l’opposant lui- même s’il est domicilié dans l’UE. L’autre partie est informée de la démission du représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné n’est pas domiciliée dans l’UE, une lettre est envoyée pour informer la partie concernée que, en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du RMC, les parties qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 93, paragraphe 1, du RMC dans toutes les procédures, à l’exception du dépôt d’une demande de marque communautaire, et qu’un nouveau représentant doit être désigné dans un délai de deux mois.

La non-désignation d’un représentant entraîne le rejet de l’opposition pour irrecevabilité.

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En cas de changement de représentant au cours d’une procédure d’opposition, l’Office en informe l’autre partie en envoyant une copie de la lettre et de l’autorisation (le cas échéant).

3.2.3 Procédure d’annulation

Règle 37, point c), sous ii), et règle 39, paragraphe 3, du REMC

Dans la procédure d’annulation, le point ci-dessus concernant l’opposition s’applique mutatis mutandis à la personne qui dépose une demande en déchéance ou en nullité d’une marque communautaire.

Lorsque le titulaire d’une marque communautaire cesse d’être représenté, l’examinateur l’invite à désigner un représentant. Si le titulaire ne se soumet pas à cette invitation, toutes ses déclarations au cours de la procédure sont ignorées, et sa requête est examinée à la lumière des éléments de preuve dont dispose l’Office. La marque communautaire ne sera toutefois pas annulée simplement parce que le titulaire de cette marque cesse d’être représenté après l’enregistrement.

3.3 Désignation d’un représentant lorsque celle-ci n’est pas obligatoire

Lorsqu’une partie à la procédure devant l’Office n’est pas tenue d’être représentée, elle peut toutefois désigner, à tout moment, un représentant au sens de l’article 92 ou 93 du RMC. Dans ce cas, le paragraphe 3.4 s’applique, ainsi que les conditions régissant la présentation d’un pouvoir (voir le paragraphe 5 ci-après).

Lorsqu’un représentant a été désigné, l’Office communique exclusivement avec lui (voir le paragraphe 4 ci-après).

3.4 Désignation d’un représentant

3.4.1 Désignation explicite

Normalement, le représentant est désigné sur le formulaire officiel de l’Office au moment de l’ouverture de la procédure, par exemple le formulaire de demande ou le formulaire d’opposition. Plusieurs représentants (jusqu’à un maximum de deux) peuvent être désignés en cochant la case correspondante («pluralité de représentants») et en fournissant, pour chaque représentant supplémentaire, les informations requises.

Un représentant peut également être désigné par une communication ultérieure, qui doit être signée soit par la partie à la procédure, soit par son représentant (autodésignation). La désignation doit être sans équivoque.

Une communication relative à une procédure particulière (procédure d’enregistrement ou d’opposition, par exemple), accompagnée d’un pouvoir signé par la partie à la procédure, implique la désignation d’un représentant. Cela vaut également pour les pouvoirs généraux présentés de la même manière. Pour plus d’informations sur les pouvoirs généraux, voir le paragraphe 5.2 ci-après.

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3.4.2 Désignation implicite

Les demandes, requêtes, etc. déposées au nom des parties par un représentant (ci- après, le «nouveau» représentant) autre que celui mentionné dans notre registre (ci- après, l’«ancien» représentant) sont acceptées dans un premier temps.

L’Office envoie ensuite un courrier au «nouveau» représentant pour l’inviter à confirmer sa désignation dans un délai d’un mois. Dans ce courrier, le représentant sera averti qu’à défaut de répondre dans le délai imparti, l’Office présumera qu’il n’a pas été désigné en qualité de représentant.

Si le «nouveau» représentant confirme sa désignation, la demande est prise en considération et l’Office envoie toutes les communications ultérieures à ce «nouveau» représentant.

Si le «nouveau» représentant ne répond pas dans un délai d’un mois ou confirme qu’il n’a pas été désigné comme «nouveau» représentant, la procédure se poursuit avec l’«ancien» représentant. La demande et la réponse du «nouveau» représentant ne seront pas prises en compte et seront transmises à l’«ancien» représentant seulement à titre d’information.

De manière plus spécifique, lorsque la demande conduit à la clôture de la procédure (retrait/limitation), le «nouveau» représentant doit confirmer sa désignation à ce titre pour que la clôture de la procédure ou la limitation puisse être acceptée. En tout état de cause, la procédure n’est pas suspendue.

3.4.3 Groupements de représentants

Règle 76, paragraphe 9, du REMC

Il est possible de désigner un groupement de représentants (cabinets d’avocats, de représentants professionnels ou cabinets mixtes, par exemple) au lieu de désigner individuellement chaque représentant exerçant au sein de ce groupement.

Dans ce cas, les renseignements appropriés doivent être fournis, en indiquant uniquement le nom du groupement de représentants sans ajouter le nom de chaque représentant qui le constitue. L’expérience a montré que, souvent, les renseignements fournis portaient à confusion. Dans ce cas, l’Office interprète, dans la mesure du possible, ces indications comme la désignation accompagnée d’un pouvoir d’un groupement de représentants mais, s’il y a lieu, met en garde le représentant concerné pour l’avenir.

La désignation d’un groupement de représentants s’étend automatiquement à tout représentant professionnel qui devient membre dudit groupement après la désignation initiale. À l’inverse, tout représentant qui quitte le groupement cesse automatiquement d’être mandaté. Il n’est ni nécessaire ni recommandé de communiquer à l’Office les noms des représentants qui constituent le groupement. Il est néanmoins vivement recommandé de notifier à l’Office tout changement et toute information concernant les représentants qui quittent le groupement. L’Office se réserve le droit de vérifier si un représentant travaille effectivement au sein du groupement si cette vérification s’impose en raison des circonstances.

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Article 93, paragraphe 1, du RMC et règle 79 du REMC

La désignation d’un groupement de représentants ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle seuls les représentants professionnels au sens de l’article 93, paragraphe 1, du RMC peuvent agir légalement au nom de tiers devant l’Office. Ainsi, toute demande, requête ou communication doit être signée par une personne physique qui dispose du droit de représentation. Le représentant doit indiquer son nom sous sa signature. Il peut également indiquer son numéro d’identification personnel, si celui-ci lui a été communiqué par l’Office, même si l’obtention de ce numéro n’est pas nécessaire, dans la mesure où celui du groupement prévaut.

3.4.4 Numéros d’identification

Sur tous les formulaires et communications adressés à l’Office, les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) du représentant peuvent et doivent de préférence être remplacées par son nom et le numéro d’identification attribué par l’Office. L’Office attribuera ces numéros d’identification non seulement aux mandataires agréés qui figurent sur la liste tenue par ses soins (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus), mais aussi aux avocats et aux groupements de représentants. En outre, lorsque les représentants ou les groupements de représentants utilisent plusieurs adresses, un numéro d’identification sera attribué pour chaque adresse.

Le numéro d’identification peut être trouvé en consultant les dossiers du représentant concerné sur notre site internet: www.oami.europa.eu.

4 Communication avec les représentants

Règle 77 du REMC

Toute notification ou autre communication adressée par l’Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. De même, toute communication adressée à l’Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée (décision du 24 novembre 2011, R 1729/2010-1 «WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS», paragraphe 21).

Règle 1, paragraphe 1, point e), Règle 67, paragraphe 2, et Règle 76, paragraphe 8, du REMC

Une partie à la procédure devant l’Office peut désigner plusieurs représentants, auquel cas chaque représentant peut agir soit conjointement soit séparément, sauf disposition contraire prévue par le pouvoir déposé auprès de l’Office. L’Office ne communique toutefois qu’avec le premier représentant cité dans la demande, à l’exception des cas suivants:

- lorsque le demandeur indique une adresse différente de celle du domicile élu conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e);

- lorsque le représentant supplémentaire est désigné pour une procédure collatérale spéciale (comme l’inspection publique ou la procédure d’opposition), auquel cas l’Office procède en conséquence.

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Règle 75, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu’il y a plus d’un demandeur de marque communautaire, opposant ou autre partie à la procédure devant l’Office, le représentant désigné par le demandeur, etc. cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun de l’ensemble de ces personnes. Si la première personne citée n’a pas désigné de représentant et que l’une des autres personnes est tenue d’en désigner un et qu’elle l’a fait, ce représentant est considéré comme le représentant commun de l’ensemble de ces personnes.

Lorsque l’un des cotitulaires est tenu d’être représenté devant l’Office, mais n’a pas désigné de représentant professionnel, l’Office communiquera avec la personne domiciliée au sein de l’UE qui est citée en premier lieu dans la demande.

Articles 92 et 93 du RMC et règle 67 du REMC

Lorsqu’un représentant au sens de l’article 92 ou 93 du RMC a été désigné, l’Office communique exclusivement avec lui.

5. Pouvoirs

Article 92, paragraphe 3, et article 93, paragraphe 1, du RMC et règle 76 du REMC

En principe, les représentants professionnels ne doivent pas déposer de pouvoir pour agir devant l’Office. Cependant, tout représentant professionnel (avocat ou mandataire agréé auprès de l’OHMI figurant sur la liste, y compris un groupement de représentants) agissant devant l’Office doit déposer un pouvoir qui sera versé au dossier si l’Office le demande expressément ou, dans le cas de procédures impliquant plusieurs parties, si l’autre partie en fait la demande expresse.

Dans ce cas, l’Office invite le représentant à déposer le pouvoir dans un délai déterminé (voir le Manuel Partie A, Section 1, Moyens de transmission, délais). Le courrier adressé au représentant l’avertit qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’Office présumera qu’il n’a pas été désigné en tant que représentant et la procédure se poursuivra directement avec la partie représentée. Lorsque la représentation est obligatoire, la partie représentée est invitée à désigner un nouveau représentant, et les dispositions du paragraphe 3.2 ci-dessus s’appliquent. Les actes accomplis par le représentant, à l’exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la partie représentée ne les confirme pas dans le délai spécifié par l’Office.

Les employés agissant au nom de personnes physiques ou morales doivent déposer un pouvoir signé qui sera versé au dossier.

Le pouvoir doit être signé par la partie à la procédure. Dans le cas de personnes morales, il doit être signé par une personne habilitée à agir au nom de cette personne morale, conformément à la législation nationale en vigueur. L’Office ne vérifie pas cette habilitation.

De simples photocopies de l’original signé peuvent être produites, y compris par télécopie. Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent par conséquent pas être renvoyés à la personne qui les a soumis.

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Les pouvoirs peuvent être déposés sous la forme de pouvoirs individuels ou de pouvoirs généraux.

5.1 Pouvoirs individuels

Règle 76, paragraphe 1, et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Des pouvoirs individuels peuvent être établis au moyen du formulaire fourni par l’Office en vertu de la règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC. Ils doivent indiquer la procédure à laquelle ils se rapportent (par exemple, «concernant la demande de marque communautaire n° 12345»). Le pouvoir s’étend à tous les actes accomplis pendant la durée de validité de l’enregistrement de marque concerné. Plusieurs procédures peuvent être mentionnées.

Le pouvoir individuel, présenté sur le formulaire fourni par l’Office ou sur un formulaire établi par le représentant lui-même, peut comporter des limitations quant à son étendue.

5.2 Pouvoirs généraux

Règle 76, paragraphe 1, et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Un pouvoir général autorise le représentant, le groupement de représentants ou l’employé, à effectuer tous les actes dans le cadre de toutes les procédures devant l’Office, y compris, sans s’y limiter, le dépôt d’une demande de marque communautaire, le suivi de la procédure y afférente, la formation d’oppositions et le dépôt de demandes en déchéance ou en nullité, ainsi que de toutes les procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires enregistrés et des marques internationales. Le pouvoir doit être présenté sur le formulaire fourni par l’Office, ou sur un formulaire portant les mêmes indications. Le pouvoir doit couvrir toutes les procédures devant l’Office et ne peut contenir aucune restriction. Par exemple, lorsque le pouvoir se réfère au «dépôt de demandes de marques communautaires, au suivi de la procédure y afférente et à la défense de ces demandes», il n’est pas recevable car il n’autorise pas à former des oppositions ni à déposer des requêtes en déchéance ou en nullité. Lorsqu’un pouvoir contient de telles restrictions, il est traité comme un pouvoir individuel.

5.2.1 Enregistrement des pouvoirs généraux

Depuis avril 2002, et conformément à la communication n° 2/03 du président de l’Office du 10 février 2003, l’Office n’attribue plus de numéro d’identification aux pouvoirs et ne notifie plus d’aucune manière les représentants du traitement interne des pouvoirs déposés à l’Office. Toutefois, la cessation de l'attribution de ces numéros d'autorisation n'affecte pas l’émission des numéros d'identification attribués aux représentants inscrits dans la base de données de représentants.

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5.3 Conséquences du non-dépôt d’un pouvoir demandé expressément par l’Office

a) Si la représentation n’est pas obligatoire, la procédure se poursuit avec la personne représentée.

b) Si la représentation est obligatoire, les dispositions prévues au paragraphe 3.2 ci- dessus s’appliquent.

6 Retrait d’un représentant ou d’un pouvoir

Un retrait ou un changement de représentant peut être demandé par la personne représentée, l’ancien représentant ou le nouveau représentant.

6.1 Action engagée par la personne représentée

Règle 79 du REMC

La personne représentée peut, à tout moment, révoquer un représentant ou lui retirer un pouvoir, en adressant à l’Office une communication écrite et signée. Le retrait d’un pouvoir implique la révocation du représentant concerné.

Règle 76, paragraphe 6, du REMC

Lorsque la personne représentée notifie à son représentant qu’elle met fin à sa mission sans en informer l’Office, cette décision n’a aucun effet dans la procédure devant l’Office tant qu’elle ne lui est pas communiquée. Lorsque la partie à la procédure est tenue d’être représentée, les dispositions prévues au paragraphe 3.2 ci-dessus s’appliquent.

6.2 Démission du représentant

Le représentant peut, à tout moment, adresser une communication signée à l’Office lui annonçant sa décision de démissionner de sa fonction de représentation. S’il déclare que sa mission sera désormais remplie par un autre représentant, l’Office enregistre la modification et communique par la suite avec le nouveau représentant. Lorsque la personne représentée est tenue de l’être, les dispositions prévues au paragraphe 3.2 ci-dessus s’appliquent.

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie A, Dispositions générales Page 24

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7 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant

7.1 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée

Règle 76, paragraphe 7, du REMC

Sauf disposition contraire prévue par le pouvoir, en cas de décès ou d’incapacité juridique de la personne représentée, la procédure se poursuit avec son représentant.

Règle 73, paragraphe 1, point a), du REMC

Selon la procédure, le représentant doit déposer une demande d’enregistrement d’un transfert au profit de l’ayant cause. Il peut cependant demander l’interruption de la procédure. Pour plus d’informations sur l’interruption de la procédure d’opposition en cas de décès ou d’incapacité juridique, voir la partie C, section 1, Questions de procédure.

En cas de procédure d’insolvabilité, le liquidateur judiciaire désigné se voit octroyer le pouvoir d’agir au nom de la personne en faillite et peut ou, lorsque la représentation est obligatoire, doit désigner un nouveau représentant, ou confirmer la désignation du représentant actuel.

Pour plus d’informations sur la procédure d’insolvabilité, voir la partie E, Inscriptions au registre, section 3, chapitre 5, Insolvabilité.

7.2 Décès ou incapacité juridique du représentant

Règle 73, paragraphe 1, point c), et règle 73, paragraphe 3, points a) et b), du REMC

En cas de décès ou d’incapacité juridique d’un représentant, la procédure devant l’Office est interrompue. Si l’Office n’a pas été informé de la désignation d’un nouveau représentant dans un délai de trois mois après cette interruption, il prend les mesures suivantes:

- si la représentation n’est pas obligatoire, il informe la partie qui a autorisé que la procédure reprend désormais avec lui;

- si la représentation est obligatoire, il informe la partie qui a autorisé des conséquences juridiques qui s’appliqueront, selon la nature des procédures concernées (par exemple, sa demande sera réputée retirée, ou l’opposition sera rejetée) si un nouveau représentant n’est pas désigné dans les deux mois suivant la date de notification de cette communication. (décision du 28 septembre 2007, R 0048/2004-4 «PORTICO», paragraphes 13 et 15)

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Annexe 1

PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Autriche Rechtsanwalt Les avocats sont pleinement habilités.

Patentanwalt Les notaires peuvent représenter des tiers devant le service central autrichien de la propriété industrielle en raison de leur qualification professionnelle spéciale. Par conséquent, les notaires peuvent demander à figurer sur la liste des représentants professionnels.

Belgique Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt

Les avocats sont pleinement habilités. Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d’avocat et de représentant professionnel.

En néerlandais: Merkengemachtigde En français: Conseil en marques / Conseil en propriété industrielle En allemand: Patentanwalt

Relève du Traité sur le droit des marques au Benelux (article 4, paragraphe 1). Toute personne ayant une adresse sur le territoire du Benelux peut représenter des clients en matière de PI. L’habilitation n’est pas subordonnée à la possession d’une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Bulgarie Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvasht Pravo

Les avocats ne sont pas habilités.

Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни

Une qualification professionnelle spéciale est requise. L’Office bulgare des brevets est en mesure de certifier qu’une personne exerce en qualité de représentant depuis cinq ans.

Croatie Odvjetnik Les avocats sont pleinement habilités.

Zastupnik Za Žigove Une qualification professionnelle spéciale est requise. On entend par «représentant agréé» la personne qui a réussi l’examen pour les représentants en marques devant l’Office croate.

République tchèque

Advokát Les avocats sont pleinement habilités.

Patentový zástupce La République tchèque propose un examen en deux parties. Les personnes qui ont réussi la partie B (marques et appellations d’origine) peuvent exercer en qualité de représentants dans ce domaine et, par conséquent, figurer sur la liste visée à l’article 93 du RMC. Les conseils en brevets, qui ont réussi les deux parties de l’examen, sont habilités à représenter les demandeurs dans toutes les procédures devant l’Office.

Chypre Δικηγόρος Dikigoros

SEULS les avocats sont habilités.

Sans objet Sans objet

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Danemark Advokat Les avocats sont pleinement habilités.

Varemaerkefuldmaegtig L’habilitation n’est pas subordonnée à la possession d’une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

Estonie Jurist, Advokaat Les avocats ne sont pas habilités sauf s’ils possèdent en même temps la qualification d’agent de la PI.

Patendivolinik L’examen est constitué de deux parties indépendantes: les brevets et les modèles d’utilité, d’une part, et les marques, les dessins ou modèles et les indications géographiques, d’autre part. Les deux types de représentants portent le titre de «patendivolinik». Les personnes qui ont uniquement réussi la partie brevets de l’examen ne peuvent pas être inscrites sur la liste visée à l’article 93 du RMC. L’inscription sur la liste est ouverte aux personnes ayant réussi la partie marques, dessins ou modèles industriels et indications géographiques.

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Finlande Asianajaja, Advokat Les avocats sont pleinement habilités.

En finnois: Tavaramerkkiasiamies En suédois: Varumaerkesombud

L’habilitation n’est pas subordonnée à la possession d’une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

Représentation professionnelle

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

France Avocat Les avocats sont habilités. Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d’avocat et de représentant professionnel.

Conseil en propriété industrielle, marques et modèles ou juriste.

L’INPI tient deux listes différentes: La Liste des conseils en propriété industrielle et la Liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

Seules les personnes figurant sur la Liste des conseils en propriété industrielle sont habilitées à représenter des tiers devant l’Office français des brevets. Par conséquent, seules ces personnes peuvent figurer sur la liste des représentés professionnels agréés auprès de l’OHMI. Ces personnes figurent sur le certificat en bloc. Un «conseil en PI» est une personne qui travaille pour un groupement (cabinet). Une «personne qualifiée en PI» est une personne qui travaille pour une société privée (au sein du département des marques, par exemple). Ces personnes passent automatiquement d’une liste à l’autre en France. Dans la mesure où la «personne qualifiée» a obtenu les mêmes qualifications professionnelles que les «conseils», elle est habilitée à demander son inscription sur notre liste. Elle devra toutefois fournir un certificat individuel signé par le Directeur des affaires juridiques et internationales.

Représentation professionnelle

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Allemagne Rechtsanwalt Les avocats sont pleinement habilités.

Patentanwalt / Patentassessor

Un «Patentassessor» est une personne qui travaille sous contrat pour un employeur. En cas de démission ou de non-renouvellement du contrat, il est supprimé de la liste allemande des «Patentanwälte». Dans la mesure où le «Patentassesor» a acquis les mêmes qualifications que le «Patentanwälte», il peut continuer à figurer sur la liste des représentants professionnels auprès de l’OHMI.

Grèce Δικηγόρος - Dikigoros

SEULS les avocats sont habilités.

Sans objet Sans objet

Hongrie Ügyvéd Les conseillers juridiques ne sont pas autorisés à agir en qualité d’avocats dans les procédures en matière de propriété industrielle. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander à figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI.

Szabadalmi ügyvivő Une qualification professionnelle spéciale est requise pour devenir conseil en PI. Les conseils en brevets sont habilités à représenter les demandeurs dans toutes les procédures devant l’Office. Les notaires ne sont pas autorisés à agir en qualité d’avocats dans les procédures en matière de propriété industrielle. Ils peuvent par conséquent demander à figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI.

Représentation professionnelle

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Irlande Barrister, Solicitor Les avocats sont pleinement habilités.

Trade Mark Agent La personne doit être inscrite au Register of TM Agents.

Italie Avvocato Les avocats sont pleinement habilités.

Consulenti abilitati / Consulenti in Proprietà Industriale

La personne doit être inscrite au registre des «Consulenti in Proprietà Industriale» («Albo») tenu par le barreau («Consiglio dell’Ordine») et le registre communiqué à l’Office italien des marques et des brevets («UIBM»).

Lettonie Advokāts Les avocats peuvent uniquement représenter des clients ayant leur domicile permanent dans l’Union européenne. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l’UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel.

Patentu pilnvarotais / Preču zīmju aģents / Profesionâls patentpilnvarotais

Il existe un examen en matière de marques. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l’UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel. Les notaires ne peuvent pas agir de droit en qualité de représentants.

Représentation professionnelle

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Lituanie Advokatas Les avocats peuvent uniquement représenter des clients ayant leur domicile permanent dans l’Union européenne. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l’UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel.

Patentinis patikėtinis Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l’UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel. Les notaires ne peuvent pas agir de droit en qualité de représentants.

Luxembourg Avocat / Rechtsanwalt

Les avocats sont pleinement habilités. Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d’avocat et de représentant professionnel.

En français: Conseil en marques / Conseil en propriété industrielle En allemand: Patentanwalt

Relève du Traité sur le droit des marques du Benelux (article 4 , paragraphe 1). Toute personne utilisant une adresse sur le territoire du Benelux peut représenter des clients en matière de PI. L’habilitation n’est pas subordonnée à la possession d’une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

Représentation professionnelle

Directives relatives aux procédures devant l'Office, partie A, Règles générales Page 33

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Malte Avukat, Prokuratur Legali

Les avocats sont pleinement habilités.

Toute personne ayant une formation juridique, y compris les notaires, peut exercer en qualité d’agent de marques. Aucune preuve écrite de la qualification des avocats agissant en qualité d’agents de marques n’est requise.

Pologne Adwokat, radca prawny

Les avocats ne sont pas pleinement habilités. L’avocat peut uniquement agir en qualité de représentant dans les procédures d’opposition et d’annulation (de nullité)

Rzecznik Patentowy Le représentant doit figurer sur la liste des conseils en brevets tenue par l’Office polonais des brevets. En Pologne, un conseil en marques doit être désigné pour toutes les procédures autres que d’opposition ou d’annulation. Les conseils en marques doivent avoir réussi les examens appropriés.

Portugal Avogado Les avocats sont pleinement habilités.

Agente Oficial da Propriedade Industrial

5 années d’expérience ou des qualifications spéciales. Un notaire n’est pas un avocat et peut, par conséquent, demander à être inscrit sur la liste.

Roumanie Avocat Les avocats ne sont pas pleinement habilités.

Consillier în proprietate industrialǎ

Trois listes sont tenues en Roumanie. Les représentants sont tenus de posséder des qualifications spéciales ou d’avoir cinq années d’expérience et d’être membre d’une chambre nationale. Une qualification professionnelle spéciale est requise pour devenir représentant professionnel.

Représentation professionnelle

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Slovaquie Advokát, Komerčný Pravnik

Les avocats sont pleinement habilités.

Patentový zástupca En Slovaquie, les avocats («advokáts») répertoriés auprès de l’Association du barreau slovaque peuvent exercer en qualité de représentants devant l’Office slovaque de la propriété industrielle.

Slovénie Odvetniki Les avocats sont pleinement habilités.

Patentni zastopnik Les avocats qui ne sont pas inscrits au registre slovène en qualité d’agents de brevets/marques ne sont pas autorisés à représenter des parties devant l’office. Les notaires ne sont pas habilités de droit.

Espagne Abogado Les avocats sont pleinement habilités.

Agente Oficial de la Propiedad Industrial

L’inscription sur la liste est subordonnée à la réussite d’un examen.

Suède Advokat Les avocats sont pleinement habilités.

Varumaerkesombud L’habilitation n’est pas subordonnée à la possession d’une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

Représentation professionnelle

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PAYS Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l’OHMI)

Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles

Pays-Bas Advocaat Les avocats sont pleinement habilités Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d’avocat et de représentant professionnel.

Merkengemachtigde Relève du Traité sur le droit des marques du Benelux (article 4, paragraphe 1). Toute personne utilisant une adresse sur le territoire du Benelux peut représenter des clients en matière de PI. L’habilitation n’est pas subordonnée à la possession d’une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d’un État membre pendant cinq ans au moins.

Royaume- Uni

Advocate, Barrister, Solicitor

Les avocats sont pleinement habilités.

Registered Trade Mark Agent Sur examen.

Représentation professionnelle

Directives relatives aux procédures devant l'Office, partie A, Règles générales Page 36

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Annexe 2

La liste suivante répertorie les pays qui possèdent un titre pour les personnes habilitées à agir uniquement en qualité de représentants en matière de dessins ou modèles. Si un pays ne figure pas sur la liste, cela signifie que l’habilitation couvre également les marques et que, par conséquent, cette personne ne figurera pas sur la liste spéciale pour les dessins ou modèles.

PAYS Mandataire en matière de dessins ou modèles

Belgique Modellengemachtigde, Conseil en modèles

République tchèque Patentový zástupce (même dénomination que l’agent de marques)

Danemark Varemaerkefuldmaegtig Estonie Patendivolinik Finlande Tavaramerkkiasiamies,

Varumaerkesombud Irlande Registered Patent Agent Italie Consulente in brevetti Lettonie Patentpilnvarotais

dizainparaugu lietas Luxembourg Conseil en Propriété

Industrielle Roumanie Consilier de proprietate

industriala Suède Varumaerkesombud Pays-Bas Modellengemachtigde Royaume-Uni Registered Patent Agent

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 1

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 2

FORMALITÉS

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 2

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Table des matières

1 Introduction................................................................................................ 5

2 Dépôt des demandes................................................................................. 5 2.1 Demandeurs.............................................................................................. 5 2.2 Où peut-on déposer une demande de marque communautaire?..........5

3 Les taxes .................................................................................................... 5 3.1 Taxes en général ...................................................................................... 6 3.2 Irrégularité liée à la taxe de base............................................................. 6 3.3 Irrégularité liée à la taxe par classe......................................................... 6 3.4 Remboursement des taxes en cas de retrait ..........................................7

4 Date de dépôt............................................................................................. 7 4.1 Exigences relatives à la date de dépôt.................................................... 7 4.2 Demandes déposées par voie électronique............................................8 4.3 Demandes déposées auprès d’offices nationaux (office de la propriété

intellectuelle d’un État membre ou Office Benelux)............................... 8 4.4 Demandes parvenant directement à l’OHMI ...........................................8 4.5 Liste des produits et services..................................................................9

5 Signature .................................................................................................... 9

6 Langues / Traductions .............................................................................. 9 6.1 Première et deuxième langues .............................................................. 10 6.2 La langue de correspondance ............................................................... 10 6.3 Langue de référence pour les traductions............................................ 11 6.4 Traduction d’éléments multilingues...................................................... 11 6.5 Limitation des produits et services....................................................... 12

7 Titulaire, représentant et adresse de correspondance ........................ 13 7.1 Demandeur.............................................................................................. 13 7.2 Représentant........................................................................................... 14 7.3 Changement de nom / d’adresse........................................................... 14 7.4 Transfert de propriété ............................................................................ 14

8 Type de marque ....................................................................................... 15 8.1 Marques individuelles ............................................................................ 15 8.2 Marques collectives................................................................................ 15

8.2.1 Caractère des marques collectives .............................................................. 15 8.2.2 Les demandeurs de marques collectives ..................................................... 15

Formalités

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8.2.3 Documents à produire .................................................................................. 16 8.2.4 Examen des formalités relatives aux marques collectives........................... 16

8.2.4.1 Le règlement d’usage n’est pas présenté..................................................16 8.2.4.2 Le règlement d’usage est présenté mais comporte des irrégularités ........16

8.2.5 Modification du type de marque (de collective à individuelle) ...................... 16

9 Catégorie de la marque ........................................................................... 17 9.1 Marques verbales ................................................................................... 18 9.2 Marques figuratives................................................................................ 18 9.3 Marques tridimensionnelles .................................................................. 20 9.4 Marques sonores.................................................................................... 23

9.4.1 Fichier sonore électronique .......................................................................... 23 9.4.2 Notations musicales ..................................................................................... 23 9.4.3 Sonagrammes .............................................................................................. 23

9.5 Couleur(s) en tant que telle(s) ............................................................... 24 9.6 Hologrammes.......................................................................................... 26 9.7 Marques olfactives ................................................................................. 27 9.8 Autres marques ...................................................................................... 27

9.8.1 Marques animées (mouvement)................................................................... 27 9.8.2 Marques de position ..................................................................................... 28 9.8.3 Marques de repérage ................................................................................... 31

9.9 Correction de la catégorie de la marque............................................... 32 9.9.1 Règles générales.......................................................................................... 32 9.9.2 Exemples d’irrégularités récurrentes en matière de catégories de

marques........................................................................................................ 32 9.9.2.1 Marque verbales........................................................................................32 9.9.2.2 Marques figuratives ...................................................................................33

10 Marques de série ..................................................................................... 34 10.1 Représentations figuratives multiples .................................................. 35

11 Indication de couleur............................................................................... 36

12 Description de la marque........................................................................ 38

13 Déclaration de renonciation ................................................................... 43

14 Priorité (de convention) .......................................................................... 44 14.1 Principe du premier dépôt ..................................................................... 46 14.2 Triple identité .......................................................................................... 47

14.2.1 Identité des marques .................................................................................... 47 14.2.2 Identité des produits et services ................................................................... 48 14.2.3 Identité du titulaire ........................................................................................ 48

14.3 Non-respect des conditions en matière de priorité.............................. 48 14.4 Non-fourniture des documents de priorité ........................................... 48

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 4

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14.5 Langue de la demande antérieure ......................................................... 49 14.6 Vérification de la date de priorité après modification de la date de

dépôt ....................................................................................................... 49 14.7 Traitement des irrégularités liées à l’examen de la priorité................. 49 14.8 Exemples de revendications de priorité ............................................... 50

14.8.1 Premier dépôt ............................................................................................... 50 14.8.2 Comparaison des marques .......................................................................... 50 14.8.3 Comparaison des produits et services ......................................................... 55 14.8.4 Revendications de priorité fondées sur des marques de série .................... 56 14.8.5 Revendiquer la priorité de marques tridimensionnelles ou «autres» ........... 56 14.8.6 Revendications de priorité portant sur des marques collectives .................. 57

15 Priorité d’exposition................................................................................ 57

16 Ancienneté ............................................................................................... 58 16.1 Information harmonisée sur l’ancienneté ............................................. 59 16.2 Examen de l’ancienneté ......................................................................... 59 16.3 Identité des marques.............................................................................. 61 16.4 Produits et services................................................................................ 61 16.5 Traitement des irrégularités liées à l’examen de l’ancienneté ............ 61 16.6 Exemples de revendications d’ancienneté ........................................... 62

17 Transformation ........................................................................................ 62

18 Modification de la demande de marque communautaire ..................... 63 18.1 Modification de la représentation de la marque ................................... 63

19 Transformation ........................................................................................ 65

Formalités

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1 Introduction

Toute demande de marque communautaire (MC) doit satisfaire à certaines formalités. Les présentes Directives ont pour objet de définir la pratique de l’Office en ce qui concerne les formalités.

2 Dépôt des demandes

2.1 Demandeurs

Article 5 du RMC

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut déposer une demande de marque communautaire, sans considération de sa nationalité ou de son domicile.

2.2 Où peut-on déposer une demande de marque communautaire?

Article 25, paragraphe 1, du RMC Règle 82 du REMC Décisions nº EX-05-3 et nº EX-11-3 du président de l’Office

Le demandeur peut déposer la demande de marque communautaire directement auprès de l’OHMI, auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Les demandes de marques communautaires peuvent être transmises à l’OHMI par voie électronique (dépôt électronique), par télécopieur, par courrier postal, par service de messagerie ou par dépôt en mains propres à la réception de l’Office.

3 Les taxes

Articles 2, 7 et 8 du RTMC Article 27 du RMC Règle 4 et Règle 9, paragraphe 5, du REMC Décision nº EX-96-1, modifiée en 1996, en 2003 et en 2006; décision nº EX-11-3 du président de l’Office

Formalités

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3.1 Taxes en général

Pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, les taxes suivantes sont applicables:

Marque Taxe de base jusqu’à 3 classes Taxe par classe additionnelle

Déposée par voie électronique 900 EUR 150 EUR

Déposée sous format papier 1 050 EUR 150 EUR

Collective 1 800 EUR 300 EUR

La taxe doit être acquittée en euros. Les paiements effectués dans d’autres devises ne sont pas valables et entraînent la perte de droits. Le dépôt d’une marque collective par voie électronique n’ouvre pas droit à une réduction de la taxe.

Pour de plus amples informations sur les taxes, veuillez vous reporter aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

3.2 Irrégularité liée à la taxe de base

Si la taxe de base n’est pas acquittée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande par l’Office, la date de dépôt provisoire est perdue (voir ci-dessous au paragraphe 4, Date de dépôt).

Toutefois, la date de dépôt peut être maintenue si le demandeur apporte la preuve que le paiement a été effectué auprès d’une banque ou qu’un ordre de virement a été donné dans un État membre dans le délai d’un mois, et s’il s’acquitte d’une surtaxe de dix pour cent.

Cette surtaxe n’est cependant pas due si le demandeur apporte la preuve que le paiement a été initié plus de dix jours avant l’expiration du délai d’un mois.

3.3 Irrégularité liée à la taxe par classe

Lorsque la demande porte sur plus de trois classes de produits et/ou services, une taxe par classe additionnelle est due pour chaque classe supplémentaire.

 Lorsque les taxes acquittées ou le montant couvert par le compte courant sont inférieurs à la somme totale des taxes dues pour les classes sélectionnées dans le formulaire de demande, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le paiement. Si le paiement n’est pas reçu dans le délai imparti, la demande est réputée retirée pour les classes non couvertes par la taxe acquittée. En l’absence d’autres critères permettant de déterminer quelles classes sont censées être couvertes par le montant payé, l’Office prendra les classes dans l’ordre de la classification (en commençant par la classe la plus basse), et la demande sera réputée retirée à l’égard des classes pour lesquelles les taxes par classe n’ont pas été acquittées (dans leur intégralité).

Formalités

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FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

 Lorsque des taxes par classe additionnelle sont dues à la suite de la rectification d’une irrégularité de classification, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le paiement. Si le paiement n’est pas reçu dans le délai imparti, la demande est réputée retirée pour les classes résultant de la reclassification non couvertes par les taxes effectivement acquittées. En l’absence d’autres critères permettant de déterminer quelles classes sont censées être couvertes par le montant payé, l’Office prendra les classes dans l’ordre de la classification (en commençant par la classe la plus basse) et la demande sera réputée retirée à l’égard des classes pour lesquelles les taxes par classe n’ont pas été acquittées (dans leur intégralité).

3.4 Remboursement des taxes en cas de retrait

.

En cas de retrait de la demande de marque communautaire, la taxe de dépôt et les taxes par classe ne sont remboursées que dans certaines circonstances.

Pour plus d’informations à ce sujet, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

4 Date de dépôt

Article 25, paragraphe 3, et articles 26 et 27 du RMC Règle 9, paragraphe 1, du REMC

4.1 Exigences relatives à la date de dépôt

Lorsqu’une demande parvient à l’Office par un moyen autre que le dépôt électronique, une date de dépôt provisoire est accordée, et l’Office délivre immédiatement un accusé de réception avec cette date de dépôt provisoire. La date de dépôt est accordée au bout d’un mois et après paiement de la taxe, pour autant que la demande satisfasse aux exigences suivantes:

 la demande est une demande d’enregistrement d’une marque communautaire;  la demande comporte des informations permettant d’identifier le demandeur;  la demande comporte une représentation de la marque;  la demande comporte une liste des produits et/ou services.

Si l’une des conditions susvisées n’est pas remplie, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur l’invitant à fournir l’élément manquant dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la notification d’irrégularité. Ce délai ne peut être prorogé. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée, la demande de marque communautaire est «réputée non déposée» et toutes les taxes déjà acquittées sont remboursées et le dossier clôturé. Si les informations manquantes sont produites dans le délai fixé dans la notification d’irrégularité, la date de dépôt correspond à la date à laquelle toutes les informations obligatoires ont été fournies, y compris le paiement.

Formalités

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Dans certains cas, le demandeur dépose plus d’une représentation de la marque (voir à cet égard le paragraphe 9.3 ci-dessous, Marques tridimensionnelles, ainsi que le paragraphe 10, Marques de série). Dans la mesure où la demande comporte au moins une représentation de la marque, le dépôt de plusieurs représentations ne doit pas être considéré comme une irrégularité en ce qui concerne la date de dépôt. En revanche, le demandeur doit indiquer laquelle des représentations déposées doit être retenue comme représentation de la demande de marque communautaire; à cette fin, l’Office adresse une notification d’irrégularité au demandeur, l’invitant à spécifier la représentation correcte dans un délai de deux mois.

4.2 Demandes déposées par voie électronique

Pour les demandes de marques communautaires déposées par voie électronique, le système délivre immédiatement un accusé de réception de dépôt automatique, qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur à partir duquel la demande a été transmise. Cet accusé de réception contient la date de dépôt provisoire et il est conseillé au demandeur de l’enregistrer ou de l’imprimer, étant donné que l’Office n’envoie d’ordinaire pas d’accusé de réception supplémentaire.

4.3 Demandes déposées auprès d’offices nationaux (office de la propriété intellectuelle d’un État membre ou Office Benelux)

Si une demande de marque communautaire est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, elle produira les mêmes effets que si elle avait été déposée auprès de l’OHMI le même jour, pour autant qu’elle parvienne à l’OHMI dans les deux mois qui suivent la date de dépôt auprès de l’office national.

Si la demande de marque communautaire ne parvient pas à l’OHMI dans un délai de deux mois, elle est réputée avoir été déposée à la date à laquelle elle parvient à l’OHMI.

4.4 Demandes parvenant directement à l’OHMI

Si un demandeur dépose une demande de marque communautaire auprès de l’OHMI, la date de dépôt correspond à la date de réception, à condition que la demande soit complète.

Formalités

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4.5 Liste des produits et services

Article 26 et article 43, paragraphe 2, du RMC

La présence d’une liste des produits et services est exigée pour l’octroi d’une date de dépôt. Il est possible de faire référence, dans le champ concerné du formulaire de demande de marque communautaire, à une marque communautaire antérieure afin d’indiquer la liste des produits et services

L’étendue de la protection définie par la liste originale des produits et services ne peut pas être élargie. Si un demandeur souhaite protéger des produits ou services supplémentaires après le dépôt, il doit déposer une nouvelle demande. Pour de plus amples informations sur la classification des produits et services, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 3, Classification.

5 Signature

Règle 80, paragraphe 3, et règle 82, paragraphe 3, du REMC

Les formulaires de demande transmis par télécopieur, par courrier postal, par service de messagerie ou par dépôt en personne doivent être signés directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe en annexe. La signature peut être celle du demandeur ou de son représentant. Si une demande transmise à l’Office n’est pas signée, l’Office invite la partie concernée à remédier à l’irrégularité dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Lorsque la demande est déposée par voie électronique, l’indication du nom de l’expéditeur vaut signature.

6 Langues / Traductions

Article 119, article 120 et article 43, paragraphe 2, du RMC Communication nº 4/04 du président de l’Office

Une demande de marque communautaire peut être déposée dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Le demandeur doit également indiquer une deuxième langue dans le formulaire de demande, qui doit être l’une des cinq langues de l’Office, à savoir l’anglais, le français, l’allemand, l’italien ou l’espagnol.

Il est possible d’utiliser une version linguistique du formulaire de demande différente de la langue choisie comme première langue. Toutefois, le formulaire de demande doit être rempli dans cette première langue, y compris la liste des produits et services, l’indication de la (des) couleur(s), la description de la marque et la déclaration de renonciation, le cas échéant.

Formalités

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6.1 Première et deuxième langues

Toutes les informations figurant dans le formulaire de demande doivent être indiquées dans la première langue, faute de quoi une notification d’irrégularité sera envoyée au demandeur. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée dans un délai de deux mois, la demande est rejetée.

La deuxième langue sert de langue potentielle pour les éventuelles procédures d’opposition et d’annulation. La deuxième langue doit être différente de la langue sélectionnée comme première langue. Le choix de la première et de la deuxième langue ne peut en aucun cas être modifié une fois la demande déposée.

Lors d’un dépôt, le demandeur peut choisir de fournir une traduction dans la deuxième langue de la liste des produits et des services et, le cas échéant, de toute description de marque, déclaration de renonciation et indication de couleur. Lorsque le demandeur fournit une telle traduction de sa propre initiative, il lui appartient de veiller à ce que à ce que la traduction corresponde à la première langue, ce qui ne sera pas vérifié par l’Office. Il est très important que le demandeur s’assure de la précision de la traduction, étant donné que celle-ci peut être utilisée comme base pour la traduction de la demande dans toutes les autres langues de l’Union européenne (voir paragraphe 6.3 «Langue de référence pour les traductions» ci-dessous).

6.2 La langue de correspondance

La langue de correspondance est la langue utilisée pour la correspondance entre l’Office et le demandeur dans le cadre de la procédure d’examen, jusqu’à l’enregistrement de la marque. Si la langue sélectionnée comme première langue par le demandeur est l’une des cinq langues de l’Office, elle est utilisée comme langue de correspondance.

Le demandeur ne peut indiquer qu’il souhaite que la langue de correspondance soit la deuxième langue que si la langue sélectionnée comme première langue n’est pas une des cinq langues de l’Office. Il peut formuler cette requête en cochant la case respective sur le formulaire de demande ou il peut le signaler ultérieurement, soit explicitement, par l’envoi d’une demande, soit implicitement, par l’envoi d’une communication à l’Office dans la deuxième langue. Il ne sera toutefois pas accédé à cette demande si l’Office a déjà émis une notification d’irrégularité ou une lettre d’objection dans la première langue.

Si le demandeur sélectionne l’une des cinq langues de l’Office comme première langue, mais indique ensuite que la deuxième langue doit être utilisée comme langue de correspondance, l’Office changera la langue de correspondance au profit de la première langue et en informera le demandeur.

Exemple

Première langue sélectionnée Deuxième languesélectionnée Langue de correspondance

sélectionnée

Français Anglais Anglais

La langue de correspondance sera le français.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 11

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Pour de plus amples informations sur les langues, veuillez vous reporter aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 4, Langue de la procédure.

6.3 Langue de référence pour les traductions

La liste des produits et services est traduite dans les langues officielles de l’UE. La langue source des traductions est définie comme la langue de référence. Si la première langue de la demande est l’une des cinq langues de l’Office, elle sera toujours la langue de référence.

Si la première langue de la demande n’est pas l’une des cinq langues de l’Office et que le demandeur a fourni une traduction des produits et services dans la deuxième langue, la langue de référence est la deuxième langue. Si aucune traduction n’est produite, la langue de référence est la première langue.

6.4 Traduction d’éléments multilingues

Les éléments multilingues contiennent des informations sur la demande qui, en principe, doivent être traduites. Ces éléments sont la description de la marque, l’indication de la (des) couleur(s) et la déclaration de renonciation.

Si une traduction des produits et services est fournie dans la deuxième langue, l’Office vérifiera que tous les éléments multilingues (description de la marque, indication de la ou des couleurs, déclaration de renonciation) ont également été traduits. La précision de la traduction ne sera toutefois pas contrôlée par l’Office. Si le demandeur n’a fourni qu’une traduction partielle, une notification d’irrégularité sera adressée au demandeur, demandant que des traductions supplémentaires soient fournies dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité. Si le demandeur ne transmet pas les traductions complémentaires demandées, il ne sera tenu aucun compte des traductions déjà fournies par le demandeur et l’Office poursuivra le traitement de la demande comme s’il n’avait reçu aucune traduction. La traduction de couleurs simples est ajoutée par l’Office.

Avant de faire traduire la demande, l’Office s’assure que les informations contenues dans les éléments multilingues sont correctes et acceptables. Les détails sont présentés ci-dessous dans les paragraphes relatifs aux indications de couleur, aux descriptions de marques et aux déclarations de renonciation (paragraphes 11, 12 et 13 respectivement). En outre, avant de faire traduire une demande, les «éléments non traduisibles» sont identifiés en tant que tels en les mettant entre guillemets (" "), selon une règle de formatage fixée en accord avec le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT).

Les éléments suivants ne doivent pas être traduits et sont à mettre entre guillemets:

1. description de la marque: lorsque la description de marque acceptable se réfère à un élément verbal de la marque, cet élément ne doit pas être traduit:

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 12

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Description de la marque Marque

MC 10 003 317

Le mot "Rishta" dans une police stylisée sur un fond en forme de diamant avec un effet d’ombre et les mots "Premium Quality" dans une police plus petite sur un bloc rectangulaire situé au-dessus du mot "Rishta" et en dessous du point supérieur de la forme en diamant.

(Pour plus d’informations sur l’examen des descriptions de marques, voir le paragraphe 12 ci-dessous.)

2. indication de la (des) couleur(s): lorsque l’indication de la (des) couleur(s) comporte une référence à un système de codification international (tel que «Pantone»), elle doit être identifiée par des guillemets indiquant qu’elle n’est pas à traduire:

Indication de couleur Marque

MC 10 171 452

Blå ("Pantone 3115"), Grå ("Cool Grey 9").

(Pour plus d’informations sur l’examen des indications de couleurs, voir le paragraphe 11 ci-dessous.)

3. déclaration de renonciation: s’il est renoncé à un élément verbal de la marque, l’élément en question doit être identifié par des guillemets indiquant qu’il n’est pas à traduire:

Déclaration de renonciation Marque

"socks" DOODAH SOCKS

(Pour plus d’informations sur l’examen des déclarations de renonciation, voir le paragraphe 13 ci-dessous.)

6.5 Limitation des produits et services

Règle 95, point a), du REMC

Si la première langue de la demande de marque communautaire est l’une des cinq langues de l’Office, une limitation de la procédure d’examen ne peut être acceptée que dans la première langue de la demande.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 13

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Dans le cas où la première langue de la demande ne serait pas l’une des cinq langues de l’Office, une limitation de la procédure d’examen ne peut être acceptée que dans la deuxième langue, pour autant que celle-ci soit définie comme langue de correspondance.

Exemple de demande de limitation acceptable

1ère langue NL 2e langue EN

Une limitation transmise à l’Office en anglais serait acceptée à condition que l’anglais ait été défini comme langue de correspondance de la demande.

Exemple de demande de limitation inacceptable

1ère langue IT 2e langue EN

Une limitation transmise à l’Office en anglais ne serait pas acceptée car, dans ce cas, l’italien est l’une des cinq langues de l’Office et c’est donc la seule langue dans laquelle une limitation sera acceptée.

7 Titulaire, représentant et adresse de correspondance

7.1 Demandeur

Articles 3, 5 et 92 du RMC Règle 1, paragraphe 1, point b), règles 26 et 76 du REMC

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public (comme une université, par exemple), peut être titulaire d’une marque communautaire. Les dépôts effectués au nom d’une personne morale en cours de constitution sont acceptés.

Dans une demande de marque communautaire, le demandeur doit indiquer son nom, son adresse et sa nationalité, ainsi que l’État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement. Dans le cas d’entreprises américaines, l’Office recommande vivement d’indiquer l’État de constitution, le cas échéant, afin de lui permettre de distinguer clairement différents titulaires dans sa base de données. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les noms des personnes morales doivent être indiqués en entier et seule leur forme juridique peut être abrégée sous l’abréviation d’usage, par exemple PLC ou S.A. Si la forme juridique n’est pas précisée ou est incorrecte, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur, lui demandant de fournir ces informations. Si la forme juridique manquante ou correcte n’est pas communiquée, la demande est rejetée.

L’adresse doit comporter, si possible, le nom de la rue, le numéro, la ville ou la province, le code postal et le pays. Il est préférable que le demandeur n’indique qu’une seule adresse, mais lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est enregistrée comme étant l’adresse pour la correspondance, sauf si le demandeur indique spécifiquement une autre adresse à cet effet.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 14

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Lorsque le demandeur s’est vu attribuer, dans le cadre d’une affaire précédente, un numéro d’identification par l’Office, il lui suffit d’indiquer ce numéro, accompagné du nom du demandeur.

Pour de plus amples informations sur la communication avec l’Office, veuillez vous reporter aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais.

7.2 Représentant

Si le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l’UE, il n’est pas tenu de désigner un représentant.

Si le demandeur n’a ni domicile, ni siège, ni établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l’UE, il doit, quelle que soit sa nationalité, désigner un représentant qualifié pour agir en son nom dans toute procédure, à l’exception du dépôt de la demande de marque communautaire et du paiement de la taxe pour la demande. Tout représentant au sens de l’article 93 du RMC, qui dépose une demande auprès de l’OHMI, est enregistré dans la base de données des représentants et se voit attribuer un numéro d’identification. Si le représentant dispose déjà d’un tel numéro, il lui suffit de l’indiquer, accompagné de son nom.

Pour de plus amples informations sur la représentation, veuillez vous reporter aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

7.3 Changement de nom / d’adresse

Le nom et l’adresse du demandeur peuvent être modifiés. Une modification du nom du demandeur est un changement qui n’affecte pas l’identité du demandeur, tandis qu’un transfert implique une modification de l’identité du demandeur.

7.4 Transfert de propriété

Article 17, paragraphe 5, et articles 24 et 87 du RMC Règle 31, paragraphe 8, et Règle 84, paragraphe 3, point g), du REMC

Les enregistrements et les demandes de marques communautaires peuvent être transférés par le titulaire/demandeur précédent à un nouveau titulaire/demandeur, principalement par voie de cession ou de succession légale. Le transfert peut être limité à certains des produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou demandée (transfert partiel). Sur demande, les transferts de marques communautaires enregistrées sont inscrits au registre et les demandes de marque communautaire sont consignées dans les dossiers.

Pour de plus amples informations sur l’inscription des transferts de propriété, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 15

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8 Type de marque

Le règlement sur la marque communautaire établit une distinction entre deux types de marques: les marques individuelles et les marques collectives.

8.1 Marques individuelles

Article 5 du RMC

Toute personne physique ou morale, ou toute personne assimilée à celle-ci aux termes de la législation nationale qui lui est applicable, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d’une marque communautaire individuelle, sans considération de sa nationalité.

8.2 Marques collectives

Articles 66 à 68 du RMC Règles 3 et 43 du REMC

8.2.1 Caractère des marques collectives

Une marque collective est un type de marque spécifique qui indique que les produits ou services portant la marque en question proviennent de membres d’une association plutôt que d’un seul commerçant. Une marque «collective» n’implique ni qu’elle appartienne à plusieurs personnes (codemandeurs/cotitulaires) ni qu’elle désigne ou couvre plus d’un pays.

Les marques collectives peuvent être utilisées pour faire la publicité de produits caractéristiques d’une région particulière; elles peuvent aussi être utilisées avec la marque individuelle du fabricant d’un produit donné. Cela permet aux membres d’une association de différencier leurs propres produits de ceux de leurs concurrents.

Pour plus d’informations sur les conditions concrètes liées aux marques communautaires collectives, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives.

8.2.2 Les demandeurs de marques collectives

Peuvent déposer des marques communautaires collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public. Deux critères essentiellement doivent être satisfaits. Premièrement, le demandeur doit être une association ou un organisme public et, deuxièmement, il doit constituer une entité à part entière.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 16

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Pour de plus amples informations sur les conditions concrètes liées aux marques communautaires collectives, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives.

8.2.3 Documents à produire

En plus des informations à produire pour une demande de marque individuelle, le demandeur d’une marque communautaire collective doit présenter un règlement d’usage de la marque. Ce règlement doit comporter les renseignements suivants:

1. le nom du demandeur et son adresse professionnelle; 2. l’objet de l’association ou l’objet pour lequel la personne morale de droit public a

été constituée; 3. les organismes habilités à représenter l’association ou ladite personne morale; 4. les conditions d’affiliation; 5. les personnes autorisées à faire usage de la marque; 6. le cas échéant, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions; 7. si la marque désigne la provenance géographique des produits ou des services,

l’autorisation permettant à toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée de devenir membre de l’association.

8.2.4 Examen des formalités relatives aux marques collectives

8.2.4.1 Le règlement d’usage n’est pas présenté

Si le règlement n’est pas présenté avec la demande, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur, fixant un délai de deux mois pour la présentation du règlement.

Si le règlement n’est pas présenté dans ce délai de deux mois, la demande est rejetée.

8.2.4.2 Le règlement d’usage est présenté mais comporte des irrégularités

Si le règlement est présenté mais ne spécifie pas les informations requises au titre du paragraphe 8.2.3 ci-dessus, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour fournir les informations manquantes.

S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée dans ce délai de deux mois, la demande est rejetée.

8.2.5 Modification du type de marque (de collective à individuelle)

Si une personne physique a déposé une demande de marque collective par erreur, c’est-à-dire qu’elle a indiqué/sélectionné le type de marque «collective» de façon erronée sur le formulaire de demande, elle peut convertir la marque collective en marque individuelle, les marques collectives ne pouvant être accordées à des personnes morales. La surtaxe devra également être remboursée.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 17

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Lorsqu’une personne morale affirme avoir déposé une demande de marque collective par erreur, la modification devra également être autorisée et la surtaxe remboursée. En revanche, le dépôt d’une marque collective n’est pas considéré comme une erreur manifeste et la demande de modification est rejetée lorsqu’il existe des indications que le demandeur avait l’intention de déposer ce type de marque, notamment dans les cas suivants:

 la représentation de la marque comporte les mots «marque collective» ou  le nom du demandeur indique qu’il s’agit d’une association ou  le règlement d’usage de la marque collective est présenté.

9 Catégorie de la marque

Articles 4 et 26, article 7, paragraphe 1, point a), du RMC Règle 3 du REMC

La subdivision des marques en catégories remplit plusieurs fonctions. Premièrement, elle sert à établir la condition légale de la marque à représenter; deuxièmement, elle peut aider l’Office à comprendre ce que le demandeur chercher à enregistrer; enfin, elle facilite les recherches dans la base de données de l’OHMI.

Une marque peut être constituée de tout signe susceptible d’une représentation graphique. Le formulaire de demande doit obligatoirement comporter une représentation de la marque pour pouvoir être déposé. La marque doit être représentée graphiquement et cette représentation ne peut être remplacée par une description de la marque. Si le demandeur ne fournit pas de représentation graphique de sa marque, une notification d’irrégularité lui est adressée et aucune date de dépôt n’est inscrite (voir ci-dessus au paragraphe 4, Date de dépôt).

Lorsque la demande comporte une représentation de la marque sans préciser la catégorie de marque souhaitée, l’Office accorde la catégorie appropriée en fonction de la représentation produite et de l’éventuelle description de la marque, et il en informe le demandeur par écrit en fixant un délai de deux mois pour la présentation d’observations.

Lorsque demandeur a sélectionné un type de marque qui ne correspond ni à la représentation de la marque ni à toute description de marque fournie, la catégorie de la marque sera corrigée suivant les modalités précisées ci-dessous au paragraphe 9.9, Correction de la catégorie de la marque.

Les exemples de catégories de marques dans ces directives ne sont donnés que dans le contexte des questions de formalité sans jamais préjuger du résultat de la procédure d’examen.

Les éléments verbaux se composent de lettres de l’alphabet de toute langue officielle de l’UE et de signes du clavier. Lorsqu’une marque, autre qu’une marque verbale, contient tout élément verbal de ce type, visible dans la représentation, celui-ci doit être inclus dans le champ respectif. Ceci permet de rechercher la marque dans la base de données et constitue également la base du contrôle de la langue pour les marques qui sont exécutées dans toutes les langues officielles de l’UE.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 18

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9.1 Marques verbales

Une marque verbale est une marque dactylographiée comportant des lettres (en minuscules ou en majuscules), des mots (en lettres minuscules ou majuscules), des chiffres, des symboles typographiques ou des signes de ponctuation occupant une seule ligne. L’Office accepte l’alphabet de n’importe quelle langue officielle de l’UE comme marque verbale. Une marque composée de texte occupant plus d’une ligne n’est pas considérée comme une marque verbale, ce type de marque relevant de la catégorie des marques figuratives.

Exemples de marques verbales acceptables

MC 6 892 351 europadruck24

MC 6 892 806 TS 840

MC 6 907 539 4 you

MC 2 221 497 ESSENTIALFLOSS

MC 0 631 457 DON’T DREAM IT, DRIVE IT

MC 1 587 450 ?WHAT IF!

MC 8 355 521 ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (alphabet grec)

MC 8 296 832 Долината на тракийските царе (alphabet cyrillique)

9.2 Marques figuratives

Une marque figurative est une marque composée:

 d’éléments exclusivement figuratifs;  d’une combinaison d’éléments verbaux, figuratifs ou autres éléments graphiques;  d’éléments verbaux représentés dans des polices stylisées;  d’éléments verbaux en couleur;  d’éléments verbaux occupant plus d’une ligne;  de lettres d’un alphabet qui n’est pas un alphabet de l’Union européenne;  de signes qui ne peuvent pas être reproduits par un clavier;  de combinaisons des éléments précédents.

Les marques illustrant un modèle sont des marques «figuratives» selon la pratique de l’Office.

Exemples de marques figuratives

MC 1 414 366

Élément purement graphique sans couleur

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 19

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Exemples de marques figuratives

MC 9 685 256

Élément purement graphique en couleur

MC 4 705 414

Combinaison d’éléments graphiques et de texte dans une police standard, sans couleur

MC 9 687 336

Combinaison de police stylisée et d’éléments figuratifs, sans couleur

MC 4 731 725

Combinaison de police stylisée et d’éléments figuratifs en couleur

MC 9 696 543

Élément verbal dans une police stylisée sans couleur

MC 2 992 105

Éléments verbaux dans une police stylisée sans couleur

MC 9 679 358

Éléments verbaux dans différentes polices en couleur

MC 9 368 457

Éléments verbaux uniquement occupant plus d’une ligne

MC 9 355 918

Slogan dans deux polices différentes, lettres de tailles différentes occupant plus

d’une ligne et en couleur

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 20

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Exemples de marques figuratives

MC 9 681 917

Élément verbal dans un alphabet qui n’est pas un alphabet de l’Union européenne (chinois)

MC 0 015 602

MC 7 190 929

9.3 Marques tridimensionnelles

Article 43, paragraphe 2, du RMC Règle 3, paragraphe 4, du REMC Communication nº 2/98 du président de l’Office

Une marque tridimensionnelle est une marque constituée d’une forme à trois dimensions (qui peut être un récipient, un emballage ou le produit lui-même). La représentation photographique ou graphique peut contenir jusqu’à six perspectives de la même forme. Dans le cas de demandes déposées par voie électronique, celles-ci doivent être transmises en pièce jointe en un seul document (au format JPEG). Dans le cas de demandes déposées sous format papier, elles doivent être transmises sur une seule feuille A4. Il est possible de déposer un maximum de six perspectives de la marque, mais une seule vue de la forme est suffisante dès lors que la forme à protéger peut être établie à partir de cette vue unique.

Dans certains cas, le demandeur dépose différentes vues d’un objet tridimensionnel sur plusieurs feuilles de papier (par exemple, une page par image/vue). Dans de tels cas, il convient de soulever une irrégularité en accordant au demandeur un délai de deux mois pour indiquer laquelle des représentations déposées doit être utilisée comme représentation de la demande de marque communautaire.

Les demandeurs sollicitant l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle doivent en faire mention dans la demande. Si aucune catégorie de marque n’est indiquée et que seule une vue de l’objet a été produite, et si la description de la marque (lorsqu’elle existe) n’indique pas que la marque déposée est tridimensionnelle, l’Office la considèrera comme une marque figurative.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 21

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Exemple

Aucune catégorie de marque n’a été sélectionnée pour ce signe et aucune description de marque n’a été produite. L’Office considérera donc la marque comme une marque figurative.

Exemples de représentations de marques tridimensionnelles acceptables

MC 4 883 096

Quatre dessins différents du même objet

MC 4 787 693

Six photographies du même objet à partir de différentes perspectives, avec du texte

MC 30 957

Deux photographies en couleur montrant des perspectives différentes du même objet

MC 8 532 475

Six vues en couleur montrant six perspectives différentes du même objet

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 22

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Exemples de marques qui ne sont pas acceptables en tant que marques tridimensionnelles

MC 6 910 021

Cinq vues ne montrant pas le même objet

MC 7 469 661

Aucun texte ne peut être ajouté à la représentation de la marque (texte sous la photo de la bouteille)

MC 9 739 731

La première et la troisième bouteille montrent deux perspectives différentes de la même bouteille avec une capsule grise. La deuxième bouteille possède une capsule bleue et constitue donc un objet différent de celui représenté sur la première et la troisième bouteille. La quatrième image est complètement différente puisqu’elle montre deux capsules de bouteille et une étiquette. Sur les quatre perspectives, seules la première et la troisième sont des vues du même objet.

Lorsque des vues de différents objets représentés sur une seule feuille A4 ou dans un seul fichier JPEG sont déposées pour une demande de marque communautaire tridimensionnelle, il ne peut être remédié à l’irrégularité constatée car la suppression d’un ou de plusieurs de ces objets différents entraînerait une altération substantielle de la représentation de la marque (voir ci-dessous au paragraphe 18, Modification de la demande de marque communautaire). Dans ce cas, la demande doit être rejetée au motif que la représentation n’illustre pas une forme tridimensionnelle unique.

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 23

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9.4 Marques sonores

Article 4 du RMC; décision nº EX-05-3 du président de l’Office

Une marque sonore doit être représentée graphiquement au moyen des méthodes normalisées de reproduction graphique des sons, telles qu’une notation musicale. Une description verbale du son ne suffit pas (voir la décision du 27 septembre 2007, «TARZAN YELL», R 708/2006-4). Les paroles d’une chanson, accompagnées de notations musicales et du tempo, sont acceptables. Un sonagramme seul n’est pas une représentation graphique acceptable d’une marque sonore s’il n’est pas accompagné d’un fichier électronique contenant le son. Lorsque le son demandé ne peut être représenté par une notation musicale conventionnelle, par exemple le rugissement d’un lion, un sonagramme accompagné d’un fichier sonore est le seul moyen de représenter la marque.

9.4.1 Fichier sonore électronique

L’adjonction d’un fichier sonore au format MP3 est facultative lorsqu’une notation musicale est produite, mais uniquement possible pour le dépôt électronique. L’Office n’accepte pas le dépôt d’un fichier sonore électronique seul, dans la mesure où une représentation graphique est requise. Lorsqu’une demande n’inclut pas de représentation graphique de la marque, une irrégularité concernant la date de dépôt sera constatée (pour informations sur les dates de dépôt, voir le paragraphe 4 des présentes Directives).

Le fichier sonore doit être au format MP3 et la taille du fichier ne doit pas dépasser deux mégaoctets. Les conditions fixées par l’Office ne permettent pas le son en streaming ou en boucle. Toute autre annexe ou toutes autres annexes qui ne remplissent pas ces critères sont réputées ne pas avoir été déposées.

9.4.2 Notations musicales

Le demandeur peut déposer une notation musicale seule. Ce dépôt satisfait à l’exigence de représentation graphique de la marque. Dans ce cas, un fichier sonore électronique peut être joint, mais cela n’est pas obligatoire.

9.4.3 Sonagrammes

Le demandeur ne peut pas déposer un sonagramme seul (voir la décision du 27 septembre 2007, «TARZAN YELL», R 708/2006-4). Dans ce cas, un fichier sonore électronique est obligatoire, car l’Office et les tiers ne peuvent pas déduire le son du seul sonagramme. Les couleurs éventuellement utilisées dans un sonagramme ne font pas partie de la marque dans la mesure où le demandeur dépose une marque sonore. Dès lors, aucune indication de couleur ne doit être enregistrée, et si une telle indication est fournie, elle sera supprimée par l’Office.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 24

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Exemples de marques sonores acceptables

MC 8 116 337

Sonagramme accompagné d’un fichier sonore

MC 9 199 134

Sonagramme accompagné d’un fichier sonore

MC 1 637 859

Notation musicale

MC 6 596 258

Notation musicale comprenant des instructions musicales

9.5 Couleur(s) en tant que telle(s)

La mention «Couleur(s) en tant que telle(s)» signifie que la protection par une marque est recherchée pour une ou plusieurs couleurs, indépendamment de leur forme ou configuration spécifique éventuelle. La protection porte sur la nuance de la (des) couleur(s) et, dans le cas de différentes couleurs, leur proportion est également protégée. La représentation d’une marque composée d’une ou de plusieurs couleurs en tant que telles doit consister en une représentation de la ou des couleurs sans contour. Lorsqu’il existe plusieurs couleurs, la proportion occupée par chaque couleur doit être précisée dans le champ «Description de la marque». À défaut, l’Office adresse une notification d’irrégularité au demandeur et lui accordera un délai de deux mois pour fournir les informations.

Si la représentation contient d’autres éléments, tels que des éléments verbaux ou des images, il s’agit non pas d’une marque constituée d’une ou de plusieurs couleurs en tant que telles, mais d’une marque figurative. Pour plus d’informations sur la correction du type de marque, voir le paragraphe 9.9 des présentes Directives.

Au moment de demander une marque composée d’une couleur en tant que telle, il ne suffit pas de fournir un simple échantillon de la couleur en soi; la ou les couleurs faisant

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 25

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l’objet de la marque doivent être décrites en mots dans le champ «Indication de couleur». En outre, il est vivement recommandé de fournir également les codes de couleurs répondant à la norme internationale (voir l’arrêt du 6 mai 2003, C-104/01, «Libertel», points 31 à 38). Pour en savoir plus sur l’indication de la couleur, voir le paragraphe 11 des présentes Directives.

Une demande de marque constituée d’une ou de plusieurs couleurs en tant que telles peut être représentée en montrant la ou les couleurs telles qu’elles seront appliquées à quelque chose, comme le montre l’exemple ci-dessous (voir également arrêt du 12 novembre 2013, T-245/12, «Dégradé de verts», points 38 et 39). Dans de tels cas, une description de la marque est requise afin d’en clarifier la nature.

Exemples de marques acceptables constituées d’une ou de plusieurs couleurs en tant que telles

MC 962 076

Indication de couleur: Brun

MC 31 336

Indication de couleur: Lilas/violet

Description: Lilas/violet, une couleur comme illustré dans la représentation. Les valeurs (coordonnées spécifiques dans l’espace chromatique) de cette marque sont: L => 53,58 +/- 08; A => 15,78 +/- 05; B => 31,04 +/- 05. La marque peut se situer dans le Pantone’s Process Book entre les tons portant les numéros E 176-4 et E 176-3.

MC 8 298 499

Indication de couleur: Vert Pantone 368 C, anthracite Pantone 425 C, orange Pantone 021 C.

Description: La marque comprend les couleurs verte: Pantone 368 C; anthracite: Pantone 425 C; orange: Pantone 021 C, tel qu’illustré; les couleurs sont appliquées sur une grande partie de la surface externe de la station-service dans le rapport vert 60 %, anthracite 30 % et orange 10 %, pour une impression générale d’une station-service de couleur verte et anthracite (le vert étant la couleur dominante) avec quelques petites touches oranges.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 26

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Exemples de marques acceptables constituées d’une ou de plusieurs couleurs en tant que telles

MC 4 381 471

Indication de couleur: Bleu (Pantone 2747 C) et argenté (Pantone 877 C).

Description: Les couleurs bleu (Pantone 2747 C) et argenté (Pantone 877 C) juxtaposées comme le montre la représentation de la marque, sont revendiquées. La proportion des couleurs est d’environ 50 %-50 %.

MC 2 346 542

Indication de couleur:

RAL 9018 NCS S 5040G5OY + RAL 9018 1: 4 NCS S 5040G5OY + RAL 9018 2: 3 NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3: 2 NCS S 504050Y + RAL 9018 4: 1

NCS S 5040G50Y.

DMC 9 869 256

Indication de couleur: Bleu RGB 46-122-184

Description: la marque se compose de la couleur bleue, définie en tant que couleur RGB: 46-122-184, telle qu’elle est appliquée à un joint dans un capuchon de soupape de décharge telle que représentée dans l’illustration jointe à la demande.

9.6 Hologrammes

Les hologrammes sont particulièrement difficiles à représenter graphiquement. En effet, une représentation sur papier ne permet pas à l’image de «changer» comme elle le ferait naturellement sur du papier holographique. Toutefois, avec une description claire et des vues suffisantes de la marque, il est possible de représenter graphiquement un hologramme. Ainsi, lorsqu’une demande d’enregistrement est introduite pour un hologramme, il est possible de déposer plusieurs représentations de la marque, pour autant que toutes les différentes vues soient représentées sur une seule feuille A4 pour les dépôts sous format papier ou dans un seul fichier JPEG pour les dépôts électroniques.

Formalités

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9.7 Marques olfactives

À l’heure actuelle, les marques olfactives ne sont pas acceptables. En effet, une représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (voir l’arrêt du 12 décembre 2002, «Sieckmann», C-273/00). Comme pour toutes les autres catégories de marques, la description de la marque ne peut se substituer à la représentation graphique. La description d’une odeur, quoique graphique, n’est ni claire, ni précise, ni objective. Par conséquent, aucune date de dépôt ne peut être attribuée étant donné que la marque ne peut être représentée graphiquement. De telles demandes (voir également la décision du 4 août 2003, «The taste of artificial strawberry flavour», R 120/2001-2) ne sont pas rejetées mais sont réputées ne pas avoir été déposées.

9.8 Autres marques

Les autres marques doivent comporter une indication, dans la description de la marque, de ce qui est entendu par «autres». Les «autres» marques comprennent notamment les marques animées (marques de mouvement), les marques de position et les marques de repérage (lignes ou fils colorés apposés sur certains produits).

9.8.1 Marques animées (mouvement)

Le nombre de représentations de la marque est pratiquement illimité dès lors qu’elles sont toutes regroupées sur une seule feuille A4 pour les dépôts papier ou dans un seul document JPEG pour les dépôts électroniques. La représentation de la marque doit être accompagnée d’une description expliquant l’animation.

Les représentations et la description de la marque doivent clairement expliquer le mouvement à protéger. Lorsque le mouvement ne peut être perçu (par exemple si les représentations ne sont pas déposées dans la bonne séquence) ou que la description de la marque ne correspond pas à la séquence des représentations, l’Office adresse une notification d’irrégularité au demandeur et lui accorde un délai de deux mois pour clarifier les représentations et/ou la description. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Lorsque les représentations incluent une ou plusieurs couleurs, la ou les couleurs doivent être indiquées en lettres.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 28

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Exemples de marques animées (mouvement) acceptables

MC 5 338 629

Description: La marque consiste en la représentation d’une séquence animée composée de deux segments s’évasant qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d’animation, un objet géométrique monte le long du premier segment et ensuite redescend le long du second, tandis que des cordes individuelles à l’intérieur de chaque segment deviennent progressivement plus claires. Le pointillage dans la marque sert uniquement à créer un effet d’ombre. La séquence animée complète dure entre une et deux secondes.

Représentations: Représentation de la marque en noir et blanc et nuances de gris uniquement; aucune indication de couleur.

MC 9 742 974

Description: La marque est constituée d’une image en mouvement composée d’une brosse à dents se déplaçant vers une tomate, s’appuyant sur la tomate sans en percer la peau, puis s’éloignant de la tomate.

Représentations

Exemple de marque animée (mouvement) inacceptable

MC 7 227 218

Description: La marque se compose d’une marque constituée d’une image en mouvement consistant en une séquence animée illustrant une série d’écrans vidéo rectangulaires de tailles différentes, contenant ou non des images visibles, qui volent vers l’intérieur à la façon d’une tornade, comme s’ils allaient de la position du spectateur vers le centre de l’écran, où ils s’unissent pour former un mot.

Dans cette marque, le mouvement ne peut être perçu à partir des images; la description ne change rien à ce constat.

9.8.2 Marques de position

Une marque de position est un signe positionné sur une partie particulière d’un produit dans une taille constante ou dans une proportion particulière par rapport au produit. Le signe doit être représenté graphiquement. Étant donné que le demandeur vise à protéger le placement ou la «position» de la marque, le dépôt d’une description de la

Formalités

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marque précisant son positionnement est une formalité obligatoire. La description de la marque doit également faire mention du fait qu’il s’agit d’une «marque de position» et, lorsqu’une représentation en couleur est déposée, la ou les couleurs doivent être indiquées en lettres.

Dès lors qu’une marque de position couvre des produits pour lesquels le positionnement est clair et d’autres produits pour lesquels le positionnement ne serait pas clair, une notification d’irrégularité de forme doit être adressée au demandeur en ce qui concerne les produits sur lesquels la marque ne pouvait pas être (clairement) positionnée selon les modalités spécifiées dans la description de la marque. Le demandeur se voit accorder un délai de deux mois pour corriger sa demande. Si la demande n’est pas limitée aux produits pour lesquels le positionnement est clair, elle doit être rejetée pour les produits et/ou services pour lesquels le positionnement est douteux/impossible.

Exemples de marques de position acceptables

MC 4 717 914

Indication de couleur: Rouge

Description: Bande rouge de 2 mm de large courant le long du côté de la partie montante de la chaussure et des œillets.

MC 3 799 574

Indication de couleur: Vert (Pantone 347 C)

Description: Anneau vert, qui est positionné à la base du raccord électrique du socle de l’ampoule.

Formalités

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Exemples de marques de position acceptables

MC 9 045 907

Indication de couleur: Incarnat, noir et gris

Description: La marque consiste en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquée sur la surface extérieure d’un tracteur, à savoir le rouge pour le capot, le toit et les passages de roues, le gris clair et le gris foncé pour une bande horizontale sur le capot, et le noir sur la grille avant du capot, le châssis et les garnitures verticales, tels que représentés dans l’illustration jointe à la demande.

MC 6 900 898

Description: Dessin de deux courbes qui se croisent en un point inséré dans une poche; la marque consiste en une couture décorative constituée du dessin de deux courbes qui se croisent en un point inséré dans une poche; l’une des courbes est caractérisée par une forme en arc dessinée d’un trait fin, tandis que la seconde courbe est caractérisée par une forme sinusoïdale dessinée d’un trait épais; les lignes interrompues de façon irrégulière représentent le périmètre de la poche, que le demandeur ne revendique pas, et qui sert uniquement à indiquer la position de la marque sur la poche.

MC 8 586 489

Description: La marque est une marque de position. Elle se compose de deux lignes parallèles se trouvant sur la surface extérieure de la partie supérieure d’une chaussure. La première ligne va du milieu du bord de la semelle d’une chaussure et part en arrière vers le cou-de-pied. La deuxième ligne est parallèle à la première et se prolonge en une courbe vers l’arrière le long du contrefort jusqu’au talon et termine au bord de la semelle de la chaussure. Les lignes en pointillés marquent la position de la marque et ne font pas partie de la marque.

Les marques de position ne sont pas acceptables si la description montre que la position peut varier, par exemple: «La marque consiste en [description de l’élément] appliqué à l’extérieur des produits». La position de la marque doit être clairement définie et ressortir de façon évidente de la représentation et de la description.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 31

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Exemples de marques de position / descriptions inacceptables

MC 8 682 213

Description: La protection de la marque est revendiquée pour une bande positionnée sur le boîtier d’un système de fonçage par percussion (également appelé fusée pneumatique), la bande étant représentée dans la vue générale isométrique du système de fonçage par percussion sous la forme d’une bande noire circulaire qui est séparée des autres parties du boîtier par le motif visible dans la vue additionnelle, laquelle montre un détail agrandi (semi-circulaire) de cette bande en vue latérale du système de fonçage par percussion, le motif étant composé d’une multitude de rainures circulaires; la bande est positionnée sur une section du boîtier qui, vue du point conique du système de fonçage par percussion, est égale au deuxième quart de la longueur totale du système de fonçage par percussion; d’autres formes visibles dans la représentation et/ou les agencements ne font pas partie de la marque.

La représentation et la description ne définissent pas clairement en quoi consiste le signe et la façon dont il doit être placé sur les produits:

(La représentation ne permet pas de déterminer clairement à partir de quelle perspective un détail semi-circulaire devrait être visible.)

MC 8 316 184

Description: La marque est une marque de position dans laquelle un anneau en cuivre étroit est positionné et visible entre deux couches métalliques sur le bord supérieur du corps d’une casserole ou d’une poêle.

Signe défini au regard de produits spécifiques – le signe est opposable pour d’autres produits si le positionnement sur ces autres produits n’est pas clair.

(Signe opposable pour des «ustensiles de cuisine»; en effet, leur forme peut varier et le positionnement ne serait clair que pour une casserole ou une poêle.)

9.8.3 Marques de repérage

Les marques de repérage sont des lignes ou des fils colorés apposés sur certains produits. Ces marques sont populaires dans l’industrie textile. Les lignes colorées sur des tuyaux ou des câbles sont un autre exemple de marque de repérage. La description de la marque doit indiquer que la marque est une «marque de repérage» et toutes les couleurs doivent être indiquées en lettres.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 32

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Exemples de marques de repérage acceptables

MC 7 332 315

Description: La marque est caractérisée par des tubes, tuyaux ou profils extrudés; de minces lignes transversales noires apposées à distance égale des côtés extérieurs des tubes, tuyaux ou profils extrudés traversent deux bandes parallèles longitudinales rouges s’étendant dans le sens de la longueur des tubes, tuyaux ou profils extrudés.

MC 3 001 203

Indication de couleur: Or sur fond clair

Description: Bande dorée incorporée dans une bande de fonctionnement claire, en particulier bande de plomb, pour voilages, rideaux, nappes de même que des produits similaires en tant que signe distinctif.

9.9 Correction de la catégorie de la marque

9.9.1 Règles générales

Lorsque l’indication de la catégorie de la marque figurant dans la demande est clairement erronée ou lorsqu’il existe une contradiction manifeste entre la catégorie de marque sélectionnée et la représentation, y compris toute description de la marque, l’Office corrige la catégorie de la marque et en informe le demandeur en fixant un délai de deux mois pour la présentation d’observations. En l’absence de réponse, la correction effectuée par l’Office est considérée comme acceptée par le demandeur. En cas de désaccord du demandeur avec la modification, l’Office rétablira l’indication initiale de la catégorie de la marque. Toutefois, il se peut que la demande soit rejetée par la suite, étant donné que la nature de la marque n’est pas claire.

9.9.2 Exemples d’irrégularités récurrentes en matière de catégories de marques

9.9.2.1 Marque verbales

Lorsque la catégorie de marque choisie est «marque verbale» et que la marque est en réalité une marque «figurative», comme dans les exemples visés au paragraphe 9.2 ci-dessus (représentation sur plusieurs lignes, polices stylisées, etc.), l’Office corrige la catégorie de la marque et met à jour l’image figurative dans le système. L’Office adresse une lettre au demandeur l’informant de la modification et lui accordant un délai de deux mois pour la présentation d’observations. Si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté la modification. S’il présente des

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 33

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observations soulevant des objections contre la modification et que l’Office est en désaccord avec ces observations, la marque est reclassée dans la catégorie «verbale» et la demande est rejetée.

9.9.2.2 Marques figuratives

Si aucune catégorie de marque n’a été indiquée et que la marque est clairement figurative, comme dans les exemples exposés ci-dessus, la catégorie de marque est enregistrée par l’Office et une lettre explicative est adressée au demandeur.

Parfois, des marques «figuratives» en couleur sont déposées, à tort, en tant que «marques de couleur». En outre, les différences de typologie entre les diverses marques au sein des États membres de l’UE peuvent conduire à une irrégularité liée à la catégorie de la marque, en particulier en ce qui concerne les marques associant un élément verbal et un élément figuratif, qui sont souvent classées à tort dans la catégorie des «autres marques» plutôt que dans celle des «marques figuratives». Dans ces cas, l’Office classe la marque dans la catégorie des marques «figuratives» et en informe le demandeur en fixant un délai de deux mois pour la présentation d’observations.

Exemple 1

Une marque figurative demandée en tant que marque de couleur en tant que telle.

L’Office modifiera la catégorie de la marque de «de couleur en tant que telle» à «figurative» et enverra une lettre confirmant la modification. En cas de désaccord du demandeur, ce dernier peut présenter des observations. En cas de désaccord de l’Office avec les observations, celui-ci rétablit l’indication initiale de la catégorie de la marque, mais la demande sera ensuite rejetée. Si, toutefois, le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, le changement de catégorie de la marque est considéré comme accepté et la demande est autorisée.

Exemple 2

Les marques suivantes sont demandées dans la catégorie «autres marques»:

MC 9 328 121

MC 9 323 346

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 34

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Lorsque le demandeur a choisi la catégorie «autre marque» au lieu de cocher la catégorie «figurative» et qu’il a ajouté, dans le champ réservé aux explications de l’«autre marque», des termes comme «text and logo», «marque semi-figurative», «marca mixta», «Wort-Bild-Marke», ou encore «colour per se» (parce que sa marque contient des éléments en couleur), alors que la marque demandée est clairement une marque figurative telle que définie ci-dessus, l’Office change la catégorie de la marque d’autre à figurative et adresse une lettre au demandeur, l’informant de cette modification et lui accordant un délai de deux mois pour présenter des observations. Si le demandeur ne répond pas dans ce délai de deux mois, le changement de catégorie de la marque est considéré comme accepté et la demande est autorisée. Si le demandeur présente des observations soulevant des objections contre la modification et que l’Office est en désaccord avec ces observations, l’Office rétablit l’indication initiale de la catégorie de la marque, mais la demande sera ensuite rejetée.

Exemple 3

Dans certains cas, les marques sont déposées, par exemple, en tant que marques «figuratives», mais la représentation et/ou la description de la marque démontrent qu’il s’agit en fait d’une marque tridimensionnelle.

Demande de marque communautaire 10 318 897

Catégorie de marque choisie: Figurative

Description: La marque consiste en une forme d’étagère pour les produits. Les extrémités de l’étagère présentent une forme elliptique. Le bord avant de l’étagère présente une forme fuselée. La portion de la marque représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer le positionnement ou le placement de la marque.

Dans ce cas, la description de la marque, qui fait référence à «une forme d’étagère», est en contradiction avec la catégorie «figurative» de la marque. Par conséquent, le demandeur a été invité à ranger la marque dans la catégorie des marques «tridimensionnelles» ou à supprimer la description de la marque.

10 Marques de série

Dans toutes les demandes, la protection ne peut être sollicitée que pour une seule marque, quel que soit le type ou la catégorie de marque demandé. Contrairement à certains systèmes nationaux, les règlements sur la marque communautaire ne permettent pas les marques de série. Lorsque différentes versions d’une même marque sont demandées, il convient de déposer une demande de marque communautaire séparée pour chacune de ces versions.

Exemple 1

Une marque verbale déposée en tant que «BRIGITTE brigitte Brigitte» ne sera pas «interprétée» comme «le mot "Brigitte", écrit en lettres majuscules ou minuscules, ou

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 35

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en écriture "standard"»; elle sera perçue comme une marque verbale contenant le nom féminin «Brigitte» trois fois.

Exemple 2

Une marque verbale déposée en tant que «Línea Directa / Direct Line / Ligne Directe» ne sera pas «interprétée» comme «le terme "direct line", en espagnol, en anglais ou en français»; elle sera perçue comme une marque verbale contenant les trois versions linguistiques dans la séquence demandée. Aucune notification d’irrégularité ne sera adressée et aucune modification de la marque ne sera acceptée.

10.1 Représentations figuratives multiples

Dans une demande déposée par voie électronique, la reproduction de la marque doit être téléchargée sous la forme d’un seul fichier JPEG. Lorsque le formulaire de demande papier est utilisé, la reproduction de la marque doit être jointe sur une seule feuille A4.

La feuille A4 ou le fichier JPEG ne doivent contenir que la seule représentation de la marque telle qu’elle a été demandée et ne doit comporter aucun texte supplémentaire.

Lorsqu’une demande présentée sous format papier contient plusieurs feuilles A4 montrant des marques différentes, quoique très similaires, l’Office adresse une notification d’irrégularité au demandeur l’invitant à choisir une marque parmi les différentes variations produites. Si le demandeur souhaite également protéger les autres variations, il doit déposer une nouvelle demande pour chacune des autres marques qu’il souhaite enregistrer. En l’absence de réponse à la notification d’irrégularité dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Lorsqu’une demande déposée par voie électronique ou sous format papier contient un fichier JPEG ou une feuille A4 montrant ce qui peut apparaître comme plusieurs représentations de la marque, la combinaison globale de toutes ces variations, telles qu’elles apparaissent sur ladite page, est considérée comme la marque pour laquelle la protection est sollicitée. La modification de la représentation de la marque n’est pas autorisée.

MC 8 975 286

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 36

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Dans la mesure où le document JPEG joint à la demande susvisée contenait toutes les images ci-dessus sur une seule page, l’ensemble des variations de logos, de couleurs et de textes est considéré comme une seule et même marque.

11 Indication de couleur

Règle 3, paragraphe 5, et règle 80 du REMC

Les marques verbales et les marques sonores ne peuvent pas être en couleur. En effet, même si un sonagramme est représenté en couleur, ce sont le ou les mots et le ou les sons qui sont protégés.

Les hologrammes tridimensionnels, figuratifs et autres marques peuvent être demandés en couleur ou sans couleur.

Lorsque l’enregistrement demandé est en couleur, une représentation en couleur de la marque doit être jointe à la demande et les couleurs utilisées doivent être indiquées en lettres. Un code de couleur international tel que le numéro Pantone peut être ajouté à l’indication de couleur, même si celui-ci ne peut pas remplacer l’indication en lettres (par exemple vert, bleu, rouge).

Lorsqu’une représentation en couleur est produite, l’Office considère que le demandeur revendique implicitement la couleur et la demande est donc considérée comme une demande d’enregistrement d’une marque en couleur. Il n’est pas possible de transformer la demande en une marque en noir et blanc (voir la décision du 25 août 2010, «Form von Prüfköpfen (3D MARKE)», R 1270/2010-4). La seule alternative pour le demandeur est de déposer une nouvelle demande contenant une représentation de la marque en noir et blanc.

Si, dans une demande de marque en couleur, les couleurs gris, noir et blanc sont utilisées à d’autres fins que le contraste ou la délimitation, elles doivent également être revendiquées.

Les expressions comme «multicolore», «de différentes couleurs», «dans toutes les combinaisons possibles» ou «dans n’importe quelle proportion» ne sont pas acceptables (voir la décision du 25 août 2010, «Form von Prüfköpfen (3D MARKE)», R 1270/2010-4).

Lorsque l’indication de la ou des couleurs est omise, l’Office propose la ou les couleurs au demandeur, fixant un délai de deux mois pour la réponse. Si aucune réponse ne parvient à l’Office avant l’expiration de ce délai, l’insertion de la ou des couleurs indiquées par l’Office est réputée avoir été acceptée. En cas de désaccord du demandeur avec l’insertion des couleurs, l’Office supprime l’indication. Toutefois, dans ce cas, si le demandeur n’indique pas les couleurs acceptables, la demande est rejetée.

S’il n’est pas possible d’établir la ou les couleurs, l’Office invite le demandeur à fournir les couleurs. Si le demandeur ne produit pas une indication de couleur acceptable dans le délai de deux mois, la demande est rejetée (règle 9, paragraphe 4, et règle 3, paragraphe 5, du REMC).

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 37

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Si la demande contient une revendication de couleur mais qu’aucune représentation de la marque en couleur n’a été fournie, il existe une incohérence formelle entre la marque en noir et blanc demandée et la ou les couleurs revendiquées. Toute indication de couleur sera corrigée par l’Office (c’est-à-dire transformée en noir, blanc et/ou gris) et le demandeur en sera informé.

La seule exception à cette règle est lorsque la demande est déposée par télécopieur, auquel cas le demandeur peut (de sa propre initiative) transmettre une représentation en couleur par la poste dans un délai d’un mois suivant l’envoi de la demande. Ce délai d’un mois ne peut être prorogé. Lorsque la représentation en couleur parvient à l’Office dans ce délai, la représentation initiale en noir et blanc est remplacée par la nouvelle représentation en couleur. Si le demandeur ne transmet pas la représentation de la marque en couleur, l’Office ne la demandera pas. Si aucune représentation en couleur n’est présentée dans le délai d’un mois, l’indication de couleur éventuelle sera corrigée et transformée en noir, blanc et/ou gris (selon le cas) et le demandeur en sera informé. La revendication de couleur ne doit pas être supprimée puisque le demandeur a fourni une revendication de couleur qui a été corrigée par l’Office.

Le noir, le gris et le blanc sont considérés comme des «couleurs». L’indication de couleur effectuée par le demandeur («noir et blanc» ou «noir, gris et blanc», etc.) est soumise aux mêmes règles que les autres indications de couleurs mentionnées ci-dessus.

Lorsque la représentation de la marque est déposée par un autre moyen que la télécopie et en noir et blanc – y compris en gris –, elle ne peut pas être transformée en marque en couleur, même si la marque en noir et blanc a été déposée avec une revendication de couleur, une indication de couleur et/ou une description faisant référence à des couleurs.

Il convient de souligner que les indications telles que «transparent», «sans couleur» ou «incolore» ne sont pas des indications de couleurs et ne seront donc pas retenues. Lorsque la représentation d’une marque montre, par exemple, un objet «incolore» en verre ou en un matériel similaire sur un fond coloré, il convient d’expliquer dans la description de la marque que l’objet en question est incolore et qu’il est représenté sur un fond coloré ne faisant pas partie de la marque. Un objet transparent peut tout de même être en couleur, comme une bouteille de vin ordinaire par exemple, qui est souvent verte et généralement transparente. Lorsque le demandeur considère la «transparence» comme une caractéristique importante de sa marque, il doit ajouter une description de la marque à cet effet.

Exemples d’indications de couleurs

MC 10 275 519

Aucune indication de couleur

Aucune indication de couleur n’est requise. Toutefois, les couleurs blanc et noir peuvent être revendiquées par le demandeur si elles doivent être considérées comme une caractéristique de la marque.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 38

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Exemples d’indications de couleurs

MC 8 401 572

Indication de couleur: Crème, bleu, orange, brun, rouge, rose, jaune, noir, vert, marron

Le noir doit être indiqué étant donné que la demande porte sur une marque en couleur et que le noir n’est pas seulement utilisé pour contraster et délimiter, c’est-à-dire que le noir est également utilisé pour la queue, l’œil, le nez et les oreilles.

MC 10 456 762

Aucune indication de couleur

Aucune indication de couleur n’est requise. Toutefois, les couleurs noir, blanc et gris peuvent être revendiquées si elles doivent être considérées comme une caractéristique de la marque.

MC 9 732 793

Indication de couleur: Rouge, orange, jaune, vert menthe, vert marin, bleu, violet, rose

Le noir doit être revendiqué dans cette demande puisqu’il s’agit d’une marque en couleur et que le noir est utilisé à d’autres fins que le contraste ou la délimitation, à savoir pour les lettres.

MC 10 336 493

Indication de couleur: Violet, bleu, jaune, blanc, orange, rouge et noir

Bien que le noir soit revendiqué, l’Office accepterait l’indication de couleur sans le noir, celui-ci servant uniquement à délimiter - autour des mots «POP-UP!».

Si l’indication de couleur comprend des informations qui ne sont pas pertinentes pour ce champ mais qui ont un rapport avec un autre champ de la demande, l’Office déplace le texte concerné vers le champ pertinent et en informe le demandeur. C’est le cas notamment lorsque l’indication de couleur comprend une description de la marque, une déclaration de renonciation ou une liste des produits et services.

12 Description de la marque

Règle 3, paragraphe 3, du REMC

Une description de la marque est obligatoire pour les demandes de marques communautaires classées dans la catégorie «autres marques». En effet, il est nécessaire de fournir une explication de ce que signifie la notion d’«autre» pour clarifier l’étendue de la protection (c’est-à-dire définir la nature de ce qui doit être protégé). Si la description est incomplète ou n’est pas assez claire, une irrégularité est soulevée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée, la marque est rejetée.

Formalités

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 39

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De même, lorsque des combinaisons de couleurs en tant que telles sont demandées, la spécification de la proportion des couleurs doit être précisée. Les marques verbales ne peuvent pas comporter de description de la marque; si la demande comporte une description, celle-ci sera supprimée par l’Office et le demandeur en sera informé. Aucun délai ne sera fixé pour la présentation d’observations, une description de la marque n’étant pas prévue pour les marques verbales.

Pour ce qui concerne les autres catégories de marques, une description de la marque n’est pas obligatoire mais elle peut être utile car elle peut aider l’Office à déterminer la nature de la marque ou à clarifier la représentation. Si la description ne correspond pas à la représentation de la marque, le demandeur est invité à la supprimer ou à la modifier. La représentation ne peut être modifiée de façon à correspondre à la description de la marque.

Lorsque la demande de marque communautaire est destinée à servir de base pour une demande internationale, le demandeur doit envisager d’inclure une description de la marque dans sa demande de marque communautaire. En effet, la production d’une description est une formalité obligatoire dans certains pays. Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie M, Marques internationales.

La description de la marque ne peut servir qu’à décrire ce que l’on voit lorsque l’on regarde la représentation de la marque, ou ce que l’on entend lorsque l’on écoute une marque sonore. Elle ne doit pas contenir d’interprétation de ce que signifie une certaine combinaison de lettres ou d’éléments graphiques, ou de ce que le créateur avait à l’esprit, ni comporter d’indication du fait que la marque ne sera utilisée que dans certains États membres, etc. De même, il n’est pas possible d’affirmer dans la description que la marque peut contenir, par exemple, les couleurs bleu et vert ou rouge et jaune; la description doit indiquer soit «bleu; vert», soit «rouge; jaune» – à savoir ce que l’on voit dans la représentation en couleur de la marque.

La représentation de la marque et la description éventuelle doivent être suffisantes pour permettre à l’Office de voir et de comprendre ce que le demandeur souhaite enregistrer.

Lorsqu’une marque comporte ou consiste en des lettres d’un alphabet qui n’est pas un alphabet de l’Union européenne et que le demandeur fournit une translittération ou une traduction accompagnée d’une translittération du terme contenu dans la description de la marque, la demande est réputée acceptable.

Lorsque la description de la marque est supprimée, le demandeur en est informé. La représentation de la marque ne peut en aucun cas être modifiée de façon à correspondre à la description de la marque.

Lorsque la description de la marque ne correspond pas à la représentation de la marque, l’Office soulève une irrégularité et le demandeur dispose d’un délai de deux mois pour y remédier. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée:

1. l’Office rejette la demande de marque communautaire pour les «combinaisons de couleurs en tant que telles» et les «autres» marques qui requièrent une description de la marque pour expliquer l’étendue de la protection;

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2. dans tous les autres cas, la description n’étant pas obligatoire, l’Office la supprime.

Lorsque la description de la marque comporte des informations qui ne constituent pas une description pertinente et que ces mêmes informations n’ont aucun rapport avec les autres champs du formulaire de demande (par exemple, le texte interprète la signification/le symbolisme de la marque ou indique dans quels États membres la marque sera utilisée), l’Office supprime la description de la marque et en informe le demandeur, sans toutefois fixer de délai pour la présentation d’observations.

Lorsque la description de la marque comporte des informations qui ne constituent pas une description pertinente et que ces mêmes informations ont un rapport avec un autre champ de la demande, l’Office déplace le texte concerné vers le champ pertinent et en informe le demandeur sans fixer de délai pour les observations.

Ainsi, par exemple, lorsque des couleurs sont mentionnées dans le champ de la description de la marque, elles sont valables en tant qu’indication de couleur et seront donc saisies dans le champ relatif à l’indication des couleurs. Lorsque des produits et des services sont mentionnés dans le champ «description de la marque» plutôt que dans le champ «produits et services», l’Office les supprime de la description de la marque, et si les produits et services ne sont pas déjà couverts dans la spécification, l’Office informe le demandeur qu’il peut ajouter les produits et services.

Ce principe s’applique mutatis mutandis dans tous les cas où des informations nécessaires sur la marque ne sont pas saisies dans le champ approprié de la demande.

La description de la marque peut être modifiée ou ajoutée après le dépôt de la marque, afin de décrire plus clairement le contenu de la marque, par exemple le mouvement représenté. Cependant, une telle modification ne doit pas altérer de façon substantielle la nature de la marque. Il est impossible de modifier la description après l’enregistrement de la marque.

Exemples de descriptions de la marque acceptées

MC 1 915 248

Type de marque: Figurative

Description: Marque consistant en le mot «ALBALUNA» en caractères spéciaux, dans lequel la lettre «L» est superposée au profil d’un croissant de lune.

MC 2 023 950

Type de marque: Figurative

Description: La marque est constituée du mot «AIA» de couleur rouge, en caractères majuscules stylisés avec la lettre I surmontée d’un cercle de couleur rouge, insérée dans un ovale blanc délimité par un cadre rectangulaire vert, le tout profilé par un bord de couleur dorée.

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Exemples de descriptions de la marque acceptées

MC 8 837 502

Type de marque: Autres (position)

Description: La marque de position est composée d’un logo, constitué d’un rectangle à un coin arrondi avec bordure claire sur le pourtour et des 2 lettres "PP" l’une à côté de l’autre en couleur claire devant un fond foncé, sachant que le logo est affiché sur un écran pendant la diffusion d’une émission télévisée ou d’un autre programme dans le coin droit en haut de l’écran.

MC 6 453 104

Type de marque: Tridimensionnelle

Description: Marque tridimensionnelle consistant en une forme de bouteille dont le corps plus étroit à la base s’élargit au milieu. Ladite bouteille présente une décoration particulière à spirale composée d’une ligne en pointillés de couleur or, interrompue par des petits papillons dorés; à la fin de la ligne, sur la partie avant, apparaissent deux formes de papillons, une grande et une plus petite, de couleur rouge avec double profil noir et or. En dessous de ces deux formes apparaît l’inscription "BELLAGIO" en caractères majuscules de couleur blanche avec profil rouge; plus bas encore en couleur or apparaît l’inscription "The Beautiful Life". La bouteille est bouchée par une capsule de couleur rouge bordeaux sur laquelle sont alignés quelques petits papillons dorés.

MC 1 027 747

Type de marque: Autre (position)

Description: Bande rouge disposée dans la direction longitudinale d’une chaussure qui recouvre en partie la zone postérieure de la semelle et, en partie, la zone postérieure de la chaussure. Les modelures éventuelles reconnaissables sur la semelle ou sur la partie postérieure de la chaussure et/ou les caractéristiques de réalisation ne font pas partie de la marque.

MC 7 332 315

Type de marque: Autre (marque de repérage)

Description: La marque est caractérisée par des tubes, tuyaux ou profils extrudés; de minces lignes transversales noires apposées à distance égale des côtés extérieurs des tubes, tuyaux ou profils extrudés traversent deux bandes parallèles longitudinales rouges s’étendant dans le sens de la longueur des tubes, tuyaux ou profils extrudés.

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Exemples de descriptions de la marque acceptées

MC 2 818 334

Type de marque: Autre (mouvement)

Description: Deux mains forment un "T" dans lequel, du point de vue du spectateur, la main droite, tendue à plat avec les doigts pointant vers le haut (de sorte que seul le bord étroit de la main est visible), se déplace du coin supérieur gauche de l’image vers le centre, tandis que la main gauche, également tendue à plat avec les doigts pointant vers le haut et vus de côté, se déplace du coin supérieur droit de l’image vers le centre; les deux mains se rejoignent ensuite au centre de l’image, les doigts pointant vers le haut de la main droite touchant la surface de la main gauche approximativement au centre; le spectateur voit donc une vue latérale de la main gauche descendante venant s’appuyer sur les doigts de la main droite ascendante; du fait de ce mouvement, le spectateur peut alors reconnaître la lettre "T".

MC 5 090 055

Type de marque: Sonore

Description: La marque consiste en le cri de TARZAN, le personnage de fiction, le cri est composé de cinq phases distinctes, à savoir un son tenu, suivi d’une ululation, suivie d’un son tenu, mais à une fréquence supérieure, suivi d’une ululation, suivie d’un son tenu à une fréquence identique à celle du premier son tenu, et elle est représentée comme suit, la représentation du haut étant un graphe, établi au cours du cri, retraçant l’enveloppe normalisée de la forme et l’amplitude de l’onde, tandis que la représentation du bas est un spectrogramme normalisé du cri et consiste en la description tridimensionnelle du contenu de la fréquence (couleurs telles que représentées) en fonction de la fréquence (axe des ordonnées) tout au long de la durée du cri (axes des abscisses), la marque étant également reproduite dans le fichier électronique joint qui contient le son.

Type de marque: Figurative

Description: La marque consiste en trois formes bleues et en trois formes rouges dans des directions opposées.

Exemple d’une description de marque qui ne serait pas acceptée

Type de marque: Figurative

Description de la marque: La marque consiste en deux mains saisissant l’air.

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13 Déclaration de renonciation

Article 37 du RMC Règle 1, paragraphe 3, du REMC

Une déclaration de renonciation est une déclaration du demandeur selon laquelle il n’invoquera pas de droit exclusif sur un élément de la représentation de la marque dépourvu de caractère distinctif.

Le demandeur ne peut pas renoncer à l’utilisation de sa marque sur un produit ou un service particulier figurant dans la spécification. Si le demandeur souhaite réduire l’étendue des produits et services protégés par la demande de marque communautaire, il doit demander une limitation de la liste des produits et services.

En règle générale, il n’est pas nécessaire d’effectuer une déclaration de renonciation pour les éléments qui désignent le type, la qualité, la quantité, la valeur ou l’origine géographique des produits ou services. De même, il n’est pas nécessaire d’effectuer une déclaration de renonciation pour des mots ordinaires qui seraient communs à de nombreuses marques (le, de, etc.) ou pour d’autres éléments dépourvus de caractère distinctif (bords, formes usuelles de récipients, etc.). Lorsqu’une marque consiste en une combinaison d’éléments qui, manifestement, sont chacun dépourvus de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’effectuer une déclaration de renonciation pour chacun des éléments séparément. Par exemple, si la marque d’une revue est «Alicante Local and International News», les éléments individuels qui la composent ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration de renonciation.

Le champ «renonciation» n’est pas un champ obligatoire du formulaire de demande. L’Office insère le libellé demandé en tant que déclaration de renonciation, tandis qu’aucune information supplémentaire demandée ne sera ajoutée dans ce champ.

Exemple d’une déclaration de renonciation acceptable

Marque

DOODAH SOCKS

Produits

Classe 25

Déclaration de renonciation

"socks"

Exemples de déclarations de renonciation inacceptables

Marque

DOODAH SOCKS

Produits et services

Classes 1 à 45

Déclaration de renonciation

La marque ne sera pas utilisée en Allemagne.

Il ne s’agit pas d’une déclaration de renonciation. Le texte sera supprimé.

Marque

DOODAH SOCKS

Produits

Chaussettes comprises dans la classe 25.

Déclaration de renonciation

Le demandeur renonce à invoquer tout usage de la marque

pour des chaussettes pour hommes.

Il ne s’agit pas d’une déclaration de renonciation, mais bien d’une limitation des produits. Le texte sera supprimé.

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Exemples de déclarations de renonciation inacceptables

Marque

Gelamondo

Produits compris dans la classe 30: Crèmes glacées;

produits à base de crème glacée; boissons à base de crème glacée; gâteaux à base de crème glacée;

mélanges de crèmes glacées; mélanges de glaces instantanées;

glace; agents liants pour glace.

Déclaration de renonciation

Softeis (glace à l’italienne)

Il ne s’agit pas d’une déclaration de renonciation. Le texte sera supprimé.

Des déclarations de renonciation peuvent être ajoutées à la demande de marque à un stade ultérieur, le cas échéant (par exemple si la demande fait l’objet d’une opposition et que les parties se mettent d’accord sur une déclaration de renonciation afin de parvenir à un accord à l’amiable).

Pour de plus amples informations sur les déclarations de renonciation, consultez les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

Si la déclaration de renonciation est opposable pour des raisons de formalités, une notification d’irrégularité est adressée au demandeur afin qu’il remédie à l’irrégularité constatée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité, la déclaration de renonciation est supprimée.

14 Priorité (de convention)

Articles 29 et 31 du RMC Règles 6 et 9 du REMC Décision nº EX-03-5 et décision nº EX-05-05 du président de l’Office

Par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l’antériorité des droits.

Les principes de priorité ont été énoncés pour la première fois dans la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Cette convention a été révisée plusieurs fois, modifiée pour la dernière fois en 1979 et ratifiée par de nombreux États contractants. L’article 4 de la convention – concernant les marques – correspond à l’article 29 du RMC.

La «priorité de convention» est un droit limité dans le temps qui est déclenché par le premier dépôt d’une marque. Elle peut être revendiquée dans les six mois qui suivent le premier dépôt, pour autant que le pays du premier dépôt soit partie à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’OMC ou à un accord de réciprocité (cf. règle 101 du REMC – constatations de la Commission en matière de réciprocité).

Les États et autres territoires mentionnés ci-dessous ne sont parties à aucune des conventions pertinentes et ne bénéficient pas de la réciprocité de traitement. Par

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 45

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conséquent, les revendications de priorité fondées sur des dépôts effectués dans ces pays sont refusées.

États indépendants (non parties à la CP, à l’accord instituant l’OMC ou à un accord de réciprocité):

 Afghanistan (AF)  Aruba (AW)  Cap-Vert (CV)  Îles Cook (CK)  Érythrée (ER)  Éthiopie (ET)  Kiribati (KI)  Îles Marshall (MH)  Micronésie (États fédérés de) (FM)  Nauru (NR)  Palau (PW)  Somalie (SO)  Tuvalu (TV). 

Autres territoires (non parties à la CP, à l’accord instituant l’OMC ou à un accord de réciprocité):

 Abkhazie  Samoa américaines (AS)  Anguilla (AI)

 Bermudes (BM)  Îles Caïmans (KY)  Îles Falkland (FK)  Guernesey (île anglo-normande) (GC)  Île de Man (IM)  Jersey (île anglo-normande) (JE)  Montserrat (MS)  Îles Pitcairn (PN)  Sainte-Hélène (SH)  Somalie (SO)  Îles Turks-et-Caïcos (TC)  Îles Vierges britanniques (VG).

Une revendication de priorité d’une marque communautaire antérieure est acceptable dès lors que la marque communautaire en question s’est vu accorder une date de dépôt. Une revendication de priorité d’un enregistrement international n’est pas acceptable. En effet, le principe du premier dépôt s’applique (article 29, paragraphe 4, du RMC – voir le paragraphe 14.1 ci-dessous) et la revendication de priorité ne peut être fondée que sur la marque de base pertinente.

Le demandeur peut revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes de marques antérieures. Il peut s’agir d’une demande de marque nationale (ou Benelux) déposée dans ou pour un État partie à la convention de Paris, un État partie à l’accord ADPIC, un État pour lequel la Commission a confirmé la réciprocité de traitement, ou

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d’une demande de marque communautaire. Voir le paragraphe 14.1 «Principe du premier dépôt» pour plus d’informations sur les demandes revendiquant la priorité de plusieurs demandes antérieures.

Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt qui a la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale qui lui est applicable. On entend par «dépôt national régulier» un dépôt qui permet d’établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays concerné, quelle que soit l’issue de la demande.

Le droit de priorité revendiqué doit toujours être une demande antérieure et ne peut pas porter la même date que la demande de marque communautaire.

Les revendications de priorité peuvent être effectuées dans la demande de marque communautaire ou postérieurement au dépôt de la demande, auquel cas le demandeur doit produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, une déclaration de priorité indiquant la date et le pays de dépôt de la demande antérieure.

La revendication peut être implicite de sorte que la production des documents de priorité (dans le délai de deux mois) est réputée constituer une déclaration de priorité. L’Office accepte des accusés de réception de dépôt mentionnant simplement le pays et la date de la demande antérieure .

Si la marque concernée est un logo en couleur, la présentation de photocopies en couleur du dépôt antérieur est obligatoire.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de priorité par l’OHMI, le demandeur doit fournir à l’Office le ou les numéros de dossier de la ou des demandes antérieures.

La priorité est accordée si les conditions suivantes sont remplies:

1. la marque visée par la demande antérieure et celle indiquée dans la demande de marque communautaire sont identiques;

2. les produits ou les services sont identiques à ceux de la demande antérieure ou sont contenus dans ces derniers (il suffit qu’un seul produit ou service soit identique);

3. le titulaire est le même dans chaque cas; 4. un délai de six mois au minimum doit s’écouler entre la date de dépôt de la MC et

la date de la demande antérieure; 5. la priorité doit être revendiquée avec la demande ou dans les 2 mois qui suivent

la date de dépôt.

Il est possible de revendiquer à la fois la priorité et l’ancienneté en invoquant le même enregistrement/la même demande antérieur(e), pour autant que le premier dépôt ait été enregistré dans les délais impartis.

14.1 Principe du premier dépôt

La demande antérieure doit constituer un premier dépôt. L’Office vérifie donc sur l’attestation qu’aucune revendication de priorité n’a été effectuée sur la demande antérieure et qu’aucune revendication d’ancienneté n’a été effectuée pour la demande de marque communautaire pour une marque ayant une date de dépôt antérieure à

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celle de la marque prioritaire. L’Office vérifie également que la demande de marque communautaire a bien été déposée dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure.

Lorsque la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, les produits et/ou services couverts par chacune de ces demandes doivent être différents afin de satisfaire au principe du premier dépôt. Des exemples sont donnés au paragraphe 14.8.1 ci-dessous.

14.2 Triple identité

L’Office vérifie que la demande de marque communautaire et les documents de priorité contiennent la même marque, portent sur le même demandeur et ont au moins un produit ou service en commun.

14.2.1 Identité des marques

L’Office et plusieurs offices des marques de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles concernant l’identité des marques déposées en noir et blanc et/ou en nuances de gris par comparaison avec celles qui sont déposées en couleur. Les offices pensent que la note sur la pratique commune reflète la jurisprudence actuelle selon laquelle, aux fins de l’évaluation de la priorité, une marque déposée en noir et blanc et/ou en nuances de gris ne saurait être identique à la même marque déposée en couleur, dans la mesure où les différences au niveau des couleurs ou des nuances de gris sont si insignifiantes qu’elles passeraient inaperçues aux yeux du consommateur ordinaire (voir l’arrêt du 19 janvier 2012, T-103/11, «justing», point 24, l’arrêt du 20 février 2013, T-318/11, «Medinet», et l’arrêt du 9 avril 2014, T-623/11, «Sobieraj (MILANOWEK CREAM FUDGE)». Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevrait qu’à l’examen côte à côte des marques.

Le principe décrit ci-dessus s’applique à tous les cas où les marques sont comparées aux fins des revendications de priorité. Par rapport aux marques verbales, la marque pour laquelle une demande est introduite sera généralement considérée comme identique à la marque antérieure s’il n’y a qu’une différence mineure eu égard à la typographie ou lorsqu’une marque est en lettres majuscules et l’autre en lettres minuscules. En outre, une différence de ponctuation ou l’ajout d’une espace séparant deux mots n’empêchera pas les marques d’avoir une identité (voir la décision du 9 octobre 2012, R 797/2012-2, «Water Jel» et la décision du 15 juillet 1998, R 10/1998-2, «THINKPAD»).

L’Office vérifie également la catégorie de marque de la demande antérieure. En effet, une catégorie de marque différente peut signifier que la demande de marque communautaire est différente de la marque antérieure. Ainsi, par exemple, une marque figurative n’est pas identique à une marque tridimensionnelle ou à une marque de position. Cependant, une marque verbale peut être considérée comme identique à une marque figurative si une police standard est utilisée dans la marque figurative (voir les exemples ci-dessous au paragraphe 14.8.2).

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Lors de l’évaluation des marques, l’Office examine également toute indication de couleur figurant dans la demande antérieure.

14.2.2 Identité des produits et services

L’Office vérifie qu’il existe au moins un produit ou service identique sur les listes couvertes par le premier dépôt et la demande de marque communautaire. L’examen ne s’étend pas à l’ensemble des produits et services inclus dans les listes et n’est pas limité aux seuls numéros de classe.

14.2.3 Identité du titulaire

La priorité peut être revendiquée par le demandeur de la première demande ou par son ayant droit. Dans ce cas, la cession du droit de priorité doit intervenir avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire et les documents à cet effet doivent être produits. Le droit de priorité en tant que tel peut être cédé indépendamment du fait que la première demande soit ou non cédée dans son ensemble. La priorité peut donc être acceptée même si les titulaires de la demande de marque communautaire et du droit antérieur sont différents, à condition toutefois de produire des preuves de la cession du droit de priorité; dans ce cas, la date d’exécution de la cession doit être antérieure à la date de dépôt de la demande de marque communautaire.

Les sociétés filiales ou associées du demandeur ne sont pas considérées comme identiques au demandeur de la marque communautaire.

Lorsque le demandeur de la première demande déclare avoir changé de nom depuis le premier dépôt et dépose la demande de marque communautaire sous son nouveau nom, le demandeur est considéré comme étant la même personne.

Pour de plus amples informations sur la distinction entre un changement de nom et un transfert, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

14.3 Non-respect des conditions en matière de priorité

Lorsque la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions susmentionnées, le demandeur est invité à remédier à l’irrégularité constatée ou à présenter des observations dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée dans ce délai, l’Office informe le demandeur de la perte de son droit de priorité et de la possibilité de demander une décision en la matière (pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 14.7 ci-dessous, Traitement des irrégularités liées à l’examen de la priorité).

14.4 Non-fourniture des documents de priorité

Si les documents de priorité ne sont pas produits avec la demande, l’Office consulte le site internet de l’office national pour vérifier si les informations pertinentes sont disponibles en ligne. Si les informations nécessaires pour accorder la revendication de priorité ne sont pas consultables en ligne, l’Office adresse une lettre au demandeur lui

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 49

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demandant de fournir ces informations. Le demandeur se voit accorder un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité constatée; en règle générale, ce délai n’est pas prorogé. Généralement, la notification d’irrégularité est adressée avant l’expiration du délai accordé initialement pour produire les documents de priorité (trois mois à compter de la date de réception de la revendication de priorité). Dans ce cas, le délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité est calculé à partir de la date d’expiration du délai initial prévu pour la production des documents de priorité. Conformément à la décision nº EX-03-5, il n’est pas nécessaire de produire des copies certifiées conformes. De simples accusés de réception de dépôt ne comportant pas toutes les informations nécessaires à l’examen de la revendication de priorité (ne contenant par exemple que les numéros de classe des produits et des services de la demande antérieure et non la version complète indiquant tous les produits et services) ne sont pas acceptables.

14.5 Langue de la demande antérieure

Si la langue de la demande antérieure n’est pas une des langues officielles de l’UE, l’Office invite le demandeur à déposer une traduction dans un délai de trois mois. Le délai de dépôt de la traduction peut être prorogé à la requête du demandeur. La prorogation ne peut cependant excéder deux mois.

14.6 Vérification de la date de priorité après modification de la date de dépôt

En cas de modification de la date de dépôt de la demande de marque communautaire, l’Office doit vérifier que la nouvelle date de dépôt est toujours comprise dans les six mois qui suivent la revendication de priorité.

14.7 Traitement des irrégularités liées à l’examen de la priorité

Si la première demande n’est pas identique à la demande de marque communautaire, si le numéro de dépôt du premier dépôt n’est pas indiqué, si la priorité est revendiquée tardivement (c’est-à-dire après la période de six mois ou plus de deux mois après le dépôt de la demande de marque communautaire), ou si les documents de priorité ne sont pas acceptables (c’est-à-dire qu’ils ne satisfont pas aux exigences relatives au pays du premier dépôt et à la triple identité), une notification d’irrégularité est adressée au demandeur, lequel se voit accorder un délai de deux mois pour présenter des observations ou remédier à l’irrégularité constatée.

Si une traduction est requise, l’Office en informe le demandeur en lui adressant une notification d’irrégularité et en fixant un délai de trois mois.

Si le demandeur ne répond pas ou ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai imparti, l’Office informe le demandeur de la perte de son droit et fixe un délai de deux mois pendant lequel le demandeur peut demander une décision formelle susceptible de recours en la matière.

Si le demandeur demande formellement une décision dans le délai imparti, l’Office rend une décision formelle sur la perte du droit.

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie B, Examen Page 50

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Si la priorité est revendiquée plus de deux mois après la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou si la demande de marque communautaire est déposée après la période de priorité de six mois, le demandeur en est informé et se voit accorder un délai pour présenter ses observations. En l’absence de réponse du demandeur et s’il n’est pas remédié aux irrégularités constatées, l’Office informe le demandeur de la perte de son droit de priorité et de la possibilité de demander une décision formelle (c’est-à-dire susceptible de recours) sur la perte du droit de priorité.

14.8 Exemples de revendications de priorité

14.8.1 Premier dépôt

Dans l’exemple suivant, la priorité ne peut être revendiquée sur un premier dépôt en Somalie. En effet, la Somalie n’est pas partie à la convention de Paris, à l’accord instituant l’OMC ou à un accord de réciprocité confirmé par la Commission de l’UE. Par conséquent, c’est le premier dépôt en Italie qui est retenu pour la revendication de priorité, l’autre dépôt ne pouvant être pris en considération.

Premier dépôt Pays Produits/services MC déposée Produits/services

Le 5 avril Somalie Voitures, T-shirts Voitures, T-shirts

Le 7 juillet Italie Voitures, T-shirts Le 2 octobre Voitures, T-shirts

Dans l’exemple suivant, les deux demandes de marques antérieures ont été déposées pour exactement les mêmes produits. La revendication de priorité fondée sur la demande grecque doit être rejetée car la marque a été demandée antérieurement en Espagne; dès lors, la demande grecque n’est plus un premier dépôt.

Premier dépôt Pays Produits/services MC déposée Produits/services

Le 6 avril Espagne Fromage, vin Fromage, vin

Le 7 avril Grèce Fromage, vin Le 4 octobre Fromage, vin

14.8.2 Comparaison des marques

Exemples de revendications de priorité acceptables

Demande de marque communautaire (marque verbale)

EVAL

Revendication de priorité (marque verbale)

EVAL

Demande de marque communautaire (marque verbale)

Luna

Revendication de priorité (marque verbale)

Luna

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Exemples de revendications de priorité acceptables

Demande de marque communautaire (marque figurative)

Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative)

Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative)

Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative) Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative)

Revendication de priorité (marque figurative)

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Exemples de revendications de priorité inacceptables

Demande de marque communautaire (couleur en tant que telle) Revendication de priorité (couleur en tant que telle)

Demande de marque communautaire (marque verbale)

Chocolate Dream

Revendication de priorité (marque verbale)

Chocalate Dream

Demande de marque communautaire (marque figurative)

Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative) Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative) Revendication de priorité (marque figurative)

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Exemples de revendications de priorité inacceptables

Demande de marque communautaire (marque figurative) Revendication de priorité (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque figurative) Revendication de priorité (marque figurative)

Autres exemples de marques verbales

Première marque Demande de marquecommunautaire identique non identique

Marque verbale

Percy & Reed

Marque verbale

Percy + Reed X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque verbale

Percy and Reed X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque verbale

Percy & Reed X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque verbale

Percy & REED X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque verbale

PERCY & REED X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque verbale

Percy & Reed X

Marque verbale

POPEYE

Marque verbale

POPeye X

Marque verbale

POPEYE

Marque verbale

PopEye X

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Autres exemples de marques verbales

Première marque Demande de marquecommunautaire identique non identique

Marque verbale

POPEYE

Marque verbale

POP-EYE X

Marque verbale:

POPEYE

Marque verbale:

POP EYE X

Marque verbale

POPEYE®

Marque verbale

POPEYE X*

Marque verbale

POPEYE

Marque verbale

POPEYE!? X

Marque verbale

POPEYE

Marque verbale

POPEYE· X

* Les symboles ™ et ® ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.

Exemples d’identité entre des signes figuratifs par rapport à des marques verbales

Première marque Demande de marquecommunautaire identique non identique

Marque verbale

Percy & Reed

Marque figurative

Percy & Reed

(marque figurative dans une police de caractères

standard)

X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque figurative

Percy &

Reed

(mots occupant plusieurs lignes)

X

Marque verbale

Percy & Reed

Marque figurative

Percy & Reed

(revendication de couleur)

X

Autres exemples de marques figuratives

Première marque Demande de marquecommunautaire identique non identique

X

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Autres exemples de marques figuratives

Première marque Demande de marquecommunautaire identique non identique

X

®

X*

* Les symboles ™ et ® ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.

14.8.3 Comparaison des produits et services

Le premier exemple ci-dessous illustre la situation la plus usuelle: la demande antérieure correspond entièrement à la demande de marque communautaire.

Premier dépôt Pays P&S MC déposée P&S de la MC

Le 5 avril Royaume-Uni Chapeaux,chaussures Le 1 er octobre Chapeaux,chaussures

Dans l’exemple suivant, les deux revendications de priorité peuvent être acceptées puisque le numéro de demande XY 1234 est le premier dépôt pour des «voitures» et que le numéro de demande XY 1235 est le premier dépôt pour des «avions».

Premier dépôt Pays Demande JP nº P&S MC déposée P&S de la MC

Le 5 avril Japon XY 1234 Voitures

Le 5 avril Japon XY 1235 Avions Le 2 octobre Voitures,avions

Dans l’exemple suivant, la revendication de priorité concerne des «chapeaux» et des «chaussures» qui sont communs au premier dépôt et à la demande de marque communautaire. Aucune priorité ne sera valable en ce qui concerne les «sacs».

Premier dépôt Pays P&S MC déposée P&S de la MC

Le 5 avril États-Unis Voitures,

chapeaux, chaussures

Le 1er octobre Chapeaux,chaussures, sacs

Dans le dernier exemple, la priorité est revendiquée pour les premiers dépôts en France, au Canada et en Chine. La demande de marque communautaire a été déposée dans les six mois suivant chaque premier dépôt et les revendications de priorité seront acceptées, même si, en ce qui concerne les «chapeaux», la demande

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canadienne ne constitue pas un premier dépôt (les «chapeaux» apparaissent en effet dans la demande française déposée antérieurement). Après comparaison des dates et des listes de produits et services des trois priorités, les revendications de priorité seront acceptées.

Premier dépôt Pays P&S MC déposée P&S de la MC

Le 5 avril France Chapeaux,chaussures

Le 6 avril Canada Voitures,chapeaux, bière Le 5 octobre

Le 7 avril Chine Vin, services detélécommunication

Chapeaux, chaussures,

voitures, bière, vin, services de

télécommunication

14.8.4 Revendications de priorité fondées sur des marques de série

On entend par «marques de série» (ou «série de marques») plusieurs marques qui se ressemblent dans leurs éléments essentiels et qui ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif. Si le règlement sur la marque communautaire interdit le dépôt de marques de série, certains offices nationaux (comme le Royaume-Uni, l’Australie, etc.) l’autorisent. Une série de marques déposée dans une même demande peut contenir de nombreuses marques très similaires. Lorsque le premier dépôt consiste en une série de marques, deux ou plus de deux représentations légèrement différentes des marques sont visibles. La revendication de priorité est acceptable en ce qui concerne la reproduction qui est identique à celle montrant la marque demandée en tant que marque communautaire.

Exemples de revendications de priorité fondées sur des marques de série

Premier dépôt Marque communautaire Revendication de prioritéacceptable

Série de marques

Oui

Série de marques

Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home

CAFÉ@HOME

CAFÉ@HOME Oui

14.8.5 Revendiquer la priorité de marques tridimensionnelles ou «autres»

Certains offices nationaux de la propriété intellectuelle n’autorisent pas le dépôt de plus de quatre représentations dans le cas de marques tridimensionnelles ou autres.

Si une demande de marque communautaire revendique la priorité d’un tel premier dépôt et que six (ou plus dans le cas des «autres» marques)

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représentations/perspectives de la marque sont déposées avec la demande de marque communautaire, les marques en question seront tout de même considérées comme identiques dès lors que les présentations du premier dépôt coïncident avec une partie de ce qui a été transmis pour la demande de marque communautaire et que l’objet est incontestablement identique.

14.8.6 Revendications de priorité portant sur des marques collectives

La priorité peut être revendiquée sur une marque collective lors du dépôt d’une demande de marque communautaire individuelle et vice versa.

15 Priorité d’exposition

Article 33 du RMC; Règle 7 du REMC

La priorité d’exposition consiste à revendiquer comme date de priorité de la demande de marque communautaire la date à laquelle les produits ou services couverts par la demande de marque communautaire ont été présentés au cours d’une exposition officiellement reconnue sous la marque telle qu’elle a été déposée. Le demandeur peut revendiquer la priorité d’exposition dans les six mois qui suivent la première présentation. Les preuves de l’exposition doivent être déposées.

Tout comme la «priorité de convention», la priorité d’exposition peut être revendiquée soit dans la demande, soit postérieurement au dépôt de la demande de marque communautaire. Lorsque le demandeur souhaite revendiquer une priorité d’exposition postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, mentionnant le nom de l’exposition et la date de première présentation des produits ou services, doit être fournie dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de priorité, le demandeur doit fournir à l’Office une attestation délivrée au cours de l’exposition par l’autorité compétente. Cette attestation doit établir que la marque a été effectivement utilisée pour les produits ou services, mentionner la date d’ouverture de l’exposition ainsi que la date de la première utilisation publique si celle-ci ne coïncide pas avec la date d’ouverture de l’exposition. L’attestation doit être accompagnée d’une description de l’usage effectif de la marque, dûment attestée par l’autorité susvisée.

La priorité peut uniquement être accordée lorsque la demande de marque communautaire est déposée dans les six mois qui suivent la première présentation lors d’une exposition reconnue, c’est-à-dire une exposition mondiale au sens de la convention du 22 novembre 1928. Ces expositions sont très rares et l’article 33 ne confère pas de protection dans le cas d’une présentation dans d’autres expositions nationales. La liste des expositions est consultable sur le site internet du Bureau international des expositions de Paris: http://www.bie-paris.org/site/en/.

En ce qui concerne la triple identité de la marque, le demandeur ainsi que la liste des produits et services, les mêmes critères s’appliquent que pour la «priorité de convention» visée au paragraphe 14 ci-dessus.

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Si l’Office ne soulève pas d’objection, la revendication de priorité est inscrite au dossier et apparaît dans la base de données en ligne. Aucune confirmation expresse n’est adressée au demandeur.

La revendication peut être implicite. Lorsque la demande ne comporte aucune indication concernant la revendication, la production des documents de priorité d’exposition (dans le délai de deux mois) est réputée constituer une déclaration de priorité.

16 Ancienneté

Article 34 du RMC Règle 8, Règle 28 et Règle 96, paragraphe 2, du REMC Communication nº 2/00, décision nº EX-03-5 et décision nº EX-05-05 du président de l’Office

Le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d’une marque antérieure qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l’ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

Le seul effet de l’ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

Ainsi, la demande de marque communautaire représente une consolidation des enregistrements nationaux antérieurs. Lorsque le demandeur se prévaut de l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques nationales enregistrées antérieurement, et que la revendication d’ancienneté est acceptée, il peut décider de ne pas renouveler les enregistrements nationaux antérieurs tout en restant dans la même position que si la marque antérieure avait continué à être enregistrée dans les États membres dans lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.

L’ancienneté visée à l’article 34 du RMC doit être revendiquée avec la demande ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Les documents à l’appui de la revendication doivent être produits dans les trois mois qui suivent la revendication. La revendication de l’ancienneté peut être implicite. Si le demandeur transmet uniquement les documents relatifs aux enregistrements antérieurs dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de marque communautaire, l’Office considère ces documents comme une revendication d’ancienneté concernant les enregistrements antérieurs en question.

L’ancienneté peut être revendiquée non seulement pour des enregistrements nationaux antérieurs, mais aussi pour un enregistrement international produisant ses effets dans un pays de l’UE. Toutefois, aucune revendication d’ancienneté n’est possible pour un enregistrement de marque communautaire antérieur ou pour des

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enregistrements locaux, même si le territoire fait partie de l’Union européenne (comme Gibraltar).

16.1 Information harmonisée sur l’ancienneté

Afin de pouvoir gérer correctement les anciennetés, toutes les anciennetés inscrites dans le système doivent avoir le même format que celui qui est utilisé dans les bases de données des offices nationaux.

Afin d’améliorer l’harmonisation entre l’OHMI et les offices de PI participants, une liste du format requis pour les anciennetés a été dressée. Cette liste fournit une description du format ou des formats utilisés dans chacun des offices nationaux, dans la mesure où ceux-ci ont été désignés.

Par conséquent, lors de la vérification de l’ancienneté, l’Office doit vérifier si le format de l’ancienneté correspond bien au format utilisé au niveau national.

16.2 Examen de l’ancienneté

Une revendication valable comporte:

1. l’État membre ou les États membres de l’UE dans ou pour lesquels la marque antérieure dont l’ancienneté a été revendiquée est enregistrée;

2. la date de dépôt de l’enregistrement pertinent; 3. le numéro de l’enregistrement pertinent; 4. les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Conforment à la décision no EX-05-5 du 1er juin 2005, le titulaire n’est pas tenu de déposer une copie de l’enregistrement si les informations requises sont disponibles sur le site internet des offices nationaux respectifs. Si la copie de l’enregistrement n’est pas présentée, l’Office recherche tout d’abord les informations nécessaires sur le site internet correspondant et, seulement si celles-ci ne sont pas disponibles, le titulaire est invité, par une lettre de notification d’irrégularité, à fournir une copie dudit enregistrement. Conformément à l’article 3 de la décision no EX-03-5, la copie de l’enregistrement pertinent doit se composer d’une copie (une simple photocopie suffit) du certificat d’enregistrement et/ou de renouvellement, d’un extrait du registre ou du journal officiel publié par l’office national pertinent ou d’un extrait ou d’une impression d’une base de données officielle. Les extraits et impressions de bases de données privées ne sont pas acceptés. Parmi les extraits qui ne sont pas acceptés, on peut citer notamment DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK ou COMPUMARK, SAEGIS.

L’ancienneté peut uniquement être revendiquée pour un enregistrement antérieur et non pour une demande antérieure.

L’Office doit s’assurer, d’une part, que la marque antérieure était enregistrée au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, et, d’autre part, que l’enregistrement antérieur ne s’était pas éteint au moment du dépôt de la revendication (pour la durée de protection des marques nationales, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure). Si l’enregistrement antérieur s’était éteint au moment du dépôt de la revendication, l’ancienneté ne peut pas être

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revendiquée, même si la législation nationale pertinente en matière de marques prévoit un délai de grâce de six mois pour le renouvellement. Bien que certaines législations nationales prévoient un délai de grâce, si le renouvellement n’est pas acquitté, la marque est réputée ne pas être enregistrée à compter de la date à laquelle elle devait être renouvelée. Dès lors, la revendication n’est pas acceptable, à moins que le demandeur ne prouve qu’il ait renouvelé le ou les enregistrements antérieurs.

L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant la date d’enregistrement de la marque communautaire (article 34, paragraphe 3, du RMC).

Dans le contexte d’un élargissement de l’UE, les points suivants doivent être pris en considération. Lorsqu’une marque nationale d’un nouvel État membre, ou un enregistrement international produisant ses effets dans ce nouvel État membre, a été enregistrée avant que la revendication d’ancienneté ne soit effectuée, l’ancienneté peut être revendiquée même si la date de priorité, de dépôt ou d’enregistrement de la marque communautaire à laquelle se rapporte la revendication d’ancienneté est antérieure à la date de priorité, de dépôt ou d’enregistrement de la marque nationale/l’enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre concerné. En effet, la marque communautaire en cause ne produit ses effets dans le nouvel État membre qu’à compter de la date d’adhésion. La marque nationale/l’enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre pour lequel l’ancienneté est revendiquée est donc «antérieur(e)» à la marque communautaire au sens de l’article 35 du RMC, pour autant que la marque nationale/l’enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre bénéficie d’une date de priorité, de dépôt ou d’enregistrement antérieure à la date d’adhésion.

Exemples de revendications d’ancienneté acceptables pour de nouveaux États membres

Marque communautaire Date de dépôt

Pays de la revendication d’ancienneté

Date de dépôt du droit antérieur

2 094 860 TESTOCAPS 20.2.2001 Chypre 28.2.2001

2 417 723 PEGINTRON 19.10.2001 Hongrie 8.11.2001

352 039 REDIPEN 2.4.1996 Bulgarie 30.4.1996

7 037 307 HydroTac 17.7.2008 Croatie 13.10.2009

Explication: En tout état de cause, même si la date de dépôt de la demande de marque communautaire est antérieure à la date de dépôt de la marque pour laquelle l’ancienneté est revendiquée, étant donné que tous les pays concernés ont adhéré à l’Union européenne après la date de dépôt de la demande de marque communautaire (c’est-à-dire le 1er mai 2004 pour Chypre et la Hongrie, et le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie), et que c’est à compter de cette date que la demande de marque communautaire jouit d’une protection dans ces États membres, l’ancienneté peut être revendiquée pour toutes les marques nationales déposées avant la date d’adhésion.

Si la revendication d’ancienneté est recevable, l’Office l’accepte et – une fois que la demande de marque communautaire a été enregistrée – en informe le ou les services

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centraux de la propriété industrielle du ou des États membres concernés (règle 8, paragraphe 3, du REMC).

L’ancienneté peut également être revendiquée après l’enregistrement de la marque communautaire aux termes de l’article 35. Pour de plus amples renseignements, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, Section 1, Modification d’un enregistrement.

16.3 Identité des marques

L’examen des revendications d’ancienneté est limité aux exigences formelles et à l’identité des marques (voir la Communication du président no 2/00 du 25 février 2000).

En ce qui concerne l’exigence de triple identité (même titulaire, même marque, mêmes produits et services), il appartient au demandeur de s’assurer que ces exigences sont satisfaites. Cependant, l’examen de l’Office portera uniquement sur l’identité des marques.

La comparaison de la représentation des marques à des fins de revendication d’ancienneté est identique à la procédure de comparaison pour les revendications de priorité présentée ci-dessus au paragraphe 14.2.1..

16.4 Produits et services

Les demandeurs peuvent revendiquer l’ancienneté pour une partie des produits et des services du ou des enregistrements antérieurs. En pratique, la revendication d’ancienneté est valable dès lors qu’il y a chevauchement entre les produits et les services visés dans la demande de marque communautaire et ceux couverts par l’enregistrement invoqué. Le demandeur n’est pas tenu de spécifier ces produits et services et peut simplement revendiquer «l’ancienneté pour tous les produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où ils figurent également dans la demande de marque communautaire» (revendication générique d’ancienneté).

16.5 Traitement des irrégularités liées à l’examen de l’ancienneté

Si la revendication n’est pas valable, si l’enregistrement antérieur n’est pas identique à la demande de marque communautaire, si l’ancienneté est revendiquée tardivement (c’est-à-dire après le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de marque communautaire), ou si les documents d’ancienneté ne sont pas acceptables et que les informations pertinentes ne sont pas consultables en ligne, l’Office adresse une notification d’irrégularité au demandeur.

S’il n’est pas remédié aux irrégularités constatées dans le délai imparti par l’Office, le demandeur est informé par écrit de la perte de son droit. Dans le même temps, le demandeur est informé qu’il peut demander une décision formelle dans les deux mois qui suivent la notification.

Si le demandeur demande formellement une décision dans le délai imparti, l’Office rend une décision formelle sur le rejet de la revendication d’ancienneté.

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16.6 Exemples de revendications d’ancienneté

Exemple d’une revendication d’ancienneté acceptable

Demande de marque communautaire (marque verbale)

CELOTAPE

Revendication d’ancienneté (marque verbale)

Celotape

Demande de marque communautaire (marque verbale)

Daisys Gingerbread

Revendication d’ancienneté (marque verbale)

Daisy’s Gingerbread

Exemples de revendications d’ancienneté inacceptables

Demande de marque communautaire: 9 817 735 (marque figurative)

Revendication d’ancienneté (marque figurative)

Demande de marque communautaire (marque verbale)

Great changes in education PLC

Revendication d’ancienneté (marque verbale)

Grate changes in education PLC

Demande de marque communautaire 8 786 485 (marque figurative)

Revendication d’ancienneté (marque figurative)

Pour d’autres exemples de revendications d’ancienneté acceptables et inacceptables, voir le paragraphe 14.8.2 ci-dessus.

17 Transformation

La transformation est un mécanisme légal instauré par le protocole de Madrid pour atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans entre l’enregistrement international et la marque de base. Dans le cas où l’enregistrement international désignant l’UE est annulé à la demande de l’office d’origine en ce qui concerne la totalité ou une partie des produits et services, le titulaire de l’enregistrement international peut déposer une demande de marque communautaire pour l’enregistrement de la même marque en ce qui concerne les produits et les

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services qui ont été annulés. Cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de désignation de l’UE dans l’enregistrement international et bénéficiera de la même priorité, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements concernant la transformation, voir les Directives, partie M, Marques internationales.

18 Modification de la demande de marque communautaire

Articles 43 et 44 du RMC Règle 3 et Règle 13, point a), du REMC

Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits et services qu’elle désigne. Les autres modifications ont pour seul objet de corriger certaines erreurs.

Toute modification demandée le jour même du dépôt de la demande de marque communautaire est acceptée.

Cette partie des Directives porte uniquement sur la pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque. Pour de plus amples renseignements sur le retrait ou les limitations, voir les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure.

18.1 Modification de la représentation de la marque

La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives:

 l’erreur doit être manifeste ET  la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a

été déposée.

Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification dès lors que l’erreur n’est pas manifeste.

Dans les cas où le positionnement souhaité de la marque n’est pas évident, la représentation de la marque doit indiquer la position correcte en ajoutant le mot «haut» sur la reproduction du signe. Lorsque la demande est déposée par voie électronique, le positionnement inhabituel peut être indiqué dans la description de la marque.

Lorsque le positionnement souhaité de la marque n’est pas évident (par exemple, si une marque contenant un élément verbal est déposée dans une position verticale) et qu’il n’y a pas d’indication du positionnement visé dans la demande, le demandeur est autorisé à modifier la position de la marque à sa requête. En effet, le positionnement inhabituel de la marque est considéré comme une erreur manifeste.

Si une revendication de priorité ou d’ancienneté est déposée en même temps que la demande de marque communautaire, une erreur manifeste peut être prouvée en comparant la marque «correcte» figurant dans la revendication avec la marque indiquée dans la demande de marque communautaire. Toutefois, si la revendication de

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priorité ou d’ancienneté est déposée après la demande de marque communautaire, aucune preuve de ces revendications ne peut être prise en considération.

Si l’erreur est manifeste, la marque doit ensuite être examinée selon le critère suivant, qui consiste à déterminer si la modification demandée altère de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée.

Exemple de modification acceptable

MC 546 010

Marque déposée en tant que «TOPFLOW»

Modification proposée

«TOP FLOW»

Dans le formulaire de demande, le demandeur a revendiqué la priorité de la marque «TOP FLOW»; il était donc évident qu’une erreur typographique avait été commise. La modification n’a pas été considérée comme constituant une altération substantielle de la marque, étant donné que l’ajout d’un espace entre les mots «TOP» et «FLOW» n’altère pas la signification et la prononciation de la marque et que l’impact visuel de la modification est faible (décision du 5 août 2002, «TOP FLOW», R 851/1999-2).

Exemples de modifications inacceptables

MC 321 109

Marque déposée en tant que «RANIER»

Modification proposée

«RAINIER»

Cette modification ne sera pas autorisée car la correction montre l’ajout d’une autre lettre «I» qui modifierait de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée. «RANIER» et «RAINIER» sont deux mots différents.

MC 6 013 668

Marque déposée en tant que «ELECTROLITIC BOLUS»

Modification proposée

«ELECTROLITYC BOLUS»

Cette modification ne sera pas autorisée car l’orthographe anglaise correcte de ce mot est «ELECTROLYTIC». En conséquence, la marque telle qu’elle a été déposée contenait 1 lettre erronée, alors que la proposition de modification contiendrait 2 lettres erronées. Cette modification altérerait la marque de façon substantielle et est donc inacceptable.

Dans le cas des éléments figuratifs, seuls les éléments d’importance mineure peuvent être modifiés. Ces modifications font l’objet d’un examen au cas par cas. Le fait de donner un «nouvel aspect» à une marque figurative (pratique courante dans l’industrie qui consiste à adapter de temps en temps l’apparence d’une marque figurative aux tendances actuelles en matière de design et de mode) n’est pas autorisé.

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MC 6 538 524

MC telle qu’elle a été déposée Modification proposée

Le demandeur a déposé une revendication de priorité avec la demande de marque communautaire qui montrait que le premier dépôt consistait en la représentation unique de la marque. En outre, la demande de marque communautaire contenait une description de la marque qui décrivait la représentation unique, et non les deux images qui avaient été déposées. Dès lors, l’erreur a été considérée comme manifeste. La demande de modification a cependant été rejetée, car la modification altérerait de façon substantielle la marque par rapport à celle qui était déposée.

Indépendamment des exemples et des principes susmentionnés, toute altération de la marque qui serait admissible après l’enregistrement est également admissible au regard d’une demande de marque communautaire.

En ce qui concerne les altérations d’une marque communautaire enregistrée, veuillez vous reporter aux Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 1, Modification d’un enregistrement.

19 Transformation

Article 112, paragraphe 1, et article 113, paragraphe 1, du RMC Règle 44, paragraphe 1, point f), du REMC

Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire peut demander la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire enregistrée. Pour de plus amples informations sur la transformation, voir les Directives, partie E, section 2, Transformation.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 1

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 2

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Table des matières

1 Principes généraux ................................................................................... 4 1.1 Objection motivée ...................................................................................... 4 1.2 Dialogue avec le demandeur .....................................................................4 1.3 Critères européens..................................................................................... 5 1.4 Critères non pertinents .............................................................................. 6

1.4.1 Terme non utilisé ............................................................................................ 6 1.4.2 Impératif de disponibilité................................................................................. 6 1.4.3 Monopole de fait ............................................................................................. 6 1.4.4 Double signification ........................................................................................ 7

1.5 Portée des objections sur les produits et services..................................7 1.6 Opportunité de l’objection .........................................................................8 1.7 Déclarations de renonciation.....................................................................8 1.8 Lien entre plusieurs motifs de refus ......................................................... 9

2 Motifs absolus (article 7 du RMC) ............................................................ 9 2.1 Article 7, paragraphe 1, point a), du RMC................................................. 9

2.1.1 Remarques générales .................................................................................... 9 2.1.2 Exemples de demandes de marques refusées ou acceptées en vertu de

l’article 7, paragraphe 1, point a) .................................................................. 11 2.1.3 Lien avec d’autres dispositions du RMC ...................................................... 14

2.2 Caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMC] ............ 14 2.2.1 Remarques générales .................................................................................. 14 2.2.2 Éléments verbaux......................................................................................... 15 2.2.3 Titres de livres .............................................................................................. 17 2.2.4 Couleurs ....................................................................................................... 17 2.2.5 Lettres uniques ............................................................................................. 19 2.2.6 Slogans: apprécier le caractère distinctif...................................................... 21 2.2.7 Éléments figuratifs simples........................................................................... 24 2.2.8 Éléments figuratifs ordinaires ....................................................................... 25 2.2.9 Symboles typographiques ............................................................................ 26 2.2.10 Pictogrammes............................................................................................... 27 2.2.11 Étiquettes courantes/non distinctives ........................................................... 28 2.2.12 Marques tridimensionnelles.......................................................................... 29 2.2.13 Marques de motif .......................................................................................... 35 2.2.14 Marques de position ..................................................................................... 38

2.3 Caractère descriptif [article 7, paragraphe 1, point c), du RMC] ........... 39 2.3.1 Remarques générales .................................................................................. 39 2.3.2 Marques verbales ......................................................................................... 43 2.3.3 Marques figuratives ...................................................................................... 60 2.3.4 Seuil figuratif ................................................................................................. 61

2.4 Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMC].......................................................................................................... 71

Motifs absolus de refus

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2.4.1 Remarques générales .................................................................................. 71 2.4.2 Moment où un terme devient usuel .............................................................. 72 2.4.3 Appréciation des termes usuels ................................................................... 72 2.4.4 Applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC en rapport

avec les noms de variétés végétales ........................................................... 73

2.5 Formes qui remplissent une fonction essentiellement technique, qui donnent une valeur esthétique substantielle aux produits ou qui résultent de la nature des produits [article 7, paragraphe 1, point e), du RMC] .................................................................................................... 73 2.5.1 Remarques générales .................................................................................. 73 2.5.2 Forme imposée par la nature du produit ...................................................... 75 2.5.3 Forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.............. 76 2.5.4 Forme qui donne une valeur substantielle au produit .................................. 80

2.6 Caractère distinctif acquis....................................................................... 83 2.6.1 Introduction ................................................................................................... 83 2.6.2 Demande ...................................................................................................... 83 2.6.3 Moment auquel doivent se rapporter les éléments de preuve ..................... 83 2.6.4 Consommateur ............................................................................................. 84 2.6.5 Produits et services ...................................................................................... 85 2.6.6 Aspects territoriaux....................................................................................... 85 2.6.7 Ce qui doit être prouvé ................................................................................. 88 2.6.8 Les éléments de preuve et leur appréciation ............................................... 88 2.6.9 Conséquences du caractère distinctif acquis ............................................... 94

Motifs absolus de refus

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1 Principes généraux

1.1 Objection motivée

Lorsque l’examinateur estime qu’il existe un motif absolu de refus, il doit émettre une objection motivée dans laquelle il indique chacun des motifs de refus identifiés et donne une argumentation claire et précise pour chaque motif séparément. La fragmentation ou la communication par étapes des objections sont à éviter. En d’autres termes, chacun des motifs de refus doit être associé à une motivation propre. Dans de nombreux cas, certains motifs de refus, par exemple, le caractère distinctif et le caractère descriptif, se chevauchent. Mais même dans ce cas, les motifs doivent être motivés séparément. Par exemple, lorsqu’il s’avère qu’une marque verbale a un contenu sémantique qui la rend contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, la notification des motifs de refus doit traiter de chacun de ces motifs dans des paragraphes séparés. Dans ce cas, il faut mentionner clairement si l’absence de caractère distinctif résulte de considérations identiques ou différentes de celles qui ont amené à considérer la marque comme descriptive.

Pour qu’une marque communautaire soit refusée, il suffit que l’un des motifs mentionnés à l’article 7 du RMC existe dans une partie de l’Union européenne. Toutefois, il est recommandé aux examinateurs d’indiquer, à ce stade, tous les motifs de refus applicables.

Parfois, certains arguments exposés par le demandeur ou une limitation (retrait partiel) de la liste des produits et services entraînent l’application d’autres motifs de refus. Il est rappelé aux examinateurs que si le rejet de la demande de marque communautaire repose sur de nouveaux motifs de refus ou de nouveaux arguments, la partie concernée doit avoir la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

1.2 Dialogue avec le demandeur

Durant la procédure d’examen, l’examinateur doit privilégier le dialogue avec le demandeur.

À tous les stades de la procédure, l’examinateur doit veiller à tenir compte des observations présentées par le demandeur et, parallèlement, examiner, de sa propre initiative, les nouveaux faits ou arguments qui plaident en faveur de l’acceptation de la marque, sachant que la demande ne peut être refusée que si, au moment de prendre sa décision, l’examinateur est convaincu du bien-fondé de l’objection.

Si le demandeur n’a présenté aucune observation et si l’examinateur n’a, de sa propre initiative, identifié aucun motif susceptible de modifier son opinion, la demande est rejetée au moyen d’une notification reprenant la ou les notification(s) d’objection initiale(s), déclarant la demande rejetée et indiquant la possibilité de former un recours. Limiter la décision finale à un refus pour les «motifs exposés dans l’objection» n’est pas acceptable.

Si le demandeur conteste les motifs exposés dans la notification initiale, la notification du refus doit d’abord réitérer la motivation initiale puis répondre aux arguments du demandeur. Si l’examinateur est amené à présenter de nouveaux faits ou arguments pour étayer une décision de refus, il doit donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur ces nouveaux faits et arguments avant de prendre sa décision finale.

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Lorsque le demandeur tente de surmonter l’objection en limitant la liste des produits et services, il se peut que cette limitation donne lieu à nouveau motif de refus (par exemple, un caractère trompeur venant s’ajouter au caractère descriptif). Dans ce cas, l’examinateur doit émettre une nouvelle notification d’objection, de manière à donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur tous les motifs de refus jugés pertinents.

Une spécification de produits ou services limitée par la condition que les produits ou services ne présentent pas une caractéristique déterminée (voir arrêt du 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», point 114), par exemple, par rapport à la marque «Théâtre», une liste qui spécifie «livres, à l’exception des livres concernant le théâtre», ne doit pas être acceptée. Par contre, les limitations formulées d’une manière positive peuvent normalement être acceptées telles que «livres de chimie».

En ce qui concerne la preuve d’un caractère distinctif acquis par la marque (article 7, paragraphe 3, du RMC), le demandeur peut revendiquer que sa marque a acquis un caractère distinctif par l’usage et présenter des preuves de l’usage pertinentes. Le demandeur doit envoyer lesdites preuves après avoir reçu la notification d’objection et avant que l’examinateur prenne une décision définitive. À cet égard, le demandeur peut présenter une demande de prorogation de délai après la notification d’objection conformément à la règle 71 du REMC. Si l’examinateur a l’intention d’accepter la marque sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, aucune notification de refus ne doit être envoyée. Si, en dépit des preuves de l’usage présentées, l’examinateur décide que la demande de marque communautaire (MC) tombe encore sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMC, car les preuves ne sont pas convaincantes, la notification de refus doit mentionner la possibilité de former un recours devant les chambres. La notification doit également exposer les arguments pour lesquels la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC et communiquer séparément les raisons pour lesquelles la revendication du caractère distinctif acquis n’est pas accueillie.

1.3 Critères européens

L’article 7, paragraphe 1, du RMC est une disposition européenne et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Il serait incorrect d’appliquer des critères différents en matière de caractère distinctif sur la base de traditions nationales différentes ou d’appliquer des normes différentes - plus indulgentes ou plus strictes - en matière d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs selon le pays concerné.

Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMC exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne.

Cela signifie que pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. En ce qui concerne d’autres langues, une objection sera soulevée si la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC dans une langue comprise par une partie significative du public concerné dans au moins une partie de l’Union européenne (voir ci-dessous, le point 2.3.1.2 Le critère de référence, et arrêt du 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», points 35 et 36).

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Lorsque l’objection ne repose pas sur le contenu sémantique d’un terme, le motif de refus concerne normalement l’Union européenne dans son ensemble. Cependant, la perception du signe par le public pertinent, la pratique commerciale ainsi que l’utilisation des produits et services revendiqués peuvent varier dans certaines parties de l’Union européenne.

1.4 Critères non pertinents

Il est fréquent que les demandeurs exposent des arguments qui ont déjà été déclarés sans pertinence par les tribunaux. De tels arguments doivent par conséquent être rejetés en citant les extraits correspondants des arrêts en question.

1.4.1 Terme non utilisé

Le fait qu’une utilisation descriptive du terme demandé ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence. L’examen de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC repose sur des pronostics (supposant une utilisation de la marque par rapport aux produits ou aux services revendiqués). Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC qu’il est suffisant que la marque «puisse servir» à désigner les caractéristiques des produits et des services (voir arrêt du 23/10/2003, C-191/01, «Doublemint», point 33).

1.4.2 Impératif de disponibilité

Il est fréquemment invoqué que les autres opérateurs n’ont pas besoin du terme faisant l’objet de la demande, qu’ils peuvent utiliser des indications plus directes et plus simples ou qu’ils ont à leur disposition des synonymes pour décrire les caractéristiques des produits. Il convient de rejeter tous ces arguments comme étant non pertinents.

Bien qu’il y ait un intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC à refuser l’enregistrement de termes descriptifs en tant que marques de manière à ce qu’ils restent librement disponibles pour tous les concurrents, il n’est pas nécessaire que l’Office démontre une nécessité actuelle ou future ou un intérêt concret des tiers à utiliser le terme descriptif sollicité (kein konkretes Freihaltebedürfnis) (voir arrêt du 04/05/1999, C-108/97, «Chiemsee», point 35; arrêt du 12/02/ 2004, C-363/99, «Postkantoor», point 61).

L’argument de l’existence de synonymes ou d’autres manières encore plus habituelles d’exprimer la signification descriptive d’un signe est dès lors dénué de pertinence (voir arrêt du 12/02/ 2004, C-265/00, «Biomild», point 42).

1.4.3 Monopole de fait

Le fait que le demandeur soit le seul opérateur à proposer les produits et les services pour lesquels la marque est descriptive est sans pertinence pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Toutefois, dans ce cas, le demandeur pourra invoquer avec plus de chances de succès le caractère distinctif acquis par l’usage.

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1.4.4 Double signification

Il convient de rejeter l’argument, fréquemment avancé par les demandeurs, selon lequel les termes demandés ont plusieurs significations dont l’une n’est pas descriptive des produits/services: le fait qu’une seule des significations possibles du terme soit descriptive au regard des produits et services pertinents suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC (voir arrêt du 23/10/2003, C-191/01, «Doublemint», point 32; confirmé par arrêt du 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», point 97).

Puisque l’examen doit se concentrer sur les produits/services couverts par la demande, les arguments concernant d’autres significations possibles du ou des mot(s) composant la marque demandée (qui ne concernent pas les produits/services visés) sont sans pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, l’examen doit porter sur la signification, le cas échéant, du signe apprécié dans son ensemble, et non sur les significations éventuelles de ses différents éléments examinés séparément (voir arrêt du 08/06/2005, T-315/03, «Rockbass», point 56).

1.5 Portée des objections sur les produits et services

Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment les plus pertinents (absence de caractère distinctif, caractère descriptif, caractère générique et caractère trompeur) doivent être appréciés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués. Si une objection est soulevée, l’examinateur doit mentionner spécifiquement le ou les motif(s) de refus applicable(s) à la marque concernée, par rapport à chaque produit ou service revendiqué. Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 02/04/2009, T-118/06, «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP», point 28). Lorsque le ou les même(s) motif(s) de refus est (sont) opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir arrêt du 15/02/2007, C-239/05, «Kitchen company», point 38).

Une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la catégorie plus large qui contient (potentiellement du moins) une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (voir arrêt du 07/06/2001, T-359/99, «EuroHealth», point 33).

Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive apparaît pour une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection vaut pour tous ces produits et services (voir arrêt du 20/03/2002, T-355/00, «TELE AID», concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d’aide à distance aux automobilistes).

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Il est possible de revendiquer des produits et services comme étant des produits ou des services auxiliaires, en ce sens qu’ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, ou à rendre l’utilisation de ces derniers plus aisée. C’est typiquement le cas des documents et manuels d’instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage, de la publicité ou des services de réparation. Dans ces cas-là, les produits auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple: véhicules et manuels d’instructions). Il en résulte que si la demande de MC est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.

1.6 Opportunité de l’objection

Les objections doivent être soulevées le plus tôt possible et de la manière la plus complète possible. Toutefois, dans de rares cas, l’Office rouvrira d’office une procédure d’examen s’il s’avère que l’acceptation de la marque était clairement une erreur ou si, selon une nouvelle jurisprudence, les mêmes conclusions s’appliquent à une marque acceptée antérieurement (voir arrêt du 08/07/2004, T-289/02, «Telepharmacy Solutions»). Dans le cas des demandes de MC, ce peut être le cas à n’importe quel moment préalable à l’enregistrement, et donc même après la publication. Dans le cas d’enregistrements internationaux (EI) désignant l’UE, cela peut être le cas tant que le délai d’opposition (six mois après nouvelle publication) n’est pas ouvert (voir la règle 112, paragraphe 5, du REMC) et toute déclaration de statut provisoire envoyée antérieurement serait révoquée. L’Office peut également rouvrir la procédure d’examen à la suite de la présentation d’observations par des tiers (voir l’article 40 du RMC).

1.7 Déclarations de renonciation

L’article 37, paragraphe 2, du RMC prévoit la possibilité que l’examinateur demande, comme condition à l’enregistrement, qu’un élément d’une marque dépourvue de caractère distinctif fasse l’objet d’une déclaration de renonciation. Dans la pratique, les examinateurs n’auront en général pas recours à cette disposition. Si une marque est considérée comme n’étant ni exclusivement descriptive ni dépourvue de caractère distinctif, elle sera généralement acceptée sans déclaration de renonciation. En règle générale, une telle déclaration ne contribuera pas à surmonter une objection fondée sur des motifs absolus.

Lorsqu’une marque consiste en une combinaison d’éléments qui sont tous manifestement dépourvus de caractère distinctif, aucune déclaration de renonciation n’est nécessaire pour les éléments individuels. Par exemple, si la marque d’une revue est «Alicante Local and International News», il n’est pas nécessaire que les éléments individuels qui la composent fassent l’objet d’une déclaration de renonciation.

Si la déclaration du demandeur ne surmonte pas les motifs de refus de l’enregistrement ou si le demandeur n’accepte pas la condition imposée, la demande doit être rejetée dans toute la mesure requise.

Lorsque le demandeur a joint une déclaration de renonciation concernant un élément non distinctif à sa demande, cette déclaration doit être conservée, même si l’examinateur ne la juge pas utile. L’examinateur doit refuser les déclarations de renonciation concernant des éléments distinctifs étant donné qu’elles pourraient créer des doutes sur l’étendue de la protection de la marque.

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1.8 Lien entre plusieurs motifs de refus

Une objection et toute décision de refus ultérieure doivent mentionner tous les motifs de refus pertinents. Chacun des motifs de refus doit être motivé séparément. En particulier, pour éviter toute confusion quant au fondement du refus sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC ou sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, ou sur les deux, il convient de présenter chacun de ces motifs de refus sous un intitulé séparé. Si le demandeur modifie la liste des produits et services de sorte qu’un nouveau motif de refus devient pertinent, il y a lieu de soulever une objection fondée sur ce nouveau motif. C’est le cas, par exemple, lorsque le demandeur limite la liste des produits et des services revendiqués d’une manière telle que la marque acquiert un caractère trompeur. Si plusieurs motifs de refus sont invoqués, le demandeur doit les surmonter tous, étant donné qu’une décision de refus peut se fonder sur un seul motif de refus (voir arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P, «Companyline», point 28).

Les points suivants des présentes directives abordent chaque sous-section distincte de l’article 7, paragraphe 1, du RMC par ordre alphabétique, commençant à l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC et terminant à l’article 7, paragraphe 1, point k). Ils sont suivis d’une section concernant le caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, et d’un dernier point traitant des marques collectives.

2 Motifs absolus (article 7 du RMC)

2.1 Article 7, paragraphe 1, point a), du RMC

2.1.1 Remarques générales

L’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC reflète l’obligation de l’OHMI de refuser les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 du RMC. Aux termes dudit article, peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Il en résulte que, pour être susceptible de constituer une marque au sens de l’article 4 du RMC, l’objet d’une demande doit remplir trois conditions: a) il doit constituer un signe, b) il doit être susceptible d’une représentation graphique, c) il doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 25/01/2007, C-321/03, «Boîtier collecteur transparent», point 28).

a) Signe

En vertu de l’article 4 du RMC, peuvent constituer des marques tous les signes, sous réserve de certaines conditions. Si les exemples concrets énumérés dans cette disposition sont tous des signes bidimensionnels ou tridimensionnels susceptibles d’être perçus visuellement, la liste n’en est pas pour autant exhaustive. Par conséquent, l’objet dudit article ne se limite pas à des signes susceptibles d’être perçus visuellement.

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Par ailleurs, afin de ne pas vider l’article 4 du RMC de sa substance, cette disposition ne peut être interprétée d’une manière aussi vaste qu’elle permette pour autant à tout objet indéterminé de prétendre au statut de signe. Ainsi, les idées et concepts abstraits ou les caractéristiques générales de produits ne sont pas suffisamment spécifiques pour pouvoir prétendre au statut de signes, car ils pourraient s’appliquer à un éventail de manifestations différentes (T-7/09, «Spannfutter», point 25). C’est la raison pour laquelle la Cour a rejeté, par exemple, une demande de «boîtier collecteur transparent faisant partie de la surface externe d’un aspirateur», au motif que l’objet de la demande n’était pas un type particulier de boîtier collecteur mais, de manière générale et abstraite, toutes les formes imaginables d’un boîtier collecteur susceptible de revêtir une multitude d’aspects différents (voir arrêt du 25/01/2007, C-321/03, «Boîtier collecteur transparent», points 35 et 37).

b) Représentation graphique

Un signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique ne pourra pas être enregistré en tant que marque communautaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC.

L’exigence de la représentation graphique vise à définir la marque en elle-même afin de déterminer l’étendue précise de la protection accordée par la marque enregistrée à son propriétaire. La jurisprudence a clairement établi qu’une représentation graphique au sens de l’article 2 de la directive sur la marque communautaire (DMC) - qui correspond à l’article 4 du RMC - doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, et que la représentation est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (voir arrêt du 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», points 46 à 55, et arrêt du 06/05/2003, C-104/01, «Libertel», points 28 et 29). L’exigence d’«objectivité» signifie que le signe doit pouvoir être perçu sans ambiguïté et de manière constante dans le temps afin de fonctionner comme une garantie d’indication d’origine. La représentation a précisément pour objet d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe. Par conséquent, le moyen de la représentation graphique doit être non équivoque et objectif.

c) Caractère distinctif

L’article 4 du RMC se réfère à la capacité abstraite d’un signe à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, qui concerne le caractère distinctif réel d’une marque à l’égard de produits ou services précis, l’article 4 du RMC traite uniquement de la capacité théorique d’un signe de servir d’indication d’origine, indépendamment des produits ou services. Ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles qu’il est envisageable qu’un signe ne possède pas ne serait-ce que la capacité abstraite de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Dans la pratique, un signe qui serait dépourvu de tout caractère distinctif abstrait se verrait de toute façon entaché d’irrégularité lors de l’examen des formalités et ne ferait pas l’objet d’un examen au fond au titre de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC.

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2.1.2 Exemples de demandes de marques refusées ou acceptées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a)

La liste d’exemples ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres exemples et orientations en matière d’enregistrement en vertu de l’article 4 du RMC sont repris dans les directives, partie B, Examen, section 2, Formalités, chapitre 9.4 - 9.8 Catégorie de la marque.

2.1.2.1 Odeurs/marques olfactives

Pour les marques olfactives, il n’existe actuellement aucun moyen de les représenter graphiquement de manière satisfaisante En ce qui concerne une formule chimique, peu de personnes reconnaîtraient l’odeur en question dans une telle formule. En outre, le dépôt d’un échantillon d’une odeur ne constitue pas une représentation graphique au sens de l’article 4 du RMC, étant donné qu’un échantillon olfactif n’est pas suffisamment stable ou durable. En d’autres termes, les exigences de la représentation graphique d’une marque olfactive ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments (voir arrêt du 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», points 69 à 73).

Il n’existe pas à l’heure actuelle une classification internationale d’odeurs généralement admise qui permettrait, à l’instar des codes internationaux de couleur ou de l’écriture musicale, l’identification objective et précise d’un signe olfactif grâce à l’attribution d’une dénomination ou d’un code précis et propres à chaque odeur (voir arrêt du 27/10/2005, T-305/04, «Odeur de fraise mûre», point 34). Si, comme il résulte de l’arrêt Sieckmann, une description ne saurait représenter graphiquement des signes olfactifs susceptibles de faire l’objet d’une multitude de descriptions, il ne peut cependant pas être exclu que, dans l’avenir, un signe olfactif puisse éventuellement faire l’objet d’une description remplissant toutes les conditions de l’article 4 du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence (voir arrêt du 27/10/2005, T-305/04, «Odeur de fraise mûre», point 28).

Dans l’affaire précitée, ni la représentation graphique (d’une fraise rouge) ni la description verbale («odeur de fraise mûre») n’étaient considérées comme remplissant les conditions fixées. L’odeur de fraise varie d’une variété à l’autre. Par conséquent, la description «odeur de fraise mûre», pouvant se référer à plusieurs variétés et, partant, à plusieurs odeurs distinctes, n’a été jugée ni univoque ni précise et n’a pas permis d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe revendiqué. De même, l’image d’une fraise ne représente que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l’odeur revendiquée, et elle ne constitue donc pas une représentation graphique du signe olfactif.

2.1.2.2 Marques gustatives

Les arguments mentionnés au point 2.1.2.1 ci-dessus s’appliquent de la même manière aux marques gustatives (voir la décision du 04/08/2003, R 120/2001-2, «The taste of artificial strawberry flavour»).

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2.1.2.3 Marques sonores

Si une marque sonore consiste en de la musique, l’Office acceptera la portée musicale traditionnelle comme représentation graphique du son demandé (conformément aux critères cités dans arrêt du 27/11/2003, C-283/01, «Shield Mark»). Lorsque la marque consiste en un son non musical, une simple description du son ne suffit pas (R 708/2006-4, «Tarzan Yell»). Dans ces cas, une représentation graphique sous forme d’oscillogramme ou de sonogramme sera acceptable si elle est accompagnée du fichier sonore correspondant déposé par voie électronique (e-filing) (voir la décision du président EX-05-3 du 10 octobre 2005).

Exemples de marques sonores acceptables

MC nº 9 199 134

Sonagramme accompagné d’un fichier sonore

MC nº 1 637 859

Portée musicale

2.1.2.4 Marques de mouvement

Les marques de mouvement doivent également satisfaire à l’exigence de la représentation graphique. La représentation de la marque doit s’accompagner d’une description expliquant clairement le mouvement pour lequel la protection est demandée. Dans sa décision du 23/09/2010, R 443/2010-2, «Red liquid flowing in sequence of stills», la deuxième chambre de recours a déclaré que lorsqu’un signe est défini par une représentation graphique et une représentation textuelle, si l’on veut que la représentation soit, entre autres, claire, précise, intelligible et objective, la description doit coïncider avec ce que l’on peut voir dans la représentation graphique. Dans cette affaire, l’examinateur estimait que les images fournies dans la représentation, associées à la description, ne décrivaient pas clairement le mouvement, étant donné en particulier que la progression du mouvement entre les différentes images n’était pas suffisamment claire:

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Toutefois, la deuxième chambre a estimé à cet égard que la représentation graphique et la description verbale étaient parfaitement compatibles et complémentaires. Le demandeur avait fourni un nombre suffisant d’images pour représenter clairement l’évolution du mouvement, ainsi qu’une description textuelle précise et détaillée de la progression, ne laissant donc aucun doute sur le concept de la marque de mouvement. Selon les critères fixés par la deuxième chambre, l’enregistrement d’une marque de mouvement ne peut être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC que lorsqu’une «personne raisonnablement attentive doit déployer des efforts intellectuels particulièrement élevés afin de comprendre en quoi consiste la marque».

Aucune limite n’a été fixée et le nombre d’images dépend du mouvement concerné tant qu’elles remplissent les exigences de formalités. En ce qui concerne la description de la marque, sa teneur doit être précise et adaptée à la cohérence et à la complexité du mouvement afin de décrire le signe de manière adéquate et efficace.

Exemple de marque de mouvement acceptable

MC nº 5 338 629

Description: La marque consiste en la représentation d’une séquence animée composée de deux segments s’évasant qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d’animation, un objet géométrique monte le long du premier segment et ensuite redescend le long du second, tandis que des cordes individuelles à l’intérieur de chaque segment deviennent progressivement plus claires. Le pointillage dans la marque sert uniquement à créer un effet d’ombre. La séquence animée complète dure entre une et deux secondes.

Représentations: Représentation de la marque en noir et blanc et nuances de gris uniquement; pas d’indication de couleur.

2.1.2.5 Combinaison informe de deux couleurs ou plus «sous toute représentation»

En vertu des arrêts «Sieckmann» et «Libertel», la combinaison informe de deux couleurs ou plus «sous toute représentation» ne satisfait pas aux exigences de clarté et de constance d’une représentation graphique, qui sont des conditions pour remplir le rôle d’une marque (voir également la décision du 27/07/2004, R 730/2001-4, «JAUNE/BLEU/ROUGE»).

La simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs sans forme ni contour ou la mention de deux ou plusieurs couleurs «sous toutes les formes imaginables» ne présentent pas les caractères de précision et de constance exigés par l’article 4 du RMC (voir arrêt du 24/06/2004, C-49/02, «Couleurs bleu et jaune», point 34).

En outre, ces représentations admettraient de nombreuses combinaisons différentes, ce qui ne permettrait pas aux consommateurs de percevoir et de mémoriser une combinaison particulière et, partant, de répéter avec certitude un achat, ni aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de connaître l’étendue de la protection accordée au propriétaire de la marque. En conséquence, une représentation graphique de deux ou plusieurs couleurs qui sont désignées de manière abstraite et sans contour doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (voir arrêt du 14/06/2012, T-293/10, «Sept carrés de couleurs différentes», point 50)

Motifs absolus de refus

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2.1.2.6 Descriptions ambiguës et contradictoires non cohérentes avec la nature du signe

Une description ambiguë et contradictoire n’est pas acceptable. En outre, la description doit être cohérente avec la nature du signe. Dans son arrêt du 14/06/2012 dans l’affaire T-293/10 («Sept carrés de couleurs différentes»), le Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») a estimé que la description de la marque («Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le tout étant caractérisé par le fait que: i) les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes, et ii) chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux») était trop difficile à comprendre:

Un signe ainsi défini n’est pas une marque de couleur en tant que telle mais une marque tridimensionnelle, ou figurative, qui correspond à l’apparence extérieure d’un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs. Même si la description avait été claire et facilement intelligible - ce qui n’était pas le cas -, elle n’en resterait pas moins empreinte d’une contradiction inhérente en ce qui concerne la nature véritable du signe en cause (points 64 et 66).

2.1.3 Lien avec d’autres dispositions du RMC

Lorsque la marque est contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC, aucun autre examen relatif aux autres motifs de refus possibles, comme l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMC, n’est nécessaire.

L’article 7, paragraphe 3, du RMC prévoit que le caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage qui en a été fait ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC.

2.2 Caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMC]

2.2.1 Remarques générales

Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, signifie que le signe permet d’identifier le produit et/ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29/04/2001, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, point 32; arrêt du 21/10/2004, C-64/02 P, point 42; arrêt du 08/05/2008, C-304/06 P, point 66; et «Audi/OHMI», point 33). Selon une jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (voir arrêt du 29/04/2001, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, point 33; arrêt du 08/05/2008, C-304/06 P, point 67; et «Audi/OHMI», point 34); arrêt du 14/06/2012, T-293/10, «Sept carrés de couleurs différentes»; arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, «Wir machen das Besondere einfach», point 23).

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S’il est généralement accepté qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit, il faut également tenir compte du fait que, pour posséder un caractère distinctif en tant que marque communautaire, la marque doit être distinctive au regard de l’Union européenne dans son ensemble.

Selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (voir arrêt du 12/06/2007, T-190/05, «Twist & Pour», point 39).

Dans le même ordre d’idées, si un terme donné pouvait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point que ne s’appliquerait pas une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, il pourrait encore être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. C’était le cas du terme «MEDI», qui a été considéré comme ne donnant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur appartenance générale au domaine médical (voir arrêt du 12/07/2012, T-470/09, «medi», point 22).

Une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC s’applique également aux cas où la structure lexicale utilisée, même si elle n’est pas correcte d’un point de vue grammatical, peut être considérée comme habituelle dans le langage publicitaire et le contexte commercial en cause. C’était le cas de la combinaison «ECO PRO», où l’élément laudatif «PRO» est placé après l’élément descriptif «ECO», combinaison qui serait perçue par le public pertinent comme une indication de ce que les produits désignés sont destinés aux «professionnels de l’écologie» ou «favorables à l’écologie» (voir arrêt du 25/04/2013, T-145/12, «ECO PRO», points 29 à 32).

2.2.2 Éléments verbaux

Les mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe complexe si leur usage est si fréquent qu’ils ont perdu toute capacité à distinguer les produits et services. Les termes suivants, individuellement ou combinés à d’autres éléments non enregistrables, tombent sous le coup de cette disposition.

Les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes descriptifs:

 ECO dénotant «écologique» (voir arrêt du 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», point 25, et arrêt du 15/01/2013, T-625/11, «ecoDoor», point 21);

 MEDI se référant à «médical» (voir arrêt du 12/07/2012, T-470/09, «medi»);

 MULTI se réfère à «nombreux, beaucoup, plus d’un» (voir la décision du 21/07/1999, R 99/1999-1, «MULTI 2 ‘n 1’»; la décision du 17/11/2005, R 904/2004-2, «MULTI»)

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 MINI dénotant «très petit» ou «petit» (voir la décision du 17/12/1999, R 62/1999-2, «MINIRISC»);

 Premium/PREMIUM se référant à la «meilleure qualité» (voir arrêt du 22/05/2012, T-60/11, points 46 à 49, 56 et 58; et arrêt du 17/01/2013, affaires jointes T-582/11 et T-583/11, «PREMIUM L», «PREMIUM XL», point 26);

 PLUS dénotant «supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre» (voir la décision du 15/12/1999, R 329/1999-1, «PLATINUM PLUS»);

 ULTRA1 dénotant «extrêmement» (voir la décision du 09/12/2002, R 333/2002-1, «ULTRAFLEX»);

 UNIVERSAL se référant à des produits qui conviennent à un usage général ou universel (voir arrêt du 02/05/2012, T-435/11, «UniversalPHOLED», points 22 et 28).

Les suffixes de domaines de premier niveau, par exemple, «.com», indiquent uniquement l’endroit où l’on peut accéder à l’information sur l’internet et ne peuvent dès lors rendre enregistrable une marque qui est descriptive ou contestable pour d’autres motifs. Donc, «www.books.com» est une marque tout aussi contestable que le terme «books» seul pour désigner des produits de l’imprimerie. Le Tribunal l’a confirmé dans son arrêt du 21/11/2012 (T-338/11, «photos.com», point 22), dans lequel il a déclaré que l’élément «.com» est un élément technique et générique dont l’utilisation est nécessaire dans la structure normale de l’adresse d’un site internet à caractère commercial. En outre, cet élément peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l’internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément en question est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.

Les abréviations de la forme juridique d’une société (par exemple Ltd., GmbH) ne peuvent ajouter de caractère distinctif à un signe.

Les termes qui indiquent que les produits et services sont fournis par un groupe de personnes, par exemple, «company», «people» (pour désigner des établissements) ou «Club», ne sont pas non plus enregistrables. Ainsi, «Kitchen Company» ne peut être admis à l’enregistrement pour désigner des cuisines. La situation est différente si le signe, dans son ensemble, ne fait pas simplement référence aux produits et services de manière abstraite mais produit l’impression globale d’une entité distincte, identifiable. Exemples: «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals», «International Trade Mark Association» seraient tous des signes acceptables à l’enregistrement.

Les noms de personnes physiques sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom, et même s’il s’agit de prénoms et de noms extrêmement courants tels que Smith ou García (voir arrêt du 16/09/2004, C-404/02, «Nichols», points 26 et 30). Cela vaut également pour les noms de personnalités, y compris de chefs d’État.

1 Modifié le 23/06/2010

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2.2.3 Titres de livres

Les marques constituées exclusivement du titre d’un livre ou d’une histoire célèbre peuvent ne pas être distinctives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC par rapport aux produits et services qui pourraient avoir cette histoire comme sujet. La raison invoquée est que certaines histoires (ou leur titre) sont si anciennes et si connues qu’elles sont «entrées dans le langage» et ne peuvent avoir d’autre signification que celle d’une histoire particulière.

Par exemple, «Peter Pan», «Cendrillon» ou «L’Iliade» peuvent parfaitement être des marques distinctives de (par exemple) peintures, vêtements ou crayons. Toutefois, ces éléments ne peuvent jouer un rôle distinctif par rapport à des livres ou des films (par exemple) car les consommateurs penseront simplement que ces produits se réfèrent à l’histoire de Peter Pan ou de Cendrillon, qui est la seule signification des termes concernés.

Des objections ne doivent être formulées que lorsque le titre en question est suffisamment célèbre pour que le consommateur pertinent le connaisse réellement bien et lorsque la marque peut être perçue dans le contexte des produits/services comme signifiant essentiellement un titre de livre ou d’histoire célèbre. Une conclusion d’absence de caractère distinctif à cet égard sera plus probable s’il peut être prouvé qu’il y a eu un grand nombre de versions publiées de l’histoire et/ou de nombreuses adaptations à la télévision, au théâtre et au cinéma, touchant un large public.

Selon la nature de la marque en question, une objection peut être soulevée pour des produits de l’imprimerie, des films, des enregistrements, des pièces de théâtre et des émissions (cette liste n’est pas exhaustive).

2.2.4 Couleurs

La présente section concerne les couleurs seules ou les combinaisons de couleurs en tant que telles («couleur en tant que telle»).

Lorsque la demande porte sur des couleurs ou des combinaisons de couleurs en tant que telles, la bonne pratique d’examen consiste à déterminer si elles sont distinctives lorsqu’elles sont appliquées aux produits ou à leur emballage, ou lorsqu’elles sont utilisées en rapport avec la prestation des services. Constitue un motif suffisant aux fins d’un refus le fait que la marque soit dépourvue de caractère distinctif dans l’une de ces situations. S’agissant des combinaisons de couleurs, l’examen du caractère distinctif repose sur la présomption que la combinaison de couleurs, telle que déposée, apparaît sur les produits ou sur leur emballage, ou dans du matériel publicitaire ou promotionnel en relation avec les services.

2.2.4.1 Couleurs seules

Comme l’a confirmé la Cour, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu’une couleur en elle-même n’est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d’identification (voir arrêt du 06/05/2003, C-104/01, «Libertel»). La propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (point 65). En conséquence, une couleur seule est dépourvue de caractère

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distinctif par rapport à tous les produits et services, sauf dans des circonstances très spécifiques.

De telles circonstances très spécifiques exigent du demandeur qu’il démontre que la marque est absolument inhabituelle ou frappante par rapport à ces produits spécifiques. Ces cas sont extrêmement rares, par exemple dans le cas de la couleur noire pour le lait. Pour refuser la marque, il n’est pas nécessaire que l’un des facteurs énumérés au point 2.2.4.2 ci-dessous soit présent, mais si tel est le cas, il convient de l’utiliser comme argument supplémentaire à l’appui du refus. Lorsqu’il apparaît que la couleur seule est communément utilisée dans les secteurs concernés et/ou remplit une fonction décorative ou fonctionnelle, elle doit être refusée. Selon la Cour, l’intérêt public est un obstacle à la monopolisation d’une couleur seule, même si le domaine d’intérêt concerné relève d’un marché pertinent très spécifique (voir arrêt du 13/09/2010, T-97/08, «Nuance de la couleur orange», points 44 à 47).

2.2.4.2 Combinaisons de couleurs

Lorsqu’une combinaison de couleurs en tant que telles est demandée, la représentation graphique telle que déposée doit délimiter ces couleurs dans l’espace afin de déterminer la portée du droit revendiqué (What you see is what you get - ce que l’on voit est ce que l’on obtient). La représentation graphique doit clairement indiquer la proportion et la position des différentes couleurs, et donc comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (voir arrêt du 24/06/2004, C-49/02, «Couleur bleu et jaune», point 33; et arrêt du 14/06/2012, T-293/10, «Sept carrés de couleurs différentes», point 50).

Par exemple, une marque constituée d’une petite bande de couleur jaune au-dessus d’une large bande rouge est différente d’une marque dans laquelle les couleurs rouge et jaune sont présentées dans des proportions égales, avec le rouge du côté gauche. Une revendication abstraite, notamment de deux couleurs «dans toutes les combinaisons possibles» ou «dans toutes les proportions possibles», n’est pas admise et donne lieu à une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC (voir la décision du 27/07/2004, R 730/2001-4, «GELB/BLAU/ROT», paragraphe 34). Par contre, l’indication de la manière dont la combinaison de couleurs apparaîtra sur le produit n’est pas requise car c’est l’objet de l’enregistrement qui importe et non la façon dont il est ou peut être utilisé sur le produit.

Dans le cas d’une combinaison de couleurs, un refus ne peut se fonder que sur des faits ou arguments précis et, lorsque ces arguments spécifiques à l’appui du refus ne sont pas établis, la marque doit être acceptée. Si l’une des deux couleurs est la couleur habituelle ou naturelle du produit, autrement dit une couleur est ajoutée à la couleur habituelle ou naturelle du produit, une objection est émise de la même manière que s’il n’y avait qu’une couleur. Exemples: le gris est la couleur habituelle des poignées des outils de jardinage et le blanc est la couleur naturelle des tablettes de détergent. Dès lors, le cas d’une tablette de détergent blanche comportant une autre couche de couleur rouge doit être examiné comme une demande caractérisée par l’ajout d’une couleur.

Les situations dans lesquelles une combinaison de deux couleurs doit néanmoins être refusée sont notamment les suivantes:

 dans de nombreux cas, une couleur est simplement un élément décoratif des produits ou répond à la demande du consommateur (exemples: les couleurs de véhicules ou de T-shirts), quel que soit le nombre de couleurs concernées;

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 une couleur peut constituer la nature des produits (exemple: les teintures);

 une couleur peut être techniquement fonctionnelle (exemples: la couleur rouge pour des extincteurs d’incendie, l’utilisation de différentes couleurs pour des fils électriques);

 une couleur peut être habituelle ou générique (exemples: le rouge pour des extincteurs d’incendie, le jaune pour des services postaux);

 une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, par exemple, un goût (jaune pour le citron, rose pour la fraise);

 l’existence sur le marché de la combinaison de couleurs demandée est démontrée et en particulier son utilisation par plusieurs concurrents (exemple: il a déjà été démontré que la combinaison des couleurs rouge et jaune est utilisée par diverses entreprises sur des boîtes de bière ou de boisson non alcoolisée).

Dans tous ces cas, la marque demandée doit être contestée, mais après une analyse approfondie des produits et services concernés et de la situation sur le marché.

Il n’y a pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de couleur désignant des services des critères différents de ceux applicables aux marques de couleur désignant des produits (comme l’a rappelé le Tribunal dans son arrêt du 12/11/2010, T-404/09, «Combinaison horizontale des couleurs gris et rouge»). Dans cette affaire, il a été considéré que la combinaison de couleurs demandée ne présentait pas d’écart perceptible, pour le public pertinent, par rapport aux couleurs communément utilisées pour les services visés. Le Tribunal a conclu que la combinaison de couleurs demandée était donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer et que le signe demandé, pris dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.

Plus le nombre de couleurs est élevé, moins le caractère distinctif est probable compte tenu de la difficulté de mémoriser un grand nombre de couleurs et leur succession.

Pour les noms de couleurs, voir le point 2.3.2.9.

2.2.5 Lettres uniques2

2.2.5.1 Considérations générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, «α», la Cour a estimé que, dans le cas de marques constituées de lettres uniques représentées en caractères standard sans altération graphique, il est nécessaire de procéder à une appréciation de l’aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d’un examen concret envisageant ces produits ou ces services (point 39).

2 Pour lettres uniques sous l’article 7, paragraphe 1, point c, voir 2.3.2.8

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La Cour a déclaré qu’il y a lieu de rappeler que, selon l’article 4 du RMC, les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques communautaires à condition qu’elles soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (point 28), et a souligné que l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du demandeur.

Tout en reconnaissant qu’il est légitime de tenir compte des difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques pour établir leur caractère distinctif et que l’établissement du caractère distinctif peut s’avérer plus difficile pour une marque consistant en une lettre unique que pour d’autres marques verbales (point 39), la Cour a clairement indiqué que ces circonstances ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l’application du critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (points 33 à 39).

En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour a déclaré que lors de l’examen de motifs absolus de refus d’enregistrement, l’Office est tenu, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du RMC, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à soulever une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMC, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur (points 55 à 58). Partant, il incombe à l’Office d’expliquer, par une argumentation motivée, pourquoi une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est dépourvue de caractère distinctif.

Il est donc nécessaire de procéder à un examen approfondi des circonstances factuelles spécifiques de l’affaire afin d’évaluer si une lettre unique donnée représentée en caractères standard peut servir de marque pour les produits/services visés. Cette nécessité d’examiner les faits signifie qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur des hypothèses (par exemple, que les consommateurs ne sont généralement pas habitués à voir des marques consistant en une lettre unique).

En conséquence, lors de l’examen de marques consistant en une lettre unique, des arguments génériques non motivés comme ceux concernant la disponibilité des signes doivent être évités, vu le nombre limité de lettres. L’Office est tenu d’établir, sur la base d’une appréciation des faits, pourquoi la marque est contestable.

Il est donc clair que l’examen de marques constituées d’une lettre unique doit être minutieux et strict, et que chaque cas requiert un examen rigoureux pour déterminer si une lettre donnée peut être considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent au regard des produits et/ou services concernés.

2.2.5.2 Exemples

Par exemple, dans des domaines techniques tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, des lettres uniques sont davantage susceptibles d’être perçues comme des références techniques, de modèles ou de catalogues plutôt que des indications d’origine, bien que toute conclusion en ce sens doive découler d’une appréciation des faits.

En fonction du résultat de l’examen préalable, une marque composée d’une lettre unique représentée en caractères standard peut être contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, au motif qu’elle est dépourvue de caractère distinctif inhérent pour les produits et/ou services concernés ou pour une partie de ceux-ci.

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Ce serait le cas, par exemple, d’une marque consistant en la lettre unique «C» pour des «jus de fruits», vu que la lettre «C» est communément utilisée pour désigner la vitamine C. Le public concerné ne la percevrait pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.

D’autres exemples d’absence de caractère distinctif sont à trouver dans des marques consistant en une lettre unique demandées pour des cubes (jouets), qui sont fréquemment utilisés pour enseigner aux enfants comment créer des mots en associant les lettres apparaissant sur les cubes, sans pour autant décrire le produit lui- même, ou en des lettres uniques demandées pour des services de loterie, secteur où les lettres sont souvent utilisées pour indiquer différentes séries de chiffres.

Si, dans les cas précités, il n’existe aucun lien descriptif direct entre les lettres et les produits/services, une marque consistant en une lettre unique serait dépourvue de caractère distinctif car les consommateurs sont davantage habitués, en ce qui concerne les cubes (jouets) et les loteries, à percevoir des lettres uniques comme ayant une connotation fonctionnelle ou utilitaire, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.

Par ailleurs, s’il ne peut être établi qu’une lettre unique donnée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et/ou services concernés, elle doit alors être acceptée, même si elle est représentée en caractères standard ou de manière assez rudimentaire.

Par exemple, la lettre a été acceptée pour les services «transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages» compris dans la classe 39 et les «services de restauration (alimentation), hébergement temporaire» compris dans la classe 43 (voir la décision du 30/09/2010, R 1008/2010-2, paragraphes 12 à 21).

Pour d’autres exemples, voir le point 2.3.2.8 ci-dessous.

2.2.6 Slogans: apprécier le caractère distinctif

La Cour a estimé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif (voir arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, «Wir machen das Besondere einfach», et jurisprudence citée).

Les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC lorsque le public pertinent les perçoit comme une simple formule promotionnelle. Cependant, ils doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au- delà de leur fonction promotionnelle, ils sont perçus par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés.

La Cour a fourni les critères suivants qui devraient être utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un slogan (voir les arrêts du 21/01/2010, C-398/08 P, «Vorsprung durch Technik», point 47, et du 13/04/2011, T-523/09, «Wir machen das Besondere einfach», point 37).

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Un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il:

 a plusieurs significations, et/ou  constitue un jeu de mots, et/ou  introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut

être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et/ou  possède une originalité ou prégnance particulière, et/ou  déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort

d’interprétation.

En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d’un slogan peuvent conduire à une conclusion d’existence de caractère distinctif:

 des structures syntaxiques inhabituelles;  l’utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques comme l’allitération, la

métaphore, la rime, le paradoxe, etc.

Toutefois, l’utilisation de formes grammaticales peu orthodoxes doit être soigneusement évaluée car les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (voir, entre autres, arrêt du 24/01/2008, T-88/06, «SAFETY 1ST», point 40). Cela signifie que l’absence d’éléments grammaticaux tels que des articles définis ou des pronoms (LE, IL, etc.), des conjonctions (OU, ET, etc.) ou des prépositions (OU, POUR, etc.) peut ne pas toujours suffire pour conférer un caractère distinctif au slogan. Dans le cas de «SAFETY 1ST», le Tribunal a estimé que l’utilisation du terme anglais «1ST» au lieu de «FIRST» (premier) n’était pas suffisamment peu orthodoxe pour ajouter du caractère distinctif à la marque.

Un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l’interprétation requiert de la part des consommateurs pertinents un effort intellectuel considérable est également susceptible de posséder un caractère distinctif étant donné que les consommateurs ne pourront pas établir un lien clair et direct avec les produits et services revendiqués.

Le fait que le public pertinent est spécialisé et que son degré d’attention est plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (voir arrêt du 12/07/12, C-311/11 P, «Wir machen das Besondere einfach», point 48).

Les exemples suivants illustrent certaines fonctions que peuvent remplir les slogans ainsi que les arguments qui peuvent étayer une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

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MC Fonction principale Affaire

MC nº 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD

pour des services relevant de la classe 36 (services de cartes bancaires, de crédit et de

débit)

Déclaration de service à la clientèle R 1608/2007-4

Marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

Le slogan ne fait que transmettre des informations sur les produits et services visés par la demande. C’est le genre de langage qu’un anglophone utiliserait pour décrire une carte bancaire qui sort un peu de l’ordinaire. Le slogan transmet la notion que la carte présente des caractéristiques qui ne sautent pas aux yeux. Le fait que le slogan ne précise pas de quelles caractéristiques il s’agit, autrement dit, que la marque ne décrive pas un service ou une caractéristique spécifique de la «carte», ne rend pas la marque distinctive.

MC Fonction principale Affaire

MC nº 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD

pour des services relevant de la classe 40 Déclaration de service à la clientèle -

Marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

La marque est un message promotionnel élogieux qui souligne les aspects positifs des services, à savoir qu’ils contribuent à donner la meilleure place dans le secteur et à maintenir cette position dans le futur.

MC Fonction principale Affaire

MC nº 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW

pour des services relevant des classes 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 et 28

Énoncé de valeurs ou slogan politique R 1198/2008-4

Marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

Le signe est un simple appel direct à agir et à contribuer au bien-être de la Terre en encourageant l’achat de produits écologiques. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, selon lequel le mot «now» (maintenant) constitue un élément original étant donné que personne ne pensera qu’en achetant les produits visés, ils sauveront littéralement la Terre maintenant, le mot «now» est un mot émotionnel communément utilisé en marketing pour inciter les consommateurs à consommer, à obtenir ce qu’ils veulent sans attendre; c’est un appel à agir. Le consommateur pertinent reconnaîtra et percevra immédiatement le signe comme une expression promotionnelle élogieuse indiquant que les produits représentent une alternative écologique à d’autres produits du même genre, et non comme une indication de l’origine commerciale.

MC Fonction principale Affaire

MC nº 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR

pour des services relevant des classes 32 et 33 Exposé d’inspiration ou de motivation R 718/2007-2

Marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

La marque est un slogan ordinaire, qui transmet simplement l’idée que le consommateur boira de l’eau véritable plutôt qu’une boisson sucrée. La marque est dépourvue d’une signification secondaire ou cachée, ne comporte pas d’éléments fantaisistes et son message au consommateur est clair, direct et sans ambiguïté. C’est pourquoi il est peu probable qu’elle soit perçue comme une indication de l’origine commerciale. On peut voir facilement que la marque consiste simplement en un bon conseil, à savoir que, du point de vue de la santé, il vaut mieux boire de l’eau qui n’a pas été sucrée. Quelle meilleure manière de promouvoir ces produits que par une expression telle que DRINK WATER, NOT SUGAR (buvez de l’eau, pas du sucre) ? Les consommateurs marqueront leur approbation en lisant ce message, mais chercheront la marque ailleurs sur le produit.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 24

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MC Fonction principale Affaire

VALORES DE FUTURO pour des services relevant de la classe 41 Énoncé de valeurs

Arrêt du 06/12/2013,

T-428/12

Marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC

Le public pertinent comprendra l’expression VALORES DE FUTURO comme un message élogieux dont le seul objectif est de mettre en exergue les aspects positifs des services en question.

Exemples de slogans acceptés:

 DEFINING TOMORROW, TODAY, décision du 07/02/2012, R 1264/2011-2, MC nº 9 694 431, pour des produits et services relevant des classes 9, 10, 16, 35, 41, 44 et 45;

 SITEINSIGHTS, décision de la chambre de recours du 08/11/2011, R 879/2011- 2, MC nº 9 284 597, pour des produits et services relevant des classes 9 et 42;

 THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, EI nº W01 096 100, pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 42;

 UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, MC nº 10 477 941, pour des produits et services relevant des classes 9, 36 et 45.

Un slogan est contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, s’il transmet immédiatement des informations sur l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des produits et services (voir le point 2.3.2.5 ci-après).

2.2.7 Éléments figuratifs simples

Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.

Ainsi qu’il a été établi par le Tribunal, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir: sur l’origine commerciale des produits et services concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (voir l’arrêt du 12/09/2007,T-304/05, «représentation d’un pentagone», point 22).

Exemples de marques refusées

Signe P&S Argumentation Affaire

Classe 33

Le signe consiste simplement en un pentagone ordinaire, une figure géométrique simple. La forme géométrique, si elle se révèle être la forme de l’étiquette, sera perçue comme ayant un usage fonctionnel ou esthétique plutôt que comme une indication d’origine.

Arrêt du 12/09/2007, T-304/05,

«Pentagone»

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 25

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Signe P&S Argumentation Affaire

Classes 9, 14,16, 18, 21, 24, 25,

28, 35 à 39, 41 à 45

Le signe sera perçu comme une forme géométrique excessivement simple, en substance comme un parallélogramme. Pour remplir la fonction d’identification d’une marque, un parallélogramme doit comporter des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de parallélogrammes. Les deux caractéristiques du signe sont que le parallélogramme est légèrement incliné vers la droite et que sa base est légèrement arrondie et étirée vers la gauche. De telles nuances ne seront pas perçues par le consommateur pertinent.

Arrêt du 13/04/2011, T-159/10,

«Parallélogramme»

Classes 14, 18, 25

Le signe ne présente aucun élément facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, attentif. Il sera exclusivement perçu comme un élément décoratif, qu’il s’agisse tant des produits relevant de la classe 14 que de ceux relevant des classes 18 et 25.

Arrêt du 29/09/2009, T-139/08,

«Représentation de la moitié d’un sourire de

smiley»

Classe 9

Le signe consiste en un triangle équilatéral simple. La configuration à l’envers et le bord rouge du triangle ne confèrent aucun caractère distinctif au signe. L’impact global du signe reste celui d’une forme géométrique simple incapable de transmettre à première vue un message de marque.

Enregistrement international

nº W01 091 415

Classes 3, 18, 24, 43 et

44

Le signe consiste simplement en une figure géométrique simple de couleur verte. Cette couleur est habituellement et largement utilisée dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour son pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.

Arrêt du 09/12/2010, T-282/09, «Carré

convexe vert»

Exemple de marque acceptée

Signe P&S Argumentation Affaire

Classes 35 et 41

Le signe consiste en un dessin représentant des éléments triangulaires qui se chevauchent. L’impression globale créée est bien plus complexe que celle d’une forme géométrique simple.

MC nº 10 948 222

2.2.8 Éléments figuratifs ordinaires

La représentation suivante d’une feuille de vigne n’est pas distinctive pour le vin:

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 26

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De même, la représentation suivante d’une vache n’est pas distinctive pour les produits laitiers:

MC nº 11345998, pour des produits relevant des classes 29 (lait et produits laitiers, etc.) et 35.

Le signe ci-dessus a été refusé, étant donné que les représentations de vaches sont communément utilisées en rapport avec le lait et les produits laitiers. Le fait que l’objet de la marque consiste en une photo «aérienne» d’une vache ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif au signe, étant donné que de légères modifications à un signe ordinaire ne rendent pas ce signe distinctif. Cela vaut également pour les produits connexes tels que le «chocolat au lait».

2.2.9 Symboles typographiques

Les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d’exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l’origine commerciale. Un raisonnement similaire s’applique aux symboles communs de monnaie (comme €, £, $); en fonction des produits visés, ces signes ne feront qu’informer les consommateurs qu’un produit ou service spécifique est négocié dans cette devise.

Les marques suivantes ont été contestées:

Signe P&S Argumentation Affaire

Classes 14, 18 et 25

Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire. Elle ne se compose que d’un signe de ponctuation ne présentant aucune autre caractéristique particulière qui sauterait aux yeux des consommateurs, et qui est un signe ordinaire communément utilisé dans le commerce ou la publicité. Vu son usage fréquent, le consommateur pertinent percevra le point d’exclamation comme un simple élément publicitaire élogieux ou comme quelque chose destiné à attirer son attention (voir arrêt du 30/09/2009, T-75/08, «!»).

MC nº 5 332 184

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 27

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Signe P&S Argumentation Affaire

Classes 29, 30, 31 et 32

Le signe demandé a été refusé car, dans le cas des produits revendiqués (aliments et boissons), les pourcentages sont particulièrement importants en rapport avec le prix. Par exemple, le signe de pourcentage indique clairement qu’il y a un rapport coûts/avantages favorable car le prix a été réduit d’un certain pourcentage par rapport au prix normal. Ce type de signe de pourcentage dans un cercle rouge est également communément utilisé en rapport avec les ventes au rabais, les offres spéciales, les liquidations de stocks ou les produits blancs bon marché etc. Le consommateur considérera le signe comme un simple pictogramme transmettant l’information que les produits revendiqués sont vendus à un prix réduit (voir la décision du 16/10/2008, R 998/2008-1, «Prozentzeichen»).

MC nº 5 649 256

2.2.10 Pictogrammes

Les pictogrammes sont des signes et symboles de base et sans ornements que l’on interprète comme ayant une valeur purement informative ou instructive en rapport avec les produits ou services concernés. Il s’agit, par exemple, de signes qui indiquent un mode d’utilisation (comme l’image d’un téléphone pour des services de livraison de pizzas) ou qui délivrent un message qui sera compris par tout le monde (comme un couteau et une fourchette pour la restauration).

Les pictogrammes couramment utilisés - par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner une place de stationnement (ce signe est également contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC) ou le dessin d’une crème glacée pour signaler la vente de crème glacée à proximité - sont dépourvus de caractère distinctif en rapport avec les produits ou services pour lesquels ils sont utilisés.

Signe Argumentation Affaire

Vu le type de produits et services revendiqués, qui relèvent des classes 9, 35, 36, 38 et 42 (par exemple, distributeurs de billets, services bancaires), le public percevra le signe comme une indication pratique ou comme des flèches directionnelles indiquant l’endroit où la carte magnétique doit être insérée dans le distributeur. L’association des triangles aux autres éléments de la marque demandée signifie que le public concerné les percevra comme des flèches directionnelles. Les consommateurs sont quotidiennement confrontés à ce type d’indication pratique dans tous les types d’endroits, tels que les banques, supermarchés, gares, aéroports, parkings, cabines téléphoniques, etc. (points 37 à 42).

Arrêt du 02/07/2009, T-414/07, «Une main tenant une carte avec

trois triangles»

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 28

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe Argumentation Affaire

MC nº 9 894 528 pour des produits relevant

de la classe 9

Le signe a été refusé car il est identique à celui qui figure au cœur du symbole international de sécurité connu sous le nom de «symbole de haute tension» ou «attention, risque de décharge électrique». Il a été officiellement défini en tant que tel par l’ISO 3864 comme symbole standard de haute tension, où la représentation demandée figure dans un triangle qui indique que c’est un symbole de danger. Étant donné que ce signe coïncide essentiellement avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, il a été refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

Décision du 21/09/2012,

R 2124/2011-5, «DEVICE OF

LIGHTNING BOLT (FIG. MARK)»

2.2.11 Étiquettes courantes/non distinctives

Un signe figuratif peut se composer de formes, dessins ou images qui seront perçus par le public pertinent comme des étiquettes non distinctives. Dans ces cas également, le motif du refus réside dans le fait que ces éléments figuratifs ne peuvent s’imprimer dans l’esprit du consommateur, étant donné qu’ils sont trop simples et/ou communément utilisés en rapport avec les produits/services revendiqués.

Voir les exemples suivants:

Signe Argumentation Affaire

MC nº 4 373 403, déposée sous forme de marque

tridimensionnelle pour des produits relevant de la classe 16 [étiquettes adhésives; étiquettes

adhésives à utiliser avec des étiqueteuses manuelles;

et étiquettes (non en matières textiles)]

La marque demandée est «dépourvue de caractère distinctif» et a été refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, étant donné qu’elle est des plus banales et ordinaires dans le domaine des étiquettes adhésives. Le signe en dit long sur la nature des produits et très peu, voire rien du tout, sur l’identité du producteur (paragraphe 11).

Décision du 22/05/2006,

R 1146/2005-2

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 29

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Signe Argumentation Affaire

MC nº 9 715 319 pour des produits relevant des classes 6, 7, 8, 9 et 20

La marque a été refusée, car sa forme de base uniquement combinée à la couleur jaune vif ne permet pas au public professionnel et au grand public visés de distinguer les produits revendiqués comme provenant d’une entreprise particulière. Ici, la couleur jaune peut être perçue comme un élément décoratif, et un élément visant à attirer l’attention sur les produits, sans donner d’informations spécifiques ou transmettre de message précis concernant l’origine commerciale des produits. Par ailleurs, de manière générale, le jaune vif est communément utilisé de manière fonctionnelle pour un large éventail de produits, notamment pour augmenter la visibilité d’objets, pour mettre en relief ou avertir. Pour les raisons énoncées ci-dessus, les consommateurs pertinents ne reconnaîtront pas cette couleur comme une marque, mais la percevront dans sa fonction d’avertissement ou de décoration.

Décision du 15/01/2013,

R 444/2012-2, «DEVICE OF A LABEL IN COLOUR YELLOW

(FIG. MARK)»

De la même manière, les marques suivantes ont été rejetées.

MC nº 11 177 912 pour des produits relevant des classes 29,

30 et 31

MC nº 11 171 279 pour des produits relevant des classes 29,

30 et 31

MC nº 10 776 599 pour, entre autres, des produits relevant des

classes 32 et 33

Dans les trois affaires ci-dessus, la couleur et la forme des étiquettes sont assez courantes, à l’instar de la représentation stylisée des fruits dans la troisième. En outre, dans ce dernier cas, cet élément figuratif représente ou du moins fait fortement allusion aux ingrédients de certains des produits revendiqués, tels que, par exemple, des jus de fruits.

2.2.12 Marques tridimensionnelles

2.2.12.1 Remarques préliminaires

L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques pour déterminer si une marque est propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 05/03/2003, T-194/01, «Tablette ovoïde», point 44). En appliquant cette norme juridique uniforme à différentes marques et catégories de marques, il y a lieu d’établir une distinction en fonction de la perception du consommateur et des conditions du marché.

Pour des signes représentant la forme des produits eux-mêmes, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus sévères que ceux appliqués à d’autres marques, mais il peut s’avérer plus difficile de conclure à l’existence d’un caractère distinctif, car ces

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 30

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

marques ne seront pas forcément perçues par le public pertinent de la même manière qu’une marque verbale ou figurative (voir arrêt du 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», point 30).

Les marques tridimensionnelles peuvent être regroupées en trois catégories:

 formes sans rapport avec l’aspect des produits et services eux-mêmes;  formes représentant la forme des produits eux-mêmes ou d’une partie de ceux-ci;  forme de l’emballage ou du récipient.

2.2.12.2 Formes indépendantes de l’aspect des produits ou des services eux-mêmes

Les formes indépendantes de l’aspect des produits ou des services eux-mêmes (par exemple, le bonhomme Michelin) sont généralement distinctives.

2.2.12.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services

La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives, constituées par des représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments (voir arrêt du 14/09/2009, T-152/07, «Champs géométriques sur le cadran d’une montre»).

Pour les formes constituées par la forme ou par l’emballage des produits demandés, l’examen doit être effectué en trois étapes.

Étape 1: examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC

En principe, l’examinateur doit d’abord établir si l’un des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC est applicable, étant donné que ces motifs ne peuvent être surmontés par la preuve du caractère distinctif acquis. En ce qui concerne cette première étape, voir également le point 2.5 (Formes qui remplissent une fonction essentiellement technique, qui donnent une valeur esthétique substantielle aux produits ou qui résultent de la nature des produits).

Étape 2: identifier les éléments de la marque tridimensionnelle

Au cours de la deuxième étape, l’examinateur doit vérifier si la représentation de la marque tridimensionnelle contient d’autres éléments - par exemple des mots ou des étiquettes - qui peuvent rendre la marque distinctive. En règle générale, tout élément distinctif en lui-même conférera un caractère distinctif à la marque tridimensionnelle tant qu’il peut être perçu dans le cadre de l’usage normal du produit. Des exemples typiques sont des marques verbales ou figuratives (ou une combinaison des deux) apparaissant sur la forme et clairement visibles, comme les étiquettes apposées sur des bouteilles. En conséquence, même la forme standard d’un produit est également susceptible d’enregistrement en tant que marque tridimensionnelle si une marque verbale/une étiquette distinctive figure sur cette forme.

Toutefois, le fait de combiner des éléments descriptifs ou non distinctifs à une forme ordinaire ne conférera pas de caractère distinctif à ladite forme (voir arrêt du 18/01/2013, T-137/12, «Vibrateur», points 34 à 36).

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 31

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Étape 3: examiner le critère du caractère distinctif de la forme elle-même

Enfin, il convient d’examiner le critère du caractère distinctif de la forme elle-même. Le test fondamental consiste à déterminer si la forme se différencie matériellement des formes de base, courantes ou attendues par le consommateur, d’une manière telle qu’elle permet à ce dernier d’identifier les produits uniquement par leur forme et de répéter l’expérience d’achat de ces produits si celle-ci s’est avérée positive. Les légumes surgelés en forme de crocodile constituent un exemple particulièrement pertinent à cet égard.

L’examen du caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées exclusivement de la forme des produits eux-mêmes repose sur les critères suivants:

 Une forme est dépourvue de caractère distinctif lorsqu’il s’agit d’une forme de base (voir arrêt du 19/09/2001, T-30/00, «Tablette rectangulaire/rouge/blanc») ou d’une combinaison de formes de base (voir la décision du 13/04/2000, R 263/1999-3).

 Pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu’attend le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur. Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt du 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», point 31).

 Il n’est pas suffisant que la forme soit simplement une variante d’une forme habituelle ou d’une des formes rencontrées dans un secteur caractérisé par une énorme diversité de design (voir arrêt du 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», point 32, et arrêt du 07/02/2002, T-88/00, «Maglite», point 37).

 Les formes ou caractéristiques fonctionnelles d’une marque tridimensionnelle seront perçues comme telles par le consommateur. Par exemple, dans le cas de tablettes de détergent, les bords biseautés empêchent d’abîmer le linge et les couches de couleurs différentes représentent la présence de différents ingrédients actifs.

Alors que le public a l’habitude de percevoir des marques tridimensionnelles comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe tridimensionnel se confond avec l’aspect du produit lui-même. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif ne saurait aboutir à un résultat différent dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par la présentation du produit lui-même et dans le cas d’une marque figurative constituée par la représentation, fidèle à la réalité, du même produit (voir arrêt du 19/09/2001, T-30/00, «Tablette rectangulaire/rouge/blanc», point 49).

Vous trouverez ci-après une liste d’exemples de formes de produits demandés et leur analyse.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 32

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe Argumentation Affaire

Les marques figuratives montrant une représentation graphique d’une reproduction naturaliste des produits eux-mêmes ne sont pas distinctives par rapport à ces produits. La représentation d’une tablette pour des «produits pour le linge et la vaisselle sous forme de tablettes» a été refusée. La forme, à savoir une tablette rectangulaire, est une forme de base et une des formes venant naturellement à l’esprit pour une tablette destinée au lave-linge ou au lave-vaisselle. Les coins légèrement arrondis de la tablette ne sont pas susceptibles d’être perçus par le consommateur comme une particularité de la forme en cause (voir arrêt du 19/09/2001, T-30/00, «Tablette rectangulaire/rouge/blanc», points 44 et 53). La même approche a été confirmée par plusieurs arrêts, notamment arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, «ablette».

Arrêt du 19/09/2001, T-30/00, «Tablette

rectangulaire/rouge/bla nc»

Cette forme a été refusée car elle est une simple variante d’une des formes habituelles de ce type de produits, à savoir des lampes de poche (point 32).

Arrêt du 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite»

Cette forme a été refusée car elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Si les produits dans ce secteur ont souvent une forme oblongue, diverses autres formes – sphériques ou rondes – existent sur le marché (point 29). L’ajout du petit élément verbal descriptif «fun factory» n’est pas apte à compenser l’absence de caractère distinctif de l’élément tridimensionnel (point 36).

Arrêt du 18/01/2013, T-137/12, «Vibrateur»

La Cour a confirmé le refus de ce signe tridimensionnel au motif qu’il ne divergeait pas de manière assez significative des formes et couleurs communément utilisées dans le secteur des confiseries et des produits en chocolat. Le fait qu’il soit combiné à des éléments figuratifs ne conduira pas à l’application des critères pour les marques bidimensionnelles. :

Arrêt du 06/09/2012, C-96/11 P, «Souris en

chocolat»

Cette marque tridimensionnelle, qui consiste en une poignée, demandée pour des produits relevant de la classe 8 (instruments actionnés manuellement destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, y compris sécateurs et cisailles; ciseaux actionnés manuellement), a été refusée.

Arrêt du 16/09/2009, T-391/07, «Poignée»

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 33

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe Argumentation Affaire

Le Tribunal a confirmé la jurisprudence concernant le caractère non distinctif des marques tridimensionnelles se présentant sous la forme d’un produit ou de son emballage. En dépit du creux complexe présent à la surface de la forme ovale de la MC demandée, cela ne peut être considéré comme une différence significative au regard des formes habituelles du secteur des confiseries disponibles sur le marché.

Arrêt du 12/12/2013, T-156/12

«Forme ovale»

Des critères semblables s’appliquent mutatis mutandis aux formes ayant un rapport avec les services, par exemple la représentation d’un lave-linge pour des services de blanchisserie.

2.2.12.4 Forme de l’emballage

Les mêmes critères s’appliquent lorsque la marque est constituée par la forme de la bouteille ou du récipient des produits. La forme demandée doit être matériellement différente d’une combinaison d’éléments de base ou courants et être frappante. En ce qui concerne les récipients, il importe également de tenir compte de l’éventuel caractère fonctionnel d’un élément donné. Attendu que, dans le domaine des récipients et des bouteilles, l’usage commercial est susceptible de varier pour différents types de produits, il est recommandé d’effectuer une recherche sur les formes existant sur le marché en choisissant une catégorie suffisamment large des produits concernés (autrement dit, pour apprécier le caractère distinctif d’un récipient à lait, il faut effectuer une recherche concernant les récipients pour boissons en général; voir, à cet égard, les conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-173/04, «Standbeutel»).

Signe Argumentation Affaire

La forme demandée a été refusée car il a été estimé que du chocolat en forme de lapin avec un emballage doré était un phénomène fréquent sur le marché correspondant à l’industrie concernée. Après une analyse des éléments individuels, à savoir la forme d’un lapin, la feuille dorée et le ruban rouge avec clochette, il a été conclu que ceux-ci, considérés séparément ou ensemble, étaient dépourvus de caractère distinctif (points 44 à 47).

Arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, «Forme

d’un lapin en chocolat avec ruban rouge»

L’enregistrement de la marque en question, la représentation d’un emballage à tortillons servant d’emballages pour bonbons (et donc non le produit lui-même) a été refusé au motif qu’il s’agissait d’«une forme d’emballage de bonbons normale et traditionnelle» et que l’on trouvait «un grand nombre de bonbons ainsi emballés sur le marché» (point 56). Il en va de même de la couleur de l’emballage en question, à savoir le marron clair (caramel). Cette couleur n’a rien d’inhabituel en elle-même, et il n’est pas rare non plus de la voir utilisée pour des emballages de bonbons (point 56). Partant, le consommateur moyen percevrait la marque non pas comme étant, en elle-même, une indication de l’origine commerciale du produit, mais comme un emballage de bonbon, ni plus ni moins.

Arrêt du 10/11/2004, T-402/02, «Forme d’une papillote»

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 34

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe Argumentation Affaire

Le Tribunal a confirmé le refus de l’enregistrement de la forme demandée. Le col étiré et le corps aplati ne s’écartent pas de la forme habituelle d’une bouteille contenant les produits revendiqués, à savoir des produits alimentaires, y compris des jus, condiments et produits laitiers. En outre, ni la longueur du col et son diamètre ni la proportion entre la largeur et l’épaisseur de la bouteille ne se singularisent en aucune manière (point 50). Par ailleurs, si les creux latéraux de la bouteille pouvaient être considérés comme distinctifs, ce trait ne suffirait pas à lui seul à influencer l’impression d’ensemble produite par la forme demandée dans une mesure telle que cette dernière divergerait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (point 53).

Arrêt du 15/03/2006, T-129/04, «Forme d’une bouteille en

plastique»

The Court confirmed the case law on non- distinctiveness of three-dimensional trade marks in the form of a product or its packaging. Even if the oval shape in the CTMA has a complex hollow on its surface, this cannot be considered as a significant difference to the shapes of confectionary available on the market.

Judgment of 12/12/2013, T-156/12

‘Oval shape’

Il est notoire que les bouteilles présentent généralement, à leur surface, des lignes et des plis. Le relief de la partie supérieure n’est pas suffi amment frappant t sera perçu comme un élément purement décoratif. Dans l’ensemble, la combinaison des éléments n’est pas suffisamment distinctive. Le ommateur moyen des pro uits compris dans la cla se 32 ne considérerait pas la forme com e un indicateur de l’origine des produits compris dans la classe 32.

Arrêt du 19/04/2013, T-347/10,

«Getränkeflasch »

Les formes suivantes ont été acceptées.

Décision de la chambre de recours du 04/08/1999, R 139/1999-1, «Granini bottle (Granini Flasche)»

Arrêt du 24/11/2004, T-393/02, «Forme d’un flacon blanc et transparent»

Le Tribunal a estimé que la bouteille ci-dessus était inhabituelle et propre à distinguer les produits en cause, à savoir produits de lavage et conteneurs en matières plastiques

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 35

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

pour produits liquides, de ceux ayant une autre origine commerciale (point 47). Le Tribunal a souligné trois caractéristiques du récipient. Tout d’abord, le récipient en question est particulièrement anguleux et les angles, les arêtes et les surfaces le font ressembler à un cristal. Ensuite, le récipient donne une impression monolithique étant donné que le bouchon du récipient est intégré dans l’image d’ensemble. Enfin, le récipient est particulièrement plat, ce qui lui confère une apparence particulière et inhabituelle (point 40).

2.2.13 Marques de motif

Une marque figurative peut être considérée comme une marque de «motif» lorsqu’elle se compose d’une série d’éléments qui se répètent régulièrement.

Les marques de motif peuvent couvrir tous types de produits et services. Toutefois, dans la pratique, elles sont le plus fréquemment déposées en rapport avec des produits tels que du papier, des tissus, des vêtements, des articles de maroquinerie, des bijoux, du papier peint, des meubles, des carrelages, des pneus, des produits de construction, etc., autrement dit des produits qui comportent normalement des motifs. Dans ces cas, le motif n’est rien d’autre que l’apparence extérieure des produits. À cet égard, il convient de signaler que, si les motifs peuvent être représentés sous la forme d’étiquettes carrées/rectangulaires, ils doivent toutefois être examinés comme s’ils couvraient toute la surface des produits revendiqués.

Il faut également tenir compte du fait que lorsqu’une marque de motif revendique des produits tels que des boissons ou des substances liquides en général, autrement dit, des produits qui sont normalement distribués et vendus dans des récipients, l’examen du motif doit considérer que ce dernier couvre la surface extérieure du récipient/emballage lui-même.

Il s’ensuit que lors de l’appréciation du caractère distinctif de motifs, l’examinateur doit, en règle générale, utiliser les mêmes critères que ceux des marques tridimensionnelles correspondantes qui consistent en une représentation de l’apparence du produit lui- même (voir arrêt du 19/09/2012, T-329/10, «Motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé»).

Concernant les services, les examinateurs doivent garder à l’esprit que les marques de motif seront utilisées en pratique sur des en-têtes et de la correspondance, des factures, des sites internet, des publicités, des enseignes de magasin, etc.

En principe, si un motif est ordinaire, traditionnel et/ou typique, il est dépourvu de caractère distinctif. Par ailleurs, les motifs qui consistent en des dessins de base/simples sont généralement dépourvus de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun «message» qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs. Paradoxalement, cela vaut également pour les motifs constitués de dessins extraordinairement complexes. Dans ces cas, la complexité globale du motif ne permet pas de retenir des détails particuliers de ce motif (voir arrêt du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 28). En effet, dans de nombreux cas, le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs.

À cet égard, il faut tenir compte du fait qu’en général, le consommateur moyen a tendance à ne pas analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 36

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12/02/2004, C-218/01, «Bouteille de Perwoll», point 53, et arrêt du 12/01/2006, C-173/04, «Sachets tenant debout», point 29).

Le fait que le motif peut également avoir d’autres fonctions et/ou effets est un argument supplémentaire pour conclure qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Par contre, si un motif est fantaisiste, inhabituel et/ou arbitraire, s’il diverge de la norme ou des habitudes du secteur ou s’il est, de manière plus générale, apte à être facilement mémorisé par les consommateurs ciblés, il mérite généralement de bénéficier d’une protection en qualité de marque communautaire.

Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits. Cependant, une marque de motif considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits qu’elle désigne doit également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les services étroitement liés à ces produits. Par exemple, un motif de couture qui est dépourvu de caractère distinctif pour des articles d’habillement et des articles de maroquinerie doit être considéré comme également dépourvu de caractère distinctif pour les services de vente au détail concernant ces produits (voir par analogie la décision du 29/07/2010, R 868/2009-4, «A device of a pocket (fig. mark)»). Les mêmes considérations s’appliqueraient également, dans le cas d’un motif de tissu, pour des services tels que la fabrication de tissus.

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d’exemples de marques de motif.

Signe Argumentation Affaire

MC nº 8 423 841, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25

Les critères applicables aux marques tridimensionnelles qui consistent en une représentation de l’apparence du produit lui- même le sont également aux marques figuratives correspondantes. En général, une marque consistant en un motif décoratif simple et courant est considérée comme dépourvue de tout élément susceptible d’attirer l’attention des consommateurs, et ne suffit pas à indiquer la provenance ou l’origine des produits ou services. Le motif ci-contre était un motif textile, et partant, était considéré comme couvrant l’apparence des produits eux-mêmes, étant donné que la marque était demandée pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25.

Arrêt du 19/09/2012, T-326/10, «Motif à

carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge

foncé et brun», points 47 et 48

MC nº 8 423 501, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25

Dans cette affaire, à l’instar de l’affaire précédente, le Tribunal a confirmé le refus de la marque.

Arrêt du 19/09/2012, T-329/10, «Motif à carreaux noir, gris,

beige et rouge foncé»

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 37

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe Argumentation Affaire

MC nº 5 066 535, déposée comme marque figurative pour des produits relevant

de la classe 12

Lorsque la marque consiste en une représentation stylisée des produits ou services, le consommateur pertinent percevra à première vue la simple représentation d’une partie spécifique du produit ou de l’ensemble de celui-ci. Dans cette affaire portant sur une demande concernant des pneus, le consommateur pertinent percevrait la marque comme une simple représentation des rainures d’un pneu, et non comme une indication de la provenance ou de l’origine. Le motif est ordinaire et la marque ne peut remplir sa fonction d’indication d’origine.

MC nº 5 066 535 déposée en tant que

marque figurative pour des produits relevant

de la classe 12 (pneus)

MC nº 9 526 261, déposée comme marque figurative

La marque a été rejetée pour les classes 18 et 25. Elle a été acceptée pour la classe 16. Bien que le signe soit décrit comme une «série de lettres V stylisées», il sera plus probablement perçu par le public pertinent comme une série de coutures en zigzag ou comme un ensemble de formes géométriques de losange. En tout état de cause, le motif est assez simple et ordinaire et, partant, dépourvu de tout caractère distinctif.

MC nº 9 526 261, déposée comme marque figurative

(série de lettres «V» stylisées), pour des

produits relevant des classes 16, 18 et 25.

MC nº 9 589 219, déposée comme marque figurative pour des produits relevant

de la classe 9

Le signe, demandé pour des «plaques à plusieurs cupules qui peuvent être utilisées dans l’analyse chimique ou biologique utilisant l’électrochimioluminescence pour la recherche médicale, scientifique ou en laboratoire», a été refusé car il n’indique pas l’origine. La demande décrit la marque comme correspondant à un motif figurant en dessous des produits, et l’examinateur a eu raison de déclarer que, vu l’absence d’élément capable d’attirer l’attention du consommateur, ce dernier ne pourra le percevoir autrement que comme une simple décoration des produits.

Décision du 09/10/2012,

R 412/2012-2, «DEVICE OF FOUR

IDENTICALLY SIZED CIRCLES (FIG.

MARK)»

MC nº 6 900 898, pour des produits relevant des

classes 18 et 25

La marque ci-contre a été refusée car, dans le secteur de la mode, des motifs cousus sur des poches sont courants, et ce motif particulier ne comporte aucun élément capable d’attirer l’attention du consommateur ou de s’imprimer dans sa mémoire, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif pour permettre au consommateur de le percevoir autrement que comme une simple décoration.

Arrêt du 28/09/2010, T-388/09, points 19-27

Motifs absolus de refus

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FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe Argumentation Affaire

MC nº 3 183 068, déposée comme marque figurative pour des produits relevant

des classes 19 et 21

La marque, qui devait être appliquée sur des surfaces en verre, a été refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, au motif que le public pertinent n’a pas l’habitude de percevoir des motifs appliqués à des surfaces en verre comme une indication de l’origine commerciale du produit et que le signe est reconnaissable comme un élément fonctionnel propre à rendre le verre opaque. En outre, les caractères complexe et fantaisiste du motif ne suffisent pas pour établir son caractère distinctif, apparaissant plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative, et ils ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l’appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit.

Arrêt du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de

verre», points 26-28

MC nº 10 144 848, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 3, 5, 6, 10, 11,

12, 16, 18, 20 et 21

La marque a été refusée au motif qu’elle est constituée d’éléments très simples et qu’il s’agit d’un signe de base et ordinaire dans son ensemble. Pour les produits revendiqués, comme des chiffons de nettoyage et des lingettes antiseptiques, le signe demandé peut représenter leur apparence au sens que le tissu utilisé peut présenter cette structure. Le signe consiste simplement en une répétition de carrés identiques qui ne présente aucun élément ou aucune variation notable, en particulier en termes de caractère fantaisiste ou concernant la manière dont ses éléments sont combinés, qui le distinguerait de la représentation habituelle d’un autre motif régulier composé d’un nombre différent de carrés. Ni la forme de chaque carré individuel ni la manière dont ils sont combinés ne sont des éléments immédiatement perceptibles qui peuvent attirer l’attention du consommateur moyen et le conduire à percevoir le signe comme un signe distinctif.

Décision du 14/11/2012,

R 2600/2011-1, «DEVICE OF A

BLACK AND WHITE PATTERN (FIG.

MARK)»

2.2.14 Marques de position

Les demandes de marques de position visent à protéger un signe qui consiste en des éléments (figuratifs, de couleur, etc.) positionnés sur une partie précise d’un produit et dans une proportion particulière par rapport à la taille du produit. La représentation de la marque demandée doit s’accompagner d’une description indiquant la nature exacte du droit visé.

Les facteurs à prendre en considération lors de l’examen de marques tridimensionnelles sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, l’examinateur doit apprécier si le consommateur pertinent sera en mesure d’identifier un signe qui est différent de l’apparence normale des produits eux-mêmes. Une autre considération pertinente pour les marques de position consiste à déterminer si la position de la marque sur les produits est susceptible d’être perçue faisant partie du contexte de la marque.

Il convient de signaler que, même s’il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d’un produit, cela n’implique pas forcément qu’il les percevra comme une marque. Dans certains contextes, et vu les normes et habitudes

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 39

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

de certains secteurs, une marque de position peut attirer l’attention comme un élément indépendant qui peut être distingué du produit lui-même et qui communique ainsi un message de marque.

Exemples d’évaluation de marques de position:

Signe Argumentation Affaire

Dans cette affaire, le Tribunal a maintenu une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. La description de la marque précisait que «la marque consiste en la position de champs circulaire et rectangulaire sur le cadran d’une montre». Le Tribunal a estimé que la marque n’était pas indépendante ou ne pouvait pas se distinguer de la forme ou du dessin du produit lui-même, et que les éléments positionnés ne se différenciaient pas substantiellement d’autres dessins présents sur le marché.

Arrêt du 14/09/2009, T-152/07, «Champs géométriques sur le

cadran d’une montre»

Dans cette affaire concernant un article de bonneterie chaussante consistant en une bande orange couvrant la zone des orteils, le Tribunal a estimé que rien n’indiquait que la coloration de cette partie du produit serait normalement perçue comme ayant un caractère de marque. Au contraire, il a estimé que cette caractéristique serait susceptible d’être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur. L’objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC a donc été maintenue.

Arrêt du 15/06/2010, T-547/08, «Coloration

orange de la pointe d’une chaussette»

Les boutons sont des éléments décoratifs communs d’animaux en peluche. Un bouton est une forme géométrique simple qui ne s’écarte pas de la norme ou des habitudes du secteur. Il n’est pas rare de fixer des insignes, boucles, rubans, anneaux ou broderies aux oreilles d’animaux en peluche. Le public pertinent percevra donc les deux signes demandés comme des éléments décoratifs et non comme une indication d’origine commerciale.

Arrêts du 16/01/2014 T-433/12 et T-434/12

2.3 Caractère descriptif [article 7, paragraphe 1, point c), du RMC]

2.3.1 Remarques générales

2.3.1.1 La notion de caractère descriptif

Un signe doit être refusé au motif qu’il est descriptif s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C’est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce et/ou la taille des produits ou services. Le rapport entre le signe et les produits et services doit être suffisamment direct et concret (voir arrêt du 20/07/2004, T-311/02, «LIMO», point 30; arrêt du 30/11/2004, T-173/03, «NURSERYROOM», point 20), et compris sans autre réflexion (voir arrêt du 26/10/2000, T-345/99, «TRUSTEDLINK», point 35). Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 40

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC ne s’applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits et/ou services ou qui n’y font qu’allusion. Ces termes sont parfois également considérés comme des références vagues ou indirectes aux produits et/ou services (voir arrêt du 31/01/2001, T-135/99, «CINE ACTION», point 29).

L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’examinateur démontre l’existence d’une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents. En conséquence, le nombre de concurrents qui pourraient être affectés est totalement dénué de pertinence. Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits en question.

2.3.1.2 Le critère de référence

Le critère de référence est la compréhension ordinaire du terme en cause par le public pertinent. Il peut être confirmé par des définitions tirées de dictionnaires, par des exemples d’utilisation descriptive du terme trouvés sur des sites internet, ou résulter de manière évidente de la compréhension ordinaire du terme.

Il n’est pas nécessaire, pour refuser une marque à l’enregistrement, que l’examinateur prouve que le terme fait l’objet d’entrées dans des dictionnaires. En particulier lorsqu’il s’agit d’un terme composé, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles. Ce qui importe est sa signification ordinaire et évidente. En outre, les termes qui sont utilisés dans une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes des produits et services sont à considérer comme descriptifs. Dans de tels cas, il n’est pas requis de prouver que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s’adressent les produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partir du public pertinent, comme une description des produits ou services revendiqués, ou comme une caractéristique des produits et services (voir arrêt du 17/09/2008, T-226/07, «PRANAHAUS», point 36).

En ce qui concerne le critère de référence les principes suivants s’appliquent au regard de l’utilisation dans la langue et dans les dictionnaires:

 le signe doit être refusé lorsqu’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné;

 des vérifications linguistiques systématiques ne sont effectuées que dans les langues officielles de l’Union européenne. Toutefois, si des preuves convaincantes démontrent qu’un terme donné a une signification dans une langue autre que les langues officielles de l’Union et qu’il est compris par une grande partie du public pertinent dans au moins une partie de l’Union européenne, ce terme doit également être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMC (voir arrêt du 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», points 35- 36).

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 41

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Par exemple, le terme «hellim» est la traduction turque du mot «halloumi», qui est un fromage. Étant donné que le turc est une langue officielle à Chypre, c’est une langue qui est comprise et parlée par une partie de la population chypriote et, partant, le consommateur chypriote moyen peut comprendre que «hellim» est un terme descriptif pour le fromage (voir arrêt du 13/06/2012, T-534/10, «HELLIM/HALLOUMI»).

Les éléments de preuve peuvent provenir des connaissances individuelles de l’examinateur, d’observations de tiers ou de la documentation reprise dans des demandes d’annulation.

 Une recherche sur l’internet constitue également un moyen valable de démontrer une signification descriptive, notamment lorsqu’il s’agit de nouveaux termes, de jargon technique ou de termes argotiques, mais il importe alors d’examiner soigneusement les éléments de preuve afin de déterminer si le terme est effectivement utilisé de manière descriptive. En effet, sur internet, la différence entre un usage descriptif et un usage de marque est souvent floue, et internet comporte en outre une grande quantité d’informations ou d’affirmations non structurées et non vérifiées.

 L’objection doit clairement mentionner de quelle(s) langue(s) il s’agit, ce qui permettra l’application du motif de refus au moins pour l’État membre où cette langue est la langue officielle ou l’une des langues officielles, et exclut la transformation pour cet État membre (voir règle 45, point 4, du REMC).

L’article 7, paragraphe 1, point c), s’applique également aux translittérations. En particulier, les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins de l’examen des motifs absolus de refus, aux mots écrits en caractères grecs, et inversement (voir arrêt du 16/12/2010, T-281/09, «Chroma», point 34), car les consommateurs d’expression grecque connaissent l’alphabet latin. Cela vaut également pour l’alphabet cyrillique, utilisé dans l’UE par les Bulgares, qui connaissent également les caractères latins.

2.3.1.3 Caractéristiques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC

L’espèce des produits et services

Cela inclut les produits ou services eux-mêmes, c’est-à-dire leur type ou leur nature, par exemple, «banque» pour désigner des services financiers, «perlé» pour désigner des vins et des vins mousseux (voir arrêt du 01/02/2013, T-104/11, «Perle’») ou «Universaltelefonbuch» pour désigner un annuaire téléphonique universel (voir arrêt du 14/06/2001, affaires jointes T-357/99 et T-358/99, «Universaltelefonbuch»), ou les éléments constitutifs ou composants des produits (voir arrêt du 15/01/2013, T-625/11, «ecoDoor», point 26).

La qualité

Cela inclut aussi bien les termes élogieux, qu’ils fassent référence à la qualité supérieure des produits ou à la qualité inhérente des produits. Cela concerne des termes tels que «light», «extra», «fresh», «hyper light» utilisés pour désigner des produits qui peuvent être extrêmement légers (voir la décision du 27/06/2001, R 1215/003, «HYPERLITE»). En outre, des chiffres peuvent faire référence à la qualité d’un produit, comme «2000» pour la taille du moteur ou «75» pour sa puissance (en CV) du moteur.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 42

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La quantité

Cela comprend les indications de la quantité dans laquelle les produits sont habituellement vendus, par exemple, «paquet de six» pour des bières, «un litre» pour des boissons, «100» (grammes) pour des barres de chocolat. Seules comptent les mesures de quantité pertinentes dans le commerce et non les mesures hypothétiquement possibles. Par exemple, «99.999» pour les bananes serait acceptable.

La destination

La destination est la fonction d’un produit ou d’un service, le résultat attendu de son utilisation ou, de manière plus générale, l’utilisation à laquelle le produit ou service est destiné, par exemple, «TRUSTEDLINK» pour des produits et services dans le secteur des TI visant à assurer une liaison sûre (de confiance) (voir arrêt du 26/10/2000, T-345/99, «Trustedlink»). Ont été refusées à l’enregistrement sur cette base les marques suivantes, entre autres: «THERAPY» pour des instruments de massage (voir la décision du 08/09/1999, R 144/99-3, «THERAPY») et «SLIM BELLY» pour des appareils de fitness, des activités sportives, des services médicaux et de soins de beauté (voir arrêt du 30/04/2013, T-61/12, «Slim Belly»). Cette objection s’applique également à des accessoires: un terme descriptif du type de produits décrit également la destination des accessoires de ces produits. Dès lors, la marque «New Born Baby» est contestable pour des accessoires pour poupées, de même que «Rockbass» pour des accessoires de guitares électriques (voir arrêt du 08/06/2005, T-315/03, «Rockbass» [recours C-301/05 P, tranché]).

La valeur

Cela comprend autant le prix (élevé ou bas) à payer que la valeur en termes de qualité. Cela concerne donc non seulement des termes comme «extra» ou «top», mais aussi des expressions telles que «cheap» ou «more for your money». Cela concerne également les termes indiquant, dans le langage courant, des produits supérieurs en qualité.

La provenance géographique

Voir le point 2.3.2.6 ci-dessous, sous Appréciation des termes géographiques.

L’époque de la production du produit ou de la prestation du service

Cela concerne des expressions indiquant le moment où les services sont fournis, soit expressément («evening news», «24 hours»), soit de manière usuelle («24/7»). Cela concerne également les signes indiquant le moment de production des produits, à condition que cette information revête une importance par rapport aux produits (ex.: vendange tardive, pour du vin). Le chiffre «1998» indiquant le millésime de production serait pertinent pour du vin, mais pas pour du chocolat.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 43

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Autres caractéristiques

Cet élément couvre d’autres caractéristiques des produits ou services et montre que la liste d’éléments figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Le fait que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou simplement accessoires en termes commerciaux ou qu’il existe des synonymes de ces caractéristiques est sans pertinence (voir arrêt du 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», point 102, et arrêt du 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», point 41).

Exemples «d’autres caractéristiques»

 L’objet contenu dans les produits ou services revendiqués (voir le point 2.3.2.7 ci- dessous, sous Produits ou services susceptibles de contenir un objet).

 L’identification du consommateur ciblé: «children» ou «ellos» (voir arrêt du 27/02/2002, T-219/00, «ELLOS») pour des vêtements.

En outre, un terme peut être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), lorsque la caractéristique que désigne le signe implique des appréciations subjectives (par exemple, le mot DELICIEUX pour des aliments) ou demande d’autres précisions.

Comme l’a déclaré l’avocat général Jacobs,

on peut immédiatement penser à bien d’autres exemples de caractéristiques générales, qui nécessiteraient éventuellement une définition. plus précise pour que le consommateur sache avec certitude à quoi on se réfère, mais qui n’en restent pas moins tout à fait clairement des caractéristiques du produit en question. Pour ne prendre qu’un exemple, qualifier un produit de «naturel» revient incontestablement à désigner l’une de ses caractéristiques, tout en laissant le consommateur dans une immense perplexité quant à la nature précise de cette caractéristique, à moins de fournir d’autres détails. En fait, il est relativement difficile de trouver des «indications pouvant servir pour désigner des caractéristiques» qui ne demandent pas d’autres précisions à un certain degré (caractères gras ajoutés).

(Voir, par exemple, les conclusions de l’avocat général Jacobs du 10/04/2003, C-191/01 P, «Doublemint», point 43).

2.3.2 Marques verbales

2.3.2.1 Marque composée d’un seul terme

Les termes descriptifs sont ceux qui consistent simplement en des informations sur les caractéristiques des produits et services. Cela signifie que les termes descriptifs ne peuvent remplir la fonction de marque. En conséquence, le motif de refus est d’application, qu’un terme soit ou non déjà utilisé par des concurrents de manière descriptive par rapport aux produits et services concernés.

En particulier, un mot est descriptif si, dans l’esprit du grand public (si les produits lui sont destinés) ou du public spécialisé (indépendamment du fait que ces produits puissent également s’adresser au grand public), la marque a une signification descriptive:

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 44

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

 le terme «RESTORE» est descriptif pour des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; stents; cathéters; guides d’insertion (voir arrêt du 17/01/2013, C-21/12 P, «Restore»);

 «CONTINENTAL» est descriptif pour des «animaux vivants, à savoir chiens» et «garde et élevage de chiens, à savoir chiots et animaux d’élevage». En effet, le mot «Continental» désigne une race de bouledogues (voir arrêt du 17/04/2013, T-383/10, «Continental»).

En outre, comme indiqué précédemment, des objections doivent également être soulevées à l’encontre de termes qui décrivent des caractéristiques souhaitables des produits et services.

Toutefois, il importe de distinguer les termes élogieux qui décrivent, bien qu’en termes généraux, des caractéristiques souhaitables des produits et services (bon marché, pratique, de haute qualité, etc.), dont l’enregistrement est exclu, des termes élogieux au sens plus général, qui ne font pas spécifiquement référence aux produits et services eux-mêmes mais plutôt à des connotations positives vagues, à l’acheteur ou au fabricant des produits.

Marque non descriptive:

 «Bravo», car on ne sait pas clairement qui dit «bravo» à qui, ni ce dont on fait l’éloge (voir arrêt du 04/10/2001, C-517/99).

2.3.2.2 Combinaisons de mots

En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme primant sur la somme desdits éléments (voir arrêt du 12/02/2004, C-265/00, «BIOMILD», points 39 et 43). Les notions de «caractère inhabituel de la combinaison», d’«impression suffisamment éloignée» et de «prime sur la somme desdits éléments» doivent être interprétées comme signifiant que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC ne s’applique pas lorsque la façon dont les deux éléments descriptifs sont combinés est en elle-même fantaisiste.

L’enregistrement a été refusé dans les affaires suivantes:

 «BIOMILD» pour du yaourt qui est doux et biologique (voir arrêt du 12/02/2004, C-265/00);

 «Companyline» pour des services relatifs aux assurances et aux affaires financières (voir arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P);

 «TRUSTEDLINK» pour des logiciels pour le commerce électronique, services de conseils aux entreprises, services d’intégration de logiciels et services de

Motifs absolus de refus

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formation aux technologies et services de commerce électronique (voir arrêt du 26/10/2000, T-345/99);

 «CINE COMEDY» pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, la production, la projection et la location de films, et pour la cession, la transmission, la location et toute autre exploitation de droits sur des films (voir arrêt du 31/01/2001, T-136/99);

 «TELE AID» pour des dispositifs électroniques pour la transmission vocale ou de données, services de réparation pour automobiles et dépannage, gestion d’un réseau de communications, services de remorquage et services d’un centre de calcul doté d’un système de localisation de véhicules (voir arrêt du 20/03/2002, T-355/00);

 «QUICK-GRIP» pour des outils à main, colliers de serrage et leurs pièces (voir l’ordonnance du 27/05/2004, T-61/03);

 «TWIST & POUR» pour des conteneurs en plastique à poignée, vendus en tant qu’éléments constitutifs d’un procédé de stockage et de versement de la peinture liquide (voir arrêt du 12/06/2007, T-190/05)

 «CLEARWIFI» pour des services de télécommunication, à savoir fourniture d’accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication (voir arrêt du 19/11/2009, T-399/08)

 «STEAM GLIDE» pour des fers à repasser électriques, fers à repasser électriques plats, fers à repasser électriques pour le repassage de vêtements, pièces et accessoires pour tous les produits précités (voir arrêt du 16/01/2013, T-544/11).

 «GREEN CARBON» pour du caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l’occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélanges de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage (voir arrêt du 11/04/2013, T-294/10).

De la même manière, les combinaisons du préfixe «EURO» avec des termes purement descriptifs doivent être refusées lorsque l’élément «EURO» renforce le caractère descriptif du signe dans son ensemble ou lorsqu’il existe un rapport raisonnable entre ce terme et les produits ou services concernés. Ce raisonnement est conforme à l’arrêt du 07/06/2001, T-359/99, «EuroHealth».

Le non-respect des règles grammaticales n’empêche pas une combinaison de mots d’être considérée comme une indication descriptive (voir arrêt du 16/12/2008, T-335/07, «Patentconsult», point 22).

Pour les combinaisons composées de substantifs et d’adjectifs, il y a lieu de vérifier si la signification de la combinaison change si ses éléments sont inversés. Par exemple, «Vacations direct» (marque refusée à l’enregistrement, voir la décision du 23/01/2001, R 33/00-3) équivaut à «direct vacations». Par contre, «BestPartner» n’est pas l’équivalent de «PartnerBest».

Le même raisonnement s’applique aux mots consistant en la combinaison d’un adjectif et d’un verbe. En conséquence, le mot «ULTRAPROTECT» doit être considéré comme

Motifs absolus de refus

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descriptif pour des préparations hygiéniques et de stérilisation, bien qu’il consiste en la combinaison (incorrecte d’un point de vue grammatical) d’un adjectif (ULTRA) et d’un verbe (PROTECT), étant donné que sa signification reste clairement compréhensible (décision du 03/06/2013, R 1595/2012-1).

En outre, il faut également prendre en considération le fait que dans le monde de la publicité, les articles définis et les pronoms (LE, IL, etc.), les conjonctions (OU, ET, etc.) ou les prépositions (DE, POUR, etc.) sont souvent omis. Cela signifie que l’absence de ces éléments grammaticaux peut ne pas suffire pour rendre la marque distinctive.

Enfin, les combinaisons de mots issus de langues différentes peuvent encore être contestées, pour autant que les consommateurs pertinents comprennent les deux termes sans autre effort.

2.3.2.3 Fautes d’orthographe et omissions

Une faute d’orthographe ne change pas forcément le caractère descriptif d’un signe. Tout d’abord, les fautes d’orthographe peuvent découler de l’influence d’une autre langue ou de l’orthographe d’un mot provenant de régions situées en dehors de l’UE, comme l’anglais américain, découler du langage argotique ou être destinées à rendre le mot plus à la mode. Exemples de signes refusés:

 «XTRA» (voir la décision du 27/05/1998, R 20/1997-1)  «XPERT» (voir la décision du 27/07/1999, R 0230/1998-3)  «EASI-CASH» (voir la décision du 20/11/1998, R 96/1998-1)  «LITE» (voir arrêt du 27/02/2002, T-79/00)  «RELY-ABLE» (voir arrêt du 30/04/2013, T-640/11).

En outre, les consommateurs comprendront, sans autre réflexion, le «@» comme la lettre A ou le «€» comme la lettre E. Les consommateurs anglophones remplaceront certains chiffres par des mots, par exemple «2» par «to», ou «4» par «for».

Par ailleurs, si la faute d’orthographe est fantaisiste et/ou frappante ou modifie le sens du mot (accepté: «MINUTE MAID», MC nº 2 091 262, au lieu de «Minute Made»), le signe est acceptable.

En règle générale, les fautes d’orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif:

 lorsqu’elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou;

 lorsqu’elles peuvent modifier le sens de l’élément verbal ou lorsqu’elles requièrent que le consommateur déploie un effort intellectuel afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont supposées faire référence.

Les marques suivantes ont été refusées.

Motifs absolus de refus

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Signe Argumentation Affaire

ACTIVMOTION SENSOR

MC nº 10 282 614 pour des produits relevant de la

classe 7 (équipements pour le

nettoyage de piscines et de bains à remous, à savoir

balais, aspirateurs, et leurs pièces)

La marque se compose simplement de «ACTIV’», une orthographe clairement erronée du mot «ACTIVE», de «MOTION» et de «SENSOR». Combinés, les mots forment une combinaison qui est parfaitement compréhensible et simplement descriptive, et qui a donc été refusée.

Décision du 06/08/2012,

R 716/2012-4, «ACTIVMOTION

SENSOR», paragraphe 11

XTRAORDINARIO

Enregistrement international désignant l’UE nº 930 778, pour des produits relevant

de la classe 33 (tequila)

Le vocable ci-contre est un mot qui n’existe pas mais qui ressemble fortement à l’adjectif espagnol «extraordinario». Les consommateurs espagnols et portugais percevront le signe comme un mot mal orthographié signifiant «remarquable», «spécial», «formidable», «superbe» ou «merveilleux», ce qui, en soi, confère un caractère descriptif au signe.

Décision du 08/03/2012,

R 2297/2011-5, «Xtraordinario»,

paragraphes 11-12

Par contre, les marques suivantes ont été acceptées:

Signe Argumentation Affaire

LINQ

MC nº 1 419 415 pour des produits et services relevant

des classes 9 et 38

Ce mot est inventé, il n’existe dans aucun dictionnaire connu et il n’a pas été démontré qu’il s’agit d’une faute d’orthographe communément utilisée dans les cercles commerciaux qui présentent un intérêt pour le requérant. En outre, vu que le mot est court, la lettre finale Q sera remarquée comme un élément particulier, et l’orthographe fantaisiste est donc claire.

Décision du 04/02/2002, R 9/2001-

1, «LINQ», paragraphe 13

LIQID

MC nº 5 330 832, à l’origine, pour des produits relevant

des classes 3, 5 et 32

Dans cette marque verbale, la combinaison «QI» est très inhabituelle en anglais, étant donné que la lettre «Q» est normalement suivie d’un «U». La faute d’orthographe frappante que comporte le mot anglais «liquid» permettrait même à un consommateur pressé de remarquer la particularité du mot «LIQID». En outre, l’orthographe aurait un effet non seulement sur l’impression visuelle produite par le signe, mais également sur l’impression phonétique, étant donné que le signe demandé sera prononcé différemment du mot anglais «liquid».

Décision du 22/02/2008,

R 1769/2007-2, «LIQID»,

paragraphe 25

2.3.2.4 Abréviations et acronymes

Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant.

Les signes suivants ont été refusés parce que leur signification descriptive pour le public pertinent pouvait être clairement démontrée:

 SnTEM (voir arrêt du 12/01/2005, T-367/02 à T-369/02),  TDI [voir arrêt du 03/12/2003, T-16/02 (recours C-82/04 P, tranché)]  LIMO (voir arrêt du 20/07/2004, T-311/02)

Motifs absolus de refus

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 BioID (voir arrêt du 05/12/2002, T-91/01 (le recours C-37/03 P a rejeté l’arrêt du Tribunal et la décision de la 2e chambre de recours).

Il convient de souligner que les banques de données publiées sur internet, par exemple «Acronym Finder», sont à exploiter avec la plus grande prudence en tant que base de référence. Il est préférable de consulter des ouvrages de référence techniques ou la littérature scientifique, par exemple dans le domaine de l’informatique. Par ailleurs, l’utilisation d’une abréviation par plusieurs opérateurs dans le domaine concerné sur internet suffit à confirmer l’usage de l’abréviation dans la pratique.

Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu’ils sont descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». La raison est que l’acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (voir arrêt du 15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, «Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund», points 32 et 40). Cela vaut même lorsque l’acronyme ne reflète pas les simples «accessoires» de la combinaison de mots, tels que les articles, prépositions ou signes de ponctuation, comme le montrent les exemples suivants:

 «NAI - Der Natur-Aktien-Index»  «The Statistical Analysis Corporation – SAC»

Si la règle précitée s’applique à la plupart des cas, tous les cas de juxtaposition d’une combinaison de mots descriptive et d’une abréviation de ces mots ne seront pas considérés comme descriptifs dans leur ensemble. Ce sera le cas lorsque le public pertinent ne percevra pas immédiatement l’acronyme comme une abréviation de la combinaison de mots descriptive, mais plutôt comme un élément distinctif qui fera que le signe dans son ensemble prime sur la somme de ses éléments individuels, comme le démontre l’exemple suivant:

 «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

2.3.2.5 Slogans

Un slogan est contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC lorsqu’il transmet immédiatement l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services.

Les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si un slogan est descriptif ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d’un signe verbal composé d’un seul élément (voir arrêt du 06/11/2007, T-28/06, «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN», point 21). Il est inapproprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes, en particulier compte tenu du fait que le terme «slogan» ne se réfère pas à une sous-catégorie spéciale de signes (voir arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», points 26 et 40).

Exemple de slogan descriptif

 Une demande portant sur des produits relevant de la classe 9 (systèmes de navigation par satellite, etc.) pour «FIND YOUR WAY», (voir la décision du 18/07/2007, R 1184/2006-4) a été contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1,

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 49

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points b) et c), du RMC. L’expression «Find your way» par rapport aux produits revendiqués dans la classe 9 vise clairement à informer le consommateur pertinent que les produits du requérant aident les consommateurs à identifier des lieux géographiques afin de trouver leur chemin. Le message transmis par le signe demandé se réfère directement au fait que les consommateurs trouveront l’itinéraire pour se déplacer d’un endroit à un autre en utilisant les produits spécifiés.

 «BUILT TO RESIST» ne peut avoir qu’une seule signification possible pour le papier, les produits en papier et les articles de bureau relevant de la classe 16, le cuir, les imitations de cuir, les articles de voyage non compris dans d’autres classes et la sellerie relevant de la classe 18 ainsi que les vêtements, les chaussures et la chapellerie relevant de la classe 25, à savoir que les produits sont faits pour durer et qu’ils sont alors solides et résistent à l’usure (voir arrêt du 16/09/2009, T-80/07, «BUILT TO RESIST», points 27 et 28).

2.3.2.6 Termes géographiques

Par terme géographique, il faut entendre tout nom existant d’un lieu, par exemple d’un pays, d’une région, d’une ville, d’un lac ou d’un cours d’eau (cette liste n’est pas exhaustive). Les formes adjectivales ne constituent pas, pour le public pertinent, un écart perceptible suffisant pour lui permettre de penser que le signe renvoie à une référence autre que le nom géographique (voir arrêt du 15/10/2003, T-295/01, «OLDENBURGER», point 39). Par exemple, «German» sera encore perçu comme une référence à l’Allemagne, et «French», à la France. Par ailleurs, des termes désuets comme «Ceylon», «Bombay» et «Burma» entrent dans cette catégorie s’ils sont toujours communément utilisés ou généralement compris par les consommateurs comme une indication d’origine.

Dans ce point, la notion de «terme géographique» recouvre toute indication géographique dans une demande de marque communautaire, tandis que les expressions «indication géographique protégée», «appellation protégée» ou «appellation d’origine» sont utilisées uniquement dans le cadre d’une législation propre à leur protection.

Si le signe contient d’autres éléments non descriptifs ou distinctifs, le caractère enregistrable de la combinaison (du signe dans son ensemble) doit être évalué de la même manière que dans les cas où des éléments descriptifs sont associés à des éléments distinctifs ou non descriptifs (voir ci-dessous le point 2.3.4 Seuil figuratif).

Les appellations d’origine et indications géographiques protégées par des règlements spécifiques de l’Union européenne sont couvertes par la section de l’Article 7, paragraphe 1, points j et k.

Appréciation des termes géographiques

Comme pour tous les autres termes descriptifs, il y a lieu d’évaluer si le terme géographique décrit des caractéristiques objectives des produits et services. Cet examen doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués et à la perception du public pertinent. Le caractère descriptif du terme géographique peut avoir trait:

 au lieu de fabrication des produits;

Motifs absolus de refus

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 à l’objet d’un produit (par exemple, la ville ou la région traitée par un guide de voyage);

 au lieu où sont fournis les services;  au type de cuisine (pour les restaurants).

La première étape de l’appréciation du terme géographique consiste à déterminer si le terme est compris comme tel par le public pertinent. Dans la plupart des cas, cette compréhension sera établie en tenant compte d’un consommateur normalement informé ayant une culture générale suffisante sans être spécialiste en géographie.

La deuxième étape consiste à déterminer si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou si un lien sera raisonnablement établi dans l’avenir (voir arrêt du 04/05/1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, «Chiemsee», point 31). En d’autres termes, le terme géographique ne doit pas être compris comme un terme simplement suggestif ou fantaisiste. Par exemple, le pôle Nord et le mont Blanc sont des termes géographiques couramment connus, mais dans le contexte de crèmes glacées ou de voitures de sport, ces termes ne seraient pas perçus comme étant des lieux de production possibles, mais comme des termes simplement suggestifs ou fantaisistes. Cela vaut également pour l’utilisation de noms de ville à la mode pour désigner des produits et services sans rapport avec le motif pour lequel la ville est connue («Hollywood» pour des gommes à mâcher) ou pour l’utilisation de noms de certains quartiers ou rues commerçantes célèbres («Champs Élysées» pour de l’eau en bouteille, «Manhattan» pour des tomates, «Denver»pour des équipements d’éclairage ou «Port Louis» pour des produits textiles).

En outre, certains termes géographiques peuvent être refusés du simple fait de leur renommée ou réputation étendue pour la qualité élevée des produits ou services concernés. Une appréciation détaillée du lien n’est pas nécessaire dans ce cas (voir arrêt du 15/12/2011, T-377/09, «Passionately Swiss», points 43 à 45). Par exemple, «Milano» devrait être refusé pour des vêtements, «Zurich» pour des services financiers et «Îles Canaries» pour des services touristiques.

Concernant le lien raisonnablement établi dans l’avenir, un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC ne peut uniquement reposer sur l’argument selon lequel les produits ou services peuvent théoriquement être produits ou fournis dans le lieu désigné par le terme géographique (arrêt du 08/07/2009, T-226/08, «Alaska»).

Au contraire, il convient d’apprécier la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du terme géographique ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou services concernée (voir arrêt du 04/05/1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, «Chiemsee», points 32 et 37).

Une telle appréciation doit tenir compte en particulier de l’importance de la provenance géographique des produits en question ainsi que des habitudes commerciales en matière d’utilisation de noms géographiques pour indiquer l’origine des produits ou faire référence à certains critères qualitatifs et objectifs des produits.

Pour les produits agricoles ou les boissons (eau minérale, bière), les termes géographiques servent généralement à faire référence au lieu de production. Toutefois, cela peut ne pas être le cas dans tous les États membres et dépend de la taille du lieu ou de la zone géographique (voir arrêt du 15/10/2003, T-295/01, «OLDENBURGER»). Dans ce paragraphe, les termes géographiques mentionnés ne sont ni des indications géographiques protégées ni des appellations d’origine protégées.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 51

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En ce qui concerne les produits textiles et les produits de soins pour le corps, il est utile d’établir s’il y a réellement production de ces produits et si ce fait est connu à l’échelle nationale ou internationale par le public pertinent. Néanmoins, cette exigence ne doit pas être confondue avec la renommée d’une indication géographique en tant que telle, et ne satisfait pas nécessairement à l’obligation de lien entre le terme géographique et les produits ou services concernés (voir arrêt du 15/10/2008, T-230/06, «PORT LOUIS», points 28 à 35).

En cas de doute, il est recommandé de consulter un ressortissant de l’État membre concerné.

Les principes précités s’appliquent également aux noms de pays.

Enfin, le seul fait qu’un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas pour surmonter une objection, même s’il s’agit d’un argument important à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif acquis.

: 2.3.2.7 Termes décrivant l’objet contenu dans les produits ou services

Lorsqu’un signe est exclusivement composé d’un mot qui décrit ce que peut être l’objet ou le contenu des produits ou services concernés, il doit être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Les termes notoires et susceptibles d’être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l’objet.

La question essentielle consiste à savoir si le signe demandé peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services demandés de sorte qu’il soit inévitablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l’objet des produits ou services revendiqués, et s’il doit dès lors être maintenu à la disposition d’autres opérateurs.

Par exemple, un nom très connu comme «Vivaldi» créera immédiatement un lien avec le célèbre compositeur, tout comme le terme «skis» par rapport au ski en tant que sport. Si la classe 16 (livres) est un excellent exemple de catégorie de produits qui contient l’objet ou le contenu, une objection formulée dans cette section peut l’être également à l’égard d’autres produits et services, comme les supports de données, les DVD, les CD-ROM ou les services éditoriaux. Aux fins de la présente section, les termes «objet» et «contenu» sont interchangeables.

Les noms de personnes célèbres (en particulier de musiciens ou de compositeurs) peuvent indiquer la catégorie de produits si, du fait de l’usage généralisé, du temps écoulé, de la date du décès ou de la popularisation, de la reconnaissance, d’une performance par de nombreux artistes ou d’une formation musicale, le public peut les percevoir comme génériques. Cela sera le cas, par exemple, pour «Vivaldi», dont la musique est jouée par des orchestres du monde entier, et le signe «Vivaldi» ne sera pas perçu comme indicateur de l’origine de la musique.

Les objections fondées sur les éléments précités:

 ne s’appliqueront qu’aux produits (par exemple, livres) ou services (par exemple, éducation) qui contiennent un objet concernant d’autres choses, produits et/ou activités (par exemple, un livre d’histoire ou un cours d’histoire),

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 52

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 lorsque le signe est exclusivement composé du mot identifiant cet objet (par exemple, «VEHICLES» ou «HISTORY»), et

 seront formulées au cas par cas en appréciant de multiples facteurs (voir ci- dessous).

Produits et services qui peuvent contenir un objet

Dans la plupart des cas, les produits ou services qui peuvent consister en ou contenir un objet contestable sont les suivants:

 Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, logiciels, disques acoustiques, publications électroniques (téléchargeables)

○ Contestables:

— STATISTICAL ANALYSIS pour des logiciels — ROCK MUSIC pour CDs

 Classe 16: Produits de l’imprimerie, photographies et matériel d’enseignement, pour autant qu’il contienne des produits de l’imprimerie

○ Contestables:

— HISTORY pour des livres; — PARIS pour des guides de voyage; — CAR pour des magazines; — ANIMALS pour des photographies. — TRANSCENDENTAL MEDITATION pour du matériel d’instruction et

d’enseignement.

 Classe 28: Jeux de société

o Contestables:

- «MEMORY» (ordonnance de la Cour du 14/03/2011, C-369/10 P)

 Classe 35: Salons commerciaux, publicité, services de vente au détail

○ Contestables:

— ELECTRONICA pour des salons commerciaux concernant des produits électroniques (voir arrêt du 05/12/2000, T-32/00, «Electronica», points 42 à 44)

— LIVE CONCERT pour des services publicitaires — CLOTHING pour des services de vente au détail

 Classe 38: Télécommunications

○ Contestables:

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 53

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— NEWS pour des télécommunications; — MATH pour la fourniture de forums en ligne.

 Classe 41: Éducation, formation, divertissement, publications électroniques (non téléchargeables)

○ Contestables:

— GERMAN pour des cours de langue; — HISTORY pour des services d’éducation; — COMEDY pour des programmes télévisés; — TRANSCENDENTAL MEDITATION pour des services d’éducation.

La liste des classes de Nice précitée n’est pas exhaustive, même si elle s’applique à la grande majorité des cas. En conséquence, les objections fondées sur un objet descriptif doivent être soulevées essentiellement dans le cadre des produits et services énumérés ci-dessus.

Si le signe demandé est un terme descriptif d’une caractéristique particulière des produits ou services, une désignation des produits ou services qui exclut cette caractéristique particulière décrite par le signe demandé n’évitera pas une objection fondée sur l’objet, car il est inacceptable qu’un demandeur revendique des produits ou services à la condition qu’ils ne présentent pas une caractéristique particulière (voir arrêt du 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», points 114 à 116). Les exemples inventés suivants illustrent des désignations de produits ou services qui ne pourraient éviter une objection:

 COMEDY pour la télédiffusion, à l’exception des programmes de comédie;  PENGUINS (au pluriel !) pour des livres, à l’exception des livres sur les

pingouins;  TECHNOLOGY pour des «classes, à l’exception de celles concernant les

ordinateurs et la technologie».

Se distinguent des exemples précités des revendications positives de produits ou services pour lesquelles il est impossible que le signe demandé décrive un objet ou contenu. Par exemple, les exemples inventés suivants ne seraient pas contestables, du moins en ce qui concerne des signes descriptifs d’un objet:

 COMEDY pour la télédiffusion d’actualités économiques, politiques et technologiques;

 PENGUIN pour des bandes dessinées sur des sujets relatifs au western, à l’époque médiévale ou à la Rome antique;

 TECHNOLOGY pour des «classes concernant l’écriture créative de fiction».

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 54

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2.3.2.8 Lettres uniques et chiffres

Lettres uniques3

Considération générales

La Cour a déclaré que, lorsqu’il examine les motifs absolus de refus, l’Office est tenu, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du RMC, d’examiner, de sa propre initiative, les faits pertinents qui pourraient l’amener à soulever une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMC, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur de marque communautaire (points 55 à 58). Partant, il incombe à l’Office d’expliquer, par une argumentation motivée, les raisons pour lesquelles une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est descriptive.

En conséquence, lors de l’examen de marques constituées d’une lettre unique, des arguments génériques non motivés comme ceux concernant la disponibilité des signes devraient être évités, vu le nombre limité de lettres. De même, il est inapproprié de fonder une objection sur des arguments spéculatifs liés aux différentes significations que pourrait avoir un signe. L’Office se voit obligé d’établir, sur la base d’un examen des faits, pourquoi la marque demandée est contestable.

Il est donc clair que l’examen de marques constituées d’une lettre unique doit être minutieux et rigoureux, et que chaque cas requiert un examen méticuleux.

Exemples

Par exemple, dans des domaines techniques tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, certaines lettres peuvent avoir une connotation descriptive si elles transmettent des informations suffisamment précises sur les produits et/ou services concernés.

La lettre «E» a également été considérée comme descriptive pour les «éoliennes et leurs pièces, générateurs, pales de rotor pour éoliennes, rotors pour éoliennes» (classe 7), les «circuits de commande pour éoliennes, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de signalisation et de contrôle» (classe 9) ainsi que pour les «mâts d’éoliennes» (classe 19), étant donné qu’elle peut être perçue comme une référence à l’«énergie» ou à l’«électricité» (voir arrêt du 21/05/2008, T-329/06, «E», points 24 à 31, et la décision du 08/09/2006, R 394/2006-1, paragraphes 22 à 26).

Une objection peut être également se justifier à l’égard de produits et/ou de services destinés à un public plus général. Par exemple, les lettres «S», «M» ou «L» pour des vêtements sont contestables étant donné qu’elles sont utilisées pour décrire une taille de vêtements particulière, à savoir comme des abréviations de «Small», «Medium» ou «Large».

Par ailleurs, s’il ne peut être établi qu’une lettre unique donnée est descriptive pour les produits et/ou services concernés, et pour autant que la marque demandée ne soit pas susceptible d’être contestée au titre d’une autre disposition de l’article 7, paragraphe 1, du RMC, la demande doit être acceptée.

Voir le point 2.2.5.2 plus haut pour d’autres exemples.

3 Pour lettres uniques sous l’article 7, paragraphe 1, point b, voir 2.2.5

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 55

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Chiffres

Dans son arrêt du 10/03/2011, C-51/10 P, «1000», la Cour a estimé que les signes exclusivement composés de chiffres sans altération graphique peuvent être enregistrés en tant que marques (points 29 et 30).

La Cour a fait référence, par analogie, à son précédent arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, «α», concernant des lettres uniques (point 31) et a souligné que les marques composées de chiffres doivent être examinées spécifiquement par rapport aux produits et/ou services concernés (point 32).

Partant, un chiffre ne peut être enregistré comme marque communautaire que s’il est distinctif pour les produits et services couverts par la demande d’enregistrement (point 32) et s’il n’est pas purement descriptif ou autrement non distinctif par rapport auxdits produits et services.

Par exemple, la chambre de recours a confirmé le refus de la marque «15» demandée pour des «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25, au motif que le chiffre «15» présentait un lien suffisamment direct et concret avec ces produits, puisqu’il contenait des informations évidentes et directes concernant la taille ou la pointure desdits produits. Elle a également confirmé le refus de ce signe pour des «bières», comprises dans la classe 32, étant donné qu’il ressortait de l’expérience pratique liée à la commercialisation des produits en cause, sur laquelle se basait l’examinatrice, qu’il existait sur le marché communautaire certaines bières très fortes ayant une teneur en alcool de 15 % vol. (voir la décision du 12/05/2009, R 72/2009-2, paragraphes 15 à 22).

Il est de notoriété publique que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits et/ou services concernés. Par exemple, dans les scénarios suivants, une objection s’appliquerait au motif que le signe demandé est descriptif étant donné qu’il renvoie à:

 la date de production des produits/de la prestation des services, lorsque ce facteur est pertinent pour les produits et/ou services concernés. Par exemple, 1996 ou 2000 pour des «vins» seraient contestables, étant donné que l’âge du vin est un facteur très pertinent en termes de choix d’achat;

 la taille: 1600 pour des voitures, 185/65 pour des pneus, 10 pour des vêtements pour dames au Royaume-Uni, 32 pour des vêtements pour dames en France;

 la quantité: 200 pour des cigarettes;

 des codes téléphoniques: 0800 ou 0500 au Royaume-Uni, 800 en Italie, 902 en Espagne, etc.;

 la période de la prestation des services: 24/7;

 la puissance des produits: 115 pour des moteurs ou des voitures;

 la teneur en alcool: 4,5 pour les lagers, 13 pour les vins;

 le nombre de pièces: 1 000 pour des puzzles.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 56

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En outre, lorsque le chiffre ne semble pas avoir de signification possible au regard des produits ou services concernés, il est acceptable, par exemple «77» pour des services financiers ou «333» pour des «vêtements».

2.3.2.9 Noms de couleurs

Un signe exclusivement composé du nom d’une couleur doit être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, lorsque la demande revendique des produits pour lesquels la couleur peut être raisonnablement perçue par le public comme une description de l’une de ses caractéristiques. Par exemple, le nom de couleur «BLUE» (BLEU) pour le fromage décrit un genre spécifique de fromage, la couleur «GREEN» (VERT), un genre particulier de thé. La couleur «BROWN» (BRUN) pour le sucre décrit la couleur et le type de sucre. Cela vaut essentiellement pour les couleurs courantes, par exemple les couleurs primaires ou «SILVER» (ARGENT) et «GOLD» (OR). Lorsque les produits revendiqués concernent des colorants (par exemple des peintures, encres, teintures, cosmétiques, etc.), le nom des couleurs peut décrire la couleur même des produits, et les signes exclusivement composés d’une couleur doivent être contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Dans ces cas, les noms de couleurs ne sont pas considérés comme des marques mais simplement comme des éléments décrivant la caractéristique principale des produits.

Les directives suivantes doivent s’appliquer en général:

 lorsque la couleur est une caractéristique typique des produits et qu’elle est pertinente pour le choix du consommateur, comme pour des vêtements et des voitures, les noms de couleurs tels que «EMERALD» (ÉMERAUDE) ou «APRICOT» (ABRICOT, qui, bien qu’ils aient d’autres significations, sont perçus comme ayant une forte connotation en rapport avec certaines couleurs, et doivent être contestés;

 des mots comme «SAPPHIRE» (SAPHIR) ou «FLAMINGO» (ROSE FLAMANT) n’ont pas de connotation de couleur suffisamment forte pour surmonter l’autre signification n’ayant pas de rapport avec la couleur, et ne doivent donc généralement pas être contestés s’ils ne sont pas susceptibles d’être perçus comme ayant une signification de couleur pour les produits ou services revendiqués.

Les couleurs associées à d’autres mots peuvent être enregistrables si le signe dans son ensemble est distinctif: «ICE COFFEE» (CAFÉ GLACÉ), «VANILLA ICE» (GLACE À LA VANILLE) et «MISTY BLUE» (BLEU VAPOREUX). Les combinaisons descriptives comme «DEEP BLUE» (BLEU FONCÉ) ne doivent pas être acceptées. Les mots du dictionnaire qui sont descriptifs mais flous et peu susceptibles d’être utilisés par des tiers peuvent être acceptés: «LUNA» (LUNE) (nom que les alchimistes donnent à l’argent) et «CARNELIAN» (CORNALINE) (nom alternatif pour CORNELIAN, une gemme de couleur rouge moins connue).

2.3.2.10 Noms de variétés végétales

Les noms de variétés végétales décrivent des variétés ou sous-espèces cultivées de plantes vivantes ou de semences agricoles. En tant que tels, ils ne seront pas perçus comme des marques.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 57

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Cette section concerne uniquement les noms des variétés végétales qui sont utilisés dans le commerce mais qui ne sont pas simultanément enregistrés auprès de l’Office communautaire des variétés végétales conformément au règlement nº 2100/94. La procédure à suivre pour traiter les demandes de MC qui contiennent ou consistent en des noms de variétés végétales enregistrés est expliquée dans une autre section des Directives dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMC (voir point 2.6.1.2).

Les critères pour apprécier le caractère descriptif d’une marque pour des plantes ne diffèrent pas de ceux qui s’appliquent aux autres catégories de marques. Les dispositions de la réglementation sur les marques s’appliquent aux plantes de la même manière qu’elles s’appliquent à d’autres catégories de produits. Il s’ensuit que le nom d’une variété végétale doit être rejeté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif selon les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, du RMC.

Lorsque la MC demandée se compose d’une formulation concernant des plantes vivantes, des semences agricoles, des fruits frais, des légumes frais ou des formulations similaires, l’examinateur doit vérifier, par le biais d’une recherche sur Internet, si le terme qui compose la marque coïncide avec le nom d’une variété végétale spécifique déjà utilisé dans le commerce.

Si la recherché révèle que le terme en question est déjà utilisé dans le commerce, soit dans l’UE, soit dans une autre juridiction, alors l’examinateur doit soulever une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC en contestant que le terme en question décrit espèce des produits concernés.

En fonction des circonstances de l’affaire, et à condition que les preuves disponibles démontrent que le terme concerné a été utilisé à un tel point qu’il est devenu usuel dans le commerce dans l’UE, une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du RMC est alors requise (voir également point 2.4.4).

Par exemple, dans sa décision du 01/03/2012, R 1095/2011-5, «SHARBATI», la cinquième chambre de recours a confirmé le refus de la marque «SHARBATI» demandée pour les produits riz; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie (classe 30), au motif qu’elle était descriptive de ces produits: Sharbati est une sorte de riz et une sorte de blé qui donne son nom à un certain type de farine, connu en Inde.

Même si la plupart des preuves fournies provenaient d’Inde, certaines se référaient au commerce d’exportation sur les marchés des produits de base. En conséquence, le fait qu’un mot donné soit le nom d’une variété de riz en Inde était déjà une forte indication que le produit serait distribué dans l’Union européenne.

Toutefois, la chambre a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves démontrant que le terme «SHARBATI» était devenu générique dans l’Union européenne. Bien qu’il ait été démontré que le riz ou le blé Sharbati avait été proposé aux opérateurs de l’Union européenne, qu’il ait été effectivement importé dans l’Union européenne et qu’il n’ait pas d’autre nom précis, les preuves démontrant que, à la date de dépôt de la demande de MC, les produits étaient connus dans la mesure prévue à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC, étaient insuffisantes.

Une objection doit également être formulée lorsque la marque demandée ne consiste qu’en une légère variation (à savoir des différences mineures qui n’altèrent pas la perception visuelle et phonétique du signe) du nom de variété végétale utilisé dans le

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 58

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

commerce, conduisant ainsi les consommateurs à penser qu’ils sont confrontés au nom générique ou descriptif d’une variété végétale.

La décision du 03/12/2009, R 1743/2007-1, «VESUVIA», constitue un exemple pertinent à cet égard. La chambre a estimé que les preuves provenant des États-Unis et du Canada étaient suffisantes pour conclure que le nom «Vesuvius» d’une variété de roses pouvait devenir une indication descriptive dans l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC et que la marque demandée «VESUVIA» s’en rapprochait. La chambre a justifié son refus par le fait que les roses sont généralement mentionnées au féminin.

Enfin, il convient de signaler qu’une objection doit être formulée non seulement pour des marques demandées qui sont identiques (ou qui présentent une légère variation par rapport) à un nom de variété végétale utilisé dans le commerce comme le nom générique d’une variété végétale, mais également pour tout produit et/ou service qui peut être directement lié au nom de variété végétale en question (tels que des services d’importation et exportation de la variété végétale en question).

2.3.2.11 Noms de banques et de journaux/magazines

Dans le domaine des banques, des journaux et des magazines, les consommateurs sont habitués à reconnaître des combinaisons descriptives de termes comme indications d’origine. Cela est dû à:

 l’identification de l’entité concernée comme la seule ayant le droit d’utiliser la combinaison (voir, par exemple, «BANK OF ENGLAND» ou «BANCO DE ESPAÑA» ou autres noms de banques centrales); ou

 une présence forte et de longue date sur le marché (par exemple, «IL GIORNALE» - le journal - en Italie); ou

 le fait que la combinaison est encore susceptible d’identifier une entité spécifique (par exemple, «COSTA BLANCA NEWS» ou «BANCO DE ALICANTE»).

Dans ces cas, aucune objection ne devrait être soulevée. Cependant, les combinaisons descriptives telles que «ONLINEBANK», «E-BANK» ou «INTERNETNEWS» restent contestables étant donné qu’elles ne créent pas, à première vue du moins, l’impression d’une entité clairement identifiable.

2.3.2.12 Noms d’hôtels

Dans le secteur hôtelier, les noms d’hôtels consistent souvent en une combinaison du mot «HOTEL» et d’un terme géographique (à savoir le nom d’une île, d’une ville, d’un pays, etc.). Ils désignent généralement des établissements spécifiques qui n’ont aucun rapport avec le terme géographique utilisé, étant donné qu’ils ne se trouvent pas dans ce lieu spécifique. Par conséquent, vu ces habitudes commerciales, les consommateurs ne percevraient pas des expressions telles que «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» ou «HOTEL INGLATERRA» comme des indications descriptives (qui indiquent que les services sont fournis par un hôtel situé dans ce lieu spécifique) mais plutôt comme des indications d’origine. En effet, ces expressions ne

Motifs absolus de refus

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sont pas équivalentes aux expressions, grammaticalement correctes «HOTEL IN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» ou «HOTEL EN INGLATERRA», qui sont clairement contestables. Cela est d‘autant plus vrai lorsque le nom de l’hôtel se compose des noms de deux villes différentes (ou de deux termes géographiques en général), par exemple «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN». En effet, dans ce cas, la présence des mots SAN SEBASTIAN (une ville du Nord de l’Espagne) indique clairement que «HOTEL LONDRES» doit être considéré comme une expression de fantaisie. Partant, aucune objection ne devrait être soulevée. Néanmoins, lorsque le terme géographique précède le mot «HOTEL», la situation peut changer en fonction des différentes langues. Par exemple, en anglais, l’expression «BALI HOTEL» serait considérée comme une expression purement indicative de n’importe quel hôtel situé sur l’île de Bali, et serait donc clairement contestable. En conséquence, chaque cas devrait être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres. Enfin, les combinaisons descriptives comme «LEADING HOTELS» restent contestables étant donné qu’elles ne créent pas, à première vue du moins, l’impression d’une entité clairement identifiable.

2.3.2.13 Combinaisons de noms de pays/villes et d’un chiffre indiquant une année

Les marques consistant en la combinaison du nom d’un pays/d’une ville et d’un chiffre indiquant une année doivent être refusées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC pour tous les produits et services revendiqués. Par exemple, la marque «GERMANY 2006» a été considérée comme une indication descriptive d’un large éventail de produits et services, depuis les films non exposés compris dans la classe 1 à l’entretien de véhicules compris dans la classe 37. En particulier, selon la décision du 21/07/2008 dans l’affaire R 1467/2005-1, cette marque:

 est descriptive du type et de la teneur de ces services visant «de facto la préparation, l’organisation et la promotion d’un événement en Allemagne en 2006» (ibidem, paragraphe 29, se référant à l’organisation d’événements sportifs liés à, ou associés aux, championnats de football, etc.);

 est descriptive de «la finalité et par conséquent, en partie, du niveau de qualité des produits ou services, au cours de ces compétitions en Allemagne au cours de l’année 2006, qui sont appropriés pour des compétitions au plus haut niveau ou ont été utilisés avec succès dans le cadre desdites compétitions» (ibidem, paragraphe 30, en référence à des instruments médicaux, des ballons de football, etc.);

 qualifie les produits comme étant des souvenirs (ibidem, paragraphe 31, en référence à des produits tels qu’autocollants, confettis, pyjamas, etc.).

Concernant les souvenirs, la chambre a souligné que «le marchandisage et le co- marquage ne se limitent pas aux souvenirs “classiques”. Il est de notoriété publique qu’il y a une tendance visant à prospecter de nouveaux marchés en associant différents produits soit à la marque d’un autre événement populaire soit à d’autres noms, ces deux derniers étant sans rapport avec lesdits produits» (ibidem, paragraphe 34, en référence à des produits tels que lunettes, téléviseurs, papier hygiénique, etc., tous liés ou associés aux championnats de football).

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 60

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2.3.3 Marques figuratives

Les signes représentés dans des alphabets autres que le latin, le grec ou le cyrillique sont considérés, à des fins de formalités, comme des marques figuratives. Cela ne signifie toutefois pas que le contenu sémantique de ces signes ne doive pas être pris en considération aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Lorsqu’une marque figurative est composée exclusivement d’une forme naturelle de base qui ne diverge pas de manière significative d’une représentation fidèle à la réalité qui sert à indiquer l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, elle doit être contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC au motif qu’elle est descriptive d’une caractéristique des produits ou services concernés.

Signe Affaire

Arrêt du 08/07/2010, T-385/08 «Représentation d’un chien»

Arrêt du 08/07/2010, T-386/08 «Représentation d’un cheval»

Dans ces affaires, le Tribunal a estimé que pour les produits relevant des classes 18 et 31, la représentation d’un chien ou d’un cheval, respectivement, servait à indiquer le type d’animal auquel les produits étaient destinés.

Dans la première affaire, le Tribunal a relevé que les produits compris dans la classe 18 avaient été créés spécialement pour des chiens, à savoir notamment des laisses, des colliers et d’autres accessoires destinés aux chiens, y compris des sacs. Il est de pratique courante que les représentations d’animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, mais réalistes, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, la catégorie d’animaux concernée. Ainsi, pour les produits relevant de la classe 18, le public pertinent percevrait immédiatement et sans autre réflexion la représentation d’un chien comme indiquant que ces produits étaient spécialement destinés aux chiens. La représentation d’un chien désignait donc une des caractéristiques essentielles des produits concernés. Le signe demandé était donc descriptif (points 25 à 28).

Ces constatations s’appliquaient également aux produits relevant de la classe 31. Sachant que les aliments pour animaux domestiques comprennent des produits pour chiens, la marque demandée constituait une indication descriptive des produits en cause que le public pertinent percevrait immédiatement (point 29).

Dans la deuxième affaire, le Tribunal a estimé qu’en ce qui concerne les vêtements, la chapellerie et les ceintures, relevant de la classe 25, la représentation d’un cheval était descriptive de l’espèce ou de la destination des produits, à savoir qu’ils étaient particulièrement développés pour le sport équestre et adaptés à ce sport. Étant donné que public pertinent établirait immédiatement un rapport entre un cheval et l’équitation, le Tribunal a maintenu qu’il y avait un rapport direct et concret entre la représentation du cheval et les produits concernés (points 35 à 38).

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 61

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Par exemple, le signe ci-dessous a été considéré comme suffisamment stylisé pour diverger de manière significative d’une représentation fidèle à la réalité servant à indiquer l’espèce ou la destination des produits ou services et a donc été enregistré.

Signe MC nº Produits et services

MC nº 844 Classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31,

41 et 42

2.3.4 Seuil figuratif4

2.3.4.1 Remarques préliminaires

Les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En d’autres termes, les refus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et/ou d), du RMC peuvent ne pas s’appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d’autre éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un degré de caractère distinctif supérieur à un degré minimal.

Dans la pratique, cela signifie que l’une des principales questions à laquelle les examinateurs doivent répondre dans leur travail quotidien est si la marque est suffisamment figurative pour présenter le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.

La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MC. En conséquence, l’examinateur doit se demander si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisantes pour lui permettre de remplir une fonction de marque.

Aux fins du présent du document, l’expression «élément figuratif» inclut tout élément graphique/toute stylisation qui apparaît dans le signe, comme la police de caractères, la taille de la police, les couleurs et la position/l’agencement des mots/lettres. Elle englobe également les formes géométriques, les étiquettes, les motifs et les symboles, ainsi que toute combinaison des éléments précités.

En règle générale, lorsqu’un élément figuratif distinctif en lui-même est ajouté à un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est enregistrable, pour autant que l’élément figuratif, du fait de sa taille et de sa position, soit clairement reconnaissable dans le signe.

4 N.B. Cette partie sera actualisée en fonction de l’évolution du 3e programme de convergence (PC3). Certains exemples qui ont déjà fait l’objet d’un accord dans ce PC3 ont déjà été intégrés au texte.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 62

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Signe MC nº Produits et services

MC nº 11 418 605 Classe 24

Le signe ci-dessus a été contesté parce que la police de caractères n’est pas distinctive, car elle ne diverge pas de manière significative des polices communément utilisées dans le commerce, et parce que la représentation rouge au-dessus de la lettre «i» est difficilement reconnaissable.

Même lorsque l’élément figuratif remplit les conditions précitées, il est néanmoins nécessaire d’apprécier le signe dans son ensemble par rapport aux produits et services revendiqués.

Il faut tenir compte du fait que, quand l’élément verbal est descriptif/dépourvu de caractère distinctif, il doit être vérifié si l’élément figuratif est:

 frappant et/ou surprenant et/ou inattendu et/ou inhabituel et/ou arbitraire;

 propre à créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif transmis par l’élément verbal;

 de nature telle à nécessiter un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour comprendre la signification de l’élément verbal.

Signe MC nº Produits et services

MC nº 11 595 601 Produits relevant de la classe 3

La marque demandée ci-dessus a été contestée car elle est clairement descriptive (et dépourvue de caractère distinctif) par rapport aux produits revendiqués compris dans la classe 3. Le contenu descriptif du terme outrepasse l’apparence figurative de la lettre «L», même si cette dernière, prise isolément, devait être considérée comme enregistrable pour les mêmes produits et services.

Enfin, le fait qu’un signe contienne des éléments figuratifs ne l’empêche pas d’être trompeur ou contraire à l’ordre public ou de tomber sous le coup d’autres motifs de refus, tels que ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points h), i), j) et k), du RMC.

2.3.4.2 Éléments verbaux stylisés

En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que «gras» ou «italique», ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites: des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.

Motifs absolus de refus

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 Minuscules + majuscules

Signe MC nº Produits et services

CyberDOCS MC nº310 888 Classes 9 et 16

«L’utilisation de lettres majuscules dans la dernière syllabe de “CyberDOCS” ne renforce pas le caractère distinctif de la marque. L’Office traite à juste titre tout signe comme une marque verbale s’il est écrit en caractères standards, qu’il s’agisse de lettres majuscules ou minuscules. Une marque verbale descriptive ne cesse d’être descriptive simplement parce qu’elle est écrite en partie en minuscules et en partie en majuscules» (voir la décision R 133/1999-1, paragraphe 14).

 Police de caractères standard + italique

Signe MC nº Produits et services

MC nº 4 651 683 Entre autres, produits relevantdes classes 1, 7 et 22.

Le signe ci-dessus a été refusé. Dans le cas présent, «Foam» est écrit dans une police standard et «plus» en italique simple. Comme aucune de ces formes n’est frappante ou extraordinaire en aucune manière, le public pertinent ne considérera pas les éléments visuels comme conférant au signe la fonction d’indication d’origine (voir la décision du 07/05/2008, R 655/2007-1, «Foamplus», paragraphe 16).

 Police de caractères spéciale

Signe MC nº Produits et services

MC nº 5 456 207 Classes 12, 25 et 28

Le terme «Superleggera» signifie «super léger», et le Tribunal a confirmé le refus de la marque (voir arrêt du 19/05/2010, T-464/08, «Superleggera», points 32 à 34). Le Tribunal a observé que, si la police utilisée présente une certaine particularité, il n’en demeure pas moins que le style n’est susceptible ni de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent, ni de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. En effet, s’agissant de la forme des lettres manuscrites, ces lettres sont usuelles dans le domaine commercial. Ainsi, ce style demeure largement normal aux yeux des consommateurs et, en l’espèce, du public pertinent. Concernant l’argument du demandeur selon lequel la lettre initiale majuscule «S» change la perception de l’expression «Superleggera», le Tribunal estime que l’utilisation d’une majuscule pour la première lettre n’a pas comme conséquence que l’expression ne sera pas perçue par le public comme fournissant des informations sur les produits en cause.

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3

Œuvres cinématographiques sur supports d’image ou autres

supports de données; produits de l’imprimerie; organisation d’événements de grande envergure; divertissement

La marque signifie Bollywood rend heureux

 Couleur

Le simple «ajout» d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs de base et/ou communément utilisée sur le marché ne suffit pas à rendre enregistrable un élément verbal descriptif et/ou non distinctif. Voir l’exemple suivant d’une marque qui a été refusée en dépit de l’ajout d’une couleur.

Motifs absolus de refus

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Signe MC nº Produits et services

MC nº 7 147 689 Produits et services relevant desclasses 9 et 38

 Police de caractères, taille de la police ou agencement des mots et/ou lettres

La manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif au signe lorsque ce positionnement est apte à affecter la perception qu’a le consommateur de la signification des éléments verbaux. En d’autres termes, l’agencement peut être de nature à nécessiter des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour percevoir le rapport entre les éléments verbaux et les produits et services revendiqués. En règle générale, le fait que les éléments verbaux soient agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.

Signe MC nº Produits et services

MC nº 8 294 233 Produits relevant de la classe 3

L’enregistrement de la marque ci-dessus pour des cosmétiques, produits de soins du corps et de beauté a été refusé, car la police de caractères est banale et la présentation, l’un au-dessus de l’autre, des deux éléments verbaux ne saurait être considérée comme étant inhabituelle. Le fait que la taille de la lettre «b» est plus grande que celles des autres lettres du mot «beauty» est à peine perceptible. Ces seuls faits ne sauraient conférer au signe demandé un caractère distinctif (voir arrêt du 11/07/2012, T-559/10, «Natural beauty», point 26).

Les marques suivantes sont considérées comme acceptables:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 2 795 771 Produits et services relevant desclasses 9 et 38.

L’acronyme «DVB» signifie «Digital Video Broadcasting», une expression qui indique un type particulier de technologie de diffusion. Sans connaissance préalable de l’acronyme «DVB», le consommateur doit déployer une certaine énergie intellectuelle, et une certaine dose d’interprétation, pour deviner la signification du signe ci-dessus. Les lettres qui composent le signe ne sont pas clairement identifiables individuellement, étant donné que le signe pourrait être un DV3, un D13, un DVB voire un LV3 ou un LVB stylisé. En outre, la police de caractères ne diverge pas de manière significative des polices standard. Vu qu’il présente au moins un degré minimal de caractère distinctif, le signe ci-dessus peut donc remplir une fonction de marque (voir la décision du 09/10/2008, R 1641/2007-2, paragraphes 23 à 25).

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3 Parfumerie; services d’un styliste (mode);

vêtements

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 65

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2.3.4.3 Éléments verbaux combinés à d’autres éléments figuratifs

Éléments verbaux combinés à des formes ou dessins ordinaires

Les formes et dessins ordinaires comprennent les points, lignes, segments de ligne, cercles et polygones, tels que triangles, carrés, rectangles, parallélogrammes, pentagones, hexagones, etc. Il faut également tenir compte du fait qu’il existe des formes, figures et dessins qui, bien que n’étant pas «géométriques», sont encore trop simples/ordinaires pour conférer un caractère distinctif à un signe.

Les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs sont peu susceptibles d’être acceptables lorsqu’ils sont combinés à des formes/figures/dessins simples/ordinaires/de base, géométriques ou non, principalement pour les motifs suivants:

 lorsque les consommateurs regardent une marque, l’élément verbal est généralement l’élément le plus susceptible d’être reconnu et facilement mémorisé;

 ces formes/figures ne transmettent aucun «message» aux consommateurs et ne permettent donc pas de détourner leur attention de la signification descriptive/non distinctive de l’élément verbal.

L’utilisation d’une couleur de base et/ou communément utilisée sur le marché ne confère pas à la marque un degré suffisant de caractère distinctif.

Les marques suivantes sont considérées comme contestables:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 6 039 119 Produits relevant de la classe 24

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3 Édition de livres et magazines

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3 Café

Par ailleurs, les formes, figures et dessins complexes peuvent conférer un caractère distinctif à un signe. En règle générale, plus les formes/figures/dessins sont complexes, plus ces éléments possèdent un caractère distinctif. Un exemple de signe

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 66

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distinctif est donné ci-après (il est supposé que la forme géométrique n’est pas une représentation de l’emballage des produits).

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3 Café

Cependant, pour conclure à l’existence d’un degré suffisant de caractère distinctif, d’autres facteurs doivent également être pris en considération, par exemple:

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une combinaison non distinctive de formes/figures/dessins simples/ordinaires/de base, géométriques ou non. Dans ces cas, il est nécessaire d’apprécier correctement l’«impact visuel» de l’élément figuratif par rapport à celui de l’élément verbal;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une étiquette courante/non distinctive;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas faire l’objet d’une utilisation fréquente dans le commerce pour les produits et services revendiqués;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas être un motif qui ne peut être facilement mémorisé par le public pertinent;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas posséder de caractéristiques purement décoratives/fonctionnelles;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation bidimensionnelle descriptive/non distinctive des produits et/ou services (ou d’une partie de ces derniers) et ne doit pas renforcer le message descriptif et/ou promotionnel transmis par l’élément verbal;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation bidimensionnelle non distinctive du récipient/de l’emballage des produits revendiqués;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation non distinctive de l’apparence externe/la silhouette des produits ou d’une partie de ceux-ci;

 la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation bidimensionnelle non distinctive du lieu/de l’espace/de l’endroit où les produits/services sont vendus/fournis/distribués/présentés.

Ces «caractéristiques» peuvent se chevaucher et être présentes simultanément dans le même signe.

Ci-après sont énumérés certains exemples d’éléments figuratifs entrant dans certaines des catégories précitées.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 67

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Éléments figuratifs consistant en une représentation descriptive/non distinctive des produits ou services ou d’une partie de ceux-ci

Dans certains cas, l’élément figuratif consiste en une représentation des produits ou services revendiqués (ou d’une partie de ceux-ci). En principe, la représentation est considérée comme descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif:

 s’il s’agit d’une représentation «fidèle» ou «fidèle à la réalité» des produits et services;

 s’il s’agit d’une représentation symbolique/stylisée, mais néanmoins réaliste, des produits et services.

Dans les deux cas, pour être contestable, la représentation des produits et/ou services ne doit pas diverger de manière significative de celles communément utilisées dans le commerce. Les signes ci-après sont considérés comme non distinctifs.

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3 Poisson

Signe Produits et services

Exemple tiré du PC3 Poisson

Éléments figuratifs qui renforcent le «message» descriptif et/ou promotionnel délivré par l’élément verbal.

L’élément figuratif est également considéré comme descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il ne fait que renforcer le message descriptif et/ou promotionnel délivré par l’élément verbal.

Signe MC nº Produits et services

Enregistrement international désignant l’UE nº 1 131 046

Classes 36 (services de collecte de fonds de bienfaisance), 42 et

45.

L’élément figuratif ne fait que renforcer le message véhiculé par les éléments verbaux, à savoir vous pouvez faire un don en un seul clic.

Signe MC nº Produits et services

MC nº 1 088 576 Classe 29

«Fra Danmark» signifie «Du Danemark» en français. Le logo (quoique n’étant pas une imitation héraldique du drapeau danois) renforce clairement le message que les produits revendiqués sont originaires du Danemark. La décision a été confirmée par la chambre (voir la décision R 469/2013-1).

Motifs absolus de refus

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Signe MC nº Produits et services

MC nº 10 909 109 Classes 5, 18, 21, 25, 28 et 31

«Hundesport» signifie «sport canin/sport pour chien»

Signe MC nº Produits et services

MC nº 9 117 219 Entre autres, café compris dansla classe 30

Le mot MOCA désigne une sorte de café dans certaines langues européennes, par exemple, en italien, en espagnol et en portugais. L’élément figuratif entre les lettres «MO» et «CA» se compose des couleurs du drapeau italien. S’il n’est pas contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMC, cet élément n’ajoute aucun caractère distinctif au signe, étant donné qu’il indique clairement aux consommateurs l’origine géographique/la destination des produits.

Éléments figuratifs communément utilisés dans le commerce en rapport avec les produits ou services

En règle générale, les éléments figuratifs qui sont communément utilisés dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Voir les marques suivantes:

Signe Marque nº Produits et services

Enregistrement international désignant l’UE nº 1 116 291

Produits et services relevant des classes 29, 30, 31 et 43

L’expression allemande «Einfach Gut!» dans la marque ci-dessus signifie «Simplement bon !» en français. Le cœur rouge est une forme communément utilisée sur le marché en rapport avec des produits et services, en particulier des aliments tels que les chocolats et les bonbons en général, et en particulier lors d’occasions spéciales comme la Saint-Valentin. Partant, l’enregistrement de la marque a été refusé.

Signe Affaire

Arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID»

La marque ci-dessus a été refusée pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 38 et 42, concernant la gestion de mots de passe et les éléments de sécurité pour les logiciels et les télécommunications. Le public pertinent comprendra le signe dans son ensemble comme signifiant «biometrical identification», qui est indiscernable des produits et services revendiqués et qui ne présente pas un caractère pouvant garantir à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque dans l’optique du public pertinent (point 70). En outre, l’absence de tout élément distinctif particulier, les caractères en police «Arial» commune ainsi que les caractères d’une épaisseur différente ne permettent pas à la marque demandée de remplir une fonction d’indicateur d’origine (point 71).

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 69

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Éléments figuratifs consistant en des motifs

En règle générale, les motifs ne confèrent pas de caractère distinctif aux signes consistant en des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme des éléments purement décoratifs. En effet, dans ces cas, ils ne transmettent pas de «message» qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs.

Combinaisons d’éléments figuratifs non distinctifs et/ou ordinaires

En règle générale, les combinaisons d’éléments figuratifs ordinaires (géométriques ou non) ne confèrent pas de caractère distinctif à des signes consistant en des éléments verbaux si elles ne sont pas aptes à détourner l’attention du consommateur du message descriptif/non distinctif que ces derniers véhiculent. Dans ces cas, il est nécessaire d’apprécier correctement l’«impact visuel» de l’élément figuratif par rapport à celui de l’élément verbal.

Voir, par exemple, les marques suivantes rejetées:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 11 439 932

Services relevant des classes 39 et 41 (y compris services d’un

club d’automobilistes) Demande retirée

Dans cette affaire, l’«éclair» n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à la marque. En effet, il n’attire pas l’attention, n’est pas remarquable ou mémorable et il ne domine pas les autres éléments verbaux et figuratifs. En outre, l’éclair (ainsi que les autres éléments figuratifs, à savoir les polices de caractères, les couleurs et l’étiquette) n’est pas en mesure de détourner l’attention des consommateurs du message clair descriptif/non distinctif que transmet l’expression «SUPERCAR EXPERIENCE».

Un raisonnement similaire s’applique, mutatis mutandis, à l’élément figuratif du signe suivant:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 11 387 941 Classes 9, 35 et 41

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 70

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Par contre, les marques suivantes ont été considérées comme acceptables:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 10 894 996 Produits et services relevant des

classes 12, 35 et 36 (marque enregistrée)

MC nº 10 834 299 Produits et services relevant des

classes 9, 38 et 42 (marque enregistrée)

Dans les deux cas, certains des éléments figuratifs (le signe devant le mot «SPECIALIZED» et les cinq rectangles agencés de manière circulaire et placés à droite du mot «ECO») ont un impact visuel indépendant, avec le même niveau d’influence sur l’impression globale produite par le signe en tant qu’élément verbal, et sont donc capables d’attirer l’attention du consommateur.

Éléments verbaux combinés à des étiquettes courantes/non distinctives

Dans certains cas, des éléments verbaux descriptifs et/ou non distinctifs sont combinés à des représentations qui, bien qu’elles ne soient pas des formes géométriques simples, consistent cependant en des étiquettes courantes/non distinctives. Ces étiquettes ne peuvent s’imprimer dans l’esprit du consommateur étant donné qu’elles sont trop simples et/ou qu’elles sont communément utilisées dans le commerce en rapport avec les produits/services revendiqués. Voir l’exemple ci-après.

Signe MC nº Produits et services

MC nº 116 434 Classe 32(marque refusée)

MC nº 1 166 164 Services relevant des classes 35,37 et 42

En ce qui concerne la perception, par le public pertinent, de la forme et de la couleur de l’étiquette, les étiquettes de prix en couleurs sont communément utilisées dans le commerce pour tout type de produits et de services. En conséquence, le fait que l’étiquette de la marque ci-dessus serait frappante pour le public n’affecte pas la signification des éléments verbaux dominants. En outre, la forme a tendance à renforcer le caractère promotionnel des éléments verbaux dans la perception du public pertinent (voir arrêt du 03/07/2003, T-122/01, «BEST BUY», points 33 à 37).

Dans ces cas également, l’ajout de couleurs «courantes» (ou une combinaison de ces couleurs) ne confère pas de caractère distinctif au signe. Cela est d’autant plus vrai lorsque la couleur revendiquée possède des fonctions autres qu’une fonction purement décorative.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 71

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Voir, par exemple, la marque suivante:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 10 849 263 Services relevant des classes 35,

36, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 (marque refusée)

Le fait que ce type d’étiquette soit normalement utilisé pour des produits (comme des liqueurs, du nougat, etc.) ne suffit pas pour conférer au signe un degré suffisant de caractère distinctif par rapport aux services.

2.4 Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMC]

2.4.1 Remarques générales

L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC exclut de l’enregistrement les signes qui sont composés exclusivement de mots ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerceà un moment déterminé (voir le point 2.4.2 ci-dessous). Dans ce contexte, la nature usuelle du signe fait généralement référence à autre chose qu’aux propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes.

Bien qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC, l’exclusion de l’enregistrement des signes visés par cette dernière disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces signes, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux du commerce dont relèvent les produits et les services pour lesquels la marque est demandée (voir arrêt du 04/10/2001, C-517/99, «Bravo», point 35).

En outre, des signes ou des indications qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ce signe ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d’une marque (voir arrêt du 16/03/2006, T-322/03, «WEISSE SEITEN», point 52).

Ce motif de refus s’applique également aux termes qui n’avaient initialement pas de signification ou qui possédaient une autre signification, par exemple, «weiße Seiten» (= «pages blanches»). Il englobe également certaines abréviations qui sont entrées dans le langage familier ou le jargon et sont donc devenues usuelles dans le commerce.

Par ailleurs, un refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC porte également sur des éléments figuratifs qui sont des pictogrammes ou des indications similaires fréquemment utilisés, ou des éléments figuratifs qui sont devenus la désignation standard de produits et de services, par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner des places de stationnement, le caducée pour désigner les

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 72

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pharmacies, ou la silhouette d’un couteau et d’une fourchette pour désigner des services de restauration.

Signe Argumentation Affaire

MC nº 9 894 528 pour des produits relevant de la

classe 9

«Le signe est identique au symbole international de sécurité connu sous le nom de “symbole de haute tension” ou “attention, risque de décharge électrique”. Il a été officiellement défini par la norme ISO 3864 en tant que symbole standard de haute tension, où le logo demandé figure dans un triangle, indiquant que c’est un symbole de danger. En conséquence, étant donné que ce signe coïncide dans son essence avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, la chambre a estimé qu’il ne pouvait pas être enregistré comme marque communautaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC» (paragraphe 20).

R 2124/2011-5

2.4.2 Moment où un terme devient usuel

Le caractère usuel doit être apprécié par rapport à la date de dépôt de la MC demandée (voir les arrêts du 05/03/2003, T-237/01, «BSS», point 46, et du 05/10/2004, C-192/03, points 39 à 40). La question de savoir si un terme ou un élément figuratif était considéré comme non descriptif ou comme distinctif bien avant cette date, ou à quelle date remonte son adoption, sera, dans la plupart des cas, sans pertinence, étant donné que cela ne prouve pas nécessairement que le signe en question n’était pas devenu usuel à la date de dépôt (voir arrêt du 05/03/2003, T-237/01, «BSS», point 47).

Dans certains cas, un signe demandé peut devenir usuel après la date de dépôt. Les changements de signification d’un signe qui font que celui-ci devient usuel après cette date ne conduisent pas à déclarer la nullité de la marque ex tunc en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, mais peuvent conduire à une déchéance de la marque avec effet ex nunc en vertu de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC. Par exemple, l’enregistrement de la MC «STIMULATION» a été annulé au motif que ce terme était devenu usuel concernant les boissons énergétiques.

2.4.3 Appréciation des termes usuels

Le caractère usuel d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé (voir arrêt du 07/06/2011, T-507/08, «16PF», point 53).

S’agissant du public ciblé, il convient de constater que le caractère usuel d’un signe s’apprécie en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 16/03/2006, T-322/03, «Weisse Seiten», point 50).

Toutefois, dans l’hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l’utilisateur final d’un produit, le public pertinent, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue la désignation habituelle du produit en cause, est constitué, non seulement par l’ensemble des

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 73

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consommateurs et des utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci (voir les arrêts du 29/04/2004, C-371/02, «Bostongurka», point 26, et du 06/03/2014, C-409/12, «Kornspitz», point 27).

Le Tribunal a estimé que l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC n’est pas applicable lorsque l’usage du signe sur le marché est limité à un seul opérateur (autre que le demandeur de marque communautaire) (voir arrêt du 07/06/2011, T-507/08, «16PF»). En d’autres termes, une marque ne sera pas considérée comme usuelle simplement parce qu’un concurrent du demandeur de la MC utilise également le signe en question. Pour démontrer le caractère usuel, l’examinateur doit apporter des preuves (généralement provenant d’internet) que le consommateur pertinent a été exposé à la marque dans un contexte autre que celui d’une marque et que, partant, il reconnaît son importance usuelle par rapport aux produits et services revendiqués.

Concernant le rapport avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC ne s’applique pas lorsque la marque consiste en un terme élogieux plus général qui n’a pas de rapport usuel particulier avec les produits et services concernés (voir arrêt du 04/10/2001, C-517/99, «Bravo», points 27 et 31).

2.4.4 Applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC en rapport avec les noms de variétés végétales

La question du caractère générique peut se poser dans le cadre de l’examen de marques constituées exclusivement du nom d’une variété végétale qui n’est pas simultanément enregistrée par l’Office communautaire des variétés végétales conformément au règlement nº 2100/94. Dans le dernier cas, la marque serait contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMC. En conséquence, si les preuves disponibles montrent qu’un nom de variété végétale donné est devenu usuel dans l’Union européenne comme la dénomination générique de la variété en question, les examinateurs - en plus de contester la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, au motif que la marque demandée est descriptive - doivent également formuler une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMC, au motif supplémentaire que la marque est constituée exclusivement d’un terme qui est devenu générique dans le secteur commercial pertinent dans l’Union européenne. Voir les points 2.3.2.10, et 2.6.1.2 Noms de variétés végétales.

2.5 Formes qui remplissent une fonction essentiellement technique, qui donnent une valeur esthétique substantielle aux produits ou qui résultent de la nature des produits [article 7, paragraphe 1, point e), du RMC]

2.5.1 Remarques générales

L’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme imposée par la nature même du produit, ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 74

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Le libellé de cette disposition laisse à penser qu’elle ne s’applique pas aux signes pour lesquels l’enregistrement est demandé à l’égard de services.

Il convient de garder à l’esprit qu’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC n’est pas justifiée lorsque le signe demandé consiste en une forme combinée à un autre élément doté de caractère distinctif (éléments verbaux et/ou figuratifs), étant donné que le signe dans son ensemble n’est alors pas exclusivement constitué d’une forme.

L’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC ne définit cependant pas les types de signes qui doivent être considérés comme des formes au sens de cette disposition. Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles d’une forme tridimensionnelle. Force est donc de constater que l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC peut donc s’appliquer à des marques reproduisant des formes, quelle que soit la dimension dans laquelle elles sont représentées (voir arrêt du 08/05/2012, T-331/10, «surface avec des pois noirs», point 24). En conséquence, l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC ne se limite pas à des formes tridimensionnelles.

À cet égard, il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence constante, la classification d’une marque comme «figurative» n’exclut pas toujours l’applicabilité des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC. La Cour et le Tribunal ont estimé que la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même s’applique également aux marques «figuratives» constituées par des représentations bidimensionnelles des produits (voir arrêt du 22/06/2006, C-25/05 P, «emballage de bonbon», point 29; arrêt du 04/10/2007, C-144/06, «tablette», point 38).

L’article 7, paragraphe 3, du RMC précise clairement que les formes imposées par la nature des produits (qu’elles soient naturelles ou fabriquées), les formes essentiellement fonctionnelles ou les formes qui donnent une valeur substantielle au produit ne peuvent surmonter une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, en démontrant qu’elles ont acquis un caractère distinctif. En conséquence, la protection au titre de marque est exclue lorsqu’une forme relève de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, que cette forme particulière puisse réellement être distinctive ou non sur le marché.

À ce sujet, il convient de signaler que la Cour, dans sa décision préjudicielle du 20/09/2007, C-371/06, «Benetton», concernant l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, point e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil (DM) [qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC], a estimé que la forme d’un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l’article 3, paragraphe 3, de la DM (qui correspond à l’article 7, paragraphe 3, du RMC), même lorsque, avant la demande d’enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.

En outre, la Cour, dans sa décision préjudicielle du 08/04/2003, affaires jointes C-53/01, C-54/04 et C-55/01, «Linde», point 44, a déclaré que l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive étant un obstacle préliminaire susceptible d’empêcher qu’un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit puisse être enregistré, il s’ensuit que, si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, un tel signe ne peut être enregistré en tant que marque.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 75

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La Cour a également déclaré que, dans l’hypothèse où cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il demeure nécessaire de vérifier si une forme tridimensionnelle d’un produit doit être refusée à l’enregistrement en vertu d’un ou de plusieurs des motifs de refus mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, points b) à d) (affaires jointes C-53/01, C-54/04 et C-55/01, «Linde», point 45).

Si l’examen d’un signe au regard de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC conduit à constater que l’un des critères mentionnés à cette disposition est rempli, il s’ensuit qu’il n’est plus nécessaire d’aborder la question de savoir si le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, étant donné qu’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC ne peut être surmontée en invoquant l’article 7, paragraphe 3, du RMC (voir arrêt du 06/10/2011, T-508/08, «représentation d’un haut- parleur», point 44). Cela explique l’intérêt de procéder à un examen préalable du signe au regard de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC dans l’hypothèse où une application de plusieurs des motifs absolus de refus prévus audit paragraphe 1 serait possible.

En conséquence, au nom d’une administration solide et efficace de la justice, et d’une économie de procédure, il est demandé aux examinateurs de formuler toutes les objections à l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMC, y compris de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, dès qu’ils estiment qu’elles s’appliquent.

Ainsi, lorsque le signe demandé consiste en une forme susceptible d’être perçue par le public pertinent comme simplement fonctionnelle et comme une forme qui ne diverge pas de façon significative des normes du secteur, l’examinateur doit formuler une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) et de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, même si les preuves de l’absence de caractère distinctif sont plus fortes que celles concernant le caractère fonctionnel.

Toutefois, il se peut également que, suite à une objection initiale formulée uniquement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), du RMC, les preuves présentées par le demandeur montrent que toutes les caractéristiques essentielles de la forme en question remplissent une fonction technique ou que la forme donne une valeur substantielle aux produits. Dans ces cas, une autre objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) ou iii), doit être formulée, de sorte que le demandeur puisse présenter ses observations à ce sujet. Dans un tel scénario, le demandeur peut tenter de surmonter l’objection uniquement au moyen d’arguments, étant donné que les preuves du caractère distinctif acquis ne seront pas prises en considération dans le cadre d’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC.

2.5.2 Forme imposée par la nature du produit

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMC, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit.

Ce motif de refus s’applique uniquement lorsque la marque demandée, qu’il s’agisse d’une marque bidimensionnelle ou tridimensionnelle, est constituée exclusivement de la seule forme naturelle possible du produit (qu’elle soit naturelle ou fabriquée), par exemple, la représentation réaliste ci-dessous d’une banane pour des bananes:

Motifs absolus de refus

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Il convient toutefois de signaler que lorsqu’un produit donné peut se présenter sous différentes formes, il n’est pas approprié de formuler une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMC, étant donné qu’il n’y a pas qu’une seule forme naturelle possible du produit. Par exemple, il est inapproprié d’appliquer ce motif de refus à la forme ci-dessous représentant la tête d’un rasoir électrique, dont la spécification concernait les «rasoirs électriques», étant donné que ces derniers ne doivent pas nécessairement être fabriqués selon cette configuration:

Toutefois, d’autres motifs de refus peuvent encore s’appliquer, tels que, dans le cas présent, une objection au titre l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC, étant donné que les caractéristiques essentielles de la forme en question sont fonctionnelles (voir arrêt du 18/06/2002, C-299/99, «Philips»).

Dans tous les cas où la MC demandée est constituée exclusivement de la forme imposée par la nature même du produit, une objection peut également être formulée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, au motif que la forme en question est descriptive de la nature du produit.

2.5.3 Forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

L’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Concernant les formes essentiellement fonctionnelles, la Cour a prononcé deux arrêts principaux qui donnent des orientations concernant l’examen de marques constituées exclusivement de formes fonctionnelles (voir décision préjudicielle du 18/06/2002, C-299/99, «Philips», et arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique de Lego rouge»), interprétant, entre autres, l’article 3, paragraphe 1, de la DM, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, du RMC.

Motifs absolus de refus

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Pour ce qui est du signe ci-dessus, la Cour a estimé qu’en ce qui concerne, en particulier, les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, l’article 3, paragraphe 1, point e), sous ii), de la DM vise à refuser l’enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l’exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d’offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu’ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit (voir arrêt du 18/06/2002, C-299/99, «Philips», point 79).

Il convient de noter que l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC, en faisant référence aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, vise à assurer que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 48).

Un signe est constitué «exclusivement» par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (voir arrêt du 14/06/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 51). Le fait qu’il puisse y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat technique n’exclut pas, en soi, l’application de cette disposition (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», points 53- 58).

Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), ne peut- s’appliquer si la forme du produit incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 52).

Par contre, la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 52).

Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées. L’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», points 68-69).

L’identification de ces caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. En outre, l’examinateur pourra fonder son appréciation directement sur l’impression générale produite par le signe ou procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe en question (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 70).

Contrairement à la situation visée par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7,

Motifs absolus de refus

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paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’examinateur lorsque celui-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 76).

Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il y a lieu de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause (voir arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», point 72).

Lors de l’examen d’une demande de MC par rapport à l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), il faut prêter attention à la signification de l’expression «résultat technique». Cette expression doit être interprétée au sens large et englobe des formes qui, par exemple:

 correspondent à un autre article;  donnent la plus grande force;  utilisent le moins de matériaux;  permettent un entreposage ou un transport pratiques.

L’une des affaires importantes concernant des formes essentiellement fonctionnelles portait sur la forme d’un bloc de construction dans un set de jouets de construction.

Dans cette affaire, à la suite d’un recours en annulation, deux instances de l’Office (la division d’annulation puis la grande chambre) ont déclaré la nullité de la MC nº 107029 pour le signe tridimensionnel ci-dessous en ce qui concerne les «jouets de construction» relevant de la classe 28:

Signe MC nº Produits et services

MC nº 107 029 Classe 28(jouets de construction)

En particulier, la grande chambre a estimé que les diverses caractéristiques de la brique Lego rouge remplissaient chacune des fonctions techniques particulières, à savoir i) les bosses [pastilles]: hauteur et diamètre pour la force d’accrochage; nombre pour la polyvalence de l’assemblage; disposition pour les configurations d’assemblage; ii) les protubérances secondaires: force d’accrochage, nombre pour la meilleure force d’accrochage dans toutes les positions; épaisseur de la paroi pour servir de ressort; iii) les côtés: reliés aux côtés d’autres briques pour obtenir un mur; iv) face creuse: pour s’emboîter dans les bosses et permettre l’assemblage afin d’obtenir la force d’accrochage et v) forme globale: forme d’une brique de construction; taille qu’un enfant peut tenir dans la main (voir la décision du 10/07/2006, R 856/2004-G, paragraphe 54).

Le Tribunal a rejeté le recours contre la décision précitée et a confirmé les conclusions de la grande chambre, au motif que cette dernière avait correctement appliqué l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC (voir arrêt du 12/11/2008, T-270/06, «Brique Lego rouge»).

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 79

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Suite à un recours, la Cour, dans son arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, «Brique Lego rouge», a confirmé l’arrêt du Tribunal, affirmant que

«la solution incorporée dans la forme de produit examinée est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée. Si le signe tridimensionnel constitué d’une telle forme était enregistré en tant que marque, il serait difficile pour les concurrents du titulaire de celle-ci de mettre sur le marché des formes de produit qui constituent de véritables alternatives, à savoir des formes qui ne soient pas similaires et qui soient néanmoins intéressantes d’un point de vue fonctionnel pour le consommateur» (point 60).

Il importe de signaler que la Cour a précisé que les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être déterminées, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC, de manière aussi objective que possible. Elle a ajouté que cette identification peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, s’effectuer par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, s’appuyer sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (point 71).

Elle a par ailleurs estimé que

«la fonctionnalité technique des caractéristiques d’une forme peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée» (point 85).

En conséquence, le fait que la forme concernée est, ou a été, revendiquée dans un brevet enregistré ou une demande de brevet constitue, à première vue, une preuve que les aspects de la forme identifiés comme fonctionnels dans la revendication de brevet sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique (les chambres de recours ont suivi cette approche, par exemple, dans leur décision du 17/10/2013 dans l’affaire R 42/2013-1).

Une affaire concernant la forme suivante demandée pour des «couteaux et manches de couteaux» donne un exemple de la manière d’identifier les caractéristiques essentielles d’une forme et d’évaluer si elles ont toutes une fonction technique:

Signe Affaire

Arrêt du 19/09/2012, T-164/11 «Manche de couteau»

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 80

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Dans ce cas, la forme demandée était décrite comme

[...] un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s’élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l’enveloppe du couteau.

Le Tribunal a déclaré ce qui suit:

Ainsi qu’il ressort de ce brevet [sur lequel le demandeur en nullité s’appuie], l’effet technique de l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l’utilisation (point 30).

Il a conclu que les éléments les plus importants du signe, constituant les caractéristiques essentielles de celui-ci, sont tous exclusivement fonctionnels (point 33).

2.5.4 Forme qui donne une valeur substantielle au produit

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMC, les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ne peuvent être enregistrés ou, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls.

Si la même forme peut, en principe, être protégée en tant que dessin ou modèle et en tant que marque, il convient de noter que l’article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMC refuse uniquement la protection de marque à des formes dans certains cas spécifiques, à savoir lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Le concept de «valeur» doit être interprété, non seulement en termes commerciaux (économiques), mais aussi en termes d’«attractivité», à savoir la probabilité que les produits seront achetés principalement du fait de leur forme particulière. Il ne doit toutefois pas être interprété comme signifiant «renommée», étant donné que l’application de ce motif absolu de refus est exclusivement justifiée par l’effet sur la valeur qu’ajoute la forme aux produits et non par d’autres facteurs, comme la renommée de la marque verbale qui est également utilisée pour identifier les produits en question (voir à cet égard la décision du 16/01/2013 dans l’affaire R 2520/2011-5, paragraphe 19).

Comme l’a rappelé le Tribunal, l’objectif immédiat de l’interdiction d’enregistrer les formes qui confèrent une valeur substantielle aux produits est le même que dans le cas des formes purement fonctionnelles, à savoir d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre à des «délais de péremption» (voir arrêt du 06/10/2011, T-508/08, «Représentation d’un haut-parleur», point 65).

Motifs absolus de refus

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À ce jour, la principale affaire importante relative aux formes qui confèrent une valeur substantielle aux produits concerne la représentation tridimensionnelle d’un haut- parleur telle que reproduite ci-dessous.

Signe Affaire Produits

Décision du 10/09/2008, R 497/2005-1

Arrêt du 06/10/2011, T-508/08,

«Représentation d’un haut- parleur»

En plus des haut-parleurs, autres appareils pour la réception, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de

signaux sonores compris dans la classe 9 ainsi que les meubles de

musique compris dans la classe 20.

Dans son arrêt du 06/10/2011, T-508/08, «Représentation d’un haut-parleur», le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe en question relevait du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMC. Il s’agit, jusqu’à présent, du seul arrêt du juge de l’Union abordant le fond de la question des formes ornementales qui confèrent une valeur substantielle aux produits.

Le Tribunal a estimé que, pour des produits tels que ceux énumérés ci-dessus, le design était un élément qui serait très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prenait également en considération d’autres caractéristiques du produit en cause. Après avoir déclaré que la forme pour laquelle l’enregistrement était demandé témoignait d’un design très spécifique et qu’elle était un élément essentiel de la stratégie de marque de la requérante qui augmentait l’attractivité du produit en cause et, par conséquent sa valeur, le Tribunal a également signalé qu’il ressortait des éléments du dossier, à savoir des extraits de sites internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d’occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme étaient soulignées en premier et qu’une telle forme était perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en faisait un argument de vente important (point 75). Le Tribunal a donc conclu que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l’enregistrement était demandé conférait une valeur substantielle auxdits produits.

Il ressort de l’arrêt précité qu’il importe de déterminer si la valeur esthétique d’une forme peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure. Le fait que la valeur globale du produit soit également affectée par d’autres facteurs, si la valeur donnée par la forme elle-même est substantielle, est sans pertinence.

Dans la pratique, ce motif de refus s’applique à presque tous les produits où la forme de l’objet concerné est le principal facteur, mais pas forcément le seul, qui détermine la décision d’achat. Cela sera par exemple le cas avec des objets d’art et des articles tels que des bijoux, des vases et d’autres objets achetés essentiellement du fait de la valeur esthétique liée à leur forme.

En outre, le fait que la forme puisse être plaisante ou attrayante ne suffit pas pour qu’elle soit exclue de l’enregistrement. Si tel était le cas, il serait virtuellement impossible d’imaginer une marque d’une forme, vu que, dans le monde moderne des

Motifs absolus de refus

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affaires, aucun produit d’utilité industrielle n’a fait l’objet d’une étude, d’une recherche et d’un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché [voir la décision du 03/05/2000, R 395/1999-3, «Buckle (Gancino quadrato singolo)», paragraphes 1 et 2 et 22 à 36].

Par exemple, la chambre a estimé que la forme ci-dessous ne donnait pas de valeur substantielle au produit.

Signe Affaire

Décision du 14/12/2010, R 486/2010-2 «Shape of a chair»

La chambre a estimé que, si la forme ci-dessus était esthétiquement agréable et présentait un certain attrait visuel, elle ne divergeait pas suffisamment des normes de présentation des chaises à la date de dépôt de la demande. Elle a également estimé que la chaise était également achetée pour servir de siège et être utilisée comme un meuble confortable de bureau à la maison ou sur le lieu de travail. Elle a distingué cette affaire de celle concernant le signe «haut-parleur» précité, signalant que les caractéristiques telles que le fait que son dossier soit courbé, apportant ainsi un support lombaire, et que les accoudoirs renforcent également son confort, à l’instar des quatre roulettes, étaient visibles sur la forme, contrairement aux caractéristiques techniques du haut-parleur dans l’autre affaire.

La chambre a estimé que le statut d’«icône de design» invoqué par le titulaire de la MC pour la chaise ci-dessus ne montrait pas automatiquement que la valeur du produit résidait essentiellement dans la forme en elle-même, mais qu’elle résultait plutôt du fait que la chaise était dotée d’un design solide, confortable et ergonomique, devenu célèbre grâce, en particulier, aux énormes efforts de commercialisation déployés au fil des ans.

La chambre a également observé que le titulaire de la MC n’avait pas affirmé que la valeur de la forme résidait dans son attrait visuel, et que le demandeur en nullité n’avait pas produit de preuves démontrant que les vendeurs faisaient la publicité de la chaise en question en se fondant principalement sur son aspect esthétique (paragraphes 21- 23).

Il est nécessaire d’adopter une approche au cas par cas dans le cadre de l’examen de ces marques. Dans la plupart des cas, un examen approprié ne sera possible que lorsque, au vu des informations et des documents fournis par le demandeur (ou un tiers), il existe des preuves que la valeur esthétique de la forme peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure. Cela a précisément été le cas dans les deux affaires précitées: dans l’affaire «haut-parleur», ce n’est qu’après un examen méticuleux des preuves produites

Motifs absolus de refus

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par le demandeur que la chambre a contesté le signe pour ce motif; et dans la dernière affaire citée ci-dessus, les preuves avaient été fournies par le demandeur en nullité, mais se sont révélées insuffisantes.

2.6 Caractère distinctif acquis

2.6.1 Introduction

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu’elle ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, si «la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».

L’article 7, paragraphe 3, du RMC constitue une exception à la règle établie par l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, en vertu de laquelle sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d’indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif acquis par l’usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu ab initio d’un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, le public pertinent en est venu à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire comme provenant d’une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d’autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d’une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l’origine, être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n’est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d’enregistrement en tant que marque qui, dans le cas contraire, se seraient appliqués.

2.6.2 Demande

L’Office n’examinera le caractère distinctif acquis qu’à la suite d’une demande du demandeur de la marque communautaire, qui peut être déposée à tout moment pendant la procédure d’examen.

2.6.3 Moment auquel doivent se rapporter les éléments de preuve

Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Dans le cas d’un enregistrement international, la date pertinente est la date d’enregistrement par le Bureau international. Lorsque la priorité est revendiquée, la date pertinente est la date de priorité. Ci-après, toutes ces dates sont dénommées «date de dépôt».

Motifs absolus de refus

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2.6.3.1 Procédure d’examen

Étant donné qu’une marque jouit d’une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d’une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de demande d’enregistrement (voir arrêt du 11/06/2009, C-542/07 P, «Pure Digital», points 49 et 51; et arrêt du 07/09/2006, C-108/05, «Europolis», point 22). Les preuves de l’usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (voir arrêt du 28/10/2009, T-137/08, «Combinaison des couleurs verte et jaune», point 49).

2.6.3.2 Procédure d’annulation

Dans une procédure d’annulation, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, elle ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (article 52, paragraphe 2, du RMC).

L’objectif de cette norme est précisément de maintenir l’enregistrement de marques qui, en raison de l’usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c’est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l’article 7 du RMC (voir arrêt du 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», point 86, et arrêt du 15/10/2008, T-405/05, «Manpower», point 127).

2.6.4 Consommateur

Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la lumière de la fonction essentielle des marques, à savoir garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 29/09/2010, T-378/07, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», points 33 et 38).

Le consommateur pertinent inclut dès lors non seulement les personnes qui ont réellement acheté les produits et services mais aussi toute personne potentiellement intéressée, au sens strict de futurs acheteurs (voir arrêt du 29/09/2010, T-378/07, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», points 41 et suivants).

Les futurs acheteurs sont définis par le produit ou service précis pour lequel l’enregistrement est demandé. Si les produits ou services revendiqués sont larges (par exemple, des sacs ou des montres), il importe peu que les produits réels proposés sous le signe soient des articles de luxe extrêmement coûteux – le public inclura tous

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les futurs acheteurs des produits revendiqués dans la demande de marque communautaire, y compris les articles non luxueux et moins chers si la revendication concerne la large catégorie.

2.6.5 Produits et services

Étant donné que l’une des principales fonctions d’une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, «Chiemsee», point 52, et arrêt du 19/05/2009, T-211/06, «Cybercrédit et al.», point 51).

2.6.6 Aspects territoriaux

Conformément à l’article 1er du RMC, une marque communautaire a un effet unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne. L’article 7, paragraphe 2, du RMC dispose qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement même si un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.

Il s’ensuit logiquement que le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un tel caractère (voir arrêt du 22/06/2006, C-25/05 P, «Emballage de bonbon», points 83 et 86; et arrêt du 29/09/2010, T-378/07, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», point 30).

En effet, le caractère unitaire de la marque communautaire exige qu’un signe possède un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union (voir arrêt du 17/05/2011, T-7/10, «υγεία», point 40). Il serait paradoxal d’admettre, d’une part, en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive sur les marques, qu’un État membre soit tenu de refuser l’enregistrement comme marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d’autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre (voir arrêt du 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», point 100).

2.6.6.1 Dispositions spéciales concernant l’adhésion de nouveaux États membres

Conformément aux dispositions des traités d’adhésion à l’UE, une marque communautaire demandée avant la date d’adhésion d’un État membre donné ne peut être rejetée que pour des raisons qui existaient déjà avant la date d’adhésion. Dès lors, dans la procédure d’examen de l’Office, le caractère distinctif acquis ne doit être démontré qu’en ce qui concerne les États membres de l’UE au moment de la demande de marque communautaire, et non ceux qui ont adhéré à l’UE ultérieurement.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 86

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2.6.6.2 Marques tridimensionnelles, couleurs en elles-mêmes et marques figuratives

Si l’objection existe dans toute l’Union européenne, comme c’est normalement le cas pour les marques tridimensionnelles, les couleurs en elles-mêmes et les marques figuratives consistant exclusivement en la représentation des produits en cause, le caractère distinctif acquis doit être prouvé dans l’ensemble de l’Union européenne. En ce qui concerne la possibilité d’extrapolation des éléments de preuve, voir le point 2.12.8.7 ci-dessous.

2.6.6.3 Zone linguistique

Lorsque la marque communautaire demandée est rejetée eu égard à sa signification dans une langue spécifique, le caractère acquis par l’usage doit être démontré au moins en ce qui concerne les États membres dans lesquels cette langue est une langue officielle.

Il convient de prendre des précautions particulières lorsqu’une langue est une langue officielle dans plus d’un État membre de l’UE. En l’espèce, lors du traitement d’une objection fondée sur des motifs absolus en raison de la signification des termes dans une certaine langue, le caractère distinctif acquis par l’usage doit être prouvé pour chaque État membre où cette langue est officielle (ainsi que pour tout autre État membre ou marché où elle sera comprise).

(a) Les exemples de langues qui sont des langues officielles dans plus d’un État membre de l’UE comprennent les langues suivantes:

 Allemand

L’allemand est une langue officielle en Allemagne et en Autriche ainsi qu’au Luxembourg et en Belgique. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l’usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue allemande doit automatiquement être examiné pour tous ces pays.

 Grec

Le grec est une langue officielle non seulement en Grèce mais aussi à Chypre. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l’usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue grecque doit automatiquement être examiné pour ces deux pays.

 Anglais

L’anglais est une langue officielle au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l’usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue anglaise doit automatiquement être examiné pour tous ces pays.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 87

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 Français

Le français est une langue officielle non seulement en France mais aussi en Belgique et au Luxembourg. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l’usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue française doit automatiquement être examiné pour tous ces pays.

 Néerlandais

Le néerlandais est une langue officielle non seulement aux Pays-Bas mais aussi en Belgique. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l’usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue néerlandaise doit automatiquement être examiné pour ces deux pays.

 Suédois

Le suédois est une langue officielle non seulement en Suède mais aussi en Finlande. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l’usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue suédoise doit automatiquement être examiné pour ces deux pays.

(b) Compréhension de la langue d’un État membre dans les États membres dont elle n’est pas une langue officielle

Outre les États membres où la langue des termes d’un signe est une langue officielle de l’UE, il convient également d’examiner si une langue officielle de l’UE donnée est comprise dans d’autres États membres où elle n’est pas officielle. Il se peut en effet que, en fonction des produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire, le public pertinent dans cet État membre ait une compréhension élémentaire de la langue en question, ou que le public pertinent se compose de spécialistes qui comprennent certains termes techniques de la langue officielle d’un autre État membre de l’UE. Si tel est le cas, le caractère distinctif acquis doit être prouvé pour le public pertinent de ces autres États membres de l’UE, et pas seulement des États membres pour lesquels il s’agit de la langue officielle.

À titre d’exemple, le Tribunal a jugé qu’une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens a une connaissance élémentaire de la langue anglaise (arrêt du 26/09/2012, T-301/09, «Citigate», point 41). En conséquence, en fonction du consommateur pertinent des produits et services en cause et selon que le signe se compose ou non d’un terme anglais élémentaire, le caractère distinctif acquis peut également devoir être apprécié en ce qui concerne d’autres États membres.

Passant du grand public à un public plus spécialisé pour les produits et services, le Tribunal a considéré que certains termes anglais dans le domaine médical (voir arrêt du 29/03/2012, T-242/11, «3D eXam», point 26), dans les domaines techniques (voir arrêt du 09/03/2012, T-172/10, «Base-seal», point 54) et dans les questions financières (voir arrêt du 26/09/2012, T-301/09, «Citigate», point 41) seront compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union européenne étant donné que l’anglais est la langue professionnelle couramment utilisée dans ces domaines.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 88

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Par ailleurs, étant donné que la compréhension des langues n’est pas strictement limitée par les frontières géographiques, il se peut que, pour des motifs historiques, culturels ou de marché transfrontalier, un certain vocabulaire (généralement élémentaire) d’une langue donnée puisse s’étendre et puisse être largement compris par le grand public d’autres États membres, notamment ceux ayant des frontières terrestres contigües. À titre d’exemple, l’allemand et le français sont couramment utilisés respectivement dans les régions italiennes du Trentin-Haut-Adige et du Val d’Aoste.

2.6.7 Ce qui doit être prouvé

La Cour de justice a fourni des orientations sur les conditions qui doivent donner lieu à une conclusion selon laquelle une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage: «si l’autorité compétente estime qu’une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l’enregistrement de la marque est remplie» (voir arrêt du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, «Chiemsee», points 45 et suivants).

En conséquence, les éléments de preuve doivent démontrer qu’une fraction significative du public pertinent pour les produits et services revendiqués dans le territoire pertinent perçoit la marque comme identifiant les produits ou services pertinents d’une entreprise spécifique; en d’autres termes, que l’usage de la marque a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits ou services d’une entreprise spécifique, indépendamment du fait que les termes en cause soient dépourvus du caractère distinctif pour établir ce lien si cet usage n’avait pas eu lieu.

En ce qui concerne l’étendue de la pénétration du marché et la reconnaissance du public qu’une marque doit obtenir pour qu’il soit considéré qu’elle possède un caractère distinctif acquis par l’usage, en ce sens qu’elle est devenue apte à identifier les produits et services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises pour le public pertinent, la jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de reconnaissance du marché pour le public pertinent. Au lieu d’utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent plutôt démontrer qu’une fraction significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques.

Enfin, les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, seuls les produits et services revendiqués dans la demande pour lesquels le caractère distinctif acquis par l’usage a été prouvé seront enregistrables.

2.6.8 Les éléments de preuve et leur appréciation

En établissant le caractère distinctif acquis, le caractère probant des éléments suivants peut être pris en considération: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,

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«Chiemsee», point 31; et arrêt du 29/09/2010, T-378/07, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», point 32).

L’Office n’est tenu d’examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, que si le demandeur les a invoqués (voir arrêt du 12/12/2002, T-247/01, «Ecopy», point 47).

2.6.8.1 Le type d’éléments de preuve pouvant être soumis

Des exemples de preuve pouvant servir à indiquer certains ou l’ensemble des facteurs susmentionnés qui peuvent démontrer le caractère distinctif acquis incluent des éléments tels que des brochures de vente, des catalogues, des listes de prix, des factures, des rapports annuels, des chiffres d’affaires, des chiffres et rapports d’investissement dans la publicité, des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves quant à leur intensité et leur portée, ainsi que des enquêtes auprès des clients et/ou des études de marché.

Les demandeurs doivent prendre grand soin de s’assurer que les éléments de preuve non seulement démontrent l’usage de la marque demandée mais sont aussi suffisants pour identifier les dates de cet usage et le territoire géographique spécifique de l’usage au sein de l’UE. Des éléments de preuve non datés seront normalement insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif avait été acquis avant la date de dépôt, et des preuves de l’usage en dehors de l’UE ne peuvent démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l’UE. En outre, si les éléments de preuve mélangent des documents concernant des territoires de l’UE et extérieurs à l’UE, et ne permettent pas à l’Office d’identifier l’étendue spécifique de l’usage exclusivement dans l’UE, ils seront également dépourvus de valeur probante pour le public pertinent de l’UE.

L’article 78 du RMC contient une liste non exhaustive de moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve devant l’Office, qui peuvent servir d’orientations pour les demandeurs.

2.6.8.2 Appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble

Étant donné que l’Office doit apprécier les éléments de preuve dans leur ensemble (R 0159/2005-4, «Metavit/MEXA-VIT C et al.», paragraphe 37), il n’est pas nécessaire que chacun des éléments de preuve soit à lui seul en mesure de prouver la question en litige. Cette preuve peut résulter d’une appréciation globale de tous les éléments de preuve soumis (voir arrêt du 07/06/2005, T-303/03, «Salvita», point 42; et la décision du 08/03/2006, R 0358/2004-4, «MediQi/MEDICE», paragraphe 34). Afin d’apprécier la valeur probante d’un document, il convient de prendre en considération sa vraisemblance, son origine, les circonstances de son élaboration, son destinataire, et de se demander s’il semble sensé et fiable (voir arrêt du 07/06/2005, T-303/03, «Salvita», point 42; et arrêt du 16/12/2008, T-86/07, «DEITECH» (marque figurative), points 46 et suivants).

2.6.8.3 Part de marché

La part de marché détenue par la marque est une indication qui peut être pertinente aux fins d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, dans la

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mesure où cette pénétration du marché pourrait permettre à l’Office de déduire que le public pertinent reconnaîtrait la marque comme identifiant les produits ou services d’une entreprise spécifique et donc distinguant ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.

Le volume de publicité sur le marché pertinent pour les produits ou services revendiqués (tel que représenté par les frais de publicité engagés pour la promotion d’une marque) peut également être pertinent pour apprécier si la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage (voir arrêt du 22/06/2006, C-25/05 P, «Emballage de bonbon», points 76 et suivants). Toutefois, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l’usage échouent parce que les éléments de preuve du demandeur ne suffisent pas à prouver l’existence d’un lien entre la part de marché et la publicité, d’une part, et la perception du consommateur, d’autre part.

2.6.8.4 Sondages et enquêtes

Les sondages d’opinion concernant le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché concerné peuvent, s’ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l’un des types de preuve les plus directs, étant donné qu’ils peuvent démontrer la perception réelle du public pertinent. Toutefois, il n’est pas aisé de formuler et mettre en œuvre correctement un sondage d’opinion afin qu’il soit perçu comme étant réellement neutre et représentatif. Il convient d’éviter les questions orientées, les échantillons non représentatifs du public et une publication indue des réponses qui peuvent saper la valeur probante de telles enquêtes.

Le Tribunal a considéré qu’il ne saurait être exclu a priori qu’une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d’enquête employée (voir arrêt du 12/07/2006, T-277/04, «Vitacoat», points 38 et 39).

En conséquence, tous éléments de preuve fondés sur un sondage d’opinion doivent être appréciés attentivement. Il est important que les questions posées soient pertinentes et non orientées. Les critères pour la sélection du public interrogé doivent être appréciés avec soin. L’échantillon doit être indicatif de l’ensemble du public pertinent et, par conséquent, être sélectionné de façon aléatoire.

Les éléments de preuve provenant d’associations commerciales indépendantes, d’organisations de consommateurs et de concurrents doivent également se voir accorder de l’importance. Les éléments de preuve provenant de fournisseurs ou de distributeurs doivent, en général, se voir accorder moins de poids étant donné que leurs éléments de preuve sont moins susceptibles de provenir d’une perspective indépendante d’un tiers. À cet égard, le degré d’indépendance de ce dernier influencera le poids à accorder aux éléments de preuve par l’Office (voir arrêt du 28/10/2009, T-137/08, «Combinaison des couleurs verte et jaune»).

2.6.8.5 Chiffre d’affaires et publicité

Les informations concernant le chiffre d’affaires sont l’une des formes d’éléments de preuve les plus facilement disponibles pour les entreprises. Il en va de même des frais de publicité.

Motifs absolus de refus

Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen Page 91

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Ces chiffres peuvent exercer un impact significatif sur l’appréciation des éléments de preuve mais, dans la grande majorité des cas, ne sont pas suffisants pour prouver à eux seuls la question du caractère distinctif acquis d’une marque par l’usage. En effet, les chiffres d’affaires/frais de publicité seuls, sans détails supplémentaires pour les corroborer, sont souvent trop généraux pour permettre de tirer des conclusions spécifiques quant à l’usage d’une marque particulière: il doit être possible d’identifier avec précision les chiffres d’affaires/frais de publicité et les éléments de preuve concernant la marque demandée, et les produits et services pertinents doivent également être identifiables.

Les produits et services sont souvent commercialisés sous plusieurs marques, ce qui ne permet pas de déterminer aisément la perception que le consommateur pertinent a de la seule marque demandée, et le chiffre d’affaires/les frais de publicité peuvent souvent inclure les ventes ou la promotion d’autres marques ou de formes significativement différentes de la marque en cause (par exemple, des marques figuratives au lieu de marques verbales, ou des éléments verbaux différents dans une marque figurative) ou sont souvent trop généraux pour permettre une identification des marchés spécifiques considérés. Par conséquent, un chiffre d’affaires ou des chiffres de publicité largement consolidés peuvent ne pas être suffisants pour prouver que le public pertinent perçoit la marque en cause comme une indication de l’origine ou non.

Lorsque des chiffres sont fournis pour le chiffre d’affaires ou la publicité, ces chiffres doivent se rapporter non seulement à la marque dont l’enregistrement est demandé mais aussi, plus spécifiquement, aux produits et services couverts par cette marque. Il est souhaitable que les chiffres d’affaires soient ventilés sur une base annuelle et marché par marché. La ou les périodes d’usage spécifiques (y compris les détails quant au moment où l’usage a débuté) doivent être indiquées par les éléments de preuve, afin que l’Office puisse avoir la conviction que les éléments prouvent que la marque a acquis un caractère distinctif avant la date de dépôt.

2.6.8.6 Preuve indirecte de l’usage

Les éléments de preuve peuvent inclure ou se composer d’enregistrements dans les États membres obtenus sur la base du caractère distinctif acquis.

La date à laquelle les éléments de preuve déposés au niveau national font référence sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Ces enregistrements peuvent être pris en compte, bien qu’ils ne soient pas contraignants, lorsque l’examinateur est en mesure d’apprécier les éléments de preuve qui ont été présentés devant l’office national de la PI.

2.6.8.7 Extrapolation

Une autre question importante dans l’appréciation des éléments de preuve est de savoir si l’Office peut extrapoler à partir de preuves sélectives pour tirer des conclusions plus larges. Il s’agit de savoir dans quelle mesure les éléments de preuve démontrant le caractère distinctif acquis par l’usage dans certains États membres peuvent être utilisés pour faire des déductions en ce qui concerne la situation du marché dans d’autres États membres non couverts par ces éléments de preuve.

Une extrapolation de la sorte pour établir de plus larges inférences est particulièrement pertinente pour une Union européenne élargie comprenant de nombreux États

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membres, étant donné qu’il est très peu probable qu’une partie soit en mesure de fournir des éléments de preuve concernant l’ensemble de l’Union européenne mais aura plutôt tendance à se concentrer sur certaines régions.

Une extrapolation est possible lorsque le marché est homogène et si au moins certains éléments de preuve sont présentés. Les conditions du marché et les habitudes de consommation doivent être comparables. Par conséquent, il est particulièrement important que le demandeur présente des données concernant la taille du marché, sa propre part du marché et, si possible, de ses principaux concurrents, ainsi que ses dépenses de marketing. Ce n’est que si toutes les données sont comparables que l’Office peut extrapoler les résultats d’un territoire à un autre. Par exemple, si la marque communautaire est utilisée sur l’ensemble du territoire mais que les éléments de preuve ne se rapportent qu’à une partie de ce territoire, une inférence est possible si les circonstances sont comparables. Toutefois, si la marque communautaire n’est utilisée que dans une partie du territoire pertinent (et que les éléments de preuve en font mention), il sera généralement difficile d’extrapoler ces faits à d’autres parties du territoire.

2.6.8.8 Mode d’usage

Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). Il convient de n’accorder aucun poids à l’usage d’une marque substantiellement différente.

Il arrive parfois que l’usage démontré soit celui d’un signe qui, tout en étant similaire à la marque demandée, est en soi distinctif. En l’espèce, les éléments de preuve doivent être ignorés. Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Toutefois, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, des modifications mineures au signe n’altérant pas le caractère distinctif du signe peuvent être autorisées (voir la décision du 15/01/2010, «PLAYNOW», R 0735/2009-2; et la décision du 09/02/2010, «EUROFLORIST», R 1291/2009-2).

Il est possible de prouver le caractère distinctif d’un signe qui a été utilisé en combinaison avec d’autres marques (voir arrêt du 28/10/2009, T-137/08, «Combinaison des couleurs verte et jaune», point 27), à condition que le consommateur pertinent attribue la fonction d’identification au signe en cause (voir arrêt du 07/07/2005, C-353/03, «Have a break»; arrêt du 30/09/2009, T-75/08, «!» (marque figurative), point 43; et arrêt du 28/10/2009, T-137/08, «Combinaison des couleurs verte et jaune», point 46).

2.6.8.9 Durée de l’usage

Les éléments de preuve doivent indiquer quand l’usage a débuté et doivent également démontrer que l’usage a été continu ou indiquer les raisons en cas d’interruptions pendant la période de l’usage.

En règle générale, l’utilisation de longue date est susceptible d’être un élément de persuasion important lorsqu’il s’agit d’établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à la marque, plus ils sont susceptibles d’avoir établi un rapport entre la marque et une source particulière dans le commerce.

Motifs absolus de refus

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Toutefois, considérant que la durée de l’usage n’est que l’un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d’autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d’usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits ou services font l’objet d’un lancement d’une vaste campagne publicitaire et/ou lorsque le signe demandé est une simple variante d’un signe déjà utilisé depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement.

Cela pourrait par exemple être le cas lorsqu’une nouvelle version d’un système d’exploitation informatique bien implanté et utilisé à grande échelle est lancée sous un signe qui reproduit fondamentalement la structure et/ou le contenu de la marque utilisée dans des versions antérieures du produit. La marque de ce nouveau produit serait apte à obtenir un caractère distinctif acquis de grande envergure sur une période assez courte, pour la simple raison que tous les utilisateurs existants sauront immédiatement que le signe demandé est à rattacher à une mise à niveau de la version antérieure du produit.

Dans le même ordre d’idées, il est consubstantiel à certaines manifestations sportives de grande ampleur de se dérouler à intervalles réguliers de même qu’il est bien connu qu’elles génèrent un véritable enthousiasme auprès du public concerné. Des millions de personnes attendent impatiemment ces manifestations sportives, la date à laquelle elles sont censées avoir lieu étant connue avant l’annonce officielle du lieu où elles se dérouleront. Tout cela suscite un immense intérêt pour l’endroit où ces manifestations ont lieu ainsi que pour l’annonce y afférente. Il est donc raisonnable de supposer qu’une fois l’annonce faite de l’attribution d’un tournoi ou de jeux à une ville ou à un pays particulier, pratiquement tous les consommateurs pertinents ayant un intérêt pour le(s) sport(s) concerné(s) ou les professionnels du secteur sont susceptibles d’être informés desdites manifestations sportives de manière instantanée. Une marque utilisée pour une manifestation à venir peut donc ainsi acquérir rapidement, voire instantanément, un caractère distinctif, en particulier lorsque le signe reproduit la structure de marques utilisées antérieurement, le public percevant ainsi immédiatement la nouvelle manifestation comme la suite logique d’une série d’événements dont la réputation n’est plus à faire.

L’appréciation de cet éventuel caractère distinctif acquis de manière instantanée obéira aux critères généraux concernant, par exemple, le degré d’utilisation, le territoire, la date pertinente ou le public ciblé, au sujet desquels les normes générales sont applicables, et concernant aussi l’obligation pour le demandeur de fournir les preuves pertinentes. La seule particularité porte sur la durée de l’usage et la possibilité que, dans certaines circonstances, l’acquisition du caractère distinctif acquis puisse se produire très rapidement, voire instantanément. Comme pour toute autre revendication de caractère distinctif acquis, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver que le public est en mesure de percevoir la marque en question comme un signe distinctif.

2.6.8.10 Preuves postérieures à la date de dépôt

Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt.

Toutefois, des éléments de preuve ne peuvent être rejetés au simple motif qu’ils sont postérieurs à la date de dépôt, étant donné qu’ils peuvent donner des indications sur la situation avant la date de dépôt. En conséquence, il convient d’apprécier ces éléments de preuve et de leur accorder l’importance adéquate.

Motifs absolus de refus

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À titre d’exemple, une marque qui bénéficie d’une reconnaissance particulièrement pertinente sur le marché ou d’une solide part de marché pertinente quelques mois après la date de dépôt peut avoir également acquis un caractère distinctif à la date de dépôt.

2.6.9 Conséquences du caractère distinctif acquis

Une marque enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC bénéficie de la même protection que toute autre marque qui a été jugée intrinsèquement enregistrable lors de l’examen.

Si la demande de marque communautaire est acceptée sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, cette information est publiée au Bulletin des marques communautaires, en utilisant le code INID 521.

Introduction

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Section 0 Introduction Page 1

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 0

INTRODUCTION

Introduction

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Section 0 Introduction Page 2

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Table des matières

1 Présentation de la procédure d’opposition – différence entre les notions de « motifs absolus » et de « motifs relatifs » pour le rejet d’une demande de marque communautaire............................................ 3

2 Motifs de l’opposition................................................................................ 3

3 « Droits antérieurs » sur lesquels l’opposition doit se fonder .............. 4

4 Objectif de la procédure d’opposition et traitement le plus opportun d’une telle procédure ................................................................................ 5

ANNEXE ............................................................................................................ 7

Contenu et structure des décisions d’opposition ......................................... 7 1 Remarques générales ................................................................................7 2 Règles procédurales – recevabilité et justification ..................................9 3 Preuve d’usage...........................................................................................9 4 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC.................................................9 5 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC...............................................10

5.1 Comparaison des produits et services ......................................................... 10 5.2 Comparaison des signes .............................................................................. 10 5.3 Éléments distinctifs et dominants des marques ........................................... 11 5.4 Caractère distinctif de la marque antérieure ................................................ 11 5.5 Public pertinent – niveau d’attention ............................................................ 12 5.6 Appréciation globale, autres arguments et conclusion................................. 12

6 Article 8, paragraphe 3, du RMC..............................................................12 7 Article 8, paragraphe 4, du RMC..............................................................13

7.1 Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ...................................................................................................................... 14

7.2 Droit en vertu de la législation nationale ...................................................... 14 7.3 Droit de l’opposant à l’égard de la marque contestée.................................. 14 7.4 Conformité avec le critère fixé par la législation nationale ........................... 14

8 Article 8, paragraphe 5, du RMC..............................................................15 8.1 Comparaison des signes .............................................................................. 15 8.2 Renommée de la marque antérieure............................................................ 15 8.3 Empiètement sur la renommée .................................................................... 16 8.4 Juste motif .................................................................................................... 16

Introduction

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1 Présentation de la procédure d’opposition – différence entre les notions de « motifs absolus » et de « motifs relatifs » pour le rejet d’une demande de marque communautaire

L’opposition est une procédure qui se déroule devant l’OHMI lorsqu’un tiers demande à l’Office, sur la base de droits antérieurs qu’il détient, de rejeter une demande de marque communautaire ou un enregistrement international désignant l’UE.

Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’UE, les références relatives aux demandes de marques communautaires contenues dans ces directives doivent être comprises comme couvrant ces enregistrements internationaux. Des directives spécifiques ont été rédigées pour les marques internationales qui contiennent des précisions concernant les oppositions.

Conformément au règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (« RMC »), l’opposition doit se fonder sur des droits détenus par l’opposant sur une marque antérieure ou sur une autre forme de signe commercial. Les motifs sur lesquels l’opposition peut être fondée, appelés « motifs relatifs de refus », et les dispositions correspondantes sont présentés à l’article 8 du RMC, qui porte ce titre. Contrairement aux motifs absolus de refus, qui sont examinés d’office par l’Office (et qui peuvent prendre en considération les observations de tiers sans pour autant que ceux-ci deviennent parties à la procédure), les motifs relatifs de refus interviennent dans le cadre de procédures inter partes qui trouvent leur origine dans un conflit probable avec des droits antérieurs. Ces objections pour motifs relatifs ne sont pas examinées d’office par l’Office. Il incombe dès lors au titulaire du droit antérieur de se montrer vigilant à l’égard des demandes de marques communautaires déposées par des tiers qui pourraient être incompatibles avec ces droits antérieurs, et de former une opposition aux marques en cause, le cas échéant.

Lorsqu’une opposition est formée dans les délais prescrits et que les taxes correspondantes sont payées, la procédure est gérée par le service spécialisé de l’Office (la division d’opposition) et comprend généralement un échange d’observations entre l’opposant et le demandeur (les « parties »). Après examen de ces observations, et si les parties ne parviennent pas à un accord, la division d’opposition décide (en vertu d’une « décision » pouvant faire l’objet d’un recours) de rejeter, en tout ou en partie, la demande contestée ou de rejeter l’opposition. Si l’opposition n’est pas fondée, elle est rejetée. Si la demande de marque communautaire n’est pas totalement rejetée et s’il n’existe aucune autre opposition pendante, il est procédé à l’enregistrement de la marque.

2 Motifs de l’opposition

Les motifs pour lesquels une opposition peut être formée sont précisés à l’article 8 du RMC.

L’article 8 du RMC permet aux titulaires de fonder leur opposition sur leurs droits antérieurs pour empêcher l’enregistrement de demandes de marques communautaires dans divers cas de figure, allant de l’identité absolue (c.-à-d. double) entre des produits et/ou services et des marques (article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, lorsque le risque de confusion est présumé, et ne doit pas être prouvé) à la similitude (article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, en vertu duquel il doit y avoir un risque de

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confusion) (voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion).

L’article 8, paragraphe 3, du RMC permet au titulaire d’une marque d’empêcher le dépôt non autorisé de sa marque par son agent ou son représentant (voir les Directives, partie C, Opposition, section 3, Marques déposées par un agent).

L’article 8, paragraphe 4, du RMC permet au titulaire d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale d’empêcher l’enregistrement d’une marque communautaire plus récente lorsque le titulaire a le droit d’interdire l’utilisation de cette marque. Bien que le risque de confusion ne soit pas expressément mentionné dans cet article, l’application des législations pertinentes en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC exige souvent une analyse du risque de confusion (voir les Directives partie C, Opposition, section 4, Droits non enregistrés).

L’article 8, paragraphe 5, du RMC permet aux titulaires d’une marque antérieure enregistrée jouissant d’une renommée d’empêcher l’enregistrement d’une demande de marque communautaire plus récente qui empiéterait indûment sur la renommée de la marque antérieure. Le risque de confusion ne constitue pas une condition à l’application de cet article. En effet, l’article 8, paragraphe 5, du RMC protège de manière spécifique (mais non exclusive) les fonctions et les utilisations des marques qui sortent du champ d’application de la protection d’origine offerte par le risque de confusion et, à ce titre, vise davantage à protéger les efforts et les investissements financiers accrus consentis pour créer et promouvoir des marques en vue d’assurer leur renommée et de faciliter la pleine exploitation de la valeur des marques (voir les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée).

3 « Droits antérieurs » sur lesquels l’opposition doit se fonder

Une opposition doit se fonder sur au moins un droit antérieur détenu par l’opposant.

La notion de droits « antérieurs » au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC est définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMC, à savoir les droits dont la date de demande d’enregistrement est antérieure (pas les heures et les minutes, ainsi que confirmé par la Cour dans son arrêt du 22 mars 2012, C-190/10, « Génesis Seguros ») à celle de la demande de marque communautaire, y compris aux dates de la priorité invoquée, ou qui sont devenus notoirement connus dans un État membre avant le dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée (voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure).

Ces droits comprennent essentiellement les marques enregistrées dans l’UE et les demandes de marques, ainsi que les marques « notoirement connues » au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris (qui ne doivent pas être enregistrées). Pour obtenir une explication détaillée de ces marques « notoirement connues » au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, et de la différence avec les marques jouissant d’une renommée dont il est question à l’article 8, point 5, voir les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée, paragraphe 2.1.2.

En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMC, l’opposant doit prouver qu’il est le titulaire de la marque, dont il a acquis les droits quelque part dans le monde par un

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enregistrement ou par l’usage (pour autant que la législation du pays d’origine reconnaisse ce type de droit des marques), pour laquelle un de ses agents ou représentants a demandé l’enregistrement en son propre nom et sans son consentement.

L’article 8, paragraphe 4, du RMC, traite quant à lui des oppositions fondées sur une marque antérieure non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, conformément aux dispositions de la législation de l’État membre de l’UE concerné. La notion de droits « antérieurs » au sens de l’article 8, paragraphe 4, concernant la date d’acquisition pertinente, est donc définie par la législation nationale en vigueur.

Divers motifs juridiques, basés sur différents droits antérieurs, peuvent être invoqués dans une même opposition ou dans le cadre de plusieurs oppositions à l’encontre de la même demande de marque communautaire.

La pratique au sein de l’OHMI repose sur les dispositions légales du RMC appliquées directement ou par analogie, ainsi que confirmé par la jurisprudence du Tribunal (arrêts du 16/9/2004, T-342/02, « MGM » et du 11/5/2006, T-194/05, « TeleTech »). À savoir :

• Oppositions multiples : la règle 21, paragraphes 2 et 3, du REMC autorise l’Office à examiner uniquement la ou les oppositions « les plus pertinentes », à suspendre les autres et à les considérer comme traitées le moment venu si la demande est rejetée sur la base de l’opposition choisie. Une définition de la notion d’opposition « la plus pertinente » est présentée ci-après.

• Plusieurs droits antérieurs dans une même opposition : le Tribunal a observé que le regroupement de plusieurs droits antérieurs dans une même opposition équivaut, d’un point de vue pratique, à la présentation de plusieurs oppositions, ce qui permet à l’Office de fonder le rejet de la demande sur le ou les droits « les plus pertinents ». Une définition de la notion de droit antérieur « le plus pertinent » est proposée ci-après.

• Plusieurs motifs juridiques dans la ou les oppositions : si l’opposition est accueillie dans sa totalité sur la base du ou des motifs juridiques « les plus pertinents » invoqués, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs juridiques. De même, si une des conditions requises d’un motif juridique n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions de la disposition en question. La notion de motif juridique « le plus pertinent » est définie ci-après.

4 Objectif de la procédure d’opposition et traitement le plus opportun d’une telle procédure

La Cour de justice a jugé que la finalité de la procédure d’opposition est de décider si la demande peut être enregistrée et non de régler de manière préalable des conflits possibles (par exemple, au niveau national à la suite de la transformation possible de la demande de marque communautaire) (arrêt du 11/5/2006, T-194/05, « TeleTech », points 25-27).

La Cour de justice a clairement confirmé que l’Office n’a aucune obligation d’examiner l’ensemble des oppositions, des droits ou des motifs juridiques antérieurs invoqués à l’encontre d’une même demande de marque communautaire, si l’un d’entre eux suffit

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pour rejeter cette demande. L’Office n’est pas non plus tenu de choisir le droit antérieur ayant la portée territoriale la plus étendue pour empêcher la transformation éventuelle dans le plus de territoires possibles (arrêts du 16/9/2004, T-342/02, « MGM » et du 11/5/2006, T-194/05, « TeleTech »).

Ce principe garantit un traitement plus approprié des oppositions. L’Office est libre de choisir la ou les oppositions, le ou les droits antérieurs et le ou les motifs juridiques « les plus pertinents » et de déterminer lequel il convient d’examiner en premier lieu à la lumière du principe de l’économie de procédure.

L’opposition « la plus pertinente » peut être généralement définie comme l’opposition qui permet à l’Office de refuser l’enregistrement de la demande de marque communautaire à l’origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

Le droit antérieur « le plus pertinent » peut être généralement défini comme le signe le plus semblable (proche) couvrant la gamme de produits et services la plus large et/ou le droit couvrant les produits et services présentant le plus de similitudes.

Le motif juridique « le plus pertinent » peut être généralement défini comme le motif d’opposition qui permet à l’Office de refuser l’enregistrement de la demande de marque communautaire à l’origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

En règle générale, l’article 8, paragraphe 1, point a), constitue, le cas échéant, le motif de rejet d’une demande de marque communautaire le plus simple en termes d’économie de procédure, puisque l’Office n’est pas tenu de procéder à une analyse des similitudes et des différences entre les signes ou les produits et/ou services, ni de constater l’existence d’un risque de confusion. À défaut, les circonstances factuelles de chaque opposition déterminent si l’article 8, paragraphe 1, point b), paragraphes 3, 4 ou 5 constituent les motifs « les plus pertinents » suivants (par exemple, si les produits et services du droit antérieur et de la demande de marque communautaire sont différents, l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 3 ne pourront pas constituer une base d’opposition valide, le premier paragraphe exigeant au minimum une certaine similitude et le deuxième des produits et services étroitement liés ou commercialement équivalents).

Si le demandeur a réclamé des preuves de l’usage pour certains droits antérieurs, l’Office devra généralement déterminer si un droit antérieur non encore visé par l’obligation d’usage sont à même de soutenir pleinement l’opposition. Dans le cas contraire, d’autres droits antérieurs qui ne sont pas encore couverts par l’obligation d’usage seront examinés afin de déterminer si l’opposition peut être pleinement soutenue sur cette base cumulative. Dans ces cas-là, la demande de marque communautaire sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération la preuve de l’usage. L’Office examinera les droits antérieurs pour lesquels une preuve de l’usage a été demandée uniquement si aucun droit antérieur de ce type n’est disponible.

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ANNEXE

Contenu et structure des décisions d’opposition

1 Remarques générales

Les décisions d’opposition respectent une structure harmonisée (modèle), qui est ajustée en fonction du contexte, de façon à assurer la cohérence logique de la décision concernée. L’utilisation du modèle signifie également que les décisions présentent toutes un format commun.

Les décisions d’opposition sont préparées dans un style formel et un langage correct. Le langage doit être correct tant en ce qui concerne l’orthographe que la grammaire, ainsi que d’un point de vue formel (par exemple, des phrases cohérentes et complètes, des références correctes à la marque, aux produits et services ou aux parties, pas de répétitions des paragraphes…). Les décisions sont envoyées à révision quand cette possibilité existe.

Les décisions d’opposition débutent par la présentation des coordonnées des parties : noms et adresses de l’opposant, du demandeur et, le cas échéant, de leurs représentants respectifs. La date de la décision est indiquée.

Ces données sont suivies du prononcé (« décision »), qui précise s’il est fait droit à l’opposition ou si celle-ci est rejetée ; le cas échéant, les produits et services pour lesquels il est (partiellement) fait droit à l’opposition (sauf si l’opposition est entièrement retenue et la demande de marque communautaire est rejetée dans son intégralité) ; les décisions relatives aux coûts ; et la fixation de ces coûts. La dernière partie de la décision fait également référence aux « coûts » et correspond à la fixation des coûts dans le prononcé. En outre, concernant les coûts, la décision comporte un paragraphe relatif à l’examen de la fixation des coûts (supprimé lorsque chacune des parties supporte ses propres coûts).

Suit la partie relative aux « Motifs » de la décision. Celle-ci débute par une « partie factuelle », qui identifie la marque contestée au moyen du numéro de la demande de marque communautaire, les produits et services contestés, les droits antérieurs et l’ensemble des motifs invoqués par l’opposant.

• Droits antérieurs : si une opposition est accueillie dans son intégralité sur la base d’un droit antérieur (et que plusieurs droits ont été invoqués), la décision précisera uniquement le droit antérieur en question (dans la partie factuelle). Lorsque l’opposition est rejetée en tout ou en partie, tous les droits antérieurs invoqués par l’opposant sont recensés dans la décision (dans la partie factuelle ou à la fin). Dans ce cas, le territoire (ou les territoires dans le cas d’enregistrements internationaux) et le numéro d’enregistrement sont indiqués et une reproduction du signe est incluse1.

• Marque contestée : en l’absence de comparaison des signes (si l’opposition n’est pas recevable ou justifiée, ou si elle est rejetée pour preuve de l’usage insuffisante ou différence des produits, par exemple), la marque contestée sera

1 Si un code à deux lettres est utilisé, il doit s’agir d’un des codes figurant dans le document https://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-03-01.pdf, à l’exception des marques communautaires, qui utilisent les abréviations CTM ou CTMA à la place de EM.

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reproduite dans la partie factuelle et sera accompagnée du numéro de demande de marque communautaire.

• Produits et services contestés : ceux-ci sont répertoriés dans la section consacrée à la comparaison des produits et services. Si la comparaison des produits et services est omise (parce que les signes sont différents, par exemple), la décision ne précisera généralement dans la partie factuelle que les classes auxquelles appartiennent les produits et services contestés.

L’Office présente ensuite les aspects procéduraux et fondamentaux de la décision dans l’ordre indiqué ci-dessous. Il peut toutefois changer l’ordre dans lequel les différents facteurs sont examinés s’il l’estime approprié en vertu des circonstances spécifiques à un cas donné.

Certains aspects procéduraux et fondamentaux (répertoriés ci-dessous) ne sont examinés dans le cadre des décisions de l’Office que dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la décision à prendre. Dans certains cas également, il peut arriver que l’Office examine dans un premier temps un ou plusieurs droits antérieurs invoqués (généralement les signes qui présentent le plus de similitudes avec le signe contesté et/ou qui couvrent une gamme plus large de produits et/ou services identiques ou similaires), puis se penche sur les autres droits antérieurs uniquement dans la mesure strictement nécessaire.

Toutes les décisions d’opposition doivent comprendre une « conclusion » et/ou une « appréciation globale » [dans le cas de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC], dans laquelle la conclusion de la décision est motivée de manière cohérente sur la base des arguments développés dans les précédentes sections de la décision.

La décision examinera également tout autre problème en suspens, tel que la pertinence d’autres droits contraires antérieurs, la nécessité d’examiner d’autres chefs de conclusions, par exemple au titre de l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et d’autres points pertinents.

• Si une opposition est entièrement retenue sur la base de l’un des droits antérieurs, l’Office ne prendra pas de décision concernant les autres droits antérieurs. Une brève déclaration indiquant que ceux-ci ne seront pas examinés pour des raisons d’économie de procédure sera jointe.

• Lorsqu’une opposition est rejetée sur la base du droit antérieur jugé « le plus proche » du signe contesté, elle est généralement refusée en ce qui concerne les autres droits antérieurs et est accompagnée d’une déclaration générale. Celle-ci reprend les droits antérieurs en question dans les détails (numéro de marque, nom [représentation graphique] et produits et services concernés) et explique que ces droits sont considérés comme présentant une similitude encore moindre que le droit examiné ou, s’ils couvrent une liste de produits et services plus large que le droit examiné, précise pourquoi ces autres droits antérieurs ne donnent lieu à aucun risque de confusion.

• Enfin, la décision examinera les autres arguments pertinents des parties (en particulier les arguments non fondés de la partie qui succombe) ou les problèmes procéduraux pertinents (tels que les requêtes en restitutio in integrum, les extensions et suspensions demandées et vivement contestées par les parties ou les demandes de poursuite introduites et rejetées ou vivement contestées par les parties).

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2 Règles procédurales – recevabilité et justification

Pour que l’opposition soit jugée sur le fond, l’opposant doit respecter une série de conditions procédurales afin, notamment, de déterminer si le ou les droits antérieurs sur lesquels se fonde l’opposition sont (i) recevables et (ii) dûment justifiés2.

Une section traitant de ces problèmes ne sera incluse au début de la décision que lorsque jugé pertinent pour le résultat.

• En ce qui concerne la recevabilité : si l’opposition est entièrement accueillie sur la base de l’un des droits antérieurs jugé recevable, la recevabilité des autres droits antérieurs ne sera pas examinée. En revanche, si l’opposition est rejetée en tout ou en partie sur la base d’un droit recevable et justifié qui n’est pas le droit le plus pertinent, la recevabilité du droit le plus pertinent sera examinée.

• En ce qui concerne la justification : si l’opposition est accueillie sur la base de l’un des droits antérieurs dûment justifiés, la question de la justification des autres droits antérieurs ne sera pas examinée. Si l’opposition est rejetée en tout ou en partie sur la base d’un droit recevable et justifié qui n’est pas le droit le plus pertinent, la question de la justification du droit le plus pertinent sera examinée. Si l’opposition n’a pas été dûment justifiée, elle sera rejetée pour ce seul motif. Le risque de confusion ne sera pas examiné. En principe, il n’est pas nécessaire d’examiner la justification de l’un des deux droits antérieurs invoqués lorsqu’il est de toute façon conclu qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause.

3 Preuve d’usage

Si le demandeur demande une preuve de l’usage des droits antérieurs, l’Office déterminera également si, et dans quelle mesure, l’usage des marques antérieures a été prouvé, si cela s’avère pertinent pour la décision à prendre.3

4 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC

Ce motif ne peut être retenu qu’en cas de double identité, c’est-à-dire si les signes, mais aussi les produits et services, sont identiques.

L’examen de l’identité débute généralement par une comparaison des produits et/ou services pertinents, suivie d’une comparaison des signes. En cas de double identité, aucune évaluation du risque de confusion n’est requise. La décision de faire droit à l’opposition est automatique.

2 Voir Directives relatives à l’opposition, partie 1, Questions de procédure. 3 Des instructions complètes sur la preuve de l’usage sont disponibles dans le document Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve d’usage.

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Lorsque l’identité des produits et/ou services et/ou des signes ne peut être établie, l’opposition est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC. L’examen se poursuit toutefois sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.4

5 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC

Les sections suivantes doivent en principe être examinées.

5.1 Comparaison des produits et services

La similitude des produits et/ou services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. À ce titre, l’examen du risque de confusion débute généralement par une comparaison des produits et/ou services pertinents.

Des instructions complètes sur la comparaison des produits et/ou services sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services.

La décision ne contiendra cependant pas de comparaison exhaustive des produits et services :

• lorsqu’il a été établi que les signes sont différents ;

• lorsque, dans certains cas, la division d’opposition décide, à des fins d’économie de procédure, de procéder à une vérification accélérée des produits et services en partant du principe que, puisqu’il y a identité ou similitude entre certains produits et/ou services pertinents, tous les produits et services sont identiques ou similaires. Cette procédure est généralement appliquée lorsque l’Office estime qu’aucun risque de confusion ne devrait être recensé, quand bien même le degré de similitude des produits et/ou services serait le plus élevé, compte tenu des autres facteurs. Cette vérification accélérée n’est bien sûr utilisée que si les droits des différentes parties n’en sont pas affectés.

En l’absence de similitude entre les produits et/ou services, l’examen du risque de confusion prend fin à ce stade.

L’examen se poursuit en revanche si un certain degré de similitude est détecté.

5.2 Comparaison des signes

Afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion, il doit y avoir un certain degré de similitude entre les signes. Comme expliqué ci-dessus, la comparaison des signes implique une appréciation globale des caractéristiques visuelles, auditives et conceptuelles des signes en question. Si la comparaison à l’un de ces niveaux est impossible (comparaison phonétique d’une marque figurative, par exemple), ce niveau pourra être omis. En cas de similitude à au moins un de ces trois niveaux, les signes sont considérés comme similaires. L’appréciation globale du risque de confusion permet de déterminer si la similitude entre les signes est suffisante pour entraîner un

4 Voir Directives, partie C, Opposition, partie 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 1, Principes généraux et méthodologie, paragraphe 1.2.1.1.

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risque de confusion. Des instructions complètes sur la comparaison des signes sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

La décision débute par la présentation du territoire concerné.

Une comparaison objective des signes est ensuite réalisée afin de mettre en lumière les similitudes et les différences visuelles, auditives et conceptuelles entre ces signes. L’importance des différents éléments de similitude ou de différence entre les signes n’est généralement pas prise en considération ni pondérée à ce stade (cette prise en considération/pondération intervient à un stade ultérieur de la décision). La comparaison objective établit l’existence d’au moins une preuve suffisante à première vue de risque de confusion en confirmant l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes.

Cette comparaison objective des signes sert également de point de référence pour l’évaluation ultérieure par l’Office des éléments dominants et distinctifs des marques. Si l’opposition s’appuie sur l’article 8, paragraphe 4 ou 5, la comparaison objective servira de point de référence à l’analyse distincte qui sera réalisée au titre de ces paragraphes.

En l’absence de similitude entre les signes, l’examen du risque de confusion prend fin à ce stade. Les signes ne sont jugés différents que si aucune similitude n’est recensée à ces trois niveaux. Si les signes sont jugés différents, aucune comparaison des produits et services (y compris de la présomption d’identité), évaluation d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure ni appréciation globale n’est réalisée. L’opposition est rejetée, en ce qui concerne le risque de confusion, dans la partie « Conclusion », et ce exclusivement sur la base de la différence entre les signes. En revanche, lorsqu’une similitude entre les signes est recensée au niveau visuel, auditif ou conceptuel, l’examen se poursuit.

5.3 Éléments distinctifs et dominants des marques

L’appréciation globale des marques en cause doit reposer sur l’impression générale qu’elles donnent, en gardant à l’esprit, notamment, leurs caractères distinctifs et dominants. Cette section de la décision explique et spécifie par conséquent les caractères dominants et/ou distinctifs des signes.

Des instructions complètes pour l’analyse des caractères distinctifs et dominants sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif, et chapitre 5, Caractère dominant.

5.4 Caractère distinctif de la marque antérieure

Lorsqu’un opposant allègue de manière explicite qu’une marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, cette allégation est examinée et évaluée. Des informations complètes sur le caractère distinctif de la marque antérieure sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

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L’Office peut, dans certains cas, et dans l’intérêt de l’économie de procédure, décider de ne pas examiner une allégation de caractère distinctif accru lorsque celle-ci ne présente aucun intérêt pour la décision à prendre. Une telle décision n’est toutefois prise que si les droits des parties n’en sont pas affectés.

Si aucune allégation n’est présentée concernant le caractère distinctif, ou si l’allégation n’est pas étayée par des preuves, l’évaluation du caractère distinctif d’une marque antérieure s’appuiera sur son caractère distinctif en soi (en d’autres termes, sur son caractère distinctif inhérent).

5.5 Public pertinent – niveau d’attention

Des informations complètes sur le public pertinent et le niveau d’attention sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 6, Public pertinent et niveau d’attention.

La décision décrit le consommateur concerné par les produits et/ou services en question et l’importance de cette conclusion. Le cas échéant, elle précise également le degré d’attention accordé par le consommateur concerné.

5.6 Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Des instructions complètes pour Autres facteurs et l’appréciation globale sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 7, Autres facteurs, et 8, Appréciation globale. Outre les informations fournies ci-avant concernant la « conclusion » et/ou l’« appréciation globale », l’appréciation globale :

• présente et évalue les autres facteurs et principes pertinents pour l’évaluation du risque de confusion (famille de marques, coexistence ou mode d’achat des produits et/ou services, par exemple) ;

• évalue l’importance relative de tous les facteurs interdépendants, qui peuvent se compléter ou s’annuler les uns les autres, en vue de rendre une décision quant au risque de confusion (par exemple, les marques peuvent être différentes pour certains produits ou services, mais pas pour d’autres, de sorte que le risque de confusion peut n’exister qu’en rapport avec les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est considérée comme différente).

6 Article 8, paragraphe 3, du RMC

Les motifs de refus au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMC sont soumis aux conditions suivantes :

• L’opposant est le titulaire de la marque sur laquelle se fonde l’opposition ; • Le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque

antérieure ; • La demande est formulée au nom de l’agent ou du représentant ; • La demande a été déposée sans le consentement du titulaire ; • L’agent ou le représentant ne justifie pas de ses actes ;

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• Les signes sont identiques ou présentent de légères différences et les produits et/ou services sont identiques ou équivalents.

Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’une d’elles n’est pas remplie, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC n’aboutira pas.

En principe, la décision d’opposition contient les sections suivantes :

1) qualité de l’opposant ; 2) qualité d’agent ou de représentant ; 3) demande présentée au nom de l’agent ou du représentant ; 4) demande présentée sans le consentement du titulaire ; 5) absence de justification de la part du demandeur ; 6) comparaison des signes ; 7) comparaison des produits et services ; 8) conclusion.

Cependant, en fonction du cas et de son issue, il peut s’avérer inutile d’inclure toutes les sections ci-dessus dans la décision. Il est par ailleurs possible de modifier l’ordre des sections. Ainsi, si l’opposition peut être rejetée au motif que les signes sont différents, la comparaison des signes pourra être la première et la seule section reprise dans la décision.

Les arguments et les preuves transmis par les parties doivent être examinés et le raisonnement fourni afin de déterminer si les conditions sont satisfaites.

Sous les sections « Comparaison des signes » et « Comparaison des produits et services », il convient d’établir si les signes sont ou non identiques (ou présentent des différences mineures qui n’affectent pas de manière substantielle leur caractère distinctif) et si les produits et/ou services sont identiques (ou équivalents en termes commerciaux).

Des instructions complètes pour l’Article 8(3) sont disponibles dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Marques déposées par un agent.

7 Article 8, paragraphe 4, du RMC

Des informations complètes sur les types de droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4 du RMC, paragraphe 3.1. Types de droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4 du RMC.

Les motifs de refus au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMC sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :

• le droit antérieur doit être une marque non enregistrée ou un signe similaire ; • le signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; • la portée de l’utilisation ne doit pas être uniquement locale ; • le droit doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée ; • le titulaire de la marque doit avoir le droit d’interdire l’utilisation de la marque

contestée, en vertu de la législation nationale régissant ce droit.

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Si l’une seule de ces conditions n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée et il s’avère dès lors inutile d’examiner les autres conditions.

En conséquence, la décision d’opposition doit en principe contenir les sections suivantes.

7.1 Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

La condition relative à l’utilisation dans la vie des affaires est fondamentale. Sans cette condition, le signe en question ne pourra pas bénéficier d’une protection pour l’enregistrement d’une marque communautaire, indépendamment des conditions à remplir au titre de la législation nationale en vue de l’obtention de droits exclusifs.

Des informations complètes sur l’utilisation dans la vie des affaires sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4 du RMC.

7.2 Droit en vertu de la législation nationale

La décision doit démontrer si l’opposant a acquis le droit invoqué conformément à la législation régissant le signe en question (dans certains cas, la législation nationale exige l’enregistrement ou la renommée, par exemple), si le droit a été acquis avant la date de dépôt et si et à quelles conditions la législation régissant le signe en question confère à son titulaire le droit d’empêcher l’utilisation d’une marque plus récente.

Aux fins susmentionnées, il convient de vérifier les informations contenues dans les Directives (liste des « droits antérieurs » au sens de l’article 8 du RMC) et/ou les preuves présentées par les parties.

7.3 Droit de l’opposant à l’égard de la marque contestée

Cette partie de la décision examine si les conditions définies par la législation régissant le signe antérieur sont remplies en ce qui concerne la marque contestée. Cet examen requiert généralement une comparaison des signes et des produits et services ou des activités professionnelles, et une conclusion à cet égard.

7.4 Conformité avec le critère fixé par la législation nationale

Au terme de la comparaison des produits et services et des signes, il convient d’établir si les conditions fixées par la législation nationale au titre de la section « Le droit en vertu de la législation nationale » sont remplies (risque de confusion, par exemple).

Introduction

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Section 0 Introduction Page 15

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8 Article 8, paragraphe 5, du RMC

Les motifs de refus au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC sont soumis aux conditions suivantes :

• les signes en cause doivent être identiques ou similaires ;

• la marque de l’opposant doit jouir d’une renommée ; celle-ci doit être antérieure à la marque contestée et la marque doit en jouir sur le territoire concerné, pour les produits et/ou services sur la base desquels l’opposition a été formée ;

• empiètement sur la renommée : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

Les conditions ci-dessus sont cumulatives. Par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC. La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut également ne pas aboutir si le demandeur/le titulaire fournit une raison valable à l’utilisation de la marque contestée.

Par conséquent, la décision d’opposition doit en principe contenir les sections suivantes.

8.1 Comparaison des signes

L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC exige une conclusion positive en ce qui concerne la similitude entre les signes. Si les signes ont déjà fait l’objet d’une comparaison dans le cadre de l’examen aux motifs de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, référence sera faite aux conclusions respectives également valides au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC. Il s’ensuit que, si l’examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), établit que les signes sont différents, l’opposition échouera automatiquement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC. Le simple fait que les signes en cause soient similaires ne suffit cependant pas pour conclure que le public pertinent établira un lien entre les signes. L’existence d’un tel lien doit obligatoirement être prouvée une fois la similitude des signes établie.

Des informations complètes sur la similitude des signes et le lien entre les signes sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.2, Similitude des signes, et paragraphe 3.3, Lien entre les signes.

8.2 Renommée de la marque antérieure

Les preuves déposées pour prouver la renommée doivent être clairement renseignées. Il n’est pas nécessaire de répertorier et de décrire chacun des éléments. Seules les preuves pertinentes pour tirer la conclusion qui s’impose (si elles sont suffisantes pour prouver la renommée) doivent être mentionnées, de manière générale.

Des informations complètes sur l’étendue, l’appréciation et la preuve de la renommée sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.1.2, L’étendue de la

Introduction

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Section 0 Introduction Page 16

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renommée, paragraphe 3.1.3, Appréciation de la renommée, et paragraphe 3.1.4, La preuve de la renommée.

8.3 Empiètement sur la renommée

Cette section couvre l’examen visant à déterminer si un préjudice ou un profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible en temps ordinaire. À cette fin, l’opposant doit fournir des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente et montrer en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il pourrait se produire, ce qui permettrait de conclure de prime abord que cet événement est effectivement probable en temps ordinaire.

L’examen de la ou des allégations de l’opposant concernant l’empiètement doit être précédée de l’identification des produits et/ou services à l’encontre desquels l’opposition est dirigée et par rapport auxquels la renommée a été établie.

Des informations complètes sur les formes d’empiètement et la preuve de l’empiètement sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.4.3, Formes d’empiètement, et paragraphe 3.4.4, Preuve d’empiètement.

Lorsqu’il est fait droit à l’opposition dans son intégralité sur la base de l’une des formes d’empiètement, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également applicables.

8.4 Juste motif

Il n’est procédé à l’examen des justes motifs que si le demandeur de la marque communautaire a invoqué de tels motifs et pour autant qu’il existe une similitude des signes, que la marque jouisse d’une renommée et qu’au moins une des formes d’empiétement soit observée.

Des informations complètes sur les justes motifs sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.5, L’usage sans juste motif.

Questions de procédures

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 1

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Questions de procédures

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Table des matières

1 Introduction: Présentation générale de la procédure d’opposition ...... 6

2 Examen de la recevabilité ......................................................................... 7 2.1 Acte écrit d’opposition............................................................................... 7

2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international ..................... 8 2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de marque communautaire ........ 8

2.2 Paiement .....................................................................................................8 2.2.1 Acte d’opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai

d’opposition..................................................................................................... 8 2.2.2 Moment du paiement...................................................................................... 9 2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement...................................................... 10 2.2.4 Remboursement de la taxe d’opposition ...................................................... 10

2.3 Langues et traduction de l’acte d’opposition......................................... 11 2.4 Examen de la recevabilité ........................................................................ 13

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité ............................................................. 13 2.4.1.1 Identification de la demande de marque communautaire contestée .........14 2.4.1.2 Identification des marques antérieures et des droits antérieurs ................14 2.4.1.3 Identification des motifs .............................................................................18

2.4.2 Conditions relatives de recevabilité .............................................................. 19 2.4.2.1 Dates.........................................................................................................19 2.4.2.2 Représentation d’une marque antérieure ou d’un signe antérieur .............19 2.4.2.3 Produits et services ...................................................................................21 2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d’une renommée: étendue de la

renommée .................................................................................................23 2.4.2.5 Identification de l’opposant ........................................................................23 2.4.2.6 Représentation professionnelle .................................................................27 2.4.2.7 Signature ...................................................................................................29 2.4.2.8 Conditions relatives de recevabilité: sanctions ..........................................29

2.4.3 Indications facultatives ................................................................................. 30 2.4.3.1 Étendue de l’opposition .............................................................................30 2.4.3.2 Description des motifs ...............................................................................31

2.5 Notification de l’acte d’opposition .......................................................... 31

3 Délai de réflexion..................................................................................... 32 3.1 Début du délai de réflexion...................................................................... 32 3.2 Prolongation du délai de réflexion .......................................................... 33

4 Phase contradictoire ............................................................................... 34 4.1 Compléter le dossier d’opposition.......................................................... 34 4.2 Validation par des faits, preuves et observations.................................. 34

4.2.1 Marques communautaires et demandes de marque communautaire.......... 35 4.2.2 (Demandes de) marques communautaires transformées............................ 35

4.2.2.1 Opposition fondée sur une (demande de) marque communautaire transformée (en cours de transformation) .................................................36

4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des marques communautaires ........................................................................................... 36 4.2.3.1 Certificats délivrés par l’autorité compétente.............................................36 4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles ...............................................37

Questions de procédures

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4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l’OMPI ..........................................................................39

4.2.3.4 Durée d’un enregistrement de marque......................................................39 4.2.3.5 Vérification de la preuve............................................................................40 4.2.3.6 Certificats de renouvellement ....................................................................42 4.2.3.7 Habilitation à former l’opposition ...............................................................42

4.2.4 Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires.................................................... 44 4.2.4.1 Marque notoirement connues....................................................................44 4.2.4.2 Marques jouissant d’une renommée .........................................................44 4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires .....45 4.2.4.4 Marque demandée par un agent ou un représentant ................................45

4.2.5 Sanction........................................................................................................ 45

4.3 Traductions/choix d’une autre langue durant la procédure d’opposition.............................................................................................. 46 4.3.1 Traduction des faits, preuves et observations présentés par l’opposant

pour compléter son dossier .......................................................................... 46 4.3.1.1 Sanction ....................................................................................................48

4.3.2 Traduction des observations supplémentaires............................................. 48 4.3.3 Traduction de documents autres que les observations................................ 49 4.3.4 Preuve de l’usage......................................................................................... 50 4.3.5 Changement de langue au cours de la procédure d’opposition................... 51

4.4 Documents illisibles/référence à d’autres dossiers............................... 51 4.4.1 Documents illisibles ...................................................................................... 51 4.4.2 Documents originaux ne pouvant pas être restitués .................................... 51 4.4.3 Informations confidentielles .......................................................................... 52 4.4.4 Références à des documents transmis dans le cadre d’autres procédures 53

4.5 Autres échanges d’observations ............................................................ 54 4.6 Observations des tiers............................................................................. 55

5 Clôture de la procédure .......................................................................... 56 5.1 Conciliation............................................................................................... 56 5.2 Limitations et retraits ............................................................................... 56

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire ................. 56 5.2.1.1 Retrait ou limitation avant l’examen de la recevabilité...............................57 5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant

l’expiration du délai de réflexion ................................................................58 5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après

l’expiration du délai de réflexion ................................................................58 5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après

qu'une décision a été rendue ....................................................................59 5.2.1.5 Langues.....................................................................................................59

5.2.2 Retrait des oppositions ................................................................................. 60 5.2.2.1 Retrait de l’opposition avant l’expiration du délai de réflexion ...................60 5.2.2.2 Retrait de l’opposition après l’expiration du délai de réflexion ...................60 5.2.2.3 Retrait de l’opposition après qu'une décision a été rendue .......................60 5.2.2.4 Langues.....................................................................................................61

5.2.3 Retrait d’un retrait/d’une limitation ................................................................ 61

5.3 Décision sur le fond ................................................................................. 61 5.3.1 Le droit antérieur n’a pas été établi .............................................................. 61 5.3.2 Extinction du droit antérieur.......................................................................... 61

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 4

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5.4 Remboursement de la taxe d’opposition................................................ 62 5.4.1 Opposition réputée non formée.................................................................... 62

5.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour....................................................62 5.4.1.2 Remboursement après republication.........................................................62

5.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation d’une demande de marque communautaire................................................................................ 63 5.4.2.1 Retrait/limitation d’une demande de marque communautaire avant

l’expiration du délai de réflexion ................................................................63 5.4.2.2 Retrait de l’opposition en raison d’une limitation de la demande de

marque communautaire au cours du délai de réflexion .............................63 5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d’opposition.. 64 5.4.4 Cas où la taxe d’opposition n’est pas remboursée ...................................... 64

5.4.4.1 Retrait de l’opposition avant l’expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation .............................................................................64

5.4.4.2 Le retrait de l’opposition est antérieur .......................................................64 5.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure ...........................65 5.4.4.4 Clôture de la procédure pour d’autres motifs.............................................65 5.4.4.5 Réaction à une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif ...65

5.4.5 Remboursement par erreur de la taxe d’opposition ..................................... 65

5.5 Décision sur la répartition des frais........................................................ 66 5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais ................................................... 66 5.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais ....................................... 66

5.5.2.1 Accord sur les frais....................................................................................66 5.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de

cause.........................................................................................................66 5.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais ...................................................... 67 5.5.4 Non-lieu à statuer ......................................................................................... 68

5.5.4.1 Oppositions multiples ................................................................................68 5.5.4.2 Rejet d’une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités.......69 5.5.4.3 Jonction d’affaires .....................................................................................69 5.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais».......................69

5.6 Détermination des frais............................................................................ 70 5.6.1 Montants à rembourser/déterminer .............................................................. 70 5.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision

principale ...................................................................................................... 71 5.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d’une fixation séparée des frais ... 71

5.6.3.1 Recevabilité...............................................................................................71 5.6.3.2 Preuves .....................................................................................................72

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais............................................................ 72

6 Questions procédurales.......................................................................... 72 6.1 Rectification des erreurs.......................................................................... 72

6.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l’acte d'opposition ........................... 72 6.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications ......... 73

6.2 Délais......................................................................................................... 73 6.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d’opposition ............................... 74

6.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables..................................................74 6.2.1.2 Demande déposée dans les délais ...........................................................74 6.2.1.3 Prorogation d’un délai ex officio par l’Office ..............................................75 6.2.1.4 Signature ...................................................................................................76

6.3 Suspension............................................................................................... 76 6.3.1 Suspension à la demande des deux parties ................................................ 76 6.3.2 Suspensions ex officio par l’Office ou à la demande de l’une des parties ... 77

6.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension ......................77

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6.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de marque communautaire..........................................................................................78

6.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)..............................................................................78

6.3.2.4 Exemples...................................................................................................79 6.3.3 Oppositions multiples ................................................................................... 80

6.3.3.1 Après le rejet de la demande de marque communautaire .........................80 6.3.4 Aspects procéduraux.................................................................................... 80

6.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus ...................................................................80 6.3.4.2 Reprise de la procédure ............................................................................81 6.3.4.2 Calcul des délais .......................................................................................81

6.4 Oppositions multiples.............................................................................. 81 6.4.1 Oppositions multiples et limitations .............................................................. 82 6.4.2 Oppositions multiples et décisions ............................................................... 82 6.4.3 Jonction d’affaires......................................................................................... 84

6.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)................. 85 6.5.1 Transfert et procédure d’opposition.............................................................. 85

6.5.1.1 Introduction et principe de base ................................................................85 6.5.1.2 Transfert d'une marque communautaire antérieure...................................85 6.5.1.3 Transfert d’un enregistrement national antérieur.......................................87 6.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d’enregistrements de marques

communautaires et d’enregistrements nationaux ......................................88 6.5.1.5 Transfert de la demande de marque communautaire contestée ...............89 6.5.1.6 Transfert partiel d’une demande de marque communautaire contestée ...89

6.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert.............................................. 90 6.5.3 Changement de nom .................................................................................... 90 6.5.4 Changement de représentants ..................................................................... 90 6.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l’incapacité du

demandeur ou de son représentant ............................................................. 90 6.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur ..........................................................91 6.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l’Office pour

des motifs juridiques (par exemple, la faillite)............................................91 6.5.5.3 Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du

demandeur de poursuivre la procédure devant l’Office .............................92

Questions de procédures

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1 Introduction: Présentation générale de la procédure d’opposition

Une procédure d’opposition prend cours à la réception de l’acte d'opposition. Le demandeur est immédiatement notifié qu’un acte d'opposition a été déposé et reçoit une copie des pièces du dossier.

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l’UE, toute référence dans les présentes directives aux demandes de marques communautaires doit être interprétée comme étant applicable aux enregistrements internationaux désignant l’UE. La partie M, des Directives, qui est spécifiquement axée sur les marques internationales, concerne également les oppositions.

Ensuite, après contrôle du paiement de la taxe d’opposition, il est vérifié que l'acte d’opposition est conforme aux autres conditions de forme énoncées dans le règlement.

De manière générale, on distingue deux types d’irrégularités pouvant influer sur la recevabilité d'une opposition:

1. les irrégularités absolues, à savoir celles auxquelles il ne peut être remédié après l’expiration du délai d’opposition. Si l'opposant ne remédie pas, de sa propre initiative, à ces irrégularités dans le délai d'opposition, l’opposition est irrecevable;

2. les irrégularités relatives, à savoir celles auxquelles il peut être remédié après l’expiration du délai d’opposition. L'Office invite l’opposant, après l’expiration du délai d’opposition, à remédier à ces irrégularités dans un délai de deux mois non prorogeable sous peine du rejet de l’opposition pour irrecevabilité.

Il est important de noter qu’afin de préserver le principe d’impartialité, l’Office n’envoie aucune communication concernant le paiement de la taxe d’opposition ou les irrégularités en matière de recevabilité pendant le délai d’opposition.

À la suite de l’examen de la recevabilité de l’opposition, une notification est adressée aux deux parties afin d’indiquer les délais de la procédure. Celle-ci débute par une période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord à l’amiable (avec ou sans conséquences financières), à savoir le «délai de réflexion». Ce délai expire deux mois après la notification de la recevabilité de l'opposition. Il peut être prorogé une fois de 22 mois et durer au maximum 24 mois. À l'expiration du délai de réflexion, la phase contradictoire de la procédure est ouverte.

L’opposant dispose alors de deux mois supplémentaires pour compléter son dossier, c’est-à-dire présenter l’ensemble des preuves et observations qu’il juge nécessaires pour étayer son dossier. À l’issue de ces deux mois, ou dès que les preuves et observations présentées lui ont été transmises, le demandeur dispose de deux mois pour répondre à l’opposition.

L’Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d’autres questions dans la suite de la procédure.

Le demandeur dispose de deux moyens pour défendre sa demande de marque. Il peut contester l'utilisation effective de la/des marque(s) antérieure(s) en requérant une

Questions de procédures

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preuve de l’usage, ou présenter des observations et des preuves en vue de convaincre l’Office que l’opposition doit être rejetée.

Si le demandeur se limite à présenter des preuves et des observations, un délai de deux mois lui est imparti pour présenter des observations en réponse aux allégations du demandeur et, à l’issue de cet échange, l’opposition est normalement prête pour que soit rendue la décision.

Si le demandeur dépose une demande de preuve de l’usage de la ou des marques antérieures, la phase suivante de la procédure peut être limitée à cette seule question tandis que l’objet du conflit peut être abordé ultérieurement.

La preuve de l'usage produite par l’opposant est transmise au demandeur, qui dispose de deux mois pour formuler des observations sur ce point. Dans ce cas, les observations sont communiquées à l’opposant, qui aura ensuite l’occasion de présenter ses observations finales.

Dans certains cas, il peut se révéler utile ou nécessaire de procéder à un nouvel échange d'observations. Tel peut être le cas lorsque l’affaire porte sur des questions complexes ou lorsque l’opposant soulève un point nouveau qui est admis à la procédure. Dans ce cas, le demandeur peut avoir l’occasion de répondre. Il appartient alors à l’examinateur de décider si une nouvelle possibilité doit être accordée à l'opposant.

Dès que les parties ont présenté leurs observations, la procédure est clôturée; le dossier est prêt à être soumis pour qu’il soit statué sur le fond et les parties en sont dûment informées.

2 Examen de la recevabilité

2.1 Acte écrit d’opposition

Article 41, paragraphes 1 et 3, du RMC Règle 16 bis et Règle 17, paragraphe 4, du REMC Décision n° EX-11-3 du président de l’Office

L’acte d’opposition doit être formé par écrit, et l'Office doit le recevoir dans le délai d’opposition, à savoir dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire contestée.

L’acte d’opposition reçu par télécopie ou par courrier est introduit dans le système informatique de l’Office, et l’opposant reçoit un accusé de réception. Le dépôt électronique d’actes d’opposition est également possible. Le formulaire électronique d'opposition est automatiquement saisi par le système et introduit dans le système informatique de l’Office.

Le demandeur reçoit immédiatement une copie de l’acte d'opposition (et de toute pièce produite par l’opposant) pour information. Si l’opposition est fondée sur une marque communautaire, le demandeur est également informé de la possibilité d’accéder aux informations relatives aux marques communautaires antérieures via les outils de recherche en ligne, disponibles sur le site internet de l’Office.

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2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international

Une opposition contre un enregistrement international (EI) peut être formée entre le sixième et le neuvième mois qui suivent la date de republication (article 156, paragraphe 2, du RMC). Par exemple, si la première republication a lieu le 15 février 2013, le délai d’opposition débute le 16 août 2013 et prend fin le 15 novembre 2013.

Toutefois, les oppositions formées après la republication de l’EI mais avant le début du délai d’opposition sont gardées en attente et sont réputées avoir été formées le premier jour du délai d’opposition. En cas de retrait de l’opposition avant cette date, la taxe d’opposition est remboursée.

Si l’opposition est reçue avant le début du délai d’opposition (règle 114, paragraphe 3, du REMC), une lettre est envoyée, informant l’opposant que l’opposition est réputée avoir été reçue le premier jour du délai d’opposition et que l’opposition est mise en attente d’ici-là.

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de marque communautaire

Tout acte d’opposition formé à l’encontre une demande de marque communautaire reçu par télécopie et/ou courrier postal avant le début du délai d’opposition, conformément à l’article 41, paragraphes 1 à 3, du RMC, est gardé en attente et réputé avoir été déposé le premier jour du délai d’opposition, à savoir le premier jour qui suit la publication de la marque communautaire dans la partie A.1. du Bulletin des marques communautaires. Si l’opposition est retirée avant cette date ou si la demande de marque communautaire est refusée ou retirée avant la publication (article 39 du RMC), la taxe d’opposition est remboursée.

L’Office informe l’opposant que la demande de marque communautaire contre laquelle l’opposition est dirigée n’ayant pas encore été publiée au Bulletin des marques communautaires, l’acte d’opposition est gardé en attente et ne sera traité qu’après la publication de la demande de marque communautaire contestée. L’opposant est informé que l’opposition est réputée avoir été formée le premier jour du délai d’opposition.

2.2 Paiement

Pour les règles générales relatives aux paiements, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

2.2.1 Acte d’opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d’opposition

Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Si l’Office a reçu le paiement dans le délai d’opposition, mais que l’acte d'opposition parvient tardivement, l’opposition est irrecevable. Dans ce cas, l’Office conserve la taxe d’opposition. L’opposant en reçoit la notification et dispose de deux mois pour soumettre ses observations sur la constatation d’irrecevabilité.

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Si l’opposant soumet des éléments de preuve convaincants, tels que des rapports de télécopie, un accusé de réception de courrier transmis par messager et/ou de lettre recommandée, prouvant que l’acte d’opposition n’était pas hors délai et a en réalité bien été reçu par l’Office dans le délai d’opposition de trois mois, l'Office doit réexaminer sa constatation et considérer l’opposition comme recevable et présentée dans le délai d’opposition. Dans ce cas, l’examen de la recevabilité de l’opposition peut se poursuivre. Si les éléments de preuve présentés par l’opposant ne démontrent pas que l’acte d’opposition a été reçu dans le délai pertinent ou si l’opposant ne donne pas suite dans les deux mois impartis, une décision déclarant l’irrecevabilité de l'opposition est rendue. Lorsque cette décision est notifiée à l’opposant, une copie de celle-ci doit être envoyée au demandeur.

2.2.2 Moment du paiement

Article 41, paragraphe 3, du RMC Article 8 du RTMC Règle 17, paragraphe 1, du REMC

Le montant total de la taxe d’opposition doit parvenir à l'Office dans le délai d’opposition.

Si la taxe d’opposition est reçue après l’expiration du délai d'opposition, mais que l’ordre d'effectuer le paiement a réellement été donné à la banque au cours des dix derniers jours du délai d’opposition, l’opposition peut être maintenue si deux conditions sont remplies: l’opposant apporte la preuve que l’ordre de paiement a été donné dans les dix derniers jours du délai d’opposition ET acquitte une surtaxe égale à 10 % de la taxe d’opposition (condition cumulative). Cette surtaxe ne doit toutefois pas être payée si l’opposant apporte la preuve que l’ordre de paiement a été donné à la banque plus de dix jours avant l’expiration du délai de paiement. Si la taxe d’opposition n'a pas été reçue dans le délai d’opposition ou si la disposition susvisée ne s’applique pas, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

Article 5, paragraphe 2 et Article 8, paragraphe 1, du RTMC Décision n° EX-06-1 du président de l’Office

Si l’opposant ou son représentant possède un compte courant, le paiement est réputé effectué le jour où l’opposition parvient à l’Office.

Étant donné que le paiement est réputé avoir été effectué à la date de réception de l’opposition, si l’acte d’opposition est reçu hors délai, le paiement est également hors délai. En conséquence, l’opposition est réputée ne pas avoir été déposée.

Le système des comptes courants est un système à prélèvement automatique par lequel les montants peuvent être débités par l’Office sans instructions particulières et pour tout type de transaction financière.

L’absence d’indication ou l’indication erronée du montant de la taxe d’opposition n'a aucune conséquence négative dans la mesure où il est clair que l’opposant entendait payer le montant de la taxe d’opposition.

Questions de procédures

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Même en l’absence de demande expresse de la part de l’opposant, l’existence d’un compte courant est suffisante dans ce cas pour que celui-ci soit débité du montant dû. Cette règle s'applique, qu’il y ait ou non utilisation du formulaire d'opposition.

La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant souhaitant exclure l’utilisation du compte courant pour le paiement d’une taxe ou de frais particuliers en informe l'Office par écrit (en indiquant, par exemple, un virement bancaire).

Paiement de la taxe d'opposition par le prélèvement d’un compte courant appartenant à un tiers

Le paiement de la taxe d’opposition par le prélèvement d’un compte courant appartenant à un tiers requiert le consentement explicite du titulaire de ce compte, par lequel ce dernier autorise le débit du montant de la taxe de son compte. Dans ce cas, l’opposant doit déposer une autorisation au cours du délai d’opposition.

Le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'autorisation par l’Office.

2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement

Règle 17, paragraphes 1 et 4 et Règle 54 du REMC

Si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé et cette constatation doit être notifiée à l’opposant.

Une copie de cette lettre est envoyée simultanément au demandeur pour information.

Si, dans le délai de deux mois imparti, l’opposant apporte la preuve que la constatation de l’Office concernant la perte de droits n'est pas correcte et que le paiement a été effectué dans le délai, une notification doit être envoyée, et une copie de celle-ci doit être transmise au demandeur avec la preuve produite par l'opposant.

Un opposant a le droit de demander une décision dans les deux mois. Dans ce cas, la décision doit être notifiée aux deux parties.

2.2.4 Remboursement de la taxe d’opposition

Article 8, paragraphe 3 et Article 9, paragraphe 1, du RTMC Règle 17, paragraphe 1 et Règle 18, paragraphe 5, du REMC

Si l’acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et que la taxe d’opposition n’est pas acquittée intégralement ou est acquittée après l’expiration du délai d’opposition, elle est remboursée à l’opposant.

Le remboursement de la taxe d’opposition, prévu à la règle 18, paragraphe 5, du REMC, comprend toute surtaxe acquittée par l’opposant en application de l’article 8, paragraphe 3, du RTMC.

Questions de procédures

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2.3 Langues et traduction de l’acte d’opposition

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC Règle 16, Règle 17, paragraphe 3, Règle 83, paragraphe 3, et Règle 95, point b), du REMC

Conformément à l’article 119, paragraphe 5, du RMC, l’acte d’opposition doit être déposé dans l’une des langues de l’Office. Plusieurs situations concernant le choix de la langue de procédure peuvent se présenter:

1. Le formulaire officiel d’opposition de l’OHMI a été utilisé et l’opposant a choisi une langue éventuelle de procédure.

L’opposition satisfait au régime linguistique des règlements.

Exemples

a) Les langues de la demande de marque communautaire sont le portugais et l’anglais. La version portugaise du formulaire a été envoyée, mais aucun des éléments textuels pertinents pour la recevabilité ne peut être traduit et les cases appropriées sont cochées. L’opposition est recevable. La langue de procédure ne pouvant être que l’anglais, il est inutile de demander à l’opposant d’indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de l’opposition, un formulaire officiel vierge en anglais doit être joint et la langue de procédure doit être indiquée.

b) Les langues de la demande de marque communautaire sont l’allemand et l’anglais. La version française du formulaire a été envoyée, mais soit l’opposition est remplie en français, soit aucun des éléments textuels ne peut être traduit et les cases appropriées sont cochées. L’opposition est recevable. La langue de procédure pouvant être soit l’allemand, soit l’anglais, il convient de demander à l’opposant d’indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de l’opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue indiquée doit être joint.

2. Le formulaire officiel d’opposition de l’OHMI a été utilisé et le texte dans le formulaire est dans l’une des langues de l’Office, mais pas dans l’une des langues éventuelles de procédure.

Si les éléments textuels importants pour la recevabilité ne peuvent être traduits (par exemple, des chiffres) et si toutes les cases appropriées sont cochées, l’opposition est recevable, même si elle contient également des parties textuelles dans la langue incorrecte, telles qu’une explication des motifs. Une explication des motifs n’étant pas obligatoire au stade de la recevabilité, le fait qu’elle ne soit pas présentée dans la langue adéquate n’affecte pas la recevabilité. Elle n’«existe» pas.

L’Office vérifie si l’opposant a indiqué la langue de procédure dans le formulaire.

○ Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée, et si tant la première que la seconde langue de la demande de marque communautaire sont des langues de l’Office, une lettre invitant l’opposant à indiquer la langue de procédure est envoyée. Si aucune réponse n’est

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reçue dans le délai de deux mois imparti, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable. Lors de la notification de l’opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de procédure doit être joint.

○ Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée et que seule une des langues de la demande de marque communautaire est une langue de l’Office, il n’est pas nécessaire de s’enquérir de la langue de procédure, celle-ci ne pouvant être qu’une langue de l’Office. Lors de la notification de l’opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de procédure doit être joint. La langue de procédure est indiquée dans la lettre.

○ Si la langue de procédure est correctement indiquée, un formulaire vierge dans la langue de procédure doit être joint lors de la notification de l’opposition.

Il en va de même si le formulaire officiel d’opposition de l’OHMI a été utilisé et si le texte dans le formulaire N’est PAS dans l’une des langues de l’Office.

3. Le formulaire officiel d’opposition de l’OHMI n’a pas été utilisé, mais le texte de l’opposition est rédigé dans l’une des langues éventuelles de procédure.

L’opposition satisfait au régime linguistique des règlements.

4. Le formulaire officiel d’opposition de l’OHMI n’a pas été utilisé, et le texte de l’opposition est rédigé dans l’une des langues de l’Office mais pas dans l’une des langues éventuelles de procédure.

Conformément à l’article 119, paragraphe 6, du RMC et à la règle 16, paragraphe 1, du REMC, l’opposant doit déposer de sa propre initiative une traduction dans la langue de procédure dans un délai d’un mois. Si aucune traduction n’est reçue, l’opposition est irrecevable.

5. Le formulaire officiel d’opposition de l’OHMI n’a pas été utilisé, et le texte de l’opposition est rédigé dans l’une des langues officielles mais pas dans l’une des langues de l’Office.

L’opposition est irrecevable. L’article 119, paragraphe 5, du RMC s’applique. Une notification est envoyée dans la première langue (s’il s’agit de l’une des langues de l’Office) ou dans la seconde langue de la demande de marque communautaire contestée.

La liste des produits et services est soumise à des règles spéciales (voir le paragraphe 2.4.2.3 ci-dessous).

Explication des motifs: si l’une des cases du formulaire relatives aux motifs de l’opposition est cochée et qu'une explication complémentaire des faits ou des observations est fournie, cette explication ou des indications telles que «voir annexe», «cf. pièce jointe», «sera fourni(e) ultérieurement», ne doivent pas être traduites au stade de l’examen de la recevabilité. La traduction devra en être fournie après l’expiration du délai de réflexion, avant l’expiration du délai pour présenter les éléments à l’appui de l’opposition.

Questions de procédures

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2.4 Examen de la recevabilité

Règle 15 et Règle 17 du REMC

L’examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions relatives:

 les indications et les éléments que doit contenir l’acte d’opposition ou qui doivent être produits par l’opposant de sa propre initiative dans le délai d’opposition sont ceux visés à la règle 15, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à c), du REMC;

 les indications et éléments qui, s’ils ne sont pas présentés dans le délai d’opposition, donnent lieu à une notification d’irrégularité de la part de l’Office et à la fixation d’un délai non prorogeable de deux mois à l’opposant pour remédier à l’irrégularité, sont ceux visés à la règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC;

 les indications facultatives (qui déterminent l’étendue de l’opposition, mais n’aboutissent pas à une conclusion d’irrecevabilité) sont celles énoncées à la règle 15, paragraphe 3, du REMC.

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

Si l’opposition est irrecevable au motif de conditions absolues de recevabilité, l’opposant doit en être informé et être invité à présenter ses observations sur la recevabilité. Si l’irrecevabilité est confirmée, une décision rejetant l’opposition est envoyée, avec copie au demandeur.

Oppositions contre des DMC

Les marques antérieures/droits antérieurs sont examinés afin de déterminer si l’un d’eux est clairement identifié. Si le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée n’est pas dûment identifié, l’opposition est irrecevable, et l’opposant est invité à présenter ses observations sur l’irrecevabilité avant que la décision sur l’irrecevabilité ne soit rendue. Si le seul droit antérieur sur lequel se fonde l’opposition est dûment identifié (conditions absolues), l’Office examine s’il répond également aux conditions relatives de recevabilité.

Si l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l’un d’eux a été correctement identifié, il peut être procédé à l’examen de la recevabilité (conditions relatives) sur ce droit antérieur. Les parties en sont informées lorsque la notification des délais de la procédure d’opposition est envoyée aux parties.

Oppositions contre des marques internationales désignant l’UE

Les oppositions contre des marques internationales désignant l’UE font l’objet d’un examen de recevabilité complet. Cet examen doit s’étendre sur tous les droits antérieurs. Si aucun des droits antérieurs n’est correctement identifié, l’opposition est irrecevable et l’opposant est invité à présenter ses observations sur l’irrecevabilité avant que la décision sur l’irrecevabilité ne soit rendue.

Questions de procédures

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2.4.1.1 Identification de la demande de marque communautaire contestée

Règle 15, paragraphe 2, point a) et Règle 17 du REMC

Les éléments obligatoires pour l’identification de la demande de marque communautaire contestée sont le numéro de la demande et le nom du demandeur.

Si, par exemple, le numéro de demande indiqué ne correspond pas au nom du demandeur indiqué, l’Office décidera s’il peut identifier, sans doute aucun, la demande de marque communautaire contestée. Si le nom du demandeur n’est pas mentionné, il peut être trouvé dans le système informatique de l’Office.

La date de publication est une indication facultative, qui permet un double contrôle aux fins de l’identification de la demande de marque communautaire. Même si cette date n’apparaît pas, les autres indications peuvent suffire pour identifier la demande de marque communautaire.

Dans un acte d’opposition, une seule demande de marque communautaire peut être contestée.

Si la demande de marque communautaire ne peut être identifiée, il ne peut être remédié à cette irrégularité qu'à l’initiative de l'opposant dans le délai d’opposition de trois mois; autrement, l’opposition est irrecevable, et une invitation à formuler des observations sur l'irrecevabilité doit être envoyée. Si l'irrecevabilité est confirmée, une décision de rejet de l’opposition est notifiée à l’opposant, avec copie au demandeur.

2.4.1.2 Identification des marques antérieures et des droits antérieurs

Article 8, paragraphe 2, du RMC Règle 15, paragraphe 2, point b) et Règle 17, paragraphe 2 du REMC

Les éléments d’identification doivent être recherchés non seulement dans l’acte d’opposition, mais aussi dans les annexes ou dans d’autres documents joints à l’acte d’opposition ou tout document soumis pendant le délai d’opposition.

Une opposition peut être fondée sur cinq catégories de droits antérieurs: 1. une demande ou un enregistrement de marque antérieure; 2. une demande ou un enregistrement de marque antérieure jouissant d’une renommée; 3. une marque antérieure notoirement connue; 4. une marque antérieure non enregistrée; 5. un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires.

Droits antérieurs qui ne sont pas antérieurs

Article 8, paragraphe 2 et Article 41, paragraphe 1, du RMC

Pour qu’un droit antérieur soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de marque contestée a été déposée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de marque communautaire, l’heure et la minute de présentation de la marque nationale ne sont

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pas des éléments pertinents pour déterminer quelle marque est antérieure (arrêt du 22 mars 2012, C-190/10, «Génesis»).

Parfois, une opposition est fondée sur une ou plusieurs marques ou sur d’autres droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de marque communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC. La vérification de l’existence d’un droit antérieur s’effectue au stade de l’examen de la recevabilité.

Lorsque la seule marque antérieure ou lorsque toutes les marques antérieures ne sont pas antérieures, l’Office informe l’opposant de l’irrecevabilité et l’invite à présenter ses observations sur cette question avant de rendre une décision sur l’irrecevabilité.

Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits, dont l’un est antérieur et l’autre ou plusieurs autres ne le sont pas, l’Office notifie la recevabilité de l’opposition comme à l’accoutumée et il n’est fait aucune mention du fait qu’une ou plusieurs marques/droits ne sont pas antérieurs. La question est ensuite traitée dans la décision.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque

Article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC Règle 15, paragraphe 2, point b), Règle 17, paragraphe 2, et Règle 19, paragraphe 3, du REMC

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques communautaires, les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, les demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les «marques anciennement communautaires» pour lesquelles une requête en transformation a été déposée) ainsi que les enregistrements internationaux en vertu de l’arrangement ou du protocole de Madrid, produisant leurs effets dans un État membre.

L’ancienneté revendiquée dans une marque communautaire peut être prise en considération, au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMC, à condition que le titulaire de la marque communautaire ait renoncé à la marque antérieure ou l’ait laissée s'éteindre au sens de l’article 34, paragraphe 2, du RMC et que ce fait ait été prouvé par l’opposant.

Dans ce cas, l’opposant doit fonder son opposition sur la marque communautaire en faisant explicitement valoir, pendant le délai d’opposition de trois mois, que la marque nationale continue d’exister en raison de l’ancienneté revendiquée dans la marque communautaire. Un lien clair doit être établi entre la marque communautaire indiquée et la marque antérieure dont l’ancienneté a été revendiquée dans la marque communautaire. Dans le délai imparti conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, l’opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l’OHMI, que la revendication d’ancienneté a été acceptée, et une preuve, émanant de l’administration par laquelle la marque nationale a été enregistrée, que le titulaire de la marque communautaire a renoncé à la marque nationale ou l’a laissée s'éteindre conformément à l’article 34, paragraphe 2, du RMC.

Les éléments absolus d’identification pour les enregistrements et demandes antérieurs de marque sont:

 le numéro de l’enregistrement ou de la demande;

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les demandes nationales découlant de la transformation d’une demande antérieure ou d’un enregistrement antérieur de marque communautaire sont réputées effectuées dès le moment du dépôt d’une requête en transformation valable. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de la recevabilité dès lors que l'opposant indique le numéro de la demande ou de l’enregistrement de marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation;

 l’indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée;

 l’État membre, y compris le Benelux, où la marque antérieure est enregistrée ou demandée ou, le cas échéant, la mention qu’il s’agit d’une marque communautaire.

Si l’État membre n'est pas indiqué dans l’acte d'opposition, mais qu’un certificat est joint en annexe, l’État membre est réputé suffisamment identifié, même si ledit certificat n'est pas rédigé dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n’est pas demandée à ce stade de la procédure. S’il s’agit du certificat d’un enregistrement international, l’opposition est présumée fondée sur cette marque dans tous les États membres et/ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat.

Marque demandée par un agent

Article 8, paragraphe 3, du RMC; Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC

Une marque demandée par un agent est une marque dont l’opposant prétend que le demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec l’opposant (son agent ou représentant), a demandé cette marque sans son consentement.

Les marques ou droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée doivent être identifiés selon les mêmes critères que les enregistrements ou demandes de la marque antérieure, à savoir le pays et le numéro d'enregistrement. C’est uniquement lorsque la marque antérieure du titulaire est une marque non enregistrée que la représentation de la marque (en couleur, le cas échéant) doit être fournie, parce que, dans ce cas, aucun numéro d’enregistrement ne peut être donné pour identifier clairement la marque antérieure. Pour les marques verbales non enregistrées, il convient d’indiquer le mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques non enregistrées, la représentation de la marque telle qu'elle est utilisée et revendiquée par le titulaire doit être fournie. Voir également les Directives, partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un agent.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque jouissant d’une renommée

Article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC Règle 15, paragraphe 2, points c) et g), du REMC

En application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, une opposition peut être fondée sur une marque jouissant d’une renommée, invoquée contre des produits et des services similaires et/ou différents. La marque jouissant d’une renommée peut être une

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marque communautaire antérieure, un enregistrement international, Benelux et national antérieur ou une demande antérieure, mais elle doit nécessairement être enregistrée.

Les exigences d’identification sont les mêmes que pour les marques enregistrées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC: le numéro et l’État membre/la région couvert(e) par la protection; la mention du territoire et des produits ou services pour lesquels la marque est renommée est une condition relative de recevabilité.

Marque antérieure notoirement connue

Article 8, paragraphe 2, point c), du RMC Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i) et ii) et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

L’article 8, paragraphe 2, point c), du RMC protège les marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Il peut s’agir de marques enregistrées ou non, ou de marques non enregistrées dans le territoire où elles doivent être protégées (indépendamment de leur enregistrement dans le territoire d'origine).

Les éléments absolus d’identification sont les suivants:

 une indication de l’État membre dans lequel la marque est notoirement connue: si cette indication ne peut être déduite des documents versés au dossier, la marque est irrecevable comme fondement d’une opposition;

 s’il s'agit d'une marque enregistrée, les éléments d’identification visés à la règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC, c’est-à-dire le numéro d’enregistrement et l’État membre où la marque est enregistrée;

 si la marque n’est pas enregistrée, une représentation de la marque. Pour les marques verbales, il s’agit de l'indication du mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques, il convient de fournir la représentation de la marque notoirement connue (en couleur, le cas échéant), telle qu’elle est utilisée et revendiquée. Si l’opposition est en outre fondée sur une marque enregistrée, mais qu’aucune représentation de la marque notoirement connue n’est fournie, l’Office présume que les deux marques font référence au même signe et que l’opposant revendique la renommée de la marque enregistrée (décision du 17 octobre 2007, R0160/2007-1, «QUART/Quarto»).

Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC Règle 15, paragraphe 2, point b), sous iii), et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Cette catégorie est constituée de signes non enregistrés et utilisés dans la vie des affaires, ainsi que d’un grand nombre de droits antérieurs différents, parmi lesquels les droits relatifs à une dénomination sociale, à un nom commercial, à une enseigne, à des titres d'œuvres littéraires ou artistiques protégées ainsi que le droit à un signe en vertu d’une action en contrefaçon («passing-off»).

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Les éléments absolus d'identification sont les suivants:

 l’indication du type ou de la nature du droit. La nature du droit détermine l’étendue de l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions telles que «nom commercial», «dénomination sociale», «enseigne», «passing- off», «titre d'une œuvre littéraire ou artistique protégée» sont des indications admissibles de la nature des droits. En revanche, des termes généraux tels que «droit coutumier» ou «concurrence déloyale», sans indication de la nature spécifique du droit, ne sont pas admis (cette liste n’est pas exhaustive). Si l’opposant fonde son opposition sur un droit qui ne saurait être un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, par exemple un droit d'auteur ou un dessin ou modèle, l’opposition est recevable. Néanmoins, après l’ouverture de la procédure, l'opposition sera rejetée sur le fond;

 l'indication de l’État membre dans lequel l’existence du droit est revendiquée;

 une représentation du droit antérieur (en couleur, le cas échéant).

En l’absence des indications susvisées, le droit pertinent est irrecevable.

2.4.1.3 Identification des motifs

Article 41, paragraphe 3, et article 75 du RMC Règle 15, paragraphe 2, point c) et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n’est pas recevable, conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, s’il n'est pas remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition.

L'indication des motifs doit consister en une déclaration selon laquelle les conditions correspondantes prévues à l'article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du RMC, sont remplies. La présentation d’observations et preuves est facultative à ce stade de la procédure.

En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si:

 l’une des cases correspondantes du formulaire d’opposition est cochée;  la case correspondante n’est pas cochée, mais la marque antérieure est

identifiée, et l’opposition peut être considérée comme fondée sur l’article 8, paragraphe 1.

Dans les deux cas, il est possible d’identifier les motifs à partir de l’acte d’opposition, sans doute aucun, et l’opposition est recevable.

Dans le cas contraire, avant de rejeter l’opposition, il convient d'examiner soigneusement l’ensemble de l'acte d’opposition: peu importe que ces motifs soient indiqués dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents produits à l’appui. Les motifs doivent être clairs et sans équivoque.

Dans tous les autres cas, l’opposant est invité à formuler ses observations sur l’irrecevabilité avant que la décision de rejet de l’opposition ne soit rendue.

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 19

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2.4.2 Conditions relatives de recevabilité

Règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC

Les irrégularités relatives sont celles auxquelles il peut être remédié après l’expiration du délai d'opposition. L'Office invite l’opposant à remédier aux irrégularités dans les deux mois suivant la réception de la notification desdites irrégularités. Si l’opposant y remédie, l'opposition est réputée recevable; dans le cas contraire, elle est rejetée pour irrecevabilité.

2.4.2.1 Dates

Règle 15, paragraphe 2, point d), et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Ces dates comprennent la date de dépôt et, le cas échéant, la date d’enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure.

Cette exigence s'applique aux droits suivants:

 une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque communautaire, nationale ou internationale au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMC;

 une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, si elle est enregistrée dans l’Union;

 une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, si elle est enregistrée;

 une marque antérieure jouissant d’une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

Ces indications peuvent être importantes pour éliminer les erreurs éventuelles lors de l’identification de la marque antérieure. Il suffit que ces éléments apparaissent dans les documents joints. Si ces éléments font défaut, l’opposant doit être informé de l’irrégularité.

2.4.2.2 Représentation d’une marque antérieure ou d’un signe antérieur

Règle 15, paragraphe 2, point e) et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Pour les droits qui ne font pas l'objet d’un enregistrement, il s’agit d’une condition absolue de recevabilité, étant donné qu’à défaut, le droit antérieur ne saurait être déterminé (voir ci-dessus).

La condition relative de recevabilité consistant à fournir une représentation de la marque conformément à la règle 15, paragraphe 2, point e), du REMC, s’applique aux droits suivants:

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 une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque nationale ou internationale au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMC;

 une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, si elle est enregistrée dans l’Union;

 une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC;

 une marque déposée par un agent (article 8, paragraphe 3, du RMC), si elle est enregistrée.

Dans le cas d’une marque verbale, une indication du mot suffit.

Dans le cas d'une marque figurative, tridimensionnelle ou autre, une représentation de la marque telle qu'elle a été demandée ou enregistrée doit être présentée, le cas échéant en couleur.

Si la représentation correcte n'est pas jointe à l’acte d’opposition, l’opposant doit être informé de l’irrégularité. S’il n’y remédie pas dans le délai de deux mois imparti, le droit antérieur est considéré comme irrecevable et est rejeté.

Si la marque antérieure est une marque communautaire, il n’est pas nécessaire de fournir une représentation étant donné qu’elle est disponible dans les bases de données de l’Office.

Une représentation en couleur de la marque n'est pas obligatoire si la marque nationale n'a pas été publiée (pour des raisons techniques) en couleur, comme c'est le cas, par exemple, à Chypre et en Lettonie. Le cas échéant, l'opposant n'est invité ni à fournir une représentation en couleur, ni à produire une traduction des indications de couleur(s).

Les pays suivants ont toujours publié en couleur ou le font depuis la date indiquée:

 Autriche Belgique  Bulgarie  Croatie (2009)  République tchèque (1999)  Danemark  Estonie (2003)  Finlande (2005)  France (1992)  Allemagne  Grèce (2007)  Irlande (2003)  Italie  Hongrie  Lituanie (depuis juillet 2009)  Luxembourg  Malte  Pays-Bas  Pologne (2003)

Questions de procédures

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 Portugal (2006)  Roumanie  Slovaquie (2008)  Slovénie (1992)  Espagne (depuis le 31 juillet 2002) Suède  Royaume-Uni (2004)

Les marques internationales sont publiées en couleur depuis 1989.

Règle 80, paragraphe 2 et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Si la représentation déposée n’est pas claire, l’Office peut en réclamer une plus nette. Si la représentation reçue est incomplète ou illisible et que l’opposant ne se conforme pas à l'invitation de fournir une représentation plus nette, la représentation est réputée ne pas avoir été reçue et le droit est considéré comme irrecevable et est donc rejeté.

2.4.2.3 Produits et services

Règle 15, paragraphe 2, point f) et Règle 17, paragraphe 4, du REMC Communication n° 5/07 du président de l’Office

La règle 15, paragraphe 2, point f), du REMC stipule que l’acte d’opposition doit contenir une indication dans la langue de la procédure des produits et services sur lesquels l’opposition se fonde. Cette règle s’applique à tous les types de droits antérieurs.

L’opposition peut être fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, ou seulement pour une partie d’entre eux.

Conformément à la communication n° 5/07 du président de l’Office du 12 septembre 2007 relative à des changements de pratique dans le cadre de la procédure d’opposition, une indication du ou des numéros de classe est acceptée comme indication suffisante des produits et services couverts par les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée. Cette disposition est mise en œuvre comme décrit ci-dessous.

Partie des produits et services

Si l’opposition est fondée sur une partie des produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de procédure.

L’Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, à condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait provenant d’une source officielle soit joint (le certificat d’enregistrement ou l’extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID de façon à identifier clairement le ou les numéros de classe pertinents).

Questions de procédures

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Si les produits et services sur lesquels l’opposition se fonde sont moins nombreux que les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et services sur lesquels l’opposition n’est pas fondée ne doivent pas être indiqués étant donné qu’ils ne sont pas pertinents pour la procédure.

Tous les produits et services

Si l’opposition est fondée sur tous les produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de procédure.

Toutefois, au lieu de les énumérer, l’opposant peut faire référence à «tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée», à condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait provenant d’une source officielle soit joint (le certificat d’enregistrement ou l’extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID).

L’Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, à condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait provenant d’une source officielle soit joint (le certificat d’enregistrement ou l’extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID de façon à identifier clairement le ou les numéros de classe pertinents).

En outre, lorsque l’opposant indique dans le formulaire d’opposition que l’opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré», mais n’énumère ensuite qu’une «partie» de ces produits et services (par rapport au certificat d’enregistrement ou à l’extrait officiel pertinent joint au formulaire d’opposition), l’Office présumera, afin de surmonter le problème des informations contradictoires contenues dans l’acte d’opposition, que l’opposition se fonde sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré».

Même si l'opposant n'a pas indiqué – ou ne l’a pas fait clairement – sur quels produits et/ou services il fonde son opposition, il suffit qu’un certificat d’enregistrement établi dans la langue de la procédure soit joint. L’opposition est alors présumée se fonder sur les produits et services mentionnés dans le certificat.

Toutefois, si le certificat est établi dans une langue autre que celle de la procédure, l’irrégularité doit être notifiée.

Lorsqu’une opposition est fondée sur l’indication «tous les produits et services identiques/similaires», il convient de demander des éclaircissements étant donné que cette formulation ne suffit pas pour identifier le fondement de l’opposition.

Si une indication telle que «l’opposition se fonde sur tous les produits compris dans la classe 9» est utilisée et qu'un certificat d’enregistrement dans la langue de la procédure n’est pas annexé, l’Office demandera une liste dans la langue de la procédure.

Une indication de ce type est uniquement acceptable dans le cas où l’opposant répond qu’il est titulaire d’un enregistrement avec une description indiquant que le signe est enregistré pour «tous les produits compris dans la classe 9».

Questions de procédures

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Pour les oppositions fondées sur des marques antérieures ou des droits antérieurs non enregistrés, l’opposant doit indiquer les activités commerciales dans le cadre desquelles ils sont utilisés.

Aspects spécifiques: Oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne

Aux fins de la recevabilité, en ce qui concerne les oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, une indication du ou des numéros de classe ne figurant que dans l’acte d’opposition ne suffit pas pour identifier les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Si l’opposition est fondée sur tout ou partie des produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées ou demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de la procédure d’opposition. Cette liste doit inclure tous les produits ou services couverts par cette marque ou, à tout le moins, les produits ou services pertinents sur lesquels se fonde l’opposition.

2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d’une renommée: étendue de la renommée

Règle 15, paragraphe 2, point g), du REMC

Une condition spécifique s’applique aux marques jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC: il y a lieu d'indiquer le nom de l'État membre dans lequel la marque jouit d’une renommée ainsi que les produits et services pour lesquels la marque jouit d’une renommée.

2.4.2.5 Identification de l’opposant

Article 41, paragraphe 1, du RMC Règle 1, paragraphe 1, point b) et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous i), du REMC

L’opposant peut être une personne physique ou morale. Afin de pouvoir identifier l’opposant, ses nom et adresse doivent être indiqués.

À ce jour, il n'y a jamais eu de cas où l’opposant n’ait pas été identifié. Si seuls sont indiqués le nom de l’opposant et, par exemple, son numéro de télécopieur, l’opposant est invité à fournir ses coordonnées complètes.

En examinant l’identification de l’opposant, il y a lieu de vérifier s’il s'agit d’une personne physique ou morale. Si cette information n'est pas clairement indiquée ou si le type de personne morale (par exemple GmbH, KG, SA, Ltd) n'est pas précisé, l’irrégularité doit être notifiée à l’opposant.

Questions de procédures

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Qualité pour agir

Règle 1, paragraphe 1, point b) et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous i) et iii), du REMC

Sauf mention contraire, l’opposant est présumé être le titulaire du droit antérieur. Ce n’est que dans le cas où l’opposant agit en qualité de licencié habilité ou de personne habilitée en vertu du droit national applicable qu’il est tenu de présenter une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition. Si ces renseignements ne sont pas communiqués, une notification d’irrégularité est envoyée.

En application de la règle 15, paragraphe 2, point h), i), du REMC, un opposant agissant en qualité de licencié ou de personne habilitée doit mentionner ses nom et adresse conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC.

 Si l’acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et, partant, sur des demandes ou des enregistrements de marque, il peut être déposé par le titulaire et par les licenciés de ces demandes ou enregistrements, pour autant qu’ils soient autorisés par le titulaire.

 Si l’acte d’opposition est fondé sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, du RMC (marque demandée par un agent), il peut être déposé par le titulaire de cette marque.

 Si l’acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC (marques antérieures ou signes antérieurs), il peut être déposé par le titulaire de cette marque ou de ce signe antérieur ainsi que les personnes habilitées, en vertu de la législation nationale applicable, à exercer les droits découlant de la marque antérieure ou du signe antérieur.

Pour autant que l’opposant se prévale d’un droit ou d’un enregistrement dans l’un des États membres de l’Union européenne, il est en droit de former une opposition, quel que soit son pays d'origine.

Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt de l’acte d’opposition

Si la marque antérieure a été transférée avant le dépôt de l’acte d’opposition, il y a lieu d’opérer une distinction entre les oppositions fondées sur une marque communautaire antérieure et les oppositions fondées sur des enregistrements (ou des demandes) de marques nationales.

Opposition fondée sur une marque communautaire antérieure

Une opposition fondée sur des demandes ou des enregistrements antérieurs de marque communautaire ne peut être formée par l’ayant droit du titulaire d’une marque communautaire que si les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 6, du RMC sont remplies, à savoir uniquement si l’opposant a, au moment du dépôt de l’opposition, déposé une demande d’enregistrement du transfert. Conformément à

Questions de procédures

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l'article 17, paragraphe 7, du RMC, lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’Office, l’ayant cause peut faire à l’Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert.

Il incombe à l’opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée par l’Office lors de l'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque l’opposant mentionne dans l’explication des motifs de son opposition qu’il est le nouveau titulaire (ou qu’il utilise des termes similaires) que l’Office doit l’inviter à indiquer la date à laquelle la demande d’enregistrement du transfert est parvenue ou a été envoyée à l’Office.

Opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale

Étant donné que les pratiques diffèrent selon les États membres en ce qui concerne la nécessité d’enregistrer le transfert dans le registre national des marques pour se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement, une opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale peut être formée par «l’ancien» titulaire ou par l’ayant droit.

Dans certains cas, l’opposition est formée par l’opposant A, alors que la marque appartient à B après transfert de la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition. Vu la possibilité que A apparaisse toujours comme titulaire dans le registre correspondant, l’Office considère l’opposition comme valable même si A est indiqué comme opposant, alors que celui-ci n’est plus le titulaire de la marque antérieure.

Si l'opposition est déposée en indiquant B comme opposant et qu’une copie du certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque antérieure, l'opposition est recevable sur la base de l’hypothèse que la marque antérieure a été transférée à B avant le dépôt de l’opposition (ou qu’il forme l’opposition en qualité de licencié, si cette indication figure dans l’acte d’opposition). Cependant, l’habilitation à former l’opposition doit être prouvée dans le délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition.

Pluralité d’opposants

Règle 15, paragraphe 1 et Règle 75, paragraphe 1, du REMC Décision du 11 octobre 2000, R 623/1999-1, « Emultech »

Il arrive que l’acte d'opposition indique plusieurs opposants. Il n’y a que deux situations où l'Office admet deux ou plusieurs personnes séparées (physiques ou morales) en qualité d’opposants, à savoir:

 si ces personnes sont cotitulaires de la marque antérieure ou du droit antérieur;

 si l’opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d’une marque antérieure ou d'un droit antérieur, conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques antérieures ou droits antérieurs.

Lorsque rien n’indique que la pluralité d'opposants satisfait à l’une de ces deux conditions, il y a lieu d’inviter ces derniers à préciser leur relation (cotitulaires ou titulaire/licencié) ou de désigner l’un d’entre eux comme opposant unique.

Questions de procédures

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Lorsqu’une marque antérieure et/ou un droit antérieur sont détenus par plus d’un titulaire (cotitulaires), l'opposition peut être formée par l’un d'entre eux ou par tous.

Cependant, si les opposants informent l’Office que, par exemple, la société A B.V. détient cinq des droits antérieurs et que la société A PLC en détient cinq autres, ils doivent indiquer avec lequel des deux titulaires la procédure d’opposition sera poursuivie. En conséquence, cinq des dix droits antérieurs ne seront pas pris en considération. Si les opposants ne donnent pas valablement suite à cette demande dans le délai de deux mois imparti, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Recevable

Marques antérieures 1 2 3 4 5 Titulaire A/B A A A A

Marques antérieures 1 2 3 4 5 Titulaires A/B A/C A A A

La seconde combinaison n’est recevable que si au moins A est l’un des opposants.

Non recevable

Marques antérieures 1 2 3 4 5 Titulaires A A B B B

Les opposants seront invités à indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure avec A ou B comme opposant.

Marques antérieures 1 2 3 4 5 Titulaires A/B A A B B

Les opposants seront invités à indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition en tant qu’opposants multiples sur la base des trois premières marques antérieures ou en tant qu’opposants multiples sur la base des première, quatrième et cinquième marques antérieures.

Marques antérieures 1 2 3 4 5 Titulaires A/B/C B/C A A A

Les opposants seront invités à indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure d’opposition soit en tant qu’opposants multiples A, B et C sur la base de la première et de la deuxième marque antérieure ou en tant qu’opposants multiples sur la base des première, troisième, quatrième et cinquième marques antérieures.

Indication de relations autres que la copropriété

Lorsque deux opposants sont mentionnés dans l’acte d'opposition, l’un en qualité de titulaire du droit antérieur et l’autre en qualité de licencié (autorisé par le titulaire à former opposition), aucune objection n’est soulevée si le titulaire de tous les droits

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antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition est la même personne morale ou physique, quel que soit le nombre de licenciés qui se joignent à lui.

Dans l’exemple suivant, l'’opposition est recevable avec A, B et C comme opposants multiples:

Marques antérieures 1 2 3 Titulaire A A A Licenciés B C Aucun

En revanche, dans le cas suivant, bien que B soit admis comme l’un des opposants multiples en qualité de licencié pour la marque antérieure 1, il ne peut l’être en qualité de titulaire de la marque antérieure 3. L’Office demandera aux opposants d’indiquer s’ils souhaitent poursuivre la procédure d’opposition avec A ou B comme opposant. À défaut d'une réponse des opposants, l’opposition est irrecevable.

Marques antérieures 1 2 3 Titulaire A A B Licenciés B C A

Preuve

Lorsque l’opposition est fondée sur des marques antérieures enregistrées, le moyen le plus courant d’apporter la preuve de la copropriété est de présenter une copie du certificat d’enregistrement ou un extrait d’une base de données officielle. Si l’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures ou droits antérieurs, mais que les opposants ont déjà apporté la preuve de copropriété d’une marque enregistrée antérieure, ils seront néanmoins invités à établir la propriété des autres droits antérieurs. À ce stade de la procédure d’opposition, les opposants ne sont pas tenus de produire la preuve de leurs marques antérieures ou droits antérieurs dès lors qu’une déclaration confirmant leur droit d’agir est jugée suffisante aux fins de la recevabilité de l’opposition.

2.4.2.6 Représentation professionnelle

Représentant

Articles 92 et 93 du RMC Règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC

La règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC, dispose que si l’opposant a désigné un représentant, il doit communiquer les nom et adresse professionnelle de ce dernier conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e), du REMC.

Si l’opposant est un ressortissant de l’Union européenne (et n’est donc pas tenu de se faire représenter en application de l’article 92 du RMC), l’absence de désignation d’un représentant ou d’indication du nom ou de l'adresse professionnelle de celui-ci a pour seule conséquence que l’Office s'adressera directement à l'opposant.

Si l’opposant est tenu de se faire représenter en application de l'article 92 du RMC, le défaut de désigner un représentant ou d'indiquer le nom ou l’adresse professionnelle

Questions de procédures

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de celui-ci constitue un motif relatif d’irrecevabilité. L’Office l’invitera à désigner un représentant et/ou à en communiquer les nom et adresse, à défaut de quoi l’opposition est rejetée.

Règle 77 du REMC

Toute notification de l’Office adressée à un représentant dûment agréé produit le même effet que si elle était adressée à la personne représentée.

Toute notification ou lettre adressée par le représentant dûment agréé à l’Office a le même effet que si elle était adressée par la personne représentée.

En outre, si la personne représentée dépose elle-même des documents auprès de l’Office, alors qu’elle est représentée par un représentant dûment agréé, ces documents ne sont acceptés par l’Office que si la personne représentée a son domicile ou son lieu d’activité principal ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’UE. Dans le cas contraire, les documents soumis sont rejetés.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Groupement de représentants et représentant commun

Règle 75 du REMC

Chaque partie peut avoir plusieurs représentants qui peuvent agir soit conjointement, soit séparément. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de représentants.

Cependant, l’Office communique uniquement avec le représentant cité en premier lieu. S’il y a pluralité d'opposants et que l’acte d'opposition n’indique pas un représentant commun, l’opposant cité en premier lieu dans l’acte d’opposition est réputé être le représentant commun.

En revanche, si l’un des opposants est soumis à l’obligation de désigner un représentant (parce qu’il est établi en dehors de l’Union européenne), ce représentant est réputé être le représentant commun, sauf si l’opposant cité en premier lieu dans l’acte d'opposition a désigné un représentant.

Règle 76, paragraphe 8, du REMC

En cas de pluralité d’opposants/de demandeurs, le représentant de la personne citée en premier lieu est le représentant commun de toutes ces personnes. Si la personne citée en premier lieu n’a pas désigné de représentant et que l'une de ces personnes est soumise à l’obligation de désigner un représentant et s’y est conformée, ce représentant est réputé être le représentant commun de toutes ces personnes.

Pour plus d’informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Questions de procédures

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Changement de représentant

Règle 76 du REMC

Le représentant de l’opposant et du demandeur peut changer durant la procédure d’opposition. Pour plus d’informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Pouvoir

Article 92, paragraphe 2, du RMC Règle 76 du REMC

Lorsqu’il y a plusieurs parties à une procédure dans laquelle un représentant agit devant l’Office, les représentants doivent déposer un pouvoir signé qui doit être versé au dossier, sous la forme d’un pouvoir individuel ou d’un pouvoir général, uniquement si l'autre partie en fait la demande expresse. Lorsque le dépôt d’un pouvoir signé est demandé, l’Office fixe un délai dans lequel ledit pouvoir doit être déposé.

Les détails sur la représentation et les pouvoirs sont exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

2.4.2.7 Signature

Règle 80, paragraphe 3, et Règle 82, paragraphe 3, du REMC

Un acte d’opposition envoyé par télécopie ou par courrier doit être signé par l’opposant ou, en cas de dépôt par un représentant, par le représentant.

Un acte d’opposition transmis par télécopie électronique ou par d’autres moyens électroniques ne doit pas être signé; l’indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.2.8 Conditions relatives de recevabilité: sanctions

Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Si des conditions relatives de recevabilité ne sont pas remplies ou font défaut, l’opposant ou son représentant dispose d’un délai de deux mois pour y remédier. Ce délai ne peut être prorogé.

S’il n’est pas remédié à l’irrégularité en temps utile, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité ou si l’irrégularité porte sur une partie des droits antérieurs, l’opposant est informé que l’opposition est recevable mais que les droits antérieurs concernés ne seront pas pris en compte.

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2.4.3 Indications facultatives

2.4.3.1 Étendue de l’opposition

Règle 15, paragraphe 3, point a), du REMC

L’acte d’opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée; à défaut de cette indication, l’opposition est réputée dirigée contre l’ensemble des produits et services visés dans la demande de marque communautaire contestée.

Si l’opposant indique que l’opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire, il doit identifier clairement ces produits. À défaut de cette identification dans l’acte d'opposition ou dans la description des motifs de l’opposition, l’irrégularité doit être notifiée à l’opposant. S’il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, en énumérant les produits et/ou services contre lesquels l’opposition est dirigée, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Il arrive parfois que, en réponse à la lettre demandant à l’opposant d’identifier exactement les produits et services contre lesquels il dirige son opposition, celui-ci indique «tous les produits et services désignés dans la demande de marque communautaire». L’Office ne peut accepter cette indication comme étant valable. En effet, en indiquant que l’opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de la demande de marque communautaire, l’opposant a clairement limité son opposition de sorte qu’il ne saurait l'’étendre après le délai d’opposition de trois mois.

L’étendue de l’opposition est clairement définie lorsque les produits indiqués sont des produits spécifiques désignés par un terme plus large utilisé dans la liste contestée (par exemple, l’opposition est dirigée contre des pantalons, et la demande de marque communautaire porte sur des vêtements – dans cet exemple, les pantalons sont réputés être les seuls produits contestés). Par contre, lorsque l’opposant utilise une formulation ambiguë telle que «l’opposition est dirigée contre tous les produits similaires à...», lorsque les produits de l’opposant sont des succédanés des produits du demandeur ou que toute autre indication ne permet pas d’identifier clairement les produits et services contestés, des éclaircissements doivent être demandés. Si l’opposant ne répond pas de manière satisfaisante à cette demande, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité.

En outre, lorsque l’opposant indique dans le formulaire d’opposition que l’opposition est dirigée contre «une partie des produits et services de la marque contestée» mais énumère ensuite «tous» ces produits et services dans l’acte d’opposition ou dans les annexes, l’Office présumera, afin de surmonter le problème des informations contradictoires contenues dans l’acte d’opposition, que l’opposition est dirigée contre «tous les produits et services».

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2.4.3.2 Description des motifs

Règle 15, paragraphe 3, point b), du REMC

Il ressort désormais clairement du libellé de la règle 15 du REMC qu’il convient de distinguer:

 le fondement de l’opposition, c’est-à-dire le droit antérieur invoqué, qui doit être dûment identifié et qui ne peut pas être modifié après l’expiration du délai d'opposition;

 l’indication des motifs de l’opposition, c’est-à-dire le «risque de confusion» (règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, qui utilise l'expression «à savoir»);

 une description des motifs, c’est-à-dire la mention des faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition.

La «description des motifs» inclut la preuve de l’existence du droit antérieur qui (à la différence de l’identification du droit antérieur) est une question de fond plutôt que de recevabilité.

La description des motifs est facultative au stade du dépôt de l’opposition et n’a rien à voir avec l’examen de la recevabilité. Elle est admise lorsqu’elle accompagne l’acte d’opposition ou doit être présentée après l’expiration du délai de réflexion (règle 19, paragraphe 1, du REMC). La description des motifs concerne le fond et non la recevabilité de l’opposition.

2.5 Notification de l’acte d’opposition

Règles 16 bis et 18 du REMC Décision n° EX-11-3 du président de l’Office

L’autre partie est informée de l’opposition par communication de tout acte d’opposition, de tout document produit par l’opposant ainsi que de toute communication adressée à l'une des parties par l'Office avant le début de la période de réflexion.

Une fois que l’opposition est jugée recevable en application de la règle 17 du REMC, l’Office communique aux parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après réception de cette communication. La notification fixe également un délai à l’opposant pour présenter des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition, ainsi qu’un délai au demandeur pour soumettre ses observations en réponse. Il est important de noter qu’en raison des différents moyens de communication (télécopieur, communication électronique et courrier postal), les délais mentionnés dans cette notification sont fixés en fonction du canal de communication «le plus lent». Par exemple, si l’une des parties est informée par communication électronique, à travers la page internet officielle de l’Office, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle le document a été créé par les systèmes de l’Office. Dès lors, si la notification à l’autre partie est envoyée par télécopieur, cette dernière se verra également accorder cinq jours supplémentaires afin que les délais accordés dans les notifications coïncident.

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Chaque fois que l’opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée ou demandée en couleur, l’Office veille à ce que le demandeur reçoive la représentation en couleur. Dans certains cas, cela peut nécessiter une notification par la poste.

La notification n’est pas effectuée avant l’expiration de la période d’opposition.

3 Délai de réflexion

3.1 Début du délai de réflexion

Règle 17, Règle 18, paragraphe 1, Règle 19 et Règle 20, paragraphes 2, 6, 7, du REMC Communication n° 1/06 du président de l’Office

Lorsque l’opposition est jugée recevable, l’Office notifie aux parties que l’opposition est jugée recevable et que la procédure est réputée ouverte deux mois après réception de ladite notification (sont ainsi concédés deux mois de réflexion avant que la procédure ne soit ouverte et ne produise des effets juridiques, notamment en ce qui concerne les taxes).

Conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 18 octobre 2012 dans l’affaire C-402/11 P, «REDTUBE», la notification envoyée aux parties les informant que l’opposition est recevable en application de la règle 18, paragraphe 1, du REMC constitue une décision pouvant faire l’objet d’un recours avec la décision finale concernant l’affaire, comme mentionné à l’article 58, paragraphe 2, du RMC. En conséquence, l’Office est lié par cette décision.

Le délai de réflexion prend fin deux mois après la notification. La date exacte d’expiration est précisée dans la notification de l’Office. Cette date se situera toujours deux mois après la date de la notification, même s’il s'agit d'un jour de fermeture de l’Office, comme un samedi ou un dimanche.

Le délai de réflexion peut durer jusqu’à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation en ce sens avant l’expiration dudit délai. L’Office accordera une prorogation de 22 mois, quelle que soit la durée de prorogation demandée.

Il n'est pas possible de contourner la limitation du délai de réflexion à 24 mois en demandant une suspension. Des demandes peuvent être acceptées à ce stade, mais elles ne deviendront effectives qu’à l’expiration du délai de réflexion. Lorsque les parties invoquent des négociations en cours, la procédure n’est pas suspendue durant le délai de réflexion, mais une demande de suspension peut être introduite à l’expiration dudit délai.

L’opposant dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai de réflexion pour présenter des faits, preuves ou observations, indépendamment du fait qu'il ait déjà présenté ces faits, preuves ou observations dans l’acte d'opposition. Au cours de ce même délai, l’opposant présente également des éléments à l’appui de son ou ses droits antérieurs.

La demande faite à l’opposant est une invitation générale à compléter son dossier au sens de la règle 19 du REMC. L’Office ne précise pas la nature et le type de pièces

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nécessaires pour compléter le dossier (voir, en particulier, la règle 20, paragraphe 6, deuxième phrase, du REMC). Il incombe, en revanche, à l’opposant de décider quelles pièces il entend présenter. Afin de faciliter la tâche des opposants, l’Office a établi une liste qui énumère le type de preuves généralement requises, selon la nature de chaque droit. Cette liste est envoyée aux opposants, en annexe de la notification de recevabilité de l’opposition et peut être considérée comme une liste de contrôle par les opposants pour préparer leur opposition.

Dans la pratique, le délai de présentation de ces éléments supplémentaires est fixé à quatre mois à compter de la date de la notification. En conséquence, les opposants doivent savoir que le délai de présentation de ces éléments supplémentaires n'est pas un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de réflexion, mais bien un délai de quatre mois à compter de la notification.

Le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour répondre à l’opposition. Plutôt que de fixer un délai de deux mois séparé (deux mois de délai de réflexion, deux mois pour compléter l’opposition, deux mois pour répondre), la période impartie pour répondre à l’opposition est fixée à six mois à compter de la notification de la recevabilité (date de début du délai de réflexion).

Si l’opposant complète son opposition à tout moment entre la notification et l’expiration des quatre mois qui lui sont impartis, les pièces supplémentaires seront transmises au demandeur sans modifier le délai qui lui a été accordé pour répondre à l’opposition. Cependant, si les pièces supplémentaires parviennent à l’Office sans laisser un temps suffisant pour les transmettre au demandeur dans la période impartie à l’opposant, ces pièces seront alors transmises au demandeur en fixant un nouveau délai de deux mois pour répondre à l’opposition. Ce délai distinct de deux mois commence à courir à la date de réception de la notification des pièces supplémentaires afin de garantir que le demandeur dispose toujours de deux mois complets pour préparer sa réponse.

3.2 Prolongation du délai de réflexion

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC Règle 18, paragraphe 1, et Règle 96, paragraphe 1, du REMC Communication n° 1/06 du président de l’Office

Le délai de réflexion peut être prorogé jusqu’à un total de 24 mois.

Pour proroger le délai de réflexion, les conditions suivantes doivent être remplies:

 une demande signée doit être présentée par les deux parties. Elle peut prendre la forme de deux demandes distinctes ou d’une demande commune. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le motif pour lequel la prorogation est demandée;

 la demande doit être rédigée dans la langue de la procédure. À titre alternatif, la demande peut être déposée dans l’une des langues de l’Office. Toutefois, une traduction doit être présentée dans le mois suivant le dépôt de la demande, à l’initiative des parties. L’Office n’envoie pas de lettre invitant les parties à présenter une demande de prorogation;

 la demande doit être déposée au plus tard à la date d’expiration du délai de réflexion. Toute demande déposée après l’expiration du délai de réflexion est

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rejetée. Si l’une des parties dépose la demande durant le délai de réflexion et l’autre après l’expiration de celui-ci, la prorogation sera également refusée.

Il convient de distinguer la prorogation de la période de réflexion des demandes de prolongations de délai ou d’une suspension. Dans l’hypothèse où la demande de prorogation serait irrecevable en raison de son dépôt tardif ou au motif que le délai de réflexion a déjà été prorogé, elle sera traitée comme une demande de suspension pour autant que les conditions de cette demande soient remplies.

La prorogation est accordée pour un délai de 24 mois, à compter de la date de début du délai de réflexion. Cette procédure évite de multiples prorogations tout en laissant aux parties un maximum de liberté pour décider du moment où elles souhaitent passer à la phase contradictoire de la procédure.

Chaque partie peut alors mettre un terme au délai de réflexion («opt-out») par simple notification écrite.

Il n'y a pas lieu de recueillir l’accord de l’autre partie.

Lorsque l’une des parties décide de mettre un terme au délai de réflexion avant son expiration, l’Office confirme cette décision aux deux parties et fixe la fin du délai de réflexion à deux semaines après ladite notification. La phase contradictoire de la procédure est ouverte le lendemain. Dans la même notification sont précisés les nouveaux délais pour compléter le dossier d’opposition et la réponse du demandeur, qui correspondent à deux et à quatre mois à compter de la fin de la période de réflexion.

La décision de mettre un terme au délai de réflexion est irrévocable. Cette décision n’est pas acceptée durant le dernier mois qui précède le début de la procédure.

4 Phase contradictoire

4.1 Compléter le dossier d’opposition

Dans les deux mois suivant l’expiration du délai de réflexion, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations supplémentaires à l’appui de son opposition.

Au cours de la même période, il doit produire la preuve de l’existence et de la validité de ses droits antérieurs invoqués.

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

Article 41 du RMC Règle 19, Règle 20, paragraphe 1, et Règle 79 du REMC

La règle 19, paragraphe 2, du REMC définit la validation par des faits, preuves et observations et fait référence à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur ainsi que des éléments de preuve de l’habilitation à former opposition.

Questions de procédures

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Lorsque la recevabilité de l’opposition a été notifiée aux parties, l’opposant dispose de deux mois à compter de l’expiration du délai de réflexion pour compléter son dossier, c’est-à-dire présenter toutes les preuves à l’appui de son opposition, et produire la preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs qu’il invoque ainsi que son habilitation à former opposition. Lorsque cela s’avère pertinent pour l’opposition, l’opposant doit également présenter la preuve de la renommée, du caractère distinctif accru ou de tout autre aspect influant sur l’étendue de la protection de son ou ses droits antérieurs, etc.

Les preuves doivent être produites dans la langue de la procédure ou être accompagnées d’une traduction à des fins de justification. La traduction doit être fournie dans le délai fixé pour présenter l’original. L'Office ne tient pas compte des documents ou des parties de documents qui n’ont pas été présentés ou traduits dans la langue de la procédure dans le délai fixé par lui.

À moins d’être présenté par télécopie ou par communication électronique, tout document à l’appui ou autre élément de preuve doit être présenté en deux exemplaires, dont l’un est destiné à l'autre partie. Les pièces qui sont déposées par courrier postal ou remises en personne et qui ne sont pas présentées en deux exemplaires (afin que l’un des deux puisse être transmis à l’autre partie) ne sont pas prises en compte. Tout document ou élément de preuve, autre que ceux consistant en feuilles volantes, qui a été déposé à l’Office par courrier postal ou remis en personne, doit être accompagné d’un autre exemplaire. À défaut, ces documents ou éléments de preuve ne sont pas pris en compte.

Si l’opposant n'a pas établi l’existence d’au moins un droit antérieur, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Si le droit antérieur qui a été jugé recevable n’est pas étayé, au stade de la justification, et s’il existe un ou d’autres droits antérieurs qui sont étayés, les conditions absolues de recevabilité pour ce ou ces droits antérieurs doivent être vérifiées.

L’opposant doit démontrer son habilitation à former opposition aux fins d’en établir la validité (voir paragraphe 4.2.3.7 ci-dessous).

4.2.1 Marques communautaires et demandes de marque communautaire

Si la marque antérieure ou la demande est une marque communautaire, l’opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la (demande de) marque communautaire. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.

4.2.2 (Demandes de) marques communautaires transformées

Article 112, paragraphe 1, du RMC

Cette section traite uniquement des aspects spécifiques de la transformation dans la procédure d’opposition. Pour plus d’informations sur la transformation, voir les Directives, partie E, Opérations liées au registre, section 2, Transformation.

Questions de procédures

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4.2.2.1 Opposition fondée sur une (demande de) marque communautaire transformée (en cours de transformation)

Les demandes de marques nationales issues de la transformation d’une (demande de) marque communautaire sont réputées exister dès qu’une requête en transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés dûment identifiés aux fins de la recevabilité au sens de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, si l’opposant indique le numéro de la (demande de) marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis la transformation.

Lorsqu’au cours d'une procédure d’opposition, la (demande de) marque communautaire sur laquelle l’opposition est fondée cesse d’exister (ou que la liste des produits et services est limitée) et une requête en transformation est déposée, la procédure peut se poursuivre. En effet, les enregistrements de marque nationale résultant d’une transformation de demande de marque communautaire peuvent servir de fondement à la procédure d’opposition constituée à l’origine sur la base de cette demande de marque communautaire (décision du 15 juillet 2008, R1313/2006-G, «CARDIVA/CARDIMA»).

Dans ce cas, l’Office demandera à l’opposant de lui faire savoir par écrit s’il maintient l’opposition visant à obtenir le retrait, l’abandon ou le rejet de la ou des demandes ou enregistrements de marque communautaire antérieure et s’il a l’intention de se fonder sur des demandes nationales résultant de la transformation et la marque communautaire antérieure. Si l’opposant n’informe pas l’Office dans le délai imparti qu’il souhaite se baser sur les demandes nationales, l’opposition sera rejetée comme étant non fondée.

L’opposant déposera le plus rapidement possible les preuves étayant l’existence des demandes nationales antérieures.

4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des marques communautaires

Règle 19, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du REMC

Aux fins d’établir la validité d’une demande antérieure ou d’un enregistrement antérieur de marque, l’opposant doit produire la preuve de son dépôt ou enregistrement. L'Office accepte les pièces suivantes:

 certificats délivrés par l’autorité compétente;  extraits de banques de données officielles;  extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et

l'OMPI.

4.2.3.1 Certificats délivrés par l’autorité compétente

Tout certificat d’enregistrement ou le dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer l’opposition, émanant de l’office national ou de l’OMPI, s’il s’agit d’un enregistrement international constitue une preuve valide. Pour d’autres exigences relatives aux certificats de renouvellement, voir ci-dessous.

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Si l’opposition est fondée sur une demande, l’opposant doit produire la preuve que la demande a été déposée auprès d’un office national ou, s’il s’agit d’une demande internationale, auprès de l’OMPI. À partir du moment où une demande antérieure a passé le stade de l’enregistrement, l’opposant est tenu de déposer une preuve de l’enregistrement. Si, après la phase contradictoire de la procédure, l’opposant apporte la preuve que la demande nationale a été enregistrée avant le délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, la marque antérieure sera rejetée comme étant non fondée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC. Un certificat de dépôt de demande ne suffit pas à prouver que la marque a fait l’objet d’un enregistrement. En d'autres termes, un tel certificat ne peut servir de preuve de l’existence d’un enregistrement de marque.

Certains certificats doivent être examinés soigneusement, étant donné le peu de différences qu’il peut exister entre un formulaire de demande et le certificat d’enregistrement.

Des documents équivalents sont également acceptés s’ils sont délivrés par l’administration auprès de laquelle la marque est enregistrée (un certificat d'enregistrement, par exemple).

4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles

Les extraits de banques de données ne sont acceptés que s’ils émanent d’une banque de données officielle, c’est-à-dire, de la banque de données d’un office national ou de l’OMPI, et s’ils sont équivalents à un certificat d’enregistrement ou au dernier certificat de renouvellement. L’image électronique non modifiée d’un extrait de base de données en ligne, reproduite sur une feuille séparée est également recevable pour autant qu’elle contienne une identification officielle de l’autorité ou de la base de données dont elle émane. Les extraits de banques de données privées ne sont pas acceptés, même s’ils reproduisent exactement la même information que les extraits officiels.

Sont notamment acceptés les extraits des banques de données officielles suivantes:

 TMview: pour les marques communautaires et les marques demandées ou enregistrées auprès des offices participants (pour autant qu’elle contienne les données pertinentes). Pour plus d’informations, voir: http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html?language=fr;

 BENELUX-MERKEN (pour les marques Benelux);

 DPINFO (pour les marques allemandes);

 SITADEX (pour les marques espagnoles);

 OPTICS et extraits du site Internet UKPO (pour les marques du Royaume-Uni);

 S.A.R.A, UIBM on-line du site internet UIBM et Telemaco des chambres italiennes du commerce (pour les marques italiennes).

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En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits des banques de données suivantes:1

 ROMARIN (la version «courte» de l’extrait étant suffisante, pour autant qu’elle contienne toutes les informations nécessaires);

 TMview (pour autant qu’elle contienne toutes les informations pertinentes).

Des extraits émanant d'autres offices nationaux sont également acceptés pour autant qu’ils proviennent de banques de données officielles.

Les extraits provenant de banques de données privées ne sont pas recevables en tant que preuves, même s'ils reproduisent toutes les informations nécessaires. Ne sont ainsi notamment pas acceptés les extraits des banques de données DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou COMPUMARK.

Lorsque l’extrait provenant d’une banque de données officielle ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit les compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle et présentant l’information manquante.

Exemples

Il arrive que les extraits de SITADEX (base de données officielle de l’office espagnol) ne contiennent pas la liste des produits et/ou services; le cas échéant, l’opposant doit déposer une pièce supplémentaire (par exemple une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.

Il arrive que les extraits de SITADEX ne montrent pas l’image sur la même page lorsqu’il s’agit d’une marque figurative. L’image apparaît parfois sur une page séparée. Par conséquent, en ce qui concerne les marques figuratives espagnoles, lorsque les opposants déposent un extrait de SITADEX en tant que preuve, ils doivent s’assurer que la représentation de la marque figure sur la même page et, à défaut, une pièce/page supplémentaire présentant l’image doit être déposée. Ce document peut provenir de SITADEX elle-même (qui a reproduit l’image sur une page distincte qui, lors de l’impression ou de la sauvegarde en format PDF, par exemple, inclut une identification de la source) ou d’une autre source officielle (comme sa publication au bulletin officiel). Il ne suffit pas de copier l’image provenant de SITADEX et de l’inclure par voie électronique ou autre dans l’acte d’opposition.

Lorsque l’anglais est la langue de procédure, et en ce qui concerne les marques portugaises, il convient de noter que l’INPI fournit également une version anglaise de l’extrait concernant la marque portugaise, de sorte qu’aucune traduction n’est en principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services,

1 La pratique de l’Office a consisté à accepter des sorties imprimées de la base de données CTM-Online pour les enregistrements internationaux désignant l’UE. Cette pratique ne se poursuivra pas étant donné que cette approche contrevient à la règle 19, paragraphe 2, point a), du REMC. Une exception à cette règle n’est pas prévue au Titre XIII du RMC. Cette nouvelle pratique est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et s’applique à toutes les oppositions déposées à cette date ou par la suite. Les informations contenues dans les lettres types pour la notification des oppositions recevables ont été mises à jour à partir du 1er juillet 2012. L’ancienne pratique continue de s’appliquer à toutes les oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1er juillet 2012.

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l’extrait proprement dit ne donne que les intitulés de classe, accompagnés d’un avertissement indiquant que cette référence à l’intitulé de classe ne reflète pas nécessairement les produits et/ou services protégés sous la marque. À cet égard, l’opposant doit toujours déposer la liste originale en portugais (provenant d’une source officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction exacte en anglais. Il en va de même pour les extraits officiels provenant d’autres offices nationaux qui fournissent la version anglaise de leurs extraits, comme en Slovénie.

4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l’OMPI

Dans tous les États membres, la demande et/ou l’enregistrement d’une marque font l’objet d’une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont admises pour autant que le document (ou les observations de l’opposant qui l'accompagnent) indique l'origine de la publication. À défaut de cette indication, le document ne suffit pas à prouver la validité de la marque.

Par ailleurs, une copie de la publication de la demande n’est pas suffisante pour prouver que la marque a fait l’objet d'un enregistrement. En d’autres termes, une telle copie ne peut servir de preuve de l’existence d’un enregistrement de marque.

L'Office considère la première publication de l’OMPI de l’enregistrement international comme une preuve suffisante de son enregistrement même si après l’enregistrement celui-ci peut encore être refusé par les offices nationaux durant les 12 ou 18 mois qui suivent. Ce n’est que si le demandeur conteste la protection de la marque en cause dans un territoire donné ou pour certains produits et services que l’opposant devra produire la preuve que la marque n'a pas été refusée.

4.2.3.4 Durée d’un enregistrement de marque

En règle générale, la durée de l’enregistrement d’une marque est de dix années. À l’issue de cette période, l’enregistrement de la marque peut être renouvelé pour des périodes de dix années. Dans la plupart des pays, le point de départ de la période de dix ans est la date de dépôt de la demande, mais il existe des exceptions.

Pays Durée de la protection Point de départ Autriche 10 ans Date d’enregistrement Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)

10 ans Date de dépôt

Bulgarie 10 ans Date de dépôt Croatie 10 ans Date de dépôt

Chypre Première période de 7 ans/renouvellement de14 ans Date de dépôt = date d’enregistrement

République tchèque 10 ans Date de dépôt Danemark 10 ans Date d’enregistrement Estonie 10 ans Date d’enregistrement France 10 ans Date de dépôt Finlande 10 ans Date d’enregistrement Allemagne 10 ans Date de dépôt

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Grèce 10 ans Date de dépôt Hongrie 10 ans Date de dépôt Italie 10 ans Date de dépôt

Irlande 10 ans pour une marque enregistrée depuis le 1er juillet 1996 (7/14 ans pour le renouvellement avant cette date)

Date d’enregistrement = date de dépôt

Lettonie 10 ans Date de dépôt Lituanie 10 ans Date de dépôt

Malte 10 ans Date d’enregistrement = datede dépôt Portugal 10 ans Date d’enregistrement

Pologne 10 ans Date de dépôt = dated’enregistrement Roumanie 10 ans Date de dépôt Suède 10 ans Date d’enregistrement Slovaquie 10 ans Date de dépôt Slovénie 10 ans Date de dépôt

Espagne

10 ans pour une marque demandée depuis le 12 mai 1989 (20 ans pour une marque demandée avant cette date, à compter de la date d’enregistrement et avec un renouvellement à compter de la date de dépôt)

Date de dépôt

Royaume-Uni

10 ans depuis le 31 octobre 1994 (les marques demandées précédemment étaient valables, à la fin des formalités d’enregistrement, pour une durée de 7 ans à compter de la date de la demande. Les marques avec des dates de renouvellement antérieures au 31 octobre 1994 sont renouvelées pour une période de 14 ans)

Date de dépôt = date d’enregistrement

Enregistrement international

10 ans (même si ce sont 20 ans pour les enregistrements relevant de l’arrangement de Madrid; les taxes doivent être payées en deux versements correspondant à 10 ans, équivalents à une taxe de renouvellement)

Date d’enregistrement international

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC, si la marque est enregistrée, l’opposant doit produire une preuve de l’enregistrement. Si la preuve soumise ne prouve pas qu’une demande est enregistrée et si, par la suite, l’une des parties prouve qu’à l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, l’opposant n’a pas prouvé cet enregistrement, la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC s’applique et la marque antérieure est rejetée comme étant dépourvue de fondement.

4.2.3.5 Vérification de la preuve

Le numéro entre crochets est le numéro de code international utilisé pour identifier les informations concernant un grand nombre, mais pas la totalité, des certificats d’enregistrement. L’opposant n’est pas tenu de fournir une explication des codes, qu’il s'agisse de codes INID ou de codes nationaux.

Les éléments suivants doivent être vérifiés:

 l’autorité dont émanent ces informations;

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 les numéros de dépôt [210] et/ou d’enregistrement [111] (dans certains pays, ceux-ci sont – ou étaient – différents);

 l’étendue territoriale lorsqu’il s'agit d’enregistrements internationaux (c’est-à-dire les pays dans lesquels la marque bénéficie d’une protection et les produits et services pour lesquels elle est protégée);

 les dates de dépôt [220], de priorité [300] et d’enregistrement [151] (dans certains pays, par exemple la France, les dates de dépôt et d’enregistrement figurant sur le certificat sont identiques);

 une représentation du signe tel qu’il a été déposé ou enregistré [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] et revendiqué dans l’acte d'opposition. Il convient de vérifier que la revendication soumise par l’opposant pendant le délai d’opposition de trois mois apparaît dans la preuve soumise. Dès lors, si, par exemple, la marque antérieure est en couleur et que cela a été correctement identifié pendant le délai d’opposition de trois mois, deux scénarios sont acceptables. Le premier est celui où une représentation officielle en couleur de la marque doit être soumise (certificat d’enregistrement, certificat de renouvellement, extrait officiel, etc.) contenant une reproduction de la marque en couleur. Le second est celui où un document officiel est présenté avec la représentation de la marque en noir et blanc, conjointement avec une revendication des couleurs et une description des couleurs, toutes deux étant traduites dans la langue de procédure. Toutefois, ce second scénario n’est recevable que si l’opposant a également soumis une représentation en couleur de la marque ayant une origine non officielle (feuille de papier séparée, dans les observations, jointe à l’acte d’opposition, etc.). Lorsque l’office national des marques ne fournit pas une revendication détaillée des couleurs identifiant ces dernières et mentionne à la place «revendication de couleurs» (ou une formulation similaire), cela n’est recevable que si cette entrée est traduite dans la langue de procédure et pour autant qu’elle soit accompagnée d’une représentation en couleur de la marque (comme indiqué dans le scénario 2).

En d’autres termes, si, par exemple, l’opposant a correctement revendiqué, pendant le délai d’opposition de trois mois, que sa marque figurative était en couleur, mais a seulement envoyé une représentation en noir et blanc à l’Office, sans autre preuve d’une revendication de couleur, l’opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n’étant pas étayée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC.

Ce qui précède s’applique indépendamment du fait que l’opposition soit fondée sur une ou plusieurs marques antérieures.

En outre, lorsque l’office national ne fournit aucune indication d’une revendication de couleur dans son certificat ou extrait officiel, d’autres documents doivent être soumis afin de prouver cette revendication (par exemple une copie de la publication de la marque au bulletin). En outre, dans le cas où l’office national (par exemple, l’office portugais des marques) publierait la représentation de la marque en couleur, mais que l’information contenue dans le certificat ne présente pas la revendication de couleur par écrit, l’opposant doit fournir une version en couleur du certificat ou de l’extrait dans le délai spécifié à la règle 19, paragraphe 1, du REMC.

 les produits et services désignés [511];

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 42

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 la date d’expiration de l’enregistrement (si elle est figure);

 le titulaire [731, 732];

 toute inscription ayant une incidence sur la situation juridique ou sur l’étendue de la protection de la marque (renonciations [526], limitations, renouvellements, transferts, actions pendantes, le fait que la marque ait été enregistrée en raison d’un caractère distinctif acquis par l’usage, etc.).

4.2.3.6 Certificats de renouvellement

Règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC

Si l’opposant a fourni un certificat d’enregistrement, mais que l’enregistrement expire avant l’expiration du délai de deux mois accordé pour compléter les preuves à l’appui de l’opposition, il doit présenter un certificat de renouvellement afin de démontrer que la durée de protection de la marque dépasse le délai qui lui est accordé pour étayer son opposition. L’élément déterminant est la date d’expiration de l’enregistrement et non la possibilité de renouveler la marque durant la période de grâce de six mois au sens de la Convention de Paris.

Ce n’est que si le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires pour déterminer l’étendue de la protection de la marque antérieure que la présentation de ce dernier, sans copie du certificat d’enregistrement, est suffisante. Par exemple, les renouvellements allemands, et parfois les renouvellements espagnols, ne contiennent pas toutes les données nécessaires et ne suffisent dès lors pas, à eux seuls, à étayer la marque antérieure.

Toutefois, si l’opposant fournit un document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque est enregistrée, il ne doit pas fournir un certificat de renouvellement.

En l’absence de preuve du renouvellement, l’enregistrement antérieur n’est pas étayé et ne sera pas pris en considération.

4.2.3.7 Habilitation à former l’opposition

Article 41 du RMC Règle 19, paragraphe 2 et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous iii), du REMC

En fonction du motif invoqué, les personnes suivantes sont habilitées à former une opposition:

1. les titulaires et les licenciés autorisés pour les marques visées à l’article 8, paragraphes 1 et 5;

2. les titulaires (uniquement) pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 3; 3. les titulaires de droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, et les

personnes autorisées en vertu de la législation nationale applicable.

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Exemple

Si l’opposant est une personne morale, sa dénomination doit être soigneusement comparée avec celle de la personne morale titulaire de la marque antérieure. Par exemple, dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et John Smith (UK) Ltd sont des entités juridiques différentes.

Si l’opposition est déposée avec B comme opposant et qu’une copie du certificat d’enregistrement indique A comme titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n'ait produit la preuve du transfert et, si possible, de l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou si l’opposant a démontré que A et B sont la même personne morale qui a seulement changé de dénomination.

Si l’opposant est un licencié du titulaire de la marque, l’extrait de l’enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi qu’il en soit, il appartient à l’opposant de démontrer qu’il est un licencié et qu’il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Il n’existe aucune restriction quant au type de preuve nécessaire pour prouver l’existence de cette autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, comme un contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.

Il en va de même pour les personnes habilitées en vertu de la législation nationale applicable, au motif de l’article 8, paragraphe 4, du RMC. L’opposant a la charge de démontrer son habilitation à former opposition en vertu de la législation nationale applicable.

Conformément à l’article 22 du RMC et aux règles 33, 34 et 35 du REMC, l’Office enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les marques communautaires. Si la base de l’opposition de la marque antérieure soumise au contrat de licence est une marque communautaire, l’opposant ne doit soumettre aucune preuve du contrat de licence tant que la licence n’a pas été enregistrée et publiée à l’Office, conformément à l’article 22 du RMC. Par ailleurs, l’opposant devra toujours soumettre les éléments de preuve établissant que cet accord de licence l’habilite à agir pour la défense de la marque si la licence est enregistrée et publiée à l’Office, si ces éléments de preuve n’ont pas été joints à la demande originale, déposée conformément à l’article 22, paragraphe 5, du RMC. Pour plus d’informations sur les licences, voir les Directives, partie E, Inscriptions au registre, section 3, chapitre 2, Licences. Il ne suffit pas de prouver l’enregistrement du contrat de licence – l’habilitation de l’opposant à défendre la marque communautaire doit également être soumise par écrit.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 44

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4.2.4 Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires

4.2.4.1 Marque notoirement connues

Article 8, paragraphe 2, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point b), du REMC

Une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Une telle marque peut être enregistrée ou non.

Lorsque l’opposant invoque une marque enregistrée et revendique comme marque notoirement connue cette même marque dans ce même pays, telle revendication est généralement interprétée comme faisant référence au fait que sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l'usage qui en a été fait.

Il est fréquent que des opposants confondent la notion de «marques notoirement connues» avec celle de «marques jouissant d'une renommée» au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Selon le motif de l'opposition indiqué, l'affaire est examinée à la lumière de l'article 8, paragraphe 2, et/ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Voir également les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée.

L’opposant doit démontrer qu'il est le titulaire d’une marque antérieure devenue notoirement connue sur le territoire correspondant, pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. À cet effet, il doit produire la preuve de l’usage de cette marque et la preuve qu’elle est notoirement connue.

4.2.4.2 Marques jouissant d’une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC

Une opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMC est fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée. Voir également les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d’une renommée.

Dans de tels cas, la marque antérieure est une marque enregistrée. L’opposant doit donc produire les certificats d'enregistrement, etc., comme indiqué ci-dessus.

Pour que l’opposition remplisse les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, l’opposant doit produire la preuve de la renommée ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice, ou démontrer que ce préjudice est probable compte tenu du déroulement normal des choses.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 45

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4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point d), du REMC

Pour ces droits, l’Office applique la protection prévue par la législation nationale applicable.

Tous les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont pas des droits non enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les raisons sociales ou dénominations commerciales sont enregistrées. S’il s’agit d’un droit enregistré, il y a lieu de produire une copie de l’enregistrement et des certificats de renouvellement, etc., comme indiqué ci-dessus pour les enregistrements de marque. Dans le cas de marques ou de signes non enregistrés, l’opposant doit apporter la preuve de l’acquisition du droit antérieur. Cette preuve doit en outre démontrer qu’il a le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente.

L’opposant doit produire la preuve qu'il a utilisé son signe (droit antérieur, enregistré ou non) dont la portée n’est pas seulement locale. Il doit aussi indiquer quelles dispositions de la législation nationale protègent son droit et faire valoir ses arguments sur le fondement de la législation nationale applicable. Voir également les Directives, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC.

4.2.4.4 Marque demandée par un agent ou un représentant

Article 8, paragraphe 3, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point e), du REMC

Il s’agit du cas où une personne (agent ou représentant) autre que le titulaire d’une marque demande son enregistrement auprès de l’Office. Le titulaire peut s’opposer à la demande d’un demandeur déloyal. Voir également les Directives, partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un Agent.

L’opposant doit produire la preuve de la propriété de la marque et de la date de son acquisition. Étant donné qu’une marque peut être enregistrée ou non, l’opposant doit apporter la preuve de l’enregistrement effectué dans quelconque pays ou la preuve de l’acquisition de droits par l’usage. L'opposant doit également produire la preuve de la nature de sa relation avec l’agent ou le représentant.

4.2.5 Sanction

Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Dans la mesure où les droits antérieurs invoqués n’ont pas été étayés, l’opposition est rejetée comme non fondée. Lorsque l’examen des preuves révèle qu’aucun des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée n’a été établi, c’est-à-dire que l’opposant n’a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu’il est titulaire d’un droit antérieur valable, l’ensemble de l’opposition est rejetée immédiatement après l’expiration de la période de deux mois accordée pour la production de preuves, sans attendre la réponse du demandeur.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 46

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En aucun cas l’Office n’est tenu d’informer les parties des faits ou preuves qui auraient pu ou qui n’ont pas été présentés. Ce point sera détaillé dans la décision finale qui peut faire l’objet d’un recours.

4.3 Traductions/choix d’une autre langue durant la procédure d’opposition

La plupart des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’opposition doivent être rédigées dans la langue de la procédure pour être prises en considération. Des règles différentes s’appliquent selon la nature des pièces présentées.

Le principe général est énoncé à la règle 96 du REMC. La règle 96, paragraphe 1, du REMC s’applique aux déclarations écrites et aux observations présentées dans le cadre de la procédure d’opposition. La règle 96, paragraphe 2, s'applique aux preuves jointes à une déclaration écrite présentée dans le cadre de la procédure d’opposition. Cependant, la règle 96 du REMC ne s’applique pas là où existe une lex specialis. La règle 19, paragraphe 3, du REMC, qui concerne les faits, preuves et observations présentés par l’opposant, et la règle 22, paragraphe 6, du REMC, relative à la preuve de l'usage (toujours produite par l’opposant) sont des lex specialis de ce type.

4.3.1 Traduction des faits, preuves et observations présentés par l’opposant pour compléter son dossier

Règle 19, paragraphes 3 et 4, et Règle 20, paragraphe 1, du REMC

L’Office ne peut prendre en considération que les éléments de preuve qui sont soumis dans la langue de la procédure d’opposition, dans le délai imparti pour soumettre le document original. La règle 19, paragraphe 3, du REMC est une lex specialis qui s’applique à toute autre règle sur le régime linguistique.

Dès lors, tant les éléments de preuve soumis pour la première fois par l’opposant au terme du délai pour étayer l’opposition que tout autre document ou certificat soumis précédemment doivent être soit établis dans la langue de procédure, soit accompagnés d’une traduction. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération. En l’absence de traduction ou si une traduction insuffisante a été soumise, l’opposition sera rejetée en tout ou en partie comme non fondée.

Règle 98, paragraphe 1, du REMC

La règle 98, paragraphe 1, du REMC dispose que la traduction reproduit la structure et le contenu du document original.

Dès lors, en principe, l’ensemble du document doit être traduit et suivre la structure du document original.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 47

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L’Office ne considère pas les informations d’ores et déjà présentées dans la langue de la procédure dans l’acte d'opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement (la description des motifs, la liste des marques antérieures, etc.), comme équivalentes à une traduction valable d'un document relatif à l'enregistrement tel que le certificat d’enregistrement, même si ces indications ont été admises dans le cadre de l'examen de la recevabilité. La traduction doit être effectuée de manière autonome et ne pas être un assemblage d’extraits d’autres documents.

Les extraits de banques de données privées ne peuvent être considérés comme des traductions valables d’un document officiel, à moins qu’ils ne reproduisent la structure et le contenu du document original.

L'Office tolère l’absence de traduction des intitulés des informations des extraits/certificats (tels que «date de dépôt», «revendication de couleur(s)») pour autant que ceux-ci soient identifiés par des codes standards nationaux ou INID.

La liste des codes INID et leurs explications est jointe en annexe 1 de la norme ST.60 – Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques, disponible sur le site internet de l’OMPI.

Les indications administratives non pertinentes, sans incidence sur l’affaire ne doivent pas être traduites.

Lorsque l’opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services couverts par le droit antérieur, il suffit de fournir une traduction uniquement des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.

La seule exception au principe qui précède, selon lequel l’intégralité du document doit être traduit et suivre la structure du document original, peut être faite lorsque l’intégralité du document original est dans la langue de procédure, à l’exception de la liste des produits et services. Le cas échéant, il est acceptable que seuls les produits et services sur lesquels l’opposition se fonde aient été traduits séparément dans l’acte d’opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement, dans le délai imparti pour étayer l’opposition. Il en va de même pour les extraits/certificats qui utilisent des codes INID ou nationaux, où la seule information qui doive encore être traduite dans la langue de procédure est la liste des produits et services.

Lorsque les offices nationaux fournissent une traduction en anglais, tous les éléments doivent être traduits, par exemple les entrées concernant le type de marque ou le statut de la marque (enregistrée, contestée, etc.) car ces éléments ont une incidence sur l’affaire (voir l’arrêt du 29 septembre 2011, C-479/08, « adidas v. OHIM – Patrick Holding »).

Règle 98, paragraphe 1, du REMC

L’Office accepte des traductions simples rédigées par quiconque. L’Office ne fait généralement pas usage de la faculté de demander une traduction faite par un traducteur juré ou officiel. Si le représentant joint une déclaration attestant que la déclaration est fidèle au texte original, l’Office ne met pas en doute la fidélité de la traduction. L'Office accepte même des annotations manuscrites sur les copies des certificats originaux indiquant le sens des différents éléments dans la langue de la procédure, à condition naturellement que ces inscriptions soient complètes et lisibles.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 48

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L'Office ne subordonne pas l’obligation pour l’opposant de fournir des traductions des preuves à la réaction du demandeur, étant donné que la règle 19, paragraphe 3, du REMC ne prévoit aucune exception au principe selon lequel les preuves doivent être traduites.

4.3.1.1 Sanction

Règle 19, paragraphes 3 et 4 et Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Si les observations ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, elles doivent être traduites dans le délai imparti pour la présentation du document original.

Dans le cas contraire, la conséquence juridique est que les documents qui n’ont pas été traduits dans ce délai ne sont pas pris en considération. Toutefois, si des documents prouvant l’existence et la validité du droit antérieur n’ont pas été traduits, l’opposition doit être directement rejetée comme non fondée.

4.3.2 Traduction des observations supplémentaires

Règle 20, paragraphe 2 et 4 et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

Il n’existe pas de règle spéciale concernant la traduction de la première réponse du demandeur ou des observations rédigées par le demandeur ou l’opposant à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence, pour ces pièces, la règle 96, paragraphe 1, du REMC s’applique. En d’autres termes, la première réponse du demandeur ou la réponse de l’opposant aux observations du demandeur peuvent être rédigées dans une des langues de l'Office.

Il convient de noter que si la première réponse du demandeur ou la réplique de l’opposant n’est pas dans la langue de procédure mais dans l’une des langues de l’Office, l’observation ne sera pas prise en considération, à moins que le demandeur ou l’opposant ne présente une traduction de ces documents dans la langue de procédure, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’original par l’Office. L’Office ne demande pas aux parties d’envoyer une traduction, les parties doivent envoyer cette traduction de leur propre initiative.

Exemple 1

La langue de l’opposition est l’anglais et le demandeur doit faire parvenir ses observations en réponse à l'acte d'opposition le 26 juin 2002 au plus tard. Si, le 20 juin 2006, il présente ses observations sur l’opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 20 juillet 2002 au plus tard. S’il transmet ensuite la traduction le 20 juillet 2002 ou avant, tant les observations originales que la traduction doivent être prises en considération, bien que le délai original pour déposer les observations ait expiré le 26 juin 2002.

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Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 49

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Exemple 2

La langue de l’opposition est l’anglais et le demandeur a jusqu’au 26 juin 2002 pour déposer les observations en réponse à l’acte d’opposition. Si, le 18 mai 2002, il dépose ses observations en réponse à l’opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l’Office le 18 juin 2002 au plus tard. Toutefois, étant donné que son délai n’expire que le 26 juin 2002, s’il dépose ensuite les traductions avant la fin du délai, l’Office considérera la traduction comme des observations valables déposées dans la langue de la procédure dans le délai imparti.

Règle 98, paragraphe 2, du REMC

Si aucune traduction n’a été fournie, les observations sont réputées non reçues par l’Office et ne seront pas prises en compte.

4.3.3 Traduction de documents autres que les observations

Règle 96, paragraphe 2, du REMC

Toutes les preuves autres que celles que l’opposant est tenu de produire dans le délai fixé pour fonder son opposition peuvent être transmises dans l’une des langues officielles de l’Union, conformément à la règle 96, paragraphe 2, du REMC. Cela concerne tous les documents, autres que les observations, déposés par les parties après l’expiration du délai imparti à l’opposant pour compléter son dossier.

Parmi les exemples de ces preuves, on peut citer des catalogues ou des articles de magazines, des décisions de tribunaux nationaux ou des contrats signés, présentés par le demandeur en même temps que ses observations en réponse à l’opposition.

Pour ces preuves, une traduction n’est nécessaire que si l’Office l’exige. Par conséquent, les parties ne sont pas automatiquement tenues de fournir une traduction.

Règle 98, paragraphe 2, du REMC

L’Office exerce son pouvoir discrétionnaire comme suit (cette pratique correspond, mutatis mutandis, à celle concernant la preuve de l’usage).

En principe, l’Office n’exige pas d’office une traduction. Cependant, il est fondamental que la partie à laquelle les documents sont adressés soit en mesure de comprendre la signification substantielle de leur contenu. En cas de doute ou de contestation de la partie destinataire, l’Office exige une traduction dans un délai qu’il impartit.

La règle 98, paragraphe 2, ne s’applique que si l’Office exige une traduction, avec pour effet que les traductions présentées tardivement ainsi que l’original à traduire ne sont pas pris en compte.

Simultanément à l’invitation à fournir une traduction, l’Office attire également l’attention de la partie concernée sur le fait qu’il appartient à la partie d’estimer si une traduction complète de l’ensemble des preuves produites est nécessaire. Cependant, les

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documents en question ne seront pris en considération que si une traduction en est fournie ou si les documents sont suffisamment explicites, quels que soient leurs éléments textuels.

Exemple

Dans le cas d’une décision d’un tribunal national, il peut s'avérer suffisant de traduire uniquement les parties pertinentes aux fins de la procédure d'opposition.

4.3.4 Preuve de l’usage

Règle 22, paragraphe 6, du REMC

En ce qui concerne la preuve de l’usage, la règle 22, paragraphe 6, du REMC constitue une lex specialis pour les traductions. Si la preuve est rédigée dans une langue de l’UE autre que la langue de la procédure, l’Office peut inviter l’opposant à produire, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans la langue de la procédure.

Par conséquent, la décision de demander ou non une traduction relève du pouvoir discrétionnaire de l’Office. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte de l’intérêt des deux parties.

Il est fondamental que le demandeur puisse comprendre la signification substantielle du contenu des preuves produites. En cas de doute ou de contestation du demandeur, l’Office exige une traduction dans un délai qu’il impartit. Toutefois, un rejet d’une telle demande est possible lorsqu’il apparaît que la demande du demandeur, au regard du caractère suffisamment explicite des éléments de preuve soumis, est exagérée, voire injuste.

Pour plus d’informations sur la preuve de l’usage, voir les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l’usage.

Règle 22, paragraphe 2, du REMC

La règle 22, paragraphe 2, du REMC a pour effet que l’opposition doit être rejetée 1) si aucune preuve de l’usage n’est déposée dans le délai imparti ou 2) si la preuve de l’usage a bien été déposée dans le délai imparti, mais pas la traduction exigée par l’Office.

Si l’opposant fournit la preuve de l’usage dans une autre langue que la langue de procédure, dans le délai imparti et qu’il dépose ensuite, de lui-même, une traduction de cette preuve dans la langue de procédure, après l’expiration du délai mais avant que le délai imparti au demandeur pour déposer ses observations en réponse n’ait expiré, cette preuve sera prise en considération. Cette disposition s’applique même si l’Office n’a pas demandé à l’opposant de déposer une traduction et même si le demandeur n’a pas encore contesté la preuve.

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4.3.5 Changement de langue au cours de la procédure d’opposition

Article 119, paragraphe 7, du RMC Règle 16, paragraphe 2, du REMC

Conformément à l’article 119, paragraphe 7, du RMC, les parties à la procédure d'opposition peuvent convenir de changer de langue de la procédure et choisir à cet effet une autre langue officielle de l’Union européenne.

La règle 16, paragraphe 2, du REMC, énonce les conditions dans lesquelles ce changement de langue peut intervenir. Elle dispose que l’opposition doit être déposée dans une langue de l'Office au départ et que les parties peuvent convenir de changer la langue de la procédure en informant l’Office avant l’expiration du délai de réflexion. Une demande de changement de langue de procédure après l’expiration du délai de réflexion ne peut être accueillie par l’Office.

Lorsque, avant l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure, l’opposant et le demandeur conviennent d'utiliser une autre langue pour la procédure, la règle 16, paragraphe 2, du REMC prévoit que l’opposant doit «produire une traduction de l’acte d'opposition dans cette langue». Il dispose à cet effet d’un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai de réflexion.

Si la traduction n’est pas produite ou l’est tardivement, la langue de la procédure demeure inchangée.

4.4 Documents illisibles/référence à d’autres dossiers

4.4.1 Documents illisibles

Règle 80, paragraphe 2, du REMC

Lorsqu’une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible ou que l’Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l’expéditeur et l’invite, dans le délai qu’il lui impartit, à transmettre à nouveau l’original par télécopie ou à le lui fournir, conformément à la règle 79, point a), du REMC.

Si l’expéditeur se conforme à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l’original est réputée être la date de réception de la communication originale.

4.4.2 Documents originaux ne pouvant pas être restitués

Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés.

Toutefois, la partie conserve toujours la possibilité d'obtenir une copie, certifiée conforme ou non, des documents originaux, moyennant le paiement d’une taxe. Pour plus d’informations, voir les informations affichées sur la page internet de l’Office, sous la rubrique: Inspection publique des dossiers et copies.

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4.4.3 Informations confidentielles

Règle 88, point c), du REMC

Dans certains cas, une des parties demande à l’Office de garder certains documents confidentiels, y compris vis-à-vis de l’autre partie à la procédure. Bien que l’Office puisse garder des documents confidentiels vis-à-vis de tiers (inspection publique), il ne peut en aucun cas préserver la confidentialité des documents vis-à-vis de l’autre partie dans le cadre d'une procédure inter partes.

Les droits de la défense doivent toujours être garantis à chacune des parties. Cela signifie que chaque partie doit disposer du plein accès à tous les documents produits par l’autre partie.

Il résulte de ce droit que tous les documents produits par une partie doivent être rendus accessibles à l’autre partie à la procédure. L’Office est donc tenu de transmettre tous les documents reçus à l’autre partie. Dès lors, si une des parties demande à ce que certains documents soient gardés confidentiels sans mentionner si cette confidentialité doit s’exercer à l’égard de tiers, l’Office considèrera comme acquis que tel est le cas et les transmettra à l’autre partie en les marquant comme confidentiels dans le dossier électronique.

Si, au cours d’une procédure d'opposition, l’Office reçoit des documents, assortis d’une demande de les garder confidentiels inter partes, l’expéditeur est informé que la confidentialité des documents ne peut être préservée vis-à-vis de l’autre partie à la procédure.

À cet effet, une lettre est envoyée à l'expéditeur des documents, lui expliquant clairement qu'il a le choix de rendre ces documents accessibles ou de les retirer. Il appartient à la partie de prendre la décision qui lui semble la plus appropriée.

S’il confirme la confidentialité des documents, ceux-ci ne seront pas transmis à l’autre partie et ne seront pas pris en considération. Ils seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

Si l’expéditeur souhaite que les documents soient pris en considération mais restent non accessibles à des tiers, les documents seront transmis à l’autre partie, mais seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

À défaut de réponse de l’expéditeur, les documents ne sont pas transmis à l’autre partie, ne seront pas pris en considération et seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 53

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4.4.4 Références à des documents transmis dans le cadre d’autres procédures

Règle 79, point a) et Règle 91 du REMC Décision n° EX-13-4 du président de l’Office

L’Office peut recevoir des observations de l’opposant ou du demandeur dans lesquelles il est fait référence à des documents ou des éléments de preuve transmis dans le cadre d’autres procédures, par exemple une preuve de l’usage déjà produite dans le cadre d’une autre opposition.

Ces références sont admises à tout stade de la procédure, pour autant que l’opposant ou le demandeur identifient clairement les documents auxquels il fait référence. La partie doit notamment indiquer les éléments suivants: 1) le numéro de l’opposition à laquelle elle fait référence, 2) le titre du document, 3) le nombre de pages de ce document et 4) la date à laquelle il a été transmis à l’Office. Exemple: «la déclaration solennelle transmise à l'Office le jj/mm/aa dans le cadre de la procédure d'opposition B xxx xxx, avec les pièces 1 à 8, se composant de xx pages».

Dans l’hypothèse où les documents mentionnés par l’opposant ou le demandeur se composeraient à l’origine d’autres preuves que de feuilles volantes, conformément à la règle 79 bis du REMC, la partie concernée soumet par courrier un second exemplaire pour transmission à l’autre partie dans le délai original. Si aucun exemplaire n’est fourni, ces éléments de preuve ne seront pas pris en considération.

En outre, il convient de noter que les documents ou preuves mentionnés pourraient nécessiter une traduction dans la langue de la procédure d’opposition. La règle 19, paragraphe 4, la règle 22, paragraphe 6, et la règle 96 du REMC s’appliquent en conséquence.

Une référence générale à des documents ou preuves présentés dans d’autres procédures n’est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels documents ou éléments de preuve peut être invitée à préciser cette référence. La partie est également informée que le délai imparti par l’Office concerne uniquement l’indication claire et précise des documents ou preuves auxquels il est fait référence et qu’en aucun cas une prorogation du délai original ne sera accordée. En outre, la partie est également informée qu’à défaut d’une précision communiquée dans le délai imparti, ces autres documents ne seront pas pris en considération.

Les parties doivent également savoir que les documents soumis dans d’autres procédures peuvent avoir été détruits cinq ans après leur réception, conformément à la règle 91 du REMC et à la décision n° EX-13-4 du président de l’Office du 26 novembre 2013 concernant la conservation des dossiers. Le cas échéant, la référence aux documents ou preuves déposés dans d’autres procédures d’opposition est sans effet.

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4.5 Autres échanges d’observations

Règle 20, paragraphes 2, 4 et 6, Règle 22, paragraphe 5, Règle 96, paragraphe 2 et Règle 98, paragraphe 2, du REMC

L’Office invite le demandeur à présenter ses observations dans le délai imparti conformément à la règle 20, paragraphe 2, du REMC.

Le cas échéant, l’Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières. Dans ce cas, la partie est autorisée à soulever d’autres questions à un stade ultérieur de la procédure. À titre d'exemple, le demandeur peut exiger une preuve de l’usage du droit antérieur en présentant ou non en même temps des observations sur les motifs sur lesquels se fonde l’opposition. Dans ce cas, les observations peuvent être présentées avec les observations en réponse sur la preuve de l’usage.

Une fois que le demandeur a présenté ses observations en réponse, un délai final est accordé à l’opposant pour déposer sa réplique si l’Office le juge nécessaire. Après cela, la phase contradictoire de la procédure est généralement clôturée et la procédure d’opposition est prête pour faire l’objet d’une décision.

L’Office peut, cependant, accorder la possibilité d’un autre échange d’observations. Ce peut être le cas lorsque l’affaire traite de questions complexes ou lorsque l’opposant soulève un nouveau point qui est admis dans la procédure. Une possibilité de réponse doit, le cas échéant, être accordée au demandeur L’Office décidera librement si une nouvelle série d’observations doit être accordée à l’opposant.

Un nouvel échange d’observations ne peut ainsi être accordé que si les observations finales de l’opposant se limitent simplement à répondre aux observations du demandeur et sont soutenues par des éléments de preuve qui n’ont pas pour but de remédier à des lacunes telles que celles liées à la validation ou à la preuve de l’usage, par exemple si le demandeur soulève de nouveaux points tels que la coexistence des marques, la nullité du droit antérieur ou un accord entre les parties. Si l’opposant dépose une preuve du contraire, une seconde possibilité de déposer de nouvelles observations peut être accordée au demandeur. Cela n’est toutefois pas automatique et dépend des circonstances de l’affaire.

4.5.1 Éléments supplémentaires à l’appui de la preuve de l’usage

Dans certaines circonstances, l’Office peut tenir compte d’autres éléments étayant une preuve de l’usage qui sont soumis après le délai correspondant, notamment lorsque l’opposant a soumis les preuves pertinentes dans le délai, mais que celles-ci requièrent des justificatifs complémentaires (arrêt du 18 juillet 2013, C-621/11 P, «Fishbone», points 28 et 30). Les éléments supplémentaires seront examinés au cas par cas. Au besoin, un deuxième cycle d’observations sera accordé. Pour plus d’informations, voir les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l’usage

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 55

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4.6 Observations des tiers

Article 40 du RMC Communication n° 2/09 du président de l’Office

Des tiers peuvent formuler des observations précisant les motifs pour lesquels la demande de marque devait être refusée à l’enregistrement, sur la base de l’un des motifs absolus énoncés à l'article 7 du RMC. Pour plus de détails, voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et marques communautaires collectives et les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure.

Toute personne, y compris l’opposant, peut présenter des observations de tiers. Le cas échéant, il doit cependant le faire de manière à ne laisser aucun doute à ce sujet. Conformément à la communication susvisée du président de l’Office, les observations doivent être soumises séparément. Dans la pratique cependant (voir la décision du 30 novembre 2004, R 735/2000-2, «SÉRIE A»), l’exigence de «soumission distincte» est réputée satisfaite dès lors que les observations en question sont clairement séparables des motifs et arguments à l’appui de l’opposition, même si ces observations sont incluses dans le même document. Pour autant que l’opposant indique expressément qu’il souhaite faire des observations sur la base de l'article 40 du RMC, celles-ci sont prises en considération même si elles ne sont pas soumises dans un document distinct. Toutefois, si l’opposant fait valoir, dans les documents soumis, que la demande de marque communautaire aurait dû être refusée à l’enregistrement en vertu de l'article 7 du RMC sans faire référence au contenu de l’article 40 du RMC, les documents ainsi soumis ne seront pas considérés comme des observations de tiers au sens de l'article 40 du RMC.

Si un opposant formule des observations de tiers, l’examinateur détermine si ces observations soulèvent des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la demande de marque communautaire ou doivent simplement être transmises au demandeur pour information.

Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l’examinateur suspend la procédure d’opposition pour pouvoir rendre une décision sur les observations. Si elles ne soulèvent pas de doutes sérieux (c'est-à-dire, lorsque les observations doivent simplement être transmises au demandeur pour information), ou ne portent pas sur les produits ou services contestés, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition. Si la procédure d’opposition doit être suspendue, la suspension prend effet à partir de la date à laquelle l’Office formule l’objection visée à l’article 7, et la procédure reste suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue. Dans le cas où des observations de tiers sont reçues pendant le délai d’opposition de trois mois, l’Office traite la recevabilité de l’opposition et, une fois que la décision sur la recevabilité a été notifiée, la procédure d’opposition est suspendue.

Pour toutes les oppositions closes en raison d’observations de tiers, la taxe d’opposition n’est jamais remboursée, étant donné que ce remboursement n’est pas prévu dans les règlements (voir la règle 18, paragraphe 5, du REMC).

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 56

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5 Clôture de la procédure

5.1 Conciliation

Règle 18, paragraphe 2, du REMC

Les parties sont libres de décider de quelle manière la procédure d’opposition doit être close. Si elles peuvent décider du retrait de l’opposition, elles peuvent également, sans donner de motif particulier, demander simplement à l’Office de rendre une décision de non-lieu. Il suffit de communiquer à l’Office le règlement entre les parties, même sans exposé des motifs, pour que la procédure soit close sans qu’aucune décision ne soit rendue. L’Office entreprend alors tous les actes nécessaires pour clore la procédure sur la base de ce règlement.

En ce qui concerne le remboursement des taxes et la décision relative aux frais en cas de règlement à l’amiable, veuillez vous reporter au paragraphe pertinent ci-dessous.

Article 42, paragraphe 4, du RMC

S’il le juge utile, l’Office invite les parties à se concilier. Tant l’Office que les parties peuvent donc engager une procédure de conciliation.

À cet effet, l’Office peut faire des propositions en vue d’un règlement à l’amiable. Étant donné que l’Office ne peut en principe (ni ne veut) se substituer aux parties, il n’interviendra que dans les très rares cas où une conciliation entre les parties paraît souhaitable ou s’il existe de bonnes raisons de penser que la procédure peut se terminer par une conciliation.

Par ailleurs, l’Office peut, à la demande expresse des parties, apporter une aide à leur négociation en servant par exemple d’intermédiaire ou en leur fournissant tout moyen matériel nécessaire. Les frais sont à la charge des parties. La conciliation peut être précédée d'une demande de suspension.

5.2 Limitations et retraits

Article 58, paragraphe 1, Article 64, paragraphe 3 et Article 85 du RMC Règle 18, paragraphes 2, 3 et 4, Règle 95, point a) et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire

Article 43 du RMC

Le demandeur a la possibilité de limiter les produits et services de sa demande ou de retirer la demande dans son intégralité à tout stade de la procédure d’opposition.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 57

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Les retraits et les limitations doivent être explicites et inconditionnels. Un silence de la part du demandeur de la marque communautaire pendant la procédure n’est jamais considéré comme un retrait tacite.

Les retraits conditionnels ou ambigus ne seront pas acceptés et seront transmis à l’autre partie à simple titre d’information, en précisant aux parties qu’il n’en sera pas tenu compte.

L’Office n’admet pas les limitations conditionnelles. Ainsi, si dans ses observations en réponse à l’opposition, le demandeur fait valoir que les signes ne sont pas similaires mais qu’il serait disposé à limiter la liste des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire dans le cas où l’examinateur les jugerait similaires, telle limitation n’est pas recevable. Le demandeur doit être informé du fait que la limitation doit être précise et inconditionnelle.

Pour plus d’informations sur les limitations d’une demande de marque communautaire, voir les Directives, partie B, Examen, section 3, Classification et les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure, paragraphe 5.2.

Si la limitation n’est pas recevable, le demandeur doit en être informé.

Si une limitation est en partie recevable et en partie non recevable (par exemple parce qu’elle donne lieu à une extension), l’Office admet la limitation pour la partie recevable. Cependant, avant de procéder à cette limitation, le demandeur est informé de la partie qui n’est pas recevable et dispose de deux mois pour réagir. Une copie de la déclaration de limitation et de la réponse de l’Office au demandeur est envoyée à l’opposant. Si, dans les deux mois impartis, le demandeur réagit en transmettant une version corrigée qui est recevable, il pourra être procédé à la limitation. Par contre, en l’absence de réaction du demandeur, il ne sera procédé à la limitation que dans la mesure où elle est recevable.

Si l’opposant retire son opposition en raison d’une limitation non recevable, le retrait n’est pas pris en considération s’il fait clairement référence à une limitation non recevable. Une fois que la limitation est devenue recevable, l’opposant est informé de la nouvelle liste des produits et services et un nouveau délai lui est accordé pour confirmer le retrait de l’opposition.

Si la limitation est recevable, une confirmation est envoyée au demandeur.

En fonction du stade de la procédure, la limitation ou le retrait a des effets différents, qui sont décrits ci-après.

5.2.1.1 Retrait ou limitation avant l’examen de la recevabilité

Limitation couvrant toute l’étendue de l’opposition/du retrait

Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou limitée aux produits non contestés avant la notification de la recevabilité de l’opposition, la procédure d'opposition est clôturée et la taxe d’opposition est remboursée. En d’autres termes, dans ce type d'affaire, le traitement du retrait ou de la limitation a priorité sur l’examen de la recevabilité.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 58

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Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l’étendue de l’opposition

Dans le cas d'une limitation susceptible de contenir encore des produits et services litigieux, un examen de la recevabilité est effectué.

La limitation est notifiée à l’opposant, conjointement avec la notification de la recevabilité ou de la communication informant l’opposant de l’existence d’une irrégularité absolue ou relative en matière de recevabilité.

Si l’opposition est retirée, la taxe d’opposition est remboursée, même en présence d’irrégularités irrémédiables.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.

5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l’expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute l’étendue de l’opposition/du retrait

Lorsqu’il est absolument clair que la limitation couvre toute l’étendue de l’opposition ou si la demande de marque communautaire est retirée, le retrait ou la limitation est notifié(e) aux parties. La taxe d’opposition est remboursée à l’opposant.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l’étendue de l’opposition

S’il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l’étendue de l’opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l’étendue de l’opposition, l’opposant est invité à informer l’Office s’il souhaite maintenir ou retirer l’opposition. Les parties sont informées de sa réponse. Si l’opposition est retirée, la taxe d’opposition est remboursée à l’opposant.

Aucune décision sur les frais n’est rendue.

Le moment pertinent pour déterminer si la procédure d’opposition est clôturée pendant le délai de réflexion est la date à laquelle une demande de limitation a été déposée devant l’Office.

5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après l’expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute l’étendue de l’opposition/du retrait

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l’étendue de l’opposition, l’affaire est clôturée par l’Office et les parties en sont informées. Parallèlement, la limitation est envoyée à l’opposant.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces directives.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 59

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Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l’étendue de l’opposition

S’il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l’étendue de l’opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l’étendue de l’opposition, l’opposant est invité à informer l’Office s’il souhaite maintenir ou retirer l’opposition. Les parties sont informées de sa réponse. Si l’opposition est retirée, la procédure d’opposition est clôturée.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces directives.

5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après qu'une décision a été rendue

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire R 331/2006-G, «Optima», l’Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu’une décision sur l’opposition a été rendue, même si un recours n’a pas été formé. Cependant le retrait ou la limitation n’a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que l’Office prend note du retrait et clôture l’affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n’est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et peut être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de données de l’Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de la demande de marque communautaire.

Pour plus d’informations, voir les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure et les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 2, Transformation.

Lorsque la décision qui rejette la demande de marque communautaire dans son intégralité est devenue définitive, c'est-à-dire à l’expiration du délai de deux mois pour former un recours, il est trop tard pour retirer la demande de marque communautaire puisqu’il n’y a plus rien à retirer.

Si la décision rejette l’opposition, la demande de marque peut être retirée ou limitée à tout moment.

5.2.1.5 Langues

Une déclaration de limitation peut être effectuée dans la première ou la deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire (règle 95, point a), du REMC).

Si la déclaration de limitation est effectuée dans la première langue de la demande de marque communautaire, qui n’est pas la langue de la procédure, et si la limitation ne couvre pas toute l’étendue de l’opposition, la déclaration de limitation est communiquée à l’opposant et l’invite à faire savoir à l’Office s’il maintient son opposition. L’opposant peut s’opposer à la langue utilisée pour la limitation et

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 60

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demander une traduction dans la langue de la procédure. L’Office fournit alors la traduction.

Si une limitation recevable est présentée dans la première et la seconde langue, l’examinateur doit refléter cette limitation dans les deux langues dans la base de données de l’Office et confirmer au demandeur la nouvelle liste de produits et services dans les deux langues.

5.2.2 Retrait des oppositions

L’opposant peut retirer son opposition à tout moment au cours de la procédure.

Un retrait de l’opposition doit être explicite et inconditionnel. Un retrait conditionnel ou ambigu ne sera pas accepté et sera transmis au demandeur à titre d’information uniquement, précisant aux parties qu’il n’en sera pas tenu compte.

Si l’opposant retire son opposition indépendamment de toute limitation de la demande de marque communautaire, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l’opposition (lorsque le retrait de l’opposition est motivé par une limitation de la demande de marque communautaire, voir ci-dessus).

5.2.2.1 Retrait de l’opposition avant l’expiration du délai de réflexion

Si l’opposition est retirée avant l’expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. Si l’opposant retire son opposition au cours du délai de réflexion sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque, l’Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.2.2.2 Retrait de l’opposition après l’expiration du délai de réflexion

Si l’opposition est retirée après l’expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. La taxe d’opposition n’est pas remboursée. L’Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur les frais. Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces directives.

5.2.2.3 Retrait de l’opposition après qu'une décision a été rendue

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l’affaire R 331/2006-G, «Optima», l’Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu’une décision sur l’opposition a été rendue, même si un recours n’a pas été formé. Cependant le retrait ou la limitation n’a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que l’Office prend note du retrait et clôture l’affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n’est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et peut être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de données de l’Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de l’opposition et la demande est transmise à l’enregistrement.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 61

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Pour plus d’informations, voir les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure et les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre, section 2, Transformation.

5.2.2.4 Langues

Un retrait de l’opposition doit s’effectuer dans la langue de procédure. La règle 96, paragraphe 1, du REMC s’applique. Si le retrait s’effectue dans une langue autre que celle de la procédure, une traduction doit être fournie dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original, conformément à la règle 96, paragraphe 1, du REMC. Dans le cas contraire, il ne sera pas accédé au retrait.

5.2.3 Retrait d’un retrait/d’une limitation

Une partie ne peut revenir sur un retrait ou une limitation précédemment notifiés que si l’Office reçoit la lettre revenant sur ce retrait ou cette limitation le jour même où il a reçu la notification de ce retrait ou de cette limitation.

5.3 Décision sur le fond

La décision sur le fond est rendue dès lors que toutes les pièces requises ont été produites par les parties. Cette décision ne doit aborder que les questions ou les droits antérieurs pertinents pour l'issue de l'affaire.

Il existe deux exceptions:

 le droit antérieur n’a pas été établi;  l’extinction du droit antérieur.

5.3.1 Le droit antérieur n’a pas été établi

Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Si aucune preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs invoqués n'a été dûment produite, l’opposition est rejetée dès l’expiration du délai accordé à l’opposant pour compléter son dossier.

Cependant, si seuls certains droits antérieurs n'ont pas été établis, la procédure se poursuit normalement et ces droits ne sont pas pris en considération dans la décision finale sur le fond.

5.3.2 Extinction du droit antérieur

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Puisque la DMC et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne peut pas

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 62

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aboutir sur cette base (voir arrêt du 13/09/2006, T-191/04, ‘METRO/METRO’, par 33 et 36).

La déclaration de nullité du droit antérieur, à la différence de celle d’une marque communautaire, ne peut être connue de l’Office, mais si l’une des parties en informe l’Office, l'autre partie doit être entendue et, le cas échéant, l’opposition devra être rejetée.

Avant que la décision ne soit rendue, l’Office vérifie si le droit antérieur invoqué doit être renouvelé dans l'intervalle. Dans ce cas, il invite l’opposant à produire la preuve du renouvellement de la marque. Si l’opposant n’en produit pas la preuve, l'’opposition doit être rejetée.

5.4 Remboursement de la taxe d’opposition

5.4.1 Opposition réputée non formée

Article 41, paragraphe 3, du RMC Article 9, paragraphe 1, du RTMC Règle 17, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu’une opposition est réputée ne pas avoir été formée en raison d’un paiement tardif ou insuffisant (voir le paragraphe 2.2.2, Moment du paiement, ci-dessus) la taxe d'opposition, y compris toute surtaxe, doit être remboursée à l’opposant. Si une surtaxe a été acquittée, elle doit également être remboursée.

5.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour

Lorsque l’opposition est retirée le jour où elle est formée, l’Office rembourse la taxe d’opposition.

5.4.1.2 Remboursement après republication

Si, après une republication de la demande de marque communautaire dans la partie A.2. du Bulletin des marques communautaires, en raison d’une erreur de l’Office, un opposant à la «première publication» entend retirer son opposition du fait de la deuxième publication, la procédure est close. Étant donné que l’erreur dans la première publication est imputable à l’Office, la taxe d’opposition est remboursée.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 63

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5.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation d’une demande de marque communautaire

5.4.2.1 Retrait/limitation d’une demande de marque communautaire avant l’expiration du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

Si le demandeur retire sa demande de marque communautaire ou limite sa demande en supprimant tous les produits et services visés par l’opposition avant ou pendant le délai de réflexion, la procédure d’opposition est close, aucune décision sur les frais n’est rendue, et la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.2.2 Retrait de l’opposition en raison d’une limitation de la demande de marque communautaire au cours du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si, pendant le délai de réflexion, le demandeur limite sa demande en supprimant certains des produits et services visés par l’opposition, l’Office invite l’opposant à faire savoir s’il maintient son opposition (et, dans l'affirmative, à préciser parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l’opposition) ou s’il la retire compte tenu de la limitation.

Si l’opposition est retirée, la procédure d’opposition est close, aucune décision sur les frais n'est prise et la taxe d’opposition est remboursée.

Si le retrait de l’opposition parvient à l’Office avant qu’une copie de la notification officielle de la limitation de la demande de marque ne parvienne à l’opposant, le retrait est réputé être une conséquence de la limitation, et la taxe d’opposition est également remboursée.

La lettre de l’opposant ne doit pas nécessairement faire expressément référence à la limitation. Il suffit qu’elle soit postérieure au retrait du demandeur.

La réaction initiale de l’opposant à la notification de la limitation n’a pas d'importance, tant que le retrait est déclaré plus tard.

Exemples

 l’opposant ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, mais retire ensuite son opposition durant le délai de réflexion (qui a été prorogé);

 l’opposant répond en indiquant qu’il maintient son opposition, mais il la retire ultérieurement au cours du délai de réflexion prorogé.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 64

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5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d’opposition

Règle 21, paragraphe 4, du REMC

Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité existe de rembourser la moitié de la taxe d’opposition à un opposant. Deux conditions doivent être remplies:

 une des procédures d’opposition s’est terminée par le rejet de la demande de marque communautaire dans le cadre de procédures parallèles. Par exemple, si quatre oppositions A, B, C et D (opposants A, B, C, D) ont été formées contre une demande de marque communautaire X, et que cette demande de marque communautaire X est rejetée sur la base de l’opposition A, et

 les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues à un stade antérieur de la procédure (c.-à-d. avant l’expiration du délai de réflexion) parce qu’un examen préliminaire a révélé que la demande de marque communautaire X serait probablement rejetée dans son intégralité en raison de l’opposition A.

Dans ce cas, les opposants B, C et D sont remboursés de la moitié de la taxe d’opposition.

5.4.4 Cas où la taxe d’opposition n’est pas remboursée

5.4.4.1 Retrait de l’opposition avant l’expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si l’opposant retire son opposition avant l’expiration du délai de réflexion en l’absence de limitation de la demande de marque communautaire, l’Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.4.4.2 Le retrait de l’opposition est antérieur

Règle 18, paragraphes 3 et 5, du REMC

Lorsque l’opposition est retirée avant que le demandeur limite sa demande, la taxe n'est pas remboursée. Par exemple, si le demandeur retire sa demande à la suite (en réaction au) du retrait de l’opposition, la taxe d’opposition n'est pas remboursée car il s’agit en l’occurrence du cas inverse.

Il en va de même lorsque le demandeur limite sa demande à la suite d’un retrait partiel de l’opposition.

Questions de procédures

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5.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

S’agissant du remboursement de la taxe d’opposition, la règle 18, paragraphe 5, du REMC prévoit uniquement cette possibilité en cas de retrait ou de limitation de la demande de marque communautaire. Si la procédure est close en raison d’un règlement, mais que celui-ci ne fait pas mention d’un retrait ou d’une limitation de la demande de marque communautaire, la taxe d’opposition est remboursée. Dans les autres cas, la taxe d’opposition n’est pas remboursée.

5.4.4.4 Clôture de la procédure pour d’autres motifs

Article 7, Article 40 et Article 92, paragraphe 2, du RMC Règle 17, Règle 18 et Règle 76, paragraphes 1 et 4, du REMC

Dans les cas où la demande est rejetée en application de:

 l’article 7 du RMC (rejet d’une demande fondée sur des motifs absolus; à l’initiative de l’Office ou en raison d’observations de tiers),

 l’article 92, paragraphe 2, du RMC (représentation de demandeurs non établis dans l'Union européenne),

 la règle 76, paragraphe 4, du REMC (pouvoirs expressément demandés par l’une des parties),

la taxe d’opposition n’est pas remboursée étant donné qu’aucune de ces situations n’est envisagée dans le REMC comme motif de remboursement de la taxe d’opposition.

5.4.4.5 Réaction à une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif

Article 37, paragraphe 2, du RMC

Si le demandeur présente une déclaration de renonciation (à invoquer un droit exclusif sur un élément de la demande de marque communautaire faisant l’objet de l’opposition au motif qu’il n’est pas distinctif) et si, ensuite, l’opposant retire l’opposition, la taxe d’opposition n’est pas remboursée, cette situation n’étant pas considérée dans le REMC comme un motif de remboursement de la taxe d’opposition. La déclaration de renonciation ne constitue pas une limitation de la liste des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire.

5.4.5 Remboursement par erreur de la taxe d’opposition

La taxe d’opposition peut avoir été remboursée par erreur en raison d’une erreur technique de l’Office et, si l’opposant possède un compte courant, l’Office débite à nouveau automatiquement ce compte.

Pour plus d’informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 66

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5.5 Décision sur la répartition des frais

5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

Article 85 du RMC Règle 18, paragraphe 4, du REMC

Une décision sur les frais est rendue dans toutes les procédures d’opposition qui se sont poursuivies au-delà du stade du délai de réflexion – c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a été ouverte – et qui ont été closes. Aucune décision sur les frais n’est rendue pour les oppositions qui ont été closes avant ou pendant le délai de réflexion.

Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est rendue à la fin de la décision. Dans tous les autres cas où la division d’opposition clôture l’affaire, une décision sur les frais est rendue avec les lettres de clôture à moins que les parties n’aient informé l’Office d’un accord sur les frais.

5.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais

5.5.2.1 Accord sur les frais

Article 85, paragraphe 5, du RMC

Lorsque les parties ont mis fin à la procédure au moyen d’un règlement comprenant un accord sur les frais, l’Office ne rend pas de décision sur les frais. Il en va de même si l’Office reçoit une communication, signée par les deux parties, déclarant qu’elles ont conclu un accord sur les frais. Cette déclaration peut aussi être envoyée à l’Office dans deux lettres séparées. Cette information doit être reçue avant que l’Office n’ait confirmé la clôture de la procédure.

Si les parties règlent l’opposition par accord mutuel, elles sont libres d’inclure la question des frais. Si aucune indication n’est donnée quant au fait que les parties se sont entendues sur les frais, l’Office rendra immédiatement une décision sur les frais, conjointement avec la confirmation du retrait/de la limitation. Si les parties informent l’Office qu’elles sont parvenues à un accord sur les frais après le retrait/la limitation, la décision déjà rendue sur les frais ne sera pas réexaminée par l’Office. Il appartient aux parties de respecter l’accord et de ne pas «exécuter» la décision de l’Office sur les frais.

5.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause

Lorsque la partie qui pourrait prétendre au remboursement des débours en vertu des prescriptions générales décrites au paragraphe 5.5.3 ci-dessous informe l’Office qu'elle consent à ce que chacune des parties supporte ses propres frais, une décision sur les frais n’est pas nécessaire. L’Office s'abstient de rendre une décision sur les frais chaque fois que la partie qui obtiendra probablement gain de cause informe l’Office qu’elle consent au partage des frais, même si la partie qui succombe ne confirme pas cet accord. Les lettres les plus récentes provenant des deux parties doivent donc être soigneusement examinées avant de rendre une décision.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 67

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Cependant, si la partie qui succombe adresse une telle demande à l’Office, elle sera simplement notifiée à l’autre partie, mais la décision sur les frais sera rendue d’office selon les règles habituelles.

5.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais

Article 85, paragraphes 1, 2 et 3, du RMC Règle 94 du REMC

La règle générale est que la partie qui met fin à la procédure par le retrait (total ou partiel) de la demande de marque communautaire ou le retrait de l’opposition supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que tous les frais indispensables à la procédure qu’elle a encourus.

Si les deux parties succombent partiellement, une «répartition différente» des frais doit être décidée. En règle générale, l’équité exige que chaque partie supporte ses propres frais.

Une partie qui met un terme à la procédure est réputée y avoir renoncé. L’issue hypothétique de l'affaire au cas où une décision sur le fond aurait été nécessaire est totalement dénuée de pertinence.

Dans des cas ordinaires, le résultat est décrit ci-après:

 le demandeur retire ou limite sa demande aux produits et services qui ne sont pas visés par l’opposition (retrait partiel). Dans ces cas, le demandeur supporte les frais;

 l’opposant retire son opposition sans qu’il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire eu égard aux produits et services contestés après le délai de réflexion. Dans ce cas, l’opposant supporte les frais;

 limitation de la demande suivie du retrait de l’opposition (voir l’arrêt du 28 avril 2004, T-124/02, «VITATASTE», point 56). En principe, chaque partie supporte ses propres frais.

Une répartition des frais différente peut toutefois se justifier pour des raisons d’équité (par exemple lorsque la demande n’a été limitée que dans une très faible mesure).

L’Office ne tiendra pas compte des arguments avancés par les parties pour savoir qui doit payer.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 68

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5.5.4 Non-lieu à statuer

5.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de marque communautaire

En cas d’oppositions multiples formées à l’encontre de la même demande de marque communautaire et lorsqu'elles n’ont pas été suspendues par l’Office en application de la règle 21, paragraphe 2, du REMC, et que l’une d’elles aboutit au rejet de la demande de marque communautaire, l’Office n'entreprend aucune action vis-à-vis des autres oppositions avant l’expiration du délai de recours.

Lorsque le délai de recours expire sans qu’un recours ait été formé, l’Office clôture les autres procédures d’opposition par un non-lieu à statuer.

Dans ce cas, la division d’opposition règle librement les frais (article 84, paragraphe 4, du RMC). L'Office ne pouvant pas déterminer quelle est la partie ayant obtenu gain de cause et quelle est la partie qui succombe, le demandeur ne doit pas être tenu de supporter les frais de plusieurs autres opposants s’il succombe sur le fond. En conséquence, conformément au principe de l’équité, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais.

Rejet partiel de la demande de marque communautaire

Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes produits et services de la demande de marque communautaire, le résultat de la décision rendue peut avoir une incidence sur les autres oppositions.

Exemple

L’opposition A est dirigée contre les produits relevant de la classe 1 et l’opposition B contre les produits relevant des classes 1 et 2, désignés dans la demande de marque communautaire contestée. Une décision est d’abord rendue sur l’opposition A qui rejette la demande contestée pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 1. Lorsque la décision est notifiée aux parties de l’opposition A, l’opposition B doit être suspendue jusqu’à ce que la décision sur l’opposition A soit définitive et contraignante. Une fois que la décision est définitive, l’opposant de l’opposition B est invité à informer l’Office s’il souhaite maintenir ou retirer son opposition, compte tenu de la modification de la liste des produits. Si l’opposant retire l’opposition, l’affaire est clôturée.

Dans ce cas, et si l’affaire est close après le début de la phase contradictoire de la procédure, l’Office rend une décision sur les frais conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC. L’opposant a retiré son opposition à la suite du rejet partiel de la marque contestée. Dans cette mesure, l’opposant a obtenu gain de cause dans la procédure. Toutefois, le rejet partiel de la marque était plus limité que la portée de l’opposition. Dans cette mesure, le demandeur/titulaire a également obtenu gain de cause à l’issue de la procédure. Par conséquent, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.

Si l’opposant maintient son opposition après le rejet partiel, la procédure se poursuit et, dans la décision finale sur le fond, la décision sur les frais est rendue conformément aux règles normales.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 69

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5.5.4.2 Rejet d’une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités

Une demande de marque communautaire peut être rejetée au cours d’une procédure d’opposition sur la base de motifs absolus de refus (sur la base d’observations de tiers conformément à l’article 40 du RMC, voire d’office si l'affaire est rouverte) ou de formalités (par exemple si un demandeur non établi dans l'Union européenne n’est plus représenté conformément à l'article 92, paragraphe 2, du RMC).

Dès que le rejet est définitif, la procédure d’opposition est close par l’envoi d'une notification.

Dans ce cas, la pratique concernant la répartition des frais est la suivante.

Si le rejet est devenu définitif après l’expiration du délai de réflexion, une décision sur les frais est rendue conformément à l’article 85, paragraphe 4, du RMC. Cet article dispose que, en cas de non-lieu à statuer, l’Office règle librement les frais. Chaque partie doit alors supporter ses propres frais.

Si la même situation survient après l’ouverture de la phase contradictoire, aucune décision sur les frais n’est rendue.

5.5.4.3 Jonction d’affaires

Règle 21 du REMC

Pour plus d’informations sur les jonctions, voir le paragraphe 6.4.3 Jonction d’affaires, ci-dessous.

Lorsqu’il est fait droit à l’opposition conjointe dans son intégralité, le demandeur supporte les taxes acquittées par chacun des opposants, mais une seule fois les frais de représentation. Si la demande de marque est admise à l’enregistrement, les frais de représentation du demandeur seront attribués une seule fois, mais chacun des opposants de l’opposition jointe devra les supporter. Une répartition différente des frais peut être décidée pour des raisons d'équité. Lorsque toutes les parties obtiennent partiellement gain de cause ou pour d’autres raisons d'équité, chaque partie supportera ses propres frais.

5.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais»

La notion de frais couvre la taxe d’opposition et les frais indispensables à la procédure, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du RMC et de la règle 94, paragraphes 6 et 7, du REMC, qui sont, dans la plupart des cas, les frais d’honoraires d’un agent dans la limite des tarifs prévus par le règlement.

«Chaque partie supporte ses propres frais» signifie qu’aucune partie ne peut exiger quoi que ce soit de l’autre partie.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 70

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5.6 Détermination des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC Règle 94 du REMC

Lorsque les frais se limitent aux frais de représentation et à la taxe d’opposition, la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais (c'est-à-dire, généralement, dans la décision sur le fond).

Autrement dit, il ne sera, dans la grande majorité des cas, pas nécessaire de fixer le montant des frais de manière séparée.

Les seules exceptions sont les suivantes:

 en cas de procédure orale;   lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision

principale.

5.6.1 Montants à rembourser/déterminer

Le montant à rembourser doit toujours être libellé en EUR, quelle que soit la devise dans laquelle la partie a payé son représentant.

Règle 94, paragraphe 6, du REMC

Si la partie qui obtient gain de cause est l’opposant, le montant de la taxe d’opposition de 350 EUR lui sera remboursé.

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

S’agissant des frais de représentation, le montant est limité à 300 EUR. Ceci vaut tant pour l’opposant que pour le demandeur, à la condition qu’il soit représenté dans la procédure d’opposition par un mandataire au sens de l’article 93, paragraphe 1, du RMC, que les frais aient ou non été réellement encourus.

Si la partie ayant obtenu gain de cause a été représentée, à un certain stade de la procédure, par un représentant professionnel, mais n’est plus représentée au moment où la décision sur les frais est rendue, elle a également droit à une allocation des frais, indépendamment du moment où la représentation professionnelle a cessé dans la procédure.

Les frais de représentation des employés, même d’une autre entreprise liée économiquement, ne sont pas remboursables et ne seront pas déterminés. Ce point ne sera pas traité dans la décision sur les frais.

Pour plus d’informations sur la représentation, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 71

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Dans le cas d’une jonction en vertu de la règle 21, paragraphe 1, du REMC, où les oppositions aboutissent, l’Office établira les taxes pour les deux (ou l’ensemble des) oppositions (une par opposition), mais une seule taxe de représentation, auquel cas les frais à payer par le demandeur aux opposants serait de 1 000 EUR.

S’agissant des frais de la procédure d’opposition, une seule décision sur la répartition et la détermination des frais doit être rendue pour l’ensemble de la procédure d'opposition.

Lorsqu’une décision est annulée par les chambres de recours et déférée à la division d’opposition, cette dernière doit statuer de nouveau sur l’affaire et déterminer les frais en suivant la voie habituelle.

Si cette décision fait à nouveau l’objet d’un recours (et n’est pas renvoyée une seconde fois), la chambre rend une décision et fixe les frais, de la façon habituelle.

5.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais, aucun état des frais ou preuve n’est nécessaire. L'Office sait que la taxe d’opposition a été acquittée, et s'il y a un représentant, le montant de 300 EUR doit être accordé, que les frais aient été effectivement encourus ou non. Les frais de représentation sont supposés s’être élevés à 300 EUR au moins.

Aucun échange de courrier avec les parties sur le montant à fixer n’est donc nécessaire. La fixation du montant est automatique.

5.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d’une fixation séparée des frais

Les exigences formelles suivantes s’appliquent dans les rares cas où les frais doivent être fixés séparément (y compris lorsque la fixation a été omise par inadvertance ou lorsque la partie concernée doit se conformer aux exigences applicables):

 recevabilité;  preuves.

5.6.3.1 Recevabilité

Article 85, paragraphe 6, du RMC

La requête de fixation des frais n’est recevable que lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l’objet de la demande de fixation des frais devient définitive.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 72

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5.6.3.2 Preuves

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

Pour l’octroi de la taxe d’opposition, aucune preuve n’est demandée.

Pour l’allocation des frais de représentation au tarif standard, l’assurance donnée par le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. A fortiori, si un état des frais est présenté, il suffit qu'il mentionne au moins le montant remboursable et il est indifférent qu’il soit adressé à la partie à la procédure, étant donné que la présentation d’un état des frais vaut assurance.

Pour tous les autres frais (qui n'interviennent que très rarement), un état des frais et des preuves sont nécessaires, mais il suffit qu’ils établissent de manière crédible (plutôt qu’une preuve parfaitement détaillée) que les frais ont été exposés.

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC Règle 94, paragraphe 4, du REMC

Lorsque l’une des parties conteste les frais fixés, elle peut demander la révision du montant. La requête doit être motivée et présentée à l’Office dans un délai d’un mois à compter de la notification de la répartition des frais. La requête n'est réputée formée qu’après paiement de la taxe de réexamen (100 EUR)

Aucun frais n’est remboursable dans le cadre de la procédure de réexamen (voir la décision du 16 décembre 2004, R 0503/2001-4, «BIOLACT/BIO»).

6 Questions procédurales

6.1 Rectification des erreurs

Article 43, paragraphe 2, du RMC

6.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l’acte d'opposition

Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la rectification des erreurs figurant dans l’acte d'opposition. En appliquant par analogie l’article 44, paragraphe 2, du RMC, des erreurs manifestes figurant dans l’acte d'opposition peuvent être rectifiées.

L’Office donne à l’«erreur manifeste» en rapport avec l’article 44, paragraphe 2, du RMC et la règle 53 du REMC la même définition que celle reprise sous le point B.16 des déclarations conjointes du Conseil et de la Commission, telles qu’elles figurent dans le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle le RMC a été adopté: «[...] par «erreurs manifestes» il y a lieu d'entendre des erreurs dont la rectification s’impose à l’évidence, en ce sens qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé».

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 73

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Par exemple, si les renseignements relatifs à l’opposant figurent là où devraient figurer les renseignements relatifs au représentant, cela peut être considéré comme une erreur manifeste.

6.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

Règle 14 du REMC

Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable à l’Office, ce dernier rectifie l’erreur ou la faute d’office ou à la requête du demandeur.

Les rectifications effectuées en vertu de cette règle doivent être publiées. Si la rectification concerne des erreurs qui n’ont pas d’incidence sur l’opposition, la publication a lieu après l’enregistrement de la marque communautaire. Si la rectification donne lieu à une extension de la liste des produits ou services ou concerne la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert, mais uniquement pour les parties concernées.

En cas d'oppositions formées après la «première» publication de la demande de marque communautaire, les opposants doivent être informés de la republication. Les opposants ayant formé opposition à l’encontre de la demande de la «première» publication ne doivent pas former une nouvelle opposition. La procédure est suspendue jusqu’à l'expiration du délai d'opposition afférent à la «deuxième» publication.

Si un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication, la procédure est close et la taxe d’opposition est remboursée (voir le paragraphe 5.4.1.2 ci-dessus).

6.2 Délais

Règle 71, paragraphe 1, Règle 79, Règle 80, paragraphe 3, Règle 82, paragraphe 3, et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

Les délais sont essentiels à l’exécution correcte et raisonnablement rapide des procédures. Il s’agit d’une question de politique publique et il est indispensable de s’y tenir rigoureusement afin de garantir la clarté et la sécurité juridique.

Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, délais.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 74

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

6.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d’opposition

6.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables

Règle 71, paragraphe 1, du REMC

Un délai ne peut être prorogé si sa durée est fixée par le règlement. Les délais non prorogeables incluent:

Article 41, paragraphe 1, du RMC

 le délai d’opposition de trois mois pour former opposition;

Article 41, paragraphe 3, du RMC

 le délai de trois mois pour acquitter la taxe d’opposition;

Article 8, paragraphe 3, point b), du RTMC

 le délai d’un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu’aucune preuve n'est apportée que l’instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l’expiration du délai de paiement;

Règle 17, paragraphe 4, du REMC

 le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à la règle 17, paragraphe 4, du REMC.

Règle 71, paragraphe 1, du REMC

Les délais prorogeables sont les délais qui sont impartis par l’Office, par exemple le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l’acte d’opposition.

6.2.1.2 Demande déposée dans les délais

Note: les prorogations du délai de réflexion relèvent d’un régime particulier. Pour plus de détails, voir ci-dessus le paragraphe 3.2 Prolongation du délai de réflexion.

Pour qu'une prorogation de délai soit accordée, la demande doit satisfaire aux conditions suivantes:

 le délai doit être prorogeable;

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 75

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

 la prorogation doit être demandée par la partie concernée ou conjointement par les deux parties;

 la demande doit être signée;  le délai initial ne doit pas déjà avoir expiré;  le régime linguistique doit être respecté: si la demande n’est pas faite dans la

langue de la procédure, une traduction doit être produite dans le mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.

Une prorogation n’est possible que si la demande correspondante est déposée et reçue avant l’expiration du délai initial (voir ordonnance du 30 janvier 2014, C-324/13 P, «Patricia Rocha»). Si une demande de prorogation du délai parvient à l’Office après l’expiration du délai, elle est rejetée.

Toute première demande de prorogation reçue à temps se verra toujours accorder un délai de deux mois (ou moins si la demande est en ce sens), indépendamment de l’explication donnée par la partie qui la demande. Toutefois, toute demande ultérieure de prorogation de ce même délai sera rejetée, à moins que la partie qui en fait la demande n’explique et ne justifie de façon adéquate les circonstances exceptionnelles qui l’ont empêchée de respecter le délai initial ainsi que la première prorogation et la raison pour laquelle une nouvelle prorogation est nécessaire. Des explications générales ou vagues ne justifieront pas une seconde prorogation. La demande doit toujours être accompagnée d’éléments de preuve et/ou de documents à l’appui.

Par ailleurs, les circonstances qui n’échappent pas au contrôle de la partie concernée ne sont pas des «circonstances exceptionnelles». Par exemple, des discussions de dernière minute avec l’autre partie ne sont pas des «circonstances exceptionnelles». Elles sont soumises au contrôle des parties.

La demande doit être déposée par la partie concernée par le délai. Par exemple, si le demandeur doit déposer des observations en réponse à l’acte d’opposition, seul le demandeur peut demander une prorogation.

Pour plus d’information sur les prorogations de délais, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais, paragraphe 3.1.3 Prorogation des délais.

6.2.1.3 Prorogation d’un délai ex officio par l’Office

L’Office peut proroger un délai ex officio lorsque des raisons particulières le justifient. Par exemple, une demande de prorogation de délai non motivée parvient à l’Office 20 jours avant l’expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais elle n’est pas traitée par l'Office avant l’expiration du délai. Le refus de la demande après expiration du délai portant gravement préjudice aux intérêts de la partie qui a demandé la prorogation, l’Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment où la demande a été envoyée, en l'occurrence 20 jours. Cette pratique s’appuie sur le principe de bonne administration.

Lorsqu’une demande de prolongation d’un délai prorogeable a été déposée et reçue avant l’expiration dudit délai (voir ordonnance du 30 janvier 2014, C-324/16 P, «Patricia Rocha», la partie concernée se voit accorder au moins un jour, même si la demande est reçue le dernier jour de ce délai.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 76

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6.2.1.4 Signature

Si une des demandes n’est pas signée, il y a lieu de vérifier d’abord si une demande signée est parvenue ultérieurement, mais toujours dans le délai imparti. Il arrive en effet que les parties oublient de signer et, s’en rendant compte après l’envoi, signent la demande et la renvoient.

Une demande conjointe doit être signée par les deux parties et parvenir à l’Office pendant le délai de réflexion. Une demande signée par l’un des représentants et assurant que l’autre partie consent à la prorogation du délai de réflexion est irrecevable.

6.3 Suspension

Règle 20, paragraphe 7, et Règle 21, paragraphe 2, du REMC

L’Office peut suspendre une procédure d’opposition ex officio à la demande des deux parties ou de l’une d’elles.

Conformément à la règle 20, paragraphe 7, l’Office «peut» suspendre la procédure d’opposition. Par conséquent, la décision sur la suspension est toujours prise à la discrétion de l’Office.

6.3.1 Suspension à la demande des deux parties

Si la suspension est demandée par les deux parties après l’expiration du délai de réflexion, celles-ci ne sont pas tenues de fournir un motif spécifique et la suspension est toujours accordée. Dans ce cas, et indépendamment du délai demandé par les parties, la première suspension sera fixée pour une période d’un an, étant entendu que les parties ont la possibilité de se retirer. La procédure de retrait est identique à celle de la prorogation du délai de réflexion: si l’une des parties se retire, la suspension prend fin 14 jours après en avoir informé les parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie dont le délai courait au moment de la suspension se voit accorder deux mois de prolongation pour déposer ses observations. Il n’est pas possible de se retirer pendant le dernier mois de la période suspendue et toute demande en ce sens sera rejetée.

Une demande conjointe de suspension motivée par des négociations en cours reçue pendant le délai de réflexion ne pourra être acceptée, étant donné que celui-ci a précisément pour but de fixer un délai de négociation avant que ne débute la phase contradictoire.

Les parties peuvent, en principe, demander conjointement une prolongation de la suspension pour cause de négociations. Il sera accédé automatiquement à cette demande par l’octroi d’une nouvelle période d’un an. Après trois années de suspension, les parties sont toutefois tenues d’expliquer les raisons pour lesquelles les négociations ne sont pas encore terminées. Afin d’éviter tout abus possible, l’Office peut utiliser son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas continuer à suspendre la procédure.

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Les demandes présentées unilatéralement seront en principe rejetées. Les négociations entre parties sont monnaie courante dans les procédures d’opposition, mais il se peut que l’une des parties ne soit disposée à négocier que si cela n’engendre aucun retard dans la procédure. Telle est la raison pour laquelle les négociations ne confèrent à aucune des parties le droit d’ignorer un délai en cours ou d’obtenir une prolongation de celui-ci ou une suspension de la procédure. De telles demandes sont, par conséquent, rejetées.

6.3.2 Suspensions ex officio par l’Office ou à la demande de l’une des parties

L’Office peut suspendre la procédure d’opposition à la demande de l’une des parties dans un certain nombre de circonstances.

Le REMC envisage deux situations spécifiques de suspension de la procédure:

 l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque;  l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement d'une indication

géographique ou d'une appellation d'origine.

En outre, selon le REMC, la procédure peut être suspendue lorsque les circonstances justifient, par exemple dans les situations suivantes:

 le droit antérieur est menacé (sous opposition ou annulation);  des tiers ont formulé des observations qui suscitent des doutes sérieux quant à la

possibilité d’enregistrement de la demande de marque communautaire (voir page 51);

il existe des erreurs dans la publication de la demande contestée rendant nécessaire une republication de la marque; un transfert est en cours et vise des demandes ou des enregistrements antérieurs de marques communautaires ou de demandes de marques communautaires contestées:  le représentant se retire.

Il convient de souligner qu‘aucune des situations susmentionnées n’entraîne une obligation de suspendre la procédure. Cette décision est laissée à la libre appréciation de l’Office.

6.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

Règle 20, paragraphe 7, du REMC

En principe, les oppositions fondées sur des demandes ou sur des droits antérieurs menacés ne sont pas suspendues ex officio au tout début de la procédure. Il est présumé que, dans la plupart des cas, les demandes sont prêtes à être enregistrées et que les oppositions ou actions en annulation contre des droits antérieurs sont susceptibles de se résoudre en cours de procédure.

Dans pareilles situations, la procédure d’opposition se poursuit jusqu’au moment où une décision peut être rendue. Il y a alors lieu d’examiner si le droit antérieur en question a le potentiel, à première vue, d’influencer le résultat de l’opposition. S’il est établi que l’opposition aboutira ou sera de toute façon rejetée, indépendamment du droit antérieur menacé, la procédure ne doit pas être suspendue. En revanche, s’il est

Questions de procédures

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indispensable de tenir compte du droit antérieur menacé dans la décision concernant l’opposition, la procédure sera suspendue. Avant de clore la procédure, une vérification du statut de la marque antérieure doit avoir lieu ou, dans le cas d’une demande nationale ou d’une marque nationale antérieure menacée, l’opposant doit être invité à fournir des renseignements sur l’état de la demande ou de l’enregistrement.

L’Office peut toutefois suspendre la procédure si la suspension est demandée par l’une des parties et si le droit antérieur est une demande ou est menacé. Si le droit antérieur est national, les parties doivent fournir la preuve que la demande rencontre des obstacles. Dans ce cas, le résultat de la procédure entamée contre la marque antérieure doit exercer une certaine incidence sur l’opposition. L’issue probable de l’opposition sera alors prise en compte avant de statuer sur la suspension. Tel est le cas notamment lorsque la décision finale sur l’opposition ne peut être émise sans tenir compte de la demande antérieure ou de l’enregistrement antérieur. Dans une telle situation, les circonstances de l’espèce ne permettent pas à l’Office de dire que l’opposition sera en tout état de cause rejetée (par exemple parce qu’il n’existe pas de risque de confusion) ou accueillie (parce qu’il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque communautaire contestée pour tous les produits et services contestés).

Lorsqu’une opposition est fondée sur une demande d’enregistrement, il peut être approprié de suspendre la procédure d’opposition en application de la règle 20, paragraphe 7, du REMC, dans l’attente de l’enregistrement de la marque antérieure de l’opposant. Cependant, si une opposition est vouée au rejet, que ce soit pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure.

Lorsqu’il n’y a pas d’autres droits antérieurs à prendre en considération (parce qu’il n’y en a pas ou parce que leur existence n’a pas été prouvée) ou lorsque la demande ou l’enregistrement doit néanmoins être pris en considération (parce que les autres droits antérieurs n’obtiennent pas gain de cause), il y a lieu, pour statuer sur la suspension, d'évaluer la probabilité qu’il soit fait droit à l’opposition sur la base de la demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu’il s’avère que la demande antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de la demande de marque communautaire contestée.

6.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de marque communautaire

L’opposition est fondée sur une demande, mais elle n’est pas suspendue parce qu’il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée peut être rejetée. Si l’opposant ne produit pas la preuve de l’existence de cet autre droit antérieur, la demande antérieure devient fondamentale aux fins de la décision. Si, sur la base des pièces disponibles, il apparaît que seule la demande antérieure ou seul l’enregistrement antérieur rencontre des obstacles, l’opposition est suspendue.

6.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)

La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en général, le demandeur). Dans ce cas, la partie doit produire la preuve que la marque antérieure

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(demande ou enregistrement/droit) rencontre des obstacles. Cette preuve doit être officielle, préciser la procédure donnant lieu à la suspension et indiquer la réparation souhaitée. La preuve doit en particulier permettre de déterminer clairement les conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. La partie peut, le cas échéant, être invitée à fournir une traduction de ladite preuve.

En présence d’une telle demande, l’Office appréciera si, en fonction des circonstances du cas d’espèce, il est souhaitable de suspendre la procédure.

Si la question n’est pas soulevée, c’est le principe général qui s’applique: l’Office décide seul de la suspension si la procédure arrive à la fin de la phase contradictoire, alors qu’aucune information ne confirme que la demande a abouti à un enregistrement ou que les procédures nationales contre la marque antérieure ont abouti. Dans ce cas, il convient de demander à l’opposant d’informer l’Office sur l’état de sa demande antérieure ou de son enregistrement antérieur.

6.3.2.4 Exemples

Voici quelques exemples où, en accord avec la pratique générale exposée ci-dessus, la situation n’exige apparemment pas une suspension de la procédure, mais où cette suspension peut néanmoins être décidée si l’Office le juge approprié.

 L’opposition est fondée sur une marque française et une demande de marque communautaire qui ne posent aucun problème. La marque et la demande portent sur le même signe et désignent les mêmes produits, qui sont similaires au point de pouvoir être confondus avec la marque contestée. L’opposition peut donc être examinée sur la base de la marque française uniquement. Si le risque de confusion ne peut se produire que dans des États membres autres que la France, la décision sera plus solide si elle est basée sur la demande de marque communautaire et, dès lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la demande de marque communautaire.

 L’existence de la demande antérieure ne modifie en rien l’issue, mais le demandeur demande une suspension. Si le droit antérieur est une demande de marque communautaire et si l’Office considère qu’elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur apporte la preuve que la demande de l’opposant pose problème, la procédure peut être suspendue.

Les exemples suivants relèvent de la catégorie de marques nationales antérieures menacées:

 le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l’enregistrement antérieur;

 le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 80

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6.3.3 Oppositions multiples

Règle 21, paragraphe 2, du REMC

Hormis dans les cas exceptionnels où une marque antérieure entraîne clairement le rejet de la marque contestée, y compris tous les produits et services, l’Office ne suspendra pas les autres procédures jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

6.3.3.1 Après le rejet de la demande de marque communautaire

Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ultérieurement en raison d’une opposition «active», les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en sont informées, les oppositions suspendues à un stade précoce (avant le délai de réflexion) sont closes et 50 % de la taxe d’opposition sont remboursés à chaque opposant, conformément à la règle 21, paragraphe 4, du REMC.

Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent suspendues. Si la chambre de recours annule la décision, les autres procédures sont reprises immédiatement, sans attendre que cette décision devienne définitive.

6.3.4 Aspects procéduraux

Les lettres communiquant une suspension de la procédure doivent toujours indiquer la date de prise d’effet de la suspension, qui correspond généralement à la date à laquelle une demande valable a été présentée.

6.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus

Lorsque la procédure est suspendue pour une durée indéterminée, l’Office contrôlera le statut de l’opposition tous les six mois.

Lorsque le droit antérieur est une demande d’enregistrement national ou un enregistrement national/international rencontrant une difficulté, la reprise de la procédure dépend toujours de l’initiative des parties, lesquelles sont censées informer l’Office des changements survenus dans le statut de la demande ou de l’enregistrement et fournir des preuves à cet effet. Quoi qu’il en soit, l’Office enverra tous les six mois un rappel dans lequel les parties seront invitées à soumettre des preuves.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 81

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6.3.4.2 Reprise de la procédure

Dans tous les cas, les parties seront informées de la reprise de la procédure et de tout délai en cours, le cas échéant. Tout délai en cours au moment de la suspension sera prorogé de deux mois complets, à l’exception du délai de réflexion qui ne peut jamais excéder 24 mois, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du REMC.

La procédure est reprise dès qu’une décision définitive a été rendue dans la procédure nationale ou dès qu’une demande antérieure a été enregistrée ou rejetée. Si la décision rendue dans le cadre de la procédure nationale déclare la déchéance ou la nullité ou si elle conduit d’une manière ou d’une autre à l’extinction du droit ou au transfert du droit antérieur de l’opposant, l’opposition est réputée non fondée dans la mesure où elle se fonde sur ce droit antérieur. Si tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée cessent d’exister, l’opposant aura la possibilité de retirer son opposition. S’il ne la retire pas, l’Office rendra une décision rejetant l’opposition.

6.3.4.2 Calcul des délais

Si la suspension est décidée pour une durée déterminée, les lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. Lorsque la suspension est demandée par les deux parties en raison de négociations en cours, le délai sera toujours d’un an, indépendamment du délai demandé par les parties.

Si, le 30 janvier 2015, une demande de suspension de deux mois, signée par les deux parties et présentée le 15 janvier 2015 (cinq jours avant l’expiration du délai imparti à l’opposant pour compléter son dossier – le 20 janvier 2015), est traitée, le résultat est le suivant:

 l’Office a suspendu la procédure d’opposition à la demande des deux parties;

 cette suspension prend effet à dater du 15 janvier 2015 (date à laquelle la demande de suspension a été reçue à l’Office) et expire le 15 janvier 2016;

 la procédure sera reprise le 16 janvier 2016 (un an plus tard, indépendamment du délai demandé par les parties), sans autre notification de la part de l’Office;

 le délai imparti à l’opposant expire désormais le 15 mars 2016 (deux mois complets pour permettre à l’opposant de compléter le dossier);

 le délai imparti au demandeur expire désormais le 15 mai 2016 (deux mois complets après l’expiration du délai imparti à l’opposant).

6.4 Oppositions multiples

Règle 21 du REMC

Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées à l’encontre de la même demande de marque communautaire.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 82

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En cas d’oppositions multiples, certains éléments supplémentaires doivent être pris en considération.

Premièrement, sauf retard important dans l’examen de la recevabilité de l’une des oppositions, la pratique consiste à notifier la recevabilité de toutes les oppositions en même temps au demandeur. Deuxièmement, des oppositions multiples peuvent entraîner la suspension de certaines d’entre elles pour des raisons d’économie de procédure. Troisièmement, une limitation effectuée par le demandeur au cours de l’une des procédures peut avoir une incidence sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratique de rendre les décisions dans un certain ordre.

Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent être jointes et traitées en une seule procédure.

6.4.1 Oppositions multiples et limitations

En cas d’oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste des produits et services dans l’une des procédures d’opposition, tous les autres opposants doivent en être informés au moyen de la lettre appropriée, dans la mesure où la limitation concerne des produits ou des services contestés dans les autres oppositions.

Par contre, s’il n’existe aucun lien entre les produits et services visés par la limitation et les produits et services contestés, il n’y a pas lieu d’en informer l’opposant.

Par exemple, quatre oppositions sont formées contre la même demande de marque communautaire, pour des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. Les oppositions sont dirigées contre les classes suivantes:

Opposition Portée

N° 1 Classe 3

N° 2 Classe 25

N° 3 Classes 18 et 25

N° 4 Classes 14 et 25

Le demandeur procède à une limitation dans la procédure d’opposition n° 2 en supprimant les indications vêtements et chapellerie. Outre les lettres appropriées concernant l’opposition n° 2, les lettres appropriées doivent également être envoyées pour ce qui concerne les oppositions n° 3 et n° 4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés dans l’opposition n° 1, aucune action n'est nécessaire au regard de cette opposition.

6.4.2 Oppositions multiples et décisions

Lorsqu’une opposition atteint le stade de la décision, il est important de prendre en considération les éventuelles oppositions multiples en attente, dirigées contre la même demande de marque communautaire. Avant qu’il ne puisse être statué sur l’opposition, il convient d’analyser le stade de procédure des oppositions multiples et, en fonction des situations, une décision pourra être prise ou l’opposition devra être suspendue. Le principe général à appliquer est que les produits et services contestés ne doivent pas

Questions de procédures

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être rejetés plus d’une fois à différents moments. Les trois situations qui peuvent se présenter sont décrites ci-après.

1. Toutes les oppositions dirigées contre la même demande de marque communautaire sont prêtes à faire l’objet d’une décision en même temps.

Bien que le choix de cet ordre soit laissé à la discrétion de l’examinateur, il convient de tenir compte des éléments suivants.

Si toutes les oppositions vont être rejetées, les décisions peuvent être rendues dans n’importe quel ordre puisque le rejet des oppositions n’a aucune incidence sur la demande de marque communautaire. Même dans l'hypothèse où un recours serait formé contre l’une des décisions avant que les autres décisions ne soient rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension étant donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain temps.

S’il va être fait droit à toutes les oppositions, il y a lieu de rendre en premier lieu la décision sur l’opposition éliminant le plus de produits et services de la demande de marque communautaire (opposition la plus étendue); une fois définitive, cette décision sera suivie des décisions sur l’opposition visant des produits ou des services différents de ceux contestés dans la première. Dans l’exemple mentionné ci-dessus, au paragraphe 6.4.1, la décision doit d’abord être rendue sur l’opposition n° 3 ou n° 4, puis sur l’opposition n° 1.

Hypothèse: la première décision est rendue sur l'opposition n° 4 et la demande de marque communautaire est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Dans ce cas, l’opposition n° 2 doit être suspendue.

Si le délai de recours a expiré et qu’aucun recours n’est formé, l’opposition n° 2 est réputée éteinte puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l’opposition est close. L’affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l’article 85, paragraphe 4, du RMC. Par conséquent, l’Office règle librement les frais. Si les parties informent l’Office d’un accord entre elles à ce sujet, l’Office ne rend pas de décision sur les frais. Généralement, la décision de l’Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

2. Une seule opposition est prête à faire l’objet d’une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Si l’opposition doit être rejetée, une décision peut être prise sans exercer d’autre incidence sur les multiples oppositions en attente, étant donné que le rejet n’a aucune incidence sur la demande de marque communautaire.

S’il est fait droit à l’opposition et que la décision rejette la demande de marque communautaire dans son intégralité, les multiples oppositions en attente doivent être suspendues jusqu’à ce que la décision soit définitive. Si le délai de recours a expiré et qu’aucun recours n’est formé, les oppositions multiples sont éteintes puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l’opposition est close. L’affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l’article 85, paragraphe 4, du RMC. Par conséquent, l’Office règle librement les frais. Si les parties informent l’Office d'un accord entre elles à ce sujet, aucune décision sur les frais n’est rendue. Généralement, la décision de l’Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 84

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

Il en va de même si la décision sur l’opposition rejette une partie des produits et services de la demande de marque communautaire contestée mais tous les produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées.

Toutefois, les oppositions multiples doivent être suspendues si la décision sur l’opposition rejette une partie des produits et services de la demande de marque communautaire contestée mais uniquement une partie des produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées. La suspension durera jusqu’à ce que la décision devienne définitive. Le cas échéant, les opposants des oppositions multiples seront invités à informer l’Office s’ils souhaitent maintenir ou retirer l’opposition. En cas de retrait de l’opposition, la procédure est close et les deux parties en sont informées. Si la procédure est close après l’expiration du délai de réflexion, l’Office rendra une décision sur les frais conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties informent l’Office d'un accord entre elles à ce sujet avant la clôture de la procédure, aucune décision sur les frais n’est rendue.

3. Deux ou plusieurs oppositions sont prêtes à faire l’objet d’une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Il peut arriver que certaines des oppositions soient prêtes à faire l’objet d’une décision et que certaines soient encore à différents stades de la phase contradictoire. Dans ce cas, les principes décrits sous 1) et 2) s’appliquent conjointement. En fonction de l’issue des décisions et de la portée des affaires en attente, si une décision peut être prise dans les deux oppositions et si les oppositions multiples doivent être suspendues.

6.4.3 Jonction d’affaires

Règle 21, paragraphe 1, du REMC

La règle 21, paragraphe 1, du REMC, autorise l’Office à traiter des oppositions multiples en une seule procédure. Lorsqu’il est décidé de joindre les oppositions, les parties en sont informées.

Des oppositions peuvent être jointes à la demande de l’une des parties si elles sont dirigées contre la même demande de marque communautaire. Il est d'autant plus probable que l’Office les joindra si elles ont, en outre, été formées par le même opposant ou s’il existe un lien économique entre les opposants, par exemple une société mère et une filiale.

Lorsqu’il est décidé de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les opposants ont le même représentant. Dans la négative, les opposants sont invités à désigner un seul représentant. Par ailleurs, les droits antérieurs doivent être identiques ou fortement similaires. Si les représentants ne répondent pas à l’invitation de l’Office ou ne souhaitent pas désigner un représentant unique, les oppositions sont disjointes et traitées séparément.

Si, à un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus remplies, par exemple si le seul et unique droit antérieur de l’une des oppositions jointes est transféré à un tiers, les procédures seront disjointes.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 85

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Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule décision est rendue.

6.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)

6.5.1 Transfert et procédure d’opposition

6.5.1.1 Introduction et principe de base

Article 17 du RMC

Le transfert ou la cession d’un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Pour plus d’informations, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, Marques communautaires en tant qu’objets de propriété, chapitre 1, Transfert.

Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l’ancien dans la procédure. La pratique de l’Office en matière de transferts est décrite aux paragraphes 6.5.1.2 (l’enregistrement antérieur est un enregistrement de marque communautaire), 6.5.1.3 (l’enregistrement antérieur est un enregistrement national), 6.5.1.4 (les enregistrements antérieurs sont une combinaison d’enregistrements de marques communautaires et d’enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d’une demande de marque communautaire contestée au cours de la procédure d’opposition).

Un transfert peut avoir lieu sous plusieurs formes. Il peut s’agir d’une simple cession d’une marque antérieure de A à B, d’une société C rachetée (marques comprises) par une société D, d’une fusion des sociétés E et F en une société G (succession universelle), ou d’une succession légale (après le décès du titulaire, les héritiers deviennent les nouveaux titulaires). Cette liste n’est pas exhaustive.

Lorsqu’un transfert est effectué au cours d'une procédure d’opposition, plusieurs situations peuvent se présenter. Alors que dans le cas de demandes ou d’enregistrements antérieurs de marque communautaire sur lesquels l’opposition est fondée, le nouveau titulaire ne peut devenir partie à la procédure (ou présenter des observations) qu’au moment où la demande d’enregistrement du transfert parvient à l’Office, il suffit, pour les demandes ou enregistrements antérieurs de marques nationales, que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert.

6.5.1.2 Transfert d'une marque communautaire antérieure

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMC

En ce qui concerne les (demandes de) marques communautaires antérieures, conformément à l’article 17, paragraphe 6, du RMC, tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la (demande de) marque communautaire. Toutefois, au cours du délai entre la date de réception de la demande d’enregistrement du transfert et la date d’enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations à l’Office afin de respecter les délais.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 86

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Opposition fondée sur une seule marque communautaire

Lorsqu’une opposition est fondée sur une seule marque communautaire antérieure et que cette marque communautaire est/a été transférée au cours de la procédure d’opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l’ancien titulaire.

À cet effet, l’ancien ou le nouveau titulaire doit informer l’Office du transfert de la marque communautaire sur laquelle est fondée l’opposition et déposer une demande d’enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dès que la demande parvient à l’Office, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations. Cependant, il ne devient partie à la procédure que lorsque le transfert est enregistré.

Dans la pratique, dès que l’Office est informé de la réception d'une demande d’enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau titulaire. Néanmoins, le transfert doit être enregistré avant qu’une décision sur l’opposition ne soit rendue. Si l’examen de l’opposition est terminé, mais que le transfert n’a pas été enregistré, l’opposition est suspendue.

Si le nouveau titulaire informe l’Office qu’il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l’opposition est réputée retirée.

Transfert partiel de la seule marque communautaire sur laquelle l’opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la marque communautaire antérieure reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d’un transfert d’un ou de plusieurs enregistrements de marque communautaire sur lesquels l’opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d’une marque communautaire antérieure

Lorsqu’une opposition se fonde sur plusieurs marques communautaires antérieures et que ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d’opposition, les principes décrits ci-dessus s’appliquent. Il en va autrement lorsqu’une seule des marques communautaires antérieures est/a été transférée. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu’ils sont deux. L’opposition est alors maintenue en une seule. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Si l’un des opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l’autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Si la procédure est poursuivie, elle est fondée uniquement sur les droits de l’opposant qui ne s’est pas retiré. En outre, aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l’Office continue de traiter l’affaire exactement comme auparavant, c’est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu’elle compte plusieurs opposants. En outre, l’Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 87

FINAL VERSION 1.0 01/02/2015

opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à désigner un nouveau représentant. Cependant, les nouveaux opposants ont toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.

La représentation commune n’implique pas que les opposants ne puissent pas agir de manière indépendante, dans la mesure où leurs droits antérieurs restent autonomes: lorsque, par exemple, l’un des opposants aboutit à une conciliation avec le demandeur, l’opposition est considérée comme partiellement retirée pour ce qui concerne les droits antérieurs détenus par cet opposant.

6.5.1.3 Transfert d’un enregistrement national antérieur

Opposition fondée sur un seul enregistrement national

Lorsqu’une opposition est fondée sur un seul enregistrement national antérieur et que cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure d’opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l’ancien.

À cet effet, l’ancien ou le nouveau titulaire doit informer l’Office du transfert de l’enregistrement national antérieur sur lequel l’opposition est fondée et en apporter la preuve, c’est-à-dire, l’acte de transfert. Compte tenu des différentes pratiques nationales, il n’est pas obligatoire de présenter une copie de la demande d’enregistrement du transfert auprès de l’office national.

L’Office n’exige pas du nouveau titulaire qu’il confirme son souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est admis en tant que nouvel opposant. S’il informe l'Office du transfert, mais n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d’opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d’un délai de deux mois pour produire la preuve du transfert.

Néanmoins, dans les États membres où il s’agit d’une exigence pour qu’un transfert produise ses effets à l'égard de tiers, le transfert doit avoir été enregistré avant de statuer sur l’opposition. Si l’instruction de l’opposition est terminée, mais que le transfert n’a pas été enregistré, l’opposition est suspendue et l’opposant est tenu de produire la preuve de l’enregistrement du transfert.

Vu qu'il n'est pas dans l’intérêt du demandeur que la procédure soit prolongée, il y a lieu de fixer un délai de deux mois au nouveau titulaire pour produire cette preuve.

Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est poursuivie avec l’ancien titulaire. Si l’ancien titulaire maintient qu'il n’est plus le titulaire, l’opposition est réputée non fondée dans la mesure où l’opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. Il est informé du fait que l’examinateur rejettera l’opposition comme non fondée, sauf s’il la retire.

Si le nouveau titulaire produit la preuve requise et informe l’Office qu’il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l’opposition est réputée retirée.

Une preuve indiquant l’accord des parties au transfert/changement de propriété est acceptable.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 88

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Transfert partiel du seul enregistrement national sur lequel l’opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de l’enregistrement national antérieur reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas du transfert d’un ou de plusieurs enregistrements nationaux sur lesquels l’opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au cours de la procédure d’opposition, les principes décrits ci-dessus s’appliquent.

Il en va autrement, cependant, lorsqu’un seul des droits nationaux antérieurs est/a été transféré. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu’ils sont deux. Toutefois, l’opposition continuera d’être traitée dans une seule procédure. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Lorsque l’un des opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l’autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle se fonde uniquement sur les droits de l’opposant qui ne s’est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Dans la pratique, les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l’Office continue de traiter l’affaire exactement comme auparavant, c’est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu’elle compte plusieurs opposants. En outre, l’Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n’invite pas les nouveaux opposants à en désigner un nouveau. Les nouveaux opposants ont toutefois toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.

6.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d’enregistrements de marques communautaires et d’enregistrements nationaux

Lorsqu’une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de marque communautaire et un ou plusieurs enregistrements nationaux en même temps, et que l’une de ces marques est/a été transférée au même nouveau titulaire au cours de la procédure d’opposition, les principes décrits ci-dessus s’appliquent. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu’ils sont deux. Toutefois, l’opposition continuera d’être traitée dans une seule procédure. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Dans toutes ces situations, une fois que l’Office est informé du transfert de propriété, il met à jour la base de données officielle afin d’inclure le nouvel opposant/les deux opposants et en informe les parties à titre d’information uniquement. Toutefois, le simple fait que les enregistrements antérieurs aient été transférés ne justifiera jamais l’octroi d’un nouveau délai pour soumettre des observations ou tout autre document.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 89

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6.5.1.5 Transfert de la demande de marque communautaire contestée

Si, au cours de la procédure d’opposition, la demande de marque communautaire est/a été transférée, l’opposition suit la demande, c’est-à-dire que l’opposant est informé du transfert et que la procédure se poursuit entre lui et le nouveau titulaire de la demande de marque communautaire.

6.5.1.6 Transfert partiel d’une demande de marque communautaire contestée

Règle 32, paragraphe 4, du REMC

Lorsqu’il y a eu transfert partiel d’une demande de marque communautaire (contestée), l’Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou la nouvelle demande) et lui attribue un nouveau numéro (de demande ou) d’enregistrement.

Dans ce cas, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de marque communautaire est créée, l’examinateur chargé de l’opposition doit également créer un nouveau dossier d’opposition à l'encontre de la nouvelle demande de marque communautaire, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de marques communautaires séparées.

Il convient cependant de noter qu’il s’agit du seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans «l’ancienne» demande de marque communautaire et où certains sont inscrits dans la demande de marque communautaire nouvellement créée. Exemple: l’opposant X forme une opposition à l’encontre de tous les produits visés dans la demande de marque communautaire Y et portant sur des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans la classe 12 et des vêtements et chaussures, compris dans la classe 25. La demande de marque communautaire Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, la demande de marque communautaire Y' pour les appareils de locomotion par terre et les vêtements et la demande de marque communautaire Y'' pour les appareils de locomotion par air et les chaussures.

Articles 17 et 23 du RMC

Étant donné que lorsque l’opposant a formé son opposition, il n’y avait qu’une seule taxe d’opposition à acquitter, il ne lui est pas demandé d’acquitter une seconde taxe pour la nouvelle opposition formée après la division de la demande de marque communautaire.

Le transfert, même s’il a été demandé avant le dépôt de l’acte d’opposition, produit ses effets à l’égard de tiers uniquement après l’entrée dans la base de données de l’Office. L’acquittement d’une seule taxe d’opposition est donc correct puisque, au moment de sa formation, l’opposition visait seulement une demande de marque communautaire (c’est-à-dire la seule demande existant à ce moment-là). Dès lors, le nouveau dossier d’opposition sera créé sans qu’une nouvelle taxe d'opposition soit payée.

En ce qui concerne la répartition des frais, l'examinateur tiendra compte du fait qu’une seule taxe d’opposition a été acquittée.

Questions de procédures

Directives relatives à l’examen devant l'Office, Partie C, Opposition Page 90

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En outre, selon les circonstances du cas d’espèce, il pourrait y avoir jonction des procédures (par exemple, si la «nouvelle» demande et «l’ancienne» demande ont le même représentant).

6.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert

Dans l’éventualité où, à la suite d’un transfert, l’opposant et le demandeur deviennent les mêmes personnes ou entités, l’opposition devient sans objet et est en conséquence clôturée ex-officio par l’Office.

6.5.3 Changement de nom

Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un changement de propriété.

6.5.4 Changement de représentants

Article 92 du RMC

En cas de changement de représentant au cours de la procédure d’opposition, l’autre partie en sera informée par l’envoi d'une copie de la lettre et du pouvoir (si celui-ci a été déposé).

Pour plus d’information, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

6.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l’incapacité du demandeur ou de son représentant

Règle 73 du REMC

La règle 73 du REMC traite de l’interruption de la procédure. Le paragraphe 1 distingue trois situations:

La procédure devant l’Office est interrompue:

1. en cas de décès ou de mise sous tutelle du demandeur;

2. lorsque le demandeur de la marque communautaire fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une autre procédure similaire;

3. en cas de décès du représentant du demandeur de la marque communautaire ou de toute autre situation l’empêchant de représenter le demandeur. Pour plus d’informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

La règle 73 du REMC fait uniquement référence au demandeur et à son représentant et n’indique rien au sujet d’autres parties telles que les opposants. En l’absence de

Questions de procédures

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dispositions pertinentes, l’Office n’applique cette disposition qu’au cas où le demandeur (ou son représentant) ne pourrait poursuivre la procédure. Dès lors, si par exemple l’opposant est déclaré en faillite, la procédure n’est pas interrompue (même dans le cas où l’opposant serait le demandeur/titulaire d’une (demande de) marque communautaire antérieure. L’insécurité du statut juridique d’un opposant ou de son représentant ne peut porter préjudice au demandeur. Dans ce cas, lorsque la notification est retournée à l’Office parce qu’elle n’a pu être délivrée, les règles normales de notification publique s’appliquent.

6.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur

En cas de décès du demandeur ou de la personne habilitée, en vertu de la législation nationale, à agir en son nom en cas d’incapacité du demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du représentant du demandeur ou de la personne habilitée ou lorsque le représentant démissionne.

6.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l’Office pour des motifs juridiques (par exemple, la faillite)

La règle 73, paragraphe 1, point b), du REMC s’applique à partir du moment où la partie à la procédure n’a plus le droit de disposer de la procédure, c’est-à-dire le droit de disposer de ses biens, jusqu’au moment où un liquidateur ou un curateur à la faillite est nommé, qui continuera alors à représenter légalement la partie.

Lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel qui ne démissionne pas, il n’y a pas lieu d’interrompre la procédure. L’Office considère que le représentant du demandeur est habilité à représenter le demandeur jusqu’à ce que l’Office reçoive des informations contraires du représentant lui-même, du liquidateur désigné ou de la juridiction qui traite de l’action en question.

Si le représentant informe l’Office de sa démission, tout dépend si le représentant indique qui agit en qualité de liquidateur ou de curateur à la faillite.

 Dans ce cas, l’Office continue à correspondre avec le liquidateur ou le curateur à la faillite. S’il y avait des délais exerçant une incidence sur le demandeur et qui n’avaient pas encore expiré lorsque ce dernier a fait faillite, l’Office relance ces délais. Dès lors, dans ce cas, la procédure est interrompue et reprise aussitôt. Par exemple, si le demandeur avait encore dix jours pour déposer ses observations lorsqu’il a fait faillite, la nouvelle lettre de l’Office au curateur fixera un nouveau délai de deux mois pour le dépôt de ces observations.

 Si aucune information n’est communiquée sur le liquidateur ou le curateur à la faillite, l’Office n’a d'autre choix que de déclarer une interruption de procédure. Une communication à cet effet est directement envoyée au demandeur failli et à l’opposant. Bien qu’il n’incombe pas à l’Office de chercher à savoir qui est le liquidateur, l’Office s’efforcera de tenter de communiquer avec le demandeur failli dans le but de reprendre la procédure. En effet, bien que le demandeur failli ne soit pas autorisé à entreprendre des actes juridiques contraignants, il reçoit toujours du courrier ou, si tel n’est pas le cas, le courrier est automatiquement délivré au curateur, pour autant qu’il y en ait un. L’Office pourrait également prendre en considération les informations sur l’identité du curateur fournies par l’opposant.

Questions de procédures

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Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention «ne peut être délivré», les règles normales de notification publique s’appliquent.

Si des preuves sont produites concernant la désignation d’un liquidateur ou d'un curateur à la faillite, elles doivent être traduites dans la langue de la procédure.

Dès que l’Office est informé de l’identité du liquidateur ou du curateur, la procédure reprend à une date fixée par l’Office. L’autre partie doit en être informée.

Règle 73, paragraphe 4, du REMC

Les délais qui n’avaient pas encore expiré lorsque la procédure a été interrompue recommencent à courir lors de la reprise de la procédure. Par exemple, lorsque la procédure a été interrompue dix jours avant que le demandeur ne doive déposer ses observations, un nouveau délai de deux mois recommence à courir, et non les dix jours qui restaient au moment de l’interruption. Par souci de clarté, la lettre envoyée par l’Office informant les parties de la reprise fixe un nouveau délai.

6.5.5.3 Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l’Office

Dans le cas visé à la règle 73, paragraphe 1, point c), du REMC, la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l’Office est informé de la désignation d’un nouveau représentant du demandeur de la marque communautaire.

Cette interruption dure au maximum trois mois et, si aucun représentant n’est désigné avant la fin de ce délai, la procédure est reprise par l’Office. Lors de la reprise de la procédure, l’Office procède comme suit:

1. si la désignation d’un représentant est obligatoire en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du RMC au motif que le demandeur n’a ni son domicile, ni son siège dans l’Union européenne, l’Office contacte le demandeur et l’informe que la demande de marque communautaire sera réputée retirée s’il ne désigne pas un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne désigne pas un représentant avant ou lors de l’expiration de ce délai, la demande de marque communautaire sera réputée retirée;

2. si la désignation d’un représentant n’est pas obligatoire en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du RMC, l’Office reprend la procédure et envoie directement toutes les communications au demandeur.

Dans les deux cas, la reprise de la procédure signifie que tout délai resté en suspens pour le demandeur lorsque la procédure a été interrompue recommence à courir lors de la reprise de la procédure.

Double identité et risque de confusion : principes généraux et méthodologie

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MÉTHODOLOGIE

Double identité et risque de confusion : principes généraux et méthodologie

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Table des matières

1 Introduction................................................................................................ 3

2 Article 8, paragraphe 1, du RMC .............................................................. 4 2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC : identité .................................4

2.1.1 Motif d’identité................................................................................................. 4

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : risque de confusion ............5

3 Notion de risque de confusion ................................................................. 5 3.1 Introduction ................................................................................................5 3.2 Risque de confusion et risque d’association ...........................................6 3.3 Risque de confusion et caractère distinctif accru ...................................8 3.4 Risque de confusion: questions de fait et questions de droit ................8

3.4.1 Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes .................. 8 3.4.2 Fait et droit : preuves...................................................................................... 9

4 Évaluation des facteurs pris en compte pour l’établissement du risque de confusion................................................................................. 10 4.1 Moment pertinent .....................................................................................10 4.2 Approche méthodologique de l’Office ....................................................11 4.3 Comparaison des produits et services ...................................................11 4.4 Comparaison des signes .........................................................................12 4.5 Éléments distinctifs et dominants des marques....................................12 4.6 Caractère distinctif de la marque antérieure ..........................................12 4.7 Public pertinent: niveau d’attention........................................................12 4.8 Autres observations, appréciation globale et conclusion..................... 13

Annexe I .......................................................................................................... 14

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1 Introduction

Ce chapitre comporte une introduction et une vue d’ensemble des notions i) d’identité et ii) de risque de confusion qui s’appliquent’ à des situations de conflit entre des marques faisant l’objet de procédures d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le « RMC »).

Les paragraphes ci-dessous définissent la nature de ces notions et leur fondement juridique comme déterminés par les lois pertinentes et ’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (la « Cour »)1.

Les notions juridiques d’identité et de risque de confusion servent à protéger les marques et, par la même occasion, à définir leur étendue. Il est donc primordial de garder à l’esprit les aspects ou fonctions des marques qui méritent une protection. Les marques présentent diverses fonctions. La plus fondamentale consiste à servir d’« indicateurs d’origine » de la provenance commerciale des produits et/ou services. Il s’agit là de leur « fonction essentielle ». Dans l’affaire « Canon », la Cour a soutenu que :

« selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. »

(Voir l’arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », point 28.)

La fonction essentielle de la marque d’indication de l’origine a été soulignée à maintes reprises et a fini par devenir un précepte du droit de l’Union en matière de marques (arrêt du 18 juin 2002, C-299/99, « Philips », point 30 et arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion », point 23).

Si l’indication de l’origine est la fonction essentielle de la marque, ce n’est pas la seule. En effet, l’expression « fonction essentielle » implique’ d’autres fonctions. La Cour a plusieurs fois fait référence aux autres fonctions des marques (par exemple, arrêt du 16 novembre 2004, C-245/02, « Anheuser-Busch », point 59 et arrêt du 25 janvier 2007, C-48/05, « Adam Opel », point 21), mais les a abordées directement dans l’affaire « L’Oréal » (arrêt du 18 juin 2009, C-487/07, « L’Oréal », points 58 à 59 et arrêt du 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08, « Google France et Google », points 75 à 79), dans laquelle elle a déclaré que les fonctions de marques comprennent :

« non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité » (soulignement ajouté).

1La Cour a en effet souvent interprété les articles 4 et 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (la « directive ») qui, aux fins d'interprétation, sont largement comparables aux articles 8 et 9 du RMC.

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L’examen des notions d’identité et de risque de confusion couvertes par ce chapitre permet d’aborder plusieurs thèmes expliqués en détail dans les chapitres suivants des Directives. L’annexe comporte un récapitulatif des principales affaires portant sur les principes fondamentaux et les notions de risque de confusion.

2 Article 8, paragraphe 1, du RMC

L’article 8 du RMC permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement de demandes de marques communautaires postérieures dans toute une série de cas de figure. Le présent chapitre sera axé sur l’interprétation de l’identité et du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMC.

Une opposition en application de l’article 8, paragraphe 1, du RMC peut être fondée sur des enregistrements ou des demandes de marques antérieures [article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC] et de marques antérieures notoirement connues [article 8, paragraphe 2, point c), du RMC]2.

2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC : identité

L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC prévoit des oppositions fondées sur l’identité. Il dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMC, une demande de marque communautaire sera refusée à l’enregistrement :

lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC requiert clairement une identité à la fois entre les signes concernés et entre les produits et/ou services désignés. Cette situation est désignée par l’expression « double identité ». L’existence d’une double identité est une appréciation juridique à établir par une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et/ou services en question3. En cas de constat de double identité, l’opposant n’est pas tenu de prouver le risque de confusion pour l’emporter ; la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue. Par conséquent, en cas de double identité, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation du risque de confusion, et l’opposition sera automatiquement accueillie.

2.1.1 Motif d’identité

Bien que les conditions spécifiques de l’article 8, paragraphe 1, point a) et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le

2 Des précisions sur les marques antérieures notoirement connues figurent dans les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC). 3 Une orientation exhaustive sur les critères permettant de constater l'identité entre les produits et services, ainsi qu'entre les signes, figure dans les paragraphes respectifs des Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services et chapitre 3, Comparaison des signes.

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cadre des procédures d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMC, si l’article 8, paragraphe 1, point a) constitue l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les produits et/ou services, l’Office examinera néanmoins l’affaire au motif du risque de confusion énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, qui requiert au moins l’existence de similitude entre les signes, entre les produits et services, ainsi qu’un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits et/ou services sont similaires, mais également les situations impliquant des marques identiques et des produits et/ou services similaires ou inversement.

De même, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun ’, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : risque de confusion

L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC précise que, sur opposition, une marque communautaire demandée est refusée à l’enregistrement :

« lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure » (soulignement ajouté).

Par conséquent, contrairement aux situations de double identité examinées ci-dessus, en cas de simple similitude entre les signes et les produits et/ou services, ou d’identité constatée pour un seul de ces deux éléments, le titulaire d’une marque antérieure ne peut s’opposer avec succès à une demande de marque communautaire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b) que s’il existe un risque de confusion.

3 Notion de risque de confusion

3.1 Introduction

L’appréciation du risque de confusion est un calcul appliqué à des situations de conflit entre des marques faisant l’objet de procédures d’opposition en vertu du RMC ainsi qu’au titre d’actions en contrefaçon engagées devant les juridictions de l’UE. Toutefois, ni le RMC ni la directive ne comportent une définition du risque de confusion ou une déclaration indiquant précisément ce à quoi renvoie le terme « confusion ». Il n’est dès lors guère surprenant que le sens précis de l’expression « risque de confusion » ait été au cœur de nombreux débats et de contentieux.

Comme indiqué ci-dessous, il découle d’une jurisprudence constante depuis un certain nombre d’années que la notion de risque de confusion renvoie essentiellement à des situations dans lesquelles :

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1) le public confond directement les marques en conflit ;

2) le public établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (risque d’association).

Ces deux situations sont examinées plus en détail ci-dessous (paragraphe 3.2). Le simple fait que la perception d’une marque postérieure évoque une marque antérieure ne constitue pas un risque de confusion.

La Cour a également établi le principe selon lequel « les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur réputation sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre » (voir paragraphe 3.3 ci-dessous).

Enfin, la notion de risque de confusion telle que développée par la Cour doit être considérée comme une notion juridique plutôt qu’un simple reflet réaliste du comportement cognitif des consommateurs et de leurs habitudes d’achat (voir paragraphe 3.4 ci-dessous).

3.2 Risque de confusion et risque d’association

La Cour a examiné en profondeur le risque de confusion dans l’affaire Sabèl (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, «Sabèl»). Les équivalents de la directive de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et le 8e considérant du RMC ont clairement indiqué que le risque de confusion se rapporte à la confusion quant à l’origine des produits et/ou services, mais la Cour était tenue d’examiner précisément la signification de cette expression, car les avis divergeaient quant au sens des expressions « risque de confusion » et « risque d’association », ainsi qu’à leur rapport, lesquelles expressions sont toutes deux visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

Cette question devait être résolue, car il avait été soutenu que le risque d’association était plus vaste que le risque de confusion en ce qu’il pouvait couvrir des cas où une marque postérieure évoquerait une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n’ait estimé que les produits/services aient la même origine commerciale4. Finalement, le problème mis en cause dans l’affaire «Sabèl» était de déterminer si le libellé disposant que « le risque de confusion comprend le risque d’association » signifiait que le « risque de confusion » pouvait désigner une situation d’association entre deux marques qui n’aurait pas donné lieu à une confusion quant à l’origine.

Dans l’affaire « Sabèl», la Cour a estimé que le risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais qu’elle sert simplement à en préciser l’étendue. Par conséquent, un constat de risque de confusion requiert l’existence d’une confusion quant à l’origine.

4Cette notion est issue de la jurisprudence du Benelux et a notamment été appliquée à des marques sans renommée.

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Dans l’affaire « Canon » (points 29 à 30), la Cour a clarifié l’étendue de la confusion quant à l’origine en soutenant que :

« constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [...] l’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (soulignement ajouté).

Comme mentionné’ plus haut, le risque de confusion porte sur une confusion quant à l’origine commerciale, y compris sur des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c’est que le public croie que les biens ou les services en question soient sous le contrôle d’une seule entreprise. La Cour n’a pas interprété l’expression entreprises liées économiquement dans le cadre du risque de confusion, mais elle l’a fait en ce qui concerne la libre circulation des produits et services. Dans l’affaire « Ideal Standard », la Cour a soutenu que :

« Plusieurs situations sont couvertes : produits mis en circulation par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif. »

« Dans tous les cas dont il vient d’être question, il y a contrôle par une même entité : le groupe de sociétés dans le cas de produits mis en circulation par une filiale ; le fabricant dans le cas de produits commercialisés par le concessionnaire ; le donneur de licence, s’il s’agit de produits écoulés par un licencié. Dans l’hypothèse de la licence, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat des clauses qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s’assurer de leur respect. La provenance que la marque est destinée à garantir est la même : elle n’est pas définie par le fabricant, mais par le centre d’où la fabrication est dirigée. »

(Voir l’arrêt du 22 juin 1994, C-9/93, « Ideal Standard », points 34 et 37).

Par conséquent, il y aura présomption de liens économiques dès lors que le consommateur suppose que les produits ou services respectifs sont commercialisés sous le contrôle du titulaire de la marque. L’existence d’un tel contrôle peut être supposée dans le cas d’entreprises appartenant au même groupe de sociétés et dans le cas d’accords de licence, de merchandising ou de distribution, ainsi que dans toute autre situation où le consommateur suppose que l’utilisation de la marque est normalement possible sous réserve de l’accord du titulaire de la marque.

Partant, la Cour a de ce fait conclu que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou dans lesquelles le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et/ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

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Ainsi, si la perception d’une marque postérieure évoque simplement une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n’en déduise une même origine commerciale, ce fait n’est alors pas constitutif d’un risque de confusion5.

3.3 Risque de confusion et caractère distinctif accru

Le caractère distinctif de la marque antérieure a été retenu comme étant un facteur important pour l’appréciation du risque de confusion. Les principales conclusions de la Cour sont les suivantes :

• le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (voir l’affaire « Sabèl», point 24) ;

• les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir affaire « Canon », point 18).

Ces conclusions ont notamment pour conséquence que le risque de confusion peut être établi entre des marques en conflit alors que des marques antérieures très distinctives sont invoquées, même en cas de faible degré de similitude entre les produits et services en cause (voir conclusions de l’avocat général du 21 mars 2002, C-292/00, « Davidoff », point 48)6.

3.4 Risque de confusion: questions de fait et questions de droit

La notion de risque de confusion s’apparente à une notion juridique plutôt qu’à une simple évaluation factuelle des jugements rationnels et des préférences émotionnelles qui influencent le comportement cognitif des consommateurs et leurs habitudes d’achat. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion dépend à la fois des questions de droit et des faits.

3.4.1 Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes

La détermination des facteurs pertinents permettant d’établir le risque de confusion et l’existence de ce risque est une question de droit. Autrement dit, ces facteurs sont établis par la législation applicable, à savoir le RMC et la jurisprudence.

Par exemple, l’article 8, paragraphe 1, du RMC établit que l’identité/la similarité des produits et/ou services est une condition du risque de confusion. La question des facteurs pertinents permettant d’évaluer si cette condition est satisfaite est également une question de droit. La Cour a recensé les facteurs suivants qui permettent de déterminer s’il existe une similitude entre les produits et/ou services :

5Et ce, bien qu'une telle situation permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation d'une marque antérieure, ou pourrait leur porter préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 5, voir les Directives partie C, Opposition, section 5, article 8, paragraphe 5, du RMC. 6 Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 7, Appréciation globale.

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• leur nature ; • leur destination ; • leur utilisation ; • leur complémentarité éventuelle ; • leur caractère concurrent ou leur interchangeabilité éventuels ; • leurs circuits de distribution/points de vente ; • leur public pertinent ; • leur origine habituelle.

(Voir affaire C-39/97, « Canon »).

Tous ces facteurs sont des notions juridiques et la détermination de leurs critères d’appréciation est elle aussi une question de droit. Toutefois, il s’agit d’une question de fait de déterminer si, et dans quelle mesure, les critères juridiques de détermination de la « nature » sont remplis dans un cas d’espèce.

À titre d’exemple, la graisse de cuisson et les huiles et graisses lubrifiantes pétrolières sont de nature différente, même si elles contiennent toutes deux une matière grasse de base. La graisse de cuisson s’utilise dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine, tandis que les huiles et les graisses s’utilisent pour la lubrification des machines. D’une part, la prise en considération de la « nature » comme un facteur pertinent dans l’étude de similitude de produits et/ou services est une question de droit. D’autre part, il s’agit d’une question de fait d’affirmer que la graisse de cuisson s’utilise dans la préparation des aliments pour la consommation humaine et que les huiles et les graisses s’utilisent pour les machines.

De même, quand il s’agit de comparer des signes, l’article 8, paragraphe 1, du RMC établit que l’identité/la similarité des signes est une condition du risque de confusion. Il s’agit d’une question de droit qu’une coïncidence conceptuelle entre les signes puisse provoquer leur similarité aux fins du RMC, mais il s’agit d’une question de fait, par exemple, que le terme «fghryz» n’ait aucune signification pour le public espagnol.

3.4.2 Fait et droit : preuves

Dans la procédure d’opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits à l’appui de leurs arguments, comme la similitude des produits et/ou services. Cela découle de l’article 76, paragraphe 1, du RMC selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Par conséquent, dans l’exemple ci-dessus, c’est à l’opposant qu’il revient de présenter les faits sur lesquels repose l’allégation de similitude et de produire des preuves à l’appui. Par exemple, en cas de comparaison de fonte résistant à l’usure et d’implants médicaux, ce n’est pas à l’Office qu’il incombe de répondre à la question de savoir si la fonte résistant à l’usure est effectivement utilisée pour des implants médicaux. C’est à l’opposant qu’il incombe de prouver la mesure de l’improbabilité (décision du 14 mai 2002, R 0684/2000-4, « Tinox »).

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Une reconnaissance par le demandeur de notions juridiques comme le risque de confusion ou de similitude de produits et services, est sans importance. Ceci ne dégage aucunement l’Office de son obligation d’étudier et de statuer sur ces notions. Cela n’est pas contraire à l’article 76, paragraphe 1, du RMC, qui engage l’Office uniquement en ce qui concerne les faits, preuves et observations, et non pas à leur évaluation juridique’’. Par conséquent, les parties peuvent s’entendre sur les faits ayant été prouvés ou non, mais ne peuvent pas déterminer si ces faits suffisent à établir les notions juridiques correspondantes comme la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, ainsi que le risque de confusion.

L’article 76, paragraphe 1, du RMC n’empêche pas l’Office de prendre en considération, de sa propre initiative, des faits qui sont déjà notoires ou renommés, voire susceptibles d’être recueillis auprès de sources généralement accessibles, par exemple, que PICASSO soit identifié par les consommateurs de l’UE comme un célèbre peintre espagnol (arrêt du 22 juin 2004, T-185/02, « Picaro », C-361/04P rejeté). Toutefois, l’Office ne peut citer ex officio de nouveaux faits ou observations (par exemple, la renommée ou le degré de connaissance de la marque antérieure, etc.).

En outre, même si certaines marques sont parfois utilisées au quotidien en tant que termes génériques de produits et de services qu’elles désignent, l’Office ne devrait jamais considérer cela comme un fait. En d’autres termes, les marques ne doivent jamais être désignées (ou interprétées) comme s’il s’agissait d’un terme générique ou d’une catégorie de produits ou services. Par exemple, que dans la vie quotidienne, certaines personnes fassent référence à « X » en parlant de yaourts (« X » étant une marque de yaourts) ne doit pas conduire à l’usage de « X » comme terme générique de yaourts.

4 Évaluation des facteurs pris en compte pour l’établissement du risque de confusion

Après qu’il a été établi ce que l’on entend par risque de confusion, ce paragraphe explique les divers facteurs qui sont examinés afin d’évaluer l’existence d’un risque de confusion et l’interaction entre ces facteurs.

4.1 Moment pertinent

Le moment pertinent pour l’appréciation du risque de confusion correspond à celui de la prise de décision de l’opposition.

Lorsque l’opposant s’appuie sur le caractère distinctif accru d’une marque antérieure, les conditions pour ce faire doivent avoir été satisfaites au plus tard à la date de dépôt de la demande de marque communautaire (ou à toute date de priorité) et elles doivent être remplies jusqu’à la date de la décision. L’Office a pour pratique de supposer que tel est’ le cas, sauf indication contraire.

Lorsque le demandeur de marque communautaire s’appuie sur une étendue de protection réduite (faiblesse) de la marque antérieure, seule la date de la décision est pertinente.

Double identité et risque de confusion : principes généraux et méthodologie

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4.2 Approche méthodologique de l’Office

Dans l’affaire « Sabèl », la Cour a énoncé au point 23 que :

« l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel "[...] il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion [...] " que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. »

En d’autres termes, l’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, à savoir : i) la similitude des produits et des services ; ii) la similitude des signes ; iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits ; iv) le caractère distinctif de la marque antérieure ;v) le public pertinent.

La première étape de détermination de l’existence du risque de confusion consiste à examiner ces facteurs (voir paragraphe 4.3 et suivants ci-dessous).

La deuxième étape vise à déterminer leur pertinence dans une « appréciation globale » distincte permettant de parvenir à une conclusion sur le risque de confusion après avoir mis en balance ces différents facteurs susceptibles de complémentarité ou de compensation mutuelle et qui présentent divers degrés d’importance relative en fonction des circonstances spécifiques.

La méthodologie de l’Office à cet égard diffère des approches qui combinent l’appréciation de facteurs en une seule évaluation visant à déterminer si les marques sont « similaires au point de porter à confusion ». En principe, cette différence ne devrait pas affecter l’« appréciation globale » définitive, qui peut être établie’ de diverses manières.

4.3 Comparaison des produits et services

La similitude et/ou l’identité des produits et/ou services est une condition sine qua non pour déterminer le risque de confusion. Une orientation exhaustive sur la comparaison des produits et/ou services figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services.

S’il n’existe pas de degré de similitude entre les produits et les services, il ne sera pas donné suite à l’examen en ce qui concerne le risque de confusion.

Dans le cas contraire, et dès lors qu’il existe au moins un certain degré de similitude, l’examen d’autres facteurs sera poursuivi.

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4.4 Comparaison des signes

Au moins un certain degré de similitude entre les signes est également une condition nécessaire de la constatation d’un risque de confusion. La comparaison des signes implique une appréciation générale de leurs caractéristiques visuelles, auditives et/ou conceptuelles. En cas de similitude concernant ne serait-ce qu’un seul de ces trois aspects, les signes sont réputés similaires. La question de savoir si les signes sont suffisamment similaires pour conduire à un risque de confusion est traitée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Une orientation exhaustive sur la comparaison des signes figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

Les signes ne sont réputés différents que si aucune similitude ne peut être constatée pour l’un quelconque des trois aspects.

En cas d’absence de degré de similitude entre les signes, il ne sera pas donné suite à l’examen en ce qui concerne le risque de confusion.

Dans le cas contraire, et dès lors qu’il existe au moins un certain degré de similitude, l’examen d’autres facteurs sera poursuivi.

4.5 Éléments distinctifs et dominants des marques

L’appréciation globale des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble que dégagent les marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. Une orientation exhaustive sur l’étude des éléments distinctifs et dominants figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif et chapitre 5, Caractère dominant.

4.6 Caractère distinctif de la marque antérieure

Lorsqu’un opposant avance explicitement qu’une marque antérieure est particulièrement distinctive du fait d’un usage intensif ou de sa renommée, cette allégation fera l’objet d’un examen et d’une évaluation. Une orientation exhaustive sur le caractère distinctif de la marque antérieure figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

4.7 Public pertinent: niveau d’attention

Le public pertinent joue un rôle clé dans l’appréciation d’autres éléments d’un risque de confusion (par exemple, la comparaison des produits et des services, la comparaison des signes, l’appréciation du caractère distinctif). En outre, le niveau d’attention du public constitue l’un des autres facteurs qui peuvent jouer en faveur ou en défaveur d’une constatation de l’existence d’un risque de confusion. Une orientation exhaustive sur le public pertinent et le niveau d’attention figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion. Chapitre 6, Public pertinent et niveau d’attention.

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4.8 Autres observations, appréciation globale et conclusion

L’appréciation globale permet de :

• définir et d’évaluer d’autres facteurs et principes pertinents à l’évaluation du risque de confusion (comme une famille de marques, la coexistence ou le mode d’acquisition des produits et/ou services) ;

• d’apprécier l’importance relative de tous les facteurs interdépendants susceptibles de complémentarité ou de compensation mutuelle, afin de parvenir à une décision sur le risque de confusion. Par exemple, les marques peuvent présenter un caractère distinctif pour certains produits ou services mais aucun pour d’autres et dès lors, un risque de confusion ne peut exister que pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée distinctive.

Une orientation exhaustive sur des Autres facteurs et sur l’appréciation globale figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 7, Autres Facteurs, et 8, Appréciation globale.

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Annexe I

Principes généraux issus de la jurisprudence7

Arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl» - Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs

pertinents du cas d’espèce (point 22). - L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la

connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (point 22).

- L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 23).

- Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (point 23).

- Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (point 24).

- Il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (point 24).

- Toutefois, lorsque la marque antérieure ne jouit pas d’une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion (point 25).

- La notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle du risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (point 18).

- La simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (point 26).

Arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon »

– Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, constitue un risque de confusion (point 29).

– En revanche, l’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise (ou d’entreprises liées économiquement) (point 30).

– Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (point 23).

– Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination [la traduction «end users» dans la version officielle de la langue anglaise est erronée], leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (point 23).

– L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (point 17).

– Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (point 18).

– Il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (point 19).

– Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (point 24).

– Il peut exister un risque de confusion, même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (point 30).

7 Il ne s'agit pas de citations directes.

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Arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer »

– Le niveau d’attention du consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, varie en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (point 26).

– Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (point 26).

– Dans le cadre de l’appréciation du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, il peut s’avérer approprié d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits et des conditions dans lesquelles elles sont commercialisées (point 27).

– Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive puisse créer un risque de confusion (point 28).

– Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, pour évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu de procéder à une appréciation d’ensemble de l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée (point 22).

– Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment toutes les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ; ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée ; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (point 23).

– Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (point 24).

Arrêt du 22 juin 2000, C-425/98, « Marca Mode »

– La renommée d’une marque ne permet pas de présumer l’existence d’un risque de confusion du seul fait de l’existence d’un risque d’association au sens strict (point 41).

– L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive ne peut pas être interprété en ce sens que • lorsqu’une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à

la notoriété dont elle jouit auprès du public, et • que, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie des

affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d’un signe qui ressemble à ce point à la marque qu’il suscite la possibilité de l’associer à la marque, le droit exclusif du titulaire de la marque l’habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe quand le caractère distinctif de la marque est tel qu’il n’est pas exclu que cette association puisse susciter une confusion (soulignement ajouté) (point 42).

Arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion »

- Un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (point 37).

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DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET

MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 2

COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

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Table des matières

1 Introduction................................................................................................ 6 1.1 Pertinence...................................................................................................6 1.2 Classification de Nice: un point de départ................................................ 7

1.2.1 Sa nature comme outil de classification ......................................................... 7 1.2.2 Sa structure et sa méthodologie..................................................................... 7 1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice ...................... 8 1.2.4 Modifications dans la classification des produits et/ou services .................... 8

1.3 La base de données de l’OHMI pour la comparaison des produits et/ou services ............................................................................................. 9

1.4 Définition des produits et services (Terminologie)..................................9 1.4.1 Produits........................................................................................................... 9 1.4.2 Services ........................................................................................................ 10 1.4.3 Produits......................................................................................................... 11

1.5 Détermination des produits et/ou services............................................. 11 1.5.1 Le libellé correct ........................................................................................... 11 1.5.2 Le champ d’application pertinent.................................................................. 12 1.5.3 Le sens de l’expression «produits et/ou services»....................................... 13

1.6 Approche objective .................................................................................. 14 1.7 Exposé des motifs.................................................................................... 14

2 Identité...................................................................................................... 15 2.1 Principes généraux .................................................................................. 15 2.2 Identité complète: termes identiques ou synonymes ............................ 15 2.3 Identité partielle........................................................................................ 16

2.3.1 La marque antérieure inclut les produits et/ou services de la marque contestée ...................................................................................................... 16

2.3.2 La marque contestée inclut les produits et/ou services de la marque antérieure...................................................................................................... 17

2.3.3 Chevauchement ........................................................................................... 18

2.4 Pratique concernant l’utilisation des indications générales des intitulés de classe..................................................................................... 19

3 Similitude des produits et services ....................................................... 21 3.1 Principes généraux .................................................................................. 21

3.1.1 Facteurs de similitude................................................................................... 21 3.1.2 Définition des facteurs pertinents ................................................................. 22

3.2 Facteurs de similitude spécifiques ......................................................... 23 3.2.1 Nature ........................................................................................................... 23 3.2.2 Destination.................................................................................................... 26 3.2.3 Utilisation ...................................................................................................... 26 3.2.4 Complémentarité .......................................................................................... 27 3.2.5 Caractère concurrent .................................................................................... 30 3.2.6 Circuit de distribution .................................................................................... 31

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3.2.7 Le public pertinent ........................................................................................ 32 3.2.8 Origine habituelle (producteur/fournisseur) .................................................. 33

3.3 Relation entre différents facteurs............................................................ 35 3.3.1 Interaction entre les facteurs ........................................................................ 35 3.3.2 Importance de chaque facteur...................................................................... 36 3.3.3 Différents types de comparaisons: entre produits et produits, services et

services et produits et services .................................................................... 37 3.3.4 Degré de similitude....................................................................................... 37

Annexe I .......................................................................................................... 39

1 Pièces, composants et équipements..................................................... 39

2 Matières premières et produits semi-transformés ............................... 39

3 Accessoires ............................................................................................. 40

4 Services d’installation, d’entretien et de réparation............................. 41

5 Services de conseil ................................................................................. 41

6 Location et crédit-bail ............................................................................. 42 6.1 Location/crédit-bail par opposition à services connexes...................... 43 6.2 Location/crédit-bail par opposition à produits: en principe, toujours

dissemblables........................................................................................... 43

Annexe II ......................................................................................................... 44

1 Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques ....... 44 1.1 Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques

(classes 3 et 5).......................................................................................... 44 1.2 Produits pharmaceutiques par opposition à produits

pharmaceutiques...................................................................................... 45 1.3 Produits pharmaceutiques par opposition à substances diététiques

à usage médical........................................................................................ 46 1.4 Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques.................... 46 1.5 Produits pharmaceutiques par opposition à services ........................... 46

2 Industrie automobile ............................................................................... 47

3 Appareils/instruments électriques......................................................... 47

4 Industries de la mode et du textile ......................................................... 48 4.1 Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits

finis............................................................................................................ 48 4.2 Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25)... 48 4.3 Vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) ................................. 49

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4.4 Accessoires de mode............................................................................... 49 4.5 Vêtements, chaussures et chapellerie de sport (classe 25) par

opposition à articles de sport et de gymnastique (classe 28)............... 50 4.6 Stylisme (classe 42), services de tailleurs (classe 40) par opposition

à vêtements (classe 25) ........................................................................... 50

5 Alimentation, boissons et services de restauration ............................. 51 5.1 Ingrédients des aliments préparés.......................................................... 51 5.2 Ingrédient principal .................................................................................. 51 5.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons

alcoolisées (à l’exception des bières) (classe 33).................................. 51 5.4 Bières (classe 32), boissons alcoolisées (à l’exception des bières)

(classe 33)................................................................................................. 52 5.5 Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et

boissons ................................................................................................... 52

6 Services de support offerts à d’autres entreprises .............................. 52

7 Services de vente au détail..................................................................... 54 7.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit:

dissemblables........................................................................................... 55 7.2 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition

aux mêmes produits spécifiques: similaires à un faible degré............. 55 7.3 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition

aux produits spécifiques différents ou similaires: dissemblables ....... 55 7.4 Services de vente au détail par opposition aux services de vente au

détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques: identiques ................................................................................................. 56

7.5 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d’autres produits spécifiques: similaires................................................................................................... 56

7.6 Services auxquels s’appliquent les mêmes principes........................... 56 7.7 Services auxquels ne s’appliquent pas les mêmes principes............... 56

8 Services financiers.................................................................................. 57 8.1 Services bancaires (classe 36) par opposition à services

d’assurance (classe 36) ........................................................................... 57 8.2 Affaires immobilières (classe 36) par opposition à transactions

financières (classe 36) ............................................................................. 58 8.3 Cartes de crédit (classe 9) par opposition à services financiers

(classe 36)................................................................................................. 58

9 Transport, emballage et entreposage.................................................... 59 9.1 Transport de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit 59

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9.2 Emballage et entreposage de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit ......................................................................... 59

10 Technologie de l’information.................................................................. 59 10.1 Ordinateurs par opposition à logiciels ................................................... 59 10.2 Logiciels par opposition à appareils utilisant des logiciels .................. 60 10.3 Logiciels, applications téléchargeables et publications électroniques

téléchargeables ........................................................................................ 60 10.4 Logiciels spécifiques par opposition à logiciels spécifiques ............... 61 10.5 Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation

informatique (classe 42)........................................................................... 61 10.6 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à services de télécommunications (classe 38)....................................... 62

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1 Introduction

1.1 Pertinence

La comparaison des produits et des services est essentiellement pertinente pour l’appréciation de l’identité conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. L’une des principales conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC concerne l’identité des produits et/ou services, tandis que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC exige l’identité ou la similitude des produits et/ou services. Par conséquent, si tous les produits et/ou services sont jugés dissemblables, l’une des conditions figurant à l’article 8, paragraphe 1, du RMC n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée sans aborder les autres sections de la décision1.

Les critères pour l’appréciation de l’identité ou de la similitude pourraient également jouer un rôle lorsque la preuve de l’usage a été demandée et que cette preuve doit être appréciée afin de conclure si l’opposant a apporté la preuve d’un usage pour les mêmes produits et/ou services que ceux qui sont protégés. En particulier, il est important de déterminer si des produits et services pour lesquels la marque a été utilisée appartiennent à la classe des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée ou s’ils sont seulement similaires à ceux-ci, voire différents de ceux-ci (voir les Directives relatives à l’Opposition, partie 6, La preuve de l’usage).

De même, la preuve de l’usage des produits et/ou services pourrait également être pertinente lors de l’examen d’une demande au regard du caractère distinctif renforcé. Le cas échéant, il est souvent nécessaire pour l’examinateur de déterminer si le caractère distinctif renforcé couvre des produits et/ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée et qui sont pertinents en l’espèce, c’est-à-dire ceux qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits et/ou services de la marque communautaire contestée (voir les Directives relatives à l’Opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif).

En outre, le résultat de la comparaison des produits et/ou services joue un rôle important pour la définition de la partie du public à l’égard de laquelle il existe un risque de confusion. Le public pertinent est également pris en considération pour les produits et/ou services jugés identiques ou similaires (voir les Directives relatives à l’Opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 6, Public pertinent et degré d’attention).

La comparaison des produits et/ou services peut aussi être pertinente en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMC qui exige l’identité ou «le lien étroit ou l’équivalence sur le plan commercial» des produits et/ou services (voir les Directives relatives à l’Opposition, partie 3, Marques demandées par un agent - article 8, paragraphe 3, du RMC) et au titre des dispositions applicables de la législation nationale en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, car l’identité ou la similitude des produits et/ou services est souvent une condition selon laquelle l’usage d’une marque postérieure peut être interdite (voir les Directives relatives à l’Opposition, partie 4, Droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC).

1 De même, la comparaison des produits et des services est essentielle dans le cadre de la procédure en nullité, puisque, conformément à l'article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, une marque communautaire enregistrée est déclarée nulle lorsque les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, du RMC sont réunies.

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1.2 Classification de Nice: un point de départ

Les produits et services à comparer sont classés selon la classification de Nice. Actuellement, la classification de Nice se compose de 34 classes (1 à 34) pour classer les produits et de 11 classes (35 à 45) pour classer les services.

1.2.1 Sa nature comme outil de classification

La classification de Nice a été créée dans le but d’harmoniser les pratiques nationales en matière de classification. Sa première édition est entrée en vigueur en 1961. Même si elle a connu plusieurs révisions, elle accuse parfois un retard par rapport à l’évolution rapide du développement des produits sur les marchés. En outre, le libellé des intitulés est parfois confus et imprécis.

Le règlement d’exécution, règle 2, paragraphe 4, du REMC, énonce expressément que la classification de Nice est établie à des fins exclusivement administratives et, à ce titre, ne constitue pas en soi une base permettant de tirer des conclusions quant à la similitude des produits et services.

Le fait que les produits ou services respectifs figurent dans la même classe de la classification de Nice n’est pas, en soi, une indication de similitude.

Exemples

 Les animaux vivants sont différents des fleurs (classe 31).  La publicité est différente de travaux de bureau (classe 35).

Même le fait que deux produits ou services spécifiques relèvent de la même indication générale d’un intitulé de classe ne les rend pas similaires en soi: voitures et bicyclettes - bien que les deux relèvent des véhicules de la classe 12 - ne sont pas considérées comme similaires.

En outre, les produits et/ou services indiqués dans différentes classes ne sont pas nécessairement considérés comme étant différents (voir l’arrêt du 16 décembre 2008, T-259/06, «Manso de Velasco», points 30 à 31).

Exemples

 Les extraits de viande (classe 29) sont similaires aux épices (classe 30).  L’organisation de voyages (classe 39) est similaire aux services d’hébergement

temporaire (classe 43).

1.2.2 Sa structure et sa méthodologie

Indépendamment des dispositions de la règle 2, paragraphe 4, du REMC, la classification peut servir d’outil pour identifier les caractéristiques communes de certains produits et services.

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De nombreuses classes de la classification de Nice sont structurées selon des facteurs tels que la fonction, la composition et/ou l’usage prévu qui peuvent être pertinents dans la comparaison des produits et services. Par exemple:

 La classe 1 regroupe des produits chimiques essentiellement en fonction de leurs propriétés chimiques (nature), plutôt que de leur application spécifique. En revanche, la classe 3 couvre tous les articles, qu’il s’agisse des produits de nettoyage ou des produits pour l’hygiène personnelle ou de beauté. Bien qu’ils puissent, par leur nature, être également classés comme produits chimiques, c’est leur utilisation spécifique qui permet d’établir une distinction et par conséquent un classement différent.

 De même, c’est en raison de leur nature que la plupart des articles en cuir sont classés dans la classe 18, alors que les vêtements en cuir relèvent de la classe 25 puisqu’ils sont destinés à un usage très précis, à savoir l’habillement des personnes et la protection contre les éléments.

1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice

La structure des intitulés de classe n’est pas uniforme et ne suit pas la même logique. Certaines classes sont composées d’une seule indication générale qui, par sa définition couvre déjà presque tous les produits et/ou services inclus dans cette classe (classe 15 instruments de musique; classe 38 télécommunications). D’autres comprennent de nombreuses indications générales, certaines étant très larges et d’autres très spécifiques. Par exemple, l’intitulé de la classe 9 comprend plus de 30 termes, allant des appareils et instruments scientifiques aux extincteurs.

Exceptionnellement, il existe des intitulés de classe contenant des indications générales qui comprennent une autre indication générale et qui sont par conséquent identiques, par exemple, le matériel pour pansements de la classe 5 comprend les emplâtres de la classe 5. C’est particulièrement le cas lorsqu’une indication spécifique d’un intitulé de classe est uniquement mentionnée pour préciser qu’elle n’appartient pas à une autre classe, bien qu’elle soit déjà incluse dans une autre indication plus large de l’intitulé de classe. Exemple: les adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie sont inclus dans les produits chimiques destinés à l’industrie de la classe 1. Sa référence est essentiellement destinée à les distinguer des adhésifs classés dans la classe 16 et qui sont destinés à la papeterie ou au ménage.

Pour conclure: la classification de Nice donne des indications qui peuvent être utilisées dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude des produits et/ou services. Toutefois, sa structure et son contenu ne sont pas cohérents. Par conséquent, chaque intitulé ou terme spécifique doit être analysé en fonction de la classe spécifique sous laquelle il est classé. Comme précisé auparavant, la classification de Nice vise essentiellement à classer les produits et/ou services à des fins administratives et n’est pas déterminante quant à leur comparaison.

1.2.4 Modifications dans la classification des produits et/ou services

Normalement, lors de chaque révision de la classification de Nice, des modifications sont apportées à la classification des produits et/ou services (en particulier le transfert de produits et/ou services entre différentes classes) ou au libellé des intitulés. Le cas échéant, la liste des produits et/ou services de la marque antérieure, mais aussi celle

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de la marque contestée doivent être interprétées en fonction de l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment de son dépôt.

Exemple

 Les services juridiques ont été transférés de la classe 42 à la classe 45 avec la 8e édition de la classification de Nice. La nature de ces services n’a pas été modifiée.

1.3 La base de données de l’OHMI pour la comparaison des produits et/ou services

La base de données pour la comparaison des produits et services est un outil de recherche visant à aider et à soutenir les examinateurs dans l’appréciation de la similitude des produits et services. La base de données est destinée à harmoniser la pratique de l’appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions d’opposition. La base de données doit être consultée.

Cette base de données repose sur la comparaison de paires spécifiques de produits et services. Une «paire» compare deux «expressions». Une «expression» se compose d’un numéro de classe de la classification de Nice (1 à 45) et d’un élément textuel, c’est-à-dire un produit ou un service particulier (y compris les classes de produits et services tels que «vêtements» ou «éducation»). Il existe cinq résultats de recherche possibles: identité, degré de similitude élevé, similitude, faible degré de similitude et dissemblance. Dans le cas des divers degrés de similitude, la base de données indique les critères sur lesquels se fondent ses résultats.

La base de données est constamment mise à jour et, le cas échéant, révisée afin de constituer une source de référence complète et fiable.

Étant donné que la base de données donne ou donnera des réponses à des comparaisons spécifiques, les Directives mettent l’accent sur la définition des principes généraux et leur application dans la pratique.

1.4 Définition des produits et services (Terminologie)

1.4.1 Produits

Le règlement ne donne pas de définition des produits et services. Même si la classification de Nice fournit quelques explications générales à cet effet dans ses remarques liminaires, elle s’abstient de fixer clairement les critères permettant d’établir une distinction entre les produits et les services.

En principe, un produit représente tout type d’article qui peut être commercialisé. Les produits comprennent les matières premières (matières plastiques à l’état brut de la classe 1), les produits semi-finis (produits en matières plastiques mi- ouvrées de la classe 17) et des produits finis (récipients en matières plastiques pour le ménage de la classe 21). Ils comprennent les produits naturels et manufacturés, tels que les produits agricoles de la classe 31 et les machines et les machines-outils de la classe 7.

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Cependant, il est parfois malaisé de déterminer si les produits comprennent uniquement des produits matériels tangibles, contrairement aux services, qui sont intangibles. La définition et par conséquent, l’étendue de la protection sont particulièrement pertinentes lorsqu’il s’agit de «produits» tels que «l’électricité», qui sont intangibles. Cette question a déjà trouvé une réponse lors de l’examen de la classification et, en général, ne posera pas de problème dans la comparaison des produits et services.

1.4.2 Services

Un service représente toute activité ou tout avantage qu’une partie peut offrir à une autre, qui est intangible et n’aboutit pas au transfert de propriété d’un objet matériel quelconque.

Exemple

 La réparation de voiture est un service.

Contrairement aux produits, un service est toujours un actif incorporel. Les services comprennent les activités économiques fournies à des tierces parties qui ne relèvent pas de la production initiale, de la fabrication ou de la vente de produits.

.

 Faire la promotion de ses propres produits n’est pas un service, mais l’exploitation d’une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l’est. Les termes figurant sur la liste, tels que publicité, doivent par conséquent servir à couvrir uniquement la définition ci-dessus des services.

 La vente ou la distribution de ses propres produits n’est pas un service. Les services de commerce de détail sont destinés à couvrir les services liés à la vente effective de produits, tels que le fait d’offrir au client l’occasion de voir, comparer ou tester les produits de façon pratique.

La valeur économique indépendante constitue une indication pour qu’une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c’est-à-dire que ce service est généralement fourni sous réserve d’une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait n’être qu’une simple activité accessoire fournie avec ou après l’achat d’un produit particulier.

Exemple

 La livraison, y compris le transport de meubles qui ont été achetés précédemment, n’est pas un service indépendant relevant des services de transport de la classe 39.

Toutefois, le but lucratif n’est pas nécessairement un critère permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme un «service» (voir l’arrêt du 9 décembre 2008, C-442/07, «Radetzky», points 16 à 18). Il convient davantage de se demander si le service est associé à un segment de marché et est fourni à des clients indépendants, plutôt que d’examiner la manière ou la forme selon laquelle la compensation est finalement réalisée.

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1.4.3 Produits

Dans le langage courant, le terme «produits» est utilisé à la fois pour les produits et les services, par exemple «produits financiers» au lieu de «services financiers». Qu’un terme soit décrit comme un «produit» dans le langage courant ne revêt aucune importance quant à son classement comme produit ou service.

1.5 Détermination des produits et/ou services

1.5.1 Le libellé correct

Tout d’abord, le libellé correct des listes de produits et/ou services analysés doit être identifié.

1.5.1.1 Marques communautaires

La demande de marque communautaire est publiée dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne (article 120, paragraphe 1, du RMC). De même, toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes ces langues (article 120, paragraphe 2, du RMC). Les publications à la fois des demandes et des inscriptions portées au registre sont faites dans le Bulletin des marques communautaires (règle 85, paragraphes 1 et 2, du REMC).

Dans la pratique, des différences occasionnelles peuvent être constatées entre:

 la traduction du libellé de la liste des produits et/ou services d’une marque communautaire (demande ou enregistrement) publiée dans le Bulletin des marques communautaires;

 le libellé original tel qu’il a été déposé.

En cas de différence, la version définitive de la liste des produits et services est:

 si la première langue est une langue de l’Office, le texte dans la première langue.

 si la première langue de la demande ne fait pas partie des cinq langues de l’Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (voir l’article 120, paragraphe 3, du RMC).

Cette règle s’applique indépendamment du fait que la marque communautaire (ou la demande de marque communautaire) constitue le droit antérieur ou la demande contestée.

1.5.1.2 Marques nationales antérieures et enregistrements internationaux

La liste des produits et services des marques antérieures sur laquelle est fondée l’opposition doit être présentée dans la langue de la procédure d’opposition (règle 19, paragraphe 3, du REMC). L’Office n’exige pas de traduction certifiée et accepte des traductions simples, établies par l’opposant ou son représentant. Normalement, l’Office

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ne fait pas usage de sa faculté en vertu de la règle 98, paragraphe 1, du REMC, 2e phrase, à exiger que la traduction soit certifiée par un traducteur assermenté ou officiel. Lorsque le représentant ajoute une déclaration selon laquelle la traduction est fidèle à l’original, l’Office ne la remettra pas en cause. L’autre partie peut toutefois remettre en cause l’exactitude de la traduction au cours de la phase contradictoire de la procédure. En outre, étant donné que la traduction doit reproduire la structure du document original (règle 98, paragraphe 1, du REMC), des incohérences évidentes peuvent également être remarquées par l’examinateur (par exemple, la liste de la langue d’origine se compose de trois expressions tandis que la traduction s’étend sur deux pages, etc.). Le cas échéant, le problème devra être clarifié par l’examinateur dans la décision finale.

Pour les enregistrements internationaux en vertu de l’arrangement ou du protocole de Madrid, la langue dans laquelle l’enregistrement international a été effectué est définitive (français, anglais ou espagnol). Toutefois, lorsque la langue de la procédure d’opposition est différente de celle de l’enregistrement international, une traduction doit être fournie.

1.5.2 Le champ d’application pertinent

La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et des services qui n’est pas énoncé dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (voir l’arrêt du 16 juin 2010, T-487/08, «Kremezin», point 71).

Toutefois, si la preuve de l’usage de la marque antérieure est valablement requise et la preuve apportée n’est suffisante que pour une partie des produits et/ou services de la liste des produits et/ou services, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ces produits et/ou services (article 42, paragraphe 2, du RMC) et, par conséquent l’examen est limité à ces produits et/ou services (voir plus en détail, partie 6 - La preuve de l’usage).

En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls sont pertinents les produits et services sur lesquels l’opposition est valablement fondée. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des produits et/ou services:

 qui ne peuvent pas être pris en considération pour des raisons de recevabilité;

 qui n’ont pas été dûment justifiés (par exemple, seulement une traduction partielle de la liste des produits et/ou services a été déposée);

 sur lesquels l’opposition n’est pas ou n’est plus fondée.

De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre lesquels l’opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence, les restrictions au cours de la procédure concernant soit la liste des produits et/ou services de la demande, soit l’étendue de l’opposition, ou les deux à la fois, limiteront les produits et services qui doivent être comparés.

En outre, une analyse du libellé de la liste des produits et/ou services pourrait s’avérer nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les termes en particulier, à savoir, ou des

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équivalents sont utilisés afin de montrer la relation entre un produit individuel et une catégorie plus large.

Le terme en particulier (ou par exemple, tel que, y compris ou un autre équivalent) indique que les produits et/ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie, et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (en ce qui concerne l’utilisation de «en particulier», voir l’arrêt du 9 Avril 2003, T-224/01, «Nu-tride»).

En revanche, le terme à savoir (ou exclusivement ou un autre équivalent) est exclusif et restreint le champ de l’enregistrement uniquement aux produits spécifiquement énumérés.

Par exemple, dans le cas des produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir les matières premières de l’industrie des plastiques, seules les matières premières de l’industrie des plastiques doivent être comparées avec les produits de l’autre marque.

Il convient de rappeler que l’utilisation de virgules dans la liste des produits et/ou services sert à séparer les éléments au sein d’une catégorie identique ou similaire. L’utilisation d’un point-virgule signifie une séparation entre les termes. La séparation des termes par une ponctuation différente peut entraîner des modifications de leur sens et peut conduire à une appréciation différente lorsque l’on compare les produits et/ou services.

Par exemple, dans «logiciel destiné aux machines industrielles; extincteurs» de la classe 9, l’inclusion d’un point-virgule signifie que le terme «extincteurs» doit être considéré comme une catégorie indépendante de produits, peu importe si l’intention était de protéger un logiciel à utiliser dans le domaine des machines industrielles et des extincteurs d’incendie.

1.5.3 Le sens de l’expression «produits et/ou services»

Une fois que le libellé des produits et services à analyser a été déterminé, leur sens doit être défini.

Dans certains cas, la signification exacte est immédiatement évidente à partir de la liste des produits et/ou services des marques où une description plus ou moins détaillée des produits et des services sera souvent fournie. Par exemple, le libellé ceintures en tant que vêtements exclut par définition les ceintures de sécurité ou les courroies industrielles.

En cas de doute sur le sens exact des termes utilisés dans la liste des produits et/ou services, ces termes doivent être interprétés à la fois à la lumière de la classification de Nice et d’un point de vue commercial.

Par conséquent, les ceintures de la classe 25 sont, en raison de leur classification, des vêtements.

Lorsque la signification des termes dans un contexte sémantique, commercial et /ou en vertu de la classification de Nice est ambiguë ou laisse des doutes, le sens qu’ils ont selon la classification de Nice prévaut.

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Vêtements, par exemple, renvoie à «vêtements collectivement» (voir par exemple, Oxford English Dictionary) et donc à des articles portés pour couvrir le corps, tels que les chemises, les robes, les pantalons, etc. Même si la définition que l’on trouve dans les dictionnaires généraux n’exclut pas explicitement le terme chaussures, le fait qu’il apparaisse dans la classification de Nice en tant qu’élément distinct dans la même classe 25 mène à la conclusion que les vêtements et les chaussures ne sont pas identiques mais similaires (confirmé par l’arrêt du 13 juillet 2004, T- 115/02, «a (fig)», point 26).

Toutefois, cela ne signifie pas que deux indications générales d’un intitulé de classe ne peuvent jamais être considérées comme identiques. Comme indiqué ci-dessus, la structure des intitulés de classe n’est pas uniforme. Certaines indications générales incluses dans les intitulés de classe peuvent en englober d’autres.

Exemple

 Viande et volaille sont identiques (classe 29).

1.6 Approche objective

La comparaison des produits et services en cause doit être réalisée sans tenir compte du degré de similitude des signes litigieux ou du caractère distinctif de la marque antérieure. C’est seulement au cours de l’appréciation globale d’une décision que les examinateurs prendront en considération tous les facteurs pertinents.

La classification des produits ou des services n’est pas concluante, parce que des produits et/ou services similaires peuvent être classés dans différentes classes, tandis que des produits et/ou services dissemblables peuvent relever de la même classe.

L’identité ou la similitude des produits et/ou services en cause doit être déterminée sur une base objective.

Les conclusions doivent être fondées sur les réalités du marché, c’est-à-dire sur les usages établis dans le domaine concerné de l’industrie ou du commerce. Ces usages, en particulier les pratiques commerciales, sont dynamiques et évoluent constamment. Par exemple, de nos jours, le téléphone portable cumule de nombreuses fonctions, y compris celles d’un outil de communication et d’un appareil photo.

Dans certains cas, l’examinateur peut uniquement fonder sa décision sur les faits et les éléments de preuve présentés par les parties. Les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (voir l’arrêt du 9 février 2011, T-222/09, «Alpharen», points 31 et 32).

1.7 Exposé des motifs

L’examinateur est tenu de motiver, dans sa décision, les résultats de la comparaison (identité, similitude ou dissemblance) pour chacun des produits et services indiqués dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont la demande a été formulée. Toutefois, lorsque la même conclusion est tirée pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’examinateur peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés, pour autant qu’ils présentent

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des caractéristiques analogues (voir par analogie l’ordonnance du 18 mars 2010, C-282/09, «PAYWEB CARD», points 37 et 38, l’arrêt du 12 avril 2011, T-28/10, «EURO AUTOMATIC PAYMENT», point 54 et l’arrêt du 17 octobre 2013, C-597/12P, «ZEBEXIR», points 26 et 27).

2 Identité

2.1 Principes généraux

L’identité est généralement définie comme «la qualité ou l’état d’être la même chose en termes de substance, de composition, de nature, de propriétés ou de qualités particulières dans le cadre d’une comparaison» (Oxford English Dictionary).

L’identité n’existe pas seulement lorsque les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits et/ou services de la marque contestée entrent dans la classe plus large de la marque antérieure ou lorsque et dans la mesure où – à l’inverse – un terme plus large de la marque contestée comprend les produits et/ou services les plus spécifiques de la marque antérieure. Il peut aussi y avoir identité lorsque la comparaison de deux catégories larges présente une correspondance partielle («chevauchement»). Par conséquent, une distinction peut être faite entre les cas d’«identité complète» et d’«identité partielle».

L’identité ne doit pas être établie sur la base de facteurs de similitude (voir la section 3.1.1 ci-dessous).

2.2 Identité complète: termes identiques ou synonymes

L’identité des produits et/ou services en litige doit être établie sur la base du libellé des parties pertinentes des listes de produits et/ou services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux principes énoncés ci-dessus. L’identité est évidente lorsque les produits et/ou services à comparer sont répertoriés exactement dans les mêmes termes.

Exemple

 Les véhicules sont identiques aux véhicules.

Lorsque ce n’est pas le cas, les termes des listes respectives de produits et/ou services doivent être interprétés afin de démontrer qu’ils sont en effet synonymes, c’est-à-dire que leur signification est la même. L’interprétation peut être faite à partir des définitions de dictionnaires, des expressions de la classification de Nice et en particulier en tenant compte du point de vue commercial.

Exemples

 Vélo est un synonyme de bicyclette. Ces produits sont identiques.

 La signification de l’expression smokers’ articles (articles pour fumeurs) de la classe 34 fait référence à des objets individuels qui sont utilisés en étroite relation avec le tabac ou les produits du tabac. Dans les anciennes éditions de la

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classification de Nice ces produits ont été appelés smokers’ requisites (articles pour fumeurs). Par conséquent, malgré un terme différent utilisé dans l’intitulé actuel, ces produits sont identiques.

 D’un point de vue commercial, les services de stations thermales et les services de bien-être sont les mêmes et sont donc identiques.

Toutefois, si un libellé identique est utilisé, mais que les produits sont classés dans différentes classes, cela signifie généralement que ces produits ne sont pas identiques:

Exemples

 «Drills» (foreuses) (machines-outils) de la classe 7 ne sont pas identiques aux «drills» (perçoirs) (outils à main) de la classe 8.

 Lasers (non à usage médical) de la classe 9 ne sont pas identiques aux lasers (à usage médical) de la classe 10.

Même s’ils peuvent être similaires, la classification en différentes classes indique qu’ils ont une nature, une destination ou une utilisation différente, etc.

Le même raisonnement ne s’applique pas si le classement différent est uniquement dû à la révision de la classification de Nice ou si les produits et/ou services sont manifestement «classés» à tort en raison d’une erreur évidente, par exemple, une erreur de transcription.

Exemples

 Les cartes à jouer (classe 16 – 7e édition) sont identiques aux cartes à jouer (classe 28 – 10e édition).

 Les produits pharmaceutiques (classe 15 – évidente erreur de dactylographie) sont identiques aux produits pharmaceutiques (classe 5).

2.3 Identité partielle

2.3.1 La marque antérieure inclut les produits et/ou services de la marque contestée

Lorsque la liste des produits et/ou services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits et/ou services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques (voir l’arrêt du 17 janvier 2012, T-522/10, «Hell», point 36).

Marque antérieure

Marque contestée

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Exemples

 Hébergement temporaire (droit antérieur, classe 43) inclut les services d’hébergement en auberge de jeunesse (marque contestée, classe 43). Par conséquent, ces services sont identiques.

 Les pâtes alimentaires (droit antérieur, classe 30) incluent les spaghettis (marque contestée, classe 30). Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

2.3.2 La marque contestée inclut les produits et/ou services de la marque antérieure

Si les produits et/ou services désignés par la marque antérieure sont couverts par une indication générale ou une catégorie plus générale utilisée dans la marque contestée, ces produits et/ou services doivent être considérés comme identiques, car l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus générale de produits et/ou services du demandeur/titulaire (voir l’arrêt du 7 septembre 2006, T-133/05, «Pam-Pim’s Baby- Prop», point 29).

Exemples

 Les jeans de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les vêtements (marque contestée, classe 25). Ces produits sont considérés comme identiques.

 Les vélos de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les véhicules (marque contestée, classe 12). Ces produits sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut toutefois limiter la liste de produits et/ou services d’une façon qui exclut l’identité, mais pourrait néanmoins conduire à une similitude (voir l’arrêt du 24 mai 2011, T-161/10, «E-Plex», point 22).

 Les jeans de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les vêtements (classe 25). Le demandeur/titulaire limite la précision aux vêtements, à l’exclusion des jeans. Ces produits ne sont plus identiques mais restent similaires.

 Les vélos de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les véhicules (marque contestée, classe 12). Le demandeur/titulaire limite la précision aux véhicules, à savoir automobiles. Ces produits ne sont plus identiques ou similaires.

Marque antérieure

Marque contestée

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Si le demandeur/titulaire ne limite pas la liste de produits et/ou services, ou le fait de manière insuffisante, l’Office considérera l’indication générale ou le terme/la catégorie large de la marque contestée comme une seule unité et jugera qu’il existe une identité.

Si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme une catégorie plus généraux, ainsi que les éléments spécifiques qui y figurent, tous ces éléments doivent être comparés avec les produits et/ou services antérieurs spécifiques. Le résultat de l’identité constatée avec l’indication générale ou le terme ou la catégorie plus généraux n’affecte pas automatiquement les éléments spécifiques.

Exemple

 La marque contestée couvre les véhicules (indication générale) ainsi que les vélos, aéronefs, trains (inclus dans les véhicules). Lorsque la marque antérieure est protégée pour les vélos, l’identité sera constatée en ce qui concerne les véhicules et les vélos, mais pas pour les aéronefs ou les trains.

Toutefois, si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme ou une catégorie plus généraux et des termes spécifiques qui ne sont pas énumérés indépendamment, mais uniquement à titre d’exemples, la comparaison est différente dans la mesure où seule l’indication générale ou le terme ou la catégorie plus généraux doivent être comparés.

Exemple

 La marque contestée couvre les véhicules, en particulier vélos, aéronefs, trains. La marque antérieure est protégée pour les vélos. Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut éviter ce résultat par la suppression de l’indication générale véhicules, de l’expression en particulier, et de la catégorie spécifique vélos.

Lorsque la liste de produits et/ou services de la marque contestée se lit comme suit: véhicules, à savoir vélos, aéronefs, trains, la comparaison est différente dans la mesure où seuls les éléments spécifiques doivent être comparés. Dans ce cas, seuls les vélos contestés sont identiques aux produits antérieurs.

2.3.3 Chevauchement

Si deux catégories de produits et/ou services correspondent partiellement («chevauchement») il peut y avoir identité si:

a. elles sont classées dans la même classe;

Marque antérieure Marque contestée

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b. elles relèvent de la même indication générale de l’intitulé de classe; et c. il est impossible de distinguer clairement les deux produits et/ou services.

Exemples

Produits antérieurs Produits contestés Élément concomitant

Vêtements d’extérieur pour femmes. Vêtements en cuir Vêtements d’extérieur en cuir pour femmes

Composants et pièces détachées pour véhicules terrestres

Sièges de véhicule2 Sièges pour véhicules terrestres

Pain Produits de boulangerielongue conservation. Pain longue conservation

Ustensiles de cuisine électriques Thermomètres

3 Thermomètres électriques de cuisine

Il en va de même lorsqu’une indication générale d’un intitulé de classe est partiellement incluse dans une autre indication générale du même intitulé de classe.

Exemples

Produits antérieurs Produits contestés Élément concomitant

Savons Préparations pour nettoyer Savons pour nettoyer

Instruments scientifiques Instruments optiques

Instruments optiques scientifiques, ex.: microscopes

Fongicides Produits pharmaceutiques Produits pharmaceutiques fongicides

Le cas échéant, il est impossible pour l’Office de filtrer ces produits à partir des catégories précitées. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus générale de produits du demandeur/titulaire, ils sont considérés comme identiques.

Dans le premier exemple présenté ci-dessus, le résultat varie bien sûr si savons est limité aux savons pour usage personnel. En l’espèce, les produits ne sont plus inclus dans l’intitulé préparations pour nettoyer de la classe 3, ce dernier étant uniquement destiné à l’usage domestique.

2.4 Pratique concernant l’utilisation des indications générales des intitulés de classe

Après la communication n° 2/12 du 20/06/2012 du président, l’Office ne s’oppose pas à l’utilisation de l’une quelconque des indications générales des intitulés de classe à condition que cette identification soit suffisamment claire et précise. 4.

2 Arrêt du 9 septembre 2008, T-363/06, «Magic seat», point 22. 3 Arrêt du 19 janvier 2011, T-336/09, «Topcom», point 34. 4 Voir à cet égard, la «Communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classes de la classification de Nice».

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Conformément à la communication précitée, l’Office interprète l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé de classe comme suit:

 Marques communautaires demandées au plus tard le 20/06/2012: En ce qui concerne les marques communautaires enregistrées et les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la communication ci-dessus5 qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé de classe d’une classe particulière, l’Office considère que l’intention du demandeur était de couvrir non seulement le sens littéral des indications générales mais aussi les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Dans l’arrêt du 31 janvier 2013, T-66/11, «Babilu», points 49 et 50, le Tribunal a confirmé cette interprétation de l’étendue de la protection des marques communautaires antérieures.

 Marques communautaires demandées le 21/06/2012 ou après: Le demandeur d’une marque qui utilise toutes les indications générales d’un intitulé de classe particulier de la classification de Nice pour identifier les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement est destinée à couvrir tous les produits ou services inclus dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Si le demandeur n’indique pas une telle intention, les indications générales (à condition que celles-ci respectent les exigences de clarté et de précision) seront interprétées de façon littérale.

L’OHMI et tous les offices nationaux des marques de l’Union européenne ont publié une communication commune sur l’application de l’arrêt «IP Translator» (ci-après: «communication commune sur l’application de l’arrêt IP Translator»). Selon cette communication, l’OHMI interprète l’étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe comme suit:

 Marques nationales antérieures déposées avant l’arrêt «IP Translator»: En principe, l’OHMI accepte la pratique en matière de dépôt de tous les offices nationaux des marques de l’Union européenne. Les marques nationales déposées avant l’arrêt «IP Translator» bénéficient de l’étendue de protection accordée par l’office national. La majorité des offices nationaux interprètent littéralement les intitulés de classe de leurs marques. Pour ces marques, l’OHMI interprète également les intitulés de classe sur la base du sens naturel et habituel de chaque indication générale.

 Seuls huit offices nationaux n’interprètent pas les intitulés de classe de leurs propres marques déposées avant l’arrêt «IP Translator» sur la base de leur sens naturel et habituel: la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, Malte et la Roumanie (voir le tableau 1 de la communication commune). L’OHMI interprète ces marques nationales comme couvrant les intitulés de classe plus la liste alphabétique de l’édition de la classification de

5 Cette communication est entrée en vigueur le 21.06.2012.

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Nice au moment du dépôt (même si l’office national interprète l’intitulé de classe comme couvrant tous les produits et services de la classe).

 Marques nationales antérieures déposées après l’arrêt «IP Translator»: L’OHMI interprète tous les produits et services couverts par les marques nationales sur la base de leur sens naturel et habituel (voir le tableau 5 de la communication commune).

Afin de déterminer l’étendue de la protection, les principes susmentionnés doivent être appliqués. Seuls les produits ou services considérés comme couverts en application de ces principes seront pris en considération lors de la comparaison entre les produits et/ou services.

3 Similitude des produits et services

3.1 Principes généraux

3.1.1 Facteurs de similitude

En règle générale, deux éléments sont définis comme étant similaires lorsqu’ils ont certaines caractéristiques en commun.

La similitude des produits et services a été traitée dans la jurisprudence de la Cour de justice dans l’affaire Canon (arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, «Canon»). La Cour de justice a estimé que pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (point 23).

Le terme «en particulier» montre que l’énumération des facteurs ci-dessus par la Cour n’est donnée qu’à titre indicatif. La similitude des produits et des services ne peut pas dépendre d’un certain nombre de critères fixes et limités qui pourraient généralement être déterminés à l’avance, avec un effet uniforme dans tous les cas de figure. Il existe éventuellement d’autres facteurs, en plus ou au lieu de ceux qui sont mentionnés par la Cour, qui peuvent être pertinents pour le cas particulier.

Il convient par conséquent de prendre en considération les facteurs suivants.

Facteurs énumérés dans l’arrêt Canon:

 la nature;  la destination;  l’utilisation;  la complémentarité;  le caractère concurrent.

Facteurs supplémentaires:

 les circuits de distribution;  le public pertinent;  l’origine habituelle des produits et/ou services.

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Ces facteurs seront expliqués plus en détail ci-dessous (voir «Les facteurs de similitude spécifiques»); ils sont également utilisés dans la base de données de l’Office dans le cade de la comparaison des produits et des services. Il convient toutefois de noter que même si la base de données est limitée à ces huit facteurs, il peut exister des cas spécifiques où d’autres critères sont pertinents.

3.1.2 Définition des facteurs pertinents

La comparaison doit mettre l’accent sur l’identification des facteurs pertinents qui caractérisent précisément les produits et/ou services à comparer. Par conséquent, la pertinence d’un facteur particulier dépend des produits et/ou services correspondants à comparer.

Exemple

 Lorsque l’on compare les skis et les chaussures de ski, il est évident qu’ils ne coïncident pas du point de vue de leur nature, de leur utilisation et qu’ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, la comparaison doit mettre l’accent sur leur destination, leur caractère complémentaire, leurs circuits de distribution, leur origine habituelle et/ou le public pertinent.

Par conséquent, les facteurs pertinents et les fonctions qui caractérisent un produit ou un service peuvent être différents en fonction des produits et services par rapport auxquels ils doivent être comparés.

Il n’est pas nécessaire de répertorier tous les facteurs possibles. Il importe toutefois de savoir si les relations entre les facteurs pertinents sont suffisamment proches pour constater une similitude.

Les questions suivantes pourraient être posées:

 Comment les produits et/ou services seront-t-ils utilisés?  Quelle est leur destination?  Quelle est la probabilité pour qu’ils coïncident du point de vue du producteur?  Les trouve-t-on habituellement dans le même point de vente, magasin ou dans le

même rayon d’un supermarché?

Si les facteurs ne peuvent pas encore être définis à partir du libellé des produits et/ou services, des informations supplémentaires peuvent être extraites des entrées de dictionnaires. Toutefois, les entrées de dictionnaires doivent être analysées par rapport aux réalités commerciales et en particulier en tenant compte de la classification de Nice.

Exemple

 Selon le dictionnaire, ice (glace) est le singulier d’ices (glaces) et signifie entre autres «(une) crème glacée» ou «la glace» (The Oxford English Dictionary, édition en ligne). Si la comparaison d’ices (glaces comestibles) et de ice (glace à rafraîchir) de la classe 30 était uniquement établie sur la base de la définition du dictionnaire, cela conduirait à une conclusion erronée selon laquelle ice (glace à rafraîchir) est identique à ices (glaces comestibles). Toutefois, étant donné que les termes ices et ice sont tous deux mentionnés dans la liste des produits de la classe 30, ices doit être compris comme «glaces comestibles», tandis que ice

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doit avoir le sens de «glace à rafraîchir». Bien qu’elles coïncident du point de vue de la composition dans la mesure où toutes les deux sont composées (en partie) d’eau gelée, leur nature commerciale est différente: tandis que l’une est un aliment, l’autre est un produit auxiliaire pour conserver et/ou rafraîchir des aliments. Cet exemple montre que la classification de Nice, ainsi que le point de vue commercial prévalent sur la définition du dictionnaire.

Une fois que les facteurs pertinents ont été identifiés, l’examinateur doit déterminer la relation qui existe entre eux et le poids qui leur est attribué (voir ci-dessous «Relation entre différents facteurs»).

3.2 Facteurs de similitude spécifiques

Les sections suivantes définissent et illustrent les différents facteurs de la similitude des produits et services.

3.2.1 Nature

La nature d’un produit ou service peut être définie comme les qualités ou les caractéristiques essentielles grâce auxquelles ce produit ou service est reconnu. La nature correspond souvent à un type particulier de produit ou service ou à une catégorie spécifique à laquelle ce produit ou service appartient et qui est généralement utilisée pour le définir. En d’autres termes, elle est la réponse à la question «Qu’est-ce que c’est?»

Exemples

 Yaourt est un produit laitier.  Voiture est un véhicule.  Lotion pour le corps est un produit cosmétique.

3.2.1.1 Valeur indicative des intitulés de classes et des catégories

Le fait que les produits et/ou services à comparer relèvent de la même indication générale d’un intitulé de classe ou d’une catégorie plus générale ne signifie pas automatiquement qu’ils ont la même nature. Les aliments destinés à la consommation humaine constituent un exemple de catégorie plus générale.

Exemples

 Les fruits frais (classe 31) d’une part et le café, les farines et le pain (classe 30), d’autre part, ont une nature différente bien que tous constituent des denrées alimentaires.

 Les viandes, poissons, volailles et gibier (classe 29) sont des aliments d’origine animale. Les fruits et légumes (classe 31) sont des aliments d’origine végétale. Cette faible relation, à savoir que tous ces éléments sont des aliments, n’exclut pas que leur nature est différente.

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Le fait que les produits et/ou services à comparer relèvent d’une indication générale suffisamment étroite d’un intitulé de classe tend à indiquer une nature identique ou similaire.

Exemple

 Le lait concentré et le fromage (classe 29 pour les deux) partagent la même nature parce qu’ils appartiennent à la même famille de produits, c’est-à-dire celle des produits laitiers, qui sont une sous-catégorie d’aliments (voir l’arrêt du 4 novembre 2003, T-85/02, «Castillo», point 33).

3.2.1.2 Caractéristiques des produits déterminant leur nature

Diverses caractéristiques des produits en cause peuvent être utiles afin de déterminer leur nature. Celles-ci comprennent les éléments suivants:

Composition: par exemple, les ingrédients, les matériaux à partir desquels les produits sont fabriqués.

Exemple

 Le yaourt (classe 29) est un produit à base de lait (la nature du yaourt peut être définie par son ingrédient de base).

La composition peut être le critère le plus pertinent pour déterminer la nature. Toutefois, une composition identique ou similaire des produits n’est pas en soi un indicateur de la même nature.

Exemple

 Une chaise (classe 20) et une poupée (classe 28) peuvent toutes les deux être en plastique, mais elles n’ont pas la même nature puisque le premier produit est un meuble et le deuxième est un jouet. Ces produits appartiennent à des catégories différentes.

Principe de fonctionnement: par exemple, fonctionnement mécanique, avec ou sans moteur, fonctionnement optique, électrique, biologique ou chimique.

Exemple

 Le télescope (classe 9) est un dispositif optique (la nature d’un télescope peut être définie par son principe de fonctionnement, qui est optique).

Bien que le principe de fonctionnement puisse aider à définir la nature de certains produits, il n’est pas toujours concluant. Il existe des cas où les produits, en particulier liés à la technologie, ayant le même principe de fonctionnement, ont une nature différente.

Exemple

 Un émulseur et une brosse à dents électrique ont le même principe de fonctionnement, c’est-à-dire, la rotation, mais ils n’ont pas la même nature.

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En revanche, il existe des produits ayant différents principes de fonctionnement, mais qui ont la même nature.

Exemple

 Le principe de fonctionnement des lave-linge utilisant de la poudre à lessive est chimique, ce qui n’est pas la même chose que le principe de fonctionnement des lave-linge utilisant des ondes magnétiques. Toutefois, ces produits ont la même nature puisque ce sont tous les deux des lave-linge.

Caractéristique physique: par exemple, liquide/solide, dur/souple, flexible/rigide

La caractéristique physique représente une autre caractéristique des produits qui peut être utilisée pour définir leur nature, mais à l’image du principe de fonctionnement, elle n’est pas concluante.

Exemples

 Toutes les boissons sont liquides. Leur nature est différente de celle des produits alimentaires solides. Toutefois, lorsque l’on compare deux boissons différentes, leur caractéristique physique ne saurait être concluante: le lait (classe 29) n’a pas la même nature qu’une boisson alcoolisée (classe 33).

 Le yaourt est commercialisé aussi bien sous forme solide que sous forme liquide. Du reste, la nature de ce produit est définie non pas par sa caractéristique physique, mais (comme indiqué ci-avant) par son ingrédient de base (le lait). Solide ou liquide, la nature d’un yaourt est la même dans les deux cas (produit laitier).

3.2.1.3 Nature des services

Lors de la définition de la nature des services, les caractéristiques (composition, principe de fonctionnement, caractéristique physique) ne peuvent pas être utilisées étant donné que les services sont intangibles.

La nature des services peut être définie, en particulier, selon le type d’activité proposée aux tierces parties. Dans la plupart des cas, c’est la catégorie dont relève le service qui définit sa nature.

Exemple

 Les services de taxi (classe 39) ont la même nature que les services d’autobus (classe 39), étant donné qu’ils constituent tous les deux des services de transport.

3.2.1.4 Nature des produits par opposition à nature des services

Par leur nature, les produits sont généralement différents des services en ce sens que les produits sont des articles de commerce, des biens, des marchandises ou des biens immobiliers. Leur vente implique habituellement le transfert du titre de propriété de quelque chose de physique, c’est-à-dire des biens mobiliers ou immobiliers. En revanche, les services reposent sur la prestation d’activités intangibles.

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3.2.2 Destination

La destination est généralement définie comme la raison pour laquelle on fait ou crée quelque chose, ou la raison d’être de quelque chose (Oxford Dictionary Online).

En tant que facteur énuméré dans l’arrêt Canon, la destination signifie l’usage prévu des produits ou services et nul autre usage possible.

Exemple

 Un sachet en matière plastique peut être utilisé comme une protection contre la pluie. Toutefois, sa destination est de contenir des objets.

La destination est définie par la fonction des produits et/ou services. En d’autres termes, elle répond aux questions: à quoi doivent servir ces produits et/ou services? quel problème servent-ils à résoudre?

Il est parfois difficile de déterminer le niveau d’abstraction approprié pour définir la destination. Comme dans le cas de la détermination de la nature, la destination doit être définie de façon suffisamment stricte.

Exemple

 Dans le cas de vinaigres, la destination ne doit pas être définie comme «consommation humaine», qui est la destination générale que tous les aliments partagent, mais comme «assaisonnement ordinaire».

3.2.3 Utilisation

L’utilisation détermine la manière dont les produits et/ou services sont utilisés pour correspondre à leur destination.

La question à se poser est la suivante: Comment ces produits et/ou services sont-ils utilisés?

L’utilisation découle souvent directement de la nature et/ou de la destination prévue des produits et/ou services et, en tant que telle, elle est dès lors sans importance ou d’une importance limitée pour l’analyse de la similitude.

Exemple

 L’utilisation des journaux et des livres est la même dans le sens où ils sont tous destinés à la lecture. Toutefois, la similitude peut déjà être établie à partir du fait qu’ils sont des produits imprimés (même nature) et qu’ils servent à divertir ou à informer (même destination).

Indépendamment de l’explication précédente, de la nature et de la destination, l’utilisation peut être importante lorsqu’elle caractérise les produits:

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Exemple

 Les produits pharmaceutiques pour traiter les maladies de la peau de la classe 5 peuvent prendre la forme de crèmes. Elles ont la même utilisation que les crèmes cosmétiques de la classe 3.

Toutefois, même si l’utilisation caractérise les produits comparés et si elle est identique pour ces deux produits, ce fait ne suffit pas à lui seul pour établir la similitude.

Exemple

 Les gommes à mâcher (classe 30) et le tabac à chiquer (classe 34) ont la même utilisation. Toutefois, ce seul fait ne les rend pas similaires.

3.2.4 Complémentarité

Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, l’arrêt du 11 mai 2011, T-74/10, «Flaco», point 40, l’arrêt du 21 novembre 2011, T-558/11, «Artis», point 25 et l’arrêt du 4 février 2011, T-504/11, «Dignitude», point 44).

La relation complémentaire entre les produits et/ou services peut être, par exemple, fonctionnelle.

Exemple

 Les services d’hébergement de sites Internet de la classe 42 ne peuvent exister sans les services de programmation pour ordinateurs de la classe 42. Il y a une complémentarité fonctionnelle entre ces services qui, par leur nature, appartiennent au domaine des technologies de l’information. En outre, ces services sont destinés au même public et utilisent les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires (voir l’arrêt du 29 septembre 2011, T-150/10, «Loopia», points 36 et 43).

Par définition, des produits qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir l’arrêt du 22 juin 2011, T-76/09, «Farma Mundi Farmaceuticos Mundi», point 30 et l’arrêt du 12 juillet 2012, T-361/11, «Dolphin», point 48). Voir également la section 3.3.1, Interaction entre les facteurs.

Exemple

 Les produits textiles de la classe 24 (destinés au grand public) et les services de traitement relatifs aux produits textiles de la classe 40 (destinés aux professionnels) ne peuvent être complémentaires (voir l’arrêt du 16 mai 2013, T-80/11, «Ridge Wood», points 28 à 32). Ces produits et services ne sont pas similaires.

La complémentarité n’est pas concluante en elle-même pour établir une similitude entre les produits et/ou services. Bien qu’un certain degré de complémentarité puisse exister, les produits et/ou services peuvent être dissemblables.

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Exemple

 Il existe un degré de complémentarité entre le vin (classe 33) et les verres à vin (classe 21) dans la mesure où les verres à vin sont destinés à être utilisés pour consommer du vin. Toutefois, cette complémentarité n’est pas assez marquée pour conclure que ces produits sont similaires. De plus, ces produits n’ont pas la même nature ni la même origine habituelle et ne partagent pas non plus en général les mêmes circuits de distribution (voir l’arrêt du 17 juillet 2007, T-105/05, «Waterford Stellenbosch», point 34, confirmé par l’arrêt du 7 mai 2009, C-398/07 P, «Waterford Stellenbosch», point 45).

Cependant, lorsque la complémentarité entre les produits et/ou services a été identifiée en combinaison avec d’autres facteurs, tels que l’«origine habituelle» et/ou le «circuit de distribution», la similitude peut être établie.

Exemples

 Les skis (classe 28) et les chaussures de ski (classe 25) sont complémentaires car l’utilisation de l’un des produits est indispensable pour l’utilisation de l’autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.

 Le matériel d’enseignement de la classe 16 (tel que les imprimés, les supports de données préenregistrées et les cassettes audio/vidéo) est essentiel et donc complémentaire aux cours de la classe 41 et, de façon générale, le matériel est publié par la même entreprise. Ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Ces produits sont similaires aux services en question (voir, par exemple, l’arrêt du 23 octobre 2002, T-388/00, «ELS»).

 Les services d’un architecte (conception de bâtiments) (classe 42) sont indispensables pour la construction de bâtiments (classe 37). Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires (voir l’arrêt du 9 avril 2014, T-144/12, «Comsa», points 65 à 67).

3.2.4.1 Utilisation combinée: non complémentaire

La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre (voir la décision du 16 décembre 2013, R 634/2013-4, «ST LAB», paragraphe 20). Dans de tels cas, la similitude ne peut être établie que sur la base d’autres facteurs, mais pas sur la base de la complémentarité.

Exemple

 Même si le fonctionnement des courroies de transmission de la classe 12 peut être mesuré à l’aide d’un dispositif de test pour véhicules à moteur de la

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classe 9, cela ne veut pas dire que ces produits sont complémentaires. Il peut être pratique, dans certains cas, de mesurer la performance de l’un ou l’autre paramètre, mais une simple commodité ne suffit pas pour conclure qu’un produit est indispensable à l’autre (voir la décision du 3 octobre 2013, R 1011/2012-4, «SUN», paragraphe 39).

Certains produits, qui sont souvent coordonnés entre eux mais qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres facteurs de similitude, ont été jugés par le Tribunal comme ayant une «complémentarité esthétique» (voir l’arrêt du 1er mars 2005, T-169/03, «Sissi Rossi», point 62, les arrêts du 11 juillet 2007, T-150/04, «Tosca Blu», points 35 à 39 et T-443/05, «PiraÑAM», points 49 et 50, l’arrêt du 20 octobre 2011, T-214/09, «Cor», points 32 à 37). Cette relation entre les produits n’entre pas dans le champ de la définition existante de la complémentarité.

Exemple

 Les sacs à main (classe 18) et les vêtements (classe 25) sont étroitement liés, mais pas complémentaires puisque les uns ne sont pas indispensables à l’utilisation des autres. Souvent, ils sont simplement utilisés en combinaison. Ils sont, toutefois, similaires du fait qu’ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou des fabricants associés, être achetés par le même public et que ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente.

3.2.4.2 Produits et/ou services accessoires: non complémentaires

Lorsque certains produits et/ou services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit ou service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. Les produits accessoires sont généralement ceux qui sont utilisés pour l’emballage (par exemple, des bouteilles, des boîtes, des bidons, etc.) ou la promotion (par exemple, des brochures, des affiches, des listes de prix, etc.). De même, les produits et/ou services offerts gratuitement dans le cadre d’une campagne de marchandisage ne sont pas habituellement similaires au produit ou service principal.

Exemples

 Les services organisation et conduite d’expositions ne sont pas similaires aux produits de l’imprimerie, y compris notes relatives à l’événement (classe 16), étant donné que ces produits ont pour seul objet la promotion et l’annonce de l’événement spécifique. Ces produits et services ne sont pas complémentaires.

 Les compléments nutritionnels à base de plantes de la classe 5 ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons de la classe 32. Toute consommation combinée de ces produits est simplement accessoire. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires. En outre, puisque leurs destination, circuits de distribution et producteurs habituels sont différents et puisqu’ils ne sont pas concurrents, ces produits ne sont pas similaires (voir l’arrêt du 23 janvier 2014, T-221/12, «Sun Fresh», point 84).