Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Euromac 2 SAS contre Bernard Von Gunten

Différend No. DCH2015-0004

1. Les parties

La Requérante est Euromac 2 SAS de Folschwiller, France, représenté par Fidal, France.

La Partie Adverse est Bernard Von Gunten de Châtel-St-Denis, Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <euromac2.ch> (“le Nom de Domaine”).

Le Registre auprès duquel le Nom de Domaine est enregistré est SWITCH, Suisse.

3. Rappel de la procédure

Une Demande a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 mars 2015.

En date du 18 mars 2015, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. En date du 18 mars 2015, SWITCH a confirmé que la Partie Adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci-après les “Dispositions”) adoptées par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 2 avril 2015, une transmission de la Demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la Partie Adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 avril 2015.

La Partie Adverse n’a déposé aucune réponse à la Demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) des Dispositions.

En date du 12 mai 2015, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Jacques de Werra. L’Expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

La Requérante est une société française active dans le domaine du bâtiment, et plus particulièrement dans la fabrication et la commercialisation de murs, dalles et toitures pour maison passive qui a commencé ses activités en 1982. Elle est active en Suisse depuis plusieurs années au travers d’un réseau de vente export et d’agents commerciaux indépendants en Suisse romande et alémanique et y commercialise ses produits auprès de clients privés ou professionnels (architectes, promoteurs, constructeurs).

La Requérante est présente sur Internet par différents sites liés à divers noms de domaines comportant la désignation “euromac2”, dont en particulier <euromac2.com>, <euromac2.fr>, <euromac2.be>, <euromac2.nl>.

La Requérante est titulaire de différentes marques comportant la dénomination EUROMAC 2 parmi lesquelles figure en particulier la marque internationale 637768, enregistrée le 13 juin 1995 pour des produits en classes 6, 17 et 19, qui couvre en particulier la Suisse (“la Marque”).

La Partie Adverse n’a pas de relations d’affaires avec la Requérante. La Partie Adverse est active au sein d’une société (“Home + Foyer SA” dont elle préside le conseil d’administration) qui opère dans le domaine de la promotion et la construction de maisons individuelles qui exploite un site à “www.homeetfoyer.ch”. Cette société propose en particulier des maisons conçues avec un standard élevé d’économie d’énergie. La Partie Adverse est également titulaire d’une vingtaine d’autres noms de domaine, dont <maison-passive.ch>.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000. Le Nom de Domaine n’est pas activement utilisé.

La Requérante a adressé deux lettres de mise en demeure (la seconde par biais de son conseil) à la Partie Adverse (en dates des 11 juillet 2014 et 30 janvier 2015 respectivement) auxquelles il n’a été donné aucune suite.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante expose qu’elle est titulaire de la Marque, que l’enregistrement ou l’utilisation du Nom de Domaine constitue une violation de la Marque au sens de l’article 13 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (“LPM”) dès lors que le Nom de Domaine est identique ou à tout le moins similaire au point de prêter à confusion avec la Marque. La Requérante indique que le fait que la Partie Adverse ait simplement enregistré le Nom de Domaine sans l’exploiter à ce jour est sans effet au regard du droit suisse, car cette absence de commencement d’exploitation s’explique certainement par le fait que la Partie Adverse ne pourrait en aucune manière exploiter le Nom de Domaine sans porter atteinte aux droits de la Requérante sur la Marque et par le fait que cette absence confirme le fait que le Nom de Domaine a été enregistré dans le but de porter préjudice à la Requérante, en la privant d’un actif numérique essentiel pour le développement et la promotion de ses activités sur le territoire suisse.

La Requérante expose en outre qu’elle n’entretient aucune relation commerciale avec la Partie Adverse qui n’est ni un agent ni un distributeur de la Requérante et qu’il est plus que probable que la Partie Adverse connaissait la Requérante et la Marque lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement du Nom de Domaine. La Requérante estime en outre que l’enregistrement et la détention passive du Nom de Domaine par la Partie Averse constituent une pratique de concurrence déloyale illicite au sens de l’art. 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (“LCD”), et que l’enregistrement du Nom de Domaine a été opéré de mauvaise foi par la Partie Adverse.

B. Partie Adverse

La Partie Adverse n’a pas participé à la présente procédure.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 24(c) des Dispositions, l’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent au paragraphe 1 la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

Il convient donc de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse (respectivement du Liechtenstein) des signes distinctifs, essentiellement le droit des marques, des raisons de commerce, au nom et de la concurrence déloyale, afin de déterminer si la Requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du Nom de Domaine par la Partie Adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit.

A ce sujet, le paragraphe 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la Partie Adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Etant donné l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des Dispositions laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, Litige OMPI No. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige OMPI No. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI No. DCH2005-0012 indiquant que les doutes profitent à la Partie Adverse; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI No. DCH2004-0010).

A. La requérante a-t-elle un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

La Requérante bénéficie de la protection de la Marque en Suisse. La Requérante bénéficie aussi de la protection conférée par le droit suisse de la concurrence déloyale (découlant de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, “LCD”, comme développé ci-dessous sous B).

La Requérante bénéficie ainsi d’un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Il convient d’examiner si l’enregistrement ou l’utilisation du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

Concernant la protection par le droit des marques, il convient de déterminer si le droit à la Marque de la Requérante est violé en l’espèce.

A cet égard, et contrairement à ce qu’allègue la Requérante, pour qu’il y ait infraction de la LPM (au sens des art. 3 et 13 LPM), il faut que le signe distinctif litigieux de la Partie Adverse, en l’occurrence le Nom de Domaine, soit utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services revendiqués par la Marque de la Requérante (conformément au principe de spécialité). Or, en l’espèce, le Nom de Domaine n’est pas actif de sorte que la condition de la similarité des produits respectifs n’est pas remplie. En enregistrant le Nom de Domaine sans en faire un usage pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués par la Marque de la Requérante, la Partie Adverse ne commet aucune violation de la LPM (et spécifiquement des art. 3 et 13 LPM). Voir April S.A. contre Yann Guyonvarc’h - SC Swisscaution SA, Litige OMPI No. DCH2014-0012.

Aucune infraction de la LPM n’étant réalisée, il convient d’examiner ensuite si l’enregistrement ou l’utilisation du Nom de Domaine par la Partie Adverse est constitutif de concurrence déloyale au sens de la LCD.

La Requérante allègue en substance que l’enregistrement du Nom de Domaine par la Partie Adverse a été fait de mauvaise foi.

Selon l’article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

L’enregistrement de noms de domaine incorporant la marque d’un tiers peut constituer un agissement déloyal au sens de l’art. 2 LCD, lorsqu’un tel enregistrement est opéré sans intérêt légitime et dans l’objectif de bloquer l’accès à un tiers (voir ATF 126 III 239, 247; Tribunal du commerce de Zurich (18 décembre 2001), <volvo-ankauf.ch>, ZR 101 (2002), 51; Société des Produits Nestlé S.A. v. Shen Chaoyong, Litige OMPI No. DCH2014-0013; Sven Beichler, mySwissChocolate AG v. chocri GmbH, Litige OMPI No. DCH2012-0032).

En l’espèce, l’Expert considère que l’enregistrement du Nom de Domaine par la Partie Adverse est déloyal au sens de l’art. 2 LCD dès lors que le dossier ne permet pas de percevoir un quelconque intérêt légitime de la Partie Adverse à un tel enregistrement et que ce dernier a pour effet de bloquer l’accès de la Requérante à un nom de domaine qui correspond à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière (et que des noms de domaines comparables ont été enregistrés/sont utilisés par la Requérante pour d’autres extensions nationales, p.ex. “fr.”, “be” et ”.nl”).

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

Bien que cette question n’ait pas été soulevée par les Parties dans la procédure, l’Expert doit également examiner la question de l’éventuelle péremption des droits de la Requérante, cette question devant en effet être examinée d’office en droit suisse (ATF 94 II 37 c. 6a). Selon la jurisprudence, l’invocation tardive de prétentions fondées sur la violation d’un droit de propriété intellectuelle peut conduire, en application de l’article 2 al. 2 du Code Civil qui réprime l’abus manifeste d’un droit, à la péremption de ces prétentions et, par conséquent, du droit d’action qui leur est lié. La péremption implique que l’ayant droit puisse se voir reprocher un abus de droit résultant du fait d’avoir toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et du fait que l’auteur de la violation ait acquis entre-temps une position digne de protection (TF, arrêt 4A_638/2009, c. 3.2 non publié aux ATF 136 III 225; arrêt 4C.371/2005 c. 3.1 et les arrêts cités, in SJ 2007 I p. 7 et in sic! 2006 p. 500). La jurisprudence expose que l’écoulement du temps n’est pas à lui seul déterminant pour retenir un abus de droit et qu’il faut se mettre à la place de l’usurpateur et voir s’il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l’ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir (TF, arrêt 4C.371/2005 c. 3.1.). Il faut en outre que l’auteur de la violation ait acquis entre-temps une position digne de protection. Ce qui est décisif à cet égard, c’est que la raison sociale ou le signe de l’auteur de la violation se soit imposé dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (ATF 117 II 575 consid. 6a et l’arrêt cité; plus récemment arrêt 4C.76/2005 du 30 juin 2005, c. 3.2 non publié aux ATF 131 III 581). Pour que la position acquise soit en outre digne de protection, il faut que l’auteur de la violation ait acquis une position dans la concurrence qui soit si marquée qu’y renoncer entraînerait pour lui des désavantages justifiant que l’ayant droit supporte l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir son droit exclusif à l’encontre de l’auteur de la violation (ATF 117 II 575 c. 6a; plus récemment arrêt 4C.76/2005 du 30 juin 2005, c. 3.2 non publié aux ATF 131 III 581). Il faut enfin que le concurrent ait acquis cette position de bonne foi, en croyant que son comportement était permis ou en se fondant sur l’apparence de tolérance créé par l’inactivité de l’ayant droit.

En l’occurrence, les conditions de la péremption ne sont manifestement pas remplies. Même si le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000 et si une très longue période s’est ainsi écoulée depuis lors avant l’initiation de la présente procédure, il n’est pas établi que la Requérante - qui est une société de petite taille établie en France - ait eu connaissance du Nom de Domaine depuis longtemps et qu’elle ait ainsi toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer. D’ailleurs, même si c’était le cas (ce qui n’est pas établi), le Défendeur qui n’a pas utilisé activement le Nom de Domaine ne peut avoir acquis une position digne de protection, car celle-ci n’aurait pu découler que d’un usage actif du Nom de Domaine (voir par contraste The Procter & Gamble Company contre Triall SA, Litige OMPI No. DCH2014-0001).

Dans ces circonstances, l’Expert conclut que le comportement du Défendeur est constitutif de concurrence déloyale en vertu de l’article 2 de la LCD et que l’enregistrement du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit suisse au sens du paragraphe 24(d) des Dispositions.

Selon paragraphe 24(d)(iii) des Dispositions, l’infraction doit justifier le transfert ou l’extinction du nom de domaine litigieux. Dans un arrêt du 25 juin 2002 concernant un comportement constitutif de concurrence déloyale en vertu de l’article 2 de la LCD, le Tribunal de commerce de St. Gall a constaté que l’article 9 lit. b de la LCD permet d’ordonner non seulement la radiation du nom de domaine litigieux, mais aussi son transfert (HG St. Gallen du 25 juin 2002, <breco.ch>, sic! 2003, 348).

Sur cette base, l’infraction constatée en l’occurrence justifie le transfert du Nom de Domaine à la Requérante (voir April S.A. contre Yann Guyonvarc’h - SC Swisscaution SA, Litige OMPI No. DCH2014-0012).

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <euromac2.ch> au profit de la Requérante.

Jacques de Werra
Expert
Le 27 mai 2015