World Intellectual Property Organization

WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Sven Beichler, mySwissChocolate AG v. chocri GmbH

Verfahren Nr. DCH2012-0032

1. Die Parteien

Die Gesuchsteller sind Sven Beichler (Gesuchsteller 1) und mySwissChocolate AG (Gesuchstellerin 2), beide aus Wermatswil, Schweiz, vertreten durch Bernasconi & Bernasconi, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist chocri GmbH aus Berlin, Deutschland.

2. Streitige Domain-Namen

Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen <myswisschoclate.ch> und <my-swiss-chocolate.ch> (nachfolgend die „Domain-Namen”).

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 13. November 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 15. November 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 21. November 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 11. Dezember 2012.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 12. Dezember 2012 mit, dass die Gesuchsgegnerin am 11. Dezember 2012 eine Gesuchserwiderung eingereicht hatte, und gegenüber dem Zentrum keine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat.

Am 12. Dezember 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 14. Januar 2013 Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Der Gesuchsteller 1 ist seit dem 9. Februar 2010 Inhaber der Wort-/Bildmarke (Nr. 599122) MYSWISSCHOCOLATE.CH, die u.a. in der Schweiz für Waren- und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31 und 35 eingetragen ist. Der Wortbestandteil der Marke bildet die Second Level Domain des Werbeauftritts der Gesuchstellerin 2 unter der Website „myswisschocolate.ch”, die am 7. Januar 2010 zunächst auf den Namen des Gesuchstellers 1, am 29. März 2010 auf den Namen der Gesuchstellerin 2 mutierend, registriert wurde. Seit dem 23. Juni 2011 ist die Gesuchstellerin 2 Inhaberin der Domainnamen <mysuissechocolate.ch>, <mysuissechocolat.ch>, <my-suisse-chocolate.ch>, <my-suisse-chocolat.ch>, <mysuissechocolate.com>, <mysuissechocolat.com>, <my-suisse-chocolate.com>, <my-suisse-chocolat.com> und seit dem 8. Dezember 2011 von <myswisschocolate.com>. Weiter ist die Gesuchstellerin 2 seit dem 25. Oktober 2010 Inhaberin der Schweizer Firma mySwissChocolate AG, die unter der Firmennummer CH-020.3.035.775-3 im Handelsregister Zürich eingetragen ist. Der Gesellschaftszweck der Gesuchstellerin 2 besteht u.a. im Betrieb einer Internetplattform für die Vermarktung der auf individuellen Kundenwunsch fabrizierten Artikel aus Schweizer Schokolade.

Die Gesuchgegnerin hat die streitgegenständlichen Domainnamen am 9. November 2010 registriert. Der Domain-Name wird verwendet, um on-line Schokolade zu vertreiben.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Gemäss den Gesuchstellern 1 und 2 habe die Gesuchsgegnerin die streitgegenständlichen Domainnamen am 9. November 2010 registriert. Die Kennzeichenrechte der Gesuchsteller gelten als prioritätsälter.

Der Gesellschaftszweck der Gesuchstellerin 2 bestehe u.a. im Betrieb einer Internetplattform für die Vermarktung der auf individuellen Kundenwunsch fabrizierten Artikel aus Schweizer Schokolade. Auf der firmeneigenen Website „www.myswisschocolate.ch” lassen sich über 450 Millionen verschiedene individuelle Schokoladenkreationen aus original Schweizer Schokolade zusammenstellen. Neben drei verschiedenen Schokoladensorten, zahlreichen Geschmacksnoten sowie über 100 erlesenen Zutaten, lassen sich die Schokoladentafeln auch mit Firmenlogo, Foto oder persönlichem Schriftzug versehen.

Bei der Gesuchsgegnerin handle es sich um ein deutsches Konkurrenzunternehmen. Gemäss Auszug aus dem Registerportal der Länder sei die Produktion und der Vertrieb von durch Kunden individuell kreierter Schokolade Gegenstand ihrer Geschäftsaktivitäten. Das Warenangebot der Gesuchsgegnerin auf der Website „www.chocri.de” sei mit demjenigen der Gesuchstellerin 2 identisch und richte sich an die gleichen Verkehrskreise. Zwischen den Konfliktparteien bestehe daher ein direktes Konkurrenzverhältnis.

Gemäss den Gesuchstellern sei seit Beginn der Geschäftsaktivitäten der Gesuchstellern eine Strategie der Gesuchsgegnerin erkennbar, gemäss welcher diese mit planmässigem Vorgehen und unter Verletzung verschiedener Kennzeichenrechte der Gesuchsteller diesen zustehenden Internet traffic usurpiere. Als zentrales Element dieses Vorgehens erscheine insbesondere die Registrierung und Verwendung von auf Verwechslung mit Domain-Namen und Kennzeichenrechten der Gesuchsteller abzielenden Domainnamen. In der Retrospektive liesse sich das Vorgehen der Gesuchsgegnerin in drei Phasen unterteilen:

In einer ersten Phase habe die Gesuchsgegnerin erfolglos versucht, die Wortmarke MYSWISSCHOCOLATE für die Klassen 30 und 31 beim Deutschen Patent- und Markenamt (nachfolgend: DPMA) einzutragen.

Der Negativentscheid des DPMA habe die Gesuchsgegnerin veranlasst, in einer zweiten Phase, am 8. November 2010, <myswisschoclate.com> und <my-swisschocolate.com>, und am 9. November 2010 die streitgegenständlichen Domainnamen zu registrieren. In dieser Phase seien sämtliche dieser Domainnamen mit einem direkten Umleitungslink auf die Homepage der Gesuchsgegnerin „www.chocri.de” verknüpft worden.

Vor diesem Hintergrund sei die Gesuchsgegnerin mit Schreiben vom 28. Januar 2011 abgemahnt und aufgefordert worden, die streitgegenständlichen Domainnamen an die Gesuchsteller abzutreten. Am 11. Februar 2011 wurde sie auch hinsichtlich der beiden Domainnamen <myswisschoclate.com> und <myswiss-chocolate.com> abgemahnt. Die Gesuchsgegnerin habe auf beide Abmahnschreiben zunächst nicht reagiert.

In einer dritten Phase, ab Anfang Juli 2011, mithin rund 5 Monate nach Versand der beiden Abmahnschreiben, habe die Gesuchsgegnerin alle vier Domainnamen inaktiv gesetzt, worauf sie am 22. Juli 2011 ein weiteres Mal von den Gesuchstellern abgemahnt worden sei. Auch diesem Abmahnschreiben und der damit verbundenen Aufforderung der Übertragung sämtlicher vier Domain-Namen habe die Gesuchsgegnerin nicht Folge geleistet. Stattdessen habe sie am 11. August 2011 den Domain-Namen <my-swiss-chocolate.com> an eine Drittperson übertragen. Das geschah auch mit dem Domain-Namen <myswisschoclate.de>, die an dieselbe Person übertragen worden sei. Ende September 2011 sei der Domain-Name <myswisschoclate.com> unter dem Titel „myswisschoclate — the real Blog about swiss choclate” wieder aktiviert worden. Wie aus den verschiedenen, wohl fingierten Einträgen erhellt, diene die Website insbesondere der (in)direkten Bewerbung der Gesuchsgegnerin. Auffällig seien jedenfalls die zahlreichen Postings mit Bezug auf die Gesuchsgegnerin.

Zur weiteren Illustrierung des gesuchsgegnerischen Verhaltens seien noch zwei weitere Registrierungen erwähnt. Bei der einen handle es sich um die Domain <miraqo.ch>. Nachdem am 4. April 2011 in verschiedenen Internet-Medien die Übernahme des italienischen Konkurrenzunternehmens Miraqo durch die Gesuchstellerin 2 gemeldet worden sei, habe die Gesuchsgegnerin am 23. Juni 2011 prompt auch den Domainnamen <miraqo.ch> registriert und ihn mit einem direkten Umleitungslink auf ihre Homepage verknüpft. Dasselbe Muster sei im Nachgang zum Bekanntwerden einer strategischen Allianz zwischen der Gesuchstellerin 2 und der US-Marktftührerin Chocomize (“www.chocomize.com”) im Frühling 2011 zu erkennen. Die Gesuchsgegnerin habe im Sommer 2011 die Domain <chocomize.de> registriert, welche seither als inaktive Seite existiere und eine rechtmässige Verwendung blockiere, bzw. unmöglich mache.

Die Ausführungen zu den Domainnamen <myswisschoclate.com>, <my-swisschocolate.com>, <miraqo.ch> und <chocomize.de> veranschaulichen die systematischen Vorgehensweise der Gesuchsgegnerin. Insbesondere indiziere dieses Verhalten, gerade hinsichtlich des Domain-Namens <myswisschoclate.com>, dass die Gesuchsgegnerin die streitgegenständlichen Domain-Namen jederzeit aktivieren und mit einem direkten Umleitungslink auf ihre Homepage verknüpfen könne.

Die Gesuchsteller machen also geltend, die Registrierung und/oder die Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin verletze nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins ihr Kennzeichenrecht, sei es Markenrecht, Namensrecht oder Wettbewerbsrecht. Sie beantragen deshalb, den Domain-Namen auf die Gesuchstellerin 2 zu übertragen.

B. Gesuchsgegnerin

Der Gesuchsgegner verweist auf einen Entscheid, welcher in dieser Sache gegen MySwissChocolate entschieden wurde. Die WIPO habe mit Sven Beichler v. chocri GmbH, WIPO Verfahren Nr. D2011-1629 festgestellt, dass eine Bildmarke nicht ausreiche, um die Domain-Namen übertragen zu lassen. An diesem Umstand habe sich bis heute nichts geändert, auch habe MySwissChocolate bis jetzt keine Wortmarke eingetragen bzw. neue Eintragungen vorgelegt.

Aus Zeit und mangels Kompetenz in Bezug auf das schweizerische Recht argumentiere die Gesuchsgegnerin nicht weiter und sehe auch nicht, welcher Umstand das WIPO Panel jetzt dazu bringen solle, seine Meinung zu ändern.

In ihrem Brief bestreitet die Gesuchsgegnerin noch, dass ihr Verhalten bösgläubig sei. Ohne dies zu dokumentieren, behauptet sie, die Firma chocri sei weltweit die erste Firma die individualisierte Schokolade im Internet verkauft habe, und „MyswissChocolate wurde nur gegründet, um diese Idee nachzumachen”. Seitdem nütze Myswisschocolate ein sehr auffällig ähnliches Webdesign, Verpackungen und Menüführungen. Auch ihr neustes Produkt „individuelle Pralinen” sei kürzlich von Myswisschocolate imitiert worden.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht. Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn:

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

Paragraph 23 des Verfahrensreglements sieht auch vor, dass wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine der im Verfahrensreglement oder von dem Experten für den Expertenentscheid festgelegten Fristen versäumt, der Experte über das Gesuch auf Grundlage der Akten entscheidet. Versäumt es eine Partei ohne triftigen Grund, eine Vorschrift dieses Verfahrensreglements zu befolgen oder eine von dem Experten gegebene Weisung zu erfüllen, so kann der Experte daraus die von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen.

Schliesslich wird jeder Fall nach seinen eigenen Besonderheiten beurteilt, so dass unterschiedliche Lösungen in verschiedenen Fällen möglich sind, auch zwischen den gleichen Parteien.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Wie oben erwähnt, ist die Gesuchstellerin die Besitzerin der Schweizer Wort-/Bildmarke (Nr. 599122) MYSWISSCHOCOLATE, die u.a. in der Schweiz für Waren- und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31 und 35 seit dem 09.Februar 2010 eingetragen ist. In ihrer Beilage 2 hat die Gesuchstellerin eine Kopie des vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ausgestellten Markenzertifikates beigefügt.

Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(1) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.

B. Die Registrierung oder die Verwendung des Domain-Namens ist eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchsteller

Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass die Bildung von Internetadressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen ist. Vielmehr hat die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Ist ein Zeichen namens-, firmen-, oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (Cablecom GmbH v. Marco Furrer, WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0033 und weitere Verweise). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der erwähnten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5).

Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz (“MSchG”) verleiht der Markeninhaberin das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann die Markeninhaberin einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das die Rechte der Markeninhaberin verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a bis c MSchG). Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003-438 ff.).

Die Gleichartigkeit i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG der unter der Marke der Gesuchstellerin 2 angebotenen Waren mit solchen, die unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen angeboten werden, scheint gegeben. Insbesondere liegen Überschneidungen im Schokoladenhandel (Klasse 30) vor. Die Website der Gesuchsgegnerin unter den streitigen Domain-Namen wenn sie aktiv sind, verweisen auf dem Verkauf von individualisierter Schokolade im Internet.

In den streitigen Domain-Namen sind die Worte „my”, „swiss” und „chocolate”, die auch in der registrierten Marke der Gesuchstellerin 2 zu finden sind, vollständig und in derselben Reihenfolge enthalten, obwohl, im Fall vom Domain-Namen <myswisschoclate.ch> ein Buchstabe „o” fehlt. Hier liegt jedoch ein typischer Fall von „Typosquatting” vor, welcher der Verwechslungsgefahr nicht entgegensteht. Die Bindestriche zwischen den Wörtern im Domain-Namen <my-swiss-chocolate.ch> vermögen dessen Erscheinungs- und Klangbild ebenfalls nicht massgeblich zu verändern.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend sei, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, wobei die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ausschlaggebend ist. Das Hinzufügen grafischer Elemente (Schweizer Fahne, Schoko Tafel und Welle) sowie die Eigenheit des Schriftzuges vermögen der betroffenen Marke durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Die Grösse des Wortelements „chocolate” sowie die leicht untergeordneten Symbole deuten jedoch auf eine Dominanz des Schriftzuges hin. Vor allem ist aber insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr das grafische Element von untergeordneter Bedeutung, weil sich das Publikum in erster Linie an den Wortelementen „my”, „swiss” und „chocolate” orientiert.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 385 ff. Kamillosan). Für kennzeichnungsschwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Marken. Als kennzeichnungsschwach gelten gemeinhin Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.

Im Zusammenhang mit den unter der Marke geschützten Waren, handelt es sich bei der Bezeichnung MYSWISSCHOCOLATE um einen beschreibenden Hinweis. Das Wort „chocolate” (auf Deutsch „Schokolade”) deutet darauf klar hin, dass es sich bei den Waren der Gesuchstellerin um solche der Schockoladenbranche handelt. Insoweit ist die Marke beschreibend. Der Bestandteil „swiss” verweist auf den Standort der Unternehmung, sowie den Ursprung, der von den Gesuchstellerinnen angebotenem Produkt. Die Wortelemente „swiss” und „chocolate” können wohl dem Gemeingut zugeordnet werden. Gemäss Schweizer Rechtsprechung ist also die Marke MYSWISSCHOCOLATE als kennzeichnungsschwach zu bezeichnen (siehe z.B. sic! 1998, 48 – Swiss Air Force).

Man kann also einwenden, dass MYSWISSCHOCOLATE ohne bildelemente rein beschreibend und somit als Marke schutzunfähig für Schweizer Schockoladenprodukte ist. Der Zusatz „my” verstärkt wohl leicht die Kennzeichnungskraft der Marke, obwohl dieses Wort auch beschreibend ist (auf Deutsch: „mein”).

Dass ein absolutes Freihaltebedürfnis an diesem Markenbestandteil bestehen könnte ist zutreffend, da es mehrere „Swiss Chocolate(s)” geben kann und somit diese Wortkombination den Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen muss und kann. Gemäss jüngster Rechtsprechung des Bundesgerichts kann bei Begriffskombinationen nur dann ein absolutes Freihaltebedürfnis angenommen werden, wenn ein solches Bedürfnis für die Kombination der verschiedenen Begriffe besteht („Radio Suisse Romande”, Tribunal fédéral du 30 novembre 2009, sic! 2010 162,165f.). In unserem Fall sind die Begriffe „swiss” und „chocolate” für sich genommen freihaltebedürftig, sodass für diese Begriffskombination ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Ob der Begriff „my” auch für sich genommen freihaltebedürftig ist kann offen bleiben.

Die Wortkombination „my swiss chocolate” ist an sich beschreibend und somit grundsätzlich nicht schutzfähig, es sei denn, sie hat nachträglich Kennzeichnungskraft erworben. Wie die Gesuchstellerinnen anführten, wurde die Gesellschaft unter dieser Firma im Jahre 2010 gegründet und im Handelsregister eingetragen. Heute wird dasr Kennzeichen MYSWISSCHOCOLATE auf allen Schokoladenverpackungen, in sämtlichen Publikationen sowie in der Fernsehwerbung und auf www-myswisschocolate.ch sowie auf Facebook – mit 68’567 Fans im Oktober 2012 intensiv verwendet. Ob damit MYSWISSCHOCOLATE nachträglich Kennzeichnungskraft erworben hat, kann aber der Experte nicht beantworten.

Es geht aus dem Hervorstehenden hervor, dass die Registrierung und die Verwendung der Domain-Namen keine klare Verletzung der Marke der Gesuchstellerinnen sind. Die integrale Übernahme der Wortelemente „my”, „swiss” und „chocolate” im Domain-Namen der Gesuchsgegnerin ist aber aus anderen Gründen eine Verletzung der Rechte der Gesuchstellerinnen.

Die Verwendung eines Domain-Namens wird auch vom UWG erfasst und darf daher nicht unlauter sein (BGE 126 III 245). Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Webseite der falschen Person zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund des Schriftbilds, der Wirkung und des Sinngehalts des Kennzeichens sowie aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401).

Gemäss Artikel 956 Absatz 2 Obligationenrecht kann der Inhaber einer Firma einem Dritten die Benützung des gleichen oder eines verwechselbaren Kennzeichens verbieten. In der Lehre ist dabei umstritten, ob die Nutzung eines Domain-Namens, welcher eine gleichlautende oder verwechselbar ähnliche Firma beinhaltet, geeignet ist, das Firmenrecht des Firmeninhabers einzuschränken. Vorliegend kann diese Frage allerdings offen gelassen werden, da die Gesuchstellerinnen sich auch auf das Namensrecht nach Art. 29 Zivilgesetzbuch berufen können (BSK-ZGB I, R. Bühler, Art. 29 N.62).

Sowohl Schriftbild als auch Wirkung des Namens der Gesuchstellerinnen und des Domain-Namens der Gesuchsgegnerin sind gleichlautend. Die Gesuchstellerinnnen und die Gesuchsgegnerin sind in derselben Branche tätig und bieten Waren im Schockoladenbereich an. Es besteht daher ohne weiteres die Möglichkeit, dass ein Nutzer des Internets den Domain-Namen als den Gesuchstellerinnen zugehörig erachten wird. Die Gesuchsgegnerin hat keine Argumente vorgebracht, inwiefern sie befugt wäre, den Namen der Gesuchstellerinnen zu benutzen, insbesondere inwiefern sie aufgrund eigener Namensrechte besser berechtigt wäre.

Weiter muss die Benützung eines Domain-Namens auch im Einklang mit dem UWG stehen. Das Registrieren eines Domain-Namens ohne eigene Interessen sondern um einen Dritten im Markt zu behindern ist unlauter im Sinne von Art. 2 UWG (BGE 126 III 239, 247). Der Gesuchsgegnerin war schon vor der Registrierung des Domain-Namens bekannt, dass in der Schweiz eine Gesellschaft unter der Firma “Myswisschocolate” Waren im Bereich Schockolade anbietet. Weiter hat der Domain-Name keinerlei Bezug zur Firma oder zum Namen des Gesuchsgegners, welche “chocri” lautet. Weiter bietet der Gesuchsgegner auf der Webseite unter dem Domain-Namen gleichartige Produkte wie die Gesuchstellerinnen an und spricht die gleiche Klientel wie die Gesuchstellerinnen an.

Schlussendlich ist auch nennenswert, dass die Gesuchsgegnerin nicht bewiesen hat, dass sie Produkte unter den Domain-Namen <myswisschoclate.ch> und <my-swiss-chocolate.ch> angeboten hat und jederzeit wieder anbieten könnte, die in der Schweiz produziert sind. Daraus kann sich auch eine Verwechslungsgefahr betreffend Ursprung der Produkte für die (potenziellen) Kunden erweisen.

Es liegen seitens der Gesuchsgegnerin keine Rechtfertigungsgründe vor.

Aus obigen Gründen kommt der Experte zum Schluss, dass die Gesuchsgegnerin durch ihr Verhalten eine Verwechslungsgefahr mit dem Namen der Gesuchstellerinnen geschaffen hat, sowie die Domain-Namen gezielt registrierte und benutzte, um ungerechtfertigte Vorteile anzustreben. Dies stellt ein Verstoß gegen das Namensrecht sowie gegen das UWG dar.

7. Entscheidung

Da die Gesuchsgegnerin das Namensrecht der Gesuchstellerinnen verletzt und sich unlauter im Sinne des UWG verhalten hat, entscheidet der Experte, dass die Domain-Namen <myswisschoclate.ch> und <my-swiss-chocolate.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin 2 (wie im Gesuch beantragt) zu übertragen sind.

Daniel Kraus
Experte
Datum: 28. Januar 2013

 

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