WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Frank Dak- en Wandbeplating B.V. v. M.E. Hesterman, D&M online

Zaaknr. DNL2020-0010

1. Partijen

Eiser is Frank Dak- en Wandbeplating B.V., Nederland, vertegenwoordigd door Jansen Schoonhoven IP (JSIP), Nederland.

Verweerder is M.E. Hesterman, D&M online, Nederland, vertegenwoordigd door Fibbe Law Office, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <zinklook.nl> is geregistreerd bij SIDN (de “Domeinnaam”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 februari 2020. Het Instituut heeft op 27 februari 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 februari 2020 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd.

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”) heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 maart 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 maart 2020. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 18 maart 2020.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle na een periode van diverse procedurele uitwisselingen in de zaak heeft het Instituut op 26 juni 2020 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Eiser heeft op 16 juni twee verklaringen aan het Center gestuurd, met het verzoek die als bijlagen aan de Eis toe te voegen.

Verweerder heeft op 29 juni een inhoudelijke e-mail aan het Center gestuurd, vergezeld van nieuwe bijlagen.
Op 7 juli heeft Eiser verzocht op de door Verweerder ingediende nieuwe stukken en stellingen te mogen reageren.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een dochteronderneming van Jomi Holding B.V. en Najomi B.V.; van beide vennootschappen is de heer F.J. Huijsman (hierna ‘Huijsman’) enig aandeelhouder en bestuurder. Eiser is onder meer actief in sanering en overig afvalbeheer, dakdekken en bouwen van dakconstructies.

Eiser is houder van het Benelux woord/beeldmerk ZINKLOOK, inschrijvingsnummer 1026255, gedeponeerd op 6 december 2017, hierna te noemen het ‘Merk’.

De Domeinnaam leidt thans naar de website van Zinklook Levering Montage B.V.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt samengevat en voor zover van belang het volgende.

Huijsman, die middels Jomi Holding B.V. en Najomi B.V. directeur/eigenaar van Eiser is, was in 2006 directeur/mede-eigenaar van DGS Groep B.V. (middels Jomi Holding B.V.) en hij heeft de benaming en het concept ‘Zinklook’ bedacht. Hij heeft KC Automatisering opdracht gegeven de Domeinnaam op naam van DGS Groep B.V. vast te leggen. Verweerder was destijds werkzaam bij KC Automatisering. Verweerder verzorgde alle domeinnaam-aanvragen voor Rometz Holding B.V. en de daaraan gelieerde bedrijven. Rometz Holding B.V. was mede-eigenaar van DGS Groep B.V.

De Domeinnaam is op 5 april 2006 geregistreerd op naam van DGS Groep B.V.

Eiser legt ter ondersteuning van zijn stellingen een verklaring over van mevrouw R. Kuipers. Zij was destijds formeel aandeelhouder/bestuurder van Rometz Holding B.V. Zij was ook de echtgenote van de heer R.A. Schmetz (hierna ‘Schmetz’) die feitelijk aandeelhouder en bestuurder was van Rometz Holding B.V. Verweerder is bevriend met Schmetz.

Op 2 juli 2015 heeft Schmetz samen met zijn neef, de heer D. Böck, zonder medeweten en toestemming van andere bestuurders van DGS Groep B.V., Zinklook B.V. opgericht, met als enig aandeelhouder en bestuurder de eveneens op 2 juli 2015 opgerichte Smart Look Holding B.V., waarvan Böck enig aandeelhouder en bestuurder is. Alle Zinklook-producten werden tot dat moment verkocht en activiteiten uitgevoerd door DGS Groep B.V.; Zinklook B.V. nam dit vervolgens over.

Huijsman was naast bedenker van de naam en het concept Zinklook, ook begeleider en uitvoerder van alle Zinklook projecten. Verweerder en Schmetz hadden niets met Zinklook (of Zinklookprojecten) te maken. Om dit te onderbouwen worden verklaringen overgelegd van mevrouw R. Kuipers voornoemd, de heer P.J. Butter (Teken- en Adviesburo Diepa v.o.f.), de heer G. Homan (destijds verkoper/relatie beheerder bij SDS Ommen) en de heer A. Visser (van mei 2002 tot juni 2014 werkzaam bij DSG Groep B.V.).

Op 9 augustus 2015 heeft Verweerder - zonder medeweten en toestemming van andere bestuurders van DGS Groep B.V. - de Domeinnaam overgedragen aan zijn eigen éénmanszaak D&M Online. Op 18 januari 2016 stuurde Verweerder aan DGS Groep B.V. nota bene een factuur voor de registratie en hosting van de Domeinnaam. Op 14 februari 2016 wordt Zinklook B.V. op de site onder de Domeinnaam vermeld.

Er is sprake van een heimelijke en onrechtmatige overdracht van de Domeinnaam. Verweerder heeft dit enkel gedaan voor en in opdracht van Schmetz. Hij is zelf in het geheel niet actief onder de Domeinnaam of in Zinklook B.V.

Eiser is houder van het Merk. Het handelen van Verweerder is onrechtmatig op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (“BW”) en het Verdrag van Parijs (art. 10 bis) en onrechtmatig wegens inbreuk op het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (“BVIE”) (art. 2.20 en verder BVIE). Het feit dat hij al dan niet gehandeld heeft in opdracht van anderen (met name Schmetz) doet hier niet aan af. Het gebruik van de Domeinnaam, van de naam Zinklook en van het logo door Verweerder/Zinklook B.V. is inbreukmakend op het Merk van Eiser. De Domeinnaam en het op de website gebruikte logo zijn identiek aan het Merk, terwijl de Domeinnaam en website voor dezelfde/soortgelijke waren en diensten gebruikt worden als waarvoor het Merk is ingeschreven, aldus nog steeds Eiser.

Ter ondersteuning van zijn vordering legt Eiser ook een brief over van de heer mr. N.S Reerink. Sedert 14 maart 2017 is hij curator in het faillissement van DGS Groep B.V. Hij schrijft dat naar zijn overtuiging de overdracht van de Domeinnaam en de onderneming is gebeurd om deze uit het zicht van een eventuele faillissementscurator te houden. Aan een sommatie zijnerzijds, strekkende tot teruggave van de activa met een beroep op faillissementspauliana, is geen gehoor gegeven. Hij heeft geen verdere actie ondernomen vanwege het gebrek aan verhaal bij Schmetz, aldus curator Reerink.

B. Verweerder

Verweerder stelt samengevat en voor zover van belang het volgende.

Verweerder beroept zich er allereerst op dat Eiser een gelijke eis reeds heeft ingediend op 31 mei 2019 en 12 september 2019 (respectievelijk WIPO Zaaknr. DNL2019-0019 en WIPO Zaaknr. DNL2019-0041). Verweerder heeft toen steeds gemotiveerd verweer gevoerd. Die zaken zijn beide geëindigd omdat Eiser niet op tijd de aan het Center verschuldigde betaling heeft voldaan. Thans moet Verweerder voor de derde maal kosten maken om zich te verweren. Verweerder meent dat er sprake is van misbruik van procesrecht en dat de vordering reeds daarom zou moeten worden afgewezen.

Huijsman is niet de bedenker van de naam en het concept Zinklook, dat was Schmetz.

Eiser was in 2006 middels Jomi Holding B.V. minderheidsaandeelhouder en medebestuurder van DSG Groep B.V. Meerderheidsaandeelhouder en tevens bestuurder was Rometz Holding B.V., waarvan Schmetz directeur/bestuurder was.

Verweerder heeft geen opdracht van Huijsman gekregen om de Domeinnaam te registreren en heeft evenmin in dienstverband voor Eiser gewerkt, hij was enkel werkzaam voor Rometz Holding B.V. en Schmetz.

Jomi Holding B.V. is op 27 december 2012 uitgetreden als bestuurder van DGS Groep B.V. Vanaf die datum was deze vennootschap enkel minderheidsaandeelhouder en had deze geen enkele invloed meer op het beleid van DGS Groep B.V. Vanaf 2010 was Huijsman al niet meer werkzaam bij DGS Groep B.V.

Mevrouw R. Kuipers was vanaf 2010 geen bestuurder meer van Rometz Holding B.V.; enig bestuurder was Schmetz, die tevens enig aandeelhouder van Rometz Holding B.V. was, die dan weer meerderheidsaandeelhouder was in DGS Groep B.V.

Betwist wordt dat Schmetz zonder medeweten en toestemming van andere bestuurders van DGS Groep B.V. de besloten vennootschap Zinklook B.V. heeft opgericht. Op 2 juli 2015 waren er geen andere bestuurders dan Rometz Holding B.V./Schmetz. Dat was ook het geval op 9 augustus 2015 (toen de Domeinnaam werd overgedragen aan Verweerder).

De benaming en het concept ‘Zinklook’ is “op correcte en juridisch juiste basis geregeld” door Schmetz bij Verweerder, die eigenaar van de naam en het concept is. Rometz Holding B.V. is met ingang van 19 april 2016 in staat van faillissement verklaard. DGS Groep B.V. is per 14 maart 2017 opgeheven ten gevolge van faillissement. De curator heeft afgezien van een WIPO-procedure, volgens Verweerder omdat niet DGS Groep B.V., maar enkel Verweerder eigenaar van de Domeinnaam was.

Zinklook B.V. en Zinklook Levering en Montage B.V. zijn opgericht op 20 december 2017, waarbij Verweerder de enig aandeelhouder en middels zijn holding Triple R Holding B.V. bestuurder is. Deze vennootschappen maken sedert oprichting gebruik van de Domeinnaam.

Het Merk is ten onrechte op 6 december 2017 ingeschreven op naam van Eiser. Op die dag was Eiser geen eigenaar meer van de Domeinnaam. Het depot is onrechtmatig, aldus nog steeds Verweerder.

6. Oordeel en Bevindingen

Het verzoek van Eiser om nog op de door Verweerder na indiening van het Verweerschrift toegezonden nieuwe stukken en stellingen te mogen reageren, en het verweer van Verweerder dat de eis moet worden afgewezen omdat Eiser misbruik van procesrecht heeft gemaakt, behoeven geen behandeling gezien hetgeen hierna wordt overwogen en beslist.

De Geschillenbeslechter wijst erop dat de Regeling is bedoeld om eisers een efficiënte en effectieve procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter onder meer naar Maximum Group B.V. v. Rendel van den Heuvel / R van den Heuvel / Privacy Protected by Hostnet / Rendel van den Heuvel, Rebin Beheer, WIPO Zaaknr. DNL2019-0033 en naar Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG, WIPO Zaaknr. DNL2011-0055, waarin werd overwogen:

“[D]e Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) […,] een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-) recht – en dus de civiele rechter – meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentieovereenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.”

Eiser stelt dat hij, althans Huijsman, de bedenker is van de naam en het concept Zinklook. Verweerder stelt daarentegen dat Schmetz bedenker van naam en concept zou zijn. Waar Eiser zich op het Merk beroept, voert Verweerder aan dat het merk ten onrechte zou zijn gedeponeerd, omdat Eiser daartoe niet bevoegd was. Over en weer wordt een beroep gedaan op een uitvoerig feitenrelaas (deels ondersteund met getuigenverklaringen) en op vennootschapsrechtelijke argumenten om de stellingen te ondersteunen. Uit door Eiser ingediende documenten blijkt dat de curator meent dat de overdracht van de Domeinnaam is gebeurd om deze uit het zicht van een eventuele faillissementscurator te houden en dat de curator teruggave van de activa heeft geëist met een beroep op faillissementspauliana, waaraan kennelijk geen gehoor is gegeven.

Het onderhavige geschil is geen typisch geval van domeinnaamkaping. Voor beantwoording van de vraag aan wie onder deze omstandigheden de Domeinnaam toekomt, is de procedure onder de Regeling niet geschikt; daarvoor dienen partijen zich tot de civiele rechter te wenden. Bij de civiele rechter kunnen getuigen worden gehoord, vennootschappelijke argumenten worden behandeld en kunnen mogelijk ook de bevindingen van de curator aan bod komen. Een behandeling door de civiele rechter ligt temeer voor de hand, omdat Eiser zich uitdrukkelijk op 6:162 BW, art. 10 bis Verdrag van Parijs en het BVIE beroept.

De Geschillenbeslechter verwijst in dit verband onder meer naar Avenza Systems Inc. v. Exqte, WIPO Zaaknr. DNL2012-0011; SA Fun Concept v. Webbrothers 3, WIPO Zaaknr. DNL2012-0076; Medec Benelux N.V. v. Medicare Uitgeest B.V., WIPO Zaaknr. DNL2013-0009; Lensbaby LLC v Pwj Digicams, WIPO Zaaknr. DNL2013-0034; Hof audio - Iicht - beeld B.V. v. Theo Hof, WIPO Zaaknr. DNL2016-0044; Kirloskar Proprietary Limited v. Kirloskar Pompen B.V., WIPO Zaaknr. DNL2018-0024; Marcus Charles Catharina Koehorst v. Arvy Music, WIPO Zaaknr. DNL2018-0018 en Maximum Group B.V. v. Rendel van den Heuvel / R van den Heuvel / Privacy Protected by Hostnet / Rendel van den Heuvel, Rebin Beheer, WIPO Zaaknr. DNL2019-0033.

De vordering op basis van de Regeling zal daarom worden afgewezen, zonder enige inhoudelijke beoordeling of enig bedoeld effect op eventuele toekomstige juridische stappen door Partijen. Het staat Eiser vanzelfsprekend vrij om de zaak aan een bevoegde rechter in Nederland voor te leggen, welke instantie zich leent voor een meer uitgebreide presentatie en toetsing van relevante feiten, onder het Nederlandse recht.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 10 juli 2020.