Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Pirelli & C. S.p.A. v. Luis Javier Pelayo, Llantas Supremas S.A.
Caso No. DMX2014-0027
1. Las Partes
El Promovente es Pirelli & C. S.p.A., con domicilio en Milán, Italia, representado por Fasano Avvocati, Italia.
El Titular es Luis Javier Pelayo, Llantas Supremas S.A., con domicilio en Prado Vallejo, Estado de México, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <llantaspirelli.mx>, <pirellimexico.com.mx>, y <pirellimexico.mx>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es NIC-México a través de GoDaddy.com.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de noviembre de 2014. El 19 de noviembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de noviembre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico, y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de noviembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de diciembre de 2014. El 2 y 8 de diciembre de 2014 el Centro recibió por correo electrónico dos comunicaciones de un individuo que manifestó ser el representante legal del Titular, en los que solicitaba la extensión del plazo para presentar el escrito de Contestación. Una vez recibidos los comentarios del Promovente, el Centro estableció el 23 de diciembre de 2014 como nuevo plazo para contestar la Solicitud. El Titular no presentó un escrito de Contestación a la Solicitud ni comunicación adicional alguna.
El 22 de diciembre de 2014, el Promovente envió una comunicación por correo electrónico al Centro solicitando la adición de cuatro nombres de dominio al presente procedimiento, al tiempo que acompañó documentación adicional. El Centro informó a las partes que sería facultad del Experto resolver dicha solicitud.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de enero de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 22 de enero del 2015.
A. Cuestión Procedimental
La Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional sólo contemplan la presentación por las partes de una solicitud y una contestación. De acuerdo a los artículos 14 y 12.C. del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política y a la UDRP1 , es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas.
Como se estableció líneas arriba, mediante comunicación por correo electrónico recibida por el Centro el 22 de diciembre de 2014, el Promovente solicitó la inclusión en este procedimiento administrativo de 4 nombres de dominio adicionales que también aparecen registrados a nombre del Titular, y presentó la siguiente documentación adicional, alegando que había llegado a su atención después de iniciado el presente procedimiento: (i) decisión del Tribunal de Arbitraje Checo, de fecha 16 de diciembre 2014, publicada el 22 de diciembre 2014, Caso 100877, relativa al nombre de dominio <pirellimexico.com> interpuesta por el Promovente en contra del Titular et.al.; (ii) copias de recibos del registrador GoDaddy.com LLC emitidos al Titular con respecto al registro / renovación de diversos nombres de dominio; y (iii) reportes WhoIs relativos a los 4 nombres de dominio adicionales que el Promovente solicitó se adicionaran al presente procedimiento.
No obstante que el Centro no recibió del Titular escrito de Contestación a la Solicitud ni comentario alguno respecto a dicha comunicación por correo electrónico del Promovente, visto lo avanzado que se encontraba este procedimiento a la fecha de dicha comunicación por correo electrónico y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Reglamento, este Experto resolvió desestimar la comunicación que por correo electrónico el Promovente envió al Centro el 22 de diciembre de 2014.
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos y acciones que el Promovente pueda hacer valer respecto a esos 4 nombres de dominio adicionales, en otro procedimiento administrativo por separado o ante otras instancias2 .
Por otra parte, si este Experto hubiese aceptado la documentación adicional del Promovente que acompañó a su comunicación por correo electrónico del 22 de diciembre de 2014, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas, las cuales tiene registradas en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"): (i) PIRELLI bajo el registro No. 357790 en clase 35, concedida el 9 de enero de 1989; y (ii) PIRELLI (y diseño) bajo el registro No. 356327 en clase 35, concedida el 5 de diciembre de 1988.
El Promovente aparece como registrante del nombre de dominio <pirelli.com> con fecha de creación en enero de 1995.
Al 11 de noviembre de 2014, el Titular aparecía como registrante del nombre de dominio <pirellimexico.com> el cual fue creado el 13 de octubre de 2009.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 13 de octubre de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una empresa multinacional ampliamente reconocida, que opera con el nombre comercial Pirelli, el cual ha estado en uso desde 1872, con ventas que alcanzaron los 6.150 millones de euros en 2013, siendo el quinto fabricante de neumáticos del mundo. El Promovente cuenta con 22 plantas distribuidas en 13 países (incluido México, en donde además cuenta con una subsidiaria) y una red comercial que abarca más de 160 países.
El Promovente es titular en todo el mundo de numerosos registros de marca que comprenden la palabra clave "pirelli". En 2008 PIRELLI estaba ubicada entre las 10 marcas italianas más valiosas a nivel mundial (Mejores Marcas Italianas 2008 de Interbrand).
El Promovente es titular de derechos respecto del nombre de dominio <pirelli.com>, creado el 11 de enero de 1995, como nombre de dominio principal, así como respecto de numerosos nombres de dominio que incluyen el término "pirelli".
Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas PIRELLI del Promovente porque incorporan totalmente la parte dominante de dichas marcas, a saber, el término "pirelli".
Diferencias leves, como la adición de un término geográfico ("mexico") y/o un término genérico/descriptivo ("llantas") asociado con el negocio del Promovente, no afectan el poder de atracción de la parte dominante de las marcas registradas del Promovente, ni son suficientes para negar la confusa similitud entre los nombres de dominio en disputa y las marcas registradas del Promovente.
El Titular no tiene derechos en los nombres de dominio en disputa. El Promovente no tiene relación alguna con el Titular. El Promovente nunca ha autorizado al Titular a registrar y/o utilizar los nombres de dominio en disputa o cualquier otro. Asimismo, no existe indicio que el Titular tenga un interés legítimo en las marcas PIRELLI de acuerdo con las investigaciones efectuadas en los sitios de Internet de la Oficina de Marcas y Patentes de Italia, la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el IMPI. Tampoco existen pruebas de que el Titular haya sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa.
Antes de recibir de parte del Promovente la carta solicitud de cese de uso3 los nombres de dominio en disputa redireccionaban al sitio web de <pirellimexico.com> que mostraba las marcas PIRELLI del Promovente. Actualmente, los nombres de dominio en disputa establecen un vínculo con una página de estacionamiento ("parking"), permitiendo al Titular obtener ganancias de pago por click ("PPC").
No existen pruebas de que el uso de los nombres de dominio en disputa por el Titular represente una oferta de buena fe de bienes o servicios, o un uso no comercial legítimo, o un uso leal, sin la intención de obtener una ganancia. El Titular ha registrado los nombres de dominio en disputa, conteniendo las marcas registradas del Promovente, con la intención de explotarlos para obtener un rédito.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y son utilizados de mala fe.
El Titular ha desarrollado una conducta de registrar nombres de dominio confusamente similares a las marcas PIRELLI, a las cuales no tiene derecho, y de prevenir que el Promovente registre nombres de dominio tales como los nombres de dominio en disputa y <pirellimexico.com>. Esto demuestra una clara intención de sacar rédito de la reputación y la buena fe asociada con las marcas PIRELLI.
El Titular ha estado utilizando deliberadamente los nombres de dominio en disputa para atraer, con el objetivo de obtener beneficios comerciales, usuarios de Internet a su sitio web, creando riesgo de confusión con las marcas y productos PIRELLI respecto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de los nombres de dominio en disputa o de un producto o servicio en los sitios web asociados a los mismos.
Dadas las amplias y conocidas campañas publicitarias realizadas por el Promovente para promocionar los productos y servicios cubiertos por las marcas PIRELLI, es poco posible que el registro de los nombres de dominio en disputa sea por casualidad y no, como es el caso, con pleno conocimiento e intención de explotar la reputación y buena fe del Promovente y las marcas PIRELLI.
Hasta antes de recibir la carta solicitud de cese de uso del Promovente, los nombres de dominio en disputa redireccionaban al sitio web asociado a <pirellimexico.com> que mostraba las marcas PIRELLI del Promovente, lo que confirma que el Titular era consciente de la existencia del Promovente, su negocio y sus marcas PIRELLI. Poco después de la recepción de dicha carta solicitud de cese de uso, el Titular respondió confirmando ser el registrante de los nombres de dominio en disputa y ofreció los nombres de dominio en disputa en venta al Promovente por una cantidad que excedía sus gastos relacionados con los mismos, y procedió a cancelar el contenido de dichos sitios web y redireccionar los nombres de dominio en disputa a una página de estacionamiento ("parking").
De acuerdo con la cláusula 5.2.7 del contrato de registro, el Titular garantizó que el registro de los nombres de dominio en disputa no infringiría ni violaría de otro modo los derechos de terceros. Al registrar una marca conocida, o al no verificar si el registro infringiría el derecho de un tercero, el Titular incumplió con dicha cláusula del contrato de registro.
A la luz de lo anterior, es más que probable que el registro de los nombres de dominio en disputa se llevó a cabo con el único propósito de atraer, con el objetivo de obtener beneficios comerciales, usuarios de Internet al sitio web asociado a los mismos, creando un riesgo de confusión con las marcas del Promovente, o de explotar de cualquier otro modo la reputación y el prestigio del Promovente y/o con el propósito de vender los nombres de dominio en disputa al Promovente o a un tercero.
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).
A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas precisadas arriba en el Apartado 1, las cuales tiene registradas en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior ".com", y el relativo al código territorial ".mx", por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a la marca PIRELLI del Promovente. En efecto, cada nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca PIRELLI del Promovente agregando en uno el prefijo "llantas" el cual es descriptivo de algunos productos a los que aplica esa marca, y en los otros dos el sufijo "mexico". La adición de dichos términos no es suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre cada nombre de dominio en disputa y dicha marca (véase Inter Ikea Systems B.V. v. Luis Fernando Kosonoy Michel, Luis Fernando Kosonoy, Caso OMPI No. DMX2011-0034, y Wal-Mart Stores, Inc., c. David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba), Caso OMPI No. DMX2007-0006).
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar los nombres de dominio en disputa. El Promovente asevera que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa, que nunca ha autorizado al Titular a registrar y/o utilizar los nombres de dominio en disputa, y que no existe relación alguna entre el Promovente y el Titular.
Ha quedado acreditado que las marcas del Promovente se encuentran registradas en México, y que tales registros se remontan a varios años antes que la creación de los nombres de dominio en disputa, además de que las marcas del Promovente son ampliamente conocidas a nivel internacional, incluyendo México.
El Promovente argumentó que los nombres de dominio en disputa redireccionaban al sitio web asociado a <pirellimexico.com> habiendo acreditado que, en septiembre de 2014, en dicho sitio se mostraba de forma prominente la marca PIRELLI del Promovente y que posteriormente, en noviembre de 2014, el sitio web asociado a cada nombre de dominio en disputa mostraba enlaces patrocinados de PPC.4
El Promovente alega que los nombres de dominio en disputa no son usados en relación a una oferta de buena de productos o servicios y que el Titular no hace un uso leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.5
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe, o (ii) que los nombres de dominio en disputa se utilizan de mala fe. El Promovente alega que el Titular registró y/o utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que las citadas marcas del Promovente fueron registradas en México varios años antes que tuviera lugar el registro de los nombres de dominio en disputa. El Promovente asevera que el Titular realizó el registro de los nombres de dominio en disputa con pleno conocimiento e intención de explotar la reputación y buena fe del Promovente y las marcas PIRELLI, y que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas en los nombres de dominio en disputa o en sitio web alguno. El conocimiento previo de las marcas del Promovente no fue refutado por el Titular.
Este Experto considera que las marcas del Promovente son ampliamente conocidas a nivel internacional y en territorio mexicano, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese los nombres de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y sus marcas.6
Por otra parte, ha quedado acreditado que, además de los 3 nombres de dominio en disputa, el Titular también registró <pirellimexico.com>. Lo anterior sugiere que el Titular ha desarrollado una conducta de registrar nombres de dominio confusamente similares a las marcas PIRELLI del Promovente.7
El Promovente acompañó a la Solicitud comunicaciones por correo electrónico con el Titular, de septiembre de 2014, en las que se muestra que éste ofreció en venta al Promovente los nombres de dominio en disputa en USD 1,500 cada uno. Lo anterior puede considerarse como un indicio de mala fe de parte del Titular bajo el artículo 1.b.i de la Política.8
El hecho que la impresión de la página web correspondiente a cada nombre de dominio en disputa muestre un aviso indicando que la misma está estacionada gratuitamente cortesía de GoDaddy.com no releva de responsabilidad al Titular respecto al uso de los nombres de dominio.9
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar cada nombre de dominio en disputa por su identidad con el Promovente, sus productos y sus marcas antes citadas, lo que para este Experto constituye mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <llantaspirelli.mx>, <pirellimexico.com.mx>, y <pirellimexico.mx> sean transferidos al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 29 de enero de 2015
1 Véase Ashley Furniture Industries, Inc. c. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011-0025. En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, "UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.
2 Véase Myxer Inc. c. Marketing Total S.A., Domain Drop S.A., Keyword Marketing, Inc., Caso OMPI No. D2008-0169. Véase también la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition) (la "Sinopsis") disponible en "www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/".
3 El Promovente se refiere a una carta solicitud de cese de uso y transferencia de los nombres de dominio en disputa y de <pirellimexico.com> dirigida al Titular, de fecha 8 de septiembre de 2014, anexo 16 de la Solicitud.
4 Al respecto, véase la sección 2.6 de la Sinopsis.
5 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa (véase la sección 2.1, Ibid).
6 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. c. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: "existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante". En Microsoft Corporation c. Ismael Barragán López, Caso OMPI No. DMX2013-0016, se estableció: "Entiende este Experto que la marca XBOX es notoriamente conocida en México y que el Titular, al registrar los nombres de dominio en disputa, era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía [...] el Titular al solicitar los nombres de dominio en disputa, tenía en mente la marca del Promovente, por lo que, dadas las circunstancias del caso, debemos calificar su actuación como de mala fe". Véase también Red Bull GmbH c. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0006 y Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163.
7 Véase el artículo 1.b.ii de la Política. Respecto a lo que se considera un "patrón de conducta" bajo la UDRP, véase la sección 3.3 de la Sinopsis.
8 En Loewe, S.A. v. Xu Shaohe, Caso OMPI No. DMX2013-0020, se estableció: "el Titular pretendió vender el nombre de dominio en disputa por un precio de USD 2,999, cuya conducta configura plenamente la causal de mala fe registral prevista en el artículo 1.b.i de la Política arriba transcrito debido a que tal cantidad excede por mucho el costo de registro del nombre de dominio en disputa". Véase también Natura Cosméticos S/A, Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. v. Alan Chavez, Caso OMPI No. DMX2014-0007.
9 Véase la sección 3.8 de la Sinopsis.