Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Opus One Winery LLC c. Domraider
Caso No. DES2020-0043
1. Las Partes
La Demandante es Opus One Winery LLC, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es DomRaider, Francia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <opus.es>.
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH Hispano.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2020. El 19 de octubre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de octubre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 21 de octubre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de noviembre de 2020. El 26 de octubre de 2020, la persona de contacto administrativo y técnico envió al Centro un correo electrónico en inglés, el cual fue contestado por el Centro el 4 de noviembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. El Centro notificó al Demandado Comienzo del proceso de nombramiento del Experto el 11 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 16 de noviembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa vitivinícola estadounidense que se dedica desde 1982 a la elaboración de vinos que comercializa a nivel internacional desde 1985 (incluyendo Europa y España). La Demandante promociona y comercializa sus caldos, a través de tiendas físicas y de Internet, siendo sus herramientas fundamentales las páginas web de tiendas online autorizadas del sector, así como su propia página web oficial bajo el nombre de dominio <opusonewinery.com> (registrado el 21 de octubre de 1998), que incluye secciones específicas en distintos idiomas destinadas a los diversos mercados en que opera, entre ellas, una sección en español.
La Demandante opera bajo un conjunto de marcas que consienten o consisten en la denominación “opus”, en concreto, OPUS, OPUS ONE y MAGNUM OPUS, (colectivamente las “marcas OPUS”), siendo titular de números registros a nivel internacional, de los que son suficientemente representativos a los efectos del presente procedimiento:
La Marca de la Unión Europea No. 800391 OPUS, registrada el 14 de septiembre de 1999, en clase 33;
La Marca Internacional No. 877324 OPUS, registrada el 8 de febrero de 2006, en clase 33, designando entre otras jurisdicciones la Unión Europea;
La Marca de la Unión Europea No. 3263076 OPUS ONE, registrada el 8 de febrero de 2005, en clase 33;
La Marca Internacional No. 878328 OPUS ONE, registrada el 8 de febrero de 2006, en clases 33, 41 y 43, designado entre otras jurisdicciones la Unión Europea; y
La Marca de la Unión Europea No. 2625804 MAGNUM OPUS, registrada el 14 de agosto de 2003, en clase 33.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de diciembre de 2019 y se encuentra ligado a una página web de parking de dominios que contiene diversos enlaces a páginas de terceros, así como un enlace a la página web “www.sedo.com” que ofrece su posible transferencia mediante subasta por un precio mínimo de EUR 500. En particular, uno de los enlaces a páginas de terceros en el nombre de dominio en disputa se asocia directamente con el nombre de la Demandante y con los productos ofrecidos por la Demandante: “BUY OPUS ONE WINE – WINE DELIVERY MADE EASY”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda que:
Debido al buen hacer e implantación en el mercado internacional durante cerca de cuarenta años, los vinos comercializados por la Demandante y sus marcas OPUS son notorias internacionalmente.
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el principal elemento de la denominación social de la Demandante, en el que consisten de forma exclusiva o principal las marcas OPUS, siendo confundible con estas marcas notorias de prestigio mundial.
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de la Demandada, además, dada la notoriedad internacional y nacional de las marcas OPUS es improbable que la Demandada pueda alegar ningún tipo de derecho o interés legítimo.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dada la notoriedad de las marcas OPUS, cabe presumir que la Demandada era consciente, cuando registró el nombre de dominio en disputa, de que se estaba apropiando de una marca y que, con ello, obstaculizaba la posición de la Demandante. Tras haber transcurrido prácticamente un año desde su registro, el nombre de dominio en disputa es objeto de tenencia pasiva, ligado a una página web de parking de dominios en donde se incluye un enlace que se ofrece su posible transferencia mediante subasta con un precio mínimo de EUR 500, así como otros enlaces a páginas web de terceros que incluyen algunas especializadas en la comercialización de vino o bebidas alcohólicas sin relación con la Demandante. El nombre de dominio en disputa es utilizado de mala fe con la intención de atraer tráfico a la página web de enlaces promocionales, tratando de aprovecharse indebidamente de la reputación alcanzada por la Demandante.
La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política”), que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. Sin embargo, el 26 de octubre de 2020 la persona de contacto administrativo y técnico, tras haber recibido el Aviso Escrito, envió al Centro un correo electrónico en inglés solicitando información para entender la situación. El Centro contestó al requerimiento el 4 de noviembre de 2020 solicitando que reenviara la notificación de la Demanda y sus anexos al registrante del nombre de dominio en disputa (es decir, DomRaider). Ninguna comunicación adicional fue recibida por el Centro.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, dadas las similitudes del Reglamento con la Política, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas que contienen o consisten en la denominación “opus”, que se encuentran registradas en la Unión Europea o a nivel internacional con efectos en la Unión Europea, siendo válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “opus”.
El distintivo utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad (en la marca OPUS) o el elemento principal del distintivo utilizado por la Demandante (en las marcas OPUS ONE y MAGNUM OPUS), se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro elemento, salvo el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El nombre de domino en disputa resulta, por tanto, idéntico a la marca OPUS y confusamente similar a las marcas OPUS ONE y MAGNUM OPUS, que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, estimando, por tanto, el Experto cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada y la Demandada no ha contestado a la Demanda, no habiendo aportado ninguna evidencia que desvirtúe la prueba prima facie presentada por la Demandante, circunstancia que ha de ser valorada junto a las demás del caso, no determinando en sí misma una decisión favorable a las pretensiones de la Demandante.
Al no haber contestado a la Demanda, no se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia en relación a ningún posible uso o preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. El Experto nota que, a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó hace cerca de un año, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido, estando ligado a una página web de parking de dominios que incluye enlaces Pay-Per-Clik (“PPC”) a páginas web de terceros, así como un enlace a la plataforma de Sedo que oferta la posible transferencia del nombre de dominio en disputa mediante subasta, por un precio mínimo que excede de sus costes de registro (EUR 500).
El Experto ha podido comprobar, además, que uno de los enlaces a los que redirecciona el nombre de dominio en disputa aluden directamente a la Demandante: “BUY OPUS ONE WINE – WINE DELIVERY MADE EASY”. De acuerdo a la sección 2.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, los Expertos han considerado que el uso de un nombre de dominio para alojar una página estacionada que incluye enlaces PPC no representa una oferta de buena fe cuando dichos enlaces compiten con o se aprovechan de la reputación de la marca del demandante o engañan a los usuarios de Internet.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que las alegaciones y prueba prima facie presentadas por la Demandante no han quedado desvirtuadas por la Demandada ni por las circunstancias del caso, debiendo considerar cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
En relación a este tercer elemento o requisito, el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las circunstancias del presente caso apuntan, en un balance de probabilidades, al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa:
(i) las marcas OPUS gozan de notoriedad en el sentido del Reglamento y de la Política en el sector vitivinícola a nivel internacional;
(ii) la Demandante opera a nivel internacional, incluida la Unión Europea, promocionando y comercializando sus productos tanto a través de tiendas físicas como, de forma principal, a través de plataformas de venta online especializadas del sector pertenecientes a terceros y en su propia página web (bajo el nombre de domino <opusonewinery.com>), que contiene una sección específica en español;
(iii) el nombre de dominio en disputa está ligado a una página web de parking de dominios de Sedo, en la que se incluyen enlaces PPC a páginas de terceros, uno de los cuales se asocia directamente con el nombre de la Demandante y con los productos ofrecidos por la Demandante: “BUY OPUS ONE WINE – WINE DELIVERY MADE EASY”;
(iv) en la misma página de parking a la que se encuentra ligado el nombre de domino en disputa se incluye un enlace que ofrece su posible transferencia mediante subasta con un precio mínimo que excede de sus costes normales de registro (EUR 500);
(v) la Demandada no ha contestado a la Demanda, no habiendo acreditando ningún tipo de derecho o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ni habiendo refutando las alegaciones de mala fe de la Demandante.
Estas circunstancias determinan que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, la Demandada conocía o debía conocer la existencia de las marcas OPUS de la Demandante, apuntando a las marcas notorias de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de impedir a la Demandante el registro de su marca bajo el ccTLD “.es” y de obtener algún tipo de lucro económico derivado del registro, por su posible transferencia a la Demandante o a un tercero, o por la utilización del nombre de dominio para albergar enlaces PPC promocionales a páginas web de terceros de los que presumiblemente se deriva algún tipo de lucro económico para la Demandada.
El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando que la Demandada, conociendo la existencia de las marcas OPUS, procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando a éstas, con la intención de obtener un lucro económico (derivado de la transferencia del nombre de dominio en disputa o de la creación de una falsa asociación y confusión con las marcas de la Demandante). Se estima así cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <opus.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 26 de noviembre de 2020