Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Google LLC c. Serafín Frías Cuevas
Caso No. DES2020-0037
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (Estados Unidos), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Serafín Frías Cuevas, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <androidbox.es>. El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies, S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de septiembre de 2020. El 29 de septiembre de 2020, el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de septiembre de 2020, el Registro envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de octubre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de noviembre de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 1 de diciembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa estadounidense que opera a nivel mundial, desde finales de los años noventa, como proveedor de una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, como servicios de búsqueda y de publicidad en línea, en más de cien idiomas. La marca ANDROID identifica un sistema operativo diseñado inicialmente por Android Inc. para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y tabletas. La Demandante adquirió Android Inc. en 2005, desarrollando a partir de entonces interfaces especializadas del sistema operativo inicial para televisores (“Android TV”), automóviles (“Android Auto”), relojes de pulsera inteligentes (“Wear OS”), consolas de videojuegos, cámaras digitales, ordenadores personales y otros dispositivos electrónicos.
La Demandante es titular de numerosos registros de marca en diversas jurisdicciones, que contienen o consisten en la denominación “android”, sola o unida a otros elementos denominativos o gráficos, de los que son suficientemente representativos para el presente procedimiento:
La Marca de la Unión Europea No. 6410856 ANDROID, registrada el 21 de octubre de 2010, en clase 9;
La Marca de la Unión Europea No. 13754742 ANDROIDIFY, registrada el 18 de junio de 2015, en las clases 9 y 42;
La Marca de la Unión Europea No. 14439079 ANDROID PAY, registrada el 4 de diciembre de 2015, en las clases 9, 36 y 42;
La Marca de la Unión Europea No. 14486823 ANDROID ONE, registrada el 16 de diciembre de 2015, en las 9, 38 y 42;
La Marca Internacional No. 1274295 ANDROID TV, registrada el 7 de octubre de 2015, en clase 9, designando la Unión Europea (entre otras jurisdicciones); y
La Marca Internacional No. 1390953 ANDROID GO EDITION, registrada el 12 de diciembre de 2017, en clase 9, designando la Unión Europea (entre otras jurisdicciones) (colectivamente la “marca ANDROID”)
La Demandante es titular del nombre de dominio <android.com> (registrado el 23 de junio de 1997), que alberga su página web oficial en la que ofrece información y promociona los productos comercializados bajo la marca ANDROID.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de abril de 2020 y se encuentra activo, albergando una página web en español, que incluye en la parte derecha de su encabezamiento, la denominación “Tv androidbox” unida a un logo de forma semicircular que encierra el término “Tv”, seguida de la frase “ANDROID BOX Descubra la última tecnología de entretenimiento para televisores”. Esta página web ofrece la venta de diversos productos electrónicos de terceras empresas como Nvidia, Apple, Beelink o Xiaomi Mi, incluyendo teléfonos móviles, relojes de pulsera inteligentes, navegadores, medidores de potencia para la práctica deportiva, televisores inteligentes y accesorios para éstos, así como promociona diversos programas de entretenimiento para televisores, incluyendo referencias a importantes marcas del sector del entretenimiento (como HBO Family, YouTube, MGM, Fox Sports, Pirme Video y Netflix). No se indica la identidad del titular de la página web o del titular del nombre de dominio en disputa, ni sus datos fiscales y dirección de contacto, solo se incluye un formulario de contacto, un enlace a un blog de Internet y un listado de preguntas presentando como respuesta un texto genérico de prueba de edición en latín, así como un email y un teléfono con prefijo de Italia (+39).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
La marca ANDROID es renombrada en España y a nivel mundial. En mayo de 2019 el sistema operativo ANDROID tenía más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales globales, con una cuota de mercado en España en el cuarto trimestre de 2017 del 87,1 % y en el cuarto trimestre de 2018 del 89,9 %. Se aportan varias decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que reconocen el carácter notorio y renombrado de la marca ANDROID.
El nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca ANDROID, ya que incorpora esta marca en su totalidad añadiendo el término genérico “box” y el código de país de nivel superior (por sus siglas en inglés, “ccTLD”) “.es”, que son insuficientes para evitar la confundibilidad.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que: (i) carece de licencia o autorización para el uso de la marca ANDROID no habiendo existido nunca relación alguna entre las Partes; (ii) no existen evidencias de que el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre “android” o “android box”; (iii) el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa ofrece noticias y productos sobre tecnología de entretenimiento para televisores bajo la marca ANDROID, sin que los productos y servicios presuntamente ofrecidos hayan sido autorizados por la Demandante y sin dejar constancia de la ausencia de relación con la Demandante; (iv) se crea confusión con la tecnología original de la Demandante para televisores bajo la marca ANDROID TV, ofreciendo productos idénticos a los de la Demandante pero de distinto origen empresarial; (v) existen varios perfiles de redes sociales asociados a la página web del Demandado que igualmente generan confusión con la marca renombrada ANDROID; y (vi) la reputación de la marca ANDROID es evidencia de la falta de legitimidad del Demandado.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Dado el renombre de la marca ANDROID, el Demandado conocía o debía conocer esta marca, procediendo al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe, con la intención de obstaculizar la actividad de la Demandante (impidiendo el registro de su marca como nombre de dominio) y de obtener algún tipo de beneficio, tratando de atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca ANDROID, dando la impresión de ser un sitio web patrocinado o ligado a la Demandante, ofreciendo, además, productos y servicios idénticos o similares a los ofertados por la Demandante. El Demandado ha tratado de apropiarse indebidamente del beneficio de la reputación adquirida por la Demandante. El carácter renombrado de la marca ANDROID y la inclusión de ésta de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa evidencia la mala fe del Demandado e impide concebir ningún tipo de uso legítimo. El nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe, de forma oportunista, tratando de crear confusión con la marca ANDROID (que se incluye en la página web ligada al nombre de domino en disputa).
La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política UDRP”), que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:
El nombre de dominio en disputa y la página web que alberga no generan confusión con la Demandante, pues no mencionan el nombre y marca GOOGLE e incluyen una denominación compuesta (ANDROID como sistema operativo y “box” como denominación genérica), que obliga a teclear en los buscadores de Internet ambos términos, como combinación que se puede buscar de forma concreta. Se hace referencia a varias búsquedas en Internet. La Demandante no ha aportado ninguna evidencia de haber registrado como marca la denominación “android box”.
La página web ligada al nombre de dominio en disputa pretende informar al usuario sobre las alternativas existentes en la red. El sistema ANDROID, según se define por ingenieros de la Demandante, es la combinación de un código abierto al enlace de todos los fabricantes y el acceso a la plataforma de la Demandante. Dada la infinidad de aparatos que utilizan el sistema ANDROID, no puede darse la confusión, ya que el público usuario los conoce. No se ha incluido la marca ANDROID en el nombre de dominio en disputa sola sino unida al término “box”, utilizando la denominación “android” no en referencia a la marca sino a los productos o aparatos; “android box” es un aparato de entretenimiento que es reconocido en el mundo entero como tal.
La página web ligada al nombre de dominio en disputa, así como el foro que ésta incluye solo han recibido un número reducido de visitas. No se ha buscado generar confusión, sino ofrecer un sitio de noticias o entretenimiento, por ello no se copia contenido ni se enlaza con ninguna página web de la Demandante. En toda la red se hace referencia a los términos “android tv box” o “android box” y en algunos sitios de Internet se explica la diferencia entre ambos. Los “ANDROID TV” se diferencian de aquellos que colocan el término “box” en su denominación, en que éstos poseen una versión adaptada al sistema ANDROID.
Las Decisiones alegadas por la Demandante no son aplicables al presente caso, pues se refieren a supuestos de hecho diferentes.
6. Debate y conclusiones
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política UDRP, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de numerosas marcas que contienen la denominación “android”, que se encuentran registradas en la Unión Europea o como marcas Internacionales, siendo válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “android”.
El distintivo utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término “box” (caja en idioma inglés) y el ccTLD “.es”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El Experto considera que la adición del término “box”, no impide que la marca ANDROID sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, existiendo similitud que puede ocasionar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre del Demandado, no siendo comúnmente conocido por la misma y el Demandado no se encuentra autorizado para el uso de la marca ANDROID, no existiendo relación entre las Partes.
El Demandado alega que ha registrado y utiliza el nombre de domino en disputa en relación a una página web de propósito meramente informativo y de entretenimiento. Sin embargo, el Experto nota que la página web del Demandado parece ofrecer a la venta productos o servicios relacionados con el entretenimiento televisivo y otros artículos tecnológicos (en ocasiones enlazando a terceras páginas web como por ejemplo “www.comprasali.com” donde se ofrecen a la venta productos de distintas marcas), efectuando recomendaciones sobre los mismos y proporcionando un formulario de contacto para facilitar su adquisición o contratación, por lo que la actividad desarrollada por el Demandado excede de un ámbito meramente informativo, siendo presumible que se derive de la misma algún tipo de lucro económico o al menos una finalidad comercial. No cabe, por tanto, entender, a juicio del Experto, que el Demandado desarrolle un uso legítimo de buena fe sin ánimo lucrativo del nombre de dominio en disputa.
Ante estas circunstancias y dado que la página web del Demandado opera dentro del mismo sector de la Demandante, y en cierto modo parecería facilitar información (e incluso indirectamente la distribución o venta) de productos con el sistema operativo Android, aun cuando no se encuadraría dentro de un supuesto típico de revendedor o distribuidor, podría resultar relevante traer a colación, la doctrina enunciada en relación a revendedores, distribuidores u cualesquiera terceros que utilicen un nombre de dominio que contiene la marca del demandante para llevar a cabo la comercialización de productos o servicios relacionados con los del demandante. En estos supuestos se considera que tal actividad puede ser considerada una oferta de buena fe de productos o servicios, ostentando derechos o intereses legítimos en tales nombres de dominio, únicamente si se cumplen los siguientes requisitos cumulativos:
(i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios en cuestión (de la marca contenida en el nombre de dominio);
(ii) que el demandado utilice la página web para vender únicamente los productos o servicios identificados por la marca;
(iii) que se revele de forma correcta y suficientemente prominente la relación o falta de relación existente entre el titular del nombre de dominio y el titular de la marca; y
(iv) que el titular del nombre de dominio no trate de acaparar el mercado mediante nombres de dominio que reflejen la marca. El análisis de estos requisitos se conoce comúnmente como el “Oki Data test” (en referencia a la decisión Oki Data Americas., Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903). Véase la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El nombre de dominio en disputa alberga una página web que no contiene información sobre su titular o el titular del nombre de dominio en disputa, ni deja claro la falta de relación existente con la Demandante y su marca ANDROID. Al contrario, incluye esta marca en su encabezamiento y en varias de sus secciones unida al término “box”, que, es un término normalmente utilizado para referirse a productos de la Demandante o que integran el sistema operativo de la Demandante (por mucho que puedan existir diferencias técnicas entre los productos “Android TV” y aquellos que incorporan el término “box”). Además, esta página web hace referencia, no solo a productos que supuestamente puedan incorporar el sistema operativo ANDROID, aunque sean dispositivos producidos por marcas competidoras de la Demandante, sino que, además, en la misma se promocionan y se ofrece la contratación o asistencia para la contratación de diversos servicios de entretenimiento televisivo de terceros operadores. Por tanto, aun cuando se analizasen por analogía los criterios arriba citados, no se cumplen, a juicio del Experto, los mencionados requisitos cumulativos considerados necesarios para poder estimar que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
El Demandado alega que se incluye la marca ANDROID como referencia al sistema operativo de la Demandante. Sin embargo, la inclusión de forma íntegra de la marca de la Demandante, unida únicamente a una palabra que es descriptiva de algunos de los productos a los que se aplica dicha marca, ocasiona un riesgo de confusión y de asociación que, a juicio del Experto, impide entender que el Demandado pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Incrementa el riesgo de confusión o de asociación la circunstancia de que la Demandante opere en el mercado mediante toda una familia de marcas que incorporan su marca renombrada ANDROID seguida de otros elementos denominativos relacionados con sus distintas gamas de productos (como ANDROID TV, ANDROID PAY, ANDROID ONE, ANDROIDFY, ANDROID GO EDITION).
Un factor fundamental para considerar la existencia de derechos o intereses legítimos del nombre de dominio en disputa, es que la composición del nombre de dominio no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa, añadiendo un término que igualmente se refiere a los productos de la Demandante, hace que sea presumible, de forma falsa, algún tipo de relación entre las partes, circunstancia que impide considerar que el nombre de dominio en disputa pueda ser utilizado de forma legítima. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
En relación a este tercer elemento o requisito, el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas las circunstancias del presente caso apuntan, en un balance de probabilidades, al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa: (i) la marca ANDROID goza de renombre y de notoriedad dentro del sector tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional, siendo innumerables los dispositivos de uso cotidiano que incluyen el sistema operativo identificado por esta marca (como reconoce el propio Demandado); (ii) la Demandante opera de forma global en todo el mundo incluida España; (iii) el nombre de dominio en disputa integra la marca renombrada y alberga una página web que se refiere al mismo sector tecnológico en el que opera la marca renombrada de la Demandante, incluyendo referencias a esta marca dentro de su contenido; (iv) la página web ligada al nombre de dominio en disputa no indica la identidad de su titular ni se refiere en su contenido al Demandado, ni a su falta de relación con la Demandante y su marca ANDROID; (v) la página web ligada al nombre de dominio en disputa no ofrece información completa sobre los datos fiscales y de contacto de su titular; y (vi) el Demandado no ha negado conocer la existencia de la marca ni haber apuntado a ésta, cuando procedió al registro y uso del nombre de dominio en disputa.
Estas circunstancias determinan que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que el Demandado conocía la existencia de la marca de la Demandante, apuntando a la marca renombrada de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con una finalidad de beneficiarse de la confusión o asociación generada con la Demandante y su marca ANDROID, aprovechándose de la reputación alcanzada por la Demandante y de la confusión o asociación generada con ésta, para aumentar el tráfico de su página web.
El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe. Corrobora esta conclusión la propia contestación ofrecida por el Demandado en la que reconoce su conocimiento de la marca y de los productos de la Demandante, no ofreciendo ninguna justificación para la falta de referencias en su página web a su propia identidad y a su falta de relación con la Demandante. Estas circunstancias unidas a las demás del caso permiten concluir que, en un balance de probabilidades, ha existido por parte del Demandado una intención de crear confusión y de aprovecharse de la reputación alcanzada por la marca ANDROID.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a considerar cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <androidbox.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 14 de diciembre de 2020