Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Corredor Empresarial S.A. c. Elvin Kienesberger, Betplay

Caso No. DCO2018-0033

1. Las Partes

La Demandante es Corredor Empresarial S.A., con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia, representada por
López-Castro-Chacón S.A.S. Asesores Legales, Bogotá, D.C., Colombia.

El Demandado es Elvin Kienesberger, Betplay con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia, representado por Abello Abogados, Bogotá, D.C., Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <betplay.co>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de octubre de 2018. El 10 de octubre de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de octubre de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 12 de octubre de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demandante había presentado dos copias de la Demanda, una en español y una en inglés, solicitando el español como idioma del procedimiento, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El 17 de octubre de 2018 el Demandado contestó a la comunicación del Centro confirmando su acuerdo con la solicitud de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de octubre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de noviembre de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de noviembre de 2018.

El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de noviembre de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

El 5 de diciembre de 2018 el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por el Experto, por la cual otorgaba a la Demandante un plazo de cinco días para presentar pruebas para sostener su alegación de que el Demandado conocía la marca de la Demandante en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, y otorgaba cinco días al Demandado para contestar a cualquier presentación de la Demandante. La Demandante contestó a la Orden de Procedimiento No. 1 el 10 de diciembre de 2018 y el Demandado contestó el 15 de diciembre de 2018.

4. Antecedentes de Hecho

1. La Demandante es una sociedad comercial prestadora de servicios de juegos de suerte y azar, constituida desde el 25 de septiembre de 2008.

2. En Colombia, el desarrollo de actividades de suerte, azar y apuestas, debe ser autorizado por Coljuegos, que es una empresa industrial y comercial del estado colombiano, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

3. La Demandante ha sido autorizada en diferentes oportunidades por Coljuegos, para el desarrollo de actividades de suerte, azar y apuestas. En efecto, entre otras comunicaciones de dicha entidad, el 14 de septiembre de 2015, expidió la siguiente:

“El único juego autorizado por Coljuegos para apuestas en deportes es ‘Las Deportivas’, el cual es operado por la empresa Corredor Empresarial S.A., desde noviembre de 2014”.

4. El proceso interno de creación de la marca BETPLAY de la Demandante se inició a principios de 2017, y tal como consta en el Anexo 9 de la Demanda, los modelos de diseños de la marca datan del 16 de febrero de 2017.

5. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de febrero de 2017, tan solo dos días antes del registro del nombre de dominio de la Demandante <betplay.com.co>.

6. La Demandante cuenta con el siguiente registro de la marca BETPLAY, solicitado el 6 de abril de 2017 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de conformidad con el Anexo 3 de la Demanda:

7. El 26 de mayo de 2017, la Demandante inició el proceso de autorización de apuestas online de su página web a la que redirecciona el nombre de dominio <betplay.com.co>.

8. El 11 de septiembre de 2017, Coljuegos suscribió con el Demandante un contrato de: “concesión para la operación de juegos de suerte y azar novedosos operados por Internet, para los tipos de juegos máquinas tragamonedas o de azar ruleta y apuestas sobre eventos deportivos”.

9. El 13 de octubre de 2017, la Demandante envió una carta de reclamo al Demandado, en relación con el nombre de dominio en disputa de conformidad con el Anexo 11 de la Demanda.

10. El 7 de noviembre de 2017, el Demandado constituyó la sociedad Betplay S.A.S., de conformidad con el Anexo 3 de la Contestación de la Demanda. Se resalta que el apoderado del Demandado alega que la fecha de constitución de la sociedad es el 21 de septiembre de 2017. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada, sólo se entiende constituida y surge su personificación jurídica, una vez se inscribe en el Registro Mercantil, lo que ocurrió el 7 de noviembre de 2017.

11. El 12 de febrero de 2018, el Demandado actualizó el nombre de dominio en disputa.

11. El 26 de julio de 2018, el Demandado realizó el depósito del nombre comercial B BETPLAY ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

12. La página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, promociona la actividad de apuestas deportivas, de conformidad con el Anexo 10 de la Contestación a la Demanda. No obstante, en la Contestación a la Demanda ni en sus anexos consta que el Demandado esté autorizado para el desarrollo de apuestas deportivas. Igualmente, en el Anexo 14 de la Demanda, consta que el Demandado no tiene autorización alguna de Coljuegos para el desarrollo de actividades de suerte, azar o apuestas.

13. De conformidad con el Anexo 26 de la Contestación a la Demanda, la Demandante es la sociedad más experimentada de Colombia en operar juegos novedosos en línea de suerte y azar, por su alianza con multinacionales como R. Franco Digital y Kambi. Adicionalmente, menciona la prueba aportada, que la Demandante es líder en el sector de juego en el país.

14. De conformidad con el Anexo 6 de la Contestación a la Demanda, el Demandado sólo cuenta con una presentación comercial desde el 23 de noviembre de 2017, es decir, una vez recibió el reclamo por parte de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

1. La Demandante creó la marca BETPLAY a principios del año 2017.

2. La Demandante registró el nombre de dominio <betplay.com.co>, el cual se llevó a cabo el día 18 de febrero de 2017.

3. La marca BETPLAY fue registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante Resolución No. 63048 del 3 de octubre de 2017, a favor de la Demandante, en las clases 9, 16, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza para marcas.

4. El nombre de dominio en disputa reproduce totalmente la marca BETPLAY.

5. La Demandante tiene derechos de exclusividad marcaria sobre BETPLAY para servicios comprendidos en la clase 42, los cuales están siendo vulnerados a través del nombre de dominio en disputa.

6. Los derechos de exclusividad marcaria aplican para la totalidad del territorio colombiano lo cual incluye el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.co”, de conformidad con la norma ISO 3166 y la política aprobada por el Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) de Colombia para regular la administración del ccTLD “.co”.

7. La explotación del Demandado del nombre de dominio en disputa es ilegal, pues va en contravía de las normas de propiedad intelectual colombianas.

8. No puede predicarse un derecho o interés legítimo del Demandado, porque no se encuentra autorizado por la entidad colombiana para promocionar u ofrecer servicios de apuestas por Internet.

9. A través de la página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, no se ofrece, ni se ha ofrecido ningún tipo de producto o servicio del que pueda predicarse interés legítimo, pues la publicidad incluida de Bet365 y BetFair, nunca fue autorizada, tal como constan en los Anexos 12 y 13 de la Demanda, y los contenidos compartidos son reproducciones textuales y no autorizadas del contenido de otras páginas web, tales como el periódico El Tiempo como constan en los Anexos 15 y 20 de la Demanda.

10. El 13 de octubre de 2017, el Demandante envió una carta de reclamo al Demandado procurando el cese del uso indebido de la marca BETPLAY, tal como consta en el Anexo 11 de la Demanda. En respuesta telefónica, el Demandado ofreció convertirse en un sitio de información y noticias de la Demandante, obteniendo una contraprestación económica.

11. La Demandante rechazó la oferta del Demandado, a lo que éste respondió promocionando en la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa servicios de apuestas como Bet365 y Betfair, competidoras de la Demandante; actividad que, además, no fue autorizada por dichas entidades.

12. Una vez Bet365 y Betfair, ordenaron el desmonte de los redireccionamientos ilegales, el Demandado comenzó a reproducir, de forma no autorizada, noticias de medios de comunicación electrónica.

B. Demandado

1. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 16 de febrero de 2017 para identificar su blog de noticias deportivas.

2. El Demandado utiliza el nombre Betplay para identificarse en el mercado en el envío de propuestas comerciales; la creación de un perfil y un “fan page” en la red social Facebook; y la administración y alimentación de un blog.

3. Betplay S.A.S. y el señor Elvin Kienesberger Vega han sido reconocidos comúnmente con el nombre “Betplay”.

4. El Demandado depositó el nombre comercial B BETPLAY ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

5. El Demandando hace un uso leal de su nombre de dominio.

6. No existe confusión entre la actividad empresarial que identifica el Demandado con su nombre comercial y los servicios que identifica la Demandante con su marca.

7. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia tiene la función de depositar los nombres comerciales que se le solicite por esta razón pueden coexistir, como en este caso, la marca comercial y el nombre comercial: BETPLAY. Lo anterior, no significa que el derecho marcario este por encima, como lo supone la Demandante, del derecho de exclusiva que también tiene el Demandado sobre su nombre comercial.

8. No existe discusión sobre la similitud fonética y visual existente entre la marca de servicios BETPLAY y el nombre de dominio en disputa.

9. La expresión “Betplay” es genérica y no le es permitido a la Demandante apropiarse de palabras comunes para identificar el tipo de servicio que ofrece.

10. La página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa no necesita autorización de Coljuegos para operar.

11. El Demandado en su blog de noticias deportivas siempre ha cumplido con el derecho de cita, al referenciar cada uno de sus artículos con la respectiva fuente. Lo anterior en cumplimiento de una de las excepciones y limitaciones al derecho de autor.

12. El Demandado no registró el nombre de dominio con la intención de impedir que la Demandante reflejara su marca en él porque: (i) no conocía de la existencia de la marca BETPLAY de titularidad de la Demandante; (ii) fue la Demandante que contactó por primera vez al Demandado y; (iii) Betplay S.A.S. le envió a la Demandante una oferta comercial en relación con la actividad empresarial desarrollada por el Demandado.

13. El Demandado no compite con la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.

En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.

En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas o verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y

(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, y por último, se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Cuestión Preliminar: Idioma del procedimiento

El Experto nota que la Demanda se ha presentado en idioma español e inglés. Sin embargo, el idioma del acuerdo de registro es inglés.

En virtud del párrafo 11(a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.

Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado estuvo de acuerdo con esa solicitud.

El Experto entiende que el idioma de las partes es el español dado que ambas Partes han estado de acuerdo en comunicarse en español, y además, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, tanto la Demandante como el Demandado están domiciliados en Colombia, cuyo idioma oficial es el español, y por lo tanto, se presume que las partes de este procedimiento administrativo conocen éste idioma.

Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en dicho idioma.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante alega ser la titular exclusiva de la marca multiclase BETPLAY en Colombia solicitada el 6 de abril y registrada el 22 de noviembre de 2017 para identificar: “Programas de computador para uso en la selección de números de computador que contienen principalmente información necesaria para jugar juegos de azar, selección de números; mantenimiento de bases de datos que contienen los números ganadores” de la clase 9 internacional, “Material impreso principalmente talonarios que contienen la información necesaria para jugar juegos de suerte y azar; y material impreso que contienen instrucciones de como jugar juegos de azar”, de la clase 16 internacional, “Juegos de carta, juego de tafia y la combinación de juegos de carta y tablero, materiales de juego y equipos para juego”, de la clase 28 internacional, “Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de juegos de suerte y azar, trabajos de oficina, publicidad, realización de promocionales con productos diversos, servicios de consultoría”, de la clase 35 internacional, “Servicios de entretenimiento, principalmente actividades de juegos relacionados con loterías, bingos y en general todo tipo de juegos de azar y de casino. Servicios de juegos de azar prestados a través de internet Servicios de información sobre juegos de azar”, de la clase 41 internacional y “Servicios de operación de juegos de azar, juegos de computador. Sitios de internet que ofrecen juegos de azar, programación de computadores, servicios de noticias relacionadas con juegos de azar a través de las redes de comunicación, servicios de consultoría para crear e Implementar juegos de lotería y entretenimiento”, de la clase 42 internacional.

a) Existencia de una marca de titularidad de la Demandante

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.

La Demandante aportó prueba de su titularidad sobre el registro de marca colombiana no. 579286 de BETPLAY, concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Anexo 3 de la Demanda).

El certificado de registro marcario incluido en el Anexo 3 de la Demanda, es evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre la marca BETPLAY.

b) Identidad o similitud confusa

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con su marca registrada por cuanto la reproduce totalmente.

El Demandado por su parte, afirma que la expresión “Betplay” es genérica y no le es permitido a la Demandante apropiarse de palabras comunes para identificar el tipo de servicio que ofrece.

Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios de nivel superior (“TLDs” por sus siglas en inglés), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos de UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier TLD en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante¹ . Ello es así porque los TLDs son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio² .

Ahora bien, respecto del alegato de genericidad realizado por el Demandado, es importante resaltar que, BETPLAY es una marca registrada y que por lo tanto, la autoridad marcaria ya realizó el examen de distintividad³ , encontrándola suficientemente distintiva para acceder a su registro.

En cambio, se observa que el nombre de dominio en disputa <betplay.co> incorpora y reproduce en su totalidad la marca BETPLAY de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea idéntico con la parte denominativa de la marca de la Demandante.

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BETPLAY de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

a) Caso prima facie

En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que la demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado⁴ .

En el caso Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, el experto sostuvo:

“Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto” ⁵. (Traducción libre del Experto)

Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos⁶ . Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa: i) el Demandado no es conocido en Colombia por un nombre que consista en todo o en parte de la marca BETPLAY; ii) el Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada BETPLAY en relación con el nombre de dominio en disputa; iii) la Demandante tiene derechos de exclusividad marcaria sobre BETPLAY en la clase 42; iv) el Demandado está ofreciendo servicios que no está autorizado para ofrecer.

De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.

b) Derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran los derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa:

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.

La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa pues a través de la página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, no se ofrece, ni se ha ofrecido ningún tipo de producto o servicio del que pueda predicarse interés legítimo.

A su vez, el Demandado alegó interés legítimo con base en los siguientes argumentos:

1. El Demandado utiliza el nombre BETPLAY para identificarse en el mercado en el envío de propuestas comerciales; la creación de un perfil y un fan page en la red social Facebook; y la administración y alimentación de un blog.

De conformidad con las pruebas aportadas, no existe constancia que la propuesta comercial del Anexo 6 de la Contestación de la Demanda, sea más que una mera presentación, pues no consta ni su fecha de creación o recibo por parte de ningún tercero.

En cambio, en las pruebas del expediente consta la presentación comercial de Bet365, entidad que manifestó, de conformidad con el Anexo 13 de la Demanda y que no fue refutado por el Demandado, que en ningún momento autorizó la utilización de su marca o la promoción de sus servicios a través de la página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, no se puede tomar como prueba de derecho o interés legítimo, una mera propuesta de mercado que hace uso no autorizado de marcas de terceros, como consta en el Anexo 13 de la Demanda.

Tampoco se puede entender que es interés legítimo, hacer uso de una página de Facebook, promocionándose como “www.betplay.co Apuestas Deportivas”, tal como consta en el Anexo 10 de la Contestación de la Demanda, cuando tanto en el texto de la Contestación de la Demanda, como en el Anexo 14 de la Demanda consta que el Demandado no está autorizado para la prestación de servicios de apuestas deportivas en Colombia.

En consecuencia, el Demandado por medio de su presencia en Facebook, puede confundir a los consumidores al informar que es un sitio de apuestas deportivas que no cuenta con autorización de la entidad competente como lo es Coljuegos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Experto considera que un procedimiento bajo la UDRP, cuya finalidad es dar solución a conflictos que surgen entre marcas y nombres de dominio, no es el foro adecuado para dilucidar si la actividad que realiza el Demandado (y que califica como blog de noticias deportivas) puede o no tener la consideración de sitio de apuestas deportivas y/o si es necesaria la autorización de Coljuegos. Al respecto, el Experto simplemente nota la forma en la que el Demandado promociona su página web y el hecho de que el Demandado no cuenta con autorización de Coljuegos.

En cualquier caso, atendiendo a la composición o naturaleza del nombre de dominio en disputa el Experto nota el alto riesgo de que el nombre de dominio en disputa pueda dar lugar a confusión por asociación con la Demandante, véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Así, con base en este argumento de la Demandante, no solo no se demuestra ningún derecho o interés legítimo, sino que, por el contrario, existen claros elementos de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política.

2. Betplay S.A.S. y el señor Elvin Kienesberger Vega han sido reconocidos comúnmente con el nombre “Betplay”.

Este argumento no se encuentra sustentado con ningún documento en la Contestación de la Demanda y, por el contrario, el Demandado demostró que, quien es conocido por el término “Betplay” en Colombia es la Demandante.

En efecto, tal como consta en el Anexo 26 de la Contestación a la Demanda, el Demandado allega una publicación del Periódico Portafolio del 15 de septiembre de 2017 en la que se resalta a la Demandante como la sociedad más experimentada de Colombia en operar juegos novedosos en línea de suerte y azar, por su alianza con multinacionales como R. Franco Digital y Kambi. Adicionalmente, menciona la prueba aportada, que la Demandante es líder en el sector de juego en el país.

Consecuentemente, el Demandado no es reconocido por la palabra “Betplay” a efectos de la Política. Este hecho fue además confirmado por el Experto en una búsqueda realizada en Google, en la que se observó que al incluir la palabra “Betplay” en los términos de búsqueda, los resultados dirigían a la Demandante y en toda la observación que se hizo, no se encontró referencia alguna al Demandado.

3. El Demandado depositó el nombre comercial B BETPLAY ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por lo cual existe una presunción de buena fe, en la utilización y depósito del nombre comercial.

La buena fe no se puede predicar de un depósito de nombre comercial realizado con posterioridad al reclamo realizado por la Demandante en relación con el nombre de dominio en disputa, tal como consta en la cronología del capítulo de Antecedentes de Hecho de esta Decisión. Además, en Colombia dicho depósito es meramente declarativo y no atributivo de derecho alguno como sí lo es el registro de una marca. Ello por cuanto el nombre comercial se obtiene por su uso sin necesidad de registro y se presume su uso desde la fecha en que se solicita su depósito.

En efecto, el depósito del nombre comercial sólo fue solicitado el 26 de julio de 2018, cuando la Demandante había enviado una carta de reclamo al Demandado el 13 de octubre de 2017 de conformidad con el Anexo 11 de la Demanda.

Por lo tanto, el depósito del nombre comercial parece haber sido una reacción del Demandado para legitimar sus actividades a efectos de la Política ante un potencial procedimiento, en relación con el nombre de dominio en disputa. De esta forma, el depósito no puede ser entendido como un acto de buena fe, pues acá se encuentra desvirtuada.

4. El Demandando hace un uso leal de su nombre de dominio.

De las pruebas que constan en el expediente, no existe una sola que soporte la afirmación de uso leal del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado a efectos de la Política.

En el Anexo 6 de la Contestación de la Demanda, consta la promoción de la página web haciendo uso no autorizado de una marca de un tercero. El uso no autorizado se constata por medio del Anexo 13 de la Demanda.

En el Anexo 10 de la Contestación de la Demanda, consta que la página se publicita como un sitio web de apuestas deportivas, actividad para la que no está autorizada en Colombia.

En el Anexo 23 de la Contestación de la Demanda, se observan comentarios de los usuarios del Demandados, de los que se desprende que los receptores de la información provista por el Demandado, pueden llegar a concluir que la página del Demandado es para apostadores.

En los Anexos 31, 32 y 33 de la Contestación de la Demanda, consta el uso de publicaciones de terceros en la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa.

En el Anexo 13 de la Demanda, consta que en la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa se hacía uso no autorizado de vínculos y marcas de terceros como Bet365 y Betfair.

En el Anexo 18 de la Demanda, consta que en la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa se hacía uso no autorizado producido por la sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A.

Por lo tanto, el uso del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado leal a efectos de la Política, de conformidad con las mismas pruebas aportadas por el Demandado.

5. No existe confusión entre la actividad empresarial que identifica el Demandado con su nombre comercial y los servicios que identifica el Demandante con su marca.

Si bien el Demandado afirma que no existe conexidad competitiva entre la actividad empresarial del Demandado y los servicios que identifica la Demandante, las pruebas demuestran otra cosa, pues en el Anexo 10 de la Contestación de la Demanda, se observa que la página web se publicita como un sitio de apuestas deportivas, y en el Anexo 23 de la Contestación de la Demanda, se muestra cómo los usuarios entienden que la página es para apostadores.

De esta forma, pese a las manifestaciones de tratarse de actividades diferentes, lo cierto es que el uso dado a la página y demostrado en el presente asunto, genera riesgo de confusión o asociación con la Demandante, pues además de tratarse de exactamente la misma expresión “Betplay”, el Demandado se publicita como un sitio de apuestas o para apostadores, lo cual tiene una clara conexión con los servicios que presta la Demandante.

6. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia tiene la función de depositar los nombres comerciales que se le solicite por esta razón pueden coexistir, como en este caso, la marca comercial y el nombre comercial: BETPLAY. Lo anterior, no significa que el derecho marcario este por encima, como lo supone la Demandante, del derecho de exclusiva que también tiene el Demandado sobre su nombre comercial⁷ .

La afirmación realizada por el Demandado es una falacia.

Ahora bien, el uso debe probarse, no simplemente afirmarse y las pruebas deben dar cuenta de un uso real, efectivo y constante, de lo cual no existe constancia en el expediente, pues, unos comentarios en una página de Facebook o una presentación, no son prueba alguna del tipo de uso calificado que se requiere para que se trate de un nombre comercial.

En consecuencia, el depósito de nombre comercial si no está acompañado de pruebas de uso, no es capaz de demostrar la existencia del nombre comercial⁸ .

Finalmente, no por el hecho que se deposite el nombre comercial le da derecho a coexistir con una marca, pues el depósito no genera derechos. Por lo tanto, el depósito del nombre comercial no legitima al Demandado a hacer uso de la marca registrada de la Demandante BETPLAY, en especial cuando el mismo se registró como reacción al requerimiento enviado por la Demandante.

7. La página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa no necesita autorización de Coljuegos para operar.

Si la página web no opera juegos de suerte, azar o apuestas, en efecto, no necesita autorización de Coljuegos. Sin embargo, en el Anexo 10 de la Contestación de la Demanda, consta que la página se publicita como un sitio web de apuestas deportivas, y en el Anexo 23 de la Contestación de la Demanda, consta cómo los usuarios entienden que la página web es para apostadores, de esta forma, al publicitarse como un sitio de apuestas y no serlo, puede dar lugar a confusión al público consumidor, actividad que no hace legítimo el uso del nombre de dominio en disputa a efectos de la Política.

8. El Demandado en su blog de noticias deportivas siempre ha cumplido con el derecho de cita, al referenciar cada uno de sus artículos con la respectiva fuente. Lo anterior en cumplimiento de una de las excepciones y limitaciones al derecho de autor.

Es un error del Demandado afirmar que, por el simple hecho de citar la obra, puede reproducirla totalmente. En efecto, la cita sólo protege el derecho moral, no obstante, la reproducción total, está afectando los derechos patrimoniales de autor y lo hace de forma injustificada ⁹.

De esta forma, las publicaciones y en general el uso realizado por medio del nombre de dominio en disputa, al ser ilegal y violar normas de derecho marcario y derecho de autor, no puede ser entendido como un uso legítimo y no genera derecho alguno a efectos de la Política.

Con base en los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas allegadas, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, por las siguientes razones:

(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa a efectos de la Política, en relación con la oferta de productos o servicios.

El Demandado está haciendo uso de publicaciones que posiblemente violan el derecho de autor y el derecho marcario de terceros:

En los Anexos 31, 32 y 33 de la Contestación de la Demanda, consta el uso de publicaciones de terceros en la página a la que redirige el nombre de dominio en disputa.

En el Anexo 13 de la Demanda, consta que en la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa se hacía uso no autorizado de vínculos y marcas de terceros como BET365 y BETFAIR.

En el Anexo 18 de la Demanda, consta que en la página a la que redirige el nombre de dominio en disputa se hacía uso no autorizado producido por la sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A.

En consecuencia, un uso con base en infracción de derechos de terceros no puede ser entendido en ningún momento, como de buena fe. Además, el Experto ha señalado ya el riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante.

(ii) El Demandado no demostró que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, había utilizado el nombre de dominio en disputa, o había efectuado preparativos demostrables para su utilización.

De lo que sí hay constancia es que una vez la Demandante envía al Demandado la carta de reclamo el 13 de octubre de 2017 (Anexo 11 de la Demanda), éste reacciona tratando de darle apariencia de legitimidad a su negocio.

Sólo hasta el 7 de noviembre de 2017, el Demandado constituyó la sociedad Betplay S.A.S., (Anexo 3 de la Contestación de la Demanda).

A sabiendas del reclamo sobre el nombre de dominio en disputa, el 12 de febrero de 2018, el Demandado lo actualizó, realizando actos de conservación de éste, en los términos del párrafo 2 de la Política (Anexo 10 de la Demanda).

Finalmente, el 26 de julio de 2018, el Demandado realizó el depósito del nombre comercial B BETPLAY ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Anexo 11 de la Contestación de la Demanda), respecto del cual alega buena fe, la cual es inexistente a efectos de la Política ya que tenía conocimiento de la marca de la Demandante por virtud de la carta del 13 de octubre de 2017.

(iii) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Las pruebas aportadas por el Demandado, demuestran que quien es conocido por BETPLAY es la Demandante (Anexo 26 de la Contestación a la Demanda).

(iv) No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.

El Demandando allega un certificado de depósito de un nombre comercial (Anexo 12 de la Contestación de la Demanda), sin embargo, como nombre comercial que es, el depósito no otorga derecho alguno al nombre de dominio en disputa y no existe prueba de su existencia y uso real y efectivo del que se desprendan derechos o intereses legítimos a efectos de la Política.

(v) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, pues como consta en el Anexo 7 de la Contestación de la Demanda, está tratando de obtener un lucro del mismo.

En consecuencia, el Demandado no ha aportado evidencia de sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ni ha refutado satisfactoriamente las alegaciones prima facie de la Demandante. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el segundo elemento del parágrafo 4(a) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

La Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado pues el uso del nombre de dominio en disputa, lo hace para promocionar servicios competidores, lo que perturba la actividad de la Demandante y ha impedido que la Demandante refleje su marca en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, pese a los reclamos oportunamente enviados por la Demandante, el Demandado continuó el uso no autorizado.

El Demandado afirma que no registró el nombre de dominio en disputa con la intención de impedir que la Demandante reflejara su marca en él, pues manifiesta haber desconocido la marca BETPLAY de la Demandante en el momento de registro del nombre de dominio en disputa.

El Experto duda y considera difícil que pueda ser una coincidencia que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa (Anexo 10 de la Demanda) el mismo día que el Demandante recibió la propuesta de diseño de su marca BETPLAY (Anexo 9 de la Demanda).

Como se dijo anteriormente, el nombre de dominio en disputa se registró el mismo día que la Demandante recibió la primera propuesta de diseño de su marca BETPLAY.

Tal como lo manifestó la Demandante y no fue refutado por el Demandado, la marca BETPLAY fue solicitada y registrada en Colombia sin oposición alguna.

Sólo a partir de la carta de reclamo de la Demandante del 13 de octubre de 2017, el Demandado realizó actos de señor y dueño sobre el nombre de dominio en disputa, los cuales propendían por la disrupción de las actividades de la Demandante, como la inclusión de vínculos y publicidad de competidores de la Demandante como consta en la propuesta redactada por el Demandado (Anexo 6 de la Contestación de la Demanda y Anexo 13 de la Demanda).

Así mismo, el contenido de la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa podría ser violatoria del derecho de autor (Anexo 18 de la Demanda), por tratarse de una copia textual de una obra ajena sin autorización del autor, así haya hecho la cita, pues se podría considerar que viola el derecho a la explotación exclusiva de la obra por parte de su titular.

Adicionalmente, el Demandado allegó publicidad (Anexo 10 de la Contestación a la Demanda) de conformidad con la cual promociona el nombre de dominio en disputa como un sitio de apuestas, para el cual no tiene autorización alguna de Coljuegos (Anexo 14 de la Demanda). Por lo tanto, la información de la página web es susceptible de engaño (en caso de no ser una plataforma de juego) o el desarrollo de la actividad es ilegal (en caso que efectivamente realice actividades de juego y apuestas).

En consecuencia, por medio de la página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa: i) se ha hecho uso no autorizado de marcas de terceros como BETPLAY, BET365 y BETFAIR; ii) se ha hecho uso no autorizado de material protegido por el derecho de autor, como los artículos de terceros; y iii) se ha incluido información susceptible de generar engaño al consumidor, al publicar información no verificable.

De esta forma, la actuación del Demandado sólo puede calificarse como de mala fe.

En consecuencia, el Demandado con su actuar no garantizó y por el contrario contravino las declaraciones del párrafo 2 de la Política según las cuales:

i) El nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero.

ii) No utilizará el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.

No se escapa a la atención del Experto que el Demandado con posterioridad a la carta de reclamo del 13 de octubre de 2017, comenzó a realizar actividades tendientes a semejarse o acercarse de alguna forma a la actividad de la Demandante.

Pese a manifestar que no compiten, el Demandado sí incluyó en la página web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, publicidad de competidores de la Demandante.

Por el contrario, en las pruebas de la Contestación de la Demanda desdicen los hechos manifestados por el Demandado, pues en los Anexos 23 y 24 de Contestación de la Demanda el Demandado se ufana de ser comentado como un sitio web para apostadores.

Igualmente, conformó una sociedad con la denominación de la marca de la que ya tenía conocimiento (Anexo 3 de la Contestación de la Demanda).

Así mismo, depositó el nombre comercial B BETPLAY y actualizó el nombre de dominio en disputa, a sabiendas de la existencia de un registro marcario, respecto del cual ya había recibido una reclamación.

Lo anterior, lo único que demuestra es que las actuaciones del Demandado resultan insuficientes para que se aprecie buena fe a los efectos de la Política.

Así, el Experto considera que el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa con el propósito de impedir que el titular de la marca refleje la marca el nombre de dominio en disputa, perturbar la actividad comercial de la Demandante e intentar atraer usuarios con ánimo de lucro creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, lo que constituye mala fe de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.

Sin embargo, la Política indica que la mala fe también debe existir al momento del registro y este hecho ha sido reiterado por numerosos expertos bajo la UDRP y recogido en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Esto no quiere decir que no exista mala fe por el simple hecho que el nombre de dominio en disputa preceda a la marca cuya protección se pretende. Lo que quiere decir, es que en estos casos se requiere un esfuerzo probatorio mayor.

En efecto, para que, con un registro marcario que sea posterior al registro del nombre de dominio en disputa, se determine la mala fe al momento del registro, se debe demostrar la intención del Demandado de registrar el nombre de dominio en disputa para capitalizar de manera injusta los derechos de marca nacientes (por lo general, no registrados) de la Demandante.

De esta forma, se requieren pruebas que permitan determinar así sea de forma indiciaria, que el Demandado conocía o debía conocer el proceso de creación de la marca de la Demandante, por ejemplo demostrando la fecha en la que se decidió por la marca BETPLAY y se encargó su creación, que el Demandado tiene o tenía vinculación comercial, económica o personal con cualquiera de las empresas encargadas de la creación (al interior de la Demandante o su equipo creativo) o que la información de la marca BETPLAY se hizo pública por medios de comunicación o redes sociales de la Demandante o las partes involucradas con el proyecto de la creación de la marca BETPLAY, por la radicación de documentos ante entidades públicas, entre otros.

Pese a la orden de procedimiento que realizó el Experto en este caso, la Demandante no demostró que el Demandado conocía o debía conocer la marca BETPLAY al momento del registro del nombre de dominio en disputa. De esta forma, atendiendo al criterio establecido en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 para la aplicación de la Política, no se puede predicar la mala fe al momento del registro del nombre de dominio en disputa al no haber evidencia suficiente al respecto.

Esto no obsta, para que más adelante si la Demandante logra recoger pruebas respecto del conocimiento del Demandado en relación con la marca BETPLAY al momento del registro del nombre de dominio en disputa y se diera alguna de las circunstancias de la sección 4.18 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, se pueda presentar nuevamente una demanda con base en la Política.

Igualmente, se le recuerda a la Demandante que, en contra del Demandado, puede iniciar las acciones judiciales que considere apropiadas en una jurisdicción competente, pues esta decisión administrativa no lo priva de promover tales acciones, tal como se desprende del párrafo 18 del Reglamento.

En consecuencia, el tercer elemento del párrafo 4(a) de la Política no se encuentra satisfecho en el presente caso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 28 de diciembre de 2018

¹ Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio, Caso OMPI No. D2012-1110.

² Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio, supra.

³ Así mismo, la marca no es genérica, sino es de aquellas consideradas evocativas, pues combina dos palabras BET y PLAY, y la unión de las mismas no corresponde al nombre de los servicios que identifica, como lo haría un término genérico. De esta forma, la marca BETPLAY es distintiva, tal y como lo determinó la autoridad de registro al momento de su concesión. Ahora bien, de haberla considerado genérica, el Demandado podría haber interpuesto oportuna oposición, cosa que no hizo en curso del trámite administrativo.

⁴ Ver Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2012-0875; Ver también F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services, Caso OMPI No. D2012-0474.

⁵ “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”.

⁶ Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, Caso OMPI No. D2000-0624.

⁷ Con carácter adicional, teniendo en cuenta que ambas Partes se encuentran localizadas en Colombia, el Experto considera interesante hacer mención de los principios generales de derecho y criterios aplicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), de carácter permanente, supranacional y comunitario, cuya función es declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros, como lo es Colombia, ha sostenido: “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.
De esta forma, el nombre comercial no prima sobre una marca por el simple depósito, ni el depósito significa que el nombre de dominio puede coexistir con la marca.
En efecto, como se dijo atrás, el depósito del nombre comercial no otorga derecho alguno. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:
“El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.”

⁸ Teniendo en cuenta que ambas Partes se encuentran localizadas en Colombia, el Experto considera relevante traer a colación la interpretación prejudicial 23-IP-2011 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que sostiene: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

⁹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto, estableció:
“La cita de conformidad con lo anterior no debe asumir las proporciones de una reproducción de las partes principales de la obra ajena, ni debe igualar en extensión e importancia al texto original”. Por lo tanto, las reproducciones hechas en la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa, son una violación al derecho de autor y no están contempladas en las excepciones y limitaciones al derecho de autor en la ley colombiana, por tratarse de una reproducción total de las obras originales, en las mismas proporciones de las obras principales.