WIPO Arbitration and Mediation Center
İDARİ HAKEM KARARI
Xiaomi Inc. v. Domain Admin, FBS INC, Whoisprotection.biz / Cenk Koray Gözkaya
Dava No. D2020-1519
1. Taraflar
Şikayet Eden, Çin’de yerleşik, Dıs Patent Ltd. Co., Türkiye, tarafından temsil edilen, Xiaomi Inc.’dir.
Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Domain Admin, FBS INC, Whoisprotection.biz / Cenk Koray Gözkaya’dır.
2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş
İhtilaflı alan adları <miservis.net> ve <xiaomiservis.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.
3. Usuli İşlemler
Şikayet 11 Haziran 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 11 Haziran 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 13 Haziran 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 16 Haziran 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 17 Haziran 2020 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.
Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.
Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 18 Haziran 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 8 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e cevaba İlişkin argümanlar içeren yazışmalar 17 ve 18 Haziran 2020 tarihinde sunulmuştur ancak resmi bir Cevap sunulmamıştır. Merkez 10 Temmuza 2020 tarihinde panel atama aşamasına geçtiğini Taraflar’a bildirmiştir.
Merkez, 22 Temmuz 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Selma Ünlü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.
4. Vakıalar
Şikayet Eden, 2010 yılında Lei Jun tarafından kurulmuş bir şirket olup; donanım, yazılım ve İnternet servisi sektöründe faaliyet göstermektedir. Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda olan Şikayet Eden, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon, kulaklık gibi çeşitli ürünleri 30 ülkede tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.
Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI ibarelerinden oluşan markaları, WIPO nezdinde olduğu gibi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescil ile koruma altındadır. Bunlara örnek olarak 2013/88272 başvuru numaralı ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 28 Kasım 2012 tarihinde tescilli XIAOMI markası ve 2013/77495 başvuru numaralı ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 28 Kasım 2012 tarihinde tescilli MI markası gösterilebilir.
Şikayet Eden aynı zamanda XIAOMI ve MI ibarelerinden oluşan alan adlarının da sahibidir.
İhtilaflı alan adlarından <xiaomiservis.com> 24 Ekim 2016 tarihinde; <miservis.net> ise 31 Ocak 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Şikayet Edilen’in Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen isim ve adresi doğrultusunda Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.
İdari Hakem, 4 Ağustos 2020 tarihinde ziyaret ettiği ihtilaflı alan adlarının XIAOMI marka telefonlar için cam değişimi, arıza tespiti, ana kart tamiri gibi hizmetlere ilişkin aktif Internet sitesine bağlı olduğunu gözlemlemiştir.
5. Tarafların İddiaları
A. Şikayet Eden
Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:
(i) ihtilaflı alan adları, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markalar ya da hizmet markaları ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir ve;
(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaati bulunmamaktadır ve;
(iii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirmiş ve kullanmaktadır.
(i) Ayniyet veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Derecede Benzerlik
Şikayet Eden, XIAOMI ve MI ibarelerinden oluşan markaların tescil ile koruma altında olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adlarının tescil edildiği ve tanımlayıcı “servis” kelimesi ile “.net” ve “.com” genel Üst-Düzey alan adı (“gTLD”) ekleri haricinde ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden adına tescil edilmiş olan tanınmış markalar ile karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğu ifade edilmektedir.
Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarında XIAOMI ve MI ibarelerinin yanında “servis” ibaresine yer verilmesinin, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden ile bağlantılı olduğu izlenimini yaratacağını iddia etmektedir. Bu bağlamda Şikayet Eden Nilfisk-Advance A/S Domain/Mustafa Ovalı, WIPO Dava No. D2014-1556 ve Franke Technology and Trademark Ltd. ile Gemlik Web Tasarım, WIPO Dava No. D2016-0663 sayılı kararlara atıfta bulunmaktadır.
Şikayet Eden, XIAOMI ve MI markalarının global olarak tescilli olduğunu ve Şikayet Edilen’in faaliyet alanının doğrudan Şikayet Eden’in ürünlerini satın alanlara yönelik hizmetleri içerdiğini ve ayrıca ihtilaflı alan adlarının içeriğinde Şikayet Eden’in logosunun kullanıldığını ifade etmektedir.
(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler
Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının devri için 22 Mayıs 2020 tarihinde e-posta kanalıyla Şikayet Edilen ile iletişime geçildiğini ancak Şikayet Edilen tarafından verilen 1 Haziran 2020 tarihli cevap e-postası ile ihtilaflı alan adlarının USD 10 milyar karşılığında devredilebileceğinin ifade edildiğini belirtmektedir.
Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hak veya meşru menfaat oluşturabilecek durumlardan hiçbirinin somut olayda mevcut olmadığını savunmaktadır.
Bu kapsamda Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanmadığını, bilakis Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’e ait tescilli marka haklarını ihlal etme ve Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI markalarının ayırt ediciliğinden ve tanınmışlığından yararlanma amacı taşıdığını iddia etmektedir.
Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markalarını kullanmak için Şikayet Eden’den hiçbir izin, yetki ya da lisans almamış olduğu iddia edilmektedir.
Ayrıca, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki hakkının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını göstermiş olduğu ve ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçmiş olduğu iddia edilmektedir.
(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım
Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kaydettirmesinin ve kullanmasının kötü niyetli olduğunu savunmaktadır.
Şikayet Eden, Şikayet’e gerekçe gösterilen markalarının tescilli ve tanınmış olduğunu belirterek; Şikayet Eden’e ait markalar ile karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer ihtilaflı alan adlarının tescil tarihlerinde Şikayet Edilen’in, teknoloji sektöründe oldukça iyi bilinen Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in tanınmış markalarının varlığından haberdar olduğunu iddia etmektedir.
Şikayet Eden, Politika’nın paragraf 4(b)(iv) maddesine göre, bir alan adının İnternet kullanıcılarını ticari kazanç için kendi Internet sitesine çekme yoluyla diğer kimsenin markasından yararlanmak suretiyle tescil edildiğinde kötü niyetli tescil ve kullanım olarak değerlendirileceğini belirtmektedir. Bundan bahisle, İnternet kullanıcılarının Şikayet Eden ile özdeşleşmiş XIAOMI ve MI markaları altında Şikayet Eden’i bulmayı bekleyecekleri, ancak Şikayet Eden tarafından hiçbir izin, lisans veya yetki verilmemiş olan Şikayet Edilen’in İnternet sitesine yönlendirilecekleri ve bu nedenle Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını seçmekte kötü niyetli olduğu savunulmaktadır.
Şikayet Edilen tarafından işbu Şikayet başvurusunda bulunulmadan evvel ihtilaflı alan adlarının devri için Şikayet Edilen ile iletişime geçildiği ancak Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının devri için USD 10 milyar gibi fahiş bir bedel talep ettiği ve uzlaşılamadığı ve işbu Şikayet başvurusunun yapılması zorunluluğunun hasıl olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI markalı ürünlerinin teknik servisine yönelik hizmetler için ve doğrudan Şikayet Eden’in logosunu da barındıracak şekilde kullanılması nedeniyle Şikayet Edilen’in haksız kazanç sağlama amacı taşıdığı ve kötü niyetli olduğunun açık olduğu iddia edilmektedir.
B. Şikayet Edilen
Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi bir Cevap sunulmamıştır.
Şikayet Edilen tarafından Merkez’e 18 Haziran 2020 tarihinde iletilen e-posta ile kendisi adına kayıtlı olan ihtilaflı alan adlarının kötü niyetli olarak tescil edilmediği ve EUR 4,000 ücret ödenmesi karşılığında ihtilaflı alan adlarının devredilebileceği ifade edilmiştir. 17 Haziran 2020 tarihinde Şikayet Edilen’den teslim alınan e-postanın ise, teslimata ilişkin otomatik mesajdan ibaret olduğu görülmektedir.
6. Değerlendirme ve Tespitler
Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:
(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markalarla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;
(ii) ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve
(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.
Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.
A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer
Şikayet Eden; XIAOMI ve MI ibarelerinden oluşan markaları WIPO ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirmiştir. Öte yandan Şikayet Eden, XIAOMI ve MI ibarelerinden oluşan alan adlarını da tescilli olarak kullanmaktadır. İdari Hakem, Şikayet Eden’in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.
İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında Şikayet Eden’in tescilli XIAOMI ve MI markalarının aynen yer aldığını belirlemiştir. İdari Hakem ihtilaflı alan adlarında yer alan “servis” ibaresinin ayırt edici bir ibare olmadığı ve Şikayet Eden’in markaları arasında karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı kanaatine varmıştır.
Bununla beraber İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında yer alan “.net” ve “.com” gTLD uzantılarının ayırt edici niteliği olmadığına karar vermiştir. gTLD uzantıları, UDRP idari hakemlerince de belirtildiği üzere, standart tescil şartı teşkil etmektedir ve bu nedenle karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınmamktadır, WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) bölüm 1.11.1.
Bu noktada, İdari Hakem, Şikayet Eden’in ispat edilmiş olan marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının XIAOMI ve MI markalarına karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.
Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika‘nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.
B. Haklar veya Meşru Menfaatler
Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:
“(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;
(ii) Şikayet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;
(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”
İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta (“prima facie”) kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden’de olmaktadır. Şikayet Eden’in Şikayet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikayet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.
İdari Hakem Şikayet Eden’in markaları üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca İdari Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu da yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e markalarını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.
İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.
Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen’in XIAOMI ve MI ibarelerini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.
Bundan dolayı İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığı, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartı yerine getirdiği kanısına varmıştır.
C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım
Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının İdari Hakem tarafından tespiti halinde ihtilaflı alan adlarının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:
(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;
(ii) böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ihtilaflı alan adlarını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;
(iii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adları tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;
(iv) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.
İdari Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, Şikayet Eden’in markalarının tanınmışlığı nedeniyle Şikayet Edilen’in bu markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087. Sırf bu durum bile, Şikayet Edilen’in kötü niyetini ortaya koymak için yeterli iken, Şikayet Edilen’in ayrıca 18 Haziran 2020 tarihinde Merkez’e gönderdiği resmi olmayan e-posta ile Şikayet Eden’e ait XIAOMI markalı ürünlerin onarımını yaptığını ifade ederek ihtilaflı alan adlarını tescil ettirirken Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in markalarından haberdar olduğunu ifade etmiştir.
Kabul edildiği üzere, Şikayet Edilen’in kötü niyeti, hem tescil hem de kullanım üzerinde gerçekleşmelidir. Nitekim, ihtilaflı alan adlarının tescil edildiği 2016 ve 2020 yıllarında, Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI ibareleri üzerinde tescilli marka hakları bulunmaktadır. Ayrıca ihtilaflı alan adları tescilinde kötü niyetin ispatı için Şikayet Edilen’in, üçüncü kişiye ait marka tescilini bilmesinin yanında bilmesi gerekmesi de yeterli bulunmaktadır. Hal böyleyken ihtilaflı alan adları üzerinde gerçekleştirilen tescillerin iyi niyetli olduğu düşünülemeyecektir.
Bununla birlikte, dosya içeriğinin incelenmesi sonucu Şikayet Eden’in Şikayet başvurusunda bulunmadan önce Şikayet Edilen ile uzlaşmak için ihtilaflı alan adlarının devrini talep ettiği ancak Şikayet Edilen’in fahiş bir bedel talep ettiği tespit edilmiştir. İdari Hakem, söz konusu ücret karşılığı devir teklifinin, ihtilaflı alan adlarının kötü niyetli tescil ve kullanımını ortaya koyduğunu düşünmektedir.
İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, XIAOMI ve MI markalarını aynen barındırması dolayısıyla, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’le bir şekilde bağlantılı olduğu ve/veya onun alan adının bir versiyonu olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratma ihtimali bulunduğuna kanaat getirmiştir.
Ayrıca, ihtilaflı alan adları aktif İnternet sitelerine açılmakta olup, Şikayet Eden’e ait logo birebir kullanılmaktadır. İhtilaflı alan adlarına bağlı sitelerde, Şikayet Eden ile aradaki ilişki açıklanmaksızın Şikayet Eden’e ait XIAOMI marka telefonlar için cam değişimi, arıza tespiti, ana kart tamiri gibi hizmetler sunulmaktadır. İdari Hakem bu durumun Politika’nın 4(b)(iv) gereğince kötü niyetli kullanım teşkil ettiği kanısına varmıştır.
Dolayısıyla İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.
7. Karar
Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <miservis.net> ve <xiaomiservis.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.
Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 5 Ağustos 2020