Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Crocs, Inc. c. James Bryan
Caso No. DMX2020-0027
1. Las Partes
El Promovente es Crocs, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado por Arochi & Lindner, México.
El Titular es James Bryan, Hungría.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <tiendacrocs.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de noviembre de 2020. El 12 de noviembre de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de noviembre de 2020 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro solicitando una aclaración de la Solicitud respecto del Agente Registrador identificado, el Promovente presentó una Solicitud enmendada el 1 de diciembre de 2020.
El Centro verificó que la Solicitud y la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de diciembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de diciembre de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de enero de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 4 de febrero de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense, fundada en 2002, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de calzado de goma.
El Promovente tiene registrada la marca CROCS ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 870559 en clase 25, otorgado el 28 de febrero de 2005. El Promovente también tiene registrada ante el IMPI la marca CROCS y diseño bajo el registro No. 1544021 en clase 25, otorgado el 4 de junio de 2015.
El Promovente aparece como registrante del nombre de dominio <crocs.com> el cual fue creado el 18 de junio de 1996.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 8 de junio de 2020. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, lo siguiente: “crocsTM COME AS YOU ARETM”, “ENVIO GRATUITO A PARTIR DE MXN2000”, “ENTREGA RAPIDA”, “-32%” seguido de la imagen de una sandalia y seguida de “Zapatillas Crocs Athens Mujer Negros/Grises | 936-75317 2 Colores MXN763 MXN519”, “-32%” seguido de la imagen de un zapato y seguida de “Zuecos Crocs Crocband Niño Verdes | 386-72782 11 Colores MXN723 MXN491”, “-31%” seguido de la imagen de un zapato y seguida de “Slip On Crocs Santa Cruz Playa HombresGrises | 635-85975 3 Colores MXN1,325 MXN920”, “-30%” seguido de la imagen de una bota y seguida de “Botas Lluvia Crocs Freesail Mujer Negros | 450-41017 2 Colores MXN1,064 MXN742”, “Condiciones Generales | Declaración de privacidad | Contactar con Nosotros | Mapa Web | Outlet”, “Copyright © 2020 www.tiendacrocs.com.mx. Powered by Tienda Crocs Online” (sic).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una compañía pública con oficinas centrales en Colorado (Estados Unidos), y oficinas regionales en Boston (Estados Unidos), Hoofddorp (Países Bajos), Shanghai (China) y Singapur. El Promovente reporta ventas anuales de más de USD 1 billón y tiene más de 4.000 empleados a nivel global.
La marca CROCS es muy conocida en México y a nivel mundial. El Promovente es titular de numerosos registros que protegen la marca CROCS en relación con calzado y otros productos, en México y a nivel mundial. Desde su fundación en 2002, se han vendido más de 600 millones de pares de zapatos CROCS en más de 90 países. Más de 23 millones de personas, tan solo en Estados Unidos, han interactuado con el filtro de Snapchat de CROCS. En México, la página oficial de Facebook de CROCS (@CrocsMX) tiene registrados más de 6 millones de seguidores y de interacciones “me gusta”.
El Promovente también es titular de los nombres de dominio <crocs.com>, <crocs.com.mx>, <crocsmexico.com>, <crocsmexico.com.mx> y <crocsmexico.mx>, entre muchos otros. El Promovente ha recuperado de forma exitosa diversos nombres de dominio, tales como <crocsoutlet.org>, <crocshome.com>, <crocseyewear.com>, y en Crocs Inc. v. Sen Wu, Caso OMPI No. D2011-1493, y Crocs Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com/Gail Shepey, Caso OMPI No. D2017-0577, los panelistas reconocieron que CROCS es una marca muy conocida y con amplia reputación.
Existe identidad o semejanza en grado de confusión entre la marca CROCS del Promovente y el nombre de dominio en disputa. El término descriptivo “tienda” no solo no distingue al nombre de dominio en disputa sino que fomenta la confusión haciendo creer a los usuarios que el Promovente o un distribuidor autorizado operan el sitio web y contenidos asociados con el mismo.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Titular no es distribuidor del Promovente ni tiene relación alguna con el mismo. El Titular no detenta ningún registro de marca que proteja el signo distintivo CROCS y tampoco es licenciatario del mismo. Al realizar una búsqueda por titular en la base de datos en línea del IMPI, se observa que el Titular carece de registros o solicitudes de marca en relación con CROCS.
El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El nombre del Titular no está y nunca ha estado asociado con el Promovente o su marca. Al ingresar el nombre del Titular y la marca CROCS en el motor de búsqueda Google, no se arrojan resultados espontáneos.
El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe, de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
El Promovente no tiene ventas de descuento por Internet. El Titular registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo en el que se hace pasar como un sitio oficial de ventas de descuento del Promovente o de un distribuidor autorizado, utilizando sin autorización no solo la marca CROCS sino el eslogan “COME AS YOU ARE” y fotografías de calzado cuyos derechos de autor pertenecen al Promovente y que son tomadas sin autorización directamente de los sitios web y redes sociales oficiales del Promovente. El sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa no tiene ninguna advertencia ni información relativa a su relación o falta de relación con el Promovente. El aviso de privacidad no cumple con la normatividad mexicana y ni siquiera informa el nombre, domicilio y datos de contacto del responsable de dicho sitio y de los datos e información que ahí se recaban y utilizan.
Los íconos de redes sociales (Facebook, YouTube, Google+, Instagram) que aparecen en la parte inferior del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contienen enlaces que llevan al usuario a páginas oficiales (activas e inactivas) del Promovente, en México y otros territorios, haciéndole creer falsamente que el Promovente o su distribuidor autorizado en México es quien opera dicho sitio web.
En numerosas ocasiones se intentó hacer alguna compra en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa a fin de verificar si en realidad se vendían los productos ofertados y si se trataba de productos originales o piratería; sin embargo, ello nunca fue posible, por lo que es muy probable que el Titular ni siquiera venda los productos que muestra en dicho sitio web sino que utilice el nombre de dominio en disputa y su sitio web para realizar conductas presuntamente ilegales (por ejemplo, robar información bancaria o cometer fraudes).
La conducta del Titular genera graves perjuicios a los intereses del Promovente y afecta de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas, el reconocimiento de sus productos y el prestigio de la compañía, y genera un engaño en el consumidor haciéndole creer que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa es un sitio oficial del Promovente o de un distribuidor autorizado, o que la actividad que ahí se realiza está llevada a cabo, autorizada, patrocinada o de alguna manera relacionada con el Promovente, y que el uso y explotación de las marcas, eslógans y fotografías en el nombre de dominio en disputa y el sitio web al que resuelve, están autorizados por el Promovente, todo lo cual es falso.
La marca CROCS es reconocida en México y a nivel mundial, y está registrada a nivel nacional desde 2005. El Titular está actuando de mala fe al haber registrado y estar utilizando el nombre de dominio en disputa para operar un negocio bajo el nombre tienda CROCS, haciéndose pasar por el Promovente o CROCS México, utilizando sin autorización las marcas, eslógans y fotografías del Promovente sin ningún tipo de advertencia (disclaimer) y sin mencionar información obligatoria sobre el responsable del sitio web y de los datos recabados, todo ello de manera intencionada y con el fin de atraer a posibles clientes con ánimo de lucro, creando un escenario de inminente confusión (y posiblemente robo o fraude) con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web. Dicho uso prueba que el Titular conoce la marca CROCS y reconoce su posicionamiento en México y la comunicación que el Promovente mantiene con sus clientes e inversionistas a través de sus sitios web y redes sociales oficiales.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465). 1
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas CROCS y CROCS y diseño, las cuales están registradas ante el IMPI.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca CROCS del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, anteponiendo el término “tienda”, percibiéndose que esa marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición del prefijo “tienda” sea suficiente para evitar que el Experto concluya que hay similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca del Promovente (véase Compagnie Générale des Établissements Michelin c. Carlos Garcia, Caso OMPI No. DMX2019‑0023).
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
El Promovente asevera que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente, que no ha autorizado al Titular para usar su marca, que el Titular no es distribuidor del Promovente, que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y que el Titular no detenta algún registro o solicitud de marca en México para CROCS.
El Promovente aduce que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente o de un distribuidor autorizado, o que cualquiera de ellos ofrece, avala o recomienda los productos que ahí se ofertan ya que en el mismo aparecen sin autorización la marca, eslogan y fotografías de productos del Promovente, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca CROCS del Promovente ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con el Promovente y su marca CROCS (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.2
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que CROCS es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, que dicha marca del Promovente es ampliamente conocida respecto a los productos a los que se aplica, además de que el Titular no es distribuidor autorizado del Promovente ni ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca en el nombre de dominio en disputa o el sitio web asociado al mismo.
Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con el Promovente y su marca CROCS respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se infiere que éste se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.
Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su substancial similitud con el nombre del Promovente y su marca CROCS, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo y el sitio web asociado al mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.3
Por otra parte, es de llamar la atención que el Titular, teniendo su domicilio declarado en Hungría, registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México, sin que en el expediente haya elemento alguno que muestre un posible punto de contacto entre el Titular y México.
Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <tiendacrocs.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 21 de febrero de 2021
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
2 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
3 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante”. En Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia, Caso OMPI No. DMX2014-0028, se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio web del Titular pertenecía en realidad al Promovente”. En Rockwell Automation c. Carlos Gabriel Godinez Lee, Caso OMPI No. DMX2020-0020, se establece: “el hecho que junto con el nombre de dominio en disputa se pretende duplicar la página de la Promovente además de copiar su logotipo e imágenes de sus productos, lo ha hecho con la intención de crear confusión. Así también esta conducta la hace con intención de desviar a clientes legítimos de la Promovente, lo que robustece la consideración del Experto en el sentido de que se registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.”. Véase también Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress, Caso OMPI No. D2010-1637.