Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Rockwell Automation c. Carlos Gabriel Godinez Lee
Caso No. DMX2020-0020
1. Las Partes
La Promovente es Rockwell Automation, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
El Titular es Carlos Gabriel Godinez Lee, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <allen-bradley.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2020. El 15 de septiembre de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de septiembre de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud enmendada el 25 de septiembre de 2020.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de septiembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de octubre de 2020. El Titular envió un correo electrónico al Centro el 28 de septiembre de 2020. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó el comienzo del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 22 de octubre de 2020.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de octubre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos:
1) La Promovente es una de las mayores empresas a nivel mundial dedicada a la industria automotora. La empresa creadora de su actual mayor marca ALLEN-BRADLEY, fue fundada en 1903 y adquirida por la Promovente en 1985 y para esos años, ya era considerada como una de las mayores productoras de equipos de automatización en Norteamérica por casi 1.7 billones de dólares.
2) Actualmente los productos de la Promovente se comercializan por todo el mundo y la Promovente tiene clientes en más de 80 países.
3) Varios de estos clientes utilizan una red de distribución autorizada extensa que se selecciona y mantiene cuidadosamente.
4) La Promovente ha alcanzado ventas de 6.7 billones de dólares en el año fiscal 2019 y emplea a 23 mil trabajadores en todo el mundo.
5) La Promovente ha ganado diversos premios entre los cuales destacan Catalyst Award que reconoce la diversidad e inclusión social en el trabajo y ha sido reconocido como una de las 100 empresas más innovadoras de Forbes y Thomson Reuters.
6) La Promovente es titular en México, Estados Unidos y Canadá de las siguientes marcas.
-Marca mexicana ALLEN-BRADLEY, no. de registro 159574 y registrada el 9 de noviembre de 1970.
-Marca de Estados Unidos ALLEN-BRADLEY, no. de registro 0712800 y registrada el 21 de marzo de 1961.
-Marca canadiense ALLEN-BRADLEY, no. de registro TMA128375 y registrada el 19 de octubre de 1962.
7) El nombre de dominio en disputa se registró el 2 de diciembre 2019 y actualmente resuelve a un sitio web que al parecer vende productos de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente y fue registrado el 2 de diciembre del 2019, fecha posterior a la de la solicitud del registro de las marcas.
2) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocido en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
3) La Promovente no tiene conocimiento o pruebas de que el Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.
4) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Titular debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca ALLEN-BRADLEY, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Promovente de la misma.
B. Titular
El Titular no contestó las alegaciones de la Promovente, razón por la cual, se tienen por ciertas las alegaciones de la última.
Sin perjuicio de lo anterior, en su correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2020, enviado por el Titular al Centro, hace la siguiente pregunta:
1.- Quisiera saber que consecuencias tiene el que no acepte transferir el dominio al promovente. ??
En el mismo correo el Titular señala lo siguiente:
“Desde mi punto de vista tengo derecho a comprar y vender equipo de la marca allen bradley,
conforme a las leyes de México.
y a su vez tengo derecho a ofrecer este producto mediante los medios de publicidad que
esten disponibles legalmente constituidos tal como es el internet y todas sus variables llamese
paginas web, face, google, etc.
Le comento que revisando esta marca en internet, esta está promocionada en un gran
cantidad lugares web.
En mi caso solo use mi derecho a ofrecer servicios”
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
iii) y el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior y toda vez que el Titular no presentó una contestación en tiempo y forma a la solicitud promovida por la Promovente y sin perjuicio de los comentarios hechos por el Titular en su correo del 28 de septiembre del 2020, que no constituyen una contestación formal al procedimiento, aún y cuando han sido considerados por el Experto, éste procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento; es decir, resolverá la Solicitud teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Debido a las similitudes de la LDRP con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). En este orden de ideas y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente y sin perjuicio de los comentarios vertidos por el Titular en el correo del 28 de septiembre del 2020 que no constituyen una contestación formal dentro del procedimiento ni pruebas que acrediten su dicho este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente y consecuentemente determinadas deducciones que puedan afectar al Titular.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <allen-bradley.com.mx> es idéntico a la marca ALLEN-BRADLEY.
Cabe señalar que el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.mx” en conjunto con el dominio de segundo nivel (“SLD”) “.com”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Como se ha mencionado, los comentarios hechos valer por el Titular en su correo de fecha 28 de septiembre del 2020, además de que no constituye una contestación formal dentro del procedimiento, no desvirtúan las alegaciones de la Promovente, ni tampoco se exhiben pruebas que acrediten sus comentarios.
En consecuencia, al no contestar el Titular a las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores aprovechándose de la amplia reputación de la Promovente. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Sin perjuicio de lo anterior, en su comunicación de fecha 28 de septiembre de 2020, que no contesta a la reclamación de la Promovente, el Titular señaló que desde su punto de vista tiene “derecho a comprar y vender equipo de la marca allen bradley, conforme a las leyes de México” y “a ofrecer este producto mediante los medios de publicidad que esten disponibles”. Sin embargo, para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la promovente. Por la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, esto no concurre en el presente caso, ya que la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa, al ser idéntico a la marca ALLEN-BRADLEY. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
ii) o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;
iii) o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
iv) o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho que el nombre de dominio en disputa, reproduzca la marca ALLEN-BRADLEY de la Promovente, junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta al año de 1903, que su marca más antigua se concedió el 9 de noviembre de 1970, con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente. Además, el Titular no dio contestación formal a la reclamación del Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el mismo se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa (que es idéntico a la marca ALLEN-BRADLEY) la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.
Aunado a lo anterior, el hecho que junto con el nombre de dominio en disputa se pretende duplicar la página de la Promovente además de copiar su logotipo e imágenes de sus productos, lo ha hecho con la intención de crear confusión. Así también esta conducta la hace con intención de desviar a clientes legítimos de la Promovente, lo que robustece la consideración del Experto en el sentido de que se registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <allen-bradley.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 16 de noviembre de 2020