World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Megafort Pharma, S.L. c. Fernando Castillo, Ecommerce Pro Solutions Inc.

Caso No. D2012-1392

1. Las Partes

La Demandante es Megafort Pharma, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por Ubilibet, Barcelona, España.

El Demandado es Fernando Castillo, Ecommerce Pro Solutions Inc., con domicilio en Marbella, Panamá.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <omegafort.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Moniker Online Services, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2012. El mismo día, el Centro envió a Moniker Online Services, Inc. una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de julio, Moniker Online Services, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, Fernando Castillo, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 19 de julio de 2012, la Demandante solicitó que el lenguaje del Procedimiento fuera el español, con base en el párrafo 11 del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), así como con base en que la dirección física del Demandado se encuentra en Panamá, donde el idioma oficial es el español y a que el nombre del Demandado es español. Asimismo, el Demandante señaló que no le es posible comunicarse en idioma inglés y que la traducción de los distintos documentos retrasaría el proceso e implicaría distintos gastos por traducciones. El Centro acusó de recibo la solicitud de la Demandante y señaló al Demandado que el plazo para contestar dicha solicitud sería el 23 de julio de 2012. El Demandado no contestó ni presentó prueba alguna en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumplía con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de julio de 2012. De conformidad con el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de agosto de 2012.

El 17 de agosto de 2012, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de septiembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante manifiesta ser titular de los derechos sobre las siguientes marcas:

 

MARCA

TIPO

CLASE

PAÍS

FECHA DE SOLICITUD

1

MEGAFORT

Nominativa

5

España

30 de marzo de 1999

2

OMEGAFORT

Nominativa

5

Comunitaria

31 de mayo de 2010

3

MEGAFORT

Nominativa

5

Comunitaria

16 de julio de 2008

4

OM3GAFORT SCC GR

Mixta

5

México

3 de junio de 2010

5

MEGAFORT

Nominativa

5

Canadá

25 de agosto de 2008

6

MEGAFORT

Nominativa

5

Turquía

19 de agosto de 2008

La Demandante manifiesta que Megafort Pharma, S.L. o Grupo Ferrer Internacional, S.A., sociedad del Grupo Ferrer, grupo empresarial del cual la Demandante forma parte, es titular de los derechos sobre los siguientes nombres de dominio:

NOMBRES DEDOMINIO

MODALIDAD

<omegafort.es>

Territorial

<megafort.es>

Territorial

<omegafort.co.uk>

Territorial

<om3gafort.co.uk>

Territorial

<megafort.co.uk>

Territorial

<omegafort.fr>

Territorial

<megafort.fr>

Territorial

<om3gafort.fr>

Territorial

<omegafort.us>

Territorial

<megafort.us>

Territorial

<omegafort.net>

Genérico

<megafort.net>

Genérico

<omegafort.mobi>

Genérico

<om3gafort.mobi>

Genérico

<megafort.mobi>

Genérico

De acuerdo con la consulta de la información pública WhoIs y con la información provista por el registrador, éste fue registrado el 1 de julio de 2010.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según se desprende de la Demanda, la Demandante es Megafort Pharma, S.L., una sociedad limitada española, con sede en la ciudad de Barcelona, España. La Demandante se dedica a la formulación, desarrollo, producción y ventas en diferentes canales de productos a base de concentraciones de Omega 3, alcoxigliceroles y productos a ellos asimilados.

La Demandante forma parte del Grupo Ferrer, el cual nació en el año 1959, y el cuál se expandió por España durante la década de los 60. Desde ese momento, Grupo Ferrer ha venido creciendo, internacionalizándose y diversificando sus actividades dentro de los sectores farmacéuticos, químicos y de alimentación. A partir del año 2000, Grupo Ferrer se expandió hacia Latinoamérica y los países mediterráneos. En 2010, el Grupo Ferrer registró ventas consolidadas por 758 millones de euros y tiene veintiséis filiales fuera de España que venden a noventa y tres países por valor de 316 millones de euros, equivalente al 43% de su facturación en el año 2010. El Grupo Ferrer tiene seis de sus trece fábricas fuera de España: dos en China y otras en Alemania, México, Venezuela y Perú.

El Demandante alega que:

(i) El nombre de dominio en disputa <omegafort.com> es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a las marcas y nombres de dominio enlistados en el punto 4 de la presente decisión, sobre las cuales el Demandante tiene derechos. Señala que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a su denominación social y a multitud de marcas y nombres de dominio de los cuales es titular la Demandante, manifestando que “es evidente que su uso por el Demandado induce a confusión a los usuarios o internautas”. Asimismo, señala que “el nombre de dominio <omegafort.com> no tiene sentido per se, pues se trata de un término de fantasía”.

Sobre el particular, la Demandante sostiene que “el nombre de dominio <omegafort.com> es muy similar, cuando no idéntico” a las marcas enlistadas en el punto 4 de la presente decisión y que “la inclusión del sufijo “.com” no puede considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio”, citando para tal efecto los casos New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night Inc., Caso OMPI No. D2003-0172; y Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.

La Demandante señala que OMEGAFORT constituye una marca renombrada en toda regla. La marca, muy similar a la denominación social de la entidad, es conocida, tanto a nivel nacional como internacional, por el común de la población”. Señala que “de la extensa y plausible implementación de la marca “OMEGAFORT” en el mercado o en el público en general, son expresión las numerosas apariciones de Grupo Ferrer en la mayor parte de medios de comunicación”, aportando como medio probatorio diversas noticias sobre “OMEGAFORT” publicadas en algunos de los principales portales de información en línea como “www.notasdeprensa.es”, “www.acceso.com” e “www.inforpress.es”. Asimismo, señala que “al consultar en el popular buscador de Internet Google la palabra “OMEGAFORT”, aparecen miles de resultados concernientes a diversos sitios Web en los que se hace referencia a dicho Grupo”, señalando este hecho como testimonio de la notoriedad e identificación de OMEGAFORT con la Demandante.

(ii) El Demadado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa <omegafort.com >. Señala que “Ecommerce Pro Solutions Inc. no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda”. Manifiesta que “el Demandado no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación "OMEGAFORT" en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior”. Declara que “la denominación "OMEGAFORT", a diferencia de lo que sucede con la Demandante, no se identifica tampoco con la denominación social o la actividad principal del Demandado”. Asimismo, manifiesta que “no le ha sido concedida licencia alguna por parte del Megafort Pharma, S.L.para utilizar dicha marca o nombre”.

La Demandante señala que “el Demandado carecía de derechos o intereses legítimos en el momento en que procedió a registrar el nombre de dominio”. Manifiesta que “el hecho de que el Demandado haya venido usando dicho nombre de dominio hasta la actualidad tampoco genera la existencia de un derecho o interés legítimo adquirido a posteriori”, señalando que “la doctrina mayoritaria entiende que un derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio nace cuando el Demandado era conocido, con anterioridad al registro del nombre de dominio, por la palabra o nombre que después registra como nombre de dominio”, citando, para tal efecto los casos G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani, Caso OMPI No. D2001-0537, y Arizona Golf Properties, Inc. v. Mr. Dean Benigno d/b/a Realty Executives, Caso OMPI No. D2003-0571.

Para la Demandante, otro signo inequívoco de la nula legitimidad que acoge al Demandado lo constituye el hecho que “desde que el dominio fuera registrado el 1 de julio de 2010 hasta la actualidad; más de dos años después, el mismo se ha mantenido inactivo o casi inactivo, pues se limita a redirigir al dominio EPSPANAMA.COM, cuyo único contenido es la dirección de correo electrónico: […]@epspanama.com”, adjuntando como prueba copia de la información que aparece en el monitor al teclear en el navegador el nombre de dominio <epspanama.com>.

(iii) El nombre de dominio en disputa <omegafort.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Sobre el registro de mala fe, la Demandante sostiene que debido a la “notoriedad y renombre, tanto a nivel nacional como internacional de la denominación “OMEGAFORT” para identificar a Megafort Pharma, S.L. y a su producto, así como a la amplia difusión de sus marcas […], es elementalmente imposible que el registrante desconociera la existencia de dicha empresa en el momento de registro del nombre de dominio […]”. Para probar tal hecho, la Demandante cita, entre otros, los casos Gestmusic Endemol, S.A. v. Javier Gil, Caso OMPI No. D2003-0143, Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguro y Reaseguros, S.A. v. A. López, Caso OMPI No. D2002-0948, y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402.

Sobre el uso de mala fe, el Demandante sostiene que “el Demandado mantiene el nombre de dominio <OMEGAFORT.COM> inactivo con la finalidad de, en un futuro, poder especular con su venta al legítimo titular. Lo anterior conlleva un significativo perjuicio y viene a perturbar la actividad comercial de Megafort Pharma, S.L.”, señalando que “es clara intención de Ecommerce Pro Solutions Inc. impedir a esta parte acceder legítimamente a su titularidad”.

El Demandante señala que no es la primera vez que el Demandado lleva a cabo una actividad como la expuesta en la Demanda, ofreciendo como prueba el hecho de que el Demandado es titular de otros nombres de dominio que coinciden con marcas de terceros, como <novogear.com>, <conavit.com>, <azafranda.com>, <carbotrak.com> o <beautiseal.com>.

Asimismo, la Demandante cita el caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, donde el experto declaró que “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Demandado esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Demandado esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante. Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio”.1

Continuando con el argumento de la tenencia pasiva como prueba de uso de mala fe, la Demandante señala los casos Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S, Caso OMPI No. D2000-1805, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464 y Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402.

B. Demandado

No hubo respuesta del Demandado.

6. Debate y conclusiones

i. Cuestión Procesal. Idioma del Procedimiento

En virtud de la solicitud de la Demandante para que el español sea el idioma del procedimiento, las pruebas ofrecidas por éste y la falta de Contestación del Demandado, el Experto determina que el idioma del Procedimiento será el español.

ii. Conclusiones

La resolución de la presente disputa se sitúa en el contexto de una consideración de los requisitos del párrafo 4(a) de la Política:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Dentro del nombre de dominio en disputa <omegafort.com> se reproducen íntegramente las marcas OMEGAFORT y MEGAFORT, cuya titularidad corresponde a la Demandante, de acuerdo con las constancias que obran en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) las cuales tienen una fecha legal anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, a saber, 1 de julio de 2010.

Más aún, de acuerdo con la información aportada por la Demandante, relacionada con el tamaño del Grupo Ferrer, los países en que los productos bajo las marcas OMEGAFORT y MEGAFORT son comercializados y las cifras de ganancias, este Experto estima que las marcas OMEGAFORT y MEGAFORT cuya titularidad corresponde a la Demandante tienen una gran presencia en el mercado europeo y latinoamericano en los sectores farmacéutico, químico y de la alimentación. Por lo tanto, en la opinión de este Experto, la inclusión del término “omegafort” en el nombre de dominio en disputa <omegafort.com>, genera sin lugar a dudas que los consumidores asocien dicho nombre de dominio con la empresa Megafort Pharma, S.L., y por ende se vean inducidos a confusión al asociar que tanto el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante pertenecen a un mismo titular, situación que no acontece en el presente caso.

En virtud de lo anterior, este Experto estima que el nombre de dominio en disputa <omegafort.com>, es idéntico o similar en grado de confusión, según sea el caso, a las marcas sobre las cuales la Demandante tiene derecho.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política señala las circunstancias para demostrar los derechos e intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa:

(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

(ii) Se ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun y cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii) Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión, con ánimo de lucro.

En este sentido, es importante señalar que debido al hecho de que el Demandado no contestó la Demanda que se sustentó en el presente procedimiento, no se desprende que éste haya utilizado el nombre de dominio en disputa o efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Asimismo, no se desprende que el Demandado haya sido corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa y que éste haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

Por último, se analizarán los distintos elementos que componen al punto iii) del citado precepto, con el fin de aclarar la situación sobre la existencia o falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, a saber:

a. Se hace un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.

b. Sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca

c. O empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión

d. Con ánimo de lucro.

El uso comercial se puede demostrar a través de la existencia del lucro. Encontramos precedentes donde el lucro, que constituye uno de los elementos del citado párrafo 4(c)(iii), se demuestra con elementos de “monetización” del sitio Web, la redirección a sitios comerciales o la inserción de “banners” comerciales (ver RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. v. Alessandro Pescetelli, Caso OMPI No. D2002-0716; Xuxa Promoções E Produções Artísticas Ltda. v. Adriane da Silva, Caso OMPI No. D2006-0039). En dichos casos, el fallo de los expertos fue la transferencia de los nombres de dominio, debido a que se comprobó el lucro en los mismos.

El Experto llevó a cabo una inspección al sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa y al ingresar, se aprecia que dicho nombre de dominio es redirigido al sitio Web bajo el dominio “http://ww1.epspanama.com/”, mismo que contiene una serie de listas comerciales patrocinadas, que a continuación se reproducen:

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Lo anterior, demuestra que a dicho sitio Web se le da un uso eminentemente comercial dado que se llevan a cabo actos de publicidad, promocionando determinados servicios ofrecidos por determinadas empresas, lo cual constituye un claro elemento de monetización, lo cual aunado a la ausencia de cualquier tipo de contenido asociado a un derecho previamente constituido en favor del Demandado, permiten concluir que no existe un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Por lo tanto, el Experto determina que tanto el elemento de uso legítimo como el de uso no comercial dentro de la hipótesis del párrafo 4(c) (iii) (a) de la Política no se actualiza en el presente caso.

Asimismo, el Experto encuentra que existe una intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, dado que el nombre de dominio en disputa <omegafort.com> es redireccionado de manera deliberada al sitio Web “www.epspanama.com”, el cual no tiene relación ni similitud alguna con el término “omegafort”, sino todo lo contrario, se aprecia una intención ilegítima de llevar a cabo actividades comerciales.

Por lo tanto, el Experto determina que el elemento de “Sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca” dentro de la hipótesis del párrafo 4(c) (iii) (b) de la Política no se actualiza en el presente caso.

De igual forma, en opinión del Experto la redirección del nombre de dominio en disputa <omegafort.com> al sitio Web bajo el sitio Web “www.epspanama.com”, empaña el buen nombre de las marcas OMEGAFORT y MEGAFORT, cuya titularidad corresponde al Demandado. Lo anterior, es así derivado del hecho de que las marcas OMEGAFORT y MEGAFORT gozan de un una reputación y un renombre importante en el género de los productos pertenecientes a la industria farmacéutica, química y de los alimentos y la deliberada asociación que realiza el Demandando, tomando en consideración la evidente similitud en grado de confusión existente entre el nombre de dominio en disputa <omegafort.com> y las marcas en cuestión, sin lugar a dudas pueden llegar a generar un desprestigio para la empresa Megafort Pharma, S.L.

Por lo tanto, el Experto determina que el elemento de “no empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión” dentro de la hipótesis del párrafo 4(c) (iii) (c) de la Política no se actualiza en el presente caso.

Es importante señalar que del presente procedimiento no se desprende ningún elemento que permita concluir que el Demandado o la empresa Ecommerce Pro Solutions Inc., hayan sido conocidos bajo la denominación “omegafort”.

Asimismo, el Experto determina que derivado de la evidente actividad publicitaria contenida en el sitio Web bajo el sitio Web “www.epspanama.com”, la redirección del nombre de dominio <omegafort.com> constituye una actividad realizada con ánimo de lucro, por lo que es evidente que el titular de dicho nombre de dominio no tiene un interés legítimo.

Del análisis de los argumentos ventilados en el presente procedimiento, el Experto deduce que el Demandado no tiene un derecho o interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo al párrafo 4(b) de la Política, las siguientes circunstancias evidencian el registro y uso de un nombre de dominio de mala fe:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) Que se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) Que se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que al utilizar el nombre de dominio se haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquiera otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Al respecto, la Demandante ha señalado en su Demanda que no es la primera vez que el Demandado lleva a cabo una actividad lucrativa y de mala fe y que una prueba de ello es que el Demandado posee otros nombres de dominio coincidentes con marcas cuya titularidad pertenece a terceros, citando los siguientes casos: <azafranda.com>, <novogear.com>, <conavit.com>, <carbotrak.com> y <beautiseal.com>.

En este sentido, el Experto se dio a la tarea de verificar dicha información encontrando que, efectivamente, cuatro de los nombres de dominio anteriormente señalados se encuentran registrados a nombre del Demandado, Fernando Castillo, verificando además que dichos nombres de dominio, de la misma manera, se redireccionan al sitio Web bajo el sitio Web “www.epspanama.com” y que los términos “novogear”, “conavit”, “carbotrak” y “beautiseal” corresponden a marcas registradas a nombre de distintas empresas:

OAMI

- Registro de marca No. 009341215 NOVOGEAR en las clases Internacionales 7, 40 y 42 a nombre de NOVOGEAR, SPOL. S.R.O.

- Registro de marca No. 009172909 CONAVIT en las clases Internacionales 1, 5 y 31 a nombre de SYMBIOM, S.R.O.

- Registro de marca No. 009204645 CARBOTRAK en las clases Internacionales 9 y 11 a nombre de EVANTAGE TECHNOLOGIES LLC.

USPTO

- Registro de marca No. 2291333 BEAUTISEAL en la clase Internacional 3 a nombre de AKI, INC. CORPORATION DELAWARE.

- Registro de marca No. 4085766 NOVOGEAR en las clases Internacionales 7, 40 y 42 a nombre de NOVOGEAR, SPOL. S.R.O.

Cabe señalar que el Experto verificó que el nombre de dominio <azafranda.com>, no corresponde a la titularidad del Demandado como lo señala la Demandante, por lo que desestima dicho nombre de dominio como medio de prueba.

No obstante lo anterior, se verificó que efectivamente algunos de los nombres de dominio señalados por la Demandante, efectivamente corresponden a la titularidad del Demandado y que algunos de estos nombres de dominio corresponden a marcas registradas pertenecientes a terceros.

Lo anterior, constituye un elemento que permite presumir que el Demandado ha registrado ha el nombre de dominio en disputa de mala fe.

En el caso concreto, no existen elementos que permitan concluir de manera fehaciente que el Demandado ha obtenido el nombre de dominio en disputa con el objeto de venderlo, alquilarlo o cederlo a la Demandante. Sin embargo, el Experto determina que sí existen elementos para presuponer que la actividad que realiza el Demandado a través del nombre de dominio en disputa <omegafort.com> constituye una actividad lucrativa.

Como se mencionó en párrafos anteriores, el lucro se demuestra con elementos de “monetización”, y si el nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca del demandante, y el correspondiente nombre de dominio es comercial, entonces el registro y uso del mismo puede ser considerado de mala fe, a la luz del párrafo 4(b) (iv) de la Política.

Para el Experto es claro que la única finalidad del nombre de dominio en disputa <omegafort.com> del cual el Demandado es titular y el cual redirige al sitio Web “www.epspanama.com”, es el intentar atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a dicho sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante, con el objeto de perturbar la actividad de la Demandante.

Las circunstancias particulares de este caso, mismas que llevan al Experto a ésta conclusión son las siguientes:

(i) El Demandante ha venido utilizando la marca MEGAFORT en el comercio desde abril de 1999 y la marca OMEGAFORT desde junio de 2010.

(ii) El Demandado no ha aportado ninguna evidencia de tener planes de usar el nombre de dominio en pugna de buena fe, aunado a que el Demandado ni siquiera contestó la Demanda.

(iii) El Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Al redirigir el nombre de dominio en disputa al sitio Web “www.epspanama.com”, así como los distintos nombres de dominio que tiene registrados el Demandante, se puede dilucidar que dicho nombre de dominio es su dominio principal.

(iv) El Demandado no ha sido autorizado por la Demandante a usar las marcas OMEGAFORT o MEGAFORT.

Por lo tanto, quedó demostrado que el nombre de dominio en disputa <omegafort.com> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas OMEGAFORT y MEGAFORT, sobre la cual la Demandante tiene derechos. Se comprobó la falta de un derecho o interés legítimo en el Demandado en el nombre de dominio <omegafort.com> y la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte del mismo.

7. Decisión

Por las razones expuestas y de acuerdo con el párrafo 4 (i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <omegafort.com> sea transferido a la Demandante.

Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 18 de septiembre de 2012


1 Traducción del Experto

 

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