WIPO

 

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Xuxa Promoes E Produes Artsticas Ltda. v. Adriane da Silva

Caso No. D2006-0039

 

1. Las Partes

La Demandante es Xuxa Promoes E Produes Artsticas Ltda., Rio de Janeiro, Brasil, representada por Alves, Vieira, Lopes, Rio de Janeiro, Brasil.

La Demandada es Adriane da Silva, con domicilio en Valencia, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xuxameneghel.com>, registrado ante Arsys Internet, S.L. (“NICLINE.COM”).

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 12 de enero de 2006, el Centro envi a Nicline.Com va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 13 de enero de 2006, Nicline.Com envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, e indicando el contacto administrativo y tcnico.

En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 30 de enero de 2006. El Centro verific que la Demanda junto con su modificacin cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8defebrero de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 28 de febrero de 2006. La Demandada no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific a la Demandada su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 3 de marzo de 2006.

El 17 de marzo de 2006, el Centro nombr a Roberto Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos (o “Panel”), recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El da 20 de marzo de 2006 – despus del nombramiento del Panel - la Demandada envi un email al Centro a modo de respuesta a la demanda, con copia al Panel, y sin copia al Demandante. El da 21 de marzo de 2006, el Centro acus recibo del escrito de la Demandada, y le comunic que dado que el trmino para responder se encontraba vencido desde el 1 de marzo de 2006, el Experto nombrado para decidir el presente asunto, tendra absoluta discrecin en la admisin de su contestacin. Asimismo, el Centro le pidi a la Demandada que se abstuviera de enviar comunicaciones al Experto, puesto que lo prohbe el prrafo 8 del Reglamento.

Puesto que el contrato de registro del nombre de dominio cuestionado est en espaol, el Centro requiri a la Demandante que la demanda – originalmente presentada en ingls- se ajustara al lenguaje del procedimiento, el que a menos que las Partes o el acuerdo de registro dispongan otra cosa, ser el del contrato de registro. El Panel coincide con lo actuado por el Centro, ya que est conforme con el prrafo 11 del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Panel tiene por ciertos los siguientes hechos, alegados y probados por la Demandante, y no negados por la Demandada:

La Sra. Mara da Graa Meneghel, conocida como Xuxa, o Xuxa Meneghel, es una famosa personalidad del espectculo en Brasil y otros pases, entre los que cabe incluir Espaa, donde tambin se ha emitido el programa de televisin en el que ella acta como animadora y presentadora, destinado al pblico infantil.

La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil: XUXA MENEGHEL, nmeros 814766587 y 81476609 con prioridad desde el 20/04/1989, cubriendo las clases 24: 10-20 y 25: 10-20; XUXA, nmero 811276643, prioridad desde 23/08/1983, clase 38: 10, y MENEGHEL, nmero 814075010, prioridad desde 09/03/1988, clase 38: 10.

La Demandada registr el nombre de dominio <xuxameneghel.com> el 18 de diciembre de 2003.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, la Demandante alega lo siguiente:

- El nombre de dominio <www.xuxameneghel.com> es idntico o confundiblemente similar a las marcas originales “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, registradas por la Demandante. La intencin del Demandado, al crear el nombre de dominio, era hacer que las personas piensen que fue creado por el equipo oficial de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, ya que no tiene derechos sobre las bien conocidas marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”. La creacin de esas marcas resulta del uso de un nombre de una famosa persona fsica, duea de la Demandante, y cuya imagen es asociada con todos sus productos y servicios. El Demandado no tiene marca registrada o autorizacin para el uso de “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y tampoco “MENEGHEL”. No hay otra Xuxa ni Xuxa Meneghel tan bien conocida mundialmente como la Xuxa de Brasil.

- El nombre de dominio fue registrado y se usa de mala fe. El Registrante registr <xuxameneghel.com> fuera de los lmites de la administracin brasilea de nombres de dominio, tratando de evadir la legal proteccin de la duea de la marca. Estos hechos demuestran la mala fe del demandado. El Demandado intent beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA”, “MENEGHEL”, usndolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorizacin de la duea original, y perjudicando los esfuerzos hechos por la Demandante.

B. Demandada

El 20 de marzo de 2006, la Demandada remiti un email al Centro a manera de respuesta a la demanda. Por las razones que se dan en la seccin 6, el Panel ha decidido no considerar dicho escrito.

 

6. Debate y conclusiones

Cuestin procesal. Contestacin tarda.

Antes de pasar al fondo del asunto, el Panel examinar si corresponde admitir la tarda comunicacin de la Demandada a modo de contestacin de demanda enviada el 20demarzo de 2006, mediante email al Centro, con copia al Panel.1 La Demandada no cuestiona que la demanda le fue bien notificada por el Centro ni que, transcurrido el plazo para contestarla sin haberlo hecho, el Centro le notific correctamente la no-personacin en el procedimiento. Como justificacin de su falta de respuesta a los emails que el Centro le envi con relacin al dominio <xuxameneghel.com>, la Demandada alega que la cuenta de correo electrnico “dom@ok-systems.com” no le pertenece a ella, sino a Olmedo Knowledge Systems S.L., una empresa a travs de la cual registr el dominio, y que como en esa cuenta apenas se recibe ms que “spam”, los mensajes no suelen comprobarse a menudo, y por eso los recibi tardamente. Agrega que el telfono que figuraba en el registro del dominio (+34 699871161), fue dado de baja hace meses.

En Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc., WIPO Case No. D2005-0603, el panel decidi admitir la presentacin tarda de un demandado que present una justificacin bastante razonable para la demora, y porque la contestacin se haba enviado antes de que comenzara el proceso para adoptar su decisin. Para as decidir, aquel panel cit el caso Young Genius Software AB. v. MWD, James Vargas, WIPO Case No. D2000-0591, en el cual la demora no dilataba la decisin del panel. Sin embargo, el mismo panelista de Internationale Spar decidi en Fashiontv.com GmbH v. Mr. Chris Olic, WIPO Case No. D2005-0994 que el hecho de que la demora sea de slo dos das no es de por s razn suficiente para admitir la contestacin tarda cuando el demandado no da razones suficientes. Agreg ese panelista que “cuanto mayor la demora ms convincentes deben ser esas razones.”

Varios factores hacen que en este caso el Panel comparta el criterio ms estricto de Fashiontv.com:

En primer lugar, la demora fue de 19 das, lo que es manifiestamente excesivo considerando que la decisin debe remitirse al Centro en el plazo de catorce das, y que al momento de recibir la tarda comunicacin el Panel ya haba comenzado a redactarla.

La explicacin de la Demandada, de que no le pertenece la casilla de correo que figura en los datos de contacto no parece aceptable. La empresa de courier tampoco pudo entregar a la Demandada la notificacin de la demanda en papel puesto que aqulla parece no haber indicado su verdadera direccin. Consta en los registros del courier que se rechaz el envo, y que el respectivo paquete debi ser devuelto al Centro. Obviamente la Demandada debi remediar oportunamente esas dificultades, y no lo hizo. Asimismo, parece que el telfono proporcionado en los datos de contactos tampoco le pertenece a la Demandada, que aparentemente tampoco recibi el fax con la copia de la demanda. En resumen, los datos de contacto indicados por la Demandada son incorrectos, y por ello los problemas de comunicacin que aduce haber tenido le son plenamente imputables.

Asimismo, el email de la Demandada carece de los requisitos formales del artculo 5 del Reglamento: no proporciona ni una direccin ni sus nuevos nmeros de telfono o de fax (prrafo 5(b)(ii), no declara que una copia del escrito de contestacin ha sido enviada o transmitida al demandante, de conformidad con el prrafo2.b) (prrafo 5(b)(vii)), y carece de la certificacin exigida (prrafo 5bviii). Todo ello desaconseja admitir el email tardo como contestacin a la demanda.

En su momento el Centro requiri a la Demandante que modificara su demanda para adecuarla al Reglamento, bajo apercibimiento de tener por retirada la demanda. Ver seccin 3 supra. Ante las deficiencias del email de la Demandada, para respetar el tratamiento igual a las partes sera entonces de rigor requerir a la Demandada que saneara los defectos mencionados. Sin embargo, solicitar en este momento a la Demandada una modificacin de la comunicacin prolongara indebidamente este procedimiento. Estos procedimientos ICANN se disearon para proporcionar celeridad, la que se vera comprometida si se admitieran presentaciones tardas, salvo circunstancias excepcionales.2 Adems, de acuerdo al prrafo 10(c) del Reglamento, “[e]l grupo de expertos se asegurar de que el procedimiento administrativo se efecta con la debida prontitud”.

Como se destac en <Fashiontv.com>, con cita de Museum of Science v Jason Dare, WIPO Case No. D2004-0614, “muchos paneles se han negado a considerar contestaciones de demanda presentadas tardamente estableciendo que es importante aplicar el reglamento tal como est escrito, salvo que exista una buena razn; de otro modo las partes sentirn que no deben respetar los trminos de plazos reglamentarios, y los demandados normalmente presentarn contestaciones tardas”.

Por las razones expuestas, el Panel no admite como contestacin de la demanda el tardo email de la Demandada, de fecha 20 de marzo de 2006.

Dado que la demanda no fue contestada, conforme al prrafo 14(a) del Reglamento el grupo de expertos podra dar directamente curso a la demanda y adoptar una resolucin. Sin embargo, la Demandante ni an en esa circunstancia puede prevalecer automticamente, ya que conforme a la Poltica, prrafo 4(a)(i) in fine, “en el procedimiento administrativo, el demandante deber probar que estn presentes cada uno de estos tres elementos.” (Nuestra bastardilla). Ver Cortefiel, S.A. v. Miguel Garca Quintas, WIPO Case No. D2000-0140, seccin 6.1., y los dems casos citados en The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, WIPO Case No. D2002-1064, nota 6.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Mediante una impresin del resultado de una bsqueda en la base de datos de marcas del Instituto Brasileo de la Propiedad Industrial la Demandante ha probado que es titular de la marca registrada “XUXA MENEGHEL”, con fecha de registro muy anterior a la del registro del nombre de dominio <xuxameneghel.com>.

Del cotejo resulta que ese nombre de dominio sera idntico a la marca de la Demandante, si no fuera por la supresin del espacio entre las palabras componentes, y por la adicin del gTLD “.com”, elementos que, como se sabe, no sirven para distinguir el nombre de dominio de aqulla. En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio en cuestin es similar a la marca de la Demandante hasta el punto de causar confusin.

a. Derechos o intereses legtimos

La Demandante sostiene que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, que no tiene derechos sobre las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, que est usndolas sin autorizacin de la duea original y por ello est destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Estas alegaciones establecen prima facie el segundo elemento de la Poltica. Hay acuerdo entre los paneles de la OMPI que aunque en general la carga de la prueba recae sobre el demandante, a menudo podra resultar imposible probar un hecho negativo, puesto que la informacin relevante est frecuentemente sobre todo en la esfera de conocimiento del demandado. Por lo tanto al demandante se le exige que establezca prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legtimos. Una vez que se establece dicho caso prima facie, es el demandado quien tiene la carga de demostrar sus derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no lo hace, se considera que el demandante ha cumplido con el prrafo 4(a)(ii) de la Poltica. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html#21.

El 28 de marzo de 2006, este Panel visit el sitio web de la Demandada www.xuxameneghel.com. En la primera pgina, debajo de una foto que muestra el rostro de la Sra. Meneghel, figura el siguiente texto:

“BIENVENIDO A LA PGINA DE LA ETERNA ‘REINA DE LOS PEQUEOS’. Si piensas encontrar aqu un web de cuento de hadas, amor platnico, o algo parecido, ests en el sitio equivocado. Ve al Web oficial: www.portalx.com.br. Si piensas que aqu vas encontrar ofensas, exteriorizacin de odio o algo parecido, tambin ests en el sitio errado. Nos hemos propuesto ser diferentes: simplemente ser verdaderos sin ofender a nadie.”

En la misma pgina hay un anuncio con un formulario que permite efectuar reservas en l4.000 hoteles de la cadena Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Etaphotel y Formule 1). Hay tambin un anuncio de skype. Si se cliquea sobre el aviso el navegador es redirigido va http://clk.tradedoubler.com al sitio web ubicado en “http://www.skype.com/intl/es/”. All figura publicidad para hacer llamadas telefnicas desde PCs a telfonos con tarifas locales. Hay tambin anuncios de los cursos de ingles, francs y alemn de “http://www.home.es”, de bajada de temas musicales en www.itunes.com y de avisos clasificados en Espaa en “www.compraventa.com”.

Este Panel opina que la publicidad que figura en el sitio de la Demandada, con re-direccin de usuarios a sitios comerciales, presumiblemente genera ingresos econmicos mediante el sistema de “monetizacin” de “www.tradedoubler.com”, y por lo tanto le confiere al sitio web un carcter comercial. Ver texto de “www.tradedoubler.com” sobre la “monetizacin” de sitios web “soportes” como el de la Demandada, en “http://www.tradedoubler.com/pan/public/solutions/publisher”.

Al no tratarse de un sitio exclusivamente no-comercial no resulta aplicable el prrafo 4(c)(iii) de la Poltica, que reconoce derechos o intereses legtimos cuando existe un uso honesto, no comercial del sitio. Como se ha dicho en RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. v. Alessandro Pescetelli, WIPO Case No. D2002-0716, “operar un sitio de aficionados (“fan site”) no ha sido generalmente considerado como un inters legtimo de acuerdo a la Poltica, aunque pueda ser relevante para la discusin de si es un uso de mala fe”.

El sitio de la Demandada tambin contiene una mencin con un link al sitio oficial de la Demandante “http://www.portalx.com.br”, lo que en conjuncin con el texto citado ms arriba puede considerarse un “disclaimer”

Contribuye ese “disclaimer” a otorgar derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio? Este Panel entiende que no, puesto que al momento de leer el “disclaimer” los usuarios de Internet ya se encuentran en el sitio web, al que con toda probabilidad fueron atrados porque el nombre de dominio incorporaba en su totalidad la marca de la Demandante, es decir el nombre de la famosa Xuxa Meneghel. Ver Robbie Williams v. Howard Taylor, WIPO Case No. D2002-0588, considerando poco relevante el argumento del demandado de que se insert un “disclaimer”, en lugar de que el propio nombre de dominio advierta en forma taxativa al pblico que se trata de un sitio no oficial sobre el artista en cuestin.

Por todo ello, el Panel opina que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

B. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Segn la Demandante, la Demandada intent beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, usndolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorizacin de la duea original, y como consecuencia, destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Eso equivale a sostener que, al utilizar el nombre de dominio, la Demandada intent de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en lnea, creando la posibilidad de confusin con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea, lo que evidencia registro y uso de mala fe de acuerdo al prrafo 4(b)(iv) de la Poltica.

Ya se vio en el punto B cmo en el sitio “www.xuxameneghel.com” se insertan links a sitios web comerciales de terceros. Ms precisamente, en ese sitio web la marca y la fama de la Sra. Meneghel se utilizan para atraer usuarios de Internet que buscan el sitio de la famosa estrella, aunque aparezca all una aclaracin de que el sitio oficial es otro. Una vez conectados los visitantes al sitio de la Demandada, convertido en “soporte” dentro el sistema de marketing on-line de Tradedoubler.com, los avisos comerciales insertados presumiblemente generan a la Demandada una cierta ganancia econmica. Aunque se presente como un “fan site”, esa prctica convierte a “www.xuxameneghel.com” en un sitio comercial,

Bien se dijo en RAI Radiotelevisione Italiana que la mayora de los paneles que decidi casos de “fan sites” consider crucial determinar si dichos sitios son comerciales o no. Si el nombre de dominio incorpora la totalidad de la marca del demandante, y el correspondiente “fan site” es comercial, entonces el registro y uso ser de mala fe, a la luz del ya citado prrafo 4(b)(iv) de la Poltica.

Por ello, el Panel opina que el nombre de dominio se registr y se est utilizando de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4(i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <xuxameneghel.com> sea transferido a la Demandante.


Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 30 de marzo de 2006


1 La Demandada envi su email directamente en copia al Panel, en violacin del prrafo 8 del Reglamento, que prohbe las comunicaciones unilaterales.

2 Refirindose al procedimiento administrativo que despus result en el procedimiento ICANN, dice el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, prrafo 200: “Todos los autores de comentarios consideraron importante que las resoluciones en el procedimiento administrativo se pronuncien con rapidez y eficiencia. La naturaleza de Internet exige dichas caractersticas de los procedimientos para la solucin de controversias.” Ver http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/doc/report-es.doc.