Desenvolvendo e protegendo a sua marca na internet: dicas para o novo empreendedor

Março de 2022

Kathryn Park, Diretora, Strategic Trademark Initiatives, Connecticut, EUA

Você chegou lá! Criou uma loja online e um canal para ela no YouTube, desenvolveu um aplicativo, conseguiu o apoio de alguns investidores e tem conteúdos e produtos de excelente qualidade para oferecer aos consumidores. E está empenhado em desenvolver uma identidade de marca incrível, que o ajudará a monetizar todos esses esforços rapidamente. A proteção de marcas é indispensável para que você garanta direitos suscetíveis de proteção de longo prazo sobre a sua marca. A identidade de marca compreende o nome, o logotipo, o slogan e outros sinais da marca, como o esquema de cores (coletivamente, esses elementos constituem a marca). A maior parte desses elementos é suscetível de proteção nos termos da legislação de marcas de todos os países e jurisdições.

Frequentemente, encontrar um nome e criar uma marca para um novo empreendimento são vistos como a parte divertida da constituição do negócio, mas há passos importantes a serem considerados no desenvolvimento de direitos suscetíveis de proteção sobre a nova identidade, para que o empresário não corra o risco de ser alvo de processos judiciais por ter copiado inadvertidamente uma marca de terceiros. (Foto: Yok_Piyapong/iStock/Getty Images Plus)

Não use exclusivamente expressões descritivas

Frequentemente, encontrar um nome e criar uma marca para um novo empreendimento são vistos como a parte divertida da constituição do negócio. Você ou seus amigos pensam em um nome e em um logotipo que parecem ótimos. Ou você contrata um consultor de marcas para ajudá-lo a escolher uma marca de grande potencial. Eis algumas dicas que é importante ter em mente nesse processo.

Não use exclusivamente expressões descritivas. A sua tecnologia pode até ser a mais INTELIGENTE das escolhas inteligentes, mas ninguém consegue obter direitos suscetíveis de proteção usando esse termo. Termos genéricos, que descrevem a classe de produtos ou serviços, jamais gozarão de proteção. Portanto, adotar uma abordagem minimalista e chamar a sua nova fragrância simplesmente de “PERFUME” não lhe garantirá direitos que possam ser protegidos. Termos enaltecedores também não costumam ser passíveis de proteção, de modo que pôr o nome de MELHOR na sua marca pouco contribuirá para a obtenção de direitos que podem ser protegidos.

Se alguém ajudou você no desenvolvimento da marca, seja seu melhor amigo ou um consultor de marketing e marcas, é essencial que todos os envolvidos assinem contratos transferindo os direitos sobre a marca criada para você ou para a empresa a que ela pertencerá e que será a responsável por sua operação. Do contrário, quando você for depositar um pedido para proteger a nova marca e não estiver claro quem é seu proprietário legal, a dor de cabeça é certa.

Supondo que você tenha evitado esses erros mais comuns, o próximo passo é certificar-se de que você pode desenvolver direitos legalmente suscetíveis de proteção para a sua nova identidade, para não correr o risco de ser processado por ter copiado inadvertidamente uma marca de terceiros.

Com um pequeno investimento de tempo e recursos, e um bom aconselhamento jurídico, a sua marca estará pronta para ser lançada no mercado!

Realize uma busca de marcas

A legislação de marcas da maioria dos países confere direitos exclusivos sobre uma marca usada em relação a produtos ou serviços específicos, desde que essa marca, ou algo bastante similar – mesmo que não idêntico – a ela, já não esteja sendo usada por terceiros em relação a produtos ou serviços iguais ou similares.

O primeiro passo é realizar buscas de disponibilidade de marcas para identificar usos concorrentes, que podem dar margem a contestações ao seu uso da marca. Pedir o registro da sua marca antes de concluir essa primeira fase pode ser extremamente dispendioso, uma vez que as taxas de depósito não são reembolsáveis e o custo de defender a marca, seja na Justiça, seja em um instituto de marcas, pode ser proibitivo.

Como se realiza uma busca e se verifica a disponibilidade de uma nova marca?

Em primeiro lugar, considere as regiões geográficas em que se concentrarão os seus esforços comerciais. O seu público alvo são os consumidores chineses ou indonésios? Você deseja explorar o mercado dos Estados Unidos ou da União Europeia? Mesmo que você tenha grandes ambições e pretenda se tornar uma empresa global, realizar uma busca de marcas similares em todo o planeta é algo inviável até para titãs corporativos. O importante, portanto, é definir um ponto de partida.

Em seguida, examine as opções que você tem para realizar a busca de disponibilidade. Todos os institutos de marcas mantêm bancos de dados que reúnem todos os registros de marca sob sua responsabilidade, e os pedidos pendentes podem ser verificados gratuitamente pela internet. Muitos titulares de marcas de primeira viagem se sentem inclinados a determinar se a marca está disponível para uso com base apenas em buscas desse tipo. Ocorre que, embora constituam um esforço louvável e possam ser consideradas um bom primeiro passo, elas não são suficientes para garantir que a marca está disponível.

As buscas podem revelar a existência de marcas similares à sua marca, ou que apresentam semelhanças com ela, e que com frequência estão registradas em relação a uma infinidade de produtos e serviços. Como fazer para interpretar esses resultados?

Há empresas especializadas em buscas ou aprovação de marcas que são capazes de realizar buscas abrangentes para a marca sugerida. Os relatórios que elas produzem, no entanto, costumam ser volumosos e apresentam considerável complexidade de leitura e interpretação. Embora essas empresas trabalhem continuamente no aprimoramento de seus produtos, procurando facilitar seu uso por não especialistas em marcas, os painéis e ferramentas de avaliação de risco podem não oferecer uma imagem precisa do mercado em que a sua marca competirá. Outro aspecto importante é que as empresas especializadas em buscas de marcas normalmente não realizam análises jurídicas sobre a disponibilidade da marca, algo que pode se revelar fundamental caso os seus direitos venham a ser contestados no futuro.

Embora a maioria dos institutos de marcas aceite que os interessados depositem seus pedidos de registro diretamente pela internet, há boas razões para se recorrer a advogados especializados no direito de marcas.

Busque aconselhamento jurídico

A melhor estratégia é reservar uma parte do seu orçamento e buscar aconselhamento jurídico. Bons advogados especializados no registro de marcas saberão encomendar uma busca de disponibilidade adaptada às suas necessidades, para depois revisar e interpretar os resultados à luz do direito de marcas e, dessa forma, oferecer orientações embasadas, apontando potenciais problemas e possivelmente desenvolvendo uma estratégia para ajudá-lo a lidar de forma proativa com eles. 

Os honorários cobrados pelos escritórios de advocacia podem ser elevados, mas muitos deles cobram um valor fixo para realizar buscas e oferecer orientações sobre a escolha de uma marca. No caso de pequenas startups ou organizações sem fins lucrativos, há empresas e escritórios de advocacia que oferecem assessoria gratuita (pro bono). Algumas faculdades de direito também oferecem cursos de curta duração que podem ajudar com essas questões.

Deposite um pedido de registro para a sua marca

Imaginemos que você obteve uma resposta positiva ao realizar a busca de disponibilidade para a sua marca e que esteja ansioso para começar a usá-la. Será que ainda é preciso fazer mais alguma coisa? A resposta, simplificadamente, é sim. Embora você não precise esperar mais para começar a usá-la, é fundamental depositar imediatamente os pedidos de registro da marca e de seus respectivos slogans e logotipos para proteger seu uso em relação aos produtos e serviços que serão comercializados.

Na maior parte dos países – e, neste caso, os Estados Unidos são a grande exceção –, considera-se que os direitos exclusivos sobre uma marca cabem àquele que primeiro depositar um pedido solicitando o seu registro. Por essa razão, é crucial depositar o pedido de registro o mais rapidamente possível, tão logo tenha sido verificada a disponibilidade da marca. Nos Estados Unidos, em que a obtenção do registro está condicionada ao uso efetivo da marca, o pronto depósito com base em uma intenção de uso protegerá sua marca contra depositantes posteriores, mesmo que outros tenham começado a usá-la, contanto que você protocole uma declaração mostrando que deu início ao uso dentro do prazo estabelecido.

Onde o pedido de registro deve ser depositado? Do ponto de vista econômico, não faz sentido depositar o pedido de registro da sua nova marca em todos os países e jurisdições que há sobre a face da Terra. Comece depositando pedidos nas jurisdições em que você pretende usar a marca e/ou fabricar os produtos que serão por ela identificados.

Embora a maioria dos institutos de marcas aceite que os interessados depositem seus pedidos de registro diretamente pela internet, há boas razões para se recorrer a advogados especializados no direito de marcas. O pedido de registro deve conter algumas informações específicas, como a discriminação das classes de produtos e serviços em relação às quais a marca será usada, avisos legais relativos a eventuais partes descritivas da marca e a identificação, com a terminologia adequada, dos produtos e serviços a serem oferecidos, entre outras.

Muitos institutos de marcas disponibilizam em suas páginas na internet orientações detalhadas para que os interessados depositem por conta própria seus pedidos de registro de marca, mas a iniciativa pode causar dificuldades futuras. Pode ser ainda mais problemático recorrer a uma das inúmeras empresas que, mesmo sem ter competência para atuar na área jurídica, oferecem auxílio rápido para o depósito de pedidos de registro. Muitas vezes, essas empresas se limitam a obter do cliente as informações estritamente necessárias para o preenchimento do formulário de depósito, sem verificar o caráter descritivo ou genérico da marca ou a impossibilidade de seu registro, entre outros possíveis problemas. Mesmo que ofereçam alguma orientação jurídica mediante uma taxa adicional, essas empresas não estão preparadas para lidar com as complexas objeções e questionamentos formulados pelos institutos de marcas.

A solução que faz mais sentido economicamente é, mais uma vez, buscar o auxílio de escritórios de advocacia especializados no direito de marcas. Muitos deles cobram honorários fixos no caso do depósito de pedidos de registro, e, dependendo do cliente, prestam o serviço gratuitamente (pro bono). Um advogado pode inclusive ajudá-lo a determinar se é vantajoso pedir o registro da marca em várias jurisdições e, caso seja, desenvolver uma abrangente estratégia de registros para proteger internacionalmente a marca.

Uma vez depositado, o pedido de registro é analisado pelo instituto de marcas, que pode fazer questionamentos e objeções por meio de uma notificação. Nesse caso, o seu advogado será capaz de oferecer orientações e elaborar uma resposta a esses questionamentos e objeções.

Projetemo-nos agora alguns meses no tempo. A sua marca já está registrada. Você é titular de direitos exclusivos sobre a sua nova marca, nas classes de produtos ou serviços em que ela foi registrada. O que isso significa em termos dos próximos passos que você deve seguir?

O primeiro passo a ser dado na obtenção de direitos sobre uma marca é realizar buscas de disponibilidade de marcas para identificar usos concorrentes, que podem dar margem a contestações ao seu uso da marca. Pular essa etapa pode custar caro.

Construa o reconhecimento da sua marca

Em primeiro lugar, a melhor maneira de conquistar o reconhecimento dos consumidores é fazer um uso consistente da marca. Marcas como a Coca-Cola, por exemplo, gozam de reconhecimento instantâneo graças, em parte, ao uso consistente que elas fazem do mesmo esquema de cores, tipo de letra e logotipo. A menos que a marca passe intencionalmente por frequentes mudanças de cores, ou que seu nome seja propositalmente submetido a variações tipográficas, e que os consumidores identifiquem essas mudanças como características da marca, é importante que ela seja usada de forma consistente. Se você pediu o registro de um logotipo ou de um nome grafado com um tipo de letra específico, respeite essas características nos usos que faz da marca. Ao fazer um uso inconsistente dessas características, você corre o risco de não poder contar com os seus registros caso precise garantir a aplicação dos seus direitos.

Em segundo lugar, amplie a proteção da sua marca registrando-a como nome de domínio e garantindo seu uso em redes sociais (Twitter, Instagram, etc.). 

Monitore a sua marca na internet

É essencial monitorar a sua marca na internet para garantir que ela não esteja sendo alvo de apropriação ou uso indevidos. Frequentemente, são os próprios consumidores que chamam a atenção para esse tipo de prática ilegal. Na eventualidade de que seja constatado esse tipo de uso indevido, caberá a você avaliar se a extensão do dano causado justifica a adoção das providências cabíveis.

Por mais que sejam a forma mais sincera de elogio, as imitações podem colocar em risco os direitos cujo desenvolvimento e proteção lhe custaram tanto esforço. Na maior parte dos casos, a primeira medida a ser tomada é notificar extrajudicialmente os infratores, exigindo a interrupção imediata desses usos. E, mais uma vez, o melhor é deixar a elaboração desse tipo de notificação a cargo de um advogado. Se o uso indevido consiste na violação de um nome de domínio, há mecanismos específicos para contestar esse tipo de uso, aos quais se pode recorrer com o auxílio de um advogado de forma relativamente rápida e barata.

Se o uso indevido consiste em uma contrafação, isto é, a comercialização de produtos falsificados como se fossem os produtos da sua marca, talvez seja necessário tomar medidas mais agressivas, como recorrer à Justiça ou a autoridades policiais. Esse tipo de problema na aplicação de direitos raramente surge no início da vida de uma marca, sendo mais comum depois de a marca ter conquistado algum prestígio junto a sua base demográfica de clientes. Cultivando um bom relacionamento com um advogado experiente, especializado no direito de marcas, você terá um aliado que poderá vir rapidamente em seu auxílio. Seu advogado também poderá ajudar a decidir se você deve adotar medidas proativas, como enviar uma cópia do seu certificado de registro às autoridades alfandegárias de diversos países, que podem assim confiscar na fronteira eventuais produtos falsificados.

Com um pequeno investimento de tempo e recursos, e um bom aconselhamento jurídico, a sua marca estará pronta para ser lançada no mercado!

A Revista da OMPI destina-se a contribuir para o aumento da compreensão do público da propriedade intelectual e do trabalho da OMPI; não é um documento oficial da OMPI. As designações utilizadas e a apresentação de material em toda esta publicação não implicam a expressão de qualquer opinião da parte da OMPI sobre o estatuto jurídico de qualquer país, território, ou área ou as suas autoridades, ou sobre a delimitação das suas fronteiras ou limites. Esta publicação não tem a intenção de refletir as opiniões dos Estados Membros ou da Secretaria da OMPI. A menção de companhias específicas ou de produtos de fabricantes não implica que sejam aprovados ou recomendados pela OMPI de preferência a outros de semelhante natureza que não são mencionados.