WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Пінкус Лариса Григорівна проти Созінов Олексій Олексійович

Справа No. DUA2021-0022

1. Сторони

Позивачем є Пінкус Лариса Григорівна, Україна, яку представляє Потоцький Микола Юрійович, Україна.

Відповідачем є Созінов Олексій Олексійович, Україна, якого представляє Чайковська Оксана Євгенівна, Україна.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Спірне доменне ім’я <flower.ua> зареєстроване через Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (далі - “Реєстратор”).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі - “Центр”) 20 вересня 2021. 22 вересня 2021 Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта оспорюваного доменного імені. 24 вересня 2021 Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідач дійсно вказаний у якості такого реєстранта, і на додатковий запит Центру від 28 вересня 2021 Реєстратор 29 вересня 2021 надав відповідні контактні дані.

Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Правила .UA”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ВОІВ (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 12 жовтня 2021. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) Відповідачеві було надано строк надання Відповіді до 1 листопада 2021. 29 жовтня 2021 Відповідач надіслав електронною поштою Центру Відповідь на Позов.

Центр призначив Катерину Олійник у якості одноосібного члена Адміністративної Комісії у цій справі. Адміністративна Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Адміністративна Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач є фізичною-особою підприємцем, комерційною діяльністю якого є доставка квітів і подарунків по Україні та світі.

В Україні Позивач володіє правами інтелектуальної власності на наступні торговельні марки:

(далі разом – “Торговельні марки”)

Позивач є власником доменного імені <flowers.ua>, делегованого 26 вересня 2005 на підставі свідоцтва на торговельну маркуNo. 54312. За вказаним доменним ім’ям діє комерційний веб-сайт “www.flowers.ua”, що використовується Позивачем для надання послуг із замовлення та доставки квітів в Україні та поза її межами.

Заявником за заявками, за якими були видані свідоцтва України No. 54312 та 105039, виступав Пінкус Михайло Олегович. Пінкус Михайло Олегович, який є фізичною особою-підприємцем з 03 червня 2002, первинно і здійснював господарську діяльність через веб-сайт за доменним ім’ям <flowers.ua>.

Позивач є фізичною особою-підприємцем з 22 червня 2020.

В Україні Відповідач володіє правами інтелектуальної власності на наступні торговельні марки:

Спірне доменне ім’я <flower.ua> делеговане 31 травня 2008 на підставі свідоцтва України No. 90989 на торговельну марку FLOWER та використовується для редиректу на веб-сайт під доменним ім’ям <u-f-l.net>, причому останнє доменне ім’я було зареєстроване 8 січня 2015. Доменне ім’я <u-f-l.net> використовується для веб-сайту, на якому пропонуються послуги з продажу і доставки квітів та інших супутніх товарів, а також який містить розділ інформаційного характеру щодо квіткового бізнесу, флористики та вирощування квітів, узагальнені рубрикою “Проект “Цветочный бизнес”. Товариство з обмеженою відповідальністю “Доставка квітів “УФЛ” (“ТОВ “Доставка квітів “УФЛ”) визначає себе продавцем товарів/виконавцем послуг у сфері електронної комерції на веб-сайті за доменним ім’ям <u-f-l.net>. Державна реєстрація ТОВ “Доставка квітів “УФЛ” здійснена 17 квітня 2013. Керівником, засновником та, відповідно, кінцевим (бенефіціарним) власником ТОВ “Доставка квітів “УФЛ” виступає Відповідач.
На веб-сайті за доменним ім’ям <u-f-l.net> використані торговельні марки, правами інтелектуальної власності на які володіє Товариство з обмеженою відповідальністю “Служба доставки квітів та подарунків “ЮФЛ” сумісно із Товариством з обмеженою відповідальністю “ДОСТАВКА КВІТІВ “СЕНДФЛАВЕРС”:

Відповідно до ретроспективних відомостей принаймні у період з 2008 по 2013 роки за спірним доменним ім’ям <flower.ua> розміщувався інформаційний портал (блог) про квіти, компанії на квітковому ринку, актуальні новини та події, що мають значення для всіх зацікавлених у квітковій тематиці осіб.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

Позивач стверджує, що спірне доменне ім’я <flower.ua> відтворює торговельну марку Позивача “flower” за свідоцтвом України № 105039. Окрім того, спірне доменне ім’я <flower.ua> оманливо подібне до торговельної марки Позивача “flowers” за свідоцтвом України № 54312. Відмінність становить лише елемент “s”, який не впливає на семантику слова, утворює множину від слова “квітка” – “квіти”. За графічним та фонетичним критеріями, додавання елемента “s” не забезпечує різне сприйняття торговельної марки та доменного імені. Відтак, спірне доменне ім’я є оманливо подібним до торговельної марки Позивача.

Додатково Позивач зазначає, що спірне доменне ім’я <flower.ua> оманливо подібне до торговельної марки Позивача “flowers доставляємо радість!” за свідоцтвом України № 143727. Відмінності становлять елементи “s” і “доставляємо радість”. При цьому, очевидно, що елемент “FLOWERS” є домінуючим у торговельній марці Позивача, оскільки виконаний заголовними літерами та розміщений в центрі позначення.

У спірному доменному імені загальний домен верхнього рівня “.ua” є стандартною реєстраційною вимогою, а відтак не має значення для встановлення схожості за першим елементом та не має братися до уваги при вирішенні питання про схожість спірного доменного імені та торговельної марки Позивача.

Позивач стверджує, що Відповідач не має прав та законних інтересів щодо спірного доменного імені, оскільки використовує спірне доменне ім’я у зв’язку з недобросовісним наданням товарів або послуг. Здійснення редиректу на сторонній комерційний сайт під доменним іменем <u-f-l.net>, на якому Відповідач або особи, з ним пов’язані, пропонують послуги з доставки квітів, які є конкуруючими із послугами, надаваними Позивачем, не може кваліфікуватись як добросовісне надання товарів або послуг.

Позивач стверджує, що Відповідач не відомий під зазначеним доменним іменем, оманливо подібним до торговельних марок Позивача; Відповідач не керує бізнесом чи іншою організацією під спірним доменним іменем або знаком Позивача, Відповідач відомий і асоціює себе з іншим іменем – Компанією UFL.

Відповідач не володіє торговельною маркою “flower” для товарів чи послуг, пов’язаних з доставлянням квітів.

Позивач також стверджує, що Відповідач використовує спірне доменне ім’я з наміром отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів до власного веб-сайту, на якому пропонуються послуги, конкуруючі із послугами Позивача, що є проявом отримання неправомірних переваг у конкуренції унаслідок сплутування Торговельних марок Позивача та спірного доменного імені, створення хибного уявлення щодо афілійованості спірного доменного імені із Позивачем, що не відповідає дійсності.

Позивач не надавав Відповідачу жодних повноважень, дозволів або ліцензій на використання своїх торговельних марок, у тому числі “flowers” за свідоцтвом України № 54312 від 15 вересня 2005 та “flower” за свідоцтвом України № 105039 від 25 березня 2009.

Враховуючи все вищенаведене, Позивач притримується думки, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені.

Позивач стверджує, що спірне доменне ім’я було зареєстровано і використовується недобросовісно, з урахуванням наступних обставин:

- Доменне ім’я Позивача <flowers.ua> делеговане раніше, ніж спірне доменне ім’я;
- Доменне ім’я Позивача <flowers.ua> індексується Google раніше, ніж спірне доменне ім’я;
- Відповідач не має жодних прав на використання позначення “flower” щодо послуг 39 класу МКТП “доставляння квітів”;
- Відповідач умисно обрав доменне ім’я, оманливо подібне до Торговельних марок Позивача, з метою приваблення користувачів інтернету на свій комерційний веб-сайт;

На основі вищевказаного, Позивач стверджує, що спірне доменне ім’я було зареєстровано і використовується недобросовісно.

B. Відповідач

Відповідач заперечує доводи Позивача та наводить наступні аргументи на свою користь:

- Відповідач є власником свідоцтва України № 90989 на торговельну марку FLOWER від 25 квітня 2008 і саме торговельна марка Відповідача (а не Позивача) відтворюється у спірному доменному імені відповідно до пункту 3.9. Політики домену .UA¹ ;

- Свідоцтво України No. 90989 на торговельну марку FLOWER Відповідача було видане 25 квітня 2008, у той час як свідоцтво України №105039 на торговельну марку “flower” Позивача видано пізніше, а саме 25 березня 2009;

- та обставина, що Позивач володіє Торговельними марками, схожими із спірним доменним іменем, жодним чином не може слугувати підставою для позбавлення Відповідача права на використання його власної торговельної марки, в тому числі шляхом відтворення її у спірному доменному імені <flower.ua>;

- перед отриманням повідомлення щодо спору, Відповідач добросовісно використовував спірне доменне ім’я протягом тривалого часу. Проект “flower.ua” було засновано Відповідачем ще у 2008 році як інформаційний портал (блог) про квіти, компанії на квітковому ринку, актуальні новини та події, що мають значення для всіх зацікавлених у квітковій тематиці осіб;

- Відповідач асоціюється у свідомості інтернет користувачів з веб-сайтом “flower.ua” як інформаційним ресурсом тематичної спрямованості та службою доставки квітів UFL, що підтверджується інтернет публікаціями та виступами Відповідача;

- Відповідач не вчиняв жодних дій, що можуть свідчити про недобросовісну реєстрацію та/або використання спірного доменного імені у значенні третього елементу Політики .UA.

6. Змістовна дискусія.

Відповідно до параграфу 4(а) Політики .UA позивач для обґрунтування своїх вимог повинен довести кожен з наступних елементів:

(i) доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; і

(іі) у відповідача немає прав або законного інтересу щодо доменного імені; і

(iii) доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Політика .UA є варіацією Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (“UDRP”) і ці документи співпадають щодо більшості положень. Хоча UDRP не передбачає суворої доктрини прецедентного підходу, для підтримання загальної довіри до системи UDRP є важливим, щоб сторони могли очікувати передбачуваний результат розгляду своєї справи. Тому комісії при розгляді спорів за процедурою UDRP прагнуть дотримуватись однакових підходів при подібних ключових факторах або обставинах справи. Узагальнення усталених підходів комісій у застосуванні UDRP при розгляді доменних спорів детально розкриті у Огляді Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”). З врахуванням цього Комісія у даній справі вважає за доцільне, щоб її висновки узгоджувались не лише з положеннями Політики .UA, а й з відповідними попередніми рішеннями комісій за процедурою UDRP, та з відповідними узагальненнями таких рішень, які викладені в Огляді ВОІВ 3.0, де це доречно.

А. Тотожний або схожий до ступеню змішування

Оскільки відповідно до пункту 4(а)(i) Політики .UA встановленню підлягає тотожність або схожість до ступеня змішування (оманлива подібність) між спірним доменним іменем і торговельною маркою, права на яку належать Позивачу, спочатку необхідно визначити приналежність торговельної марки Позивачу.

Позивач навів докази реєстрації Торговельних марок в Україні. Володіння заявником національної або регіональної реєстрації торговельної марки становить обставину prima facie, достатню для доведення права на звернення із скаргою відповідно до параграфу 4(a)(i) Політики .UA. Аналогічна позиція відображена у розділі 1.2.1. Огляду ВОІВ 3.0. (див., наприклад, Ideal Standard International NV v. Дмитра Миколайовича Прокопенко, Справа ВОІВ No. DUA2021-0004)

Відповідно, Адміністративна Комісія вважає встановленим в даному адміністративному провадженні факт наявності у Позивача прав на Торговельні марки і може переходити до встановлення ступеню схожості між Торговельними марками та спірним доменним іменем.

У справах, де доменне ім’я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім’я зазвичай визнається ідентичним або оманливо подібним до такої торговельної марки (див., наприклад, Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, справа ВОІВ No. DUA2019-0002).

Враховуючи наведене Адміністративна Комісія приходить до висновку, що спірне доменне ім’я ідентичне торговельній марці FLOWER Позивача за свідоцтвом України No. 105039 від 25 березня 2009 та оманливо подібне до торговельної марки FLOWERS Позивача за свідоцтвом України No. 54312. Адміністративною Комісією також встановлена оманлива подібність спірного доменного імені із торговельною маркою FLOWERS ДОСТАВЛЯЕМ РАДОСТЬ! (комб.) за свідоцтвом України № 143727 на ім’я Позивача за результатами порівняння словесних елементів комбінованого позначення, на підставі визначення “flowers” домінантним елементом зазначеної торговельної марки Позивача та встановлення її впізнаваності у спірному доменному імені. (розділ 1.7. Огляду ВОІВ 3.0).

У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.ua”, “.com.ua”) є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановленні схожості за першим елементом, який має довести позивач у справі (див., наприклад, AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук, справа ВОІВ No. DUA2020-0011; Volodymyr Mykhalchuk v. Олександр Шевʼяков, справа ВОІВ No. DUA2020-0008). Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія не бере до уваги домен верхнього рівня “.ua” при вирішенні питання про схожість спірного доменного імені та Торговельних марок Позивача.

При чому при встановленні факту наявності у Позивача прав на Торговельні марки та ступеню подібності між Торговельними марками та спірним доменним ім’ям, Адміністративною Комісією не досліджувались питання переліку товарів/послуг, відносно яких надана правова охорона Торговельним маркам Позивача та їх фактичне використання у господарській діяльності, не встановлювалась дата подачі/пріоритету, дата першого використання, оскільки ці фактичні обставини виходять за межі дослідження за першим елементом Політики .UA. Втім дані обставини підлягають дослідженню при оцінці інших елементів Політики .UA. Цей підхід цілком суголосний практиці розгляду адміністративних справ за процедурою UDRP, описаній у розділі 1.1.2. Огляду ВОІВ 3.0.

З огляду на загальну оманливу подібність спірного доменного імені із Торговельними марками Позивача, відповідно, Позов Позивача задовольняє вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

Відповідно до параграфу 4(с) Політики .UA наявність або відсутність прав або законних інтересів відповідача стосовно доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно але без обмежень):

(i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, відповідач використовував або демонстративно готувався до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або

(іі) відповідач (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або
(ііі) відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або добросовісно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Застосовним стандартом доказування у справах .UA є “баланс вірогідності” або “вірогідності доказів”, за яким тягар доведення вважається виконаним, якщо на підставі наведених доказів певна фактична обставина скоріше мала місце, ніж не мала. За даним стандартом вірогідності доказів наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Відповідно, у тих справах, в яких позивач на доведення відсутності прав або законного інтересу надав докази prima facie, тягар доказування наявності прав або законного інтересу за цим елементом перекладається на відповідача. За відсутності доказів протилежного, вважається, що позивач задовольнив вимогам другого елементу.

Про дослідженні відповідності Позову другому елементу Політики .UA Адміністративна Комісія встановила наступне.

При розгляді справ за процедуру UDRP, які досліджуються в контексті даної справи як референтні, встановлений підхід, за яким сам факт реєстрації доменного імені, яке включає лексему (слово) із словникового запасу або словосполучення, утворене такими лексемами (словами), автоматично не встановлює наявність прав або законних інтересів за відповідачем; адміністративні комісії притримувались позиції, що просте посилання на використання в доменному імені слів/словосполучень із словникового запасу не є достатнім. Для того, щоби встановити наявність прав або законних інтересів на доменне ім’я, утворене зі слів у їх словниковому значенні, доменне ім’я повинно дійсно використовуватись у зв’язку із фактичним словниковим значенням слова, або принаймні бути очевидно призначеним для такого використання (розділ 2.10 Огляду ВОІВ 3.0).

Торговельні марки Позивача утворені шляхом використання загальновживаного англійського слова “flower” у однині та множині, що означає “квітка” і значення якого є відомим пересічному споживачеві в Україні, оскільки його можна віднести до базового словникового запасу.

Відповідно, спірне доменне ім’я також утворене словесним елементом “flower”.

Адміністративна Комісія встановила, що Позивачем Торговельні марки та кореспондуюче ним доменне ім’я <flowers.ua> використовується для служби доставки квітів. Спірне доменне ім’я <flower.ua> на момент адміністративного провадження використовується для преадресації на сайт за доменним іменем <u-f-l.net>, за яким розміщується комерційний веб-сайт служби доставки квітів UFL та інших супутніх товарів, а також який містить розділ інформаційного характеру щодо квіткового бізнесу, флористики та вирощування квітів, узагальнений рубрикою “Проект “Цветочный бизнес”, а також квітковий журнал. Товариство з обмеженою відповідальністю “Доставка квітів “УФЛ” (“ТОВ “Доставка квітів “УФЛ”) визначає себе продавцем товарів/виконавцем послуг у сфері електронної комерції на веб-сайті за доменним ім’ям <u-f-l.net>. Державна реєстрація ТОВ “Доставка квітів “УФЛ” здійснена 17 квітня 2013. Керівником, засновником та, відповідно, кінцевим (бенефіціарним) власником ТОВ “Доставка квітів “УФЛ” виступає Відповідач. Принаймні у період з 2008 по 2013 роки за спірним доменним ім’ям <flower.ua> розміщувався інформаційний портал (блог) про квіти, компанії на квітковому ринку, актуальні новини та події, що мають значення для всіх зацікавлених у квітковій тематиці осіб. Позначення “UFL” користується правовою охороною в Україні на підставі національних реєстрацій торговельних марок.

Одним із поширених способів пошуку інформації або певного сервісу в мережі Інтернет є використання пошукових систем, які за допомогою реалізованих в них алгоритмів приймають рішення щодо видачі веб-сайтів у відповідь на пошуковий запит Інтернет користувача. Відповідно, пошукові системи для цілей генерування результатів, найбільш релевантних пошуковому запиту, аналізують (сканують і в подальшому індексують) контент веб-сторінок, встановлюють наявність у складі контенту ключової фрази, приймають рішення про те, наскільки сайт відповідає пошуковому запиту, і залежно від ступеня відповідності, пріоритизують пошукову вибірку веб-сайтів.

Відповідно, як Позивач, так і Відповідач використовують у своїх доменних іменах загальновживане слово у його первинному словниковому значенні, яке використовується для опису їх товарів і за яким Інтернет користувачі здійснюватимуть пошукові запити для пошуку сервісів, які б могли задовольнити їх попит на певну товар/послугу, безвідносно до конкретного ресурсу.

Відтак, при здійсненні пошукового запиту слово “flower” та його відповідник на українській чи іншій мові, використовуваній користувачем Інтернет, буде відповідати категорії товарів/послуг, а не виконувати відрізняльну/індивідуалізуючу функцію, що є визначальною функцією торговельних марок, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

З урахуванням наведеного вище, Адміністративна Колегія доходить висновку, що Відповідач використовує загальновживане слово “flower” у його словниковому значенні, а не у якості торговельної марки, що підтверджує права та законні інтереси Відповідача на спірне доменне ім’я, оскільки спірне доменне ім’я характеризує товари/послуги, пропоновані на сайті, на який здійснюється редирект зі спірного доменного імені і який пов’язаний із Відповідачем. Причому Адміністративною Комісією надано належну оцінку тому факту, що як графічний інтерфейс веб-сайту, так і його інформаційне наповнення, разом із чіткою ідентифікацією надавача послуг у сфері електронної комерції на веб-сайті за доменним іменем <u-f-l.net> за стандартом балансу вірогідності не дають підстав для висновку, що в діях Відповідача наявні ознаки наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації Торговельних марок Позивача.

Адміністративна Комісія виходить з позиції, що Відповідач має право на реєстрацію та використання доменного імені для отримання трафіку на відповідний веб-сайт, послуговуючись загальновживаними та описовими словами, за відсутності обставин, що мета реєстрації доменного імені відповідачем полягала у реєстрації доменного імені з метою отримання комерційної вигоди та використання торговельної марки позивача. (див., наприклад, Javier Narvaez Segura, Grupo Loading Systems S.L. v. Domain Admin, Mrs. Jello, LLC, Справа ВОІВ No. D2016-1199). Причому та обставина, що за спірним доменним іменем відбувається редирект на веб-сайт, на якому здійснюється просування іншого бізнесу, яким керує відповідач, не є безумовною перешкодою для встановлення відсутності прав або законних інтересів у відповідача на спірне доменне ім’я. (див. Dollar Bank, Federal Savings Bank v. Host Master / Jason Duke, Справа ВОІВ No. D2016-0701).

Відповідачем надано докази того, що до моменту подання Позову Відповідач був відомий як активний Інтернет-діяч у сфері доставки квітів, зокрема асоціюються із проектом “FLOWER.UA”, який спершу був започаткований як інформаційний портал (блог) про квіти, компанії на квітковому ринку, актуальні новини та події, що мають значення для всіх зацікавлених у квітковій тематиці осіб.

Разом з тим, Адміністративною Комісією критично оцінюється наявність у Відповідача реєстрації торговельної марки FLOWER за свідоцтвом України №90989 від 25 квітня 2008 для товарів 7 класу МКТП “антифрикційні підчіпники; барвильні машини; блоки (деталі машин); валки до вишивальних машин; вентилятори до двигунів; водонагрівачі (частини машин); дробарки; друкарські форми; карбюратори.”

Сам факт володіння правами інтелектуальної власності на зареєстровану торговельну марку не є обставиною, за якою автоматично за відповідачем встановлюються права або законні інтереси на спірне доменне ім’я для цілей другого елементу. Такий підхід суголосних підходу, описаному у розділі 2.12.1 Огляду ВОІВ 3.0.

При дослідженні питання, чи свідчить факт реєстрації торговельної марки про наявність законного інтересу Адміністративна Комісія виходила із наступних критеріїв (див. Fonbet Corp. v. Геннадія П. Пастушенка, Справа ВОІВ No. DUA2020-0010):
(і) при дослідженні питання “прав або законних інтересів” комісія може, у відповідному випадку, проаналізувати законність торговельної марки, на яку посилається відповідач. Сам факт того, що була подана заявка на торговельну марку, або факт реєстрації торговельної марки не становить незаперечну обставину, що перешкоджає висновкам в частині відповідності позову за другим критерієм на користь позивача. У випадку, якщо на думку комісії, заявка на реєстрацію торговельної марки або її реєстрація здійснені не із законними або добросовісними намірами, а реєстрація торговельної марки здійснювалась лише з метою легітимізації права на доменне ім’я, права на торговельну марку можуть не братися до уваги;

(іі) при дослідженні питання добросовісності реєстрації чи здійснення реєстрації лише з метою легітимізації прав на доменне ім’я визначальною є хронологія подій. Подання заявки на реєстрацію торговельної марки після отримання претензії або реєстрації доменного імені може вказувати на відсутність законного інтересу;

(ііі) знання та наміри відповідача при реєстрації доменного імені відіграють дуже важливу роль, але сам факт обізнаності відповідача із правами позивача не виключає можливості обґрунтування відповідачем прав або законного інтересу на доменне ім’я;

(iv) наявність або відсутність кореляції між відповідачем та юрисдикцією, в якій витребовується правова охорона для торговельної марки, може також служити фактором для визначення правомірності заявки чи реєстрації торговельної марки.

З урахуванням фактичних обставин справи, встановлених Адміністративною Комісією, за стандартом балансу вірогідностей Відповідач отримав реєстрацію торговельно марки перш за все для цілей виконання вимог параграфу 3.9. чинного Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA², яким передбачено, що делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA відбувається виключно за умови надання реєстрантом Реєстратору, у правовідносинах між якими діє угода на реєстрацію доменного імені, документів, що підтверджують надання правової охорони торговельній марці на території України за національною або міжнародною процедурою реєстрації, яка за написанням співпадає із обраним доменним іменем.

Відтак, реєстрація торговельної марки Відповідачем не породжує у останнього прав та законних інтересів на спірне доменне ім’я для цілей другого елементу Політики .UA.

Разом із тим, у Адміністративної Комісії відсутні підстави для висновку, що дана торговельна марка зареєстрована Відповідачем переважно для перешкоджання позивачу у застосуванні процедури альтернативного розгляду доменних спорів чи іншим чином реалізувати його права.

Питання відповідності зареєстрованих Позивачем та Відповідачем торговельних марок умовам надання правової охорони Адміністративною Комісією не досліджувалось, оскільки дане питання виходить за межі компетенції та меж розгляду скарги за Політикою .UA.

Враховуючи все вищенаведене, Адміністративна Комісія встановила, що Відповідач має права або законні інтереси стосовно спірного доменного імені, оскільки здійснює використання слова “flower” у спірному доменному імені у його словниковому значенні, для цілей опису товарів/послуг, які надає Відповідач як суб’єкт електронної комерції

Відповідно, Позов Позивача не задовольняє вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

З урахуванням тієї обставини, що Адміністративна Колегія встановила наявність прав та законних інтересів у Відповідача на спірне доменне ім’я, третій елемент Політики .UA не підлягає розгляду.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, у задоволенні Позову відмовлено.

Катерина Олійник
Одноосібний член Комісії
Дата: 26 листопада, 2021

¹ Очевидно Відповідач посилається на Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA

² Див. https://hostmaster.ua/policy/Reglament_UA_1.0_UK.pdf