WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0037

1. Sökande

Sökanden är Westmetall AB,Sverige företrädd av, representeras internt.

2. Innehavare

Innehavaren är Metallservice AB, Sverige / M.E., WESTMETALL AB Danmark / Sverige, företrädd av MAQS Advokatbyrå, Göteborg AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <westmetall.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 2 oktober 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 1 november 2019.

Sökanden har inkommit med ytterligare dokumentation den 20 november 2019, samt den 21 november 2019. WIPO Center har bekräftat mottagandet av denna dokumentation/komplettering, samt vidarebefordrat densamma till Svaranden för kännedom.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 november 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, innehar sedan den 14 maj 2018 den registrerade firman (företagsnamnet) Westmetall AB och är verksam inom metallbranschen. Sökanden innehar även svenskt registrerat nationellt varumärke Nr. 551292 WM WESTMETALL (fig), ansökt den 2 augusti 2018, och registrerat den 8 april 2019.

Domännamnet <westmetall.se> registrerades den 3 oktober 2006 och omredigerar till <alumeco.se>.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <westmetall.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden anger att det omtvistade domännamnet <westmetall.se> är identiskt med eller liknar Sökandens i Sverige registrerade företagsnamn (firma) ooch varumärke.

Sökanden anger vidare att <westmetall.se> har registrerats eller använts i ond tro, då domännamnet per automatik pekar om till hemsidan för <metallservice.se>, och att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till <westmetall.se>, då Innehavaren inte har något band (anknytning) till Westmetall.

År 2017 köpte Innehavaren företaget Westmetall, som då inkorporerades med Innehavaren och namnet Westmetall upphörde att användas.

År 2018 valde Sökanden att åter starta ett företag med firman Westmetall, och registrerade även varumärket.

Innehavaren har dock valt att inte överlåta <westmetall.se> till Sökanden, och Sökanden anser sig ha bättre rätt till det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren anger att Sökanden tidigare drev ett bolag med firman WestMetall AB, vilket köptes av Innehavaren inklusive alla rättigheter till kännetecknet Westmetall, såsom firma och domännamn. Eftersom Innehavaren äger kännetecknet WESTMETALL har Sökanden inte rätt att använda kännetecknet WESTMETALL, varför Sökandens yrkande om att <westmetall.se> ska överföras till Sökanden är felaktigt och inte ska bifallas.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 3 oktober 2006. Fram till den 10 november 2017 fanns en firmaregistrering WestMetall AB, därefter upplöstes detta bolag genom fusion och uppgick i Innehavarens företag Metallservice i Göteborg AB, numer namnändrat till MS Legofastigheter i Göteborg AB, vilket bolag i sin tur överlåtit sin verksamhet till bolaget Metallservice i Västra Sverige AB, ett bolag som ägs av Alumeco A/S.

Trots att Sökanden inte har någon rätt att använda kännetecknet WESTMETALL har Sökanden registrerat ett varumärke och en firma som är identiska med med kännetecknet.

Sökanden var i ond tro om att varumärkesansökan var förväxlingsbar med Innehavarens kännetecken

Westmetall vid tidpunkten för ansökan.

Innehavaren äger rätten till kännetecknet WESTMETALL och har därför rätt att använda domännamnet. Domännamnet <westmetall.se> registrerades 12 respektive 13 år före det att Sökanden registrerade sin firma respektive sitt varumärke. Utöver att Innehavaren i egenskap av ägare till kännetecknet WESTMETALL får använda domännamnet fritt, har Innehavaren också ett berättigat intresse till domännamnet.

C. Sökandens komplettering

Sökanden har, som angivits ovan, inkommit med av Tvistlösaren icke efterfrågad komplettering vid två tillfällen, nämligen den 20 november 2019, samt den 21 november 2019. Nämnda komplettering är dokumentation som visar att Sökandens kunder kommunicerat med Innehavaren i tron att de skickat email till Sökanden, och anförs till stöd för att domännamnet registrerats eller används i ond tro.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt “Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 6 februari 2019” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om;

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, näringskännetecken eller ett släktnamn som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och;

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och;

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökandens firma är Westmetall AB, registrerad den 14 maj 2018. Det noteras att den distinktiva delen av Sökandens firma är ”Westmetall”, direkt följt av benämningen för typ av juridisk person (”AB”, förkortning av Aktiebolag).

Sökanden innehar även en svensk varumärkesregistrering för WM WESTMETALL (fig), registrerad den 8 april 2019.

Det är Tvistlösarens uppfattning att det omtvistade domännamnet <westmetall.se> är identiskt med Sökandens firmarätt, samt liknar Sökandens varumärkesrätt, vilka båda har rättsgrund i Sverige.

Det faktum att det omtvistade domännamnet <westmetall.se> registrerades och överläts till Innehavaren innan Sökandens firma och varumärke registrerades, har ingen betydelse i denna del, men kommer att belysas närmare nedan i avsnitt B och C.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det är otvetydigt att det omtvistade domännamnet ursprungligen registrerades den 3 oktober 2006, då i namnet av ett företag som ägdes av Sökanden. Det är vidare bekräftat av såväl Sökanden som Innehavaren att <westmetall.se> överläts till Innehavaren, eller i varje fall till av Innehavaren anknutet företag, år 2017. Ingen av parterna har uppvisat kopia av överlåtelsehandling/avtal, men då båda parter bekräftar lagakraftvunnen överlåtelse har Tvistlösaren ingen anledning att ifrågasätta denna överlåtelse.

Även om således 2017 får räknas som registreringsår för <westmetall.se>, i samband med att det omtvistade domännamnet överfördes/nyregistrerades på ny innehavare, drar Tvistlösaren slutsatsen att <westmetall.se> har registrerats i god tro, innan Sökandens firma- och/eller varumärkesregistrering vann laga kraft.

Frågan kvarstår då om <westmetall.se> har använts i ond tro. Här noterar Tvistlösaren att <westmetall.se> numera används för att peka till Innehavarens moderbolags hemsida. Med hänvisning till ovan angivet överlåtelseavtal, anser Tvistlösaren att sådan användning sker i god tro, då Innehavaren genom obestridligt avtal äger rättigheterna till det omtvistade domännamnet och därmed får anses ha rätt att använda domännamnet och peka detta vidare internt inom Innehavarens bolagsgrupp.

Sökanden upppger att Sökanden är innehavare av domännamnet <westmetal.se> (d.v.s. ordet ”Westmetall” stavat med ett ”l”), och att Sökandens kunder ibland felaktigt skickar meddelanden till <westmetall.se> i stället för till <westmetal.se>. Enligt Sökanden har Innehavaren först nyligen vidarebefordrat dessa felsända email till Sökanden, vilket enligt Sökanden är bevis för att Innehavaren använder det omtvistade domännamnet i ond tro Tvistlösaren noterar här ånyo att det omtvistade domännamnet har överlåtitis via gilitgt avtal till Innehavarren, och att Sökanden därefter registrerade ny firma och varumärke som är liknande respektive identiskt med det omtvistade domännamndet. Sökanden borde redan vid den tidpunkten ha insett att dessa senare namnrättigheter är förväxlingsbara med det tidigare domännamnet. Att Sökanden sedan – med full insikt i det faktum att <westmetall.se> redan existerade – registrerade ett domännamn som i annat fall skulle ha klassats som s.k. ”misspelling” (”felstavning”) av kännetecken, och därefter drabbats av felsända email, ligger i sakens natur och får enligt Tvistlösaren ses som ett resultat av Sökandens egna handlingar snarare än via Innehavaren. Således används inte heller <westmetall.se> i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Med hänsyn till förhållandena enligt B ovan, saknas i och för sig anledning för Tvistlösaren att ta ställning till om Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. För god ordnings skull kommenteras dock även denna del härmed:

Som noterats, har parterna träffat ett giltigt överlåtelseavtal, inkluderande överlåtelse av <westmetall.se> till bolag inom den grupp som Innehavaren tillhör. Avtalet ger därmed Innehavaren rätt till <westmetall.se>, och Tvistlösaren drar även slutsatsen att överlåtelseavtalet innebär att Innehavaren har ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Som det får förstås, anser Sökanden att, trots gällande överlåtelseavtal, det faktum att Innehavaren inte registrerat varumärket WESTMETALL, medan Sökanden numera är innehavare av såväl firma- som varumärkesregistrering, ger Sökanden bättre rätt. Tvistlösaren håller dock inte med om denna slutsats. Giltigt överlåtelseavtal finns mellan parterna. Det är sedan upp till den nye innehavaren att besluta om, när och hur domännamnet ska börja användas.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att ansökan om överföring av domännamnet <westmetall.se> till Sökanden ska lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens i Sverige registrerade firmadominant och liknar Sökandens i Sverige registrade varumärke. Domännamnet registrerades dock långt innan nämnda, idag gällande namnrättigheter, uppstod och har innan dess överlåtits från Sökandens företrädare till bolag inom den grupp som Innehavaren tillhör. Överlåtelsen är oomtvistad i ärendet, och bekräftas av såväl Sökanden som Innehavaren. Domännamnet har därför inte använts i ond tro och Innehavaren har ett berättigat interesse i domännamnet.

Petter Rindforth
Datum: Den 2 december 2019