WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

proLOGIT Office & Logistics Software Development GmbH v. Wiljo van Lenthe

Zaaknr. DNL2014-0025

1. Partijen

De Eiser is proLOGIT Office & Logistics Software Development GmbH uit Dortmund, Duitsland, vertegenwoordigd door Avinci Advocaten, Nederland.

De Verweerder is Wiljo van Lenthe uit Brummen, Nederland, vertegenwoordigd door LPL Advocaten.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <prologit.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Key-Systems GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 25 juni 2014. Het Instituut heeft op 26 juni 2014 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 30 juni 2014 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft de Eiser op 4 juli 2014 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 juli 2014 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 juli 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 18 juli 2014.

Op 24 juli 2014 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 26 augustus 2014 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 22 september 2014. Op 23 september 2014 heeft SIDN het mediation proces verder verlengd tot 23 oktober 2014. Op 28 oktober 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 13 november 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een in Duitsland gevestigde onderneming die zich vooral richt op de ontwikkeling en exploitatie van software gericht op de logistieke branche. Eiser heeft 21 februari 2006 in Duitsland het woordmerk PROLOGIT geregistreerd (registratienummer 30611954).

Eiser is daarnaast rechthebbende op het Benelux woordmerk PROLOGIT, geregistreerd op 27 juni 2012 voor diensten in klassen 38, 39 en 42 (registratienummer 0922397, hierna te noemen het "Merk").

Verweerder drijft een onderneming onder de naam 'W. van Lenthe Holding B.V.' en gebruikt tevens als handelsnaam 'Prologit'. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 7 juli 2011. De Domeinnaam wordt gebruikt als website om diensten op het gebied van IT en logistiek te bieden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op het recht op de handelsnaam 'Prologit', die hij gebruikt. Eiser voert aan dat hij zich vanuit Duitsland richt op omringende landen, waaronder Nederland. Sinds 2005 is Eiser op de Nederlandse markt actief, waar hij ook enkele klanten heeft. Op grond hiervan meent Eiser dat hij zijn (buitenlandse) handelsnaam ook in Nederland voert. Ter onderbouwing hiervan zijn twee facturen en verschillende e-mailcorrespondentie uit de periode 2005 tot en met 2008 overgelegd. Eiser voert in dit verband aan dat de markt voor bedrijven die software voor de logistieke branche ontwikkelen een beperkt aantal spelers kent, waarvan de meeste bedrijven grensoverschrijdend werken, wat mede is ingegeven door het internationale karakter van de logistieke branche.

Voorts beroept Eiser zich op bescherming van het Merk. Eiser voert hierbij aan dat de registratie hiervan niet kan worden gezien als 'te kwader trouw', aangezien eiser voor-voorgebruiker was van het merk in de Benelux. Door het Merk te gebruiken in een domeinnaam en daarop soortgelijke dan wel complementaire diensten aan te bieden als waarvoor het Merk is ingeschreven, maakt Verweerder inbreuk op het merkenrecht van Eiser.

Eiser meent dat Verweerder geen recht of belang heeft bij het registreren van de Domeinnaam. Eiser had op het moment van registratie een handelsnaamrecht en Verweerder had hiervan op de hoogte moeten zijn. Nadat Eiser Verweerder op de hoogte heeft gesteld van haar standpunt, heeft Verweerder de website onder de Domeinnaam aangepast door uitleg te geven waarom er is gekozen voor de naam 'proLOGIT'. Doordat Verweerder de naam heeft veranderd naar 'proLOGIT', hetgeen dezelfde schrijfwijze als het merk van Eiser betreft, handelt hij onrechtmatig jegens Eiser.

B. Verweerder

Verweerder betwist dat Eiser zijn handelsnaam in Nederland heeft gevoerd. Uit de door Eiser overgelegde facturen en correspondentie zou blijken dat er in 2005 en 2007/2008 slechts sporadisch contact is geweest met één onderneming in Nederland. Daarna zou er geen contact meer zijn geweest met een in Nederland gevestigde onderneming. Er zou daarom geen sprake (meer) zijn van een door Eiser in Nederland gevoerde handelsnaam of van bekendheid in Nederland.

Volgens Verweerder is Eiser zich pas na Verweerder op de Nederlandse markt gaan richten, hetgeen zou blijken uit het feit dat Eiser reeds in 2006 in Duitsland een merk registreerde en pas in 2012 in de Benelux. Verweerder was niet bekend met het bestaan van Eiser en hoefde dit ook niet te zijn.Het recht van Verweerder gaat daarom voor het recht van Eiser en Verweerder heeft meer recht en belang bij het gebruik van de domeinnaam dan Eiser. Immers, een oudere handelsnaam hoeft niet te wijken voor een jonger merk, aldus Verweerder. Voor deze stelling wijst Verweerder op artikel 16 en 17 TRIPs en artikel 2.23 lid 2 BVIE.

Verweerder betwist vervolgens dat er bij het in aanmerking komende publiek verwarring over de partijen zal ontstaan, omdat beide partijen niet in dezelfde branche werkzaam zijn. Verweerder richt zich met name op projectmanagement en eiser op de logistieke sector.

Verweerder merkt op dat er geen sprake is geweest van een inhoudelijke aanpassing van de inhoud van de website om de naam 'ProLogit' te verklaren.

Ten slotte beroept Verweerder zich op rechtsverwerking door Eiser. Omdat er na de laatste e-mail van de gemachtigde van Verweerder op 13 mei aan de gemachtigde van Eiser niets meer is vernomen, mocht Verweerder er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Eiser haar recht niet meer zou uitoefenen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel

II een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Nu Verweerder bestrijdt dat Eiser zijn handelsnaam in Nederland heeft gevoerd, dient eerst te worden vastgesteld of Eiser terecht beroep doet op handelsnaambescherming in Nederland.

Eiser is een in Duitsland gevestigde onderneming en beroept zich op de bescherming van haar buitenlandse handelsnaam. Om in Nederland een beroep te doen op bescherming van zijn buitenlandse handelsnaam is nodig dat Eiser aannemelijk maakt ófwel dat hij deze handelsnaam in Nederland heeft gevoerd, ófwel dat zijn handelsnaam hier te lande een zekere algemene bekendheid heeft bij het relevante publiek (Gerechtshof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN: 2012: BX9222). Verweerder heeft bestreden dat Eiser zijn handelsnaam hier heeft gevoerd, of nog voert, en hij heeft ook de bekendheid van de handelsnaam van Eiser in Nederland betwist.

Eiser heeft ter bewijsvoering van de bekendheid in Nederland een tweetal facturen uit respectievelijk 2005 en 2007 overgelegd, waarvan de tweede factuur – zoals de Geschillenbeslechter begrijpt – een update van de eerder geleverde software betreft. Verder heeft Eiser twee e-mails overgelegd waaruit niet blijkt dat er daadwerkelijk software is geleverd door Eiser dan wel dat er concrete handelingen uit de correspondentie zijn voortgevloeid in Nederland.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is de door Eiser overgelegde informatie onvoldoende als bewijs dat hij zijn handelsnaam in Nederland heeft gevoerd. De verkoop van drie softwarelicenties aan één afnemer in 2005 en enkele uren dienstverlening aan diezelfde klant in 2007 moeten worden aangemerkt als zodanig incidenteel dat dit onvoldoende is om aan te nemen dat Eiser zijn handelsnaam daadwerkelijk in Nederland heeft gevoerd. Uit deze informatie valt bovendien niets af te leiden voor de vereiste naamsbekendheid van de handelsnaam van Eiser in Nederland. Nu er in Nederland geen bescherming toekomt aan de handelsnaam van Eiser, zal de Geschillenbeslechter niet toekomen aan de vraag of de Domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de gestelde handelsnaam.

Anders is het met het merk waarop Eiser zich beroept.

Het staat vast dat Eiser houder is van het Benelux-merk PROLOGIT. De Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het suffix voor top level domein ".nl" bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0017). Nu merk en domeinnaam identiek zijn is er ook sprake van verwarringwekkende overeenstemming.

De Eis voldoet derhalve aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiser heeft gesteld dat Verweerder geen recht of belang heeft bij het registreren van de Domeinnaam en dat Verweerder ten tijde van de registratie reeds bekend had moeten zijn met Eiser. Verder heeft Eiser aangevoerd dat Verweerder de website op de Domeinnaam na aanschrijving van de raadsman van Eiser inhoudelijk heeft veranderd om op die manier haar belang aan te tonen. Nu Verweerder deze stelling heeft betwist en Eiser hiervoor verder geen bewijs aandraagt zal dit argument worden gepasseerd. Voor het overige geldt het volgende.

Verweerder heeft aangevoerd dat hij, op het moment dat hij de Domeinnaam registreerde, al enige jaren in Nederland actief was op de Nederlandse markt onder de naam 'Prologit'. Hiertoe heeft hij een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bewijsmiddel overgelegd. Op dat moment was Eiser volgens Verweerder nog niet actief op de Nederlandse markt.

De Geschillenbeslechter verstaat het gevoerde verweer aldus dat Verweerder zich erop beroept dat sprake is van de omstandigheid die is vermeld in art. 3.1 sub a van de Regeling:

"a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;"

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd in 2011, derhalve voordat hij kennis kreeg van het geschil. Zeker gezien het sporadische gebruik van haar Handelsnaam in Nederland staat allerminst vast dat Verweerder kennis droeg van het bestaan van Eiser en is het niet onaannemelijk dat de overeenstemming met de (Duitse) handelsnaam van Eiser op toeval berust. Daarbij overweegt de Geschillenbeslechter dat het goed mogelijk is dat Verweerder zonder kennis van de (Duitse) handelsnaam van Eiser is gekomen tot een handelsnaam met de drie elementen waaruit deze is opgebouwd: 'pro', 'log' of 'logi' als verwijzing naar het woord logisch en 'IT' als aanduiding van de sector waarin Verweerder werkzaam is.

Voorts heeft Eiser aangevoerd dat het gebruik van de Domeinnaam inbreuk op zijn merkrecht oplevert. Het merkrecht van Eiser is echter een jonger recht dan het handelsnaamrecht van Verweerder. Overeenkomstig artikel 2.23 lid 2 BVIE omvat het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te verzetten tegen gebruik van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis (zoals een handelsnaamrecht). Bovendien heeft de Geschillenbeslechter geen reden om aan te nemen dat Verweerder het teken prologit als merk gebruikt of heeft gebruikt. Blijkens de website van Verweerder gebruikt hij de naam "Prologit" uitsluitend als naam van zijn onderneming; niet als merk ter onderscheiding van de door hem aangeboden diensten. Het betoog van Eiser betreffende de inbreuk op het Merk van Eiser zal daarom worden gepasseerd.

In het licht van het voorgaande acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder een legitiem belang heeft de Domeinnaam bij het gebruik van de Domeinnaam.

Aan de tweede eis van artikel 2.1 is derhalve niet voldaan. Een beoordeling van de door Eiser gestelde kwade trouw zou daarom achterwege kunnen blijven. Het navolgende onder C. wordt dan ook slechts ten overvloede opgemerkt.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser heeft aangevoerd dat Verweerder op het moment van registratie van de Domeinnaam de rechten van Eiser had moeten kennen en daarom onrechtmatig handelde jegens Eiser door de registratie. Zoals hiervoor overwogen genoot Eiser op het moment van registratie van de Domeinnaam door Verweerder echter geen bescherming van een handelsnaam in Nederland, noch was er op dat moment sprake van een naar Nederland recht beschermd merk. De Geschillenbeslechter komt daarom niet toe aan de beantwoording van de vraag of Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam de rechten van Eiser had behoren te kennen.

De website onder de Domeinnaam van Verweerder wordt uitsluitend gebruikt voor het aanbieden van diensten op het gebied van IT en logistiek. Er doen zich geen omstandigheden voor zoals genoemd in artikel 3.2 sub a t/m c van de Regeling nu Verweerder de Domeinnaam niet te koop aanbiedt of tracht de activiteiten van Eiser te verstoren.

De Geschillenbeslechter concludeert dat er geen sprake is van een registratie, dan wel van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, zodat evenmin is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 18 december 2014