Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Bulgari S.p.A v. Alejandro Abugaber Garcia
Caso No. DMX2014-0030
1. Las Partes
El Promovente es Bulgari S.p.A con domicilio en Roma, Italia, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Titular es Alejandro Abugaber Garcia, con domicilio en México, Distrito Federal.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bulgari.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México a través de su división Akky.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2014. El 18 de diciembre de 2014 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral con relación al nombre de dominio en disputa. En su respuesta del 18 de diciembre de 2014, NIC México reveló al Centro información de contacto adicional del registrante del nombre de dominio en disputa, así como el nombre y demás datos personales registrados del contacto técnico, administrativo y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 5 de enero de 2015 proporcionándole los datos personales revelados por el Registrador, e invitando al Promovente a modificar la Solicitud. El Promovente presentó su Solicitud modificada el 5 de enero de 2015. El Centro verificó que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de enero de 2015. El 9 y 22 de enero de 2015 el Centro recibió una comunicación electrónica por parte del contacto administrativo del nombre de dominio en disputa.
El 30 de enero de 2015, el Titular solicitó al Centro la suspensión del procedimiento manifestando su disposición de transferir el nombre de dominio en disputa de acuerdo a lo indicado en correos previos de fechas 9 y 22 de enero de 2015. El 30 de enero de 2015, el Centro le indicó al Titular que el procedimiento podía suspenderse únicamente con el asentimiento del Promovente y el último día para hacerlo era el 2 de febrero de 2015.
Al advertir que el plazo para contestar la Solicitud había fenecido desde el 27 de enero de 2015, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de febrero de 2015.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de febrero de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español en observancia al artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto estima que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente goza de reputación internacional como orfebre de piedras preciosas, pero también como fabricante de relojes de lujo, anteojos, accesorios de vestir, bolsos, productos de marroquinería, fragancias, y demás artículos suntuarios. El Promovente ha expandido su línea de negocio y actualmente opera restaurantes y hoteles de lujo en Milán, Bali, Tokio, Osaka, y Londres1 . El sitio Web principal del Promovente se ubica en “www.bulgari.com.com”.
El Promovente fue fundado en 1884 en Roma, Italia, por Sotirio Bulgari. Desde 2011, el Promovente forma parte del grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), uno de los conglomerados de productos de lujo más grandes del mundo.
El Promovente posee el registro internacional de la marca BULGARI desde 1980, así como registros marcarios sobre dicha denominación en múltiples países, incluyendo México desde 1995 y Estados Unidos de América (EE.UU) desde 1982.
Por su parte, el Titular presta servicios de web hosting, e-commerce, marketing online, y diseño web bajo el nombre comercial Abugaber Creative Online Agency.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de julio de 2010 y desde entonces se ha mantenido inactivo.
El 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2014, el Promovente envió un par de notificaciones extrajudiciales al Titular para que dejara de seguir utilizando el nombre de dominio en disputa y se lo transfiriera voluntariamente al Promovente. Al no recibir respuesta alguna a sus demandas, el Promovente inició el procedimiento administrativo previsto en la Política.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente aduce lo siguiente:
i. La marca BULGARI, si bien deriva de un apellido, es una marca original que carece de significado semántico alguno;
ii. El Promovente acredita tener derechos de marca sobre la denominación BULGARI con los certificados de registro de marca correspondientes;
iii. El test para determinar si el nombre de dominio en disputa y la marca son idénticos o semejantes en grado de confusión es una sencilla comparación entre la naturaleza visual o auditiva de la marca registrada y la cadena alfanumérica del nombre de dominio en disputa;
iv. La extensión “.mx” no permite distinguir un nombre de dominio de una marca al no identificar a un proveedor de servicios específico como la fuente de bienes o servicios;
v. El nombre de dominio en disputa es la representación fonética y visual exacta de la marca registrada del Promovente, por lo que ambos signos son idénticos para efectos del primer requisito de la Política;
vi. Salvo el pequeño porcentaje de personas que pudieran registrar el nombre de dominio en disputa para vincularlo con su apellido, la marca BULGARI no es una que se escogería legítimamente a menos que se busque establecer una asociación en las mentes de los usuarios de Internet con el Promovente;
vii. El Titular no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa y por lo que no puede prevalerse de ninguna de las defensas del artículo 1.c) de la Política;
viii. La actividad comercial del Titular parece ser una agencia creativa en línea que se encarga del diseño de sitios Web y que opera desde “www.abugaber.com”;
ix. Al momento del registro del nombre de dominio en disputa, la marca BULGARI llevaba establecida internacionalmente más de 100 años, por lo que es poco probable que el Titular no hubiese tenido presente al Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;
x. La actividad comercial y el trabajo del Titular para su cliente “Joyerías B.” dan a entender que el Titular está familiarizado con nombres de dominio y marcas de joyería;
xi. Es de esperarse que los usuarios de Internet en México den por sentado que el Promovente fue quien registró el nombre de dominio en disputa;
xii. El hecho de que el Titular no haya utilizado hasta ahora el nombre de dominio en disputa sugiere que no tiene intención de usarlo;
xiii. El nombre de dominio en disputa se registró con la esperanza de beneficiarse de él en el futuro ya sea redirigiéndolo a otros sitios o mediante la venta del mismo al propio Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó formalmente la Solicitud. No obstante, el 9 y 22 de enero de 2015 el contacto administrativo manifestó por correo electrónico al Centro su intención de transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Grupo de Expertos considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en dos registros internacionales de la marca BULGARI así como en registros marcarios sobre dicha denominación concedidos en EE.UU, México y Canadá. El más antiguo de dichos registros nacionales e internacionales se remonta a 1980 y todos ellos se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales.
La longevidad del Promovente que cuenta con más de 130 años en el comercio, así como la comercialización, difusión y publicidad de sus productos y servicios alrededor del mundo produce convicción en el Experto respecto del carácter notorio de la marca BULGARI a nivel internacional.
Al comparar la marca BULGARI con la porción relevante del nombre de dominio en disputa <bulgari.mx>, o sea “bulgari”, se advierte que ambos signos son indistinguibles entre sí, salvo por la diferencia de tamaño en la tipografía, la cual no es reproducible técnicamente en un nombre de dominio de Internet y por tanto no es un elemento diferenciador para efectos del requisito en estudio, como tampoco lo es el sufijo <.mx>.
De lo anterior se impone concluir la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto.
Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos estima superado el umbral del artículo 1.a.)i) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa, u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En resumidas cuentas, el Promovente arguye que el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política ya que no ha usado el nombre de dominio en disputa desde su registro hace más de cuatro años y por lo tanto no puede alegar en su beneficio ninguno de los usos permitidos por el artículo 1.c) de la Política.
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce c. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain Sales, Caso e-Resolution AF-336a; AF-336b (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
El Experto toma nota de que el 9 y el 22 de enero de 2015, cuando se encontraba corriendo el plazo para que el Titular presentara su contestación a la Solicitud, un tercero, con conocimiento del Titular, se puso en contacto con el Promovente y el Centro para manifestar que la empresa “B. Joyeros, S.A. de C.V.” era en realidad el titular del nombre de dominio en disputa, al cual en su concepto no se le había dado mal uso ya que el portal respectivo carecía de contenido de la marca BULGARI, y por lo tanto ofreció transferir voluntariamente el nombre de dominio en cuestión al Promovente.
Las anteriores afirmaciones son valoradas por el Experto como una admisión de la falta de derechos e intereses legítimos del Titular, ya que la falta de uso del nombre de dominio en disputa desde su fecha de registro no permite validar ninguna hipótesis del artículo 1.c) de la Política en favor del Titular.
En estas circunstancias se surte la condición prevista en el artículo 1.a.)ii) de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
El Promovente afirma que Bulgari carece de significado semántico alguno no obstante servir como apellido. Este aserto es incorrecto2 . A pesar de asumir otras funciones lexicológicas, Bulgari es un término que se asocia primordialmente con la marca que ampara los productos y servicios del Promovente y que es reconocida internacionalmente.
A juicio del Experto, la inclusión de la marca notoriamente conocida del Promovente en el nombre de dominio en disputa es indicativa de mala fe en el contexto de la Política, pues tal inclusión responde a una acción deliberada del Titular para confundir a los usuarios de Internet respecto del origen del portal, generar tráfico a este último, atraer lucrativas ofertas de compra del nombre de dominio, entre otras conductas típicas de competencia desleal.
A ello se suman las admisiones documentadas en el expediente de que el Titular conocía la marca del Promovente, así como que el verdadero titular del nombre de dominio en disputa era “B. Joyeros, S.A. de C.V.”, una empresa que vende productos de joyería en el Distrito Federal y el Estado de México según se anuncia en “www.berger.com.mx”, cuyo domicilio virtual aparecía al calce de los correos electrónicos que fueron enviados al Centro y al Promovente en el curso de este procedimiento, según se refirió en el apartado 6.D supra.
Al concatenar los indicios, admisiones y presunciones arriba referidos, el Experto no tiene ninguna duda de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y ha venido usándose de mala fe en el contexto de la Política. Ver Bulgari S.p.A. v. yang yi, Caso OMPI No. D2014-2141 (el nombre de dominio <bulgari.xyz> fue registrado y usado de mala fe al haber incorporado una marca ampliamente conocida como BULGARI, aunado a la inactividad del sitio Web del demandado).
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.)iii) de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii. de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <bulgari.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de marzo de 2015
1 El portal del Promovente en “www.bulgarihotels.com” anuncia planes de abrir nuevos hoteles bajo la marca BULGARI en Shanghai (2016), Beijing (2017) y Dubai (2017).
2 De acuerdo con Wikipedia, la palabra Bulgari significa en italiano “Búlgaros”, en el sentido de personas originarias de Bulgaria.