Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DECISION DE L'EXPERT

La Société P.Q. Licensing S.A contre Le Pain Quotidien, S.a.r.l.

Litige No. DMA2018-0002

1. Les parties

Le Requérant est la Société P.Q. Licensing S.A de Bruxelles, Belgique.

Le Défendeur est la Société Le Pain Quotidien, S.a.r.l, représentée par M. Aherdane Abdelghani de Marrakech, Maroc.

2. Le nom de domaine litigieux

Le litige concerne le nom de domaine <lepainquotidien.ma> enregistré le 15 décembre 2015.

Le prestataire Internet est Genious Communication.

3. Rappel de la procédure

La demande a été déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné par le « Centre ») en date du 24 juillet 2018, par courrier électronique.

Le Centre a aussitôt saisit l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication (l'« ANRT »), Administrateur des noms de domaine « .ma », aux fins de vérification des éléments soulevés dans le litige et de gel des opérations sur le nom du domaine litigieux. Le 26 juillet 2018, l'ANRT a confirmé les données notifiées et le gel du nom de domaine.

Le Centre a procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer que la demande du Requérant répondait au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après nommé « Règlement ») entré en vigueur le 10 juin 2015 en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande du Requérant valant ouverture de la procédure administrative a été adressée au Défendeur le 6 août 2018 et, conformément à l'article 16(a) du même Règlement, il a été invité à déposer sa réponse au plus tard le 26 août 2018. Le 26 août 2018, le Défendeur a déposé une Réponse auprès du Centre.

En date du 27, 28 et 30 août 2018, le Défendeur a envoyé des courriers électroniques au Centre. Le 30 août 2018, le Requérant a déposé auprès du Centre des observations additionnelles. Le 31 août 2018, le Défendeur a également déposé auprès du Centre des observations additionnelles.

En date du 7 septembre 2018, le Centre a nommé Monsieur Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est entreprise dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie et détentrice de la marque LE PAIN QUOTIDIEN No. 1444766 enregistrée au Maroc le 8 mai 2012.

Le Défendeur est une entreprise dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie dont la dénomination sociale octroyée par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale le 27 octobre 2008 et également inscrite au registre du commerce au Maroc depuis 2009.

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

La Société P.Q. Licensing S.A. a ouvert à Bruxelles en 1990 sa première boulangerie nommée Le Pain Quotidien. Elle a procédé en 1998 à l'enregistrement de la marque LE PAIN QUOTIDIEN qui, avec le développement d'une large chaine de production à travers plusieurs pays du monde, a acquis une renommée internationale. Le Requérant a procédé également en 1998 à l'enregistrement du nom de domaine <lepainquotidien.com> et en 2005 à l'enregistrement du nom de domaine <lepainquotidien.fr>. Le Requérant allègue détenir la marque LE PAIN QUOTIDIEN, enregistrée au Maroc le 8 mai 2012.

Le Requérant a constaté que le nom commercial « Le Pain Quotidien », transposition du nom de la marque LE PAIN QUOTIDIEN, et par conséquent lui appartenant exclusivement, a été enregistrée au Maroc par le Défendeur qui exploite une chaine de boulangeries. Le Défendeur a procédé également à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <lepainquotidien.ma>. Le Requérant relate que le nom de domaine litigieux <lepainquotidien.ma> est composé de la marque LE PAIN QUOTIDIEN, enregistrée par lui dans de nombreux pays, y compris au Maroc, dans son intégralité et de l'extension « .ma ». Le Requérant allègue que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérant énonce qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque, y compris en tant que nom de domaine, qu'il n'est pas connu par le nom de domaine litigieux, et que le Défendeur ne peut faire valoir des droits et intérêts légitimes sur un nom de domaine qui a été détourné du Requérant. Le Requérant allègue également que le Défendeur a enregistré mais également utilise le nom de domaine de mauvaise foi. Il soutient qu'en dépit de l'adjonction de l'extension « .ma », le Défendeur demeure coupable de délit de typo squattage. Le Requérant soutient que la ressemblance entre le nom de domaine litigieux et le nom de la marque est tellement profonde qu'elle crée une confusion dans l'esprit des internautes et, ipso facto, détourne ses clients vers les sites de vente du Défendeur qui offre les mêmes services et produits. Le Requérant soutient que la marque LE PAIN QUOTIDIEN dispose d'une grande notoriété à l'international dans le secteur de la boulangerie, qu'elle a été enregistrée au Maroc et, de ce fait, le Défendeur ne pouvait pas ignorer son existence. L'enregistrement par ce dernier du nom de domaine litigieux dénote chez lui un comportement de mauvaise foi. Le Requérant avance que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi car il offre à la vente des marchandises et des services, directement concurrentiels aux produits et services du Requérant, et est utilisé pour commercer aux dépens du fonds de commerce du Requérant. Le Requérant ajoute que le Défendeur fait un usage commercial du nom de domaine qui est similaire pouvant prêter confusion avec sa marque et qu'il a manifestement utilisé le nom de domaine litigieux pour attirer sciemment à des fins lucrative les internautes vers un site web et créer une confusion entre les marchandises offertes sur ce site web concerne et le Requérant quant à la source, le commanditaire ou l'affiliation du site. Le Requérant réclame par conséquent le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

B. Le Défendeur

Le Pain Quotidien est un nom commercial attribué à la SARL de droit marocain qui appartient au Défendeur avec lequel il exerce ses activités au Maroc. Ce nom commercial a été enregistré par ses soins depuis le 27 octobre 2008 à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) puis au Registre de Commerce Central en 2009. Le Défendeur énonce que le nom de domaine litigieux <lepainquotidien.ma> comprend à la fois la dénomination commerciale de la société du Défendeur, associée au préfixe « .ma » (ccTLD du Maroc). Selon le Défendeur, le nom de domaine litigieux fait partie des éléments substantiels qui constituent son fonds de commerce. Le Défendeur allègue avoir un droit et un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur énonce que le Requérant n'a procédé à l'enregistrement de sa marque au Maroc qu'en 2012. Selon le Défendeur, en dépit de cet enregistrement, et depuis lors, le Requérant n'a jamais été établi sur le marché marocain, ni à travers les ventes ou distribution de ses produits, ni à travers la publicité écrite ou audiovisuelle. La marque du Requérant n'est pas notoire au Maroc. Le Défendeur soutient qu'en vertu d'une décision de justice rendue dans cette affaire, en dépit des attestations d'enregistrement du nom de sa marque dans plusieurs pays du monde, et conformément à la Convention de Paris et à l'Accord ADPIC, le Requérant ne peut prétendre à une protection universelle englobant même le territoire marocain où il demeure inconnu pour n'y avoir jamais été présent ni exercé d'activités. Au Maroc, le Défendeur soutient bénéficier du privilège de l'enregistrement antérieur au registre central de commerce au Maroc en 2009 sous le nom commercial « Le Pain Quotidien ». Le Défendeur rapporte avoir enregistré de bonne foi le nom commercial « Le Pain Quotidien » au registre du commerce marocain et allègue utiliser le nom de domaine litigieux également de bonne foi comme élément substantiel de son fonds de commerce.

Le Défendeur rappelle qu'il existe une procédure judiciaire en cours, déclenchée par le Requérant et qui implique le nom de domaine litigieux pour lequel une réparation est demandée et qui a débuté en 2015 (et non en 2012).

Concernant les autres procédures judiciaires, le Requérant dans sa Demande amendée a indiqué que dans un litige lié, le tribunal de première instance avait conclu que l'utilisation de la marque LE PAIN QUOTIDIEN par le Défendeur portait atteinte aux droits du Requérant sur sa marque. Bien que la Cour d'appel ait rejeté cette conclusion, Ia Cour Suprême a décidé le renvoi de nouveau devant la Cour d'Appel pour réexamen.

6. Discussion

Considérant que l'enregistrement au Maroc par le Requérant de la marque LE PAIN QUOTIDIEN en 2012 est postérieure à l'enregistrement du nom commercial opéré par le Défendeur en 2009 pour l'inscription de sa Société Le Pain Quotidien au Registre Central de Commerce au Maroc;

Rappelant que le Requérant avait gagné en première instance un recours contre le Défendeur pour délit de concurrence déloyale. Mais considérant toutefois qu'en appel, le tribunal de commerce avait décidé en appel que l'appelant (le Défendeur) a enregistré l'appellation commerciale au Maroc en 2009 alors que la partie intimée (le Requérant) n'a enregistré sa marque qu'en 2012. Et que par conséquent, et conformément à l'article 70 du code de commerce marocain et de l'article 179 de la loi marocaine n°17 / 97 relative à la protection de la protection industrielle et commerciale, l'enregistrement postérieur ne produit aucun droit à la partie intimée (le Requérant). En outre, comme le relate le texte du jugement, cette dernière, et en dépit de l'enregistrement de sa marque au Maroc, n'a jamais exercé d'activités commerciales dans le marché marocain ni effectué de publicité ou de communication ou de promotion sur ses produits au Maroc. Partant de ces considérations, le juge avait prononcé la radiation de la marque de l'intimée du registre de commerce marocain et la fermeture de ses sites de vente en ligne.

7. Décision

Considérant qu'avant l'introduction de la Demande devant le Centre, le Requérant avait introduit au préalable un recours en justice contre le Défendeur et pour la même affaire;

Considérant que ce contentieux judiciaire est en instance de jugement définitif devant la Cour d'Appel;

Au vu de l'ensemble des éléments présentés par les Parties, et conformément à l'article 11(c) du Règlement, l'Expert déclare la procédure terminée et décide de ne pas se prononcer sur la demande du Requérant.

Abderrazak Mazini
L'Expert
Le 5 octobre 2018