Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Golden Goose S.p.A. c. Garrett Sides
Caso No. DES2017-0058
1. Las Partes
La Demandante es Golden Goose S.p.A., con domicilio en Milán, Italia, representada por Scarpellini Naj-Oleari & Partners, Italia.
El Demandado es Garrett Sides, con domicilio en Nevada, Tennessee, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <goldengoosemadrid.es>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es InternetX.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de diciembre de 2017. El 5 de diciembre de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2017, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de diciembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de enero de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de enero de 2018.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 16 de enero de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El nombre de dominio fue registrado el 13 de diciembre de 2016.
La Demandante tiene inscritos a su favor los siguientes registros marcarios:
- Marca internacional nº 881244, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, registrada el 12 de diciembre de 2005, para clases 3, 14, 18 y 25.
- Marca internacional nº 1242357, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, registrada el 11 de julio de 2014, para clases 9, 18, 25 y 35.
La Demandante es una empresa de origen italiano que fue fundada en 2000, y cuya actividad se ha desarrollado en el sector de la moda y el textil.
La Demandante fue adquirida a comienzos de 2017 por el grupo Carlyle, a cuya operación de adquisición se le dio publicidad en prensa.
Los productos de la Demandante, que incorporan las marcas protegidas, han aparecido en revistas especializadas del sector de la moda, tales como Vogue, Elle, Marie Claire o Vanity Fair, entre otras.
En España, han aparecido en la revista Yo Dona, bajo el título “10 escapadas para 10 estilos”, la cual se publicó el 5 y el 19 de marzo de 2016. También en la revista ELLE, que se publicó el 1 de enero de 2016, el 1 de diciembre de 2015, GQ de 1 de enero de 2016, la revista HOLA de 1 de diciembre de 2015, y VOGUE de la misma fecha.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Según la Demandante:
Es titular de diversos registros marcarios, que incluyen la denominación “golden goose deluxe brand” o “golden goose”, según los casos.
Tales registros son los siguientes:
- Marca internacional nº 881244, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, registrada el 12 de diciembre de 2005, para clases 3, 14, 18 y 25.
- Marca internacional nº 1242357, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, registrada el 11 de julio de 2014, para clases 9, 18, 25 y 35.
- Marca italiana nº 1242357, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, registrada el 8 de septiembre de 2005, para clases 03, 14, 18 y 25, renovada el 18 de septiembre de 2015.
- Marca italiana nº 0001657474, GOLDEN GOOSE, registrada el 24 de noviembre de 2015, para clases 18, 25 y 35.
Afirma, asimismo, que se trata de una empresa que se creó en 2000 por Francesca Rinaldo y Alessandro, distinguiéndose rápidamente por la calidad de sus modelos, haciéndose rápidamente famosa por su estilo urbano y vintage.
Todo ello determinó que con el tiempo se haya convertido en una de las marcas más buscadas en la industria de la moda contemporánea, de tal manera que ha aparecido en catálogos de venta con productos de Lanvin, Givenchy, Maison Margiela, Borsalino y Fendi, entre otros.
Celebridades como Jude Law, Keira Knightley o Sarah Jessica Parker se han declarado admiradores de la marca en cuestión.
Que actualmente los productos Golden Goose se venden en más de 690 tiendas muy prestigiosas, tales como Biffi Boutique en Milán, L’Eclaireur Marais en París o Harvey Nichols en Londres.
La Demandante dispone de actividad intensa en redes sociales y sus productos han sido ofrecidos y anunciados por revistas internacionales como Vogue, Elle, Marie Claire, Grazia, Cosmopolitan o Vanity Fair, entre otras.
Asimismo, sostiene la Demandante que el Demandado es titular de un nombre de dominio confusamente similar con la marca GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, sobre la que ostenta Derechos Previos. La mera adición del término “Madrid” no evita confundir de manera similar las marcas registradas del nombre de dominio. Además, el diseño de la página web correspondiente está hecho con la finalidad de confundir a los usuarios y hacerles creer que los productos ofrecidos en el sitio web de la Demandada son genuinos, cuando son falsificaciones.
Según la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, porque el Demandado no es un licenciatario, distribuidor o agente autorizado, y no es conocido por el nombre de dominio.
Finalmente, argumenta la Demandante que el nombre de dominio fue registrado y está siendo utilizado de mala fe, puesto que el Demandado está ofreciendo en venta productos falsificados con la marca comercial GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, confundiendo a los potenciales clientes sobre el origen de los productos. Finalmente, alega la Demandante que ha presentado otras demandas anteriormente, en todos los casos habiendo recibido una decisión favorable por parte del Centro.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Respecto del primer requisito establecido en el Reglamento (art. 3), el nombre de dominio en disputa debe ser idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos. En este sentido, considera el Experto que la Demandante ostenta dichos Derechos Previos, que consisten en las marcas internacionales, con efecto en España, que se han enumerado en los Antecedentes de Hecho.
A este respecto, a fin de determinar si se da o no este requisito, es preciso comparar la denominación textual de las marcas de la Demandante con el nombre de dominio. En este sentido, comparando ambos términos, es evidente que una diferencia reside en que el nombre de dominio incluye la palabra “Madrid” (topónimo o locativo), existiendo similitud en lo demás. Por otro lado, la parte dominante de las marcas de la Demandante es “Golden goose”, siendo que el nombre de dominio está compuesto fundamentalmente por estas dos palabras. Por consiguiente, el Experto entiende que la parte predominante de los Derechos Previos se reproduce en el nombre de dominio. Así, en Rockwool International A/S v. usrockwool.com / US Rockwool LLC, formerly US Fireproofing LLC, Caso OMPI No. D2013-1022.
Por otra parte, el hecho de que se añada a la parte predominante de los Derechos Previos la partícula locativa “Madrid”, no elimina la confusión similar referida. Así, en Advance Magazine Publishers Inc. v. Arena International Inc., Caso OMPI No. D2011-0203.
Por consiguiente, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
Respecto de la ausencia de derechos o intereses legítimos, la Demandante alega, inter alia, que el Demandado no es distribuidor o licenciatario suyo, ni ha sido conocido comúnmente bajo el término “Golden Goose”. La Demandante ha probado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el término en cuestión. Antes al contrario, la Demandante ha probado que ostenta Derechos Previos sobre el término “Golden Goose”, por lo que corresponde al Demandado demostrar la existencia de estos derechos o intereses legítimos. Así, B-Boy TV Ltd v. bboytv.com c/o Whois Privacy Service / Chief Rocka LTD, formerly named BreakStation LTD., Caso OMPI No. D2012-2006.
Por su parte, el Demandado no ha contestado las alegaciones de la Demandante.
Así las cosas, el Experto entiende que se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito establecido en el Reglamento se refiere a que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo usado de mala fe. El Reglamento establece una serie de circunstancias en las que cabe apreciar la existencia de la mala fe indicada.
En primer lugar, hay que señalar que la Demandante ha probado que el término “Golden Goose”, sobre el que posee Derechos Previos, ha adquirido una notable dimensión comercial, que se extiende a todo el mundo, como consecuencia de haber aparecido en revistas especializadas de moda como Elle, Vanity Fair o Vogue, entre otras, así como al haber desarrollado, además, una intensa actividad en redes sociales.
En segundo término, el Demandado ha ofrecido productos falsificados a través del nombre de dominio en disputa, creando la impresión en potenciales consumidores de que entre el Demandado y la Demandante existe una vinculación contractual de algún tipo.
Por otra parte, el hecho de que la Demandante haya adquirido una dimensión comercial significativa, incluso a escala mundial, permite albergar la convicción de que la posibilidad de confusión entre el nombre de dominio y los Derechos Previos de la Demandante haya sido buscada intencionadamente por el Demandado. Así, en Xbridge Limited v. Marchex Sales, Inc., Caso OMPI No. D2010-2069 o en Walgreen Co. v. Muhammad Azeem / Wang Zheng, Nicenic International Group Co., Limited, Caso OMPI No. D2016 1607.
Por ello, entiende el Experto que se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <goldengoosemadrid.es> sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 31 de enero de 2018