Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Madrid Xanadú 2003, S.L. c. Angel Goya Azanedo

Caso No. DES2015-0044

1. Las Partes

La Demandante es Madrid Xanadú 2003, S.L. con domicilio en Arroyomolinos, Madrid, España, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Angel Goya Azanedo con domicilio en Madrid, España, representado por deloyers abogados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <madridxanadu.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2015. El 18 de diciembre de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de diciembre de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de enero de 2016. El 18 de enero de 2016 el Demandado solicitó una ampliación de plazo de dos días para entregar su Escrito de Contestación. El 19 de enero de 2016 el Centro invitó al Demandante de presentar sus comentarios sobre la posibilidad de conceder una ampliación de plazo al Demandado. El 19 de enero de 2016 la Demandante contestó que no veía ninguna razón para que sea concedida la ampliación de plazo solicitada. No obstante, el 19 de enero de 2016, el Centro concedió dos días adicionales para entregar el Escrito de Contestación. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de enero de 2016.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 27 de enero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

La marca MADRID XANADU es utilizada por la Demandante para designar un centro comercial situado en Madrid que contiene la única pista de nieve cubierta en España.

El nombre de dominio en disputa <madridxanadu.es> fue registrado el 10 de noviembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <madridxanadu.es> es idéntico a la marca de su titularidad MADRID XANADU.

Asimismo, mantiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Fundamenta su alegación en el hecho de que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido por la denominación “Madridxanadu”. Apoya este requisito, igualmente, en el hecho de que el Demandado carece de derechos marcarios sobre la denominación “Madridxanadu”, así como por la importancia de la marca MADRID XANADU y su centro comercial.

Finalmente, sostiene la Demandante que habida cuenta del valor de marca notoria del signo distintivo MADRID XANADU el Demandado actuó consciente de esta circunstancia y, consecuentemente, actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa.

Además, considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con la intención de hacer creer a los usuarios de Internet que tras él se encontraba la Demandante. Igualmente, considera que la “mera tenencia pasiva” de un nombre de dominio puede ser una circunstancia acreditativa de la mala fe, especialmente cuando se trata de una marca notoria.

B. Demandado

Sostiene el Demandado que los registros marcarios de la Demandante no constituyen derechos previos pues nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa de modo que se pueda crear confusión con las marcas o actividad propia de la Demandante. Además, considera que las marcas registradas no tienen la capacidad expansiva o de bloqueo que abarque a cualquier actividad económica o de negocios, sino que están limitadas por las clases de la clasificación de Niza en las que se inscriben.

Niega, por tanto, que puedan existir razones para la reclamación. Máxime cuando la Demandante ha dejado transcurrir más de diez años para iniciar los trámites de la reclamación. Además, rechaza la reclamación ante la ausencia de cualquier riesgo de confusión por la actividad que pretende realizar el Demandado.

Considera que la utilización de los términos “Madrid”, “Xanadu”, o la conjunción de ambos “Madridxanadu” son susceptibles de ser utilizados tanto en Madrid como en su comunidad, en numerosos tipos de negocios en actividades que él pueda llegar a desarrollar en el futuro.

Niega los resultados aportados por la Demandante en cuanto a al posicionamiento de su web. Considera que tales resultados sólo ponen de manifiesto la existencia de una estrategia de SEO o SEM que sólo crean una apariencia del sitio web. Niega, igualmente, que las reseñas de prensa aportadas al expediente pongan de manifiesto una actividad empresarial de cierta envergadura. Sin embargo, a continuación reconoce que la actividad empresarial de la Demandante es de envergadura pero rechaza que esa circunstancia suponga una patente de corso para bloquear y limitar otras iniciativas empresariales que él pueda desarrollar bajo el nombre de dominio en disputa <madridxanadu.es> en el momento que considere oportuno.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, rechaza las alegaciones de la Demandante. Considera que la Demandante no ha probado lo siguiente: por un lado, que la denominación “Madridxanadu” tuviera el reconocimiento de marca notoria y, por otro lado, que el Demandado, siendo conocedor de dicho reconocimiento, hubiese procedido a conciencia al registro.

Cuestiona la posibilidad de que la mera actividad de un centro comercial pueda otorgar notoriedad a una denominación y que el éxito (que niega por no haber sido probado en el expediente) sea suficiente para argumentar que haya de ser conocido de manera general.

Por lo demás y, en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, opina el Demandado que habida cuenta de la no utilización del nombre de dominio en disputa no es posible entender que haya existido intención por su parte con el ánimo de confundir a los usuarios o consumidores, tal y como pretende la Demandante.

Defiende el uso pasivo del nombre de dominio en disputa pues no ha aparcado el nombre de dominio en disputa en un parking con intención de venta. Además, apoya un uso pasivo legítimo por entender que el no uso es y puede ser legítimo en las circunstancias del presente caso.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha probado, a satisfacción del Experto, ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento. Por tanto, el análisis comparativo entre la marca MADRID XANADU y el nombre de dominio en disputa <madridxanadu.es> conlleva a declarar la reproducción integra de la marca en el nombre de dominio en disputa.

Consecuentemente, se declara cumplido el primero de los requisitos del Reglamento por existir identidad entre el Derecho previo y el nombre de dominio en disputa hasta el punto de causar confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado probado que el Demandado ni se llama “Madridxanadu”, ni es conocido por dicho término. Igualmente, ha quedado probado que no dispone de registro marcario sobre dicho término. Con base en estas pruebas, en opinión de este Experto la Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Así, aunque corresponda a la Demandante la carga de la prueba, dado que la Demandante ha acreditado, al menos prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, depende del Demandado demostrar lo contrario. Sin embargo, éste no aporta prueba alguna que sirva para fundar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Tampoco aporta indicios que puedan indicar la utilización anterior del nombre de dominio en disputa o incluso actos preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios. Antes al contrario, el Demandado reconoce no haber utilizado el nombre de dominio en disputa aunque insiste en su intención de uso sine die a la vista del potencial del nombre de dominio en disputa.

Por tanto, a la vista de que el Demandado (i) no es conocido ni denominado por el término “Madridxanadu”; (ii) no tiene derechos previos sobre el término “Madridxanadu”; (iii) ha reconocido la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa; (iv) la falta de prueba de proyectos sobre el nombre de dominio en disputa; (v) el registro del nombre de dominio en disputa por diez años, no cabe reputar que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El registro de un nombre de dominio puede ser calificado como de mala fe atendiendo a las circunstancias, cuando existan pruebas o indicios de un conocimiento previo de los derechos de la Demandante. En opinión de este Experto, la posibilidad de concluir que el Demandado tenía un conocimiento anterior de los Derechos Previos de la Demandante se fundamenta especialmente en el carácter notorio de la marca MADRID XANADU.

Sin embargo, existen otros indicios como son la difusión de la marca o, el domicilio del solicitante del registro, entre otros, que pueden ser tomados en cuenta para avalar tal conclusión. En este sentido, Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001. Además, el Demandado reconoce que la Demandante desarrolla una actividad empresarial de envergadura e igualmente reconoce su inversión en publicidad on line. Además, la Demandante aporta indicios evidentes de esa difusión cuanto menos mediática en relación no sólo a su actividad propiamente dicha, sino también en relación a diferentes facetas e incidentes de su actividad que determinan una gran difusión de la marca. Las diferentes publicaciones en los periódicos El Mundo, El País y el Abc avalan la difusión.

Por lo demás, ambas partes residen en la Comunidad de Madrid.

Y, finalmente, la falta de uso actual y pasado del nombre de dominio en disputa, habiendo estado el mismo registrado por más de 10 años, no puede hacernos sino más que reiterarnos en la convicción de la mala fe del Demandado por cuanto un uso pasivo, en el presente caso y atendiendo a las presentes circunstancias, es prueba palpable de la mala fe del registro y uso del nombre de dominio en disputa (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).

En definitiva, se declara cumplido el tercero de los requisitos del artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <madridxanadu.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 9 de febrero de 2016

¹ Oficina de Armonización del Mercado Interior