WIPO Arbitration and Mediation Center
EXPERTENENTSCHEID
DPA Microphones A/S v. Gotham AG
Verfahren Nr. DCH2018-0002
1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist DPA Microphones A/S aus Gydevang, Dänemark, vertreten durch Weinmann Zimmerli, Switzerland.
Die Gesuchsgegnerin ist Gotham AG aus Dietikon, Schweiz, vertreten durch Schoch Jaeggi Hoch, Schweiz.
2. Streitige Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <dpamicrophones.ch> (nachfolgend der „streitige Domainname”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Die Domainvergabestelle ist switchplus AG.
3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 11. Januar 2018 per E-Mail und am 12. Januar 2018 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch“ und „.li“ Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 15. Januar 2018 bestätigte die Domainvergabestelle, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 19. Januar 2018 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 8. Februar 2018. Nach Antrag der Gesuchsgegnerin wurde die Frist zur Einreichung einer Gesuchserwiderung bis zum 12. Februar 2018 verlängert.
Die Gesuchserwiderung traf am 12. Februar 2018 beim Zentrum ein. Am 13. Februar 2018 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin vom 12. Februar 2018, worin die Gesuchsgegnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte. Am 19. Februar reichte die Gesuchstellerin eine Zusatzeingabe ein. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 23. März 2018 mit, dass die Schlichtungsverhandlung, welche am 23. März 2018 stattfand, nicht zu einem Vergleichsschluss geführt habe.
Am 28. März 2018 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 5. April 2018 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine Aktiengesellschaft, welche im dänischen Handelsregister eingetragen ist und Mikrophone und andere Audioprodukte im High-End-Bereich herstellt und weltweit über ihre Distributionspartner vertreibt. Nach eigenen Angaben ist die Gesuchstellerin seit 1992 auch in der Schweiz tätig. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Europäischen Unionsmarke Nr. 000781195 für DPA MICROPHONES, eingetragen am 4. Oktober 1999 sowie der Internationalen Registrierung („IR“) Nr. 1165226, eingetragen am 24. Mai 2013, deren Schutzwirkung per 15. Juni 2017 auf die Schweiz erstreckt wurde. Geschützt werden die Marken insbesondere bezüglich Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (Klasse 9).
Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, deren Hauptzweck gemäss Handelsregister der „Handel mit und die Fabrikation von ton- und videotechnischen Geräten und Zubehör sowie zugehörige Bauteile“ ist.
Die Parteien schlossen am 29. November 2005 einen Alleinvertriebsvertrag, wonach die Gesuchsgegnerin in der Schweiz die exklusive Händlerin für die Produkte der Gesuchstellerin war und dieser zu bedeutenden Umsätzen verhalf. Die Gesuchstellerin macht geltend, den Alleindistributionsvertrag mit Schreiben vom 15 Februar 2016 mit Wirkung per 28. Februar 2017 ordentlich gekündigt zu haben. Die Gesuchsgegnerin bestreitet die Gültigkeit der Kündigung. Derzeit vertreibt die Gesuchstellerin ihre Produkte in der Schweiz über 13 andere Vertragshändler.
Der streitige Domainname, <dpamicrophones.ch>, wurde am 14. September 2011 registriert und führt zu einer Website, über welche die Gesuchsgegnerin Audioprodukte der Gesuchstellerin und anderer Hersteller zum Verkauf anbietet.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Die Gesuchstellerin hält eine lauterkeits-, namens- und markenrechtlich geschützte Position am Zeichen DPA MICROPHONES. Dieses Zeichen verfügt über eine originäre Kennzeichnungskraft, welche durch die langjährige und intensive Vertriebstätigkeit der Gesuchstellerin in der Schweiz massgeblich erhöht wurde. Im hochspezialisierten Markt für High-End-Mikrophone und andere Audioprodukte wird das Zeichen vom durchschnittlichen Abnehmer ohne Weiteres mit der Gesuchstellerin in Verbindung gesetzt.
Der streitige Domainname ist, abgesehen von der country code Top-Level Domain („ccTLD“) „.ch“, identisch mit dem geschützten Kennzeichen DPA MICROPHONES der Gesuchstellerin. Auch vertreibt die Gesuchsgegnerin unter der entsprechenden Website genau jene Produkte, für welche das Kennzeichen der Gesuchstellerin Schutz geniesst, und verwendet dabei das offizielle Logo der Gesuchstellerin. Nachdem die Gesuchsgegnerin nicht mehr Vertragshändlerin für die Gesuchstellerin ist, schafft die Verwendung des streitigen Domainnamens sowie des Logos eine lauterkeits- und namensrechtlich unzulässige Verwechslungsgefahr, da das Publikum davon ausgeht, hinter der Website und den angebotenen Produkten stünde die Gesuchstellerin oder ein von ihr autorisierter Händler.
Die Verwendung des streitigen Domainnamens lässt sich nicht durch den zwischen den Parteien geschlossenen Vertriebsvertrag legitimieren. Dieser wurde mit Schreiben des dänischen Rechtsvertreters der Gesuchstellerin vom 15. Februar 2016 mit Wirkung per 28. Februar 2017 unter Einhaltung der vertraglich vorgesehenen Form und Fristen ordentlich gekündigt, und die Gesuchsgegnerin hat den Erhalt des Kündigungsschreibens bestätigt. Entgegen den Vorbringen der Gesuchsgegnerin, ist weder nach dänischem noch nach schweizerischem Recht erforderlich, dass der dänische Rechtsvertreter der Gesuchstellerin schriftlich bevollmächtigt wurde.
Abgesehen von seiner Kündigung sah der Vertriebsvertrag ohnehin nicht die Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens vor. Die Gesuchstellerin tolerierte die Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens während des bestehenden Vertragsverhältnisses aus reiner Kulanz. Auch kann sich die Gesuchsgegnerin nicht auf das vertraglich statuierte Abverkaufsrecht (Art. 21 des Vertriebsvertrages) oder auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen. Diese gewähren ihr zwar das Recht, die auf den Produkten befindliche Marke zu verwenden, soweit dies für den Vertrieb erforderlich ist, was jedoch nicht auch die Verwendung des streitigen Domainnamens abdeckt.
Angesichts der Tatsache, dass die Gesuchsgegnerin unter dem streitigen Domainnamen auch Produkte von Drittanbietern vertreibt, ist die Verwendung des streitigen Domainnamens sachlich nicht gerechtfertigt. Die Gesuchsgegnerin hat ihre Bereitschaft signalisiert, den Domainnamen an die Gesuchstellerin zu verkaufen. Dies zeigt, dass sie auf den Domainnamen nicht angewiesen ist, sondern nur in böswilliger Weise davon profitieren möchte.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat zusammengefasst Folgendes erwidert:
Die Gesuchsgegnerin bestreitet die gültige Auflösung des Alleindistributionsvertrages per 28. Februar 2017. Die von der Gesuchstellerin behauptete Kündigung ist in formeller Hinsicht nicht gültig, da sie durch einen Rechtsanwalt ausgesprochen wurde, der über keine Vollmacht der zeichnungsberechtigten Organe der Gesuchstellerin verfügt. Zudem bestreitet die Gesuchsgegnerin den Erhalt des Kündigungsschreibens.
Selbst wenn der Vertriebsvertrag aufgelöst worden wäre, dürfte die Gesuchsgegnerin den streitigen Domainnamen weiterhin benutzen, ohne dass dies eine Marken-, Namens- oder Lauterkeitsrechtsverletzung darstellen würde. Die Gesuchsgegnerin hat den streitigen Domainnamen registriert, bevor die Marke der Gesuchstellerin international registriert und deren Schutzwirkung auf die Schweiz ausgedehnt wurde.
Zudem ist die Gesuchsgegnerin gemäss Art. 21 Abs. 2 des Vertriebsvertrages auch nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten der Gesuchstellerin das entsprechende Logo zu verwenden. Da die Marke rein produktbezogen verwendet wird, liegt kein unlauteres Verhalten und auch keine Namensrechtsverletzung seitens der Gesuchsgegnerin vor.
Selbst wenn die Gesuchsgegnerin nicht berechtigt wäre, den streitigen Domainnamen weiterhin zu nutzen, rechtfertigt sich keine Übertragung desselben auf die Gesuchstellerin, sondern die Gesuchsgegnerin könnte höchstens verpflichtet werden, den Domainnamen zu löschen.
6. Entscheidungsgründe
6.1. Zusatzeingabe der Gesuchstellerin
Nachdem die Gesuchsgegnerin in der Gesuchserwiderung den Erhalt des Kündigungsschreibens vom 15. Februar 2016 bestritten hatte, reichte die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 19. Februar 2018 drei zusätzliche Belege ein, wonach das besagte Kündigungsschreiben der Gesuchsgegnerin per E-Mail und Fax zugesandt worden war.
Gemäss Paragraph 21(c) des Verfahrensreglements liegt es im Rahmen der allgemeinen Befugnisse des Experten, weitere Darlegungen oder Schriftstücke zuzulassen. Der Experte hält jedoch fest, dass die Berücksichtigung der zusätzlichen Eingabe der Gesuchstellerin nicht ausschlaggebend für die Entscheidung des Experten war.
6.2. Materielles
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt nach Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) die Gesuchsgegnerin keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
A. Bestand von schweizerischen Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Europäischen Unionsmarke DPA MICROPHONES, welche am 4. Oktober 1999 registriert wurde und welche als IR-Marke per 15. Juni 2017 auch für die Schweiz gilt.
Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis von schweizerischen Kennzeichenrechten gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.
B. Die Registrierung und/oder die Verwendung des Domainnamens ist eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
(a) Unlauterer Wettbewerb
Gemäss einem bundesgerichtlichen Leitentscheid haben Domainnamen gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand zu halten und unterstehen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245, E. 2). Die Verwendung eines fremden Zeichens als eigenen Domainnamen ist daher unlauter i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wenn diese Verwendung zu einer Verwechslungsgefahr führt (BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 189). Dabei genügt nach Auffassung des Bundesgerichts die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, d.h. eine Verwechslungsgefahr bereits in dem Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und den Domainnamen in der Erwartung anwählt, darunter bestimmte Informationen zu finden (BGE 127 III 160, E. 2a; BGE 122 III 382 E. 1).
Nach eigenen Angaben der Gesuchstellerin, welche von der Gesuchsgegnerin nicht bestritten wurden, hat die Gesuchstellerin seit 1992 durch ihre Vertragspartner eine Marktpräsenz in der Schweiz unter dem Zeichen DPA MICROPHONES und hat eine gewisse Bekanntheit bei den durchschnittlichen Abnehmern von Audioprodukten erlangt. Die Gesuchstellerin besitzt somit eine schutzwürdige Marktposition. Die Verwendung des streitigen Domainnamens, welcher mit dem Kennzeichen der Gesuchstellerin identisch ist, ist nach Ansicht des Experten grundsätzlich geeignet, beim durchschnittlichen Abnehmer die Fehlvorstellung zu erwecken, hinter der entsprechenden Website stünde die Gesuchstellerin selbst, und dadurch eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu schaffen.
Es stellt sich sodann die Frage, ob Rechtfertigungsgründe vorliegen, welche die Verwendung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin legitimieren.
Die Gesuchsgegnerin trägt erstens vor, die Registrierung des streitigen Domainnamens sei früher erfolgt als die Ausdehnung der IR-Marke auf die Schweiz. Allerdings ist für die lauterkeitsrechtliche Beurteilung nicht die Registrierung der Marke, sondern die Gebrauchspriorität des Zeichens im schweizerischen Geschäftsverkehr massgebend (BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 62; BGE 129 III 353). Die Gesuchstellerin hat nachgewiesen, dass sie ihre Produkte seit über 25 Jahren unter dem Zeichen DPA MICROPHONES in der Schweiz vertreibt und somit das Zeichen prioritär im Geschäftsverkehr gebraucht hat.
Als zweites stellt sich die Frage, ob sich die Registrierung und Verwendung des Domainnamens durch die Existenz des Alleinvertriebsvertrages zwischen den Parteien rechtfertigen lässt. Art. 21 Abs. 1 dieses Vertrages (Gesuchsbeilage 7) sieht jedoch einzig und allein vor, dass die vertriebenen Produkte die Marke der Gesuchstellerin zu tragen haben. Dies gilt nach Art. 21 Abs. 2 des Vertrages auch für verbliebene Lagerbestände, die nach einer allfälligen Auflösung des Vertrages abzuverkaufen sind. Die Gesuchstellerin trägt zu Recht vor, dass dies nicht auch das Recht der Gesuchsgegnerin mitumfasst, den streitigen Domainnamen zu registrieren und/oder gegen den Willen der Gesuchstellerin zu verwenden. Da die Gesuchsgegnerin aus dem Alleinvertriebsvertrag kein Recht zur Verwendung des streitigen Domainnamens ableiten kann, kann die Frage nach der gültigen Kündigung dieses Vertrages per 28. Februar 2017 nach Ansicht des Experten offen bleiben.
Somit ergibt sich eine lauterkeitsrechtliche Verletzung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.
(b) Namensrecht
Die Gesuchstellerin ist als dänische Gesellschaft im dänischen Handelsregister eingetragen. Bei fehlendem Eintrag im schweizerischen Handelsregister kann sich die Gesuchstellerin nicht auf den Firmenschutz berufen, allerdings kommt hier das Namensrecht gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB i.V.m. Art. 33 Abs. 2 und Art. 33 Abs. 2 subsidiär zur Anwendung (BGE 90 II 461 E. 2). Voraussetzung für eine Namensrechtsverletzung ist eine unbefugte Namensanmassung durch einen Dritten. Entscheidend ist dabei, ob eine allfällige Verwechslungsgefahr des streitigen Domainnamens mit dem Namen besteht (BGE 116 II 469 E. 3a und b).
Da der Name der Gesuchstellerin, DPA MICROPHONES, in der Schweiz unter den Ziel-Abnehmern eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, werden interessierte Kunden unter dem Domainnamen <dpamicrophones.ch> erwarten, dass dieser der Gesuchstellerin gehört. Zwar vertreibt die Gesuchsgegnerin auf der entsprechenden Website unter anderem Produkte der Gesuchstellerin, aber eine Beeinträchtigung und Verletzung des Namensrechts der Gesuchstellerin liegt gleichwohl vor, weil dieser die Kontrolle über diesen Domainnamen ohne einen Rechtfertigungsgrund entzogen wurde.
Somit besteht auch eine Verletzung des Namensrechts der Gesuchstellerin.
C. Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung
Die gemäss Akten vorliegenden Rechtsverletzungen rechtfertigen die Übertragung des streitigen Domainnamens auf die Gesuchstellerin.
7. Entscheidung
Aus den dargelegten Gründen entscheidet der Experte, den streitigen Domainnamen <dpamicrophones.ch> gemäss Paragraf 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 19. April 2018