Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Google LLC c. Antonio Valle / INDOMOMKD, INDOMOMKD
Caso No. D2020-2874
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, con domicilio en Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Antonio Valle / INDOMOMKD, INDOMOMKD, con domicilio en España.
2. El Nombre de Dominio y el/los Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <googlefirstposition.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Acens Technologies, S.L.U.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2020. El 30 de octubre de 2020 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de noviembre de 2020, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de noviembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de noviembre de 2020. El Demandado envió comunicaciones informales al Centro el 4 de noviembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de diciembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, fundada en septiembre de 1998 por Sergey Brin y Larry Page, es una empresa subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., la cual desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y tecnologías inteligentes.
La Demandante es mundialmente conocida por su motor de búsqueda de contenido en Internet que lleva por nombre Google. El motor de búsqueda de la Demandante mantiene una de las recopilaciones de contenido indexado en línea más importantes del mundo.
La Demandante ofrece también otros productos y servicios como la suite ofimática Google Drive, el correo electrónico GMail, el navegador de Internet Google Chrome, las herramientas en línea Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube, entre otros.
La Demandante lidera también el desarrollo del sistema operativo basado en Linux, Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en gafas de realidad aumentada.
La Demandante tiene registrada la marca GOOGLE dentro y fuera de Europa, como acredita con los certificados de registro siguientes:
Marca de la Unión Europea (Reg. No. 1104306) que ampara el signo GOOGLE con relación a productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 del nomenclador internacional de marcas. Fecha de registro: 7 de octubre de 2005.
Marca de la Unión Europea (Reg. No. 4316642) que ampara el signo GOOGLE con relación a productos y servicios de las clases 16, 25 y 35 del nomenclador internacional de marcas. Fecha de registro: 18 de abril de 2006.
Marca internacional (Reg. No. 881006) que ampara el signo GOOGLE (Marca figurativa) en España, la Unión Europea, Australia, Bulgaria, Belarús, China, Francia, República de Corea, Croacia, Islandia, Japón, Kenia, Montenegro, República de Moldova, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Federación de Rusia, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, y Ucrania, con relación a productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 del nomenclador internacional de marcas. Fecha de registro: 12 de enero de 2006.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de abril de 2020 y desde entonces no está asociado a ningún sitio Web activo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. El motor de búsqueda de contenido en Internet de la Demandante es uno de los más usados del mundo;
ii. GOOGLE es una marca de renombre en España y a nivel mundial como lo evidencian diversos rankings de marcas o empresas;
iii. El nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca GOOGLE de la Demandante;
iv. La adición de los términos “first position” no sirve para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca GOOGLE de la Demandante, como tampoco sirve para tal efecto la extensión “.com” al ser un requisito de registro estándar;
v. El nombre de dominio en disputa crea confusión visual y fonéticamente con la marca GOOGLE de la Demandante;
vi. La reputación mundial de la marca GOOGLE de la Demandante es evidencia inequívoca de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa;
vii. El Demandado incorporó al nombre de dominio en disputa la marca GOOGLE sin autorización o licencia de la Demandante;
viii. No existe prueba alguna de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa;
ix. Una búsqueda de la Demandante en la base de datos “todo en uno” TMVIEW de la EUIPO no revela la existencia de marca alguna a nombre del Demandado;
x. Dada la importancia global de los productos de la Demandante, es de asumirse que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de que al usar la marca renombrada GOOGLE los usuarios que visiten la dirección electrónica “www.googlefirstposition.com” asumirán que esta última es operada por la Demandante;
xi. La mala fe del Demandado es evidente también porque el nombre de dominio en disputa se registró mucho después de que la Demandante adquiriera derechos sobre su marca GOOGLE;
xii. Considerando la reputación de la marca GOOGLE de la Demandante, no existe una explicación plausible que justifique el uso de la marca de la Demandante dentro del nombre de dominio del Demandado;
xiiii. El nombre de dominio en disputa no soporta ningún sitio Web activo. Sin embargo, la opinión consensuada de los expertos del Centro es en el sentido de que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede configurar mala fe para efectos de la Política;
xiv. El nombre de dominio en disputa parece sugerir que este será usado en conexión con una herramienta para garantizar la primera posición en Google, lo cual es engañoso.
B. Demandado
El Demandado no contestó la Demanda. En sus comunicaciones informales al Centro, el Demandado señaló: “Háganme saber el procedimiento para transferir a Google El citado dominio”, “Indíquenos el procedimiento a seguir para la transferencia a Google LLC del dominio en litigio” y “Vuelvo a repetir. En breve remitiré a este correo el AUTHCODE A GOOGLE PARA EL TRASPASO DEL DOMINIO”.
6. Debate y conclusiones
A. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
B. Identidad o similitud confusa
De acuerdo con el párrafo 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar al cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, mas no así con respecto a la forma en que dicho signo identificador se usa dentro del portal correspondiente.
La Demanda está fundada en registros de la marca GOOGLE concedidos por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) el 7 de octubre de 2005 (Reg. No. 1104306) y el 18 de abril de 2006 (Reg. No. 4316642), así como en el registro internacional No. 881006 de la marca GOOGLE otorgado el 12 de enero de 2006 por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que administra el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.
Al comparar los signos en pugna, el Experto reconoce de inmediato la marca GOOGLE de la Demandante dentro del nombre de dominio <googlefirstposition.com>, aun cuando este último incluye los términos ‘firstposition’, que son claramente descriptivos en idioma inglés,1 lo que supone una similitud confusa para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa se satisface el primer requisito de la Política, a pesar de que dicha marca esté acompañada de términos descriptivos).
El dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” es intrascendente a efectos del presente análisis de confusión. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0”, donde se da cuenta que los gTLD son requisitos de registro estándar y por tanto no deben ser tomados en cuenta para determinar si el nombre de dominio en disputa se confunde o no con la marca del demandante.
De lo anterior se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca GOOGLE de la Demandante.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Ante la falta de contestación a las alegaciones de la Demandante, el Experto está facultado para inferir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (la ausencia de contestación a la demanda por parte del Demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa).
En todo caso, incumbe a la Demandante acreditar prima facie que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones de la Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan. Ver Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo, Caso OMPI No. D2017-0667 (la demandante requiere alegar que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
La Demandante alega que la reputación mundial de su marca GOOGLE y la falta de autorización del Demandado para usar la marca GOOGLE en el nombre de dominio en disputa son pruebas inequívocas de que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos conforme a la Política.
La Demandante afirma también que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni existe una marca registrada del Demandado que tenga por objeto el nombre de dominio en disputa, como tampoco ha existido relación alguna entre el Demandado y la Demandante.
A juicio del Experto, estas alegaciones y afirmaciones se apoyan en las pruebas documentales anexas a la Demanda. Las pruebas, alegaciones y afirmaciones de referencia se estiman por tanto idóneas y suficientes para tener por satisfecha la carga mínima probatoria que le corresponde a la Demandante bajo este requisito.
El Demandado no desvirtuó las afirmaciones, alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante, y consecuentemente, este Experto presume que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
El abuso del Demandado de la marca GOOGLE de la Demandante, según determina este Experto en el apartado 6.D infra, descarta la existencia de derechos e intereses legítimos del Demandado conforme a la Política. Ver sección 2.15.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (no ha lugar a reconocer derechos o intereses legítimos cuando existan indicios suficientes que acrediten la mala fe del demandado en términos del párrafo 4.a.iii de la Política).
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone a la Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
En términos generales, la mala fe se produce cuando el demandado abusa o toma ventaja indebida de la marca del demandante. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
Incontables medios de información refieren que Google surgió de un error ortográfico al escribir “googol” (gúgol en español), un término matemático que representa la cantidad de 1 seguida de 100 ceros, y que los fundadores de la Demandante asociaron a la ingente cantidad de información disponible en Internet que el motor de búsqueda de la Demandante es capaz de procesar.2
El nombre Google es tan popular que incluso hay quien lo usa como verbo: googlear (to google, en inglés). De hecho, el diccionario en inglés Merriam-Webster, incluyó el término Google en 2006 y lo define como “utilizar el motor de búsqueda de Google para obtener información sobre algo o alguien en la World Wide Web”.3
Al ser un término creado por la Demandante con el propósito de servirle de marca, GOOGLE goza del más amplio ámbito de protección contra su uso no autorizado.4
En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Demandado, quien está domiciliado en España, se apropió indebidamente de un nombre de dominio que reproduce íntegramente una marca renombrada en España como lo es GOOGLE. Ver Google LLC c. Ibon Del Olmo, Caso OMPI No. DES2020-0036 (GOOGLE es una marca de indudable carácter renombrado que es conocida ampliamente no solo en España sino también en una parte significativa del mundo).
La detentación pasiva de un nombre de dominio no es impedimento para que se actualice el supuesto de mala fe previsto en la Política. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
En el caso concreto, el Experto estima que, la mera existencia de la dirección electrónica “www.googlefirstposition.com” diluye el carácter distintivo de la marca renombrada GOOGLE en el ciberespacio, toda vez que los usuarios de Internet asumen que cualquier página electrónica con el nombre ‘Google’ pertenece a la Demandante, por lo que la dirección electrónica asociada al nombre de dominio en disputa, al no haber sido obtenida por la Demandante, es engañosa en sí misma. Además, la elección de los términos ‘firstposition’ al lado de la marca GOOGLE confirma el propósito del Demandado de hacerse pasar por la Demandante porque en el contexto del modelo de negocio de la Demandante, los clientes de esta buscan posicionar sus anuncios publicitarios “en la primera posición” de los resultados que arroje el motor de búsqueda de la Demandante.5
Por otro lado, la ausencia de un sitio Web activo no impide al Demandado usar el nombre de dominio en disputa en correos electrónicos que aparenten provenir de la Demandante con el fin de engañar o defraudar a sus destinatarios.
El rechazo del Demandado a recibir la notificación de inicio de procedimiento en su domicilio registrado en WhoIs6 es un indicio adicional de mala fe para efectos de la Política.
En vista de la totalidad de las circunstancias del caso, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, y se ha venido utilizando de mala fe.
En consecuencia, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <googlefirstposition.com> sea transferido a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 23 de diciembre de 2020
1 Los cuales se traducen literalmente al español como “primera posición”.
2 “https://www.muyinteresante.com.mx/sociedad/significado-palabra-google/”
3 “https://www.merriam-webster.com/dictionary/google”
4 Una marca inventada se ubica en el extremo más fuerte del espectro (también llamado jerarquía de marcas) porque es intrínsecamente distintiva. Ver INTA’s Fact Sheet on “Trademark Strength” at “www.inta.org/fact-sheets/trademark-strength/”
5 Does the First Position on Google Really Matter? “https://www.acquisio.com/blog/agency/does-first-position-really-matter/”
6 Así lo confirma el reporte de la empresa DHL enviado al Centro el 6 de noviembre de 2020.