WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Franz Schädler GmbH v. Jens Nicolaysen

Verfahren Nr. D2014-0194

1. Die Parteien

Die Beschwerdeführerin ist Franz Schädler GmbH aus Ulm, Deutschland, vertreten durch Rechtsanwälte Anhäusser Unger & Bergien, Deutschland.

Der Beschwerdegegner ist Jens Nicolaysen aus Ahrensburg, Deutschland, vertreten durch Nesselhauf Rechtsanwälte, Deutschland.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <bugtogo.com> (der „streitige Domainname“) ist bei Tucows Inc. (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (dem „Zentrum“) am 7. Februar 2014 auf Deutsch und auf Englisch per E‑Mail ein. Am 7. Februar 2014 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 7. Februar 2014 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrativer Ansprechpartner für den streitigen Domainnamen ist.

Nach Auskunft der betreffenden Domainvergabestelle, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung für den streitigen Domainnamen Englisch sei, wurde die Beschwerdeführerin gebeten, mindestens eine der folgenden Optionen zu wählen: 1) ausreichenden Nachweis einzureichen über eine Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner, dass die Verfahrenssprache Deutsch sei; 2) die Beschwerde auf Englisch (im Ganzen) oder auf Deutsch (im Ganzen) übersetzt einzureichen; 3) einen Antrag zu stellen, dass die Verfahrenssprache Deutsch sein soll. In Antwort auf eine Mitteilung des Zentrums vom 20. Februar 2014 betreffend formale Mängel der Beschwerde übermittelte die Beschwerdeführerin am 24. Februar 2014 eine Ergänzung und übersetzte Beschwerde auf Deutsch und stellte zudem den Antrag, dass die Verfahrenssprache Deutsch sei.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die ergänzende übersetze Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“ oder UDRP als Abkürzung in Englisch), den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (den „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.

Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 28. Februar 2014 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 20. März 2014. Am 20. März 2014 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeerwiderung auf Deutsch ein.

Das Zentrum bestellte Stephanie G. Hartung am 26. März 2014 als Beschwerdepanel. Das Beschwerdepanel stellte fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben.

Am 2. April 2014 reichte die Beschwerdeführerin einen weiteren Schriftsatz ein.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, welches Schädlingsbe-kämpfungsmittel vertreibt.

Die Parteien hatten mit Wirkung zum 1. Januar 2010 einen „Vertrag über das Hosting eines Internet-Shop-Systems Bug to Go“, konkret eines Online-Shops zum Angebot von Betriebshygiene- und Schädlingsbekämpfungsmitteln unter der Internetadresse „www.bugtogo.de“ geschlossen. Ausweislich eines „Leistungsscheins“ zu diesem Vertrag zeigten weitere Internetadressen ebenfalls auf diesen Online-Shop, ohne dass die jeweiligen Domainnamen und ihre Einrichtung Bestandteil des Hosting-Vertrages zwischen den Parteien waren. Dieser Hosting-Vertrag wurde durch Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Dezember 2012 mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 gekündigt.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke (Wort-/Bildmarke) BUGTOGO (HABM 011448461), angemeldet am 21. Dezember 2012 und eingetragen am 7. Mai 2013 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 5, 6, 21 sowie 35.

Der streitige Domainname <bugtogo.com> wurde am 1. Mai 2007 registriert und verlinkt derzeit auf eine Website unter www.bugtogo.com“, ausweislich derer die Beschwerdeführerin einen Kammerjäger-Online-Shop unter der Bezeichnung „bugtogo.com“ betreibt.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin behauptet, seit dem Jahre 2009 in Deutschland ein Schädlingsbekämpfungsmittel unter dem Namen „bugtogo“ zu vertreiben.

Die Beschwerdeführerin trägt weiterhin vor, Inhaberin der Domainnamen <bugtogo.de> sowie <bugtogo.at> zu sein. Die Beschwerdeführerin hat Auszüge aus den entsprechenden WhoIs-Registern vorgelegt, wonach diese Domainnamen eingetragen sind für eine „Schädler GmbH“ bzw. „Schaedler GmbH“ als Organisation sowie eine „S. Mühleisen-Schädler“ bzw. „S. Muehleisen-Schaedler“ als namentlich benannte Person unter der postalischen Anschrift der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, ihr stünden mit Blick auf den Vertrieb des Schädlingsbekämpfungsmittels „bugtogo“ seit 2009 in Deutschland sowie wegen der Inhaberschaft der Domainnamen <bugtogo.de> sowie <bugtogo.at> Markenrechte an der Bezeichnung „bugtogo“ in Deutschland als geschütztes Unternehmenskennzeichen im Sinne des Paragrafen 5 Abs.2 MarkenG zu.

Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass zwischen ihrer Marke BUGTOGO und dem streitigen Domainnamen phonetische, schriftbildliche und begriffliche Übereinstimmung gegeben ist und folglich Identität im Sinne der Richtlinie besteht.

Die Beschwerdeführerin führt weiterhin aus, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen zustünden. Die Beschwerdeführerin hatte mit dem Beschwerdegegner einen Webhosting-Vertrag über den streitigen Domainnamen geschlossen, es sei aber nie gewünscht oder vereinbart gewesen, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen auf seinen eigenen Namen registriert, sondern vielmehr auf den Namen der Beschwerdeführerin. Der Beschwerdegegner weise auf der Seite „www.bugtogo.com“ keinen eigenen Content auf. Seit der Vertragsbeendigung durch die Beschwerdeführerin werde diese Seite auch nicht mehr durch diese „befüllt“ und liege daher still. Dies führe zu einer Nichtbenutzung des streitigen Domainnamens über einen längeren Zeitraum, woraus unmittelbar das Fehlen eigener Rechte oder berechtigter Interessen des Beschwerdegegners an dem streitigen Domainnamen folge.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen schließlich auch bösgläubig registriert. Eine Vermutung für die Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners folge u.a. aus der mangelnden Benutzung („passive holding“) des streitigen Domainnamens. Es sei davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner diesen vorrangig in der Absicht registriert oder erworben habe, um ihn gegen ein Entgelt zu veräußern. Die Beschwerdeführerin selbst habe stets angenommen, dass der Beschwerdegegner im Rahmen des Hosting-Vertrages den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin registriert hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung habe der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen nach Beendigung des Hosting-Vertrages auch nicht an die Beschwerdeführerin herausgegeben.

Die Beschwerdeführerin beantragt, den streitigen Domainnamen auf sie zu übertragen.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner vertritt die Auffassung, dass der Beschwerdeführerin keine Rechte an der Bezeichnung „bugtogo“ zustünden.

Der Beschwerdegegner bestreitet, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin der Domainnamen <bugtogo.de> und <bugtogo.at> sei. Diese seien vielmehr für eine S. Mühleisen-Schädler einer Schädler GmbH eingetragen, wobei bestritten werde, dass es sich dabei um die Beschwerdeführerin handele. Aus der bloßen Inhaberschaft der Domainnamen <bugtogo.de> und <bugtogo.at> allein aber folgten keinerlei Rechte als geschütztes Unternehmenskennzeichen im Sinne von Paragraf 5 Abs. 2 MarkenG.

Auch die Behauptung, dass die Beschwerdeführerin seit dem Jahre 2009 Schädlingsbekämpfungsmittel unter der Bezeichnung „bugtogo“ in Deutschland vertreibe, werde mit Nichtwissen bestritten.

Schließlich handele es sich bei der von der Beschwerdeführerin benannten Gemeinschaftsmarke BUGTOGO um eine farbige Wort-/Bildmarke, aus der die Beschwerdeführerin deshalb keine Kennzeichenrechte herleiten könne, weil es sich dabei für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen um eine glatt inhaltsbeschreibende und damit isoliert als Wortfolge schutzunfähige Marke handele.

Der Beschwerdegegner vertritt weiterhin die Auffassung, eigene Rechte an dem streitigen Domainnamen zu besitzen.

Der Beschwerdegegner habe den streitigen Domainnamen bereits am 1. Mai 2007 auf sich im eigenen Namen registriert, und damit zwei Jahre vor der Aufnahme des Vertriebs des Schädlingsbekämpfungsmittels „bugtogo“ durch die Beschwerdeführerin sowie fünf Jahre vor der Registrierung deren Gemeinschaftsmarke BUGTOGO.

Der Beschwerdegegner, der eine Software-, Beratungs- und Entwicklungsfirma betreibe, habe den streitigen Domainnamen mit Blick auf die Verwendung des englischen Begriffs „bug“ für einen Programm- oder Softwarefehler registriert, um darüber eine Hilfeseite für ebensolche Programm- und Softwarefehler zu betreiben. Nachdem der streitige Domainname zunächst auf die Website des Beschwerdegegners unter „www.jnc.de“ verlinkt habe, sei dieser ab August 2007 einem Herrn M. Pitschke und ab Februar 2009 einer Frau V. Lübke sowie einem Herrn M. Fabig im Rahmen eines Vertrages über das Hosting eines Internet-Shop-Systems mietweise zur Verfügung gestellt worden. Der Beschwerdegegner hat entsprechende Rechnungen im relevanten Zeitraum über die Leistung „Hosting/Software Web Shop Bug to Go“ vorgelegt.

Nachdem Frau Lübke und Herr Fabig im Laufe des Jahres 2009 Insolvenz hätte anmelden müssen, sei die Beschwerdeführerin Anfang 2010 an den Beschwerdegegner mit der Bitte herangetreten, auf Basis des schon von dem Beschwerdegegner am 1. Februar 2009 entwickelten Internet-Shop-Systems einen Internetshop für Schädlingsbekämpfungsmittel zu betreiben. Daraufhin hätten die Parteien auf Bitten der Beschwerdeführerin rückwirkend zum 1. Januar 2010 den „Vertrag über das Hosting eines Internet-Shop-Systems Bug to Go“ abgeschlossen. Zusätzlich habe der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin den streitigen Domainnamen <bugtogo.com> mietweise zur Nutzung für den Shop zur Verfügung gestellt.

Ungeachtet der Kündigung dieses Vertrages durch die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 23. Oktober 2012 hätten die Parteien sodann im Dezember 2012 vereinbart, dass der Shop der Beschwerdeführerin weiter unter Nutzung des von dem Beschwerdegegner entwickelten Shop-Systems unter dem streitigen Domainnamen <bugtogo.com> betrieben werde, insofern der von der Beschwerdeführerin beabsichtigte neue Shop noch nicht rechtzeitig fertiggestellt worden war. Diese Nutzung werde bis zum heutigen Tag unverändert fortgesetzt und die Beschwerdeführerin zahle dem Beschwerdegegner dafür unverändert die vereinbarte Miete. Der Beschwerdegegner hat Rechnungen gerichtet an die Beschwerdeführerin für die Leistung „Hosting/Software Web Shop Bug to Go“ für den Zeitraum Januar 2013 bis einschließlich Februar 2014 nebst Nachweise für die Begleichung des Rechnungsbetrages durch die Beschwerdeführerin überreicht.

Der Beschwerdegegner weist darauf hin, dass er den streitigen Domainnamen mindestens zwei Jahre registriert habe, bevor die Beschwerdeführerin nach ihrem eigenen Vortrag unter der Bezeichnung „bugtogo“ tätig geworden sei. Der Beschwerdegegner sei von Anfang an und in jedem Vertragsverhältnis, sei es mit der Beschwerdeführerin oder den Vertragsvorgängern M.Pitschke, V. Lübke und M. Fabig, Inhaber des streitigen Domainnamens gewesen. Dies erkläre auch, warum der Beschwerdegegner keinen eigenen Content auf die Seite unter „www.bugtogo.com“ gestellt habe, weil dieser vertragsgemäß den jeweiligen Vertragspartnern zur Verfügung gestellt worden sei.

Der Beschwerdegegner vertritt die Auffassung, den streitigen Domainnamen demzufolge auch nicht bösgläubig registriert zu haben und/oder zu verwenden. Dies folge schon aus der zeitlichen Abfolge, wonach der streitige Domainname bereits im Mai 2007 registriert worden sei, die Beschwerdeführerin dem gegenüber aber Rechte an der Bezeichnung „bugtogo“ selbst erst ab 2009 geltend mache. Der Beschwerdegegner habe den streitigen Domainnamen auch nicht böswillig verwendet, sondern im Gegenteil der Beschwerdeführerin im Rahmen des unverändert bestehenden Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien zum Betrieb eines Internet-Shops zur Verfügung gestellt.

6. Entscheidungsgründe

Gemäß Paragraf 4(a) der Richtlinie muss die Beschwerdeführerin folgendes beweisen:

(i) dass der streitige Domainname mit einer Marke, an welcher die Beschwerdeführerin Rechte hat, identisch oder verwechselbar ähnlich ist;

(ii) dass die Beschwerdeführerin weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen hat; und

(iii) dass der streitige Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

A. Verfahrenssprache

Das Beschwerdepanel hat entschieden, gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin Deutsch als Verfahrenssprache anzuerkennen.

Ungeachtet der Tatsache, dass der Registrierungsvertrag bezüglich des streitigen Domainnamens in englischer Sprache gehalten ist, steht es dem Beschwerdepanel nach Paragraf 11 der Verfahrensordnung frei, in Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls von der Sprache der Registrierungsvereinbarung abzuweichen.

Im vorliegenden Fall sind die Verfahrensbeteiligten beide in Deutschland ansässig und mit der deutschen Sprache bestens vertraut. Sie haben zudem bereits im Vorfeld dieses Verfahrens miteinander auf Deutsch kommuniziert. Insofern ist es angemessen und im Sinne aller Beteiligten, dieses Verfahren auch auf Deutsch zu führen.

B. Weiterer Schriftsatz der Beschwerdeführerin

Am 2. April 2014 hat die Beschwerdeführerin einen weiteren Schriftsatz beim Zentrum eingereicht.

Das Beschwerdepanel hat entschieden, den ergänzenden Vortrag der Beschwerdeführerin (bezüglich der Inhaberschaft der Domainnamen <bugtogo.de> und <bugtogo.at>) zuzulassen. Das Beschwerdepanel weist aber darauf hin, dass der ergänzende Vortrag der Beschwerdeführerin generell keine neuen Tatsachen enthält und sich deswegen nicht auf den Ausgang des Verfahrens auswirkt. In Anbetracht dieser Umstände, wird somit die Gleichbehandlung der Parteien nicht betroffen.

C. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Die Beschwerdeführerin hat hinreichend nachgewiesen, Rechte an der Marke BUGTOGO zu besitzen.

Hierfür reicht dem Beschwerdepanel die Inhaberschaft der Gemeinschaftsmarke BUGTOGO (HABM 011448461) aus. Diese Marke ist offensichtlich rechtswirksam für die Beschwerdeführerin beim HABM eingetragen. Wenngleich es sich hierbei um eine Wort-/Bildmarke handelt, so ist das Wortelement „bugtogo“ für den Gesamteindruck der Marke prägend mit der Folge, dass die Beschwerdeführerin an dieser Wortfolge auch entsprechende Markenrechte besitzt. Der Vortrag des Beschwerdegegners, diese Wortfolge sei für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen lediglich glatt inhaltsbeschreibend und damit schutzunfähig, mag Gegenstand einer isoliert zu erhebenden Löschungsklage sein. Für das hiesige Verfahren ist dieser Vortrag indes ohne Belang.

Inwieweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus Rechte an der Bezeichnung „bugtogo“ über die Inhaberschaft z.B. der Domainnamen <bugtogo.de> und <bugtogo.at> als Unternehmenskennzeichen im Sinne von Paragraf 5 Abs. 2 MarkenG herleiten kann, mag demgegenüber dahinstehen, weshalb es für das Beschwerdepanel insofern auch nicht mehr auf den zusätzlichen Vortrag der Beschwerdeführerin vom 2. April 2014 ankam. Dennoch hat das Beschwerdepanel keinen Grund zu der Annahme, die Domains <bugtogo.de> und <bugtogo.at> seien nicht wirksam für die Beschwerdeführerin registriert, da sich aus den von dieser vorgelegten WhoIs-Ausdrucken mit hinreichender Sicherheit (z.B. wegen der übereinstimmenden postalischen Anschrift) eine Identität der dort registrierten Domaininhaberin und der Beschwerdeführerin ergibt.

Die Marke BUGTOGO der Beschwerdeführerin ist mit dem streitigen Domainnamen <bugtogo.com> zweifelsohne identisch.

Damit liegen im Ergebnis auch die Voraussetzungen gemäß Paragraf 4 (a)(i) der Richtlinie vor.

D. Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen

Demgegenüber hat die Beschwerdeführerin jedoch nicht zur Überzeugung des Beschwerdepanels nachgewiesen, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen zustehen.

Es entspricht langjähriger Entscheidungspraxis in UDRP-Verfahren und hat sich zwischenzeitlich zu einer einheitlichen Meinung unter UDRP-Beschwerdepanels entwickelt, dass ein Beschwerdeführer für die Negativtatsache des Nichtbestehens von Rechten oder berechtigten Interessen eines Beschwerdegegners keinen Vollbeweis antreten muss. Jedoch obliegt es dem Beschwerdeführer, zumindest im Sinne eines Anscheinsbeweises (prima facie) schlüssig vorzutragen und gegebenenfalls nachzuweisen, dass entsprechende Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners offenbar nicht bestehen. Erst wenn dieser Anscheinsbeweis erbracht ist, obliegt es sodann dem Beschwerdegegner selbst, einen entsprechenden Gegenbeweis für das tatsächliche Bestehen von Rechten oder berechtigten Interessen an dem streitigen Domainnamen zu erbringen (vgl. „WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, 2. Auflage („WIPO Overview 2.0“), dort Paragraf 2.1 mit weiteren Nachweisen).

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der streitige Domainname bereits am 1. Mai 2007 durch den Beschwerdegegner und auf dessen Namen lautend registriert worden ist.

Nach dem eigenen Vortrag der Beschwerdeführerin vertreibt diese demgegenüber erst seit 2009 in Deutschland ein Schädlingsbekämpfungsmittel unter der Bezeichnung „bugtogo“. Auch die von der Beschwerdeführerin nachgewiesene Gemeinschaftsmarke BUGTOGO ist erst am 21. Dezember 2012 beim HABM angemeldet und dort am 7. Mai 2013 eingetragen worden.

Die Beschwerdeführerin hat ferner auf ihre Inhaberschaft an den Domainnamen <bugtogo.de> sowie <bugtogo.at> hingewiesen und diese Inhaberschaft zu ausreichender Überzeugung des Beschwerdepanels durch entsprechende WhoIs-Registerauszüge nachgewiesen. Die Beschwerdeführerin hat allerdings keine konkreten Angaben dazu gemacht, seit wann sie diese Domainname für sich registriert und sodann genutzt hat. Ausweislich des WhoIs-Registerauszugs der „DENIC eG“ für den Domainnamen <bugtogo.de> wurden die diesbezüglichen Registerangaben zuletzt am 28. Dezember 2012 aktualisiert. Dem Beschwerdepanel ist bewusst, dass dieses Datum nicht notwendigerweise den Tag der Registrierung dieser Domain wiedergibt; es hat jedoch in Ermangelung entsprechenden Vortrags der Beschwerdeführerin keine verlässlichen Anhaltspunkte dafür, wann der Domainname <bugtogo.de> frühestens für die Beschwerdeführerin registriert und durch diese benutzt worden ist. Auch in Bezug auf den Domainnamen <bugtogo.at> fehlen jegliche zeitliche Angaben, insofern der WhoIs-Ausdruck der „nic.at GmbH“ hierzu keine Informationen liefert und sich die Beschwerdeführerin hierzu ebenfalls nicht äußert.

Damit bleibt zunächst festzuhalten, dass nach dem eigenen Vortrag der Beschwerdeführerin der streitige Domainname jedenfalls mehr als 1, 1/2 Jahre vor einer erstmaligen Verwendung der Bezeichnung „bugtogo“ durch die Beschwerdeführerin für ein Schädlingsbekämpfungsprodukt von dem Beschwerdegegner selbst registriert worden ist, ferner dass die Anmeldung und Registrierung der Gemeinschaftsmarke BUGTOGO der Beschwerdeführerin sogar erst ca. 5 Jahre nach der Registrierung des streitigen Domainnamens am 1. Mai 2007 erfolgte. Eine Registrierung und Benutzung der Domainnamen der Beschwerdeführerin <bugtogo.de> und <bugtogo.at> vor dem 1. Mai 2007 hat die Beschwerdeführerin weder vorgetragen noch liegen dem Beschwerdepanel Anhaltspunkte für eine solche Annahme vor.

Auch der zwischen den Parteien abgeschlossene „Vertrag über das Hosting eines Internet-Shop-Systems“ führt zu keinem gegenteiligen Ergebnis. Auch insoweit macht die Beschwerdeführerin selbst bis zuletzt keine ausdrücklichen Angaben zum Beginn der Laufzeit dieses Vertrages das von ihr vorgelegte Vertragsdokument trägt kein Unterschriftsdatum. Lediglich dem beigefügten Leistungsschein ist als Vertragsbeginn der 1. Januar 2010 zu entnehmen. Auch dieser aber liegt zeitlich deutlich nach der Registrierung des streitigen Domainnamens für den Beschwerdegegner bereits im Mai 2007.

Die Beschwerdeführerin weist in ihrem Vortrag mehrfach darauf hin, dass der Beschwerdegegner weder ein eigenes Recht noch ein berechtigtes Interesse an dem streitigen Domainnamen habe, weil er „die Domain nie mit eigenem Content gefüllt habe“. Es sei nie gewünscht und vereinbart gewesen, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen auf seinen eigenen Namen registriert, sondern vielmehr auf den Namen der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin hat allerdings keinerlei Erklärung dafür angeboten, weshalb der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen bereits im Jahre 2007 auf die Beschwerdeführerin hätte registrieren sollen (zu diesem Zeitpunkt gab es offenbar noch gar keinen Kontakt zwischen den Parteien) oder aber weshalb der Beschwerdegegner ihn zu einem späteren Zeitpunkt auf die Beschwerdeführerin hätte übertragen sollen oder müssen.

Der von der Beschwerdeführerin vorgelegte Web-Hosting-Vertrag mit dem Beschwerdegegner sieht hierzu im beigefügten Leistungsschein ausdrücklich vor, dass der Online-Shop der Beschwerdeführerin unter der Internetadresse „www.bugtogo.de“betrieben wird und dass weitere Internetadressen/Domainname ebenfalls auf diesen Shop zeigen, welche jedoch nicht Bestandteil dieses Vertrages sind. Diese Vertragsklausel lässt in Ermangelung anderweitigen Vortrags der Beschwerdeführerin ohne weiteres den Schluss zu, dass der streitige Domainname, wie vom Beschwerdegegner vorgetragen, der Beschwerdeführerin im Rahmen des Web-Hosting-Vertrages lediglich mietweise zur Nutzung überlassen wurde, ohne dass dieser jedoch der Beschwerdeführerin als solcher zugestanden hätte. Dies erklärt zugleich auch, weshalb der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen nicht für eigene Web-Inhalte genutzt hat und offenbar auch gegenwärtig nicht nutzt, insofern dieser vertragsgemäß der Beschwerdeführerin für die Laufzeit des zwischen den Parteien geschlossenen Web-Hosting-Vertrages überlassen wurde und offenbar noch immer wird. Denn bei Aufruf des streitigen Domainnamens erfolgt nach wie vor eine Weiterleitung auf den Online-Shop der Beschwerdeführerin unter „www.bugtogo.com“ und der Beschwerdegegner hat Rechnungen gerichtet an die Beschwerdeführerin für die Leistung „Hosting/Software Web Shop“ für den Zeitraum Januar 2013 bis einschließlich Februar 2014 nebst Nachweisen für die Begleichung des Rechnungsbetrages durch die Beschwerdeführerin überreicht, aus denen folgt, dass die Parteien – ungeachtet der Kündigung des Web-Hosting-Vertrages durch die Beschwerdeführerin vom 23. Dezember 2012 – ihr Vertragsverhältnis bis dato offenbar weiterhin „leben“. Von einer mangelnden Nutzung des streitigen Domainnamens im Sinne eines rechtsmissbräuchlichen „Passive Holding“ kann folglich keine Rede sein.

Es ist zwischen den Parteien schließlich unstreitig, dass es diverse Vertragsparteien gegeben hat, die vor der Beschwerdeführerin im Zeitraum 2007 bis 2009 bereits ein Mietverhältnis zum Betrieb eines von dem Beschwerdegegner entwickelten Online-Shops zum Vertrieb von Schädlingsbekämpfungsmitteln unter der Bezeichnung „bugtogo“ und unter gleichzeitiger Überlassung des streitigen Domainnamens eingegangen waren. Nach dem eigenen Vortrag der Beschwerdeführerin ist diese einen quasi gleichlautenden Vertrag mit dem Beschwerdegegner eingegangen und hat keine Ausführungen dazu gemacht, weshalb in Abweichung von den Vertragsvorgängern der streitige Domainname an sie im Rahmen ihres mit dem Beschwerdegegner geschlossenen Web-Hosting-Vertrages übergegangen sei oder aber übergehen sollte.

Zusammenfassend hat die Beschwerdeführerin daher nicht im Sinne eines Anscheinsbeweises schlüssig vorgetragen, weshalb dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem unstreitig bereits im Mai 2007 für diesen registrierten streitigen Domainnamen zustehen sollten.

Damit liegen im Ergebnis die Voraussetzungen gemäß Paragraf 4 (a)(ii) der Richtlinie nicht vor.

E. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens

Letztlich kann es daher grundsätzlich dahinstehen, ob der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen bösgläubig registriert hat und verwendet. Dennoch erscheint es dem Beschwerdepanel mit Blick auf den streitigen Vortrag der Parteien angebracht darauf hinzuweisen, dass auch nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin eine bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Beschwerdegegner nicht ersichtlich ist. Es sei an dieser Stelle klarstellend darauf hingewiesen, dass sich eine etwaige Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners insofern sowohl auf die ursprüngliche Registrierung als auch auf die anschließende Benutzung des streitigen Domainnamens beziehen muss (vgl. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, WIPO Verfahren Nr. Case D1999-0001 (<worldwrestlingfederation.com>); Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Verfahren Nr. D2000-0003 (<telstra.org>)). Hiervon kann nach der Überzeugung des Beschwerdepanels vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden.

Die Beschwerdeführerin hat es insbesondere versäumt vorzutragen und gegebenenfalls unter Beweis zu stellen, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen bereits am 1. Mai 2007 bösgläubig registriert habe. Nach dem eigenen Vortrag der Beschwerdeführerin hat diese frühestens im Jahre 2009 überhaupt etwaige Rechte an der Marke BUGTOGO (etwa durch den Vertrieb eines Schädlingsbekämpfungsmittels „bugtogo“) erworben und ist nach eigenem Bekunden auch erst im Zusammenhang mit dem Abschluss des Web-Hosting-Vertrages vom 1. Januar 2010 erstmals mit dem Beschwerdegegner in Kontakt getreten. Liegt aber die Registrierung des streitigen Domainnamens deutlich vor dem Erwerb der in einem UDRP-Verfahren relevanten Markenrechte ist regelmäßig davon auszugehen, dass es jedenfalls an dem Merkmal der bösgläubigen Registrierung durch den Beschwerdegegner fehlt (vgl. WIPO Overview, Paragraf 3.1.)

Damit ist im Ergebnis auch das Tatbestandsmerkmal gemäß Paragraf 4 (a)(iii) der Richtlinie hier nicht gegeben.

Selbstverständlich steht es der Beschwerdeführerin frei, vor einem ordentlichen Gericht das etwaige Bestehen einer Übertragungspflicht des streitigen Domainnamens vom Beschwerdegegner auf die Beschwerdeführerin (z.B. aufgrund einer vertraglichen Abrede etc.) überprüfen zu lassen.

Im Rahmen der engen Vorgaben der Richtlinie, welche auf klare Fälle der missbräuchlichen Registrierung und Nutzung von Domainnamen zugeschnitten ist, kann ein solcher Übertragungsanspruch hier jedoch nicht gewährt werden.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.

Stephanie G. Hartung
Einzelbeschwerdepanel
Datum: 7. April 2014